Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año XIV - Número 344 Lima, 28 de mayo de 1998 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 9-IP-96.- Proceso 1-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los artículos 46, 52, 53, 146, y 147 de la disposición final única de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente Doctor Manuel Urueta Ayola, en el proceso interno 3409 promovido por Germán Marín Ruales para la anulación del artículo 25 del Decreto 117 de 1994 Pág. 1 Interpretación Prejudicial de los literales b), d) y g) del artículo 83 así como del artículo 96 y literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Expediente Nacional Nº 3633.

Marca “LA NACIÓN, LA NOTICIA INDEPENDIENTE”. E interpretación de oficio del artículo 128 de la Decisión 344 Proceso 26-IP-95.- Solicitud de Interpretación Prejudicial del artículo 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en concordancia con el artículo 73, literal a) de la Decisión 313, y con el artículo 83, literal a) de la Decisión 344), y de los artículos 83, 94 y 103 también de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Acción de nulidad instaurada por la sociedad VONDER LTDA., en relación con la marca: ESCADA. Proceso interno No. 3151 Proceso 4-IP-96.- Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literal f), 64 y 76 de la Decisión 85; de los artículos 73, literal a), 86 y 103 de la Decisión 311; de los artículos 73, literal a), 85 y 102 de la Decisión 313; y, de los artículos 83, literal a), 96 y 113 de la Decisión 344, solicitada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, Segunda Sala.

Expediente No. 1396. Actor “Purex Corporation”, caso marca “BRILLOWAX” Para nosotros la Patria es América 23 GACETA OFICIAL 28/05/98 2.32 PROCESO 9-IP-96 Interpretación prejudicial de los artículos 46, 52, 53, 146, 147 y de la disposición final única de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente Doctor Manuel Urueta Ayola, en el proceso interno 3409 promovido por Germán Marín Ruales para la anulación del artículo 25 del Decreto 117 de 1994.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA “3. El Presidente de la República no tenía competencia para dictar tal reglamentación. En Quito a los dieciocho días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho. “4. Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no confieren competencia al Presidente de la República para dictar normas reglamentarias de la misma.

Estas normas se limitan a establecer la obligación de los Países Miembros de adoptar procedimientos administrativos para salvaguardar los derechos y obligaciones de los titulares de derechos de propiedad industrial. VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Manuel Urueta Ayola, solicita a este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 46, 52, 53, 146, 147 y de la disposición final única de la Decisión 344; interpretación que se requiere para decidir en el Proceso No. 3409 instaurado por el ciudadano Germán Marín Ruales, demandando la nulidad del artículo 25 del Decreto 117 de 14 de enero de 1994 dictado por el Gobierno Nacional.

Que el Tribunal requirente es competente para solicitar la interpretación prejudicial conforme al artículo 29 del Tratado de Creación de este Tribunal Comunitario, el que a su vez tiene la competencia de absolver la consulta de interpretación en virtud del artículo 28 del mencionado Tratado. Que la solicitud de interpretación cumple con los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) y que el Consejero Ponente informa como hechos relevantes destacados por el actor, los siguientes: “1.

El artículo 53 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena regula el pago de las tasas para los asuntos de propiedad industrial, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. “2. El Gobierno de Colombia reglamentó esta norma por medio del Decreto 117 de 1994, artículo 25. “5. La verdadera competencia para dictar el artículo 25 del Decreto 117 de 1994, se encuentra en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio en virtud del artículo 53 de la Decisión 344, el cual establece que para mantener la vigencia de la patente deben pagarse las tasas, de conformidad con la Oficina Nacional competente. “Es claro entonces, que el organismo competente para señalar las tasas y los términos desde los cuales comienzan a contarse las caducidades es la Oficina Nacional Competente, que no es otra que la Superintendencia de Industria y Comercio.

Adicionalmente, debe entenderse que dicho señalamiento no se efectúa en ejercicio de una potestad reglamentaria, sino simplemente en actos de desarrollo o aplicabilidad de las normas comunitarias”. “6. De lo expuesto, resulta claro que el artículo 25 del Decreto 117 de 1994 debe ser declarado nulo, por cuanto el Presidente de la República no tenía competencia para reglamentar el artículo 53 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”.

GACETA OFICIAL La solicitud de interpretación señala que ésta debe versar sobre los interrogantes siguientes planteados por la parte demandante: “1. Si la concesión de los plazos de que trata el inciso segundo del artículo 53 de la Decisión 344 es atribución de la oficina nacional competente. “2. Si la competencia para fijar las tasas de propiedad industrial está radicada en la oficina nacional competente. “3.

Si la competencia para señalar el plazo y condiciones de la caducidad por no pago de las tasas, está radicada en la oficina nacional competente. “4. Si la autoridad indicada en el artículo 53 de la Decisión 344 es la Oficina Nacional Competente. “5. Si la competencia de fijar las tasas y señalar el plazo de la caducidad, de que trata el artículo 53 de la Decisión 344 es la Oficina Nacional Competente“.

CONSIDERANDO: NORMAS A INTERPRETARSE Los artículos 46 y 52 no son objeto de interpretación por el Tribunal, por considerar que por su materia no son pertinentes al caso. El texto de los artículos que se interpretan es el siguiente: DECISIÓN 344 “Artículo 53.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. “Antes de declarar la caducidad de la patente, los Países Miembros concederán un plazo de seis meses a fin que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el párrafo anterior.

Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite mantendrán su plena vigencia. “Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de 28/05/98 3.32 administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica. “Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros.

Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino. “Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión. “DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. “Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”.

Que en el presente caso el demandante pretende obtener la nulidad de un artículo, el 25, del Decreto No. 117, de 14 de enero de 1994 por el cual el Gobierno de Colombia reglamenta la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que establece un “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” Que como fundamento de la acción se sostiene que el Presidente de la República no tenía competencia para dictar tal reglamentación, ya que en virtud del artículo 53 de la referida Decisión 344 está radicada en la Superintendencia de Industria y Comercio, puesto que tal artículo establece que, para mantener la vigencia de la patente deben pagarse las tasas de conformidad con las disposiciones de la Oficina Nacional competente.

GACETA OFICIAL De la necesaria conformidad de los pagos con los términos señalados por la Oficina Nacional competente deduce el demandante que es en ésta, o sea en la Superintendencia de Industria y Comercio en la que radica la facultad reglamentaria y no en el Presidente de la República que no tendría, por tanto, ni la facultad ni la competencia para reglamentar la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, especialmente su artículo 53.

El Tribunal en virtud del artículo 30 del Tratado de su creación, debe limitarse a precisar el contenido y alcances de las normas comunitarias y “no podrá interpretar el contenido y alcances del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso”. Sin embargo, sí puede señalar que las Decisiones que adopte la Comisión del Acuerdo de Cartagena tienen la categoría de normas obligatorias supranacionales y fuerza normativa de ley y que, de acuerdo con los principios generales que orientan la potestad reglamentaria del Presidente de la República normalmente éste la ejerce cuando es necesario para el cumplimiento cabal de una disposición normativa con fuerza de ley.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena tiene también fuerza de ley, pero por su naturaleza supranacional, tiene además preeminencia, aplicabilidad inmediata y directa. Sobre la facultad reglamentaria el Tribunal manifestó en el Proceso 1-AI-96, G.O. Nº 234 de noviembre 21 de 1996, “Es de anotar también que el Decreto en estudio basa el ejercicio de la reglamentación, entre otros, en el artículo 144 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que permite la regulación por la legislación nacional de la ley comunitaria sobre propiedad industrial en los asuntos no comprendidos por ella. “Independientemente de lo que se anota más adelante en esta sentencia, en relación con el artículo 143 de la Decisión 344, es pertinente anotar acá que dentro de la teoría y principios generalmente aceptados del derecho público que forma parte de las fuentes del derecho comunitario, la jerarquización de la ley a que se refiere la teoría de Kelsen, establece la subordinación que en el ordenamiento jerárquico de la ley tienen los decretos de carácter reglamentario, supedita- 28/05/98 4.32 dos a la ley formal que reglamentan.

La facultad reglamentaria se ejerce con la mira de desarrollar el ordenamiento jurídico con fuerza de ley, para que ésta pueda ser aplicada y desarrollada en sus principios, sin que el reglamento pueda exceder el alcance y sentido de la ley superior. “Entiende el Tribunal, dentro de la aplicación del principio de jerarquización de la ley, que el desarrollo de ésta es esencialmente reglado, lo que significa que la facultad reglamentaria debe ceñirse a desarrollar el contenido señalado en la ley dentro de los límites fijados por ésta, hasta el punto de que la facultad reglamentaria está limitada por el propósito de hacer viable la norma superior que se reglamenta. “Con el anterior comentario, no pretende el Tribunal Comunitario menoscabar en lo más mínimo la potestad reglamentaria de que están investidos los Jefes de Estado de los Países Miembros”.

Tal es el caso, por citar un ejemplo, del Decreto Ejecutivo No. 1344-A dictado el 21 de diciembre de 1993 por el Presidente de la República del Ecuador, publicado en el Registro Oficial Nº 341 de la misma fecha, por el que se reglamentó la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Es un principio constitucional generalizado el de que corresponde al Jefe del Estado como suprema autoridad administrativa, reglamentar las leyes para proveer a su debida ejecución. La potestad reglamentaria debe ejercerse secundum legem, es decir no puede violar la ley a que se refiere ni desnaturalizarla.

De todas maneras este es un asunto de derecho interno sobre el cual el Tribunal está impedido de dar su alcance por prohibírselo el artículo 30 del Tratado de su Creación. Con mayor razón, al reglamentarse una norma comunitaria debe hacerse con estricto acatamiento a su letra y a su finalidad. El Tribunal en el proceso 1-IP-87 recordó que “el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena tiene identidad y autonomía propias, constituye un derecho común y forma parte de los ordenamientos jurídicos nacionales”.

Siguiendo este hilo de argumentación cabe señalar que partiendo de la base de que el derecho GACETA OFICIAL comunitario forma parte del ordenamiento jurídico nacional y por tanto tiene validez de ley material de orden supranacional -que se incorpora al derecho interno por la vía de su aplicación directa- es naturalmente susceptible de desarrollarse mediante el poder reglamentario que constituye facultad atribuida exclusivamente por las constituciones a los gobiernos como suprema autoridad administrativa del país que ejerce dicha atribución constitucional para la cumplida ejecución de las leyes dentro del marco que para su ejercicio le señala el mismo texto de la ley (en el presente caso la comunitaria), pero en ningún caso más allá de la misma.

El desarrollo del derecho comunitario andino puede hacerse por los Países Miembros bien mediante ley formal, para fortalecer el régimen de propiedad industrial o para llenar los vacíos que pueda tener la ley comunitaria (artículos 143 y 144 de la Decisión 344). Si el desarrollo se hace mediante reglamento para la ejecución de la ley, naturalmente deben observarse las normas internas aplicables a la reglamentación de la ley en sentido material puesto que la ley comunitaria tiene naturaleza de tal.

El Tribunal ha sostenido el principio del complemento indispensable según el cual sólo es posible la expedición de normas nacionales sobre asuntos regulados por la ley comunitaria cuando aquellas sean necesarias para la correcta aplicación del ordenamiento jurídico andino. La facultad reglamentaria está llamada a desarrollar las normas generales y abstractas contenidas en la ley para efectos de su adecuada ejecución o realización. En este sentido la norma comunitaria, que no puede prever todo los supuestos para su aplicación, es susceptible de desarrollarse mediante reglamentos: “Para este Tribunal el desarrollo de la normativa andina por la ley nacional (Caso 10IP-94, Gaceta Oficial Nº 177 de 20 de Abril de 1995) es excepcional y a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.

Este régimen de excepción, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Lo anterior significa que de acuerdo con 28/05/98 5.32 el artículo 144 de la Decisión 344, para que tenga validez la legislación interna, se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunitaria.

Esta limitación resulta obvia dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión “régimen común” sobre tratamiento de marcas que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (caso 2IP-88) -salvo lo dispuesto hoy por el artículo 143 de la Decisión 344 relativo al fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial, que no es aplicable al presente casono es posible “que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria ‘o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella’, debiendo únicamente legislar sobre la no comprendido en la Decisión Comunitaria”.

(Sentencia 10-IP-94) Añade el Tribunal que “en materia de derecho andino, cualquier norma de derecho interno que pretenda desarrollar la ley comunitaria por virtud de la remisión que al mismo hace el artículo 144 de la Decisión 344, según criterio repetido de este Tribunal, está sujeta al principio de la preeminencia de la norma comunitaria y en caso de conflicto con la norma interna, ésta queda desplazada por la comunitaria, ya que aquella resulta inaplicable, por ser incompatible con las previsiones del derecho comunitario”. “De acuerdo con el artículo 144 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el principio de validez de normas internas sobre asuntos no regulados por la ley comunitaria, se resquebraja cada vez que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria, como es el caso del período de gracia para el pago de las tasas sobre patentes”.

En cuanto a la concesión de los plazos de que trata el inciso segundo del artículo 53 de la Decisión 344, cabe distinguir entre las tasas periódicas a que se refiere el primer párrafo del artículo, las cuales deben ser pagadas en conformidad con la Oficina Nacional competente, y GACETA OFICIAL el plazo de seis meses señalado en el segundo párrafo el cual es un mandato de la norma comunitaria que no puede reducirse ni desconocerse, con el añadido de que durante el mismo la patente o solicitud mantendrá su plena vigencia. Como se señala en el Proceso 2-IP-91 (G.O. Nº 78 de marzo 18 de 1991) que interpreta la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, en ninguna norma comunitaria se ha determinado cual o cuales serán la oficina u oficinas competentes, por que su designación corresponde al derecho interno, cuya aplicación e interpretación es de competencia de las correspondientes autoridades nacionales.

Por esa razón el Tribunal no pudo en aquella pasada ocasión contestar a la interrogante de cual era la oficina competente para fijar las tasas de propiedad industrial. Es lógico que las tasas deben ser fijadas por el derecho interno del País Miembro y desarrolladas mediante el ejercicio de la facultad reglamentaria. Ya en vigencia de la Decisión 344, en el Proceso Nº 10-IP-94 (G.O. Nº 177 de abril 20 de 1995), el Tribunal ha señalado que “la normativa vigente define como criterio único para identificar al órgano competente el de que sea el encargado del registro de la propiedad industrial, sin que ello signifique, naturalmente, que se esté restando capacidad a la ley nacional para su designación. Lo que a juicio de este Tribunal quiso hacer la Decisión 344 en la materia fue asegurarse de que, tratándose de un régimen común sobre propiedad industrial, la entidad encargada de su manejo se unificara en cabeza de órganos homogéneos para cada país. Así se evita que puedan hacerse pasar como válidos sistemas de inscripción o registro de marcas en dependencias ajenas, por su competencia y funciones, a las designadas por la ley comunitaria para llevar el registro genuino de la marca y para amparar los derechos inherentes a la misma”. “Al señalar el artículo único de la Decisión 344 que la Oficina Nacional Competente es aquella encargada del registro de la Propiedad Industrial, está siendo consecuente con el mandato contenido en el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena en el sentido de expedir un régimen común sobre marcas, patentes, licencias y regalías.

Dentro del nuevo sistema, será la oficina encargada del regis- 28/05/98 6.32 tro de la propiedad industrial en cada país, y no otra, la competente para recibir las solicitudes de registro, para examinarlas, para formular las observaciones del caso, decidir su rechazo, tramitar las oposiciones que pudieran presentarse, expedir el certificado de registro y ordenar su publicación, y en fin, para cumplir todas las funciones pertinentes a la protección de la propiedad industrial”.

(10-IP-94) Estipula la Norma Comunitaria, específicamente el artículo 53 de la Decisión 344 que para que la patente no caduque, es menester el pago de las tasas periódicas establecidas por los Países Miembros y que éstos concedan un período de gracia de seis meses para que el interesado cumpla con el pago, antes de declarar la caducidad de la patente.

A la cuestión de si la autoridad indicada en el artículo 53 de la Decisión 344 es la Oficina Nacional competente, es evidente que el texto se está refiriendo a tal oficina. Y a este respecto hay que añadir que corresponde al derecho interno de cada País Miembro la determinación de cuál es la dependencia administrativa que, como Oficina Nacional competente, debe ejercer las funciones señaladas por la Decisión comunitaria sobre Régimen Común de la Propiedad Industrial y que según la disposición final de la Decisión 344, la Oficina Nacional competente es la encargada del registro de la Propiedad Industrial.

Los artículos 46 y 52 no son objeto de interpretación por el Tribunal por considerar que no son pertinentes al caso. La presente sentencia se ha referido antes varias veces al artículo 53 que trata de la caducidad de la patente, la cual se produce por la falta de pago de las tasas periódicas que establezcan las respectivas oficinas nacionales competentes.

Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, es requisito indispensable el pago de las tasas. El Tribunal en la sentencia 22-IP-95 dispuso en su parte resolutiva que la Legislación interna no puede restringir el alcance de la Ley Comunitaria que estableció para el titular de la patente un plazo de seis meses para que quie- GACETA OFICIAL nes no hubieran pagado las tasas sobre patentes, pudieran hacerlo dentro del termino de gracia allí establecido, durante el cual la patente mantendría su plena vigencia; allí no habló del poder reglamentario, se hablo de “cualquier norma de derecho interno que pretenda desarrollar la ley comunitaria por virtud de la remisión que del mismo hace el artículo 144 de la Decisión 344”, caso en el que la ley interna está sujeta al principio de la preeminencia de la norma comunitaria.

Como puede observarse en la sentencia dictada por el Consejo de Estado, dentro del proceso que sucitó la consulta 22-IP-95, en aquella oportunidad fue aceptada la tesis del Tribunal y declarado nulo el inciso 2º del artículo 25 del Decreto citado. Conviene hacer aquí esta advertencia en la absolución de la presente consulta para evitar que la jurisdicción nacional se vuelva a pronunciar sobre un caso que ya hizo tránsito a cosa juzgada.

Estipula el susodicho artículo que antes de declarar la caducidad de la patente los Países Miembros otorgarán un plazo de seis meses, plazo de gracia para que los interesados puedan cumplir con el pago de las tasas y durante el cual la patente o la solicitud en trámite mantienen su plena vigencia. Los artículos 146 y 147 que integran el Capítulo de Disposiciones Complementarias de la Decisión 344, convergen al interés de los Países Miembros de consolidar el sistema de administración comunitaria y garantizar la mejor aplicación del régimen común de la Propiedad Industrial comprometiéndose a perfeccionar sus sistemas administrativos nacionales.

Esta consolidación y perfeccionamiento debe realizarse a través de la facultad reglamentaria de las leyes de que goza el Presidente de la República, siempre dentro del espíritu y la letra de la norma comunitaria. Bien pueden los países para consolidar el sistema comunitario administrativo y garantizar la aplicación de las normas de la Decisión 344 dictar disposiciones internas o reglamentos que complementen a las normas comunitarias siempre y cuando no contradigan a las mismas o pretendan llenar vacíos que si bien la norma comunitaria no los ha tratado, tampoco ha sido su intensión legislar sobre los mismos La disposición final única de la Decisión 344 según su tenor literal se limita a señalar que debe entenderse como Oficina Nacional Com- 28/05/98 7.32 petente a la repartición u órgano administrativo que esté “encargado del Registro de la Propiedad Industrial”.

Asimismo debe entenderse como Autoridad Nacional competente al órgano que esté designado por la legislación interna para encargarse sobre la materia. Por las anteriores consideraciones, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Las normas comunitarias pueden ser reglamentadas en los Países Miembros sujetándose a las prescripciones supranacionales, cuando ello fuere indispensable para su debido cumplimiento. 2.

La potestad reglamentaria de las leyes internas es materia de orden constitucional y sobre cuyo ejercicio no puede interpretar el Tribunal por prohibírselo el artículo 30 del Tratado de su creación. 3. Corresponde al derecho interno la designación del órgano administrativo que debe ejercer como Oficina Nacional competente en la materia de Propiedad Industrial, entendiéndose según la Disposición Final de la Decisión 344, como Oficina Nacional Competente al Órgano Administrativo encargado del Registro de la Propiedad Industrial. 4.

Corresponde igualmente al derecho interno la fijación de tasas y plazos, cuya aplicación está a cargo de la Oficina Nacional competente a la que se refiere el artículo 53 de la Decisión 344 5. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia dentro del Proceso 3409.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada. GACETA OFICIAL 28/05/98 Remítase, igualmente copia sellada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE 8.32 Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Juan José Calle y Calle MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i PROCESO 1-IP-97 Interpretación prejudicial de los literales b), d) y g) del artículo 83 así como del artículo 96 y literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Expediente Nacional Nº 3633.

Marca “LA NACIÓN, LA NOTICIA INDEPENDIENTE”. E interpretación de oficio del artículo 128 de la Decisión 344. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito a los dieciocho días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: CIA INDEPENDIENTE”, nombre que como distintivo periodístico estaba reconocido como propiedad de Joaquín Estrada Monsalve en el registro de propiedad intelectual, violándose, según alegan los demandantes, las indicadas Normas del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los literales b), d) y g) del artículo 83, así como del artículo 96 y el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que el Consejo de Estado para esta interpretación manifiesta lo siguiente: Que se plantea la solicitud de interpretación en razón de que los actores en el proceso nacional instaurado pretenden obtener la nulidad de la Resolución 14652 de 27 de agosto de 1995, por la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió al señor Jesús Oviedo Pérez el registro de la marca “LA NACIÓN, LA NOTI- “2.- Las normas del ordenamiento jurídico de Cartagena cuya interpretación se requiere son: “1.- El nombre o instancia del Juez o Tribunal que hace la solicitud: lo es el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, proceso de única instancia núm. 3633.

Los literales b), d) y g) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el artículo 96 ibídem y el literal c) del artículo 113 ibídem. GACETA OFICIAL “3.- La solicitud se origina en los mandatos del artículo XXIX del Tratado que creó el Tribunal Andino de Justicia, el cual exige al Juez Nacional solicitar la interpretación prejudicial cuando existe un proceso en el cual deba aplicarse alguna norma comunitaria.

En este caso, las de la Decisión 344 que citan los actores”. Como hechos relevantes para la interpretación la alta jurisdicción solicitante señala los siguientes: “1o: Bajo la vigencia de la Ley 86 de 1946, el 14 de junio de 1949 se registró el nombre o distintivo periodístico “LA NACIÓN” como propiedad de Joaquín Estrada Monsalve en el registro de propiedad intelectual.

La citada ley le otorgó derechos de autor durante su vida y 80 años más sobre dicho nombre. Este derecho adquirido por el señor Joaquín Estrada Monsalve fue ratificado por la Ley 69 de 1968. “2o: El uso exclusivo del nombre o distintivo periodístico La Nación por parte del señor Joaquín Estrada Monsalve, con exclusión de todas las demás personas, le fue ratificado recientemente mediante Resolución núm. 898 de 15 de septiembre de 1994, expedida por la Dirección Nacional del Derecho de Autor.

Dicha resolución se encuentra vigente y confirmó la reserva exclusiva del nombre ”La Nación” a favor de Joaquín Estrada Monsalve por un período que, de acuerdo con la Ley 44 de 1993, se extiende hasta el 15 de septiembre de 1997. “3o: El señor JESÚS OVIEDO PÉREZ, directamente o por interpuesta persona o empresa, ha venido usurpando, desde junio de 1994, el nombre que distingue el periódico, mediante la publicación en Neiva de un periódico con el mismo nombre, lo cual constituye una práctica de competencia desleal que desorienta a los lectores del periódico. “4o: Como el señor Oviedo no pudo obtener que la Dirección Nacional del Derecho de Autor le otorgara el uso exclusivo del nombre distintivo del periódico “La 28/05/98 9.32 Nación”, acudió a la Superintendencia de Industria y Comercio para que fuera registrado a su nombre lo cual obtuvo mediante la Resolución acusada. “5o: El perjuicio que acarrea la resolución impugnada es grave e inmediato por cuanto equivale a que los actores se vean privados de un derecho adquirido, conforme a las leyes, y que goza de una protección vigente del Estado y a que se vean abocados a cerrar sus oficinas y suspender la publicación de su periódico, medida que atenta contra la libertad de empresa y de prensa.” “5.- Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujeron los actores lo siguiente: “1o: Se violó el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto el signo registrado mediante aquél es idéntico al nombre comercial que desde 1.949 vienen utilizando los actores para designar sus oficinas e instalaciones y su periódico, al punto que induce al público en error. “2o: Se violó el artículo 83 literal d) ibídem, ya que el signo registrado es una reproducción o imitación del signo distintivo del periódico de los actores, notoriamente conocido en Colombia desde 1.949 por los sectores interesados en el periodismo. “3o: Se violó el artículo 83 literal g) ibídem, por cuanto, en el caso particular del nombre periodístico “La Nación”, además de haber estado protegido por el Estado mediante el sistema de reserva al momento de expedirse el acto impugnado, también lo estaba como derecho de autor en virtud de que el derecho adquirido por Joaquín Estrada Mosalve en 1.949 ingresó a su patrimonio con todas las prerrogativas de los derechos de autor, y como tal debe protegérselo el Estado, por mandato del artículo 58 de la Carta Política. “4o: Se violó el artículo 96 ibídem, porque es evidente que en este caso la Super- GACETA OFICIAL intendencia de Industria y Comercio se limitó a mirar si la solicitud cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes y omitió hacer el examen de registrabilidad. “5o: Se violó el literal c) del artículo 113 ibídem, por cuanto el registro se obtuvo de mala fe en razón de que el peticionario ocultó a la Superintendencia en su solicitud que el nombre distintivo cuyo registro estaba solicitando para “periódico o diario” ya estaba registrado para el mismo uso por parte de terceros”.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO El Superintendente de Industria y Comercio en defensa de la legalidad del acto administrativo impugnado alega que: - Al expedirse la Resolución Nº 14652, del 24 de agosto de 1995, proveniente del Jefe de la División de Signos Distintivos no se transgredió ninguna norma constitucional ni legal. - El Jefe de la División de Signos Distintivos tiene competencia para resolver las concesiones marcarias. - La Decisión 344 es el ordenamiento legal aplicable y el procedimiento de registro se ajustó a las previsiones constantes en dicha norma. - Como no se presentaron “oposiciones” a la solicitud de registro se expidió el certificado de registro en favor del señor Jesús Oviedo Pérez “que constituye el fundamento legal de la resolución acusada”.

INTERVENCIÓN DE JESÚS OVIEDO PÉREZ El señor Jesús Oviedo Pérez, por intermedio de apoderado, se opuso a las pretensiones del demandante, relativas a que se anule el acto administrativo concesorio de la marca mixta “LA NACIÓN, LA NOTICIA INDEPENDIENTE”. Para sustentar la legalidad del acto impugnado argumenta que: 28/05/98 10.32 - Es falso que el registro de un nombre (reserva de nombre) de una publicación periódica consolide derechos de autor; así lo dispone el art. 7 de la Ley 23 de 1982: los nombres de periódicos “no dan lugar a derechos de autor”. - El DL 2150/95, al suprimir la reserva de nombre, dejó sin valor los actos de registro para permitir la vigencia de las normas de derecho comunitario. - Es una valoración subjetiva la afirmación del actor, relativa a que tienen derecho de preferencia para el registro como marca de los nombres inscritos bajo la modalidad de “reserva de nombre”. - Las normas del Código de Comercio fueron “suspendidas” porque tiene aplicación la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - La Superintendencia de Industria y Comercio es la oficina nacional competente para aplicar el Régimen Común de Propiedad Industrial. - Frente a la afirmación efectuada por el actor de que al expedirse la resolución impugnada ha quedado desprotegido su derecho adquirido, el demandado sostiene que como existen normas que regulan íntegramente la materia de Propiedad Industrial no puede predicarse una violación directa de la Constitución, sin antes discutir el acto administrativo a la luz de dicha institución. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO: I COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional como lo es en este caso la alta jurisdicción colombiana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL II NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal considera que además de la norma cuya interpretación se solicita debe interpretar también por ser pertinente al caso el artículo 128 de la Decisión 344. El texto de las normas a interpretarse es el siguiente: DECISIÓN 344 “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; ( ) “g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento.” “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren pre- 28/05/98 11.32 sentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: ( ) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: “1.

Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. “2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. III RESERVA DE NOMBRE En el caso al que se contrae la demanda se invocan disposiciones legales de protección a la propiedad intelectual y de reserva del nombre sobre el distintivo periodístico “LA NACIÓN” por lo que la Resolución acusada violaría la Ley 44 de 1993 que consagra en Colombia el GACETA OFICIAL derecho al uso exclusivo de los nombres de periódicos por parte del titular de la Reserva.

En efecto el artículo 61 de la Ley 44 de 1993 declara que la reserva de nombre constituye un derecho exclusivo a favor de sus titulares con el objeto único y específico de identificar y/o distinguir publicaciones periódicas, programas de radio y televisión y estaciones de radio difusión. No obstante que el señor Oviedo Pérez señala que el artículo 61 de la Ley 44 de 1993 habría sido derogado, se transcribe su texto para ilustrar cual era su finalidad: “ARTÍCULO 61.- El artículo 7º de la Ley 23 de 1982, quedaría así: La reserva del nombre será competencia de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, constituyéndose en un derecho exclusivo a favor de sus titulares con el objeto único y específico de identificar y/o distinguir publicaciones periódicas, programas de radio y televisión, y estaciones de radiodifusión. El titular conservará su derecho durante el tiempo en que efectivamente lo utilice o explote en los términos en los cuales le fue otorgado y un año más, salvo que se trate de una publicación o programa anual, caso en que el plazo se elevará a tres años.

No obstante lo anterior, y con el fin de garantizar la vigencia de su reserva, el titular deberá actualizarla anualmente ante la División de Licencias de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, salvo que se trate de una publicación o programa anual, caso en el cual la actualización deberá ser hecha cada tres (3) años. La omisión del deber de actualización podrá dar lugar a la caducidad de la reserva”.

La “reserva” constituye el reconocimiento oficial del título o nombre de la publicación o del programa y se formaliza ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, de manera que el reconocimiento de dicha “reserva” implica un acto constitutivo a partir de cuya inscripción se puede exigir la protección legal correspondiente. Tal protección corresponde a una figura especial distinta a las que consagra el derecho de autor o las comprendidas bajo la forma de propiedad industrial. 28/05/98 12.32 Como se expresa en el Proceso 10-IP-94 (Gaceta Oficial Nº 177 del 20 de abril de 1995) “Para este Tribunal, la doctrina predominante sobre la materia de marcas y de derechos de autor da base suficiente para pensar que en lo que respecta a diarios, revistas u otras publicaciones no se configura derecho de autor sobre sus títulos o nombres, ya que el aporte intelectual en estas publicaciones está ligado al contenido de cada ejemplar, independientemente de sus títulos.

En consecuencia los títulos de diarios y publicaciones periódicas conllevan mas bien una función marcaria ya que sirven de signo distintivo para identificar al producto de la industria editorial, hablada o escrita. Desde este punto de vista, cualquier conflicto que se suscite entre el derecho de autor sobre nombres de publicaciones periódicas y de programas de radio y televisión frente a posibles pretensiones de derecho marcario, deberán resolverse en favor del régimen de marcas”.

Por lo demás, la función del Tribunal está claramente delimitada y se contrae a interpretar las normas comunitarias sin pronunciarse sobre el aspecto sustancial del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso pues se lo impide el artículo 30 del Tratado de su creación. La parte demandante ha cuestionado la inscripción en el registro marcario de la denominación “LA NACIÓN, LA NOTICIA INDEPENDIENTE” por haber sido hecha en violación de diversas normas de la Decisión 344 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Sostiene el actor que se violó el artículo 83, literal b) de la Decisión 344 por cuanto el signo registrado mediante la resolución impugnada es idéntico al nombre comercial “LA NACIÓN”, que venía utilizando desde 1949 para designar tanto el establecimiento comercial (oficinas e instalaciones) como el producto comercial (el periódico) y el cual se encuentra debidamente protegido por el Estado a través de los mecanismos legales correspondientes, identidad que llega al punto de inducir al público a error.

Asimismo se violó, según el demandante, el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 por cuanto el signo registrado mediante la resolución acusada es una reproducción o imitación del signo distintivo del periódico “LA NACIÓN”, GACETA OFICIAL notoriamente conocido en Colombia desde 1949. Considera el Tribunal que corresponde al juez nacional apreciar en el proceso interno dicha notoriedad de acuerdo a las reglas pertinentes en materia probatoria allegadas en el proceso interno. También sostiene el demandante que se violó el literal g) del citado artículo 83 de la Decisión 344 por cuanto, en el caso particular del nombre periodístico “LA NACIÓN”, además de haber estado protegido por el Estado mediante el sistema de reserva al momento de expedirse el acto impugnado, también lo estaba como derecho de autor.

Considera el Tribunal que este literal que protege al derecho de autor se refiere al conferido para obras literarias, artísticas o científicas, pero no a nombres de periódicos o revistas. IV CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD El artículo 83 de la Decisión 344 señala que no podrán registrarse como marcas los signos que con en relación con derechos de terceros presenten alguno de los impedimentos que menciona en los varios literales que lo conforman.

Entre esos impedimentos está el del literal b), cuando los signos sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiese inducirse al público a error. Tal parece ser el caso del signo “LA NACIÓN, LA NOTICIA INDEPENDIENTE” frente al nombre periodístico “LA NACIÓN” que gozaba de la protección, derivada de su uso como nombre comercial.

El nombre comercial en el contexto del citado literal es el signo distintivo con el cual se identifica el comerciante individual o la sociedad comercial en el ejercicio de las actividades propias de un negocio y debe consistir en un signo nominativo. El titular del nombre comercial tiene sobre él un derecho de uso en forma exclusiva que impide que tercero use uno igual o similar para la misma actividad.

El nombre comercial está asimismo protegido por el inciso b) del artículo 83, pues éste 28/05/98 13.32 impide que se registren signos idénticos o similares si dadas las circunstancias pudiera inducirse al público a error. Ha señalado el Tribunal en el Proceso 20-IP97 sentencia del 13 de febrero de 1998 que: “Es a partir de la Decisión 311 (G.O. Nº 96 de 12 de diciembre de 1991), cuando la norma comunitaria sobre Propiedad Industrial comienza a proteger los nombres comerciales frente al registro de signos marcarios que se asemejan y pudieran inducir al público a error.

La protección al nombre comercial está prevista en la Decisión 313, en el literal b) del artículo 73, al disponer que no podrían registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

Añade el Tribunal que: “La doctrina en forma generalizada se inclina por la tesis de que el nombre está protegido más por el uso que por el registro. Esta es la posición que adopta el artículo 128 de la Decisión 344, cuando dice que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin “obligación de depósito o de registro, agregando que en caso de que la legislación interna contempla un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la referida Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

El impedimento señalado en el inciso d) del artículo 83 es cuando el signo a registrarse como marca constituye la reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de un signo notoriamente conocido. En este caso corresponde a la Oficina Nacional competente verificar la condición de notoriedad del signo contrapuesto. El literal g) del artículo 83 señala como impedimento que el signo a registrarse como marca utilice títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento.

En el presente caso no se GACETA OFICIAL trata del título de una obra literaria, sino de un distintivo para amparar las publicaciones que bajo esa denominación se realicen, pues los títulos de los diarios conllevan una función marcaria como se expresó en el Proceso 10IP-94, G. O. Nº 177 de 20 de abril de 1995. La parte actora alega la nulidad en razón de que el uso del nombre comercial LA NACIÓN es anterior al registro de la marca por parte del señor Jesús Oviedo.

El nombre comercial para ser oponible ante una marca solicitada o registrada como lo disponía el artículo 73 literal b) de la Decisión 313, debe haberse usado con anterioridad a la solicitud de la marca en atención al principio de la prioridad. Si la utilización personal, contínua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.

Además, el uso del nombre debe inducir al publico a error para que se genere confusión, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

Como ha dicho el Tribunal en el Proceso 20IP-97. sentencia del 13 de febrero de 1998, “Los nombres comerciales, salvo los notorios, deben usarse en el País en el cual se solicita la protección, y presentar las siguientes características: ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible, cuando pueda ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario (Esquema del Nombre Comercial, Ernesto Aracama Zorraquín, INDECOPI-OMPI, 1996, pág. 206)”.

V EXAMEN DE REGISTRABILIDAD La Decisión 344 al establecer el procedimiento o trámite de registro, confiere en el artículo 96 a la Oficina Nacional competente un plazo de 30 días para que proceda a realizar el 28/05/98 14.32 examen de registrabilidad para otorgar o denegar el registro de la marca. Al interpretar los alcances del citado artículo 96, el Tribunal de la Comunidad Andina expresó en el Proceso 27-IP-95 y reiteró en el Proceso 22-IP-96 (G.O. Nº 265 de mayo 16 de 1997) lo siguiente: “La facultad que se confiere a la Oficina Nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. “No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones” ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca”.

VI NULIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA El artículo 113 trata de la nulidad del registro de una marca, la cual puede ser decretada de oficio o a petición de parte por la Autoridad Nacional competente, previa audiencia de las partes interesadas, cuando se presentan las hipótesis previstas, entre las que figuran las del literal a) y del literal c); la primera cuando el registro haya sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión 344 y la segunda cuando el registro haya sido obtenido de mala fe.

El inciso señala dos casos de mala fe, entre otros, por lo que no siendo exhaustivo deja a criterio de la Autoridad Nacional competente apreciar las circunstancias específicas de cada caso para determinar si hubo o no mala fe en la obtención del registro de la marca. Por las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

El registro de una marca es oponible y prevalece sobre eventuales pretensiones de GACETA OFICIAL exclusividad que pudieran hacerse valer, derivadas de sistemas de inscripción, como el de la “reserva de nombre” respecto a publicaciones periódicas. 2. Los conflictos que se susciten entre los nombres de publicaciones periódicas y programas de radio y televisión frente a posibles pretensiones de derecho marcario, deben resolverse en favor del régimen de marcas. 3.

Corresponde al Consejo de Estado de la República de Colombia, definir si la “reserva de nombre” a que alude la Ley 44 de 1993 forma parte del Régimen de Propiedad Industrial regulado por la Decisión 344. En todo caso se declarará la aplicación preferente de la norma comunitaria sobre la ley nacional. 4. No pueden registrarse como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con la legislación interna, si dadas las circunstancias puede inducir al público a error. 28/05/98 15.32 sejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso Nº 3633.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO 5.

Tampoco puede registrarse como marca un signo que constituya reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, registrado o no registrado. Corresponde al Juez Nacional apreciar dicha notoriedad de acuerdo a las reglas pertinentes en materia probatoria. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- 6.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Con- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 28/05/98 16.32 PROCESO-26-IP-95 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en concordancia con el artículo 73, literal a, de la Decisión 313, y con el artículo 83, literal a, de la Decisión 344), y de los artículos 83, 94 y 103 también de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Acción de nulidad instaurada por la sociedad VONDER LTDA, en relación con la marca: ESCADA. Proceso interno No 3151. Quito, 20 de marzo de 1998 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, solicita de este Tribunal Comunitario la interpretación prejudicial del literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia -se expresa- con el artículo 73 literal a) de la Decisión 313 y con el artículo 83 literal a) de la 344; así como la de los artículos 83, 94 y 103 también de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la consulta formulada a través del Consejero ponente Doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, se tramita con observancia de los requisitos establecidos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal: la indicación del órgano judicial solicitante, las normas del ordenamiento jurídico cuya interpretación se requiere, el lugar y dirección donde recibirá aquél la respectiva notificación, así como la mención de la causa que originó la solicitud.

A) Que el Consejo de Estado estima como relevantes para esta interpretación los siguientes hechos, extraídos de la demanda de nulidad en el proceso interno: “1.): El día 17 de diciembre de 1986 la Sociedad VONDER LTDA., solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca ESCADA, clase 25. “2): El 26 de Enero de 1989 la Sociedad ESCADA A.G. presentó demanda de oposi- ción contra la solicitud hecha por la Sociedad VONDER LTDA. “3): El 2 de Agosto de 1988, a través de apoderado, la Sociedad ESCADA A.G. radicó la solicitud de registro de la marca ESCADA”, por cierto -observa este Tribunal Comunitario-, con anterioridad al momento en que ella misma formulara oposición, pero luego de haber sido solicitado el registro del signo por la Sociedad VONDER LTDA, ahora demandante. “4): La Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Resolución No. 04990 de 6 de agosto de 1991 concedió a la Sociedad ESCADA A.G. la marca solicitada, no obstante -como se ha expuesto- que existía una solicitud de registro anterior idéntica y una demanda de oposición presentada contra la petición inicial de la Sociedad VONDER LTDA., la cual no había sido resuelta, violándose el derecho de prioridad que le asistía a la Sociedad referida”.

Que de estos hechos es importante resaltar también, para los fines de la interpretación del Tribunal respecto de las normas señaladas en la solicitud, que el 6 de agosto de 1991, fecha de la Resolución 04990 impugnada, regía la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Que igualmente se reproduce la transcripción efectuada por el Consejo de Estado, de los argumentos expuestos por la demandante en su escrito impugnatorio, relacionados con la denunciada violación de la norma comunitaria: “1.): Se viola el artículo 58 (literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en concordancia con el artículo GACETA OFICIAL 73 literal a) de la Decisión 313 y el artículo 83 (literal a) de la Decisión 344 ibídem), dado que no se tuvo en cuenta por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, la causal de irregistrabilidad contenida en la norma anunciada, al concederse el registro de la marca a la Sociedad ESCADA A.G.; ni que la Sociedad VONDER LTDA. la había solicitado con anterioridad. “Corrobora este hecho, el que la Sociedad ESCADA A.G. por intermedio de apoderado presentara oposición a la solicitud de registro de la marca efectuada por VONDER LTDA, sin que a la fecha haya sido resuelta dicha oposición”. “2.): Se viola el artículo 83 (literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que consagra una causal de irregistrabilidad, causal esta que estaba prevista en el artículo 58 (literal f) de la Decisión 85, lo cual significa que no perdió vigencia con la Decisión 344 de 1993. “3.): Se viola el artículo 94 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que consagra el derecho de prioridad que tiene una persona natural o jurídica que solicita el registro de una marca, e implica que no se dé trámite a la observación presentada por un tercero cuando se fundamenta en una solicitud posterior a la petición del registro de la marca que se observa. “4.): Se viola el artículo 103 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al no aplicar el derecho de prioridad consagrado expresamente en dicha norma”. 28/05/98 17.32 sideración hecha de que la marca ESCADA es una marca notoria, cuyo propietario siempre ha sido ESCADA A.G. Sostiene también la Superintendencia que, por no haberse presentado oposiciones a la solicitud de registro de la marca ESCADA, introducida por ESCADA A.G., esa Oficina actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dio aplicación a lo preceptuado en el artículo 67 de la misma, que a la letra dice: “Artículo 67 Si no se presentaren oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro”.

C) Que el Tribunal estima asimismo oportuno destacar cómo la sociedad ESCADA A.G., por conducto de apoderado, hizo valer también sus alegaciones respecto de la demanda; y, concretamente, frente a la invocada violación de la norma comunitaria aduce, que el actor confunde el concepto de prelación con el de prioridad, haciendo notar que fue este último criterio el que imperó para la concesión a su mandante de la marca ESCADA, ya que prevaleció, y así mismo se reconoció en el acto cuestionado, el derecho del titular de una marca en el extranjero frente a una solicitud previa del mismo signo. Para absolver la consulta formulada, el Tribunal C O N S I D E R A: B) Que este Tribunal Andino considera también relevante resumir además, aunque sucintamente, la contestación a la demanda, por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: QUE el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para solicitar la interpretación prejudicial de las normas que conforman el Ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, cuando ante ese Alto Organismo jurisdiccional colombiano se ventile un proceso en el cual deban ser aplicadas las normas comunitarias.

En efecto, luego de afirmar que son ciertos los hechos de la demanda, pasa la Superintendencia a negar los fundamentos de aquella, habida cuenta de que, en su criterio, para otorgar la marca ESCADA a favor de la SOCIEDAD ESCADA AG, se habían cumplido los requisitos exigidos por la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en el momento de expedirse la resolución atacada, con- QUE este Tribunal es competente para interpretar en vía “prejudicial” las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto en cuanto aquellas resulten pertinentes -a juicio del Tribunal Andino- para la resolución del litigio inter- GACETA OFICIAL 28/05/98 18.32 no; e igualmente si, como en el caso, la solicitud se adapta a las prescripciones de los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y cumple con los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal.

DECISIÓN 313 QUE resulta relevante el reconocimiento por parte de la Superintendencia del primer hecho señalado en la demanda, al ratificar que la demandante Sociedad VONDER LTDA, solicitó el 17 de Diciembre de 1986, ante la Oficina Nacional Competente el registro de la marca ESCADA. a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

QUE estriba esa relevancia, en la aceptación por la autora del acto recurrido, de que el mismo signo, sin que existiera pronunciamiento alguno ante la solicitud formulada por VONDER LTDA, le fue atribuido a la Sociedad ESCADA A.G., con base en otra solicitud radicada, pero con posterioridad, según lo que se desprende del relato allegado a este órgano comunitario.

DECISIÓN 344 QUE del expediente administrativo sometido al Tribunal Andino, se desprende adicionalmente a los hechos enumerados y a los fundamentos de derecho invocados, que la oposición a la solicitud de la Sociedad VONDER LTDA. del 17 de Diciembre de 1986, fue resuelta el 18 de Enero de 1995, es decir, con posterioridad a la expedición por parte de la Superintendencia, de la resolución 04990 del 6 de Agosto de 1991 mediante la cual se concedió el derecho sobre la marca ESCADA a la Sociedad ESCADA A.G., registro cuya nulidad se demanda en el proceso interno. I. DISPOSICIONES COMUNITARIAS CUYA INTERPRETACIÓN HA SIDO SOLICITADA DECISIÓN 85 “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reinvindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

GACETA OFICIAL Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; 28/05/98 19.32 Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Dicha solicitud no deberá pretender la aplicación a productos o servicios distintos o adicionales a los contemplados en la primera solicitud. Con vista de todo lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina observa: f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de este, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente; y, II.

NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objetivo de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento. Por otra parte, conviene precisar en cuanto a la petición de interpretación prejudicial del artículo 103 de la Decisión 344, que éste recoge el precepto inicialmente plasmado por la normativa comunitaria en el artículo 73 de la Decisión 85, el cual sinembargo tampoco es objeto de análisis, por cuanto alude al privilegio temporal que acompaña a toda solicitud de registro en los demás países de la subregión, mas no al conflicto que pueda presentarse entre dos de ellas sobre idéntico signo, admitidas a trámite en un mismo país, cuestión procesal que en definitiva es la que se debate y resulta relevante.

Artículo 94.- La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente; b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa; Únicamente va a ser objeto de interpretación por este Tribunal el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, cuenta habida de que la resolución demandada se expidió y adquirió firmeza definitiva en vigencia de este texto legal comunitario. d) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

El texto de la norma que va a ser interpretada es pues el señalado y transcrito supra, dejando de lado, para la cabal comprensión de la controversia base de la demanda, el aspecto de la evidente confusión que podría producirse entre dos marcas concedidas sobre el mismo signo, puesto que es en la prelación de las solicitudes de registro donde se centra el eje estructural de la litis, aspecto este puramente procedimental.

Artículo 103.- La primera solicitud de un registro de marca válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Por tanto, a los fines de esta interpretación lo que procede es, como se indicó, el estudio del transcrito párrafo f) del artículo 58 de la Decisión 85, norma relevante para el examen del procedimiento administrativo que culminó c) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca;

GACETA OFICIAL en la expedición de la resolución 04990 impugnada, todo según lo que se desprende de los hechos base de la acción de nulidad, conforme a los documentos aportados a este Tribunal. III. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Resulta claro para este Tribunal, y así lo ha dejado sentado en su jurisprudencia, que: “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas”.

(Sentencia emitida el 15 de diciembre de 1996, en el proceso 4-IP-95, caso “GRANOLAJET”, que recoge la ya reiterada tradición jurisprudencial del Tribunal Andino sentada a partir del fallo producido en el proceso 1-IP-94, “SOCIEDAD COMIDAS RÁPIDAS Mc. POLLO S.A.”, y en el de 13 de febrero de 1998, “CANALI”, proceso 28-IP-95). En consecuencia, sólo cabe la interpretación directa del párrafo f) artículo 58 de la Decisión 85, transcrito, sin innecesarias referencias a la normativa comunitaria posterior y vigente con él concordante.

IV. CONCEPTO DE PRELACIÓN En nuestra doctrina comunitaria el tratadista Manuel Pachón, para quien el derecho de prioridad es un caso de prelación, observa: “Si por prelación entendemos ‘antelación o preferencia con que una cosa debe ser atendida respecto a otra con la cual se compara’ (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 19 ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1970, pág. 1059), no vemos inconveniente en emplear esta palabra para referirnos a la regulación jurídica del fenómeno consistente en la presentación en un mismo país, por dos personas distintas, de solicitudes de registro para la misma marca y poder determinar quién tiene preferencia para que se le conceda el derecho sobre la marca; si bien verdaderamente, el derecho de prioridad sería un caso de prelación. “La prelación así considerada supone dos solicitudes de registro presentadas en el mis- 28/05/98 20.32 mo país, para la misma marca y destinada a distinguir artículos de la misma clase del nomenclador. “En este caso se trata de dos solicitudes presentadas por diferentes personas, conflicto que se soluciona, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58-f) de la Decisión 85, por la determinación de cual solicitud se presentó primero en el tiempo, debiendo ser atendida la que primero fue introducida. “La prelación otorga a quien la pueda invocar, el derecho de oponerse a una solicitud posterior y de solicitar la nulidad del registro de marca que se hubiere concedido, ‘con violación de la preferencia a que se es acreedor por haber presentado con anterioridad la solicitud’.

(“Las preferencias en las solicitudes de los registros marcarios.” Editorial Temis 1983”. Resaltado de la presente sentencia). Dentro del mismo orden de ideas, tal y como lo recoge María Moliner en su Diccionario de Uso del Español, prioridad es “la anterioridad de una cosa respecto de otra, en el tiempo o en el espacio”; o, como se expresa en materia jurídica propiamente, respecto del término preferencia, ésta “es uno de los medios de solución que el Derecho tiene para resolver los problemas de la concurrencia o colisión de derechos sobre una misma cosa.

Normalmente, cuando diversos derechos inciden sobre un mismo bien, el problema se resuelve mediante unas normas especiales, donde a los diferentes derechos se les otorga un determinado rango preferencial que supone una prioridad frente a los que le siguen.” (Diccionario Jurídico Espasa. Bastardillas del texto; negrillas de la presente sentencia).

Es así como en el literal f) del artículo 58 se otorga un rango preferencial a la resolución de las solicitudes que al ser formuladas no concurren en ese momento con ninguna otra, salvo únicamente el caso de una similar andina, que hubiere sido admitida en otro país miembro dentro de los seis meses anteriores, en los términos del artículo 73 de la misma Decisión 85, eventualidad que en el subjudice no ocurre.

Es decir, la primera solicitud, como tal, otorga al peticionario ciertos derechos autónomos, GACETA OFICIAL totalmente deslindables de la concesión por parte de la administración del derecho exclusivo al que aspira. Lo es, por ejemplo, el que se evacúe definitivamente el procedimiento administrativo que a ella concierne, con antelación a cualquier otro trámite que con posterioridad sobre el mismo signo se adelante ante esa Oficina, así en ese segundo trámite se esté ventilando una reivindicación válida sobre el signo ya solicitado; a menos que lo que se reivindique sea una solicitud andina formulada dentro de los seis meses anteriores -se reitera-, por cuanto sin lugar a dudas la inicial sería entonces ésta, es decir, la primera presentada en el área andina, pero siempre y cuando hubiere sido antepuesta dentro del término de seis meses a que se refiere la norma comunitaria, se insiste aún. Al establecer la anterior diferencia, queda claro que la administración está obligada inexorablemente a pronunciarse, -obviamente en la forma que estime pertinente-, pero en primer término sobre la solicitud que inicialmente fue interpuesta.

En estricto sentido podríamos decir que el derecho que se adquiere con la presentación de la primera solicitud va íntimamente ligado no a la forzosa concesión del signo, ya que ésta dependerá de un sinnúmero de factores de orden legal, sino a que el órgano competente evacúe las solicitudes cronológicamente, es decir, según el orden en que fueron introducidas.

De consiguiente, si ante la correspondiente Oficina Nacional Competente se solicita el registro de una marca, y posteriormente sobre ese mismo signo se presenta una nueva solicitud, así contenga ésta una reivindicación válida que ataña a ese signo, el administrador deberá poner fin prioritariamente al trámite relativo a la solicitud inicial, antes de pronunciarse en este otro trámite independiente pero que versa sobre la reivindicación formulada posteriormente, dado que existen -en salvaguarda del derecho exclusivo sobre las marcas- mecanismos especiales consagrados para proteger de una eventual usurpación a quien ostente el mejor derecho de prioridad.

Planteamiento contrario conduciría al absurdo de dejar sin efecto la figura de la oposición u observación, toda vez que bastaría con pre- 28/05/98 21.32 sentar posteriormente a ésta una solicitud de concesión de marca sobre idéntico o similar signo, para que la primera ya en trámite, quede paralizada, garantizándose de esta manera el nuevo solicitante un posible mejor derecho con menoscabo del examen y pronunciamiento previo sobre la expectativa inmersa en una primera solicitud, que por ser precursora en el reconocimiento de un derecho real, imposibilita al ente administrativo para efectuar pronunciamientos frente a signos idénticos cuyo amparo haya sido solicitado con posterioridad, hasta tanto no quede definitivamente concluida la respectiva actuación previa, con lo cual ab initio se deja a buen cubierto el correlativo derecho de defensa.

En tal sentido se ha pronunciado este Tribunal cuando se ha abocado en otras oportunidades al estudio del literal f) del articulo 58 de la Decisión 85. Valga citar las consideraciones expuestas sobre el particular dentro del Proceso 2-IP-95 (G.O. 199 de 26 de enero de 1996): “En el presente caso, ninguna de las partes ha adquirido el derecho marcario.

La cuestión por resolverse sólo se refiere a las meras expectativas que la solicitud de una marca genera y a los derechos eventuales que la solicitud de una marca confiere: el derecho a oponerse a una solicitud posterior sobre igual o semejante signo marcario para servicios o productos comprendidos en una misma clase (art. 58, literal f), y a solicitar la cancelación del registro en puntualización del mismo artículo 56. “La Decisión 85 no establece, como otras legislaciones, que en la solicitud deberá señalarse el día y la hora de presentación. Se limita en el artículo 58, literal f), a indicar que no se registrarán marcas que sean confundibles con otras solicitadas con anterioridad; y en el artículo 63 añade que ‘la Oficina Nacional Competente notificará al interesado para que en un plazo de 60 días hábiles haga las correcciones a que hubiere lugar o presente los documentos que faltaren, sin que ésto perjudique la prioridad prevista en el presente capítulo’; para luego añadir en lo que respecta a la prioridad subregional, que la ‘admisión de la solicitud de registro en un País Miembro otorgará un derecho de prioridad durante un plazo de 6 meses para que, dentro del mismo, pueda GACETA OFICIAL solicitar el registro en los otros Países Miembros’ (Art. 73 de la Decisión 85). “Sin la presencia de norma especial, el criterio doctrinal y la lógica jurídica nos llevan a precisar que en un conflicto entre dos marcas para el ingreso al registro, prevalece la primera aplicando el principio ‘primero en el tiempo, primero en el derecho’.” Se fundamenta la sentencia transcrita, en el principio: ”Primero en el tiempo, primero en el derecho”, aforismo que pone de manifiesto una prelación natural, que impone a su vez la rigurosa secuencia cronológica frente a los pronunciamientos respecto de solicitudes, y caso omiso de que éstas se adaptaren o no a los supuestos contenidos en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85.

Contundente ha sido el Tribunal Andino en su sentencia de fecha 31 de octubre de 1997 Proceso 28-IP-96 (Gaceta Oficial No. 318 de enero 26 de 1998) cuando expresó: “Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la ‘prioridad’, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio ‘primero en el tiempo, primero en el derecho’. “La prioridad marcaria interna o territorial, referida al registro de dos marcas en un mismo país, se encuentra ampliada en el artículo 103 de la decisión 344 con la prioridad andina e internacional.

Según ella el solicitante que primeramente ha presentado una solicitud en un País Miembro o en otro país que conceda trato recíproco a las solicitudes de los Países Miembros, conservará dicha prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para requerir el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. “Para que nazca el derecho de prioridad, según el inciso final del artículo 87 de la Decisión 344, es necesario que la Oficina Nacional Competente admita la solicitud, y se le asigne fecha de presentación, circuns- 28/05/98 22.32 tancias que no se producirán con aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos del mencionado artículo 87. “En tanto, no se pierde tal prioridad cuando la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen formal encuentra incumplimientos y ordena subsanarlos en el plazo de 30 días hábiles (artículo 91); si la solicitud es admitida la prioridad queda determinada desde la fecha de presentación de la solicitud. “Así, quien presente una solicitud posterior de registro de esa marca idéntica o similar para los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor con el uso, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.” (Resaltado de la presente sentencia).

Por tanto: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.- Como tantas veces lo ha reconocido la propia Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, acogiendo la orientación de la doctrina sentada por este Tribunal en constante jurisprudencia -corroboratoria por cierto de pronunciamientos emitidos por esa misma Oficina Nacional- resulta imperativo para ésta el examen de registrabilidad de las solicitudes de concesión de marcas, háyanse o no formulado observaciones. 2.- La prioridad establecida en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 en caso de concurrencia de solicitudes, implica una secuencia cronológica en cuanto al pronunciamiento definitivo de la Oficina Nacional Competente, bien sea de aceptación o de rechazo, teniendo que ser resuelta primero la que no tuvo antecedentes locales; y comprendidas también las solicitudes andinas amparadas por una prelación, por cuanto, la prioridad se consagra en favor de la primera solicitud en introducirse en el país GACETA OFICIAL 28/05/98 donde se pide el amparo del signo distintivo.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE 3.- A tenor de lo dispuesto en el literal a) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en armonía con la PRIMERA Disposición Transitoria, la contravención a la subordinación señalada en la precedente conclusión, acarrea como consecuencia la nulidad por vicio de procedimiento en el registro de la marca concedida antes de ser resuelta una solicitud previamente formulada sobre el mismo signo. Juan José Calle y Calle MAGISTRADO El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico andino al dictar la respectiva sentencia. 23.32 Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada y sellada.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Remítase copia similar a la Secretaría General de la Comunidad Andina para los fines de su publicación en el Órgano Oficial de ésta. Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i PROCESO No. 4-IP-96 Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literal f), 64 y 76 de la Decisión 85; de los artículos 73, literal a), 86 y 103 de la Decisión 311; de los artículos 73, literal a), 85 y 102 de la Decisión 313; y, de los artículos 83, literal a), 96 y 113 de la Decisión 344, solicitada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, Segunda Sala.

Expediente No. 1396. Actor “Purex Corporation”, caso marca “BRILLOWAX”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito, a los veinticinco días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: La solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, para que se interpreten en vía prejudicial los artículos enunciados en el siguiente orden por el requirente: Arts. 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 102 de la Decisión 313; 103 de la Decisión 311; y, 76 de la Decisión 85;

Arts. 56, 58 literal f), 64 de la Decisión 85; el Art. 73 literal a); y, Art. 86 de la Decisión 311; Art. 73 literal a) y Art. 85 de la Decisión 313; y, el Art. 83 literal a) y el Art. 96 de la Decisión 344 del Régimen comunitario sobre Propiedad Industrial y demás que guardan relación con el caso subjudice. Que la solicitud elevada al Tribunal Comunitario reúne los requisitos puntualizados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).

Que este Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación prejudicial solicitada según lo determina el art. 28 del Trata- GACETA OFICIAL 28/05/98 24.32 do de su Creación y que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito tiene facultad para solicitar dicha interpretación conforme al art. 29 ejusdem. tiene ya inscrita en el Ecuador la marca de fábrica BRILLO, con el Nº 621 de 10 de octubre de 1947 y renovada con el Nº 254 de 23 de noviembre de 1967.

Que el solicitante, considera como hechos relevantes para la interpretación los siguientes: De acuerdo con lo que disponen los Arts. 56 y 58 literales f) y g) del Decreto Supremo 1257 de 28 de marzo de 1977, en el Ecuador es prohibido registrar como marcas de fábrica los signos o palabras que no sean novedosos, las marcas que sean confundibles con otras ya registradas y las que sean confundibles con las ya registradas en el Ecuador o en el exterior. 1.

Que la Empresa Purex Corporation por intermedio de apoderado demanda ante ese Tribunal al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, para que se declare la ilegalidad del acto administrativo de 5 de agosto de 1982 por el cual el Director General de Propiedad Industrial dispuso que prosiguiera el trámite de registro de la marca “Brillowax” considerando que el término para presentar oposiciones había prescrito. 2.

Que la Empresa Purex Corporation, propietaria de la marca “Brillo” registrada en el Ecuador y notoriamente conocida en el país y en el exterior demanda que se rechace la solicitud presentada por el Ingeniero Sergio Hidalgo Morejón para inscribir el signo “Brillowax” dado el hecho de que no es merecedor de registro por ser confundible con la marca perteneciente a la mencionada empresa demandante. 3.

Por su parte el Procurador Judicial del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración contestó la demanda sosteniendo la legitimidad de la Resolución impugnada, pues se la dictó con fundamento en el artículo 67 de la Decisión 24 (sic) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ya que la oposición del registro de la marca se presentó con posterioridad a los 30 días hábiles determinados en los artículos 65 y 66 (sic) del mencionado cuerpo legal. 4.

Alega además, el Procurador Judicial, la no acreditación legal de la personería del apoderado de la empresa demandante, así como de la existencia de la misma.

CONSIDERANDO: I. SÍNTESIS DE LA DEMANDA El 28 de julio de 1982 Purex Corporation se opone a la inscripción de la marca de fábrica BRILLO-WAX solicitada por el Ing. Sergio Hidalgo Morejón, por cuanto Purex Corporation El Art. 64 de la misma Ley, faculta a la oficina nacional competente, a decidir el rechazo de una solicitud de marca de fábrica si es que ésta quebranta los Arts. 56, 58 y 59 de la Ley.

El 17 de agosto de 1982 se notificó al apoderado de Purex Corporation que se había ordenado el continuar con el trámite de registro de la marca de fábrica BRILLO-WAX, negando así su oposición. Aduce entonces en su demanda que el uso de la marca que se pretende inscribir causaría daño a los legítimos propietarios de la marca BRILLO y también a los consumidores, puesto que habría error en el público, al proteger ambas marcas productos de la misma clase.

Solicita por tanto, dejar sin efecto la providencia dictada el 5 de agosto de 1982 la cual ordena la continuación del trámite sin considerar las oposiciones por extemporáneas y pide se rechace la solicitud presentada por el Ing. Sergio Hidalgo Morejón para inscribir la marca de fábrica BRILLO-WAX. II. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DEL PROCURADOR JUDICIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E INTEGRACIÓN. La Resolución Nº 866-82-DL de 5 de agosto de 1982 que rechaza la demanda de oposición es del todo legal, pues se la dictó con fundamento en el Art. 67 de la Decisión 24 (sic) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la demanda de oposición se la presentó con posterioridad a los 30 días hábiles determinados en los Arts. 65 y 66 del ya mencionado Cuerpo Legal.

GACETA OFICIAL Señala el Procurador Judicial que “nada expresa en su demanda sobre la providencia Nº 1658 de 20 de octubre de 1982, que manda que se inscriba y registre en el Libro Protocolo la mencionada marca” esto es BRILLOWAX. Agrega que si la solicitud de registro de la marca BRILLOWAX se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 206 de 26 de mayo de 1982, únicamente podía oponerse al registro de la marca del 27 de mayo al 7 de julio, pero si se presenta la oposición el 28 de julio de 1982 lo hizo extemporáneamente y por consiguiente se expidió el certificado de registro de la marca BRILLOWAX.

Ni en la instancia administrativa ni menos aún en la instancia contencioso-administrativa, el demandante ha legitimado su intervención; tampoco ha demostrado, con documentos, la existencia legal de Purex Corpotation. III. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DEL DELEGADO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Se adhiere y hace suyas todas y cada una de las excepciones deducidas por el señor Procurador Judicial del Ministerio de Industria, Comercio e Integración en su contestación a la demanda.

IV. SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPUGNADA El 5 de agosto de 1982, visto el escrito de 28 de julio de 1982, presentado por el apoderado de Purex Corporation, por medio del cual presenta demanda de oposición al registro e inscripción de la marca BRILLOWAX, y considerando que el escrito se presentó fuera del término legal se dispone la continuación del trámite de registro como marca de fábrica de la denominación BRILLOWAX.

V. NORMAS A INTERPRETARSE Que a este Tribunal, tal como se ha establecido en reiterada jurisprudencia le corresponde determinar las disposiciones que han de ser interpretadas por lo que está facultado para extender a otras no comprendidas en la solicitud y a excluir aquellas que no resulten aplicables al proceso interno que ha dado lugar a la consulta, en consecuencia, el Tribunal consi- 28/05/98 25.32 dera pertinente la interpretación únicamente de los artículos 56, 58 literal f), 64 y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

No se ve necesaria la interpretación de las Decisiones 311, 313 y 344, a excepción de su artículo 113, por cuanto la marca fue conferida bajo la Decisión 85 y la demanda del acto administrativo que se impugna tuvo lugar también bajo la vigencia de la Decisión 85. En razón de que el presente caso versa sobre el rechazo de una oposición que hacía referencia a causales de irregistrabilidad que podían desembocar en una acción de nulidad, el Tribunal estima procedente interpretar las normas que se mencionan.

El tenor de las normas a interpretarse es el siguiente: DECISIÓN 85 “Artículo 56. Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. “Artículo 58. No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; “g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”. “Artículo 64.

En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 56, 58 y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud. “Artículo 76. El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido con- GACETA OFICIAL traviniendo las disposiciones de los Artículos 56 y 58 del presente Reglamento.

DECISION 344 Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

Las transcritas normas responden en su conjunto a un claro propósito de otorgar la más amplia protección a los signos marcarios, debidamente registrados, otorgándoles un derecho exclusivo y excluyente erga omnes. VI. DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que 28/05/98 26.32 sólo pueden ser registrados como marcas los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

Del cumplimiento de estos requisitos esenciales depende que el signo que se pretende registrar pueda distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros. El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, recogió los requisitos de fondo que la doctrina había elaborado para que un signo pueda constituirse en marca, y estos son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad; esta última en forma generalizada, se la considera como esencial por cuanto “se traduce en esa potestad necesaria de individualizar los productos o los servicios designados por una marca para diferenciarlos y distinguirlos de los otros” es decir “de aquellos a los que la marca no protege” (Proceso 9-IP-94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995).

Las demás características atribuidas a la marca son derivación de ese carácter distintivo inicial que todo signo debe tener para poder cumplir con la diferenciación que es el objeto principal de la marca. En consecuencia mientras el signo per se, no distinga dentro del comercio bienes y servicios de una persona o empresa, frente a bienes o productos y servicios de otra persona o empresa, no podrá constituirse como marca.

Con el ánimo de evitar la confusión entre dos productos, la marca protege entonces al titular del producto o servicio y a la clientela que adquiere el mismo, en base de una determinada marca, la cual tiene que ser identificable y distinguible de otras ya registradas. La distintividad es la razón del derecho a la exclusividad de la marca, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia y desde el punto de vista de los consumidores hace posible el carácter distintivo, identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño (Proceso 16-IP-96, G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997).

Sobre la función distintiva de la marca el Tribunal ha dicho en el Proceso Nº 1-IP-87, G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988 que: GACETA OFICIAL “De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la de que los signos que la constituyen debe ser “suficientemente distintivos”. Las demás características atribuidas a la marca son derivación de este carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca.

De allí que el signo que se elija para identificar un producto o servicio, tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares. “Para proteger a los consumidores y también a los propietarios de marcas, el artículo 58 de la Decisión 85 prohibe el registro de aquellos signos “que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate” (literal a).

Por las mismas razones prohibe el registro de los signos que puedan confundirse con otros ya registrados, o cuyo registro haya sido solicitado con anterioridad por un tercero o posteriormente con una reivindicación válida del derecho de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase (literal f). Asimismo se prohibe el registro de las que puedan confundirse con otras “notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares” (literal g). “La marca, pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor, y como tal cumple una función individualizadora.

Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla.

Es por ello que el artículo 56 de la Decisión 85 exige que los signos sean “visibles”, calidad que es la única que normalmente permite la identificación. Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una 28/05/98 27.32 marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse. Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad -que siempre serán relativas-, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando (artículo 56)”.

El artículo 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, prohibe el registro de marcas que sean confundibles con otras ya registradas, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado, para productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado.

Esta norma pretende entonces proteger al propio titular de la marca y al público consumidor del llamado “riesgo de confusión”, tiene su razón de ser en la propia función que la marca desempeña, esto es, distinguir un producto o servicio de los servicios o productos que compiten en el mercado. Por lo tanto, si se permite “la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, se obstaculizaría una competencia leal pues quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener una ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado.

(Proceso 2-IP-95 G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996). La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de las dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva (Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 163 de 12 de septiembre de 1994).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 2-IP-95 con relación al pro- GACETA OFICIAL cedimiento subjetivo para determinar si entre las marcas en conflicto existe el riesgo de confusión manifestó que: el juzgador ha de guiarse por reglas y criterios doctrinales y que estos no podrán depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no confusión. “El cotejo marcario para estos efectos se basará en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión como el visual, auditivo, ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro. “La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas. “La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar. “La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la evocación que ellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico.

En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto (G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996)”. En el Proceso 9-IP-94 (G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995) se ha dicho que uno de los puntos más difíciles del Derecho Marcario es la confrontación entre dos signos para llegar a determinar si entre ellos existe una similitud que pueda inducir al público consumidor a error.

Por ello la doctrina y la jurisprudencia internacional han señalado ciertas reglas lógicas y científicas que podrán ser tomadas en cuenta para determinar la similitud entre marcas, sin que estas sean un único punto de vista que utilice quien califique la confusión entre dos signos que se asemejen, y estas son: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 28/05/98 28.32 “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aíres, pág. 351 y ss). “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo”.

Esta regla persigue entonces, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados para poder ser comparados, que el examen se realice a base de las semejanzas y no de las diferencias existentes. Respecto de la segunda y tercera regla se dice por un lado que debe emplearse un método de cotejo sucesivo, es decir, no cabe el análisis simultáneo, por cuanto el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino que lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cual es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. En cuanto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de GACETA OFICIAL las semejantes disposiciones de estos elementos”.

VII. LAS MARCAS ENFRENTADAS En el presente caso las marcas en disputa, esto es BRILLO y BRILLO WAX, se encuentran debidamente registradas por la Oficina Nacional Competente de la República del Ecuador. La aprobación exclusiva de nombres comunes, de sustantivos o adjetivos que denoten las características esenciales de un producto no pueden ser apropiadas en forma exclusiva, como así ha sostenido este Tribunal en varios de sus fallos, porque su aceptación significaría privar de esos términos a otros empresarios que bien pueden utilizarlos en sus productos. “BRILLO”, se asimilaría a una de las características de productos como ceras líquidas y otros, constituyéndose en una marca evocativa con debilidad marcaria, sin que su titular, a excepción de que fuere una marca notoria debidamente comprobada esta categoría al momento de la solicitud de la marca impugnada, pudiera oponerse o impedir el registro de otra similar con éxito, la que llevando ese mismo vocablo (BRILLO), añada otro que permita en su conjunto tener una fuerza expresiva y distintiva necesaria y suficiente para que las dos marcas coexistan en el comercio.

Si entre marcas en conflicto existen los necesarios elementos diferenciadores que impidan su confundibilidad, no se cumpliría con las condiciones de irregistrabilidad previstas en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, toda vez que un simple parecido no es causal suficiente para denegar un registro o a lo mejor para declarar la nulidad de una marca.

Si el juzgador desprende de su análisis subjetivo, acatando las reglas en esta sentencia enumeradas, que la palabra en inglés WAX, posiblemente desconocido su significado por un gran número de consumidores por lo que la marca puede agruparse entre las de fantasía o caprichosas, excluye la confundibilidad, entonces, bien podría aceptar el uso simultáneo de las dos marcas por ser inconfundibles, sin que de oficio pudiera, en ese caso, declarar la nulidad de la registrada en segundo lugar, al amparo de la facultad contemplada en el artículo 76, analizado en renglones anteriores. 28/05/98 29.32 VIII.

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO El artículo 64 de la Decisión 85 establece la facultad que tiene la oficina nacional competente para que una vez ingresada la solicitud y practicado su examen, pueda rechazar la misma en caso de incumplimiento de los artículos 56, 58 y 59 ejusdem, resolución que debe adoptarse previa la comparecencia o audiencia del solicitante.

Es decir, la oficina nacional competente tiene en primer lugar, la obligación de examinar si los signos cumplen con los requisitos del artículo 56 o se encuentran dentro de las prohibiciones que establece el artículo 58, y de presentarse cualquiera de estos, la autoridad administrativa deberá rechazar la solicitud, convocando previamente a una audiencia al solicitante.

Si a juicio de la autoridad competente, se cumplieron los requisitos o no existe causales de irregistrabilidad, podía autorizar el registro de la marca. Respecto a este punto el Tribunal de Justicia, dentro del Proceso 2-IP-95 manifestó que: “Esta disposición no encarna obligación imperativa de rechazo por parte de la administración, cuando ésta considera que se ha cumplido con los requisitos previstos en la Decisión 85 para la admisión de la solicitud de registro, quedando a salvo los derechos de terceros para ejercer los recursos legales. “La audiencia con el solicitante para proceder al rechazo es una formalidad que debe ser cumplida antes del dictamen de la correspondiente resolución”.

(G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996). La determinación del cumplimiento o no de los requisitos y condiciones que establecen los artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85, no debe nacer de una arbitrariedad de la autoridad, sino, por el contrario, debe obedecer a un análisis riguroso y técnico de los signos a registrarse. En el régimen de la Decisión 85 aplicable al presente caso, la Autoridad Nacional competente debió establecer analizando las marcas contrapuestas, si existieron entre ellas riesgo GACETA OFICIAL de confusión y si ellas correspondían a productos o servicios comprendidos en una misma clase.

Si para la referida autoridad no se han cumplido los requisitos exigidos por los artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85 relativas a las condiciones de registrabilidad y las causas de irregistrabilidad, puede decidir el rechazo de la solicitud marcaria previa audiencia al solicitante. “El texto literal del artículo 64, en cuanto dice que la oficina nacional competente “podrá decidir el rechazo de la solicitud” (subraya el Tribunal), debe entenderse en concordancia con la posibilidad alternativa de formular observaciones a la solicitud, la cual puede ser complementada (artículo 65 ibídem), pero nunca en el sentido que resulte opcional para el funcionario nacional competente el registro de marcas sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, bajo pena de nulidad.” (Proceso 4-IP-88, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, Jurisprudencia del T.J.A.C. Tomo 1, pág. 173).

IX. LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO AL AMPARO DE LA DECISIÓN 85 La legitimación requerida por el artículo 76 de la Decisión 85, para solicitar ante la oficina nacional competente la cancelación de una marca expedida en contravención de las disposiciones de los artículos 56 y 58 del “Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial”, ha de entenderse en el sentido de que debe ser acreditada esa condición de parte, que aún en la amplitud que el Derecho Comunitario da a esta expresión, podría abarcar cuando más, aparte de los titulares de derechos subjetivos, también y sólo a los interesados legítimos; mas no a los simples interesados.

Deberá, en consecuencia, el Juez nacional determinar previamente si el demandante en el proceso contencioso administrativo instaurado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo reúne las condiciones de legitimidad para recurrir, según lo dispuesto por el artículo 76 de la Decisión 85. Tanto en los procedimientos administrativos internos como en los contencioso-administrati- 28/05/98 30.32 vos, la legitimación activa se encuentra normalmente equiparada en cuanto a sus requerimientos, para evitar de esa manera irregularidades; pero en definitiva, es el legislador de cada País Miembro el habilitado para establecer esas condiciones, y, por su parte, el Juez Nacional el único competente para interpretar las normas de aquél emanadas (ver Proceso 4-IP-95, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).

Además esta norma faculta a la oficina nacional competente a cancelar de oficio el registro de una marca, cuando dicho registro haya sido expedido contraviniendo los artículos 56 y 58 de la Decisión 85, es decir que la oficina nacional por su propia iniciativa y previa la comprobación de la violación de los mencionados artículos deberá cancelar un registro marcario.

El artículo 76 prescribe que cuando el registro se ha expedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 56 y 58 y esto ha sido verificado por la oficina nacional competente, debe ésta cancelar dicho registro de oficio o a petición de parte. Vigente desde el 1 de enero de 1994, la Decisión 344 cuando el registro se haya concedido en contravención de las normas prescritas en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial o con base a documentos previamente declarados como falsos o inexactos u obtenido de mala fe, el artículo 113 de dicha Decisión abre la oportunidad procesal de que se decrete de oficio o a petición de parte la nulidad del registro, pudiendo incoarse las acciones de nulidad en cualquier momento.

De este modo se ha reforzado la protección establecida para los signos marcarios en la Decisión 85. Por las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo para que pueda registrarse debe reunir los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad. 2. No es válido el registro de una marca que sea confundible con otra ya registrada por un tercero para productos o servicios comprendidos en una misma clase, en los tér- GACETA OFICIAL minos del artículo 58 literal f) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

La inobservancia de esta norma producirá la nulidad del registro, previo el trámite y requisitos que la norma comunitaria establecía para esas acciones. 3. El examen de registrabilidad corresponde realizarlo a la Oficina Nacional competente, la cual puede denegar el registro tomando en cuenta las prohibiciones previstas en la Decisión 85, así como rechazar la solicitud previa audiencia del solicitante en los casos en que la petición de registro no cumpla con los requisitos de registrabilidad de los signos que se contemplaban en los artículos 56, 58 y 59 de esa Decisión. 4.

En cuanto a la confusión es obligación de la autoridad nacional competente rechazar las solicitudes que comporten tal riesgo, el cual debe evitarse en resguardo de los derechos anteriormente concedidos, así como para prevenir el peligro de confusión. Queda a criterio del Juez establecer la existencia o no de dicho riesgo, con arreglo a las normas comunitarias pertinentes. 28/05/98 31.32 cioso Administrativo del Distrito de Quito, Segunda Sala, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el Proceso 1396.

Notifíquese la presente sentencia al organismo jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada. Remítase copia sellada al Secretario General de la Comunidad Andina de esta interpretación prejudicial para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO 5.

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, deberá determinar si el demandante dentro del proceso contencioso-administrativo sometido a su decisión reúne las condiciones de legitimidad para recurrir que impone el artículo 76 de la Decisión

85. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- 6. Conforme al artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Tribunal Conten- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. GACETA OFICIAL 28/05/98 32.32 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú