GACETA OFICIAL Año XV - Número 393 Lima, 14 de diciembre de 1998 del Acuerdo de Cartagena SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 24-IP-96.- Interpretación Prejudicial de los artículos 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 30 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad GUALA S.P.A. contra el acto denegatorio de la prórroga de la patente de invención “CIERRE PARA BOTELLA” (Proceso interno correspondiente al expediente No. 3578); e interpretación de oficio de los artículos 53 y 99 de la Decisión 344 Proceso 17-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 104, 105, 128, 146, 147 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad CREACIONES CARACOLLE LTDA., contra el acto concesorio del registro de la marca de productos “GINO CAPORALLE (ETIQUETA)”, solicitada en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, Proceso Interno No. 3977 Proceso 2-IP-97.- 12 Interpretación Prejudicial del artículo 60, literal b) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, e interpretación de oficio de los artículos 58 literales f) y g), 72, 74, 84 y 85 ibídem.

Caso: Marca: “RIOCLARO + Gráfica”. Expediente Interno Nº 3225 Proceso 20-IP-98.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente, Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz; e interpretación de oficio del artículo 84 ibídem.

Caso: Marca RIO CLARO (nominativa). Expediente No. 3966 Para nosotros la Patria es América 37 GACETA OFICIAL 14/12/98 2.52 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 24-IP-96 Interpretación prejudicial de los artículos 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 30 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad GUALA S.P.A. contra el acto denegatorio de la prórroga de la patente de invención “CIERRE PARA BOTELLA” (Proceso interno correspondiente al expediente No. 3578); e interpretación de oficio de los artículos 53 y 99 de la Decisión 344.

Quito, 20 de mayo de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 29 de la Decisión 85, y 30 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

Se plantea la interpretación en razón de que la Sociedad GUALA S.P.A., por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las resoluciones números 1226 de fecha 3 de junio de 1994 y 1250 de fecha 31 de agosto de 1995, mediante las cuales: la primera negó la prórroga del privilegio de patente de invención para la creación denominada “CIERRE PARA BOTELLA”, y la segunda confirmó la precedente; ambas expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia.

A los fines indicados, el Consejo de Estado remite el siguiente informe sucinto de los hechos que el alto organismo judicial requirente considera relevantes para la presente interpretación prejudicial: 1. “Mediante Resolución No. 2453 de abril 11 de 1989, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó a favor de la Sociedad Angelo Guala S.P.A., la Patente No. 22098 por un período inicial de cinco (5) años, prorrogables por cinco (5) más. 2.

“Con posterioridad, la mencionada Sociedad solicitó y obtuvo el cambio de nombre del titular de la patente, a favor de la parte actora en este proceso. 3. “El 15 de abril de 1994 la Sociedad Guala S.P.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión de la prórroga de la patente, la cual se denegó, mediante el primero de los actos acusados, por considerar ‘que verificado el término de vigencia de la patente de invención, se constató que la solicitud de extensión del privilegio se efectuó con posterioridad a la fecha de su vencimiento.’ 4.

“La sociedad demandante interpuso recurso de reposición contra dicho acto, argumentando, en síntesis, que el artículo 29 de la Decisión 85, vigente al momento en que se otorgó la patente, no estipulaba una fecha exacta para efecto de presentar la solicitud de su prórroga, por lo cual se debía dar aplicación analógica al plazo de gracia de seis (6) meses que consagran las normas comunitarias en asuntos marcarios, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar la renovación del mismo. 5.

“Mediante el segundo de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó su decisión de denegar la prórroga de la patente, con fundamento en las siguientes consideraciones: ‘Sea lo primero advertir que según lo dispuesto en el artículo 5o. del Decreto 753 de 1972, norma aplicable en el presente asunto en virtud del silencio que sobre el particular ha guardado la norma andina, ‘La renova- GACETA OFICIAL ción del registro de una marca o la prórroga de una patente de invención deberá solicitarse dentro de los seis meses anteriores a la fecha del vencimiento del registro de la marca o de la patente, según el caso’.

La sola lectura de este precepto nos permite dejar claramente establecido que en materia de patentes de invención sí existe una fecha límite exacta para efectos de presentar la solicitud de prórroga de una patente de invención, que si bien no la consagra en la parte pertinente la Decisión andina, sí lo hace la ley en forma reglamentaria. No es cierto, entonces, lo que afirma el recurrente de que ‘la ley no define de manera crítica (sic) el plazo para presentar la solicitud de la renovación de una patente’.

Por lo demás, la norma es clara en precisar la expresión ‘renovación’ para las marcas y la de prórroga’ para las patentes, no como equivocadamente lo enuncia el recurrente, ‘renovación de patentes’, pues, ciertamente, es una expresión exclusiva para marcas. ‘Siendo ello así, no procede el argumento del recurrente según el cual ‘ el plazo de gracia para presentar solicitudes de renovación de marcas que por estrecha analogía puede ser aplicable a la renovación de patentes, lo cual pido que se haga en el presente caso ’, pues, se reitera, al existir norma exactamente aplicable al asunto en cuestión, no es del caso aplicar el principio de analogía, el cual supone como condición ineludible ‘Que no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido’. ‘Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que la solicitud de prórroga se presentó con posterioridad a la fecha de vencimiento de la patente respectiva, este despacho mantiene el criterio consignado en la resolución recurrida, de negar el privilegio solicitado. ‘Finalmente es oportuno señalar sobre el escrito de recurso radicado el día 7 de diciembre de 1994, que el mismo es extemporáneo, habida cuenta de que se presentó con posterioridad a la fecha límite en que ha debido presentarse, esto es, 20 de junio de 1994, toda vez que la resolución recurrida fue notificada personalmente el día 10 de junio de 1994. ‘No obstante, vale la pena no perder de vista que la patente con certificado No. 22.098 14/12/98 3.52 inició su vigencia, sin lugar a dudas, a partir del día 11 de noviembre de 1989, y hasta el 11 de abril de 1994, pues el artículo 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, regulación vigente al momento de expedirse la resolución de concesión, en forma clara establece que: ‘Se concederá la patente por un término máximo de diez años a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga’, y no de su notificación, o posterior ejecutoria.’ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera oportuno citar también, en lo pertinente, la resolución No. 1226 -primera de las impugnadas- que cursa en el expediente enviado a este organismo por el consultante, expedida por la misma Superintendencia de Industria y Comercio, por la que se niega la prórroga del privilegio de la patente de invención, la cual se fundamenta básicamente en el siguiente considerando: “SEGUNDO: Que verificado el término de vigencia de la patente de invención, se constató que la solicitud de extensión del privilegio se efectuó con posterioridad a la fecha de su vencimiento.” Por su parte y en cuanto a los argumentos de Derecho, la demandante -frente a la supuesta violación de la normativa comunitaria por la Superintendencia de Industria y Comercio- expone lo siguiente: “2.1.

La Decisión 344 no establece en ninguna de sus normas el trámite que se debe adelantar para prorrogar el derecho de propiedad industrial de patente válidamente concedido por la legislación anterior. “2.2. En el capítulo primero de la Decisión 344 se regula todo lo referente a la obtención, uso, goce, derechos y obligaciones que se derivan del derecho de propiedad industrial de la patente.

“2.3. Ninguna de dichas normas regula la prórroga del derecho de propiedad industrial de patente y mucho menos los requisitos que debe cumplir la solicitud de prórroga de patente, tales como tiempo en que se debe presentar, pruebas de uso, requisitos formales, pago de tasas. ( ) GACETA OFICIAL “2.5. Como el derecho de mi poderdante fue válidamente adquirido bajo la vigencia de la Decisión 85, y ante el inexorable mandato de la disposición PRIMERA TRANSITORIA de la Decisión 344, que obliga a la administración a dar aplicación a la misma, hemos solicitado a Usted dar aplicación analógica del artículo 99 de la Decisión 344, que regula la renovación de marcas.

“2.6. Igualmente, consideramos que por vía de analogía se podría dar aplicación al artículo 53 de la Decisión 344, en el que se regula la caducidad de la patente por no pago de las tasas. Obsérvese que en ese artículo se regula la máxima sanción que se puede aplicar al beneficiario de una patente, y aún así la ley le ha otorgado un plazo prudencial para cumplir con el deber que le impone la norma.

“2.7. En nuestro recurso de reposición hemos solicitado la aplicación del artículo 99 de la Decisión 344, por la ausencia o vacío normativo que existe en cuanto a la prórroga del derecho de propiedad industrial de la patente; dicha ausencia de normatividad impone a la Administración la carga de buscar un procedimiento o una norma que regule el fenómeno de la renovación o prórroga, pues de no ser así se afectaría el derecho válidamente adquirido en una legislación anterior que sí consagraba el derecho a la prórroga.” También en lo pertinente, el Tribunal Andino resume la contestación que diera a la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en la cual, además de ratificar y defender los argumentos contenidos en la resolución transcritos supra, reiteró: 1.- Que los actos administrativos acusados de violación de ley se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria; que se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa y que estuvieron válidamente fundamentados, sin que se hubiera violado tampoco las normas preeminentes de la Decisión 85; 2.- “Ahora bien, como consta en el expediente No. 241842, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 002453 del 11 de abril de 1989 (certificado No. 22098) y con vigencia hasta el 11 de 14/12/98 4.52 abril de 1994; como lo reconoce el apoderado de la demandante mediante escrito radicado en la Superintendencia de Industria y Comercio, la sociedad GUALA S.P.A. solicitó hasta el 15 de abril de 1994, es decir cuatro días después de su vencimiento, la prórroga del privilegio de patente de invención, con certificado No. 22098, en evidente desconocimiento de la norma comunitaria contenida en el artículo 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena antes transcrita que previó en las patentes de invención como la que nos ocupa, que se concederían por el término de diez años CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO.; 3.- “Como quiera que la patente de invención ‘cierre para botella’ se concedió por los diez años previstos en la norma, inicialmente por cinco años, resulta forzoso y lógico concluir que la prórroga para los cinco años siguientes debía solicitarse antes del vencimiento de los primeros cinco años; 4.- “Al haberse presentado la solicitud de prórroga el 15 de abril de 1994, el Superintendente de Industria y Comercio en cumplimiento del mandato legal comunitario expidió válidamente y ajustada a derecho, la resolución acusada No. 1226 del 3 de junio de 1994 (por la cual) decidió negar la prórroga del privilegio de patente de invención, por cuanto la solicitud de extensión de privilegio se efectuó con posterioridad a la fecha de su vencimiento, tal como se demuestra fehacientemente en los documentos obrantes en el expediente No. 24184;

(paréntesis de la presente sentencia). 5.- “Es evidente que las prórrogas de patentes de invención son las establecidas en el derecho comunitario, y no en las normas internas y así se sostiene en los actos administrativos acusados; resulta evidente que en el presente caso era aplicable, y así se procedió según lo dispuesto en el artículo 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, regulación comunitaria vigente al expedirse la resolución de concesión de la patente, que establece: ‘ se concederá la patente por un término máximo de diez años a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga ’ y no de su notificación o ejecutoria;

GACETA OFICIAL 6.- “Como consecuencia de lo anterior, resulta improcedente la aplicación analógica de las disposiciones de la Decisión 344 que pretende la parte demandante y que se refieren a la renovación de marcas comerciales, habida cuenta de que la Decisión 344 no contempla la posibilidad de prórrogas de patentes de invención (véase artículo 30) y, además, que para el caso concreto era aplicable el artículo 29 de la Decisión 85 como quedó expuesto.” Finalmente, con vista de lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, a los fines de la exclusiva interpretación que de las normas supranacionales le corresponde, C O N S I D E R A N D O: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de jurisdicción judicial comunitaria como lo es la alta jurisdicción consultante, y en tanto resulten pertinentes, a juicio del Tribunal Andino, para la resolución del litigio interno; e igualmente si, como también en el caso, la solicitud se adapta a las prescripciones de los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y cumple con los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto de este Alto Tribunal.

II. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DE INTERPRETACIÓN Que las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante, y las que el Tribunal considera pertinente proceder a interpretar de oficio, tal como se señala en el encabezamiento de la presente sentencia, son en suma: DECISIÓN 85: “Artículo 29.- Se concederá la patente por un término máximo de diez años contados a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga.

Inicialmente se concederá por cinco años y, para obtener prórroga, el titular 14/12/98 5.52 deberá acreditar ante la oficina nacional competente que la patente se encuentra adecuadamente explotada. La patente de perfeccionamiento expirará con la patente original.” DECISIÓN 344: “Artículo 30.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud.” “Artículo 53.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente.

Antes de declarar la caducidad de la patente, los Países Miembros concederán un plazo de seis meses a fin que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el párrafo anterior. Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite mantendrán su plena vigencia.” “Artículo 99.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia. La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata.

Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca.” Transitoria Primera.- “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigen- GACETA OFICIAL cia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” II. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Las normas comunitarias cuya interpretación solicita la alta jurisdicción consultante corresponden, en efecto, a los requerimientos del proceso judicial que se debate ante el Tribunal Nacional; a saber: la Decisión 85, con arreglo a la cual se dio nacimiento al acto administrativo concesorio del registro, y cuyo régimen aplicó también la administración concedente ante la solicitud de prórroga por parte del titular de la patente, en cuanto al plazo de duración de ésta; y la Decisión 344, vigente para el momento en que se produjo la solicitud de prórroga, cuya Primera Disposición Transitoria fija el régimen de aplicación de la ley en el tiempo para el caso de autos.

Al respecto es elocuente la jurisprudencia Andina: “Este Tribunal a partir de la sentencia dictada el 11 de octubre de 1994 en el Proceso 1IP-94 (Sociedad Comidas Rápidas Mc Pollo S., Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 164, tomo III página 115 y s.s.)- estableció diferencias entre los conceptos de, por una parte, ‘vigencia in abstracto de la ley’ que animó su jurisprudencia hasta la indicada fecha de dicha sentencia, y, por la otra, ‘vigencia in concreto de la Ley’, aclarando que esta última ‘tiene lugar con relación a situaciones de hecho concretas, prescindiendo de la vigencia abstracta de la norma.’ “Al centrar el problema de la vigencia temporal de la ley en su aspecto ‘vigencia in concreto’, quedó claro en dicha sentencia, y a partir de ella en toda la jurisprudencia posterior del Tribunal, que los actos enteramente cumplidos bajo el imperio de una determinada Decisión comunitaria -tal en el presente caso la Decisión 85- se regían por ésta, así hubiere sido posteriormente derogada; y que en estas circunstancias el Tribunal Andino debía interpretar concretamente las normas de dicha Decisión aplicables al asunto que se ventile ante la jurisdicción nacional, caso omiso de su derogatoria por 14/12/98 6.52 especie también andina de igual o superior rango.

“Quedó claro también que el juez nacional podía requerir del juez comunitario ‘la interpretación de normas andinas ya sustituidas por otras pero que en un momento determinado desarrollaron su fuerza vinculante sobre situaciones de hecho relevantes para el proceso interno’; sin necesidad de vincular el caso a la normativa comunitaria en vigor, fue precisado posteriormente.

Y se esclareció también que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena conserva su competencia para interpretar especies jurídicas comunitarias ya derogadas, si los actos impugnados se habían consolidado bajo la vigencia de éstas. “Una abundante jurisprudencia ha continuado pronunciándose en el mismo sentido. En la más reciente sentencia, de fecha 14 de octubre del presente año (Proceso 8-IP-94), el Tribunal dejó sentado categóricamente respecto del caso concreto al que ella se refería: ‘Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentran vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas.’ “En el presente, corresponderá al juez requirente aplicar esta doctrina al caso concreto que, según se desprende de las actuaciones internas remitidas a este Tribunal, surgió y se tramitó bajo el régimen de la Decisión 85, aun cuando la impugnación del acto cuestionado fue realizado ya vigente la Decisión 313.” (Sentencia de fecha 15.XII.96, producida en la Interpretación prejudicial No. 04IP-95, caso GRANOLAJET, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 253 de fecha 7 de marzo de 1997).

Lo anterior revela, en el caso ahora en estudio, que conforme a la transcrita DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA, ha de aplicarse a éste la Decisión 85 vigente para el momento de concesión de la patente; pero en cambio “se aplicarán las normas contenidas en la” Decisión 344 para regir todo “lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas”.

GACETA OFICIAL Quedan confortadas las precedentes soluciones jurisprudenciales con los aportes de la doctrina, al distinguir entre derechos adquiridos y meras expectativas, distinción que surge como de la mano del problema de la aplicación de la Ley en el tiempo. La doctrina ha formulado certeras conclusiones, que el reputado autor Manuel PACHON concreta en determinadas reglas: “Primera regla: Se ha dispuesto que la normativa existente gobierne lo relativo a la subsistencia de los derechos.

Como lo dice -continúa el reputado autor- NOGUERA LABORDE: ‘Las leyes antiguas continuarán gobernando los actos y los hechos que surgieron bajo su égida en lo que a su constitución y vida jurídica se refiere’. Lo anterior significa que el tiempo de duración de los derechos será el fijado -en sus respectivos casos, añade el Tribunal Andino, interpretando el pensamiento del autor- por las Decisiones 85, 311 y 313.

Así por ejemplo, las patentes concedidas durante la vigencia de la Decisión 313 perdurarán por quince años a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la Oficina Nacional Competente, así la Decisión 344 señale el plazo de vigencia de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en dicha oficina. “Igualmente se desprende, que la validez de los derechos otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Decisión 344 se rigen por la normatividad existente en el momento del otorgamiento de los mismos. 14/12/98 7.52 ción del anterior principio no se afectan los derechos adquiridos, porque la ley antigua fijaba de manera general el contenido del derecho; de ahí que mientras el titular no esté frente a una situación concreta, no se sabrá si se están desconociendo sus derechos, porque se está en presencia de situaciones no enteramente consumadas.

A dichas situaciones futuras se aplica la nueva legislación. “La disposición transitoria primera específicamente establece que la normatividad antigua regula la duración de los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos. Lo anterior quiere decir que si la nueva ley señala un plazo diferente, como sucede en el caso de las patentes de invención, dicho término no modifica el ya otorgado.

En otras palabras si durante la vigencia de la Decisión 313 el término de concesión de las patentes era de quince años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, quien hubiere obtenido válidamente el título de patente bajo la vigencia de la Decisión 313 carece del derecho a que se extienda el término de duración por cinco años más.” (“El régimen andino de la propiedad industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez C. Ltda., Santa Fe de Bogotá D.C., Colombia, pág. 320 y s.s.) Las consideraciones anteriores son aplicables al, III.

RÉGIMEN DE PRORROGA DE LA PATENTE EN LA DECISIÓN 85 ( ) “Cuarta regla: La Decisión 344 se aplica a los efectos futuros o situaciones nacidas bajo la normatividad antigua, en lo concerniente al uso y goce del derecho, renovaciones, prórrogas, licencias y obligaciones (cargas), por lo cual se puede decir que la normatividad entra a regir las consecuencias futuras de las situaciones jurídicas pasadas.

“Así por ejemplo, (en relación con) los derechos conferidos por una patente o una marca otorgadas durante la vigencia de normas internas antiguas o de las Decisiones 85, 311 y 313, lo concerniente a renovaciones licencias y cargas se rige por las disposiciones de la Decisión 344 Con la consagra- El artículo 29 de la Decisión 85 comienza por enunciar cuál será el tiempo “máximo” de duración de la patente de invención, fijándolo en “diez años contados a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga”, pero concediéndose “inicialmente”, indica la norma, por cinco años, a título de “prórroga” -según lo precisa el propio legislador comunitario- “previa comprobación de su explotación adecuada.” Observa al respecto el Tribunal que el acto administrativo de concesión de la patente respectiva lleva fecha 11 de abril de 1989, vigente aún la Decisión 85 y que la solicitud de prórroga de dicha patente se presentó el 15 de abril de 1994, habiéndose introducido por tanto di- GACETA OFICIAL cha solicitud con posterioridad a la fecha de su vencimiento, es decir, el 11 de abril de 1994, según lo que parece desprenderse de los autos.

Resulta importante determinar, por tanto, qué debe entenderse por concesión u otorgamiento, porque es precisamente a partir de los mismos, cuando debe comenzar a contarse el plazo de vigencia de la patente, a efecto de establecer el tiempo en el cual se debe solicitar la prórroga establecida en el artículo 29 de la Decisión 85. Así, el Tribunal debe determinar entonces “previamente, qué se entiende a nivel de las normas comunitarias -siempre prelatorias sobre el derecho interno- por ‘otorgamiento’, ya que es a partir de la fecha de éste cuando rige el plazo de cinco años previsto en el texto que ahora se interpreta”.

La jurisprudencia del Tribunal ha sido también meridiana a este respecto: “Semánticamente surge -y así se desprende también de otras disposiciones del ordenamiento comunitario andino- la sinonimia existente entre ‘otorgamiento’ y ‘concesión’. En efecto: “Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, el vocablo concesión vale por “otorgamiento gubernativo a favor de particulares o empresas bien sea para apropiaciones, disfrutes o aprovechamientos privados en el dominio público, según acontece en minas, aguas o montes, bien para construir o explotar obras públicas, o bien para ordenar, sustentar o aprovechar servicios de la administración general o local.’ “Y, por su parte, jurídicamente nada se opone a esa sinonimia (Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo III, pág. 580 y s.s.: voces que tienen que ver con el término ‘concesión’).” ( ) “ De igual manera, las normas comunitarias andinas postulan la señalada identificación. Baste con transcribir el texto de algunas de ellas: “DECISIÓN 85. ‘Artículo 85.

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de acuerdo 14/12/98 8.52 en (sic) la legislación de los respectivos Países Miembros anterior a la vigencia del presente Reglamento subsistirá por el tiempo que fue concedido. En cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas que este Reglamento contiene. ‘Los plazos previstos en los Artículos 30 y 34 se computarán para las patentes ya concedidas con anterioridad a la vigencia de este Reglamento, a partir de la fecha de dicha concesión. Si hubiere ya transcurrido en su totalidad, se concederá un plazo adicional de un año a partir de la vigencia de este Reglamento.’ “DECISIÓN 313: “El artículo 87, correspondiente al ya transcrito 69 de la Decisión 85, expresa: ‘Artículo 87.El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años’.

Asimismo, “DECISIÓN 344: “Dispone, por su parte: ‘Artículo 98.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”. (resaltados correspondientes al Tribunal en la interpretación prejudicial citada) ( ) “ Ahora bien, y volviendo al punto de que cabe la sinonimia entre concesión y otorgamiento, corresponde entonces al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena replantearse la interrogante referida supra, pero ahora formulada de la siguiente manera: qué se entiende por “otorgamiento” o “concesión” -sinónimos, como ya se ha dejado esclarecido-, a partir de los cuales corren los allí previstos respectivos períodos de vigencia ” (Sentencia de fecha 11.X.94, producida en el caso 01-IP-94, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, pág. 129 a 131).

El criterio del Tribunal Andino respecto del régimen de prórroga de patentes en la Deci- GACETA OFICIAL sión 85, ha venido consolidándose en el siguiente sentido: Las patentes concedidas bajo la Decisión 85 y no prorrogadas durante su vigencia de acuerdo al artículo 29 de ese cuerpo normativo, pasaron a regirse, en lo que a dicha prórroga se refiere, por lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 311 y, posteriormente, por el artículo 30 de la Decisión 313, conforme a lo establecido por la disposición transitoria cuarta de las dos mencionadas Decisiones.

Esta norma creó la figura de la “extensión de la patente” que consistía en la posibilidad de solicitar la ampliación de su plazo de duración, siempre que la invención fuera explotada en la forma y bajo las condiciones allí señaladas. El contenido sustancial de tal “extensión” no representaba algo diferente a una prórroga o ampliación del término de protección. Se observa entonces que, al amparo de la Disposición Transitoria Cuarta de las Decisiones 311 y 313, las patentes otorgadas bajo la Decisión 85, no prorrogadas con anterioridad al 12 de diciembre de 1991, podían ser extendidas por un plazo adicional de cinco años.

En efecto, en virtud de tal disposición transitoria, los derechos de propiedad industrial (entre ellos el de patente de invención) concedidos válidamente de conformidad con la legislación existente (para el caso que nos ocupa, la Decisión 85) con anterioridad a la entrada en vigencia de tal Decisión (antes del 12 de diciembre de 1991) subsistirían por el tiempo en que fueron concedidos (cinco años en el caso de autos); en lo relativo, entre otros aspectos, a esas extensiones, se aplicarían las disposiciones de las Decisiones 311 y 313, es decir, lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 30.

Cuestión diversa se presenta cuando comienza a regir la Decisión 344 pues si bien su primera disposición transitoria es idéntica a la cuarta de las Decisiones 311 y 313, en tal Decisión -a lo mejor por una inadvertencia del legislador, generando efectos inconvenientes para la aplicación de la ley bajo principios de justicia y equidad- no aparece otro precepto que consagre la posibilidad de prorrogar o extender la patente de invención por los cinco años establecidos en el artículo 29 de la Decisión 85 si no se cumplen los supuestos allí establecidos: que la patente se encuentre en explotación y, además, que la solicitud sea for- 14/12/98 9.52 mulada antes del vencimiento del periodo inicial de vigencia, fijado por la Ley comunitaria en cinco años.

Lo que acarrea la consecuencia de que aquellas patentes concedidas con anterioridad al 1° de enero de 1994 y no prorrogadas antes de esta fecha, subsistirán por el tiempo inicialmente otorgado (cinco años si el acto administrativo que la concedió se expidió en vigencia de la Decisión 85, o quince años si lo fue bajo el imperio de las Decisiones 311 y 313), sin que sea posible prórroga alguna, en el caso de que la respectiva solicitud se presentare durante la vigencia de la Decisión 344 y no antes.

Lo que impide concluir como se pretende, que por no permitirse la prórroga de las patentes concedidas antes del 1 de enero de 1994 y no prorrogadas o extendidas con antelación a tal fecha, salvo la presentación oportuna de la solicitud, se estén vulnerando derechos adquiridos, pues el único derecho otorgado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Decisión 344 lo fue por el término inicialmente fijado en las Decisiones entonces en vigor y por el de la prórroga o extensión efectivamente acordadas durante la vigencia de aquellas.

De donde se desprende además que la posibilidad de prorrogar la patente era eventual, circunstancial o una mera expectativa, sujeta a la condición de que el titular, además de presentar la correspondiente solicitud oportunamente, demostrara la explotación de la invención, y a que la ley vigente al momento de solicitar la ampliación del término inicialmente concedido consagrara tal posibilidad.

Tampoco puede admitirse que en vigencia de la Decisión 85 la patente se prorrogaba automáticamente, toda vez que en el artículo 29 de esa legislación saltan a la vista las condiciones que debían concurrir para la procedencia de la prórroga: 1. La presentación oportuna de la solicitud, es decir, antes del vencimiento del término de cinco años y 2.

La demostración de que la patente se encontraba debidamente explotada. Una vez que entraron en vigencia las Decisiones 311 y 313, la última condición indicada se la cualificó en el sentido de que la explotación debía acomodarse a lo preceptuado por el artículo 30 de tales cuerpos normativos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera por tanto y así lo ha dejado GACETA OFICIAL esclarecido en su jurisprudencia, que el plazo de vigencia de una patente, en este caso dentro del régimen de la Decisión 85, sólo puede ser concretado por el acto administrativo de concesión u otorgamiento, dictado en cumplimiento de la norma comunitaria que la administración nacional ejecuta directa e inmediatamente al emitirlo, y que se cuenta a partir de aquella fecha.

Ese plazo ha de ser siempre, en consecuencia, el fijado por la norma con arreglo a la cual la administración produjo la providencia concesoria: cinco años, conforme al artículo 29 de la referida Decisión. En tal sentido, la concesión u otorgamiento del derecho de registro de la patente constituye el objeto del acto concesional, es decir, el efecto práctico que con dicho acto pretende lograrse, y que en ese sentido es su contenido natural.

En cambio el plazo de vigencia de la misma, forma parte del contenido implícito del acto, pues tendrá que encontrarse previsto en la norma -en este caso comunitaria- ejecutada por la administración concedente, con lo que poco importa que dicho acto lo reproduzca o no explícitamente. (Señalada sentencia del 11.X.94, caso “SOCIEDAD COMIDAS RAPIDAS MAC POLLO S.A.”) IV.

IMPOSIBILIDAD DE APLICACION ANALOGICA DEL ARTICULO 99 DE LA DECISIÓN 344 En el presente caso el Tribunal considera pertinente la interpretación de oficio del artículo 99 de la Decisión 344, por cuanto -de lo que se desprende de autos- resulta necesario reiterar una vez más la independencia existente entre, por una parte, el régimen de prórroga de patentes, y el de marcas, por la otra.

Así la jurisprudencia andina ha venido reafirmando la imposibilidad de aplicar por analogía el artículo 99 -que trata específicamente de la renovación de marcas- al régimen que ha sido establecido para la renovación de patentes. En cuanto a los plazos procesales fijados en dicha norma también ha recogido y desarrollado criterios conforme a los cuales no cabe en esta materia la aplicación analógica de una norma diseñada y expedida para regular casos distintos, señalando al respecto que es necesario destacar las diferencias que existen entre el derecho de marca y el de patentes, de tal forma que se demuestre cómo las dos instituciones son total- 14/12/98 10.52 mente diferentes entre sí, sin que quepa por tanto analogía entre ellas.

Así mismo comenta la doctrina: “Tanto las marcas como las patentes otorgan a sus titulares derechos exclusivos de propiedad industrial, en un caso sobre signos distintivos, y en el otro sobre invenciones y descubrimientos. Las características de estos derechos no son idénticas, no sólo por el objeto sobre el que derechos se ejercen, sino también por su contenido.” (Derecho de Marcas, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, Tomo I, pág. 225, Editorial Heliasta S.R.L. Argentina, 1989).

En efecto: El fin último del derecho de marcas es el de proteger al consumidor medio, de tal forma que no sea víctima de error o engaño por parte del vendedor. “La norma, como se ha dicho, además de precautelar las buenas costumbres y el orden público, fue concebida como un eficaz mecanismo para impedir que resulten perjudicados los factores en la intermediación y circulación de bienes, o el público consumidor, como resultado de acciones engañosas.

Se pretende así alcanzar un grado de transparencia de los mercados donde los medios comerciales y el público consumidor puedan evaluar razonablemente los bienes que se les ofrece.” (Proceso 03-IP-88, G.O. 35 del 28 de octubre de 1988). “La patente, ‘en cambio’, tiene como fin proteger los derechos del inventor, tanto desde el punto de vista patrimonial como personal. ‘El derecho personal que adquiere el inventor por el hecho de la creación es el de que debe ser reconocido como autor de la invención’. ‘Además, el inventor, por el simple hecho de la creación de la regla técnica, también adquiere un derecho de contenido patrimonial, que genéricamente puede denominarse derecho sobre la invención (Recht an der Erfindung).

Este derecho se deriva de que la regla técnica constituye un bien en sentido económico y jurídico, sobre el que el inventor goza del más amplio poder de disposición.” (GOMEZ SEGADE José Antonio, La Modernización del Derecho Español de GACETA OFICIAL Patentes, Ed. Montecorvo, Madrid-España 1984, Cap. III., pág. 103). Las marcas se encuentran, pues, sujetas a un plazo de vigencia luego del cual puede renovarse el derecho del titular a usarla indefinidamente.

Las patentes en cambio gozan de un privilegio limitado en el tiempo, luego del cual pasan al dominio público. Con base en las consideraciones expuestas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONCLUYE 1. Forma parte de la exclusiva competencia de este Tribunal comunitario la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 2.

Quien hubiere obtenido válidamente el título de patente bajo las Decisiones 85, 311 o 313 carece del derecho a que se extienda el término de duración por lo que faltare para completar el de veinte años establecido posteriormente en la Decisión 344. 3. Las patentes concedidas bajo la vigencia de las Decisiones 85, 311 y 313 que no fueron prorrogadas ni extendidas antes de que entrara en vigencia la Decisión 344, no podrán durar más tiempo que aquel inicialmente concedido conforme a esas Decisiones, por cuanto no cabe la prórroga o la extensión de las mismas, tal como se desprende del artículo 30 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con su primera disposición transitoria. 4.

El artículo 99 de la Decisión 344, en virtud del cual el titular de una marca dispone de un plazo de gracia de seis meses contado a partir del vencimiento del registro para solicitar la renovación, no puede aplicarse por analogía a los efectos de la prórroga de 14/12/98 11.52 una patente, pues esa norma regula una institución distinta; y, de otra parte, la Decisión 344 no contempla posibilidad alguna de solicitar esa prórroga después de la expiración del plazo de vigencia de la patente.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, al emitir su respectivo fallo deberá adoptar la interpretación que en la presente sentencia se ha hecho de las señaladas normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada.

Remítase asimismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 14/12/98 12.52 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 17-IP-97 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 104, 105, 128, 146, 147 y Disposición Transitoria primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad CREACIONES CARACOLLE LTDA., contra el acto concesorio del registro de la marca de productos “GINO CAPORALLE (ETIQUETA)”, solicitada en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, Proceso Interno No. 3977.

Quito, 26 de junio de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 104, 105, 128, 146, 147 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Juan Alberto Polo Figueroa.

Se plantea la interpretación en razón de que la sociedad CREACIONES CARACOLLE LTDA., por intermedio de apoderado demanda ante el Consejo de Estado consultante la declaratoria de nulidad de la resolución N° 4865 de fecha 28 de febrero de 1996, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la que se concede el registro de la marca GINO CAPORALLE (ETIQUETA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

A) A los fines indicados, el Consejo de Estado considera relevantes los siguientes hechos: 1.- “La sociedad MARTIN SPORT Y CIA. LTDA. presentó el 16 de julio de 1993, solicitud de registro de la marca GINO CAPORALLE (ETIQUETA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2 del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 392 del 10 de diciembre de 1993 y contra él la sociedad CREACIONES CARACOLLE LTDA. domiciliada en la ciudad de Medellín (Antioquía) formuló demanda de observación, con base en el registro de la marca CARACOLLE en la clase 25 internacional y en la solicitud prioritaria de la misma marca en la clase 24 internacional. 2.- “Mediante resolución 4865 del 28 de febrero de 1996 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la demanda de observación y concedió el registro de la marca GINO CAPORALLE (ETIQUETA) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad MARTIN SPORT Y CIA. LTDA. 3.- “Contra la resolución 4865 del 28 de febrero de 1996, la sociedad CREACIONES CARACOLLE LTDA., por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelación, argumentando que del examen sucesivo entre la marca GINO CAPORALLE y la marca prioritariamente registrada y nombre comercial CARACOLLE, resulta claro que existen semejanzas gráficas, fonéticas, conceptuales y ortográficas que pueden inducir al consumidor a error.” B) En lo fundamental, los argumentos de Derecho expuestos por el demandante frente a la violación de normas comunitarias, resumidos por el Tribunal Andino son: 1.- Considera que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) del artículo 83 ibídem, por: “a.- falta de aplicación, toda vez que la División de Signos Distintivos de la Super- GACETA OFICIAL intendencia de Industria y Comercio al conceder el registro de la marca GINO CAPORALLE (ETIQUETA) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 25 del Art. 2do del Dto 755 de 1.972 o Clasificación Internacional de Niza, ignoró que el signo GINO CAPORALLE (ETIQUETA) para distinguir tales productos, no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto CARECE DE NOVEDAD Y DE SUFICIENTE DISTINTIVIDAD, en relación con los productos de la Clase 25 Internacional. 2.- El Artículo 104 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 105 ibídem, con el literal a) del artículo 83, y con la Disposición Primera Transitoria, por: “ falta de aplicación, toda vez que se ignoró los derechos que le asisten a mi representada en materia de Propiedad Industrial, por ser titular del registro de la marca CARACOLLE en las Clases 24 y 25 del Art. 2do del Dto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza.

Indica la actora en el proceso interno que: “ de lo dispuesto en los artículos 104, 105, 83 y Disposición Primera Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se desprenden los siguientes derechos inviolables concedidos al titular de un registro de marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

“a.- El exclusivo uso. Por perogrullada (sic) que parezca EXCLUSIVO significa ÚNICO o sea con exclusión de todos los demás. “b.- El de renovar el derecho de uso exclusivo cada diez años. “c.- El de traspasar su derecho a otro tercero. “d.- El de impedir el uso por parte de terceros en relación con los mismos productos o productos de similar naturaleza cuyo uso pueda inducir al público a error.

“e.- El de OPONERSE a solicitudes de registro cuando tiendan a imitarla para ar- 14/12/98 13.52 tículos de la misma clase o misma naturaleza. “f.- A registrar la misma marca en clases cuya naturaleza sea similar o semejante a los productos para los cuales se encuentra registrada la marca, como consecuencia de todos los anteriores derechos, siempre y cuando no se encuentre registrada por un tercero.” C) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estima también necesario citar en lo pertinente la resolución N° 4865 que obra en el expediente enviado a este organismo por el consultante, expedida por la División de Signos Distintivos, la cual se fundamenta básicamente en los siguientes considerandos: “PRIMERO: Que el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para distinguir ‘ los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

“SEGUNDO: Que el estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles. Particularmente cuando se coteja una marca nominativa y una mixta, como sucede en este caso, se debe determinar primero cual de los dos elementos que conforman la marca mixta es el predominante, aceptándose como tal el elemento denominativo sobre el gráfico, dada la fuerza expresiva de las palabras.

En opinión de este despacho en la marca que se pretende registrar, predominan los elementos denominativos, por lo tanto es procedente el estudio de confundibilidad. “TERCERO: entre la expresión que se pretende registrar y la marca en que se basa la oposición, no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error y, por consiguiente pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de GACETA OFICIAL irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en ninguna otra de las establecidas en las normas vigentes.” Lo destacado en el texto que acaba de ser transcrito, corresponde a la presente sentencia, y son los puntos sobre los cuales el Tribunal Andino realizará la presente interpretación, por ser éstos los que se discuten en el proceso interno. D) Además, este Tribunal considera indispensable resumir también la contestación que a la demanda diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, conforme a la cual, además de ratificar y defender los argumentos contenidos en la resolución transcritos supra, consideró: 1.- Que los actos administrativos acusados de violación de ley se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, que se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa y que estuvieron válidamente fundamentados, sin que se hubieran violado tampoco las normas preeminentes de la Decisión 344; 2.- “Si se efectúa un examen conjuntual de las marcas registradas en debate, se concluye en forma evidente -afirma la Superintendenciaque éstas son distintas entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas y, por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio.” 3.- “ es claro que el conjunto de la marca registrada GINO CAPORALLE (etiqueta) registrada a favor de la sociedad MARTIN SPORT CIA LTDA., frente al conjunto de la marca registrada y fundamento del demandante (sic), CARACOLLE de la sociedad CREACIONES CARACOLLE LTDA., es novedosa, visible y suficientemente distintiva y susceptible de registro marcario conforme a las normas legales vigentes en materia marcaria.” Finalmente, con vista de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, a los fines de la exclusiva interpretación que de las normas supranacionales le corresponde, C O N S I D E R A N D O: 14/12/98 14.52 I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL QUE este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto aquellas resulten pertinentes -a juicio del Tribunal Andinopara la resolución del litigio interno, e igualmente si, como en el caso, la solicitud se adapta a las prescripciones de los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y cumple además con los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal.

II. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DE INTERPRETACIÓN QUE las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante son: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al publico a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )” “Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra GACETA OFICIAL cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que pueden ocasionar un perjuicio al titular de la marca; b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma; c) Importar o exportar productos con la marca; d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o, e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo.

“Artículo 105.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o in- 14/12/98 15.52 dicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.

El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error.” “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” “Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

“Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.” “Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos ad- GACETA OFICIAL ministrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión.” Transitoria Primera.- “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” Pero, por otra parte y entre las transcritas, el Tribunal no considera del caso proceder a la interpretación de los dos últimos artículos, por cuanto -tal como lo ha sentado en pacífica y reiterada jurisprudencia- éstos “constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.

Tales compromisos, de carácter internacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con sus exclusivos intereses individuales. “Los compromisos sobre los que versan los ya mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los Países cuyo cumplimiento estima este Tribunal que deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la Subregión ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’”.

(Interpretación prejudicial No. 26-IP-96, correspondiente al caso “SEFRITA” publicada en la Gaceta Oficial No. 308 de fecha 28 de noviembre de 1997.) Tampoco, procederá el Tribunal a interpretar la Disposición Transitoria Primera, por cuanto del expediente enviado a este Tribunal se observa que el acto impugnado lleva fecha 20 de febrero de 1996, es decir cuando ya estaba en vigencia la Decisión 344.

En consecuencia, no resulta del caso la interpretación de dicha disposición. QUE, con vista de los artículos transcritos y tomando en consideración la vasta jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Andino, debe éste realizar la interpretación prejudicial que le corresponde, de los puntos pertinentes 14/12/98 16.52 contenidos en dichas normas, con el objeto de examinar la posibilidad para el signo “GINO CAPORALLE (etiqueta)” de obtener su registro, conforme a la determinación que al respecto haga el juez nacional; para lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera pertinente examinar: III.

EL CONCEPTO DE MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS El inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, ya transcrito, al definir lo que es marca establece: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Así mismo, de la marca comenta la doctrina: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, CONSIDERA, además: Que de las definiciones anteriores se desprende cómo la marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, y representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. Así lo ha sentado el Tribunal en reiterada jurisprudencia. Que de lo anterior se colige igualmente cómo para que un signo pueda ser considerado como marca debe reunir tres requisitos intrín- GACETA OFICIAL secos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Con la advertencia de que sinembargo, no por el hecho de que un signo reúna estos tres requisitos, queda necesariamente asegurado su registro, ya que podría encuadrar aún dentro de alguna de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83. Así lo ha sentado constantemente este Tribunal, y reiterado en el procedimiento de interpretación prejudicial No. 11-IP-98, marca “PAVCO”, por sentencia emitida el 03 del presente año, en la cual expresó: “Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir no sólo los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino además, no hallarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.” Y que en concreto el Tribunal considera: a) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos.

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir”; y concibe “percibir” como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”. “Percepción”, expresa adicionalmente, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.” (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).

Este Tribunal considera asimismo, y conforme a también reiterada jurisprudencia, que la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que puedan ser captados por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra. Pero por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. 14/12/98 17.52 b) En cuanto a la distintividad, función esencial de la marca, radica ésta en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.

El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Además, que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad.

La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca. c) Adicionalmente, la representación gráfica es un requisito formal, que permite la publicación y el archivo de las marcas solicitadas en las respectivas oficinas de propiedad industrial.

Es en definitiva la “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Marco Matías ALEMAN, “Marcas”. Top Management, Bogotá, pág. 77). Todos los anteriores conceptos han sido acogidos o elaborados, sentados y desarrollados por la jurisprudencia de este Tribunal.

(Véanse por vía de ejemplo las interpretaciones prejudiciales Nos.: 04-IP-88 “DAIMLER AKTIENGESLLSCHAFT”; 03-IP-90 “NIKE INTERNACIONAL LTDA.”; 03-IP-91 “HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA”; 06-IP-93, 01-IP94 “MAC POLLO”; y 02-IP-94 “NOEL S.A”. Gacetas Oficiales números 39, 70, 93, 150, 164 y 163, respectivamente; y últimamente la sentencia No. 14-IP-96 “PROMOFERIAS” de 11 de marzo de 1998, publicada así mismo en G.O. No. 363 de agosto 11 de 1998).

Considera también el Tribunal que, a los fines de facilitar la labor del juez nacional, resulta pertinente examinar cómo las anteriores características de la marca cumplen la función de evitar: GACETA OFICIAL IV. EL RIESGO DE CONFUSIÓN Tal finalidad se concreta en el presente caso en la circunstancia de que la parte actora solicita judicialmente la declaratoria de nulidad de la marca GINO CAPORALLE (etiqueta), fundamentando su demanda -y tal como la había alegado también, pero sin éxito, con ocasión del procedimiento administrativo previo al contencioso- en el supuesto riesgo de confusión del signo cuyo registro ha sido solicitado, con la marca CARACOLLE previamente inscrita.

Al respecto, la autoridad nacional competente, en el caso el juez consultante, deberá precisar o definir si entre las dos marcas existe similitud fonética, ortográfica, semántica, conceptual o gráfica, con el propósito de determinar el “riesgo de confusión” o la “similitud confusionista” entre ellas. Esta jurisdicción comunitaria, a la que le está encomendada la interpretación de las normas andinas sin poder pronunciarse sobre los hechos que fundamentan el proceso ni sobre la legislación nacional que los regula, se ha esmerado en definir criterios generales que puedan orientar certeramente al juez consultante en la solución del caso concreto.

Así, en Interpretación prejudicial No. 02-IP-95 (G.O. 199 de 26 de enero de 1996) ha sentado: “El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no confusión. “El cotejo marcario para esos efectos se basa en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro.

“La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud, ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas /12/98 18.52 “La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar. “La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación que aquellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico.

En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto ” (Interpretación prejudicial No. 02-IP-95 de septiembre 19 de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, Quito, 1997, p. 353.) La citada sentencia del Tribunal y toda la jurisprudencia posterior, contiene reglas valiosas para ser tenidas en cuenta, por la autoridad nacional competente, el Honorable Consejo de Estado de la República de Colombia en el presente caso.

En efecto para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, por que en suma es el criterio del juzgador el que prevalece a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá observar una vía de análisis, de tecnicismo, de comparación e investigación marcaria, a los fines de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo, y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, sea un pronunciamiento acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario.

De ahí la elaboración de reglas ad hoc, como las que de seguidas se resumen: 1.- Reglas para el cotejo marcario Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;

GACETA OFICIAL - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit. Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.) Al respecto, el Tribunal ha precisado, también por vía de interpretación prejudicial, lo siguiente: La primera de las reglas expuestas, “y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver Interpretaciones prejudiciales Nos. 01-IP-87 del 03 de diciembre de 1987 y 09IP-94 del 24 de marzo de 1995, G.O. Nos. 28 de 15 de febrero de 1987 y 180 de 10 de mayo de 1995 y 04-IP-94, respectivamente.) En el presente caso y tomando en consideración las reglas expuestas, el juez nacional deberá determinar si entre las marcas confrontadas se dan o no las semejanzas suficientes para que se produzca la confusión en el público consumidor, identificando en consecuencia las diferencias propias y particulares que pesan en 14/12/98 19.52 los signos para que puedan ser distintivos coexistiendo de esta manera pacíficamente.

Es importante analizar en su globalidad las marcas confrontadas, es decir, partiendo de la integridad del signo, en este caso el registrado “CARACOLLE” frente al solicitado “GINO CAPORALLE (etiqueta)”, primando las diferencias sobre las semejanzas o, si éstas son débiles para establecer una virtual semejanza, la pretensión de irregistrabilidad basada en la causal del párrafo a) del artículo 83, no prosperaría. 2.- Comparación de marcas denominativas con mixtas La complejidad de la comparación marcaria a los fines de determinar su distintividad y por ende eliminar el riesgo de confusión, es mayor si se trata de marcas de diferente especie como en el caso presente, en el cual el conflicto se reduce a dilucidar si existe la denunciada similitud entre la marca denominativa CARACOLLE frente a la marca mixta GINO CAPORALLE (etiqueta).

En las marcas mixtas por lo general el elemento que sobresale, es el denominativo, en razón de que las palabras constituyen el medio común por el cual el consumidor solicita determinados productos o servicios identificados con la marca. Si entre una marca denominativa y una mixta existe similitud fonética, la confusión impediría su registro.

La inexistencia de tal confusión se daría en cambio en el supuesto de que se utilizara para la expresión de la marca el concepto que el gráfico denota y no la del elemento denominativo, o en caso de que el elemento gráfico fuera notablemente predominante sobre la parte denominativa de la marca, lo cual no parece ser el caso. V. NOMBRES COMERCIALES Observa el Tribunal que del caso sub judice resulta necesario referirnos a los nombres comerciales, para lo cual pasa a desarrollar reciente pero reiterada jurisprudencia al respecto, emitida con motivo de la interpretación prejudicial No. 03-IP-98 del 11 de marzo de 1998, referente a la marca “BELLA MUJER”, así: Es a partir de la Decisión 311 (G. O. N° 96 del 12 de Diciembre de 1991), que la normativa comunitaria sobre Propiedad Industrial pro- GACETA OFICIAL tege a los nombres comerciales frente a la solicitud o registro posterior de marcas que, en relación con dicho nombre, puedan inducir al público a error.

La prohibición del registro de marcas contenida en el párrafo b) del artículo 83 de la Decisión 344, dispone que no podrán inscribirse como tales, marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

Ha dicho en efecto el Tribunal Andino: “La norma de la Decisión 344 no define, como lo hacía el artículo 177 de la Decisión 313, qué es el nombre comercial: ‘la denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial’. ( ) “La doctrina en forma generalizada se inclina por la tesis de que el nombre comercial está protegido por el uso más que por el registro.

Así debe entenderse el artículo 128 de la Decisión 344, cuando dispone: ‘El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o registro’; con la utilización imperativa del verbo ‘ser’, se aclaró la confusión que presentaba la redacción del artículo 117 de la Decisión 313 al disponer que ‘los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente ’.

“Según la norma últimamente transcrita, es el uso el que rige las relaciones legales y comerciales en cuanto al nombre comercial. No obstante este principio de protección al nombre comercial, el propio artículo 128 prevé la posibilidad de que las legislaciones internas establezcan un sistema de registro, y para ese objeto pueden regirse por las normas sobre registro de marcas y por las que internamente se dicten.

Pero lo que no puede establecer el régimen interno, puesto que contrariaría la prescripción comunitaria, es el registro del nombre como medio de protección o de obtención del derecho al uso exclusivo del mismo como sucede con las 14/12/98 20.52 marcas. El registro del nombre comercial servirá, en todo caso, para determinar el uso efectivo del nombre y como un acto declarativo del derecho, pero no constitutivo del mismo.” a) Definición de nombre comercial: Los diferentes autores lo definen como: “ ‘El elemento que identifica o distingue la actividad negocial de una persona de la de otra’.

(Ladas). “Fernández Novoa, define el nombre comercial como: ‘Aquella especial denominación bajo la cual un empresario individual o social ejercita la incesante actividad económica en que estriba la dimensión dinámica de la empresa’ (Citado por Juan Manuel Hernández López). “Para el profesor José Massaguer Fuentes, el nombre comercial ‘es el signo o medio para la individualización de una persona en el ejercicio de su actividad empresarial’ (Revista General de Derecho, 1996, Valencia, pág. 6956).

“Para la ley tipo de la OMPI, el nombre comercial es ‘el nombre o designación que identifica la empresa de una persona física o moral’. “El artículo 76 de la Ley de Marcas española, lo define como el signo distintivo que ‘sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares’.” De las citadas definiciones se desprende que el nombre comercial es el medio por el cual una persona física o jurídica identifica su actividad empresarial, protegiéndola y diferenciándola, a la vez, de las de otras personas. b) Nombre comercial y marca: Así, el nombre comercial difiere de la marca en cuanto al modo de adquisición y su extensión. En efecto: la marca se obtiene mediante el registro (dentro del sistema atributivo), y el nombre comercial por el uso; en cuanto a la extensión, las marcas “ ‘tienen un ámbito de protección en el país, en relación con las clases en que fue registrada, las designaciones GACETA OFICIAL tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva y en la clase de actividad respecto de la cual la designación haya sido utilizada’.

(Bertone y Cabanellas, Editorial Heliasta SRL, 1989, pág. 442).” Entre otras diferencias encontramos también: “- Mientras la marca protege productos y servicios, el nombre comercial sólo ampara la actividades mercantiles. Es importante señalar así mismo que, aunque reducida, la doctrina asimila al nombre comercial con la marca de servicios.

“- El uso del nombre comercial es obligatorio; el de la marca, en principio facultativo.” c) Requisitos y características del nombre comercial: Para la plena validez del nombre comercial es necesario que el mismo cumpla con ciertas condiciones que la doctrina acogida por el Tribunal expone de la siguiente manera: “DISTINTIVIDAD tanto intrínseca, esto es capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa no constituir el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa.

El nombre comercial no debe ser confundible con otro ni con una marca ya empleada para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos que puedan servir de fundamento para una observación. “El otro requisito es la LICITUD, con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrario a las buenas costumbres y la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar un riesgo de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros ‘ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria’.

(Ernesto ARACAMA, ‘Los retos de la Propiedad Industrial, esquema del Nombre Comercial’, INDECOPI-OMPI, 1996, pág., 205)” Por otro lado el nombre comercial, salvo el notorio, debe usarse en el país en el cual se solicita la protección, y presentar las siguientes características: 14/12/98 21.52 “Ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte, y continuo cuando se lo usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario.

(profesor Aracama, obra citada, pág. 206). ( ) “El uso continuo de un nombre comercial como requisito de observación de una marca o de nulidad de la misma, refleja un período de tiempo prudente del que pueda deducirse que dicho uso llegue a ser conocido por el público. En este caso el uso no puede equipararse al simple conocimiento que el público pueda tener del nombre comercial por parte del titular a través de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege.

“La sola inscripción de una sociedad en el registro mercantil no significa de por sí que se haya registrado ni utilizado el nombre comercial. Pero no hay impedimento para que subsista como nombre comercial si la actividad de la sociedad con ese nombre se desarrolle por un período de tiempo posterior a la inscripción. O bien puede la sociedad usar otro nombre comercial para el ejercicio de la actividad a la que la compañía se dedica.

“La prueba del uso del nombre comercial corresponde a quien alega su existencia y a quien observa la marca u otro signo por su anterior uso, uso que debe ser anterior al registro de la marca impugnada, en aplicación del principio ‘prior tempore, potior iure’.” d) Defensa del nombre comercial: “El literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 al consagrar el amparo del nombre comercial, hace referencia a la protección de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, revelando una vez más la importancia que para este distintivo tienen esas normas.

GACETA OFICIAL “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.

Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara. “También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.

“El sistema legal de orden comunitario, establece para el usuario o el titular de un nombre comercial, la protección en la fase de inscripción de una marca posterior para presentar observaciones y la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, nulidad que puede originarse de oficio por la propia autoridad nacional o a petición de parte, y en cualquiera de los dos casos previa audiencia de las partes interesadas.” (Interpretación prejudicial No. 03-IP-98 del 11 de marzo de 1998, referente a la marca “BELLA MUJER”, G.O. No. 338 de 11 de mayo de 1998). e) Prueba de uso del nombre comercial: Le corresponderá a quien alegue en relación con un nombre comercial su existencia, prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación al registro de un signo o quien plantee la nulidad marcaria, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca, en el país don- 14/12/98 22.52 de se solicita su protección, y que ese uso reúna los caracteres y condiciones anotadas.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito, que sin ser esenciales para la protección, proporcionan al menos un principio de prueba en favor del usuario. Con fundamento en las consideraciones expuestas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N C L U Y E: 1.

Forma parte de la exclusiva competencia de este Tribunal comunitario la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Como se ha dejado sentado en reiterada jurisprudencia, le corresponde así mismo precisar a este órgano judicial comunitario cuáles son en definitiva las normas cuya interpretación considera a los fines de que el juez consultante, proceda a la resolución del caso concreto. 2.

Al proscribir el riesgo de confusión dentro del registro marcario, el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trata para el empleo al cual han sido destinados. 3.- La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el administrador o por el juzgador, pero sujetándose en todo caso a las reglas de comparación de marcas y a los campos en que pueda producirse tal confusión, criterios expuesto en ésta y en precedentes sentencias del Tribunal. 4.- Para la comparación entre marcas denominativas y mixtas, ha de determinarse en primer lugar cual es el elemento predominante o relevante del signo mixto que va a causar la primera impresión en la mente GACETA OFICIAL 14/12/98 del consumidor.

Como regla general, en las marcas mixtas predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo de solicitar el producto. 23.52 Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, al emitir su respectivo fallo deberá adoptar la interpretación que en la presente sentencia se ha realizado de las normas del Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquesele mediante copia certificada y sellada. Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Remítase asimismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. PROCESO Nº 2-IP-97 Interpretación prejudicial del artículo 60, literal b) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, e interpretación de oficio de los artículos 58 literales f) y g), 72, 74, 84 y 85 ibídem.

Caso: Marca: “RIOCLARO + Gráfica”. Expediente Interno Nº 3225. Quito, Julio 29 de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: La solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, para que se interprete por vía prejudicial el artículo 60, literal b) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno en el cual la Sociedad CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA, pretende obtener la nulidad de la resolución número 7494 del 4 de octubre de 1990, expedida por el Jefe de la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca “RIOCLARO + Gráfica”, que según el título de marca, “ consiste en una etiqueta en cuya parte superior entrelazadas y en tipo especial, se encuentran las letras “C” y “R”, y debajo de la figura que ellas conforman, la expresión RIOCLARO”, en favor de la sociedad CEMENTOS RIOCLARO S.A., para distinguir productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sobre dicha resolución no se presentó recurso administrativo alguno, quedando en firme el acto en la vía administrativa.

HECHOS RELEVANTES PARA LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Los hechos considerados como relevantes por el Tribunal consultante y los que este Orga- GACETA OFICIAL no Judicial Comunitario considera oportuno destacar, son: “1º: La Sociedad accionante se constituyó como tal el 8 de mayo de 1981 mediante escritura pública No. 828 de la Notaría 13 de Medellín, y su objeto social es la explotación de la industria de cal; la producción de caliza o arcilla; la adquisición y enajenación en minerales o yacimientos de minerales aprovechables en la industria de cal; y derechos para explotar minerales de los indicados, ya sea por concesión, privilegio o cualquier otro título; el establecimiento de fábricas para la elaboración, almacenamiento, distribución y expendio de los productos; la adquisición, explotación y enajenación de materias primas, maquinarias y enseres utilizables en la realización de las actividades anteriores.

“2º: El 14 de mayo del citado año [1981] la sociedad demandante inscribió ante la Cámara de Comercio de Medellín el establecimiento de comercio denominado CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO, CAL RIO, dedicado a la explotación, distribución y venta al público de los productos que constituyen su objeto social, los cuales manifiesta estar comprendidos en la Clase 19 del Decreto 755 de 1972 (Clasificación Internacional de Niza).

De la misma manera asegura haber distribuido de tiempo atrás sus productos en el mercado con las marcas: CALES RIO CLARO (Etiqueta); RIO CLARO 70-15; y RIO CLARO. “3º: El 11 de marzo de 1986 la Sociedad Cementos Rioclaro S.A., constituida como tal el 17 de septiembre de 1982, por intermedio de apoderado, solicitó a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca de fábrica y de comercio que consiste en una etiqueta en cuya parte superior se encuentran las letras ´C´ y ´R´, y debajo de la figura que ellas forman, la expresión ´RIOCLARO´, de acuerdo con el modelo que se adjuntó a la solicitud, para distinguir productos de la Clase 19.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta, no se presentaron oposiciones por parte de terceros dentro del término previsto por la ley vigente en esa fecha. “4º: Mediante la Resolución cuya declaratoria de nulidad se impetra, previa considera- 14/12/98 24.52 ción de que la solicitud de registro de la marca en mención cumplía con los requisitos previstos por la Decisión 85, se concedió su registro.

“5º: La demandante considera lo siguiente en relación con el registro de la marca: “Establece que el poder conferido por la Sociedad Cementos Rioclaro S.A. a los mandatarios que solicitaron el registro de la marca cuya legalidad discute, fue desbordado al solicitar el registro de una marca de fábrica y de comercio en la cual se debía incluir la expresión RIOCLARO mas no el elemento gráfico que en criterio de la actora es una clara extralimitación de poder pues no tenían facultad para ello, sino únicamente para que “tramiten el registro de la marca de fábrica y de comercio que consiste en una etiqueta en la cual se encuentra la expresión ´RIOCLARO´; conforme a los modelos que presentará nuestro apoderado”.

“Aduce que el poder no fue claro en ese sentido y que por ello tanto la Oficina de Registro, como el apoderado de la sociedad solicitante, asumieron que el objeto esencial de la solicitud era el componente gráfico. “En razón de ello, aduce la actora que si bien puede tenerse que la solicitud fue completa, no puede afirmarse que fue lo suficientemente clara, con lo cual se violó el artículo 60, literal b) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“Así mismo, considera que por la ambigüedad presentada a raíz de no haberse ceñido rigurosamente al mandato el apoderado de la solicitante, se hizo incurrir en una omisión a la Oficina de Registro, quien se limitó a practicar una búsqueda de anterioridades de la expresión RIOCLARO y omitió el de la parte gráfica, lo cual no le permitió detectar la existencia de la marca CPR (etiqueta), registrada por la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., situación que impedía conceder tal marca por tratarse de dos marcas para identificar productos de la misma clase 19.

“6º: Por su parte, la demandada, (Nación - Superintendencia de Industria y Comercio), sostiene que de los antecedentes administrativos del acto acusado resulta que dentro GACETA OFICIAL de la oportunidad legal la accionante no formuló oposición alguna al registro de la marca cuya legalidad discute, y que a la fecha de expedición de dicho acto no era titular de un registro anterior de la marca RIOCLARO (etiqueta) para amparar productos de la Clase 19 o de una solicitud presentada con anterioridad a la de la Sociedad Cementos Rioclaro S.A. “7º: A su vez el apoderado judicial de la Sociedad Cementos Rioclaro S.A., se pronuncia en similares términos a los expuestos por la demandada, y añade que el poder que otorgara para iniciar el trámite fue claro” y que además la solicitud presentada fue clara y completa, cumpliendo con lo exigido por la ley vigente a la fecha del trámite.

Agrega que con respecto a la marca CPR de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., no existe confundibilidad alguna y que la actora no tiene legitimación para defender los derechos de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., por lo cual solicita que se le oficie a esa sociedad para que haga valer sus derechos por sí misma. 8: El apoderado de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., cesionaria de la marca CPR, considera que no existe confusión entre las marcas ya que la marca CPR (etiqueta) es una marca gráfica, mientras la marca “RIOCLARO + Gráfica C y R” es mixta y que entre ambas no hay lugar a confusión. Por su parte, este órgano comunitario considera relevante hacer una reseña de otras consideraciones expuestas por las partes dentro del proceso interno, en las cuales se destaca lo siguiente: ACTUACION DE LA SOCIEDAD DEMANDANTE La sociedad CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA, pretende demostrar el uso de su nombre comercial y concretamente el de la expresión RIO CLARO, para lo cual hace un recuento histórico de la creación de la compañía, su objeto social, así como el de la sociedad Cementos Rioclaro S.A., titular de la marca que pretende sea anulada, con el ánimo de destacar sus semejanzas y la posible confusión entre el público consumidor.

En los fundamentos de derecho y la explicación de las normas violadas, la actora cita va- 14/12/98 25.52 rias disposiciones de carácter nacional, así como las Decisiones 85 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, destacando principalmente la protección del nombre comercial en la legislación colombiana. La actora considera oportuno referirse a que el objeto central de la marca, como se desprende del mandato, es la parte gráfica y no la nominativa “RIOCLARO”, que para los efectos del signo es secundaria dentro del conjunto.

Se refiere a la protección del nombre comercial en la Decisión 344 y en la legislación colombiana, de la que se deriva que el uso confiere el derecho al nombre comercial, con lo cual la sociedad demandante tendría el derecho al nombre comercial de su empresa desde la fecha de creación de la misma, es decir desde el 8 de mayo de 1981. Considera que la fuerza distintiva del nombre comercial de que es titular (CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA), está en la expresión RIO CLARO, la cual también es el elemento principal en la marca otorgada, cuya anulación solicita.

Alega que ha venido usando de manera pública, notoria e ininterrumpida su nombre comercial, su enseña y sus marcas, donde se destaca esencialmente la expresión RIO CLARO, con lo cual en la práctica es factible que se presente confusión entre los consumidores por la presencia en el mercado de marcas similares en cabeza de distintos oferentes.

COADYUVANCIA DE LA SOCIEDAD CEMENTOS RIOCLARO S.A. A LA DEFENSA DEL ACTO IMPUGNADO. La sociedad CEMENTOS RIOCLARO S.A. (Titular de la marca RIOCLARO + GRAFICA) considera que si bien existe la compañía CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA y que ésta se halla inscrita en el Registro Mercantil, la sola inscripción en el Registro de la Cámara de Comercio no confiere el derecho sobre el nombre comercial y que para que éste sea oponible frente a terceros debe ser inscrito en la Oficina de Signos Distintivos, citando jurisprudencia del Consejo de Estado en sentencia del 17 de marzo de 1995, dentro del expediente interno número 2988, de la cual deduce la coadyuvante que no basta el uso GACETA OFICIAL simple del nombre comercial, sino que es necesario además el depósito del mismo para que con ello la oficina nacional competente y terceras personas conozcan de una manera adecuada la existencia del nombre registrado.

Indica que para sustentar el uso de una marca debe poseerse un título que emita la oficina nacional competente luego de iniciado el trámite de registro marcario. Concedido éste podrá alegarse la defensa de la marca, su notoriedad y demás derechos protegidos por la ley que sólo se refiere a marcas registradas y no a otras. Considera que los documentos probatorios, entre los cuales se encuentran varias resoluciones y licencias de otras oficinas públicas colombianas, tales como el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, no otorgan derecho de marca y por lo tanto no son oponibles a ninguna persona.

Además, argumenta que según la ley vigente en Colombia en esas fechas -1981 y 1982- la competencia nacional recaía en la jurisdicción civil y no en la contencioso-administrativa; sin embargo para solucionar el posible enfrentamiento entre CEMENTOS RIOCLARO S.A. y la sociedad CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA, considera que basta con mirar las composiciones de uno y otro para determinar que no existe similitud ni posible confusión entre ambos. 14/12/98 26.52 otorgamiento del título respectivo mediante la resolución 7494 del 4 de octubre de 1.990, acto administrativo que se impugna y que concedió el título de marca por un período de 5 años, que fue renovado, encontrándose vigente la marca hasta el año 2.005.

La coadyuvante afirma que no existe violación alguna del artículo 60, literal b) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues la solicitud de la mencionada marca fue clara y completa, puesto que en ella se expresó que “la marca consiste en una etiqueta en cuya parte superior, entrelazadas y en tipo especial, se encuentran las letras ´C´ y ´R´, y debajo de la figura que ellas forman, la expresión “RIOCLARO”, todo de acuerdo con los modelos que acompañaron a la solicitud.

Con relación a las normas contenidas en los artículos 83 literales a) y b), 87, 88 y 89 de la Decisión 344, éstas no pudieron ser transgredidas pues no se encontraban vigentes en la fecha del inicio, desarrollo y culminación del trámite marcario, pues en tales fechas regía únicamente la Decisión 85. Al respecto cita la jurisprudencia de este Tribunal, contenida en el proceso 5-IP-94, en la cual se trató el tema de la temporalidad de las leyes comunitarias al decirse que para juzgar la validez de las actuaciones administrativas de la Oficina Nacional Competente, se debe apreciar la legalidad de las mismas, de conformidad con las normas vigentes en el momento en que ellas se efectuaron.

Al referirse a la naturaleza del nombre comercial frente a la marca, hace énfasis en la diferencia de ambos signos distintivos, señalando que mientras la marca distingue productos y servicios de una empresa, industria o comerciante, el nombre comercial distingue al comerciante como tal. Considera que del análisis comparativo de ambos signos no se desprende similitud alguna y que el solo hecho de que la marca registrada adoptara una forma gráfica impide la confundibilidad con una expresión meramente nominativa.

Anota que el nombre comercial de la actora, fue inscrito recién el 27 de julio de 1.994, fecha posterior a la expedición del título de marca objeto de impugnación, por lo cual mal se puede alegar prioridad o mejor derecho frente a la marca debidamente registrada. Agrega que no podría darse confusión alguna entre el público consumidor, pues la marca registrada por Cementos Rioclaro S.A. se usa para identificar el cemento que ella produce, producto que no es objeto de explotación ni producción por parte de la sociedad actora.

Comenta que la solicitud de registro de la marca objeto de estudio, se inició en el año de 1.986, siendo publicado el extracto en 1.989 y que en el trámite no hubo oposiciones de terceras personas; culminado éste, se procedió al Rechaza el argumento de la actora, basado en que el elemento esencial del signo impugnado en unas ocasiones es la parte gráfica y en otras la nominativa, y afirma que la marca debe ser considerada como una unidad y no GACETA OFICIAL fraccionada según los intereses de quien demande.

Con respecto al argumento de que el nombre comercial puede restarle la distintividad a una marca solicitada con base en las normas posteriores a la Decisión 85, expresa que esta Decisión no contemplaba protección alguna para el nombre comercial como excepción para conceder una marca similar o idéntica al mismo y en caso contrario, no existe ni identidad, ni semejanza entre ambos signos distintivos.

(CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA vs. RIOCLARO + Gráfica). Por último, frente al argumento de la notoriedad de la marca de la actora, considera que debe probarla. CONTESTACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Superintendencia, afirma que su actuación se ciñó a lo establecido por la Decisión 85, ley vigente a la fecha del fallo; que en el trámite no hubo oposiciones y que se procedió a examinar si se concedía o no el registro, considerando esta Oficina que sí era viable tal registro, por lo cual se procedió a conceder el respectivo título de marca.

La actora no interpuso recurso administrativo alguno y además en los archivos de esa oficina no reposaba ningún depósito del nombre comercial que se alega como base de la demanda (CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA), registrado recién el 10 de agosto de 1.994, es decir, cuatro años después de culminado el trámite de registro que se demanda.

Con base en una jurisprudencia interna del Consejo de Estado expedida en el proceso interno número 1863, sentencia del 12 de noviembre de 1.992, la Oficina Nacional Competente considera que no ha incurrido en ilegalidad alguna, pues en el trámite administrativo no se interpusieron observaciones por parte de terceros y se concedió el registro legalmente, razón por la cual la Resolución que se impugna se ajusta a derecho.

El Tribunal Andino en razón de todo lo expuesto anteriormente, pasa a examinar el caso de autos, 14/12/98 27.52

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación prejudicial solicitada, según los artículos 28 y 29 del Tratado de su creación, toda vez que las normas comunitarias que deben interpretarse son de aplicación dentro del proceso interno allegado para su resolución. Como se ha reiterado en sentencias anteriores, a este Tribunal le corresponde determinar las disposiciones que han de ser interpretadas en pro de cooperar con la administración de justicia nacional, por lo que está facultado para extender la interpretación a otras normas que no estén comprendidas en la solicitud o excluir aquellas que resultaren inaplicables al proceso interno que ha dado lugar a la consulta.

Se pasa de esta forma a delimitar las normas objeto de interpretación, las cuales además de la solicitada por el Consejo de Estado (artículo 60, literal b) de la Decisión 85) son las siguientes: NORMAS OBJETO DE INTERPRETACION: “DECISIÓN 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, “g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

(El subrayado es del Tribunal) “Artículo 60.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente y deberá contener: “b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; y GACETA OFICIAL “Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

(El subrayado es del Tribunal) “Artículo 84.- Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros. “Artículo 85.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de acuerdo en la legislación de los respectivos Países Miembros anterior a la vigencia del presente Reglamento subsistirá por el tiempo que fue concedido.

En cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas que este Reglamento contiene”. En consideración a los hechos puntualizados y a las normas transcritas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a estudiar las normas citadas en interpretación prejudicial: I. NORMATIVIDAD APLICABLE AL CASO SUB JUDICE En el caso de autos, el procedimiento de concesión de la marca “RIOCLARO + Gráfica” estuvo sujeto a la vigencia de la Decisión 85, desde el inicio del trámite hasta su culminación, siendo esta norma y no otra, la que tiene plena aplicación por cuanto bajo el régimen de su vigencia se produjo el acto administrativo que concedió el registro de la marca, sin que se hubiesen presentado oposiciones ni recurso alguno dentro del trámite que se adelantó en el expediente interno Nº 254.776.

II. DERECHO NACIONAL Y DERECHO COMUNITARIO Es necesario pronunciarse sobre la relación existente entre el derecho nacional y el derecho comunitario para el presente caso, toda vez que al ser objeto de análisis el tema de la protección que la norma nacional colombiana tiene sobre el nombre comercial, así como también la no consideración con respecto a tal figura por parte de la ley comunitaria vigente al momento del trámite interno que dio curso a este proceso (Decisión 85), se deben observar 14/12/98 28.52 las relaciones entre uno y otro derecho para una correcta interpretación y aplicación de las mismas, confrontando la protección nacional del nombre comercial, respecto de la legislación comunitaria que no previó dicha posibilidad.

Tratándose de un derecho nuevo y en constante evolución doctrinal y jurisprudencial, el derecho comunitario andino es fuente de abundantes discusiones e interpretaciones, razón por la cual este Tribunal comunitario viene a suplir las deficiencias en las cuales se pueda incurrir y, como máxima autoridad judicial en la materia, sienta las bases para una correcta interpretación de las normas originarias y derivadas que conforman este derecho.

En reiteradas ocasiones este órgano comunitario se ha pronunciado acerca de las características principales del derecho comunitario consistentes en su preeminencia sobre el derecho interno de los Países Miembros; su aplicación directa e inmediata dentro de los territorios que comprende la Comunidad Andina y su aplicación uniforme (Procesos 1-IP-87; 2IP-88; 5-IP-89; 2-IP-90; 3-IP-94; 6-IP-94; 5-IP95, Gacetas Oficiales Nº 28, 33, 50, 69, 162 y 231 del Acuerdo de Cartagena).

Inaplicabilidad de la Norma Interna frente a la Comunitaria.Este Tribunal ha reconocido el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho nacional de los Países Miembros, adoptando la tesis de la inaplicabilidad de la ley interna, mediante la cual se considera que la ley interna no será aplicable si contraviene lo dispuesto por la norma comunitaria, tesis de suma importancia dentro del ámbito andino, pues debe ser ésta y no la de derogación tácita de la ley interna, la que debe prevalecer, pues tal y como lo ha venido afirmando este Tribunal comunitario en reiteradas oportunidades, (Procesos 2-IP-88, 3-IP-94, 6-IP-94, 9-IP94, 10-IP-94 entre otros) las normas internas deben estar en estricta concordancia con la ley comunitaria so pena de quedar afectadas de inaplicabilidad -no derogatoria- frente a ésta.

Según la jurisprudencia del Tribunal adoptada en sentencia 2-IP-88 se describe el fenómeno de la inaplicabilidad de la ley interna respecto de la comunitaria como aquel en el que GACETA OFICIAL una disposición de orden supranacional ejerce una especie de “ocupación del terreno con desplazamiento de las normas que antes lo ocupaban, las cuales devienen inaplicables en cuanto resulten incompatibles con las previsiones del derecho comunitario (“preemption”).

La norma interna, sinembargo, podría continuar vigente aunque resulte inaplicable, y permanecer en estado de latencia hasta que el derecho comunitario que la desplazó se modifique eventualmente y le deje libre el terreno, si es que la norma nacional llega a resultar compatible con él”. (Gaceta Oficial Nº 33 de 26 de julio de 1988). Las normas derivadas del Acuerdo de Cartagena, como es el caso de la Decisión 85, al ser de aplicación preeminente por parte de cada País Miembro, producen el efecto de que las leyes del régimen interno de cada uno de los países andinos que se refieren al mismo tema resulten inaplicables frente a ellas, razón esta por la que expedido el régimen común de propiedad industrial (contenido inicialmente en la Decisión 85, sustituida por las Decisiones 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), era ésta la aplicable y no la legislación interna, subsistiendo esta última en todo lo que no fuera incompatible con la ley comunitaria.

Con respecto a los vacíos que dejó el legislador andino o a los casos de remisión al derecho nacional, conforme a lo previsto en el artículo 84 de la Decisión 85, la interpretación correcta de la norma comunitaria debe recaer en la tesis de que la ley interna puede ser aplicada siempre y cuando regule aspectos que no están comprendidos en la ley comunitaria y sus disposiciones no violen lo expuesto por ella; incluso en determinados casos la ley comunitaria es muy general y prevé mecanismos para que el legislador nacional la fortalezca, pero nunca en contravención con aquella, razón por la cual no es posible modificar, agregar o suprimir normas sobre aspectos que la ley comunitaria ha regulado o mantener normas internas que se contraponen directa o indirectamente al ordenamiento jurídico andino. (Proceso 10-IP-94 Gaceta Oficial 177 del Acuerdo de Cartagena).

Artículos 84 y 85 de la Decisión 85.La intención del legislador andino en el artículo 84, fue la de permitirle al legislador na- 14/12/98 29.52 cional regular los asuntos no comprendidos en la Decisión 85 -mucho más si ya los tenía regulados- siempre y cuando se tratara de normas que no violentaran el nuevo sistema jurídico comunitario.

En el caso en estudio, debe señalarse que la materia concerniente al nombre comercial no fue prevista por el legislador andino, razón por la cual, si existía norma nacional aplicable al caso, el juez nacional debería interpretarla y considerarla en el caso concreto, pero siempre en armonía con la ley comunitaria. Con respecto a esta norma en particular (artículo 84), este Tribunal hizo un profundo análisis en el proceso 2-IP-88, jurisprudencia retomada en el proceso 9-IP-94 y cuyos principios se han mantenido, en el sentido de que dicho artículo: “ contempla expresamente la subsistencia parcial de la legislación nacional o interna, la cual conserva plena competencia normativa en relación con los asuntos de propiedad industrial no incluidos en la reglamentación comunitaria.

Conviene advertir que lo dicho se refiere a temas o puntos no cubiertos por la norma comunitaria, y no a que en la Decisión 85 puedan descubrirse supuestos vacíos en relación con materias que ella si regula, y que se intente por lo tanto llenarlos por medio de regulaciones internas. Cuando la Decisión 85, u otra norma comunitaria similar a ella, guarda silencio acerca de algún punto dentro de la materia que regula, puede ocurrir que se trate de una vacío aparente que deba ser llenado, dentro de una adecuada hermenéutica, por otras normas de la misma regulación, dada su vocación comunitaria.

“Puede ocurrir también que el ordenamiento comunitario, deliberadamente, omita requisitos o requerimientos usuales en otros regímenes análogos, en procura de mayor agilidad o simplificación. Tales comisiones, en consecuencia, no podrían dar lugar válidamente a la pretensión de agregar regulaciones no incluidas de manera expresa en la regulación comunitaria, pretextando supuestos vacíos que en realidad no existen y tergiversando así el régimen común. “En consecuencia, para que la legislación nacional preexistente pueda coexistir con la comunitaria pese a la aplicación preferente GACETA OFICIAL de ésta en todo lo relativo a un asunto reglado, se requiere que verse sobre asuntos o materias no regulados en lo absoluto por la comunidad, tal como ocurre, por ejemplo, en el caso de la Decisión 85, con los delitos contra la propiedad industrial o con la reglamentación del llamado “nombre comercial” temas que ella no trata.

Pero si el asunto o materia se encuentra regulado en la Decisión, ha de entenderse, en sana lógica, que lo esta íntegramente, en su totalidad, de suerte que no resulta admisible la aplicación simultánea de normas nacionales por razonables y pertinentes que estas puedan parecer. De otro modo no podría existir un régimen único y uniforme en la Subregión -objetivo esencial del derecho de la integración- al permitirse que este resulte modificado, tergiversado o adicionado en alguna forma por la legislación nacional, la cual carece de competencia para ello.” (Proceso 2-IP-88, Gaceta Oficial Nº 33 de Julio 26 de 1.988).

Subrayado del Tribunal en este caso. De otra parte, el artículo 85, refuerza lo dispuesto anteriormente, al sostener que todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de acuerdo con la ley interna, anterior a la vigencia de la Decisión 85 dentro del País respectivo, subsistirá por el tiempo en que haya sido concedido y todo lo relativo a su uso, goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas se someterán a la ley andina.

Así, si en la ley colombiana se previó una regulación del nombre comercial, ésta normatividad no fue derogada y tan solo deja de ser aplicable respecto de la norma comunitaria andina, pero si alguna de sus disposiciones internas contraviene lo dispuesto a nivel comunitario, se aplicará preferentemente la ley andina, como se deriva de la sentencia de interpretación prejudicial 9-IP-94, cuando se dijo lo siguiente: “La remisión del derecho comunitario al nacional no le otorga la facultad a éste de imponer o aumentar nuevos o diferentes requisitos para la conformación del derecho marcario o que se modifiquen o alteren las causales para la pérdida, caducidad o nulidad de esos derechos.

“La Decisión 344 (artículo 144), conserva idéntica estructura gramatical respecto a la 14/12/98 30.52 norma del artículo 84 de la Decisión 85. Se aclara, por lo demás, que en ciertas situaciones será necesario que los Países regulen a través de actos legislativos internos posteriores (leyes, reglamentos, acuerdos o resoluciones) determinadas materias no comprendidas en una Decisión en uso de la facultad complementaria que al derecho interno se asigna; pero si esa materia se encuentra ya de antemano regulada y prevista en la legislación interna, antes de la vigencia de la Decisión, el derecho interno subsistirá parcialmente en cuanto no se oponga a la legislación comunitaria.

(Proceso 6-IP-94, GO. No. 170 de 23 de enero de 1995). El espíritu del artículo 144 es “remitir al Derecho Nacional, todos aquellos casos no previstos” en la norma comunitaria (Proceso 3IP-94), y esa remisión ha de involucrar a las normas ya vigentes en los Países Miembros y a las que tengan que dictarse en el futuro para reglamentar los vacíos dejados por la norma comunitaria y que ésta obliga a ser llenados por la legislación nacional, sin que ésta contradiga el espíritu de la propia Decisión. Este desarrollo “de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por lo tanto a él le son aplicables principios tales como el del “complemento indispensable”, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas” (Proceso 10-IP-94, sentencia de 17 de marzo de 1995).

“En síntesis, las normas que dicten los Países Miembros en la aplicación del artículo 84 de la Decisión 85 o el artículo 144 de la Decisión 344, en ningún momento podrán abarcar aspectos o campos tratados en su totalidad en las Decisiones, o que guardando silencio o vacío impliquen la determinación de no regular ni comunitaria ni internamente las materias.

En ningún caso o supuesto las normas internas o nacionales que subsistan luego de la vigencia de la Decisión o que se dicten con posterioridad, pueden estar en oposición o en contradicción con el Derecho de Integración”. (Proceso 9IP-94, Gaceta Oficial Nº 180 de 10 de mayo 1995). Subrayado del Tribunal, en esta sentencia. GACETA OFICIAL 14/12/98 31.52 Del caso de autos se desprende que al tratarse de un conflicto entre un nombre comercial y una marca, el juez nacional deberá tomar en cuenta que la ley comunitaria no estipuló en ninguna parte de la Decisión 85 la protección de tal figura -nombre comercial-, remitiéndola por la vía de los artículos 84 y 85 ibídem a la legislación interna; siempre que no contradiga o desconozca la naturaleza supranacional de la norma comunitaria, cuya finalidad era la de proteger la marca por encima de cualquier norma de derecho interno, pues la marca gozaba en la Decisión 85 de una protección prioritaria en tanto que el nombre comercial no. Cosa contraria sucede a partir de la Decisión 311.

III. DISTINCION ENTRE NOMBRES COMERCIALES Y MARCAS Así las cosas, el juez nacional deberá aplicar el artículo 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en armonía con la ley interna pero sin interferir la protección al derecho de marcas regulado por el régimen común andino aplicable en la época de la confrontación marca vs. nombre comercial, pues la normatividad andina (artículo 58, literales f) y g)) establecía la irregistrabilidad de los signos cuando fueren confundibles con otras marcas ya registradas con anterioridad por un tercero o reivindicado prioridad en el tiempo de la solicitud, pero no con nombres comerciales.

Este conflicto entre la ley comunitaria y la interna ha de solucionarse en favor de la primera, de manera que en el régimen de la Decisión 85 el nombre comercial no pudo ser obstáculo para el registro de una marca aunque ésta hubiera sido solicitada con posterioridad a aquel. La protección interna del nombre comercial, en su momento, no podía ir más allá de la protección conferida a la marca en la ley andina.

La diferencia del nombre comercial respecto de las marcas fue nítidamente establecida en sentencia de interpretación prejudicial, proceso 20-IP-97 en el cual se advirtió que ésta radica en dos aspectos: de un lado en el modo de adquisición del derecho y de otro, en cuanto a su extensión, así: Cosa contraria es lo que sucede con el Régimen Común de Propiedad Industrial que nos rige hoy en día (Decisión 344), en la cual sí se prevé de manera expresa la protección del nombre comercial y la posibilidad de que éste se convierta en causal de irregistrabilidad de una marca que le sea idéntica o semejante.

Sin embargo esta materia no es objeto de estudio en el presente caso por tratarse de una norma comunitaria posterior a la Decisión 85, vigente al momento del trámite y de la expedición de la actuación administrativa que hoy se demanda. Conforme al anterior razonamiento, bajo la vigencia de la Decisión 85 el nombre comercial no podía ser oponible válidamente a una marca pues tal prerrogativa se restringió en la ley comunitaria a las marcas debidamente registradas.

La doctrina ha considerado al nombre comercial como el elemento identificador que le permite a un empresario distinguir su actividad comercial de la de otras personas, siendo de su esencia destacar la actividad que desempeña el titular de dicho nombre. “Sobre el primer punto las marcas se obtienen por su registro (dentro del sistema atributivo) y en cuanto las designaciones o nombre comercial, éste se obtiene por su uso.

Y sobre la extensión, las marcas tienen un ámbito de protección en el país con relación a las clases en que fueron registradas; las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva. (Bertone y Cabanellas. Editorial Heliasta SRL, 1989). “Además, las marcas protegen productos y servicios y los nombres comerciales sólo a la actividad mercantil, aunque un grupo de doctrinarios asimilan en cierta forma al nombre comercial con la marca de servicios.

“El uso del nombre comercial es obligatorio; el de la marca, en principio es facultativo. “Encontramos que el fin básico del nombre comercial es el de servir de signo distintivo del establecimiento comercial, y se rige según la legislación comunitaria por la ley interna de cada uno de los Países Miembros. Sin embargo será protegido sin necesidad de registro.” (Proceso 20-IP-97, Gaceta Oficial Nº 332 del 30 de marzo de 1998).

GACETA OFICIAL En esa misma sentencia este Tribunal dijo que la distintividad que debe reunir todo signo, tanto en su capacidad intrínseca como extrínseca, evita cualquier posible confusión frente a signos preexistentes o entre éstos y los productos que la marca protege. Como consecuencia de esa distintividad las normas comunitarias prohiben el acceso al registro, de signos que puedan causar confusión al público consumidor respecto de productos iguales o semejantes que las marcas o signos pretendan proteger.

“Lo distintivo del signo frente al producto que lo protege y ante otros signos, le convierte en un elemento identificador en el mercado que le permite al empresario desarrollar su actividad con la certeza de que sus productos impresos con la marca, van a ser reconocidos en el comercio y diferenciados de otros, producidos por diferentes empresarios.

“Estas características de distinguir, diferenciar e identificar que conciernen a la marca producen en el consumidor un convencimiento de que los productos adquiridos con ella, a la vez que tienen un mismo empresario como fuente de origen o producción van a presentar la misma calidad, hecho que conduce al usuario a inclinarse en futuras ocasiones por esos productos identificados con la misma marca.

“Si un signo se asemeja a otro o se confunde con los productos protegidos, pierde la facultad de poder ser distinguido por el consumidor y al desvanecerse el objeto marcario, el signo sí se convierte en irregistrable.” (Proceso 20-IP-97, Gaceta Oficial Nº 332 de 30 de marzo de 1.998). IV. LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO MARCARIO El derecho exclusivo de una marca, dentro del que se encuentra el ius prohibendi, nace del registro que de ella se tenga en la oficina nacional competente, como lo señala el artículo 72 de la Decisión 85.

De la misma forma, el artículo 74 de esa Decisión regulaba la manera de proteger los derechos conferidos por la marca derivados del título, remitiendo al derecho interno las me- 14/12/98 32.52 didas preventivas y correctivas que defendían el derecho exclusivo al uso de la marca. Este Tribunal ha establecido que la única manera de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro ante la oficina nacional competente, descartándose la posibilidad de que existan otros modos de adquirir el dominio sobre la marca, por lo que en el sistema andino el derecho marcario no se adquiere por su uso, goce y posesión, ni mucho menos por prescripción adquisitiva de dominio o por ocupación. Simplemente el derecho se adquiere a través del registro, pudiéndose celebrar, respecto a la marca, contratos de uso, cesión o transferencia del título marcario, que deben inscribirse igualmente ante la respectiva Oficina.

Son éstas características del sistema atributivo del derecho marcario que rigió en vigencia de la Decisión 85 según la cual sólo los titulares de registros marcarios debidamente otorgados por la oficina nacional competente o aquellos cuya solicitud se hubiere presentado con anterioridad, podrán oponerse al registro de una marca solicitada que pueda llegar a confundir al público consumidor.

La Confusión entre una marca y un nombre comercial.Pese al análisis realizado hasta el momento según el cual, bajo el amparo de la Decisión 85 el nombre comercial no podía obstaculizar desde el punto de vista del derecho comunitario andino el registro de una marca, conviene destacar en este acápite la posición que este Tribunal ha adoptado con respecto al análisis comparativo entre marcas o entre éstas y otros signos distintivos aplicable a partir de la Decisión 311 y vigente en el Régimen de la Decisión 344.

La confusión puede producirse bien en el plano visual, en el auditivo o en el ideológico, pues dependiendo de los tipos de marcas o signos distintivos que deban cotejarse, el orden de interés de cada uno de estos elementos variará, según que las marcas o signos contengan un componente gráfico (marcas puramente gráficas o marcas mixtas) o un componente nominativo.

La confusión visual o gráfica es provocada por la imagen que el signo refleja en la mente GACETA OFICIAL del consumidor debido a la similitud ortográfica que se origina por la igualdad en las letras, el número de sílabas, la posición o ubicación de las vocales y consonantes; la similitud de las primeras y últimas sílabas; el diseño del logotipo o arte final de la marca gráfica o el elemento predominante en la marca mixta.

En el estudio de comparabilidad, las marcas deben ser observadas en su conjunto, de conformidad con las reglas sentadas por la doctrina y la jurisprudencia, por lo cual en el aspecto fonético, se deberá tomar cada uno de los signos en su conjunto y delimitar hasta que punto se puede dar o no la confusión entre el público consumidor. En el cotejo entre signos denominativos, el aspecto fonético cobra importancia, pues si la palabra que utiliza un signo tiene como pronunciación de conjunto una percepción fonética tal que no permita distinguir un sonido de otro, se producirá confusión auditiva entre los signos, lo que impediría su registrabilidad.

Según Carlos Fernández Novoa, en su obra “Fundamentos del Derecho de Marcas”, en la marca mixta confluyen los elementos denominativo y gráfico, debiendo establecerse cual de ellos es el predominante para que la marca sea distinguible entre otras. El juez o examinador deberá establecer en cada caso cual es el elemento que prevalece en una marca mixta, dependiendo de la impresión general que causa la marca en el público consumidor, la cual estará determinada por la parte gráfica o por la denominativa.

En uno u otro caso, al analizar ambos signos, se seguirán las reglas de comparación marcaria que se prevén para cada tipo de marca. En este orden de ideas, al tratarse de marcas mixtas en donde el elemento denominativo prima sobre el gráfico, se seguirán las reglas para comparar marcas denominativas, jugando un papel preponderante el aspecto fonético; si se trata de aquellas en las que prima el elemento gráfico, se deberá determinar en primer lugar la idea o concepto que suscita el componente figurativo de las marcas para establecer si existe identidad o semejanza entre ellas.

Tratándose de un análisis complejo, al momento de realizar un cotejo comparativo entre dos signos distintivos, el examinador deberá 14/12/98 33.52 tener en cuenta múltiples factores entre los cuales conviene citar las reglas dictaminadas por el tratadista Pedro C. Breuer Moreno, así: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss) V. LA DESCRIPCION CLARA Y COMPLETA DE LA MARCA La Decisión 85, contemplaba en su artículo 60, literal b) la obligación de que la descripción de la marca sea clara y completa, con lo cual se exige al solicitante que contemple de manera explícita y concreta los elementos que constituyen la marca por registrarse; así se facilitará el estudio comparativo respecto de otras marcas ya existentes en el mercado o del signo cuyo titular es oponente del registro.

Para que la marca pueda ser analizada no basta con describirla en un párrafo, sino que es menester que la descripción se visualice en el caso de las marcas gráficas y mixtas en un Arte Final, en el cual se aprecian los colores, dibujos o trazos que conforman la marca, para efectos de su posterior publicación en el Organo de Publicidad en donde se dará a conocer la solicitud a terceras personas que puedan oponerse al registro.

En este sentido la descripción clara y completa de los signos es indispensable para determinar la protección legal de la marca. Tal es la intención del legislador comunitario, que en el literal d) del artículo 61 de la misma Decisión 85, exigió la reproducción del signo -arte, diseño o logo final que se pretenda registrar- como requisito adicional que debe GACETA OFICIAL adjuntarse a la solicitud de la marca en caso de ser necesario, para efectos de que terceros interesados puedan determinar exactamente cual es el signo cuya protección se solicita y orientar así su oposición al registro.

En el caso de las marcas nominativas, basta simplemente que se mencione explícitamente la palabra, conjunto de letras o signos por registrar. De las consideraciones anteriores, se desprende que toda descripción hecha por parte del solicitante de un registro marcario, deberá ser clara y completa, determinando explícitamente las características del signo que se pretende registrar al tenor del artículo 60, literal b) de la Decisión 85.

La definición sobre si el poder conferido por la Sociedad Cemento Río Claro S.A. para el registro de la marca cuya legalidad se discute, fue desbordado al solicitarse el registro por los mandatarios, es cuestión perteneciente a los hechos del proceso interno que corresponde resolver al juez nacional. VI. SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS Con relación a la notoriedad de los signos, en la Decisión 85 esta característica era aplicable únicamente a las marcas, sin embargo a partir de la Decisión 311 tal y como se argumentó a propósito del fallo emitido por este Tribunal en el proceso 20-IP-97, se considera que la norma del literal d) del artículo 83, de la Decisión 344, se refiere tanto a las marcas notorias como a otros signos distintivos como el nombre comercial, las denominaciones de origen o el lema comercial.

Si la norma protege a las marcas notorias en forma específica, no hay razón para que en el régimen vigente (Decisión 344) no se extienda dicha protección jurídica a otros signos de igual contenido o categoría comercial, pues el fin que persiguen la marca y el nombre comercial es el interés general del consumidor, y éste se protegería del error o confusión con el amparo hoy otorgado tanto a la marca como al nombre notorio.

A propósito de este tema debe advertir el Tribunal que en el caso sub judice la normatividad aplicable es la contenida en la Decisión 14/12/98 34.52 85 que únicamente otorgó protección comunitaria a la marca notoria. Este Tribunal se ha referido a la notoriedad de la marca en varios procesos, definiéndola como aquella que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate y que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo.

(Véase proceso 5-IP-94, Gaceta Oficial 177 de Abril 20 de 1995). En lo concerniente a la notoriedad del nombre comercial que pretende hacer valer derechos de protección en vigencia de la Decisión 85, el Tribunal se remite a lo expresado anteriormente en el sentido de afirmar que al no gozar el nombre comercial de protección legal comunitaria, en vigencia de dicha norma no gozaba de notoriedad para oponerse al registro de una marca.

VIII. NOMBRES GEOGRAFICOS De acuerdo con la doctrina, las indicaciones geográficas son aquellas que mencionan o reproducen el nombre de cualquier lugar de un país, de una región o de una localidad para identificar la calidad y las características determinadas del producto. Cosa distinta son las indicaciones de procedencia para identificar el lugar de producción o la residencia del fabricante.

El arreglo de Lisboa de 31 de octubre de 1958 otorga protección a la denominación de origen contra la usurpación o imitación de la misma. En concordancia con este precepto, a nivel andino la protección de las denominaciones de origen se concretó desde la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al incorporar como causal de irregistrabilidad las marcas que “reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida” o consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera que pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes a que se refiere la marca.

GACETA OFICIAL IX. OBLIGATORIEDAD DEL EXAMEN DE REGISTRO FRENTE A LA AUSENCIA DE OBSERVACIONES Estima este Tribunal importante referirse al análisis realizado por la oficina nacional competente en el presente caso, según el cual una vez cumplido el plazo para oponerse a una solicitud de registro marcario, no se presentaren oposiciones, la oficina no comete ilegalidad alguna al conceder el registro de una marca.

A esta afirmación corresponde hacer las siguientes reflexiones que han de tomarse en consideración para el buen entendimiento sobre el procedimiento de registro y sobre las obligaciones que corresponde cumplir a las oficinas nacionales competentes, pues el Tribunal viene observando con preocupación que la administración del sistema de propiedad industrial viene amparándose en la ausencia de oposiciones para justificar el registro de una marca, sin consideración aparente a la obligación de examen de registrabilidad que le imponen los artículos 62, 63, 64 y sobre la base de una aplicación errada del artículo 67 de la Decisión 85.

Este Tribunal considera que cuando la norma comunitaria en el artículo 67 de la Decisión 85 establecía que “si no se presentaren oposiciones, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro”, tal disposición no significaba de manera alguna que la oficina no diera cumplimiento estricto a las obligaciones de verificar la observancia de los requisitos legales y reglamentarios (artículo 62); la exigencia de documentos adicionales para proceder al examen de registrabilidad (artículo 63) el rechazo de la solicitud cuando no se cumplieren los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85 (artículo 64).

Iguales consideraciones deben hacerse sobre el cumplimiento de los artículos 90, 91, 95 y 97 sobre examen de registrabilidad y sobre denegación del registro por no cumplimiento de la ley marcaria que se establecen en la Decisión 344 vigente en la actualidad. El artículo 67 de la Decisión 85 no puede ser interpretado literalmente, sino de manera sistemática y armónica con las normas generales de propiedad industrial del Acuerdo de Cartagena que pretenden proteger no sólo a los titulares de marcas, sino además al público consumidor, quienes en últimas son los des- 14/12/98 35.52 tinatarios finales de las normas que regulan la materia.

Si la tesis sostenida por el Consejo de Estado, cuyos términos corresponden a otro contexto fáctico y legal en el sentido que le pretende dar la Oficina Nacional Competente, no sólo se estaría resquebrajando el régimen común de propiedad industrial, sino que además se podría llegar al resultado, no consentido por la ley andina, de que en el mercado coexistieran dos marcas idénticas o similares con lo cual se derrumbaría la protección marcaria.

Admitir una interpretación de tal naturaleza abriría el paso para que cada País Miembro interpretara a su modo las normas derivadas del Acuerdo de Cartagena, violentando el sistema de derecho comunitario implantado. Así las cosas, una correcta interpretación de la norma mencionada, en concordancia con el artículo 58, literales f) y g), determinarán que el propósito del legislador andino fue el de exigir que la oficina nacional competente no puede conceder un título o registro de marca si al realizar el análisis de fondo encuentra que existen marcas anteriores que se le asemejan o identifiquen integral o parcialmente de modo que puedan inducir al público consumidor a error.

En estas circunstancias la oficina estará obligada a denegar el registro solicitado, así un tercero interesado haya o no interpuesto oposición dentro del trámite respectivo. Con los razonamientos que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Al amparo de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el nombre comercial, no podía constituir un obstáculo para el registro de una marca posteriormente solicitada; el ámbito de protección legal de cada uno de éstos es de naturaleza distinta.

Corresponderá al juez nacional determinar el ámbito de aplicación de la legislación nacional, pero en caso de conflicto entre la ley nacional y la comunitaria, deberá prevalecer esta última. En vigencia de la Decisión 85 la protección marcaria otorgada por la ley comunitaria no podía ser menoscabada por la protección al nom- GACETA OFICIAL bre comercial que no contemplaba la normativa andina, aún con un depósito o registro anterior. 2.

El juez debe determinar la relación entre el nombre comercial y la marca, estableciendo su confundibilidad tanto en cuanto a los signos en sí mismos como a las actividades y productos o servicios protegidos por el nombre o la marca, respectivamente. Para determinar la confundibilidad se recurrirá a los principios doctrinales y jurisprudenciales que al respecto se han enunciado en esta sentencia, pero siempre resguardando los derechos conferidos por la norma comunitaria, de aplicación preeminente en los Países Miembros. 3.

La Decisión 85 establece que la solicitud de una marca debe contener la descripción clara y completa de la misma y en caso de ser necesario, a la solicitud se deberá adjuntar la reproducción de la marca para efectos de delimitar el alcance de protección de los derechos marcarios, así como un resumen de la misma que permita al examinador o juez contar con los elementos necesarios para determinar el signo integralmente. 4.

Conforme con la legislación comunitaria andina, la única forma de adquirir el derecho exclusivo de marca, es mediante el registro de ésta en la oficina nacional competente. El derecho andino consagra el sistema atributivo con lo cual queda descartado otro modo de adquirir el derecho de propiedad industrial que se separe de este título. 5.

En el régimen de la Decisión 85, para ejercitar los derechos de oposición al registro de una marca solicitada, se requería que existieran dos situaciones previstas por la norma: poseer el título o registro marcario, o en su defecto acreditar que se ha presentado una solicitud de registro con anterioridad. 6. El examen de registro marcario es una obligación ineludible que corresponde cumplir 14/12/98 36.52 a la oficina nacional competente, sin que pueda eludirse la práctica del mismo o argüirse en defensa de un registro marcario ilegalmente otorgado, la ausencia de oposición o de observaciones durante su tramitación. El H. Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia dentro del proceso interno Nº 3225, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese con esta sentencia al Organismo citado en el numeral anterior, mediante copia sellada y certificada. Remítase así mismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 14/12/98 37.52 PROCESO N° 20-IP-98 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 102 y 128, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente, Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz; e interpretación de oficio del artículo 84 ibídem.

Caso: Marca RIO CLARO (nominativa). Expediente No. 3966. Quito, 7 de agosto de 1.998 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, VISTOS: La solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, para que se interpreten los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 102 y 128, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno en el cual la sociedad CEMENTOS RIOCLARO S.A. pretende obtener la nulidad de la Resolución No. 48509 del 29 de noviembre de 1.994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca “RIO CLARO” (nominativa) para distinguir productos de la clase internacional número 19 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO LTDA. Durante el trámite no se presentaron observaciones ni recurso administrativo alguno, quedando en firme tal resolución. Que el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para requerir esta interpretación conforme al artículo 29 del Tratado de Creación de este Tribunal, el que tiene competencia para conocer de ésta según el artículo 28 ibídem.

Así mismo, la solicitud cumple con los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184).

HECHOS RELEVANTES PARA LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Los hechos considerados como relevantes para la interpretación, según apreciación del Consejo de Estado de Colombia y de este Tribunal comunitario son los siguientes: “1º La actora es titular y propietaria del nombre comercial CEMENTOS RIOCLARO S.A.; de la enseña comercial “RIO CLARO”, que adquirió de sus titulares anteriores, EXPLOTACIONES RIOCLARO LTDA. y EXPLOTACIONES PLAYA LINDA LTDA., cuyo traspaso se ordenó inscribir a favor de aquella por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la marca mixta “RIOCLARO”, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 19ª y los servicios de la clase 37ª de la nomenclatura marcaria.

“2º Mediante Resolución núm. 48509 de 29 de noviembre de 1.994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa “RIO CLARO” a favor de CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LTDA., para distinguir productos de la clase 19ª de la Clasificación Internacional de Niza.

El registro en mención fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 415 de 27 de marzo de 1.995. “3º Con la concesión de dicho registro se lesionó y lesiona el derecho de Cementos Rioclaro S.A. quien es titular anterior del registro de la marca mixta “RIOCLARO” muy semejante a la marca nominativa “RIO CLARO”, dado que las normas constitucionales y legales sobre signos distintivos garantizan a esta sociedad su derecho exclusivo a emplear su marca registrada para los artículos comprendidos en la clase 19ª de la Clasificación Internacional de Niza.

“4º Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la Sociedad actora lo siguiente: “a) Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distinti- GACETA OFICIAL vos de la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que ya existía un registro válido anterior de la marca mixta “RIOCLARO” a favor de la actora, razón por la cual debió negar el registro de la marca nominativa “RIO CLARO”, por cuanto dicho signo carecía de novedad y, por lo tanto, no podía ser sujeto de un derecho exclusivo toda vez que el nuevo signo no era distintivo en relación con el que ya era empleado por otra persona.

El signo “RIO CLARO” carecía de eficacia distintiva que contribuyera a la individualización. “b) Para que puedan registrarse como marcas, los signos deben ser, además de perceptibles y susceptibles de representación gráfica, “suficientemente distintivos”, lo cual significa que sean novedosos. “c) La norma precitada establece de modo expreso, que no pueden registrarse como marca los signos que no sean suficientemente distintivos, es decir aquellos que no permitan distinguir en el mercado los productos de una empresa de los de otra.

“d) Se violaron los literales a), b), d) y e) del artículo 83 ibídem, toda vez que no es admisible el registro de marcas semejantes cuando se trata de emplearlas en la identificación de productos incluidos en una misma clase. Aunque no podría afirmarse que entre la marca mixta “RIOCLARO” y la marca nominativa “RIO CLARO” exista identidad, su grafía y su aspecto fonético, y la idea que ambas suscitan en el habitual consumidor de los respectivos productos, determinan que la semejanza entre los dos signos sea notoria, lo que conduce a que “RIO CLARO” no sea suficientemente distintiva respecto de “RIOCLARO”, y por esta semejanza de las dos marcas se induce en error a los consumidores cuando pretendan adquirir en el mercado productos marcados con uno y otro signo. “e) Agrega que si bien la marca solicitada es nominativa y la registrada es mixta, la posibilidad de confusión es viable pues los consumidores al solicitar o adquirir un producto lo hacen tomando en cuenta el elemento esencial de la marca, sin 14/12/98 38.52 considerar aquello que no es característico.

“f) Considera que se violó el artículo 102 ibídem, dado que la División de Signos Distintivos no respetó el derecho de exclusividad de la marca al haber concedido el registro de otra casi idéntica o semejante a favor de un tercero. “g) Argumenta finalmente que se violó el artículo 128 de la misma Decisión, pues se desconoció el derecho que la actora tiene sobre el nombre comercial, el cual empezó a utilizar desde el 26 de febrero de 1.981, fecha en que solicitó su depósito, anterior a la de constitución de la sociedad titular de la marca cuya impugnación se trata en el proceso interno ”.

Adicionalmente, este Tribunal considera oportuno analizar otros argumentos que se han emitido en el proceso interno entre los cuales se destaca lo siguiente: ACTUACION DE LA SOCIEDAD DEMANDANTE La sociedad CEMENTOS RIOCLARO S.A., luego de considerar las similitudes entre las marcas en estudio, agrega que es oponible al registro de la marca RIO CLARO (nominativa), la enseña comercial RIO CLARO de propiedad de la actora, la cual fue adquirida por ésta, de cesión que le hiciera la sociedad EXPLOTACIONES PLAYA LINDA LTDA. (anteriormente denominada EXPLOTACIONES RIO CLARO LTDA), cesión que fue inscrita en la División de Propiedad Industrial el 10 de octubre de 1985 y cuyo registro inicial es del 23 de agosto de 1983.

Afirma que dentro de los nombres comerciales se encuentran las enseñas comerciales y que por ello goza de protección su enseña comercial “RIO CLARO”, al amparo del literal b) del artículo 83 de la Decisión 344; además agrega que como la compañía EXPLOTACIONES RIO CLARO LTDA. fue constituida el 31 de diciembre de 1.976 y en dicho nombre sobresale como parte esencial la expresión RIO CLARO, al registrarse la marca nominativa RIO CLARO, se violan flagrantemente sus derechos sobre tal expresión. Al referirse a la notoriedad de su marca mixta RIOCLARO + Gráfica, la actora afirma que GACETA OFICIAL como consecuencia de un despliegue publicitario y promocional que se inició desde que fue otorgado el título marcario, el 4 de octubre de 1990, así como de los volúmenes de producción y venta de los artículos identificados con esa marca, el ámbito de comercialización y su consumo, determinan que la marca es notoriamente conocida, con lo cual se viola el artículo 83 literales d) y e) ibídem.

Agrega al expediente varias pruebas documentales que en su opinión respaldan la anterior afirmación. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio se opone a todas y cada una de las argumentaciones y pretensiones de la actora aduciendo que actuó dentro del marco legal y que no habiéndose presentado observaciones por parte de terceros y mucho menos de la actora durante la etapa administrativa, ella no incurre en ilegalidad alguna al conceder un registro de marca.

De otra parte y con referencia al fondo del asunto, afirma que en el cotejo comparativo de las marcas en conflicto se concluye sin dificultad que entre los dos signos no existe confundibilidad que pueda llevar al público consumidor a error, pues de una parte la marca mixta RIOCLARO + GRAFICA está compuesta no sólo por vocablos sino también por un elemento gráfico, mientras que la solicitada y otorgada por esa entidad contiene únicamente la forma expresiva y sin distintivos adicionales, por lo cual deduce que ambas pueden coexistir en el mercado pacíficamente.

COADYUVANCIA DE LA SOCIEDAD CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LTDA. Por su parte, la sociedad CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIOCLARO LIMITADA, favorecida por el otorgamiento de la marca aduce lo siguiente: a) Que con respecto al hecho de que la sociedad CEMENTOS RIOCLARO S.A. sucedió en sus actividades a la extinta EXPLOTACIONES RIO CLARO LTDA., tal afirmación no puede ser cierta pues se trata de dos sociedades con actividades muy distintas y para ello se vale de la clasificación internacional de Niza. 14/12/98 39.52 b) Afirma que si bien la actora ha venido utilizando la marca mixta RIOCLARO, no es legítimo titular por tratarse de un uso ilícito, ya que tal marca es posterior a la existencia del nombre y enseña comerciales de su propiedad. c) Alega que no puede afirmarse la notoriedad de la marca mixta en que fundamenta su demanda la contraparte, y que lo notorio es la usurpación que ésta viene haciendo con respecto a los nombres de su propiedad. d) Luego de hacer un recuento histórico de la situación de su nombre y enseña comerciales, la sociedad CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LTDA. considera oportuno referirse a que la fecha desde la cual viene usando tal signo es el 8 de mayo de 1981 y que al amparo de lo dispuesto por el artículo 128 de la Decisión 344, el nombre comercial goza de protección comunitaria, explicando sucintamente que al no prever la legislación colombiana una forma de registro de nombres comerciales, ello no obsta para que la norma interna se pueda aplicar en lo que no sea contraria a la normativa andina, con lo cual el primer uso del nombre otorga el derecho sin necesidad de registro. e) Considera que para dirimir la controversia de quién fue el primero en derecho respecto del signo distintivo RIO CLARO, alega que la sociedad actora fue constituida el 17 de septiembre de 1982 mientras que la sociedad titular de la marca que se impugna se constituyó el 8 de mayo 1991, es decir 10 años, cuatro meses y nueve días antes.

De esta forma pretende que se desconozca el argumento de la actora según el cual es cesionaria de dicha expresión por traspaso que hiciera la sociedad EXPLOTACIONES RIO CLARO LTDA, que según parece era propietaria de un establecimiento de comercio denominado RIO CLARO, del cual no se ha probado su existencia. f) Además, afirma que la sociedad EXPLOTACIONES RIO CLARO LTDA se dedicaba a otra actividad y considera que las pruebas aportadas confirman tal apreciación. De otro lado al haberse cambiado el nombre de dicha compañía a EXPLOTACIONES PLAYA LINDA LTDA, la cesión realizada, que fue GACETA OFICIAL hecha posteriormente a dicho cambio de nombre, no es legítima pues tal derecho ya no le correspondía por haber adoptado oficialmente otro nombre y transcurrido más de un año de ese hecho, con base en lo dispuesto por el Código de Comercio colombiano. g) Resalta la forma conciliatoria como pretendieron arreglar sus controversias con la sociedad actora sin obtener resultados positivos; asimismo recalca el hecho de que por la negativa conciliatoria descrita anteriormente, se suscitó la demanda de nulidad contra la marca mixta que hoy sirve de fundamento para este proceso, y que se encuentra en la misma etapa que el presente juicio.

(proceso 2-IP-97). h) Considera oportuno destacar que podría existir afectación del fallo que se profiera en el expediente No. 3225 (2-IP-97), con el que se emita en el actual proceso y que pese a que los objetos de ambas litis son distintos, resultan concomitantes ya que de prosperar la acción en el primero, la causa petendi del presente se extinguiría por sustracción de materia, debiéndose suspender este último mientras se resuelve el primero. Señala que no se ha violado ninguna disposición legal al haberse otorgado el registro de la marca en estudio y que por el contrario lo violatorio fue el acto que concedió la marca mixta que hoy sirve de fundamento para impugnar el registro marcario de su propiedad.

C O N S I D E R A N D O: Como se ha reiterado en sentencias anteriores, a este Tribunal le corresponde determinar las disposiciones que han de ser interpretadas en pro de cooperar con la administración de la justicia nacional, por lo que está facultado para extender la interpretación a otras normas que no estén comprendidas en la solicitud o excluir aquellas que no resultaren aplicables al proceso interno que ha dado lugar a la consulta.

Adicionalmente a las normas citadas para interpretación prejudicial por parte del alto Tribunal consultante, el Tribunal Andino considera necesario interpretar el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, sobre criterios para determinar la notoriedad de una marca. 14/12/98 40.52 El texto de las disposiciones por interpretarse es el siguiente: “Decisión 344: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al publico a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error;

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al publico a error; “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente co- GACETA OFICIAL nocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; ” “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el publico consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y de mercadeo de los productos que distingue la marca. “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de la marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

“Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro ”. 14/12/98 41.52 La norma en mención define a la marca como todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de los de otra.

De esta definición se desprenden varios requisitos para que un signo pueda ser considerado como marca: Perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica del signo: La perceptibilidad nos indica que el signo debe ser materializado para que el público consumidor pueda apreciarlo e identificarlo por medio de los sentidos, de manera tal que este requisito supone el paso del mundo de lo intangible a lo tangible y es la característica primordial que permite a la marca ser aprehendida por los consumidores, para que estos puedan retenerla en su memoria, apreciarla y distinguirla de otras.

En sentencia de interpretación prejudicial (Proceso 2-IP-95, publicada en la Gaceta Oficial No. 199 de 1995), se señaló que el artículo 81 de la Decisión 344 mantiene como requisitos esenciales de los signos para que puedan registrarse como marcas, el de distintividad, perceptibilidad y su capacidad de representación gráfica. La perceptibilidad hace referencia a que los signos puedan ser captados por los sentidos y particularmente por el de la vista, que es el medio más generalizado para que el público pueda identificar un signo de otro.

Para su materialización comercial el signo debe tener una representación gráfica, a través de cualquiera de las formas que puede adoptar el signo (palabras, emblemas, etiquetas, dibujos, gráficos, etc.) I. CONCEPTO DE MARCA Dentro del régimen común de propiedad industrial andino se determina la función primordial de las marcas y los requisitos que un signo debe tener para ser considerado como tal; así, en el artículo 81 de la Decisión 344 se establece que para que un signo pueda ser registrado como marca deberá reunir los requisitos de ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, añadiendo en el segundo inciso de la citada norma que la función primordial de la marca es la de distinguirse de otras existentes en el mercado para productos o servicios idénticos o similares.

En este sentido la norma comunitaria actual eliminó el término “visibilidad” por el de perceptibilidad, con lo cual se amplía el campo de protección marcaria a otros signos que no necesariamente sean percibidos por el sentido de la visión, pero que sin embargo deben ser materializados de manera que se permita su identificación para efectos del registro.

Distintividad del signo: La distintividad del signo, que tiene expresión muy concreta en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, es el requisito sin el cual la GACETA OFICIAL marca no podría coexistir en el mercado y escaparía a la protección que el régimen común le pretende dar, pues la norma comunitaria en varios apartes se refiere a este requisito como el esencial para que una marca adquiera su connotación de tal y pueda cumplir su misión en el mercado cual es la de distinguir los productos o servicios identificados con el signo marcario, de los de otro productor u oferente que sean idénticos o similares y por ende puedan inducir al público consumidor a error.

De esta forma, la distintividad evita que el consumidor se confunda entre dos marcas coexistentes en el mercado y además pretende evitar que en el procedimiento de registro se emitan títulos marcarios para signos idénticos o similares que conlleven al público consumidor a error, en cuanto a las calidades y al origen empresarial de los productos.

De esta manera, el requisito de distintividad se constituye en la función esencial de la marca y pretende, de un lado, evitar que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere o contrata, las características y calidades del producto que una marca conocida ya le ha brindado.

II. CONFUNDIBILIDAD En varias oportunidades este Tribunal se ha referido al tema de la confusión de marcas, insistiendo en que la prohibición existente en la norma comunitaria para registrar signos que sean confundibles con otros ya registrados o solicitados con anterioridad tiene su fundamento en la propia función que desempeña la marca en el mercado, cual es la de distinguir los productos o servicios ofrecidos por otra persona, de los de otra, siendo el elemento diferenciador el que le permite al público consumidor evitar la confusión y el error en su elección de consumo.

En el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, se establece la prohibición del registro de marcas que sean idénticas o similares con otras ya registradas o solicitadas para registro; esta norma exige del examinador marcario, que al realizar el análisis de comparabilidad entre dos marcas, no tenga en cuenta sólo aquellas per- 14/12/98 42.52 tenecientes a una clase internacional determinada, sino que además tome en consideración aquellas otras que pertenezcan a productos o servicios idénticos o similares respecto de los cuales pueda evitarse la coexistencia de marcas que induzcan al público consumidor a error (regla de la especialidad).

En esta materia, conviene advertir que se trata de una tarea bastante difícil que pretende dotar al mercado de un sistema transparente en el cual no se presente la coexistencia de signos que conlleven al público a confusión; por ende la misión del examinador deberá ser exigente y al realizar el cotejo marcario deberá tomar decisiones sólidas que no pequen ni por arbitrarias, ni por excesivamente simplistas.

Especialidad del signo: La doctrina mas autorizada hace consistir el principio de la especialidad de la marca en los efectos que produce. Así el Profesor Fernández Novoa (“Fundamentos del Derecho de Marcas”, Ed. Montecorvo S.A., Madrid, 1984, paginas. 279 y ss) sostiene que “La consecuencia mas palpable de la regla de la especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o mas derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios”.

Agrega el autor que las tendencias doctrinales y jurisprudenciales de derecho comparado, reconocen la regla de la especialidad sobre la base de que “ sobre una misma denominación o signo pueden recaer, en principio, derechos de marca autónomos y pertenecientes a titulares distintos”. Los términos utilizados en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 fueron más allá de la Decisión 85 que limitaba la confundibilidad a marcas iguales o similares para productos de una misma clase del nomenclator.

La Decisión 344 enfoca el principio de la especialidad hacia la posibilidad de confusión entre marcas de productos idénticos o similares, sin consideración a la clase internacional a que pertenezcan. Con ello se pretende evitar que existan monopolios marcarios sin sentido alguno y que el ámbito de protección sea sometido a análisis por parte del examinador o juzgador marca- GACETA OFICIAL rio en cada caso en particular y realizando un ejercicio intelectivo que le permita aplicar la mayor objetividad en el cotejo de marcas, teniendo en cuenta no sólo a los signos en particular, sino también a los productos o servicios sobre los cuales recae la marca.

La especialidad de la marca es valedera siempre y cuando no se trate de marcas o signos notoriamente conocidos, pues en tales casos la especialidad no es obstáculo para que se pretenda obviar el ámbito de protección de las marcas y signos notorios. En este punto conviene citar lo anotado por el Dr. Marco Matías Alemán, en el sentido de que “ se ha sustituido el criterio formal de apreciación para la determinación de los riesgos de confusión entre marcas, consistente en que ésta -la confusión- sólo se presenta, cuando se pretende identificar productos o servicios agrupados en la misma clase, por otro criterio más realista, que busca determinar si los productos o servicios designados por cada una de las marcas en cuestión, en atención a su naturaleza, finalidades a que se destinen, circulación, estructura, composición y presentación, pueden llegar a crear confusión entre el público consumidor, con independencia de la clase en que se encuentren agrupados.” (Marco Matías Alemán, “MARCAS Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Bogotá 1995, Pag. 91).

III. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL En el proceso interno que sirvió de base para esta interpretación prejudicial, deben tomarse en cuenta situaciones para determinar el alcance de las normas que se interpretan por vía prejudicial, tales como las consideraciones de la sociedad actora que pretenden hacer notar sus derechos sobre nombre y enseña comerciales, además de la marca registrada con anterioridad a la que se impugna.

Para referirse al tema del nombre comercial en la ley comunitaria se debe interpretar en conjunto los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344, en los cuales se establece la forma como un nombre comercial puede obstaculizar el registro de una marca y además la obligación impuesta por la ley comunitaria a los Países Miembros de la Comunidad Andina, para que sin obligación de deposito o registro 14/12/98 43.52 del nombre comercial se le proteja, sin perjuicio de que como lo dispone el artículo 128 se pueda establecer un procedimiento de registro de nombres comerciales ceñido en lo pertinente a la legislación sobre marcas.

Así las cosas, al examinar cada caso en concreto, el juez o autoridad marcaria de cada País Miembro deberá determinar en primera instancia si existe o no un sistema de registro o deposito (la ley no distingue entre una y otra forma) y una vez revisado tal hecho, deberá optar por una de dos vías: a) El nombre comercial está protegido por la Decisión 344, exista o no un sistema de depósito o registro en la ley interna.

En el caso de exigirse el registro en la ley interna, el juez deberá revisar tal legislación para efectos de determinar su alcance. El propietario del nombre comercial deberá acreditar su legitimación para oponerse a una solicitud de registro de marca. b) La ley comunitaria coloca al nombre comercial en una situación equivalente a la de la marca cuando el artículo 128 dispone aplicar a éste todas las normas pertinentes del capítulo sobre marcas.

En materia probatoria, el registro presenta la utilidad de determinar la anterioridad del nombre comercial respecto de la marca, pues con base en él se establece el comienzo de su uso y se fija su prioridad frente a una marca posterior. Como la ley andina en esta materia se remite a la reglamentación interna del respectivo País Miembro (artículo 128), corresponde referirse a la siguiente jurisprudencia de este Tribunal, sobre el tema, a propósito de interpretar la Decisión 313 que no varió conceptualmente, por la Decisión 344 hoy vigente.

“Esta remisión a la legislación nacional, complementada con el artículo 120 de la indicada Decisión que disponía que “los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”, debía entenderse en el sentido de que el uso del nombre comercial confiere por sí derechos.

Pero no podía ampliarse con el criterio de que la legislación nacional tenía que exigir como requisito esencial el registro del nombre comercial, requisito, que como GACETA OFICIAL se anota, no está contemplado en la norma comunitaria. Se facultaba sólo a la legislación interna a proteger dicho uso sin necesidad del procedimiento de registro o, existiendo éste, a establecer uno en base al uso, que bien podía comprender el examen de registrabilidad de los signos para evitar la confusión con otros ya usados o registrados anteriormente o con las marcas ya registradas, pues éstas, según el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, estaban impedidas de registrarse si eran idénticas o se asemejaban a un nombre comercial protegido, siempre que las circunstancias pudieran conducir al público a error.

No habla esta norma de un nombre “registrado”, sino protegido, protección que en esencia radicaba en el uso y no en el registro. Si la norma hubiere querido establecer el requisito del registro tendría que haber hecho mención expresa de éste por ser una forma de adquirir un derecho. Al omitirse tal requisito, la protección nació del uso del nombre comercial, pudiendo los Países regular su registro como asunto formal y declarativo pero no constitutivo del derecho al uso exclusivo del nombre comercial.” (Proceso 20-IP-97, Gaceta Oficial No. 332 del 30 de Marzo de 1998).

De los hechos, el Tribunal observa que los nombres comerciales no estaban protegidos por el derecho comunitario al tiempo de haberse constituido las dos compañías. Como en el presente caso se pretende dar prioridad a un nombre comercial de 1981, debe indicarse que durante la vigencia de la Decisión 85, la ley comunitaria no protegía legalmente al nombre comercial frente a una marca.

Así, al haberse registrado bajo la vigencia de la Decisión 85 la marca CEMENTOS RIO CLARO, y con posterioridad el nombre comercial Cales y Derivados Calcareos Río Claro, la prioridad en el registro la conserva la marca registrada. En aplicación del literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344, un signo registrado con anterioridad desplaza del registro a otro posterior, si se refiere a productos de la misma clase o a productos o servicios que el uso de la marca pueda inducir al público a error.

IV. SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS Al momento de realizar el análisis de confundibilidad entre dos signos distintivos, se debe 14/12/98 44.52 tener en cuenta otro requisito dispuesto por la norma comunitaria, cual es el de que la marca solicitada para registro no reproduzca, imite, traduzca o transcriba, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en donde se solicita el registro, en la subregión, o en el ámbito internacional en donde se dé trato recíproco en la materia, independientemente de la clase internacional de productos o servicios.

La norma contenida en el literal d) del artículo 83 de la citada Decisión 344, contempla una amplia protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad, con lo cual se extiende la protección de la notoriedad de signos, no sólo a las marcas (literal e) del artículo 83) sino que además se prevé la protección para los nombres comerciales, la enseña comercial, los lemas comerciales, etc.

En el citado proceso 20-IP-97, este Tribunal se refirió al tema de las marcas notorias, estableciendo el alcance de la norma equivalente en la Decisión 313, que bien vale la pena mencionar: “La disposición del literal d) del artículo 73, de igual contenido que el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, ha llevado a interpretaciones diversas por parte de tratadistas que han analizado este punto, respecto a si la expresión de “un signo distintivo notoriamente conocido” hace relación sólo a las marcas notorias o a otros distintivos como un nombre comercial, o lema comercial (Manuel Pachón, Marco Matías Alemán, José Manuel Otero Lastres, Ricardo Metke).

“El Tribunal considera esta ocasión propicia para declarar por vía de interpretación que la norma del literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 o del artículo 83, literal d) de la Decisión 344, se refiere tanto a las marcas notorias como a los otros signos distintivos notorios como el nombre comercial, las denominaciones de origen o el lema comercial, pues la norma no excluye a éstos ni se limita únicamente a las marcas notorias, a las que también hace referencia el literal e) del artículo 73 [literal e) del artículo 83 en la Decisión 344].

Si la norma protege a las marcas notorias en forma específica, no hay razón de que no extienda dicha protección jurídica a otros signos de igual contenido o categoría GACETA OFICIAL comercial, pues el fin que persiguen la marca y el nombre comercial es una protección general al consumidor, y éste se resguardaría del error o confusión con el reforzamiento proteccionista al nombre y a la marca notorios.

“Mirada la protección por el otro lado del derecho marcario, esto es, el titular, podría un tercero aprovecharse de la notoriedad de un signo, imitando o reproduciendo una marca notoria como un nombre comercial notorio, generando en ambos casos una utilidad inconmensurable, aprovechándose del sacrificio o del esfuerzo ajeno y en beneficio propio.

“El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 otorga, como se manifiesta anteriormente, protección al nombre comercial notoriamente conocido para enfrentarse mediante observación, a la inscripción de una marca posterior y a otros signos. “Este artículo se refiere a los casos de reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial del signo notoriamente conocido y, aplicando el principio universal de interpretación de la ley, los mencionados vocablos se entenderán “en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras” “ En estos casos estamos frente a una figura de identidad entre el signo oponente y la marca o signo opuesto, ya que reproducir, imitar, etc., en términos finales no es sino hablar del mismo signo. “Si bien la norma del literal d) no hace referencia al riesgo de confusión entre signos similares, o entre la imitación o la traducción, es necesario aclarar que para que prospere la irregistrabilidad por observación, o la acción de nulidad, debe determinarse con carácter prolijo si entre los signos confrontados se produce tal hecho”.

(Proceso 20-IP97, citado). 14/12/98 45.52 cida, sin que para ello se exija distinguir entre una u otra clase de la nomenclatura internacional de productos y servicios. La marca notoria es aquella que goza de una amplia difusión dentro del grupo en el que pretende ser promovido un producto o servicio. Este Tribunal se ha referido a este tema en numerosas ocasiones, bastando en esta oportunidad reseñar algunos de ellos: Procesos 1-IP-87, 2-IP-94, 5-IP-94, 8-IP-95, 20-IP-97, entre otros.

En esta oportunidad conviene destacar que la norma en estudio debe ser analizada en concordancia con el artículo 84 de la Decisión 344, que determina la forma de establecer si una marca es notoriamente conocida, dotando al examinador o juzgador de marcas de varios criterios no taxativos, para obtener un juicio adecuado y no arbitrario que permita proteger a la marca o signo que goce de esta característica.

Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: 1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3.

La antigüedad de la marca y su uso constante; 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. V. MARCAS NOTORIAS Este Tribunal considera que nada impide que los anteriores criterios sean aplicables también a la situación contemplada en el literal d) del artículo 83 de la Decisión citada, respecto de otros signos notoriamente conocidos, entre ellos el nombre comercial.

Por su parte el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, pretende evitar que se registren marcas que sean similares hasta el punto de producir confusión con otra notoriamente cono- De otro lado, conviene retomar la tesis de este Tribunal según la cual la notoriedad es una situación que debe ser probada por quien la alega; en tal sentido este Tribunal estableció GACETA OFICIAL que corresponde al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, “ apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio - como en el caso de rechazarla, o de declarar la nulidad de aquella - pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca; o porque, frente al aporte de pruebas por las partes, a él compete valorarlas de acuerdo con los principios de la sana crítica.

Esta participación activa del administrador o del juez, según el caso, en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección de ésta, no sólo en beneficio de las partes en conflicto, sino también en interés general del consumidor.” (Proceso 5-IP-94, Gaceta Oficial No. 177 del 20 de Abril de 1994). De esta forma el examinador marcario deberá tener en cuenta varios factores para determinar la notoriedad de una marca: su difusión al interior de un grupo de consumidores; su uso intenso y una determinada calidad de productos, entre otros. 14/12/98 46.52 Momento en que la Marca Notoria debe tener tal Calidad: A este respecto el Tribunal ha interpretado que la relatividad del conocimiento sobre la notoriedad de la marca exige que la “ Oficina Nacional Competente o la autoridad judicial respectiva, determine en qué momento la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad con el objeto de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 344.

Para dilucidar este punto el Tribunal se remite a lo expresado en el fallo, dentro del Proceso 28-IP-96: “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse ”.

(Proceso 20-IP-97, Gaceta Oficial Nº 332 de 30 de marzo 1998. Prueba de la Marca Notoria: La notoriedad de una marca debe probarse; ella proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstancias que se infieren de la apreciación que pueda tener un grupo objetivo de consumidores de una marca en particular. Constituye una tarea bastante difícil para el examinador o el juez determinar cuándo un signo o marca es notoriamente conocido.

No debe confundirse la notoriedad marcaria con la figura del hecho notorio. En varios fallos de este tribunal, se ha puesto de relieve este tema afirmándose que el hecho notorio se distingue de la marca notoria en que aquél se constituye en un hecho conocido de manera generalizada por todos; tal es el caso del conocimiento que tenga una comunidad en particular acerca de datos geográficos, históricos o culturales, cuya prueba no es necesaria; mientras tanto la marca notoria requiere que tal calificación sea probada, por lo que deberán demostrarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

La notoriedad permite revestir al signo marcario de una protección jurídica especial, mucho más amplia que la de una marca común. VI. COMPARACIÓN ENTRE DENOMINATIVAS Y MIXTAS MARCAS Tratándose el presente caso de un conflicto suscitado entre una marca mixta otorgada con anterioridad a una denominativa, además de tomar en cuenta las consideraciones anteriores, este Tribunal pasa a referirse al análisis comparativo entre signos que reúnen las características de las marcas en conflicto, así como entre los puramente denominativos, como es el caso del nombre comercial y la enseña comercial en que se fundamenta adicionalmente la demanda, frente a la marca denominativa cuyo acto de registro es objeto de impugnación. Al realizar el análisis comparativo entre los signos que suscitan la litis interna, el juez deberá tomar en cuenta los parámetros generales que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para facilitar su labor.

De esa forma, se deberá tomar en cuenta que la confusión puede producirse en el plano visual, en el auditivo o en el ideológico, y que dependiendo de los tipos de marcas o signos distintivos que deban cotejarse, el orden en GACETA OFICIAL 14/12/98 47.52 que deba hacerse el análisis con estos parámetros variará, según que las marcas o signos contengan un componente gráfico (marcas puramente gráficas o marcas mixtas) o un componente denominativo. se trata de aquellas en las que prima el elemento gráfico, se deberá determinar en primer lugar la idea o concepto que suscita el componente figurativo de las marcas para establecer si existe identidad o semejanza entre ellas.

La confusión visual se produce cuando la imagen que el signo refleja en la mente del consumidor hace creer a este que adquiere un producto o contrata un servicio que desea adquirir por la marca que lo identifica, pudiendo incurrir en error debido a la similitud ortográfica que se origine por la igualdad en las letras, el número de sílabas, la posición o ubicación de las vocales y consonantes; la similitud de las primeras y últimas sílabas; la entonación o la acentuación de las mismas, el diseño del logotipo o arte final de la marca gráfica o el elemento predominante en la mixta.

Los criterios generales que según la doctrina pueden ser utilizados por el juzgador para analizar la existencia del riesgo de confusión, se han precisado en los siguientes términos: En el aspecto fonético, se deberá tomar cada uno de los signos en su conjunto y delimitar hasta qué punto se puede dar o no la confusión en el público consumidor.

Tratándose de signos denominativos, el aspecto fonético cobra una mayor importancia, pues si la palabra que utiliza un signo tiene como pronunciación de conjunto una percepción fonética tal que no permita distinguir un sonido de otro, se producirá confusión auditiva entre los signos, lo que impediría su registrabilidad; esto sucedería de igual manera al tratarse de dos signos que pese a tener un componente gráfico adicional al denominativo, el elemento predominante en uno y otro sea el denominativo, o que en el uso de la marca el público consumidor la identifique sólo por el elemento denominativo, pese a coexistir con un componente gráfico que pasaría en este caso a ocupar un segundo plano. El juez o examinador deberá entonces, determinar en cada caso cual es el elemento que prevalece en una marca mixta, dependiendo de la impresión general que causa la marca en el público consumidor, la cual estará determinada por la parte gráfica o por la denominativa.

En uno u otro caso, al analizar ambos signos, se seguirán las reglas de comparación marcaria que se prevén para cada tipo de marca. En este orden de ideas, al tratarse de marcas mixtas en donde el elemento denominativo prima sobre el gráfico, se seguirán las reglas para comparar marcas denominativas, jugando un papel preponderante el aspecto fonético; si “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss).

De otro lado, tiene enorme importancia en este caso referirse al grado de atención del consumidor, factor primordial para determinar el riesgo de confusión. En la hipótesis del consumidor medio de productos de la clase 19, tales como el cemento, el concepto de confusión debe ser precisado de manera tal que se tome como patrón al consumidor promedio del tipo de productos o servicios que se comparan.

Este Organismo Comunitario ha dicho en el Proceso 1-IP-87, lo siguiente: “ El Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.

Por supuesto que, en cuanto a este fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de GACETA OFICIAL bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto” (reiterado en sentencia: 4-IP-88, 4IP-91, 2-IP-94, 4-IP-94 y 9-IP-94). 14/12/98 48.52 vo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

El Tribunal se ha referido a esta materia en los fallos 4-IP-94, 9-IP-94, 2-AI-96 y 7-IP-98 entre otros. (Gacetas Oficiales 189, 180, 289 y 291). La marca según esta norma, forma parte del patrimonio de una persona, con el derecho inherente a su uso exclusivo. VII. NOMBRES GEOGRAFICOS De acuerdo con la doctrina, las indicaciones geográficas son aquellas que mencionan o reproducen el nombre de cualquier lugar de un país, de una región o de una localidad para identificar la calidad y las características determinadas del producto.

Cosa distinta son las indicaciones de procedencia para identificar el lugar de producción o la residencia del fabricante. El arreglo de Lisboa de 31 de octubre de 1958 otorga protección a la denominación de origen contra la usurpación o imitación de la misma. En concordancia con este precepto a nivel andino, la protección de las denominaciones de origen se concretó desde la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al incorporar como causal de irregistrabilidad las marcas que “reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida” consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera que pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes a que se refiere la marca.

VIII. DERECHO EXCLUSIVO SOBRE LA MARCA El régimen Comunitario Andino se ha decidido por el sistema del registro de la marca como requisito para que nazca el derecho exclusivo a la misma (sistema atributivo). Ha dejado atrás el otro sistema referente al uso de la marca como medio idóneo para obtener esa titularidad (sistema declarativo). Es decir, según las normas del ordenamiento jurídico andino el registro es título constitutivo del derecho de marcas.

Este medio de adquirir la titularidad marcaria se encuentra consagrado en el artículo 102 de la Decisión 344: “El derecho al uso exclusi- La exclusividad reconoce para el titular o propietario facultades para impedir que un tercero perturbe el uso de la marca en detrimento de sus derechos, en prestigio de la propia marca que puede debilitarse y en defensa del consumidor quien puede ser engañado o conducido a error por uso ilegal o fraudulento de la marca.

A propósito del proceso 4-IP-94, (Gaceta Oficial No. 189 del 15 de septiembre de 1995), el Tribunal expresó lo siguiente: “La doctrina señala tres facultades específicas de que dispone el titular de una marca, que se derivan del derecho exclusivo: “La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.

“Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. “La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.” Es opinión de este Tribunal la de que dentro del régimen comunitario andino sobre propiedad industrial, la única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la de su inscripción en el registro ante la Oficina Nacional GACETA OFICIAL Competente, no siendo del caso la aplicación del principio de prescripción adquisitiva del dominio o cualquier otro modo de adquisición del dominio para gozar del derecho al uso exclusivo de una marca, distinto de los contemplados por la ley comunitaria, siendo estos el registro de marca válidamente concedido y la cesión o licencia del título, cuyo registro debe hacerse de igual forma ante la respectiva oficina.

Por último, conviene advertir que los atributos del registro marcario, particularmente el de la exclusividad, son oponibles no solamente a terceros, sino que deben ser observados por la oficina nacional competente en el momento de examinar una solicitud de registro marcario que pueda violar, por causales de irregistrabilidad, un derecho válidamente concedido con anterioridad.

Con base en los razonamientos que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. De conformidad con lo dispuesto por la ley comunitaria, podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. El titular de un registro de marca gozará del derecho a su uso exclusivo, junto con las demás atribuciones contenidas en la ley andina, siendo su título oponible frente a terceros. 2.

Conforme a la legislación comunitaria andina, la única forma de adquirir el derecho exclusivo de marca, es mediante el registro de ésta en la oficina nacional competente. El derecho andino consagra el sistema atributivo con lo cual queda descartado otro modo de adquirir el derecho de propiedad industrial que se separe de este título. 3. La Decisión 344 consagra la protección comunitaria de otros signos distintivos como el nombre, enseña y lema comerciales a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. 14/12/98 49.52 4.

A la protección al nombre comercial y a otros signos distintivos se han hecho extensivas las mismas ventajas que la notoriedad confiere a la marca con lo cual el régimen comunitario de propiedad industrial pretende evitar que coexistan en el mercado nacional y subregional signos que conduzcan a error al consumidor y que además pretendan generar actos de competencia desleal. 5.

La Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca y del signo notoriamente conocido y la carga de la prueba corresponde a quien la alega. La prueba deberá ser evaluada por el examinador o por el juez para su reconocimiento, y aplicación de lo dispuesto por los literales d) y e) del artículo 83 de esta norma. 6. El examen de registro marcario es una obligación ineludible que corresponde cumplir a la oficina nacional competente, sin que pueda eludirse la práctica del mismo o argüirse en defensa de un registro marcario ilegalmente otorgado, la ausencia de observaciones durante su tramitación. Para dicho examen deberá tener en cuenta los parámetros doctrinales y jurisprudenciales esposados en la parte considerativa de esta sentencia. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del proceso Nº 3966 En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese con esta sentencia al Organismo citado en el numeral anterior, mediante copia sellada y certificada.

Remítase así mismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO GACETA OFICIAL 14/12/98 50.52 Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 14/12/98 51.52 GACETA OFICIAL 14/12/98 52.52 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú