Año XVI - Número 563 Lima, 10 de mayo del 2000 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 50-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 8, 15, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio de este Tribunal, de los artículos 143 y 144 de la misma Decisión. Expediente Interno No. 5408. Decreto 117, de 14 de enero de 1994 Proceso 4-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 párrafo a), y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Actor sociedad DOWELANCO. Marca: “PIPRON”. Proceso interno correspondiente al expediente N° 5411 PROCESO 50-IP-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 8, 15, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio de este Tribunal, de los artículos 143 y 144 de la misma Decisión. Expediente Interno No 5408. Decreto 117, de 14 de enero de 1994. Magistrado Ponente: Dr. RUBEN HERDOIZA MERA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito a los diez días del mes de marzo del año 2000 VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el Expediente Interno No 5408; proceso en el que el actor, Nestor Javier González Guatame, pretende ob- tener la nulidad del Decreto 117 del 14 de enero de 1994, expedido por el Ministro de Desarrollo Económico del mencionado País Miembro, “por el cual se reglamenta la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Que, el referido Consejo de Estado, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 8, 15, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión de la actual Comunidad Andina. Que, la Sala de lo Contencioso Administrativo de éste, a los fines de cumplir con los requisi- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL tos establecidos en el artículo 61 de la Decisión 184 de 19 de agosto de 1983 de la mencionada Comisión, ha expresado lo siguiente: 10/05/2000 2.20 patente de modelo de utilidad son presentadas en virtud de lo establecido por los artículos 25 y 93 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

HECHOS DE LA DEMANDA NORMA CONSTITUCIONAL VIOLADA El acto impugnado corresponde a la expedición por el Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia, en fecha 14 de enero de 1994, del Decreto Nro. 117, por el que reglamenta la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decreto publicado en el Diario Oficial 41174 de la misma fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Manifiesta el actor, que los fundamentos de derecho de la acción, se encuentran en los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 por los que no se establece de manera expresa, que el ejecutivo esté facultado para reglamentar dicha norma comunitaria, puesto que “no implica que el ejecutivo en los Países Miembros posea atribución para expedir las reglas de derecho que regulan la propiedad industrial y la intelectual.” Expresa que en el Decreto reglamentario acusado, el ejecutivo confunde la facultad reglamentaria que por excepción y previa autorización del Congreso Nacional puede ejecutar en materia de propiedad industrial, con la facultad reglamentaria general atribuida para todos aquellos asuntos cuya competencia no sea del Congreso.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a juicio del actor, establece en su disposición única final, dos tipos de competencias: una radicada en la oficina nacional competente u órgano administrativo encargado de la propiedad industrial; y otra, radicada en la autoridad nacional competente que es el órgano nacional designado al efecto por la legislación interna, en este caso el Congreso Nacional.

Expresa, además, que los artículos 8 y 15 del Decreto 117 establecen una figura procesal basada en lo que el Ministerio de Desarrollo denomino “NO TRAMITARA la observación, la cual atenta contra la constitución y la ley”, porque las observaciones u oposiciones dentro del proceso gubernativo de concesión y registro de marcas comerciales, patentes de invención y Se expresa que “con la expedición del Decreto 117 de 14 de enero de 1994 el ejecutivo ha violado el artículo 150 ordinal 24 de la Constitución Nacional, el cual establece: “ART. 150.- Corresponde al Congreso hacer las leyes y por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:.

Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad industrial.” RAZONAMIENTO Y SUSTENTO “El artículo 150 numeral 24 en forma expresa radica en el Congreso Nacional la función de regular el régimen de propiedad industrial, patentes, marcas y otras formas de propiedad intelectual. Con esta facultad, la cláusula general de competencia legislativa corresponde al Congreso nacional lo que implica que el ejecutivo no posee la atribución de expedir las reglas de derecho que regulan la propiedad industrial y la propiedad intelectual.” “Los artículos 618 y 2035 del código de Comercio establecen: “Art. 618.- El gobierno podrá reglamentar las normas de este titulo.

“Art. 2035.- El gobierno nacional en ejercicio de la potestad que le confiere el ordinal 3o del artículo 120 de la Constitución Nacional, podrá reglamentar las disposiciones de este código globalmente o por títulos, capítulos, secciones o materias” “Tales facultades reglamentarias excepcionales se refieren única y exclusivamente al Código de Comercio, lo cual hace que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, esté fuera de toda posibilidad de ser regulada o reglamentada por el ejecutivo, por una parte porque la norma supranacional mencionada no es parte del Código de Comercio y, por otra, GACETA OFICIAL porque la autoridad nacional competente habilitada para regular o reglamentar, por disposición constitucional es el Congreso Nacional o el ejecutivo previa autorización expresa de aquel”.

PETICIÓN SUBSIDIARIA Dice la parte actora que “bajo el evento que su Despacho no estime procedente mi petición de inconstitucionalidad de la totalidad del decreto 117 del 14 de enero de 1994, por las razones ya expresadas, en subsidio solicito revisar la legalidad de los artículos 8 y 15 de dicho decreto, los cuales considero inconstitucionales ” A su juicio según esas disposiciones, “la Superintendencia de Industria y Comercio debe sujetarse al procedimiento establecido por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en el evento de vacíos dicha autoridad debe recurrir a la legislación interna, mientras que para el caso de las nuevas creaciones la norma comunitaria hace remisión expresa a la legislación interna.” En lugar de la figura mencionada del NO TRAMITE “las disposiciones procedimentales en nuestro ordenamiento jurídico proveen la inadmisión o el rechazo de una solicitud pero nunca el no trámite de una petición.” CONTESTACION DE LA DEMANDA POR PARTE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 10/05/2000 3.20 expidieron el Decreto 117 de 1994, reglamentario de algunos aspectos de la Decisión 344 antes referida.

Decreto que por lo expuesto no transgrede ningún precepto constitucional o legal. En ese orden de ideas no han de prosperar las pretensiones de la demanda”. CONTESTACION DE LA DEMANDA POR EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Entre sus consideraciones manifiesta esa Dependencia, que en lo concerniente a la transgresión de la disposición constitucional citada (artículo 150 numeral 24), respecto a que el ejecutivo desbordó las facultades reglamentarias atribuidas, se considera lo siguiente: el artículo 150 de la Constitución política de Colombia consagra, que “corresponde al Congreso hacer las leyes.

Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones ”, refiriéndose concretamente a las establecidas por el numeral 24 que determina: “Regular el régimen de propiedad intelectual, patentes y marcas y, las otras formas de propiedad intelectual”. Expresa adicionalmente, que el Consejo de Estado ha establecido con meridiana claridad la naturaleza de sus actos.

En ese sentido algunos de sus procedimientos han reconocido “el carácter de legislación nacional de las Decisiones Andinas, facultando al Presidente de la República para el ejercicio reglamentario de las mismas.”

CONSIDERANDO: Expresa la demandada que el Acuerdo de Cartagena fue incorporado al derecho interno colombiano, mediante Decreto 1245 de 8 de agosto de 1969, en el que se manifiesta que el Gobierno colombiano está autorizado por la Ley 88 de 1961, aprobatoria del Tratado de Montevideo, para poner en ejercicio todos los compromisos que tiene Colombia como parte contratante de ese Tratado.

Norma que fue demandada por inconstitucionalidad, razón por la que fue necesario expedir la Ley 8 de 21 de marzo de 1973 que dispone “ El gobierno nacional podrá poner en vigencia las Decisiones de la Comisión y de la Junta o de los organismos que desarrollen el Acuerdo Sub-regional Andino y no modifiquen la legislación o sean materia del Legislador” Señala también que “el Gobierno Nacional, entendido como el Presidente y sus Ministros, I COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es en este caso la jurisdicción colombiana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.

II NORMAS A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia ha requerido de este Tribunal, como ya se ha dicho, la interpretación de los artículos 8, 15, 146 y 147 de la Decisión 344 del entonces GACETA OFICIAL Acuerdo de Cartagena. No obstante, este Organo Comunitario observa, que en el libelo de demanda presentado por el señor Nestor Javier González Guatame, al plantear en subsidio la revisión de la legalidad de los artículos 8 y 15 del Decreto colombiano Nº 117 de 4 de enero de 1994, se ha confundido dichas disposiciones con aquellas de los artículos 8 y 15 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normas estas últimas que no corresponden a los textos transcritos en esa demanda.

Este equívoco observa también el Tribunal, ha sido trasladado a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado consultante, toda vez que en la comunicación de fecha 2 de julio de 1999, dirigida a este Organo Comunitario, se reproduce la imprecisión aludida al mencionarse entre los fundamentos de derecho de la demanda, los artículos 8 y 15 de la Decisión 344, en los cuales no se aborda las materias motivo de la impugnación por razones de inconstitucionalidad y, menos aún, se establece ”una figura procesal basada en lo que el Ministerio de Desarrollo denominó ‘NO TRAMITARA’ la observación, la cual atenta contra la constitución y la ley”, conforme se expresa en dicha comunicación remitida a este Organo Jurisdiccional.

El artículo 61 del Estatuto del Tribunal, relativo a la interpretación prejudicial, determina en su literal c), entre los requisitos que indispensablemente debe reunir una solicitud planteada con ese propósito, la necesidad de que aquella cuente con un informe sucinto de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, el cual le permite al Organismo identificar apropiadamente el ámbito para el que es requerida la interpretación. A este respecto, el Tribunal de manera reiterada en sus actuaciones ha considerado: “Tanto la relación con el informe elaborado por la instancia nacional, orientan al órgano comunitario y permiten que éste centre su labor en los aspectos definidos por aquella, quien es en definitiva la que habrá de aplicar la interpretación del Tribunal al caso concreto.

Sinembargo, por vía de amplitud y pese a que no se han cumplido cabalmente todos los requisitos previstos en el artículo 61 del Estatuto, el Tribunal procede a absolver la 10/05/2000 4.20 presente consulta excepcionalmente y en beneficio de la celeridad de la justicia, y ya que es posible extraer y precisar de los documentos remitidos por el juez nacional, tanto las normas de derecho comunitario que tienen relación con el procedimiento principal, como los hechos pertinentes.” (Sentencia de 25-V-88, emitida en el procedimiento de interpretación prejudicial Nº 01-IP-88, que había sido precedida a su vez por la del 03XII-87.

Véase: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1994, págs. 100, 105, 126 y 40; y, Tomo III, págs. 97, 180 y 181. Y también véase sentencia producida dentro de la interpretación prejudicial Nº 19-IP-96, de fecha 18 de junio de 1998, marca “MARGARINA PREDILECTA etiqueta). Independientemente de la confusión producida desde la propia demanda, el Tribunal ha podido concluir que las disposiciones contenidas en los artículos 8 y 15 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ninguna incidencia tienen respecto del motivo de la acción deducida, relativa, exclusivamente, a la situación de inconstitucionalidad del Decreto colombiano 117, de 14 de enero de 1994 y, en subsidio, de los artículos 8 y 15 del mismo, conforme ha sido planteado por la actora.

Contrariamente, en consideración del ámbito al cual se circunscribe la acción deducida ante la Autoridad Nacional Competente y, dentro del cual le corresponderá a ésta aplicar la interpretación del Tribunal Comunitario, esta instancia jurisdiccional comunitaria estima preciso realizar, de oficio, la interpretación de los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del entonces Acuerdo de Cartagena.

En oportunidad de esta determinación, el Tribunal relieva que la finalidad de la interpretación prejudicial es la de dar alcance al cuerpo legal en el conjunto de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trate lo exija, el acerbo de normas especificadas por el juez nacional, a fin de lograr una comprensión global del caso consultado, que tome en consideración no sólo los argumentos del actor, sino también los de la parte demandada.

Por otro lado, el Tribunal tradicionalmente ha estimado innecesario interpretar los artículos GACETA OFICIAL 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, por considerar que los compromisos en ellas establecidos no pueden ser invocados ni aplicados a los casos particulares en que se vean afectados intereses individuales.

Ha dicho este Organo Jurisdiccional al respecto: “ Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los países, cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la Propiedad Industrial en la subregión, ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’ ” 1 “ es improcedente la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, pues ellos establecen compromisos a nivel de Estado por lo que no son de aplicación en los casos de interés particular, Asimismo, el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia que establece la obligación fundamental de asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena no puede considerarse violado por resoluciones dictadas por la Administración nacional dentro de su competencia normal y en aplicación de los procedimientos comunitarios, ya sean aprobatorias o denegatorias de una solicitud de registro”.2 Sin embargo de lo anterior, este Tribunal confirma en esta oportunidad, que los artículos 146 y 147 al tiempo que integran el Capítulo de Disposiciones Complementarias de la Decisión 344, convergen al interés de los Países Miembros de consolidar el sistema de administración comunitaria y garantizar la mejor aplicación del régimen común de la Propiedad Industrial comprometiéndose a perfeccionar sus sistemas administrativos nacionales.

Considera no obstante que esta consolidación y perfeccionamiento debe realizarse a través de la facultad reglamentaria de las leyes de que goza el Pre- 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 17-IP-98 G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998. 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 3-XII-98. Proceso 34-IP-98 G.O. Nº 419 de 17 de marzo de 1999. 10/05/2000 5.20 sidente de la República, siempre dentro del espíritu y la letra de la norma comunitaria.

Bien pueden por tanto los países para consolidar el sistema comunitario administrativo y garantizar la aplicación de las normas de la Decisión 344 dictar disposiciones internas o reglamentos que complementen a las normas comunitarias siempre y cuando no contradigan a las mismas o pretendan llenar vacíos que si bien la norma comunitaria no los ha tratado, tampoco ha sido su intención legislar sobre aquellos.

La determinación final de las normas a interpretarse corresponde al Tribunal Andino, decisión amparada en la facultad privativa contenida en el artículo 32 de su Tratado de Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión. Deriva de esa potestad el hecho de que el Tribunal puede ampliar o restringir las normas requeridas para su interpretación, cuando del análisis de la documentación enviada, concluya que no es necesario interpretar algunas o todas las normas comunitarias solicitadas por el juez nacional, o que las requeridas no son las suficientes o las correspondientes para la aplicación que el juez interno deba hacer dentro del caso planteado para su resolución (Casos 1-IP-94 G.O. 164, de 2 de noviembre de 1994; 2-IP-94 G.O. 160, de 21 de julio de 1994; 2-IP-95; 12-IP-95; 17-IP-95 G.O. 199, de 26 de enero de 1996; 13-IP-95 G.O. 207, de 29 de abril de 1996).

En armonía con lo anteriormente expuesto, este Tribunal se limitará en este proceso, necesariamente, a interpretar sólo y, de oficio, las disposiciones de los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión de la actual Comunidad Andina, cuyos textos son los siguientes: “Articulo 143.- Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas.” “Artículo 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros.” GACETA OFICIAL III LA NORMA COMUNITARIA Y EL DERECHO INTERNO En el Grupo Andino el principio de aplicación directa y preferente del derecho comunitario deriva tanto del derecho positivo como de la creación Jurisprudencial que ha venido realizando este Tribunal desde años atrás. Tales elementos, la ley y la jurisprudencia, son a su vez, base fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional.

En efecto, determina el artículo 3o. del Tratado de Creación del Tribunal que “Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”. 10/05/2000 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al interpretar el artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y todos los que lo han substituido en las decisiones posteriores números 311, 313 y 344, que tienen textos muy similares, casí idénticos, ha expresado el siguiente criterio que es completamente válido en relación con el artículo 144 de la Decisión 344, que hoy rige la materia concerniente al alcance de la capacidad residual legislativa de los Países Miembros en materia de propiedad industrial: “ El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión ‘régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), “No se puede admitir en consecuencia que la legislación Nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ” regulados por la legislación comunitaria “o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella ”, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional”.4 (subraya El Tribunal).

A su turno, la jurisprudencia ha desarrollado el principio de la aplicación directa al expresar que: “Ha de tenerse en cuenta además, que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Organos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino”.3 Con base en los principios de aplicación directa y preferente el Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquélla.

Otra posibilidad, también residual y derivada de la normatividad comunitaria que tienen los Países Miembros de legislar en asuntos de propiedad industrial la constituye el desarrollo de la facultad que le atribuye el artículo 143 de la 4 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 10-VI-87. Proceso 1-N-86. En G.O.A.C. No. 21, del 15-VII-87. 6.20 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 17-III-95. Proceso 10-IP-94. En G.O.A.C. No. 177 del 20-IV-95. GACETA OFICIAL Decisión 344, para que puedan fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales internas, con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y además, como es obvio, según se desprende de lo dicho anteriormente, sin que esa legislación pueda modificar o alterar lo que ya está comprendido en la norma comunitaria.

IV EL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA LEGISLACION NACIONAL DE LOS PAISES MIEMBROS El demandante, dentro de los fundamentos de derecho expuestos, referidos en el sentido de que la transferencia de competencia legislativa es exclusiva y excluyente, toda vez que los órganos nacionales no podrán ejercer su función en materias cedidas a los órganos de la comunidad andina, concluye que en materia marcaria la única ley aplicable en Colombia es la comunitaria.

Al respecto este Tribunal considera que para entender las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno, frente al caso en estudio, es indispensable analizar los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuando el primero de ellos dispone que “los países miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales podrán fortalecer los derechos de propiedad industrial conferidos” en dicha Decisión, y al establecer el segundo, que “serán regulados por la legislación interna los asuntos no comprendidos en la Decisión” (lo subrayado es nuestro).

De los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 emerge pues claramente, que si bien los países signatarios están obligados a cumplir las disposiciones que se establecen sobre Propiedad Industrial en la Decisión 344 hoy vigente, pueden, si desean, hacer uso de su facultad legislativa para fortalecer dicho régimen mediante disposiciones legales o acuerdos internacionales (artículo 143); mientras que, de otra parte, están obligados a legislar sobre asuntos de propiedad industrial, no contemplados en la norma vigente (artículo 144).

Basta la simple lectura de los artículos citados para reparar en ella la remisión hecha a la legislación interna, a fin de regular materias no 10/05/2000 7.20 incluidas en la legislación comunitaria o para fortalecer el régimen común. A diferencia de la argumentación esgrimida por el demandante en el proceso que nos ocupa, sobre exclusividad de la facultad legislativa comunitaria, estas disposiciones están en perfecta concordancia con la reiterada jurisprudencia del Tribunal comunitario, hoy llevada al derecho positivo en los artículos mencionados atrás. Desde la interpretación prejudicial 1-IP-87 y posteriormente en la 2-IP-88, emitidas en vigencia del artículo 84 de la Decisión 85 (equivalente al 144 de la Decisión 344 hoy vigente), este Tribunal reconoció el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los países y, en la segunda de ellas, señaló que “en caso de conflicto la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que la norma interna resulta inaplicable”.

Resaltó además el Tribunal la claridad del principio de preeminencia cuando la ley comunitaria es precisamente norma posterior que debe primar sobre la anterior, de acuerdo con principios universales de derecho; advirtiendo sinembargo que ello no implica la derogatoria de la una sobre la otra, sino que lleva a la inaplicabilidad de la primera en la medida en que resulte incompatible con las previsiones del derecho comunitario.

El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del “complemento indispensable”, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica.

Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión “régimen común sobre tratamiento” que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP88), no es posible que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comuni- GACETA OFICIAL taria “o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella”, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión Comunitaria.

Con el mismo sentido interpretativo enunciado en los términos anteriores por la jurisprudencia del Tribunal, ha de entenderse, en los Países Miembros, la respectiva aplicación de los artículos 143 y 144 de la Decisión 344. Así se desprende de las interpretaciones consignadas en los Procesos 3-IP-94 y 6-IP-94 referentes a los artículos citados.

De ellas se deduce lo siguiente: - Los países signatarios por imperio de la norma comunitaria vigente, Decisión 344, pueden fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales internas con la sóla obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y además, deben legislar sobre lo no comprendido en la norma comunitaria. - Esto deja en claro que dichos países conservan facultad legislativa en la forma y bajo las condiciones que disponen los artículos 143 y 144 de la citada Decisión, respectivamente. - Las disposiciones legales internas que sí están habilitadas a dictar los Países Miembros del Acuerdo, sin embargo, deben guardar relación de armonía, complementariedad e interrelación con la filosofía de la normativa comunitaria vigente, la que en su caso, será de prevalente aplicación. En concepto de este Tribunal debe precisarse lo que se entiende por “fortalecer los derechos de propiedad industrial” a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344 para justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de los Países Miembros.

Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española, el verbo fortalecer se refiere a la acción de “hacer más fuerte o vigoroso”. De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo, siempre que con ello no se restrinja el régimen común en sus 10/05/2000 8.20 propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.

Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se funda -como lo establece su preámbulo- en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario.

Este Tribunal debe advertir que una diferente interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344, entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violaría el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional.

La forma como debe darse esa interrelación o complementariedad entre el derecho nacional y el comunitario es materia que este Tribunal desea también tratar a continuación. La norma del artículo 144 de la Decisión 344, consagra lo que algunos tratadistas como Matías Alemán denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Debe advertirse que en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Es un principio constitucional generalizado el de que corresponde al Jefe del Estado como suprema autoridad administrativa, reglamentar las leyes para proveer a su debida ejecución. La potestad reglamentaria debe ejercerse secundum legem, es decir, no puede violar la ley GACETA OFICIAL a que se refiere ni desnaturalizarla. De todas maneras este es un asunto de derecho interno sobre el cual el Tribunal está impedido de dar su alcance por prohibírselo el artículo 30 del Tratado de su Creación, por el cual el Organismo debe limitarse a precisar el contenido y alcances de las normas comunitarias y “no podrá interpretar el contenido y alcances del Derecho nacional ni calificar los hechos materias del proceso”.

Con mayor razón, al reglamentarse una norma comunitaria debe hacerse con estricto acatamiento a su letra y a su finalidad. El Tribunal en el proceso 1-IP-87 recordó que “el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena tiene identidad y autonomía propias, constituye un derecho común y forma parte de los ordenamientos jurídicos nacionales”.

Siguiendo este hilo de argumentación cabe señalar que partiendo de la base de que el derecho comunitario forma parte del ordenamiento jurídico nacional y por tanto tiene validez de ley material de orden supranacional -que se incorpora al derecho interno por la vía de su aplicación directa- es naturalmente susceptible de desarrollarse mediante el poder reglamentario que constituye facultad atribuida exclusivamente por las constituciones a los gobiernos como suprema autoridad administrativa del país que ejerce dicha atribución constitucional, para la cumplida ejecución de las leyes dentro del marco que para su ejercicio le señala el mismo texto de la ley (en el presente caso la comunitaria), pero en ningún caso más allá de la misma.

Como resultado de las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Los articulos 143 y 144 de la Decición 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena interpretados, posibilitan la complementación del Derecho Comunitario por el Derecho Nacional. 2. Permanecen vigentes en materia de propiedad industrial, sólo los dispositivos de la legislación nacional no regulados por la Decisión 344 y siempre que no la contradigan. 10/05/2000 9.20 3.

Al tenor de lo establecido por el artículo 144 de la Decisión vigente sobre Propiedad Industrial, los asuntos no comprendidos en esa Decisión deben ser regulados por la legislación nacional, la misma que sólo podrá hacerlo en los casos remitidos a su competencia y cuyos alcances estarán también inscritos, en la filosofía y armonía jurídica que deben guardar con la norma comunitaria siempre prevaleciente.

Dicho artículo está inspirado en los principios fundamentales de aplicación directa y preferente de la ley comunitaria, que supone que el ordenamiento comunitario opera sin necesidad de complemento legislativo interno y con preeminencia sobre la ley nacional, siendo inaplicables las disposiciones de derecho interno que contradigan o sean irreconciliables con la norma andina. 4.

Por mandato de la Disposición final única de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente es el organismo administrativo encargado del Régimen de Propiedad Industrial. Será designado por cada uno de los Países Miembros, mediante su legislación nacional, dándole a tal designación el carácter de exclusivo y excluyente de cualquier otro organismo administrativo nacional.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia dentro del Proceso 5408. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Organismo, notifíquese con esta sentencia al mencionado Consejo de Estado, mediante copia certificada y sellada.

Remítase, así mismo, copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO GACETA OFICIAL Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO 10/05/2000 10.20 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 04-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 párrafo a), y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Actor sociedad DOWELANCO. Marca: “PIPRON”. Proceso interno correspondiente al expediente N° 5411. Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 29 de marzo del 2000 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, ha requerido la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 párrafo a), y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la respectiva solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -que en el caso lo es la alta jurisdicción requirente, en cuanto se encuentra obligada a formular la consulta, y a acatar la interpretación que de las normas supranacionales realiza este Tribunal Andino en la presente sentencia-, pero en tanto esas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, y ajustada como se encuentra la solicitud a las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 61 del respectivo Estatuto;

Que la interpretación se plantea en razón de que la sociedad DOWELANCO, por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las resoluciones números 21284, del 27 de noviembre de 1995, que declaró fundada la oposición presentada por LABORATOIRE ROGER BELLON y negó el registro del signo “PIPRON”, solicitado para distinguir productos comprendidos en las Clase Internacional Nº 5; la Nº 25829, del 28 de noviembre de 1996, por la cual fue oída la apelación interpuesta, habiéndose confirmado la recurrida; y, finalmente, la Nº 2483, de fecha 18 de agosto de 1998, confirmatoria de la Nº 21284 que declaró agotada la vía gubernativa.

Las dos primeras fueron expedidas por la División de Signos Distintivos, en tanto que la tercera emanó del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial; Con vista de todo lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, tal como han sido planteados por éste ante la Jurisdicción Comunitaria: a) Los hechos 1.

La sociedad DOWELANCO, solicitó con fecha 11 de junio de 1992, el registro del signo “PIPRON” a los fines de distinguir “prepara- GACETA OFICIAL ciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos; fungicidas y herbicidas”, productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 5; 2. Dentro del término respectivo, la sociedad LABORATOIRE ROGER BELLON, presentó escrito de observaciones contra la mencionada solicitud, con fundamento en su marca “PIPRAM”, ya registrada en la misma Clase 5.

Argumenta que el signo solicitado es similarmente confundible con su marca, desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual y que por tanto la coexistencia de ambos podría provocar confusión en el consumidor; 3. El 24 de enero de 1994, la sociedad DOWELANCO dio respuesta a la observación presentada. La contradijo con el argumento de que el signo “PIPRON” solicitado en registro se encuentra destinado al comercio en mercados diferentes, por cuanto pretende distinguir exclusivamente herbicidas, que son químicos destinados al combate del desarrollo de la maleza, y que no tienen nada que ver con productos farmacéuticos o con medicamentos, como es el caso de los protegidos por la marca “PIPRAM”.

Por tanto, y a tal efecto, modificó la solicitud inicial, limitando los productos que se pretende proteger únicamente a herbicidas; y, por su parte, la sociedad opositora, LABORATOIRE ROGER BELLON, en fecha 20 de febrero de 1997, desiste a su vez de la observación presentada. b) El escrito de demanda Se denuncia la violación, proveniente de la Administración demandada, de normas del ordenamiento jurídico andino, concretamente las contenidas en la Decisión 344, fundamentando la actora, sociedad DOWELANCO, su demanda en los supuestos que, según se desprende del resumen realizado por el juez consultante, son los siguientes: - Que la marca “PIPRON”, solicitada, cubre productos específicos de la Clase 5, “herbicidas”, mientras que la marca “PIPRAM” está “restringida para amparar única y exclusivamente productos farmacéuticos medicinales, productos antibacterianos para uso contra infecciones urinarias.

Esto hace que la afir- 10/05/2000 11.20 mación de la Administración sea errada, ya que las marcas cubren productos diferentes, si se tiene en cuenta que de su comparación claramente se observa que no tienen relación alguna entre sí, por cuanto los herbicidas están destinados para productos agropecuarios, y los productos farmacéuticos y medicinales están dirigidos al consumo humano en el sector de la salud y se consiguen en las droguerías y centros de salud, por lo que no existe riesgo de confusión alguna para el consumidor. - “La Administración debe tener en cuenta la limitación de los productos de la solicitud de registro de marca y también el desistimiento, ya que estas actuaciones tienen una misma finalidad, cual es la de subsanar el fundamento de hecho del rechazo.

Si hubiese tenido en cuenta el desistimiento, hubiera llegado a la conclusión de que las marcas perfectamente pueden coexistir en el mercado, porque distinguen productos que se comercializan en sectores completamente diferentes.” c) Contestación de la Demanda Es presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en ella se defiende la legalidad de los actos administrativos impugnados por cuanto en la emisión de los mismos, la facultad legal de la Oficina Nacional Competente se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

En definitiva, argumenta: - Apreciadas las marcas confrontadas en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, y tomando en cuenta la unidad fonética y ortográfica de las denominaciones, considera que “poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes, que las diferencias entre las mismas, puesto que la forma de su pronunciación puede conllevar igualmente a la denominada confundibilidad sonora, que podría inducir al consumidor a error; en las marcas en comento “PIPRON” y “PIPRAM” existen vocales idénticas ubicadas en el mismo orden, que ratifican sus semejanzas”; - Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “PIPRON”, teniendo en cuenta la limitación de que se encuentra destinada GACETA OFICIAL 10/05/2000 12.20 única y exclusivamente para herbicidas, producto este último comprendido dentro de la Clase 5, en comparación con la marca “PIPRAM”, registrada para todos los productos de la misma Clase 5, se concluye “en forma evidente que persisten las semejanzas entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográfico y fonético ”;

( ).” - En cuanto al desistimiento realizado por la sociedad observante, considera la Superintendencia que aún le “corresponde a la oficina nacional competente proceder al examen de registrabilidad, habida cuenta de que las causales de irregistrabilidad son normas de orden público de obligatorio cumplimiento”, criterio este que habrá de ser examinado más adelante por el Tribunal Andino, dentro del contexto de la normativa comunitaria cuya interpretación le ha sido requerida.

“La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. Con vista de lo anteriormente expuesto, pasa el Tribunal Andino a CONSIDERAR: I. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DE LA PRESENTE INTERPRETACIÓN Con base en los puntos en definitiva controvertidos en el proceso interno, los temas que suscitan las normas cuya interpretación procede de seguidas a realizar el Tribunal Andino, son los siguientes: El texto de las que fueron señaladas por el consultante a tal fin, es el siguiente: II.

Competencia de la máxima autoridad administrativa Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mimos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. “En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.” Antes de proceder al análisis de las normas cuya interpretación ha sido requerida por el consultante, el Tribunal observa en cuanto a la resolución 2483, la cual puso fin a la vía administrativa, que resulta del caso prevenir al consultante acerca de la necesidad de proceder al análisis conforme al Derecho interno del fundamento de esa resolución, a los fines de esclarecer la materia sobre la que va a versar la interpretación solicitada.

En definitiva, dicha resolución expresa: “En relación con el desistimiento de la observación presentada por la sociedad LABORATOIRE ROGER BELLON, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil: “ ‘El demandante podrá desistir de la demanda mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso ’.

“En el presente caso, la demanda de observación objeto del desistimiento ya fue decidi- GACETA OFICIAL da de fondo, y por consiguiente, resulta improcedente su aceptación en este momento del proceso.” (Resaltados de la presente sentencia). El tema tiene que ver con la competencia de la máxima autoridad administrativa, en el caso el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, máximo funcionario de la Superintendencia de Industria y Comercio, órgano administrativo, que en virtud de lo establecido en la Disposición Final Única de la Decisión 344 emanada de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es el encargado por la legislación colombiana del ejercicio de las funciones registrales en materia de propiedad industrial.

Por tanto, dicho funcionario resulta ser el competente para pronunciarse sobre todos los aspectos del procedimiento impugnatorio suscitado en la vía interna. Al respecto, el Tribunal se permite abordar el tema por ser el esclarecimiento del mismo, a su juicio, condicionante de la solución que el consultante dé al proceso interno. En efecto, conforme a calificada doctrina el “ordenamiento jerárquico de la Administración se proyecta con toda su rigurosidad en la competencia, y el ejercicio de ésta se somete, por principio general, a los poderes normales que los órganos superiores tienen sobre los inferiores”.

(GARRIDO FALLA, Fernando, RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1956, página 63). En consecuencia, cuando la Superintendencia revisa en alzada el acto emitido por el funcionario inferior, asume toda la potestad de autoridad administrativa jerárquica, y por tanto, como en el caso, haciendo uso de la más alta y total competencia para pronunciarse sobre la materia en vía de revisión, sin que de manera alguna quede condicionada ni limitada esa competencia jerárquica por el pronunciamiento del subalterno. En definitiva, “todos los poderes propios de la función administrativa competen al jerarca por su calidad de tal” (SAYAGUES LASO, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Montevideo, 1959, página 218), y entre ellos, el de sustituir, incluso íntegramente, la voluntad del inferior en virtud del principio de la reformatio in pejus. 10/05/2000 13.20 Por lo que toca al fundamento de las resoluciones impugnadas, el Tribunal se permite insistir en la obligatoriedad de que los actos administrativos se encuentren debidamente motivados para que puedan salir indemnes de la posterior revisión contencioso-administrativa que de ellos realice el juez consultante como también sucede en el caso.

Lo anteriormente expresado cobra aún mayor relieve, si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente incluso por una norma comunitaria (artículo 95 de la Decisión 344) que es de prevalente aplicación sobre el ordenamiento interno. En efecto, cuando la obligación de motivar deriva de un deseo expreso del legislador, las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto deben adicionalmente aparecer en el texto del mismo, y, tal como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación, aquella lesiona el derecho de defensa de los administrados.

(Al respecto ver sentencia de fecha 30 de octubre de 1998, producida con motivo de la interpretación prejudicial 35-IP-98, marca “GLEN SIMOM”. Publicada en G.O.A.C. Nº 422, del 30 de marzo de 1999). Deberá por tanto el juez consultante examinar, y como resultado de ese examen determinar, si una motivación del acto impugnado fundamentada en textos legales que pudieren contrariar principios universales, contenidos incluso expresa o implícitamente en leyes administrativas de preferente aplicación, pueden ser contrariados esos principios en aras de la invocación de textos legales no exactamente aplicables al caso concreto, incurriendo de este modo el acto en errónea motivación. Finalmente, en lo que toca a la decisión del fondo de la controversia por el juez nacional, las normas comunitarias atinentes al caso concreto, tienen que ver con los temas que por vía de interpretación prejudicial aborda el Tribunal Andino en los siguientes términos: III.

El concepto de marca De la constante jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal, inspirada también en calificada doctrina, se desprende cómo la marca GACETA OFICIAL es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado aquel por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. De lo anterior se colige asimismo que para que un signo pueda ser inscrito en el registro marcario, debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Con la advertencia de que no por el solo hecho de que cumpla con tales requisitos, quede necesariamente asegurado su registro, ya que podría encuadrar aún dentro de alguna de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la Decisión 344 establece en sus artículos 82 y 83. Así lo ha sentado constantemente, y reiterado también últimamente, el Tribunal Andino con motivo del procedimiento de interpretación prejudicial Nº 55-IP-99 (marca “FARLIN mixta”), en sentencia emitida el 26 de enero del presente año. 10/05/2000 14.20 especie.

Cuando el signo es incapaz de diferenciar esos productos o servicios, de otros semejantes, fabricados o, respectivamente, prestados por diferentes empresarios, no puede ser registrado como marca. Es decir, estaríamos frente a lo que la doctrina suele denominar “riesgo de confundibilidad marcaria”. V. La confundibilidad marcaria En efecto, el signo que se confunda con otro u otros, no puede tener acceso al registro, se insiste, tanto porque carece de la fuerza distintiva requerida, condición sine qua non para obtener la calidad de marca, como porque de permitirse el registro, se violentaría el interés del titular de un signo solicitado o registrado, y así mismo el del público consumidor.

Será distintivo entonces el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de los mismos. La determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración, revisable por el juzgador. De tal manera que, alejándose de toda arbitrariedad, el funcionario, y el juez a su turno, han de determinar si se ha incurrido en ella, echando mano, para averiguarlo, de reglas y principios que la doctrina y la jurisprudencia han venido elaborando a los efectos de precisar el grado de la misma, que va del extremo de la identidad al de la semejanza, siendo por tanto la confundibilidad un “ ‘concepto jurídico indeterminado’ en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, a partir de los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”.

(“Sección de Derecho de la Propiedad Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, Nº 648, Valencia - España, 1998). Tal se desprende de sentencia emitida en la interpretación prejudicial 43-IP-98, del 19 de marzo de 1999, marca “FAIRBANKS (mixta)”. Además, el que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, en adición al de la novedad y la especialidad.

La distintividad exige, por tanto, que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma El tema de la confundibilidad marcaria deberá ser analizado en el presente caso por cuanto la parte actora solicita judicialmente la declaratoria de nulidad de la resolución denegatoria del registro como marca del signo “PIPRON”, fundamentando su demanda -y tal como lo había alegado también, pero sin éxito, con ocasión del procedimiento administrativo previo al con- Al respecto, y más en concreto: IV.

La distintividad Considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser admitido a registro como marca, lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. GACETA OFICIAL tencioso- en la insuficiente distintividad, según su parecer, de dicha marca frente a la previamente registrada “PIPRAM”.

Al respecto, la autoridad nacional competente -en el caso el juez consultante- deberá acudir a los siguientes criterios generales que esta jurisdicción comunitaria se ha esmerado en definir, a los fines de que el examinador o el juez, al momento de resolver, puedan orientarse certeramente en la solución del caso concreto: 1. Reglas para el cotejo marcario Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse así mismo en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 10/05/2000 15.20 mente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1987, marca “VOLVO”; y, 40-IP-99, aprobada el 26 de noviembre de 1999, marca “LAUREL”).

Todo lo anterior, necesariamente se complementa con el análisis específico que el juez consultante realice de la naturaleza intrínseca de las marcas; a saber: VI. Marcas en conflicto y productos que protegen El Tribunal observa que en el presente caso ellas corresponden exclusivamente a las denominativas, que son las que utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que representan un conjunto pronunciable, que puede o no tener un significado conceptual.

También se las conoce como marcas nominales o verbales. En cuanto a la comparación de este tipo de marcas, el Tribunal ha sostenido: “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“El elemento conceptual o semántico es anotado también como un factor esencial de utilización para llegar a ponderar el grado de semejanza entre las marcas. Bajo este concepto se sostiene que en las marcas denominativas (sugestivas o arbitrarias), en las que se utiliza un lenguaje común y corriente no se forza al consumidor al aprendizaje de una nueva palabra, sino únicamente a que la misma se relacione con los productos o servicios a los que la marca se aplica.

En tanto en las marcas caprichosas o de fantasía, el consumidor tiene un doble esfuerzo: aprender la nueva palabra y enlazarla con los productos. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultánea- “Algunos doctrinarios destacan como elemento primario, para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas denominativas comparables, el significado de las mismas.

Aún más, en relación con dichos criterios, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. GACETA OFICIAL “La dimensión más características de la marca denominativa es el significado que ella puede tener y, si éste es más simple y conocido, la fijación de la impresión general de la marca tendrá mayor percepción en la mente del consumidor.” (Citada sentencia de interpretación prejudicial 55-IP-99, marca “FARLIN”).

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, corresponde el juez nacional dilucidar si de las confrontadas, se desprende confusión en el público consumidor, tomando muy en cuenta los productos a los cuales las marcas están destinadas a proteger. En casos como el presente, éstos, a pesar de tratarse de los comprendidos en al Clase Internacional Nº 5, podrían quedar amparados sinembargo por el principio de la “especialidad”, conforme al cual, cuando las marcas protegen únicamente productos o servicios específicos pertenecientes a la misma clase pero no la totalidad o generalidad de los mismos, son entonces registrables.

Al respecto, observa el Tribunal Andino que el consultante deberá determinar sí, a pesar de haber sido solicitada para su registro en la misma clase, la protección de que goza el de una marca inscrita como tal (“PIPRAN”), continuaría quedando afectada por el eventual registro del signo “PIPRON” después de la limitación introducida por el propio solicitante durante el desarrollo de la fase recusoria del procedimiento administrativo, en virtud de la cual la respectiva solicitud quedó restringida a productos distintos, comercializados en diferentes mercados -agropecuario y farmacéutico-, aun cuando pertenecientes a la misma clase, lo que sin duda aleja la posibilidad de confusión en el público consumidor respecto de las denominaciones confrontadas.

Finalmente, el Tribunal insiste: La facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario. La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia o el desistimiento de ellas, no lo libera de la obligación legal de proceder al mismo.

En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denega- 10/05/2000 16.20 ción de marcas, y eso lo expresó acertadamente la administración recurrida en el caso que ahora se debate ante la jurisdicción nacional. Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta en el examen de fondo al cual el juez consultante somete el presente caso, no pueden ser otras que las establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344.

De todo lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N C L U Y E: 1º Al revisar la Superintendencia en alzada el acto emitido por el funcionario inferior, asume toda la potestad de autoridad administrativa jerárquica y, por tanto, con la más alta y total competencia para pronunciarse sobre la materia en vía de revisión, sin que de manera alguna quede condicionada ni limitada esa competencia, por el pronunciamiento de la autoridad subalterna.

Como consecuencia de lo expuesto deberá determinar en definitiva la alta jurisdicción consultante si al funcionario administrativo superior le estaba vedado pronunciarse sobre una materia que surgió en el procedimiento administrativo interno con posterioridad a la emisión del acto administrativo que acogió las observaciones formuladas por el oponente, de las cuales éste desistió posteriormente. 2º Tal como lo sostiene la Administración demandada, el hecho de que el interesado no hubiere formulado “observaciones” a una solicitud de registro, que habiéndolas presentado desistiere posteriormente de ellas, no impide al funcionario, sino por el contrario constituye para él un deber, proceder al examen motu proprio de las causales de irregistrabilidad de la marca, cuya inscripción hubiere sido solicitada, y su pronunciamiento queda sometido obviamente al control judicial del solicitante de la presente interpretación. 3º La determinación del riesgo de confusión entre dos denominaciones semejantes es también atribución del funcionario de la administración (Oficina Nacional Compe- GACETA OFICIAL tente) o, como en el caso, del Juez nacional, quienes a su turno procederán al examen comparativo, teniendo en cuenta, dentro de su respectiva competencia administrativa y judicial, los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia que han sido ya señalados en la parte considerativa de esta providencia; funcionarios que, en virtud de lo establecido en la Disposición Final Única de la Decisión 344 emanada de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, son los encargados por la legislación colombiana del ejercicio de las funciones relativas a la propiedad industrial. 4º La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de, o comercializados por, una persona, y en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretenda identificar tales bienes, en razón de lo cual el que resultare insuficientemente distintivo no es registrable. 5º De ahí que la distintividad sea requisito indispensable para la acreditación de dicho signo como marca.

Cuando el signo es incapaz de diferenciar de otros, productos o servicios de la misma clase y respecto de la cual pueda también desprenderse confusión -servicios o productos fabricados, producidos o prestados por diferentes empresarios-, no puede reconocérsele a dicho signo la calidad de marca. 6º Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del 10/05/2000 17.20 usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados.

Por su parte el juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación que de las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario ha sido realizada por el Tribunal en la presente sentencia, la que habrá de notificársele mediante copia certificada y sellada de la misma. Remítasele también a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

El Presidente, Luis Henrique Farías Mata Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 10/05/2000 18.20 GACETA OFICIAL 10/05/2000 19.20 GACETA OFICIAL 10/05/2000 20.20 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú