Año XVII - Número 604 Lima, 27 de setiembre del 2000 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 18-AI-2000.- Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina, en contra de la República del Ecuador, por incumplimiento del artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal; del Capítulo V del Acuerdo de Cartagena y de las Resoluciones 201, 250 y 306 de la Secretaría General Proceso 41-IP-2000.- Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 párrafo a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo.
Actor: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. Marca: “MURIEL”; e interpretación de oficio del artículo 113 ibidem. (Proceso interno correspondiente al expediente No. 5314) Proceso 37-IP-2000.- Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d), h), e i), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador, dentro del expediente interno 4432-97L.Y.M., promovido por Miller Brewing Company.
Marca: “ICE”. E interpretación de oficio del artículo 94, literal b) PROCESO No. 18-AI-2000 Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina, en contra de la República del Ecuador, por incumplimiento del artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal; del capítulo V del Acuerdo de Cartagena y de las Resoluciones 201, 250 y 306 de la Secretaría General.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de julio del año dos mil, en la acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina en contra de la República del Ecuador. negativa a levantar las medidas calificadas por la Secretaría General como restrictivas al comercio de explosivos;
La contestación de la demanda presentada el 22 de marzo del año en curso por la Procuraduría General del Estado; VISTOS: El escrito SG-C/2.3/00174/2000 del 9 de febrero del año 2000, recibido por este Tribunal el 16 de los mismos mes y año, mediante el cual el Secretario General de la Comunidad Andina solicita el pronunciamiento de este Tribunal sobre el incumplimiento por parte del Gobierno del Ecuador consistente, según afirma, en la Las pruebas aportadas por las partes; la audiencia pública celebrada el día 22 de junio del corriente, con la sola presencia de la representante de la demandada; el escrito de conclusiones presentado por ésta; la comunicación de la Secretaría General recibida el 21 de junio del corriente; y los demás documentos que cursan en el expediente.
Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 27/09/2000 2.20 Este Tribunal pasa a realizar, con arreglo a lo que aparece de autos, un breve resumen de los hechos y de los pedimentos formulados por las partes. Resolución 306 dicho Dictamen de Incumplimiento. 1. Antecedentes La contestación está dirigida a negar y contradecir la demanda en todos sus extremos afirmando, en lo esencial, que “mediante Decreto Ejecutivo No. 1256, publicado en el Registro Oficial de Ecuador No. 277 del 15 de Septiembre de 1999, se reforma el Reglamento a la ley de fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios que a su vez reforma los artículos 35 y 36 del anterior Reglamento, que son materia de la acción de incumplimiento ”. 1.1.
La demanda Es presentada por la Secretaría General de la Comunidad Andina, y se encuentra suscrita por su Secretario General, el doctor Sebastián Alegrett, asistido por abogado, el doctor Marcel Tangarife Torres. En ella se solicita al Órgano Jurisdiccional Comunitario su pronunciamiento, mediante sentencia, en torno al incumplimiento de que se acusa al Gobierno del Ecuador, según los hechos y fundamentos de derecho que se resumen a continuación: Como hechos de la demanda señala la Secretaría General que: Con fecha 11 de enero de 1999 se puso en conocimiento del Gobierno del Ecuador el inicio del procedimiento de investigación para la calificación como restricción al comercio intrasubregional de explosivos, concediéndosele un plazo de diez días para presentar sus descargos.
El Gobierno del Ecuador no presentó descargos. La Secretaría General expidió la Resolución 201 mediante la cual determinó que la prohibición de importación de explosivos y especies afines de origen subregional, por razones de competencia con la producción nacional, dispuesta por el Decreto Ejecutivo No. 169 de 1997, constituía una restricción al comercio.
Le otorgó a dicho Gobierno un plazo máximo de veinte días calendario para el levantamiento de la referida restricción. Vencido el plazo anteriormente citado la Secretaría General emitió nota de observaciones para iniciar el procedimiento relacionado con la acción de incumplimiento. Esta nota de observaciones no obtuvo respuesta de parte del Ecuador.
Mediante Resolución No. 250 la Secretaría General emitió el Dictamen de Incumplimiento 22-99, el cual fue objeto de recurso de reconsideración por parte de la República del Ecuador. La Secretaría General confirmó mediante 1.2. La contestación de la demanda Argumenta además el representante del Gobierno ecuatoriano, que la demanda es improcedente, puesto que a la fecha de su presentación, el 16 de febrero del 2000, las normas impugnadas habían sido reformadas por el Decreto 1256 y que de esta forma se habría dado cumplimiento, desde el mes de septiembre de 1999, a las Resoluciones 201, 250 y 306 de la Secretaría General y que por lo tanto no existe incumplimiento del ordenamiento jurídico andino como se alega en la demanda.
Como prueba de lo anterior adjunta un ejemplar del Registro Oficial de la República del Ecuador No. 277 de 15 de septiembre de 1999 en el cual se publica el Decreto Ejecutivo No. 1256. 1.3. La Audiencia Pública El Tribunal convocó la Audiencia Pública estatutaria, cumpliéndose ésta el 22 de junio del año 2000, con la asistencia del representante de la República del Ecuador y sin que concurriera la parte demandante. 1.3.1.
La Secretaría General hizo llegar al Tribunal, sólo horas antes de la realización de la audiencia, la nota SG-C/2.1/0914/2000, en la que textualmente expone: “Sobre el particular, me permito indicarle que, de conformidad con lo señalado por el Ecuador en la contestación a la demanda que dio lugar al presente proceso, con fecha 15 de septiembre de 1999 la República del Ecuador dio cumplimiento a las Resoluciones 201, GACETA OFICIAL 250 y 306 al haber reformado el referido Decreto Ejecutivo Nº 169, mediante el Decreto Ejecutivo Nº 1256 publicado en el Registro Oficial de Ecuador Nº 277 de fecha 15 de septiembre de 1999, por medio del cual levantó la restricción de que trata la Resolución 201 de la Secretaría General.
“Resulta conveniente destacar que el Gobierno del Ecuador nunca informó a la Secretaría General de la adopción del Decreto Ejecutivo Nº 1256. Este órgano se enteró de la misma a través del escrito de contestación de la demanda, cuya copia fue remitida por el Tribunal vía fax el 16 de junio pasado. “Por lo anterior, solicito a ese Honorable Tribunal se sirva reconocerme personería y disponer la suspensión de la audiencia programada para el 22 de junio de 2000 y, si considera que ha cesado el incumplimiento demandado, declarar la terminación anticipada del presente proceso por cumplimiento del Ecuador a partir de la fecha de publicación del citado Decreto Ejecutivo 1256 de 1999.” 1.3.2.
El alegato de la República del Ecuador se dirige a demostrar que desde antes de interponerse la demanda por parte de la Secretaría General, dicho País Miembro dio cumplimiento a las previsiones que tal organismo comunitario había dispuesto en relación con las importaciones de explosivos. Señala que en esas circunstancias la demanda carecía de objeto y por lo tanto debe ser rechazada. 2.
C O N S I D E R A C I O N E S 2.1. Competencia del Tribunal El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para conocer de la acción planteada en virtud de lo previsto en los artículos 23 y 24 del Tratado que rige su funcionamiento, en concordancia con las normas del Título Segundo del Capítulo I, del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).
Como se observa que no ha ocurrido causal de nulidad que invalide lo actuado, procede El Tribunal a proferir la sentencia de mérito. 27/09/2000 3.20 2.2. Análisis sobre la fundamentación fáctica y jurídica de la demanda presentada por la Secretaría General. De las actuaciones cumplidas por las partes en el proceso, y de las pruebas y demás documentos por ellas aportadas, se deduce claramente que la demanda presentada por la Secretaría General el 16 de febrero del año 2000 ante este Tribunal, no se ajusta a las prescripciones del segundo párrafo del artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal, de acuerdo con el cual únicamente si el País Miembro “persistiere en la conducta que ha sido objeto de observaciones”, la Secretaría General se encuentra legitimada para solicitar el pronunciamiento del Tribunal.
El Tribunal observa que al haberse abstenido la República del Ecuador de persistir en la conducta supuestamente incumplidora, la acción interpuesta por la Secretaría General con posterioridad al Decreto Ejecutivo 1256 de 1999, publicado en el Registro Oficial del 15 de septiembre de 1999 –que había dejado sin efecto la medida restrictiva, dando cumplimiento de esta manera a la Resolución 201 y acogiendo también el Dictamen No. 22-99– carece de fundamento.
Como esta situación se encuentra demostrada con pruebas fehacientes que obran en el expediente y es reconocida por la actora en el escrito de fecha 20 de junio del año 2000, el Tribunal considera que debe ser desestimada la demanda y por tanto, impertinente la pretensión de la Secretaría General de que este Tribunal declare que la demandada, República del Ecuador, ha incurrido en el incumplimiento denunciado en estos autos.
Lo anterior, en razón de que cuando la Secretaría General presentó la demanda, el supuesto incumplimiento no existía toda vez que con una antelación de alrededor de cinco meses el Gobierno ecuatoriano había dejado sin efecto las medidas internas calificadas por aquélla como restricción al comercio de explosivos. Por cuanto en la comunicación SG-C/2.1/0914/ 2000, fechada en Lima el 20 de junio del año 2000, la Secretaría General de la Comunidad Andina consigna expresiones sobre trámite inimputables a este Órgano Jurisdiccional, el Tribunal aclara que los escritos de contesta- GACETA OFICIAL ción a la demanda no son de los que según el ordenamiento jurídico aplicable, de manera especial lo establecido en el artículo 44 del Reglamento Interno, deban ser notificados, por lo que las actuaciones de las partes respecto de aquellos son de su exclusiva responsabilidad.
Se observa además que la actora procedió con ligereza al proponer una demanda carente de sustento en los hechos y en el derecho, ocasionando con ello no sólo un gasto innecesario de jurisdicción sino molestias y perjuicios injustificados al País Miembro demandado, por lo que considera el Tribunal su deber llamar la atención de la Secretaría General respecto de esa conducta.
No habrá condena en costas por cuanto el País Miembro demandado no hizo manifestación alguna al respecto en la oportunidad en la que le correspondía hacerlo. Por lo expuesto: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia que se le atribuye en la Sección Segunda, Capítulo III, de su Tratado de Creación, D E C I D E:
PRIMERO: Declarar sin fundamento fáctico y jurídico la demanda interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador el 16 de febrero del año 2000.
SEGUNDO: Llamar la atención a la Secretaría General por haber presentado la demanda a que se refiere el punto anterior, con absoluta falta de fundamento. 27/09/2000 4.20 TERCERO: Abstenerse de condenar en costas a la actora, por cuanto el País Miembro demandado no las solicitó en la oportunidad en la que le correspondía hacerlo. Léase el presente fallo en audiencia pública, previa convocatoria a las partes, según lo dispuesto por el artículo 57 del Estatuto.
Remítase a la Secretaría General copia certificada de esta sentencia para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal. El Presidente, Luis Henrique Farías Mata Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 27/09/2000 5.20 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 41-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 párrafo a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo.
Actor: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. Marca: “MURIEL”; e interpretación de oficio del artículo 113 ibidem. (Proceso interno correspondiente al expediente No. 5314). Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 09 de agosto del año 2000 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, ha requerido la interpretación prejudicial de los artículos arriba identificados;
Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes –a juicio del Tribunal Andino– en cada caso concreto para la resolución del litigio interno por el juez consultante;
Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra ajustada a las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 61 del respectivo Estatuto; y, Que la interpretación se plantea en razón de que la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de la resolución No. 02984 del 19 de febrero de 1998, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Con vista de lo anterior, procede este Tribunal a absolver la referida consulta, previo resu- men, tanto de los hechos como de los argumentos presentados por las partes en el proceso interno. a) Los primeros, conforme a la reseña de los mismos por el juez consultante, son: El 10 de diciembre de 1970 la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY obtuvo el registro de la marca “ARIEL” para amparar los productos comprendidos en la antigua clase 1 (hoy clase 3) del Decreto 755 de 1972 –especialmente detergentes y otros también de limpieza–, con vigencia hasta el 10 de diciembre del 2000;
Así mismo, el 16 de junio de 1995 la referida sociedad obtuvo el registro de la marca “ARIEL (mixta)”, destinada igualmente a proteger los productos comprendidos en la referida Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; Posteriormente, el 11 de julio de 1997, la sociedad PROQUIM solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “MURIEL” para amparar, entre otros “ detergentes sólidos y líquidos para limpiar ”, productos comprendidos en la misma Clase 3.
Dicha solicitud fue aceptada a través de la resolución No. 2984, de fecha 19 de febrero de 1998, y, en cumplimiento de lo ordenado por tal resolución, se expidió el certificado de registro No. 205.944, con vigencia hasta el 19 de febrero del 2008. Finalmente, THE PROCTER & GAMBLE COMPANY con fundamento, entre otras normas, en el artículo 113 de la Decisión 344, solicitó ante la alta jurisdicción consultante la nulidad de la referida resolución 2984, y que, GACETA OFICIAL como consecuencia de ello, ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el registro correspondiente a la marca “MURIEL”. b) En cuanto a los argumentos de las partes, los presentados por la actora THE PROCTER & GAMBLE COMPANY descansan, según el resumen contenido en la consulta, sobre el razonamiento de que con la expedición del acto ahora impugnado la Administración violó el artículo 81 y el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344. 27/09/2000 6.20 ta) y ‘MURIEL’ en debate, se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos, y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, estando descartada la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos.” Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A: Considera en efecto que “ el signo MURIEL no presenta la suficiente diferencia frente al signo previamente protegido ARIEL que le permita la capacidad distintiva que le exige el Artículo 81, [por cuanto] el signo MURIEL reproduce casi en su integridad el signo previamente protegido”, haciendo en consecuencia “imposible para el consumidor medio diferenciar un signo del otro por lo cual se produce la confusión que es precisamente lo que desea evitar el mencionado Artículo ” Así mismo, considera que entre la marca MURIEL y ARIEL “se configura la prohibición contenida en el Artículo 83 (a), pues son similarmente confundibles al grado de causar confusión ” Adicionalmente, destaca el hecho de que los “productos que se amparan con una y otra marca son los mismos, esto es para limpieza, y más concretamente detergentes.” Pero, a su vez, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera necesario referirse también a otras piezas procesales distintas del escrito de demanda, relevantes asimismo para la interpretación, y remitidas a este organismo por el propio juez consultante. c) En la contestación de la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad del acto administrativo impugnado, por considerar que en la emisión del mismo, la facultad concedida a la Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente a Derecho y concretamente a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Básicamente argumenta, diciendo proceder con arreglo a la jurisprudencia sentada por este Tribunal Comunitario, que del “examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘ARIEL’ (mix- I. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DE INTERPRETACIÓN El texto de las que fueron señaladas por el consultante a tal fin, y el de la que el Tribunal Andino procede a interpretar de oficio, es el siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mimos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( ).” “Artículo 113. La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: GACETA OFICIAL “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; “( ) “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” 27/09/2000 7.20 una consecuencia normal de la revisión efectuada por la administración a instancia sólo del legítimo titular de una marca;
Obviamente, el ejercicio de esos recursos –el administrativo y el subsiguiente judicial–, incluido el trámite del ‘agotamiento de la vía administrativo’ estará sometido a las regulaciones de cada ordenamiento nacional”. (G.O.A.C. Nº 332 del 30 de marzo de 1998. Resaltado de la presente sentencia). Con vista de las mismas, y que tienen que ver con los puntos controvertidos en el proceso interno, considera el Tribunal Andino que los temas cuya interpretación suscitan las normas transcritas, son los siguientes: En cuanto al fondo de la interpretación, el Tribunal pasa a examinar los temas correspondientes.
II. LA NULIDAD DEL REGISTRO III. LA MARCA El artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena faculta a la Autoridad Nacional Competente –que, en los términos de dicha Decisión (Disposición Final Unica), es el “órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”– para que de oficio o a petición de parte interesada y en cualquier momento, decrete la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de los interesados, señalando los casos en los cuales procede, entre los que figura el relativo a la concesión del registro “en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión”.
El comentado artículo 113, interpretado en concordancia con el 144 de la Decisión 344, le otorga a los Países Miembros, a través de sus respectivas legislaciones, la facultad de determinar el procedimiento para regular la acción de nulidad marcaria, excepto lo que tiene que ver con la prescripción, por estar ya consagrada en la norma comunitaria la imprescriptibilidad de la misma.
Así lo ha dejado esclarecido este Tribunal en el fallo producido con motivo de la interpretación prejudicial 28-IP-95, caso “CANALI”, sentencia de fecha 13 de febrero de 1998, en la que expresó: “ la [acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344] por sus características tiene la naturaleza de una revisión judicial distinta del contencioso administrativo normalmente procedente contra los actos que hubieren agotado la vía gubernativa, presupuesto este último indispensable para que dicho recurso avance hacia la vía judicial, ya que constituye a) Concepto En reiterada jurisprudencia del Tribunal se ha venido definiendo a la marca como un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado aquel por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.
Del anterior concepto, que recoge los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 para el registro de marcas, destacan los siguientes: b) La perceptibilidad Al ser la marca un bien inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sentidos (vista, olfato, audición, gusto o tacto), necesita materializarse o exteriorizarse, con el fin de que aquello inmaterial o abstracto pase a ser perceptible o identificable.
Por tanto, sólo siendo la marca perceptible, puede el público consumidor de los productos o servicios identificados con ella, asimilarla, aprehenderla y conocerla, fundamentalmente a través del sentido de la vista. c) La suficiente distintividad Es considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser admitido a registro como marca.
Se identifica con la necesidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa ma- GACETA OFICIAL nera la diferenciación por parte del consumidor. Será distintivo entonces el signo, cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio sin que se confunda con ellos o con las características esenciales o primordiales de los mismos, o con otras marcas que identifiquen los mismos o diferentes productos o servicios.
Finalmente, entre las exigencias contenidas en el comentado artículo 81, destaca también: la susceptibilidad de representación gráfica. d) La susceptibilidad de representación gráfica La misma tiene que ver con la “ descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.
(Marco Matías ALEMAN, “MARCAS”, Top Management. Bogotá. Pág. 77). En definitiva, esa exigencia tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo que es solicitado en registro pueda –lo que será apreciado mediante el necesario análisis del objeto de la solicitud– ser dado a conocer, a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.
Derivado del referido tema de la distintividad, e íntimamente ligado a él en el caso de autos, se encuentra el tema que de seguidas pasa a analizarse. IV. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA Efectivamente, entre los argumentos expuestos por la sociedad actora se encuentra principalmente el referido al hecho de que la marca “MURIEL”, objeto de la acción de nulidad intentada ante la alta jurisdicción consultante, es confundible con la marca previamente registrada “ARIEL”, y que además esa situación resulta más evidente al estar destinadas ambas a proteger la misma clase de productos.
Al respecto, el Tribunal Andino observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quie- 27/09/2000 8.20 nes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la semejanza.
En efecto, este Tribunal estima que, en el caso objeto de la consulta, resulta necesario considerar y enfrentar: a) La similitud ideológica, que se da entre signos que evocan la misma o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra.
Así se han declarado confundibles ‘Van haus’ y ‘Van Heusen’ porque suscitan la idea de apellidos de origen holandés; ‘Danmark’ y ‘la Danesa’ por cuanto ambas evocan la idea de una común procedencia; ‘Paño mágico’ y ‘Mágico de Odol’ que tienen identidad ideológica dando lugar a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etc ”.
(Derecho de Marcas, pág. 152). De modo que pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, pueden sinembargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; b) La similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; c) La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sinembargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. GACETA OFICIAL Para el caso concreto, el examinador –en este caso, juez consultante– al revisar la fonética de las marcas en conflicto tomará en cuenta la totalidad de las sílabas que conforman las marcas “ARIEL” y “MURIEL”; y, finalmente, deberá también apreciar: d) La naturaleza de las marcas confrontadas, las que, observa el Tribunal Andino, corresponden a diferentes tipos: una mixta, en la que el actor fundamenta su demanda (“ARIEL mixta”); y, la otra, denominativa, concedida a través de la resolución ahora impugnada (“MURIEL”).
Tal diferencia sin duda influirá en el cotejo marcario que ha de efectuar el examinador a la luz de esos dos diferentes tipos de marcas. En efecto: * Las marcas mixtas son las que están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). 27/09/2000 9.20 las conoce como marcas nominales o verbales.
Estas marcas se sub-agrupan en, por un lado, las marcas sugestivas, con una connotación conceptual que hace referencia a las cualidades o funciones del producto designado por la marca; y, por el otro, se encuentran las marcas arbitrarias que no manifiestan ninguna conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que van a identificar.
Todo lo anterior también se encuentra ligado con las reglas para realizar el cotejo marcario (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit. Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), las que tienen que ver con el hecho de que: – La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, regla que se ha considerado de la mayor importancia, y que obliga a que el cotejo marcario deba realizarse en la globalidad del contexto de las marcas confrontadas, criterio que es aplicable a todo tipo o clase de marcas;
Para la identificación de esta clase de signos distintivos es necesario en el caso concreto, llegar a precisar cuál de los dos elementos que lo conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo. – Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
Es decir, en la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las mismas. No cabe por tanto el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor tampoco las analiza de esa manera, sino más bien en forma individualizada; Al respecto la jurisprudencia del Tribunal Andino ha puesto de relieve cómo el elemento denominativo “de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.” (Interpretación Prejudicial No. 04-IP-88, caso “DAIMLER”, sentencia de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O. No. 39 del 29 de enero de 1989).
(Resaltado de la presente sentencia). – Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; y, finalmente, * Las denominativas, por su parte, son las que utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que representan un conjunto pronunciable, que puede o no tener un significado conceptual.
También se – Debe tenerse así mismo en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Al respecto, el mencionado tratadista Breuer-Moreno ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los semejantes, o de la semejante disposición de esos elementos.” De todo lo expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N C L U Y E: 1º La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o ser- GACETA OFICIAL vicios provenientes de, o comercializados por, una persona, y en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretenda identificar tales bienes; en razón de lo cual el que resultare insuficientemente distintivo no es registrable. 2º De ahí que la distintividad sea indispensable para la acreditación de dicho signo como marca.
Cuando éste resulta incapaz de diferenciar de otros, productos o servicios de la misma clase, y respecto de la cual pueda también desprenderse confusión –servicios o productos fabricados, producidos o prestados por diferentes empresarios–, no puede reconocérsele a dicho signo la calidad de marca. 3º Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados.
La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia. 27/09/2000 10.20 Por su parte el juez nacional consultante al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación que con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario, ha sido realizada por el Tribunal en esta sentencia, que habrá de notificársele mediante copia certificada y sellada de la misma.
Remítasele también a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. El Presidente, Luis Henrique Farías Mata Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 27/09/2000 11.20 PROCESO 37-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d), h), e i), 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo Distrito de Quito de la República del Ecuador, dentro del expediente interno 4432-97-L.Y.M., promovido por Miller Brewing Company.
Marca: “ICE.” E interpretación de oficio del artículo 94, literal b). Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCÍA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de agosto del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, dentro del expediente interno 443297-L.Y.M. V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el señor Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, doctor Luis Barrazueta Erazo, en el proceso interno 4432-97L.Y.M, en el que se impugna la Resolución N° 0960292 de 5 de agosto de 1997, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, por la cual se concedió el registro de la marca ICE solicitada por la compañía John Labatt Investment (Barbados) Ltda. Que la solicitud, previa regularización dispuesta por el Tribunal, cumplió con los requisitos de admisibilidad establecidos por el art. 61 del Estatuto, Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Como hechos relevantes para la interpretación, el Juez solicitante señala: “PRETENSIÓN: “Pide que en sentencia se declare la ilegalidad del acto administrativo y en consecuencia se niegue el registro de la marca “ICE” solicitada por la tercerista, sociedad John Labatt Investment (Barbados) LTD.” “PRINCIPALES ARGUMENTOS: Afirma el actor que el registro concedido a la tercerista en el acto que impugna, relativo a la marca de fábrica ICE y diseño de témpano para proteger productos de la clase N° 32, es ilegal, por cuanto no es un término evocativo sino que más bien coincide con la definición de marca descriptiva en razón de lo cual contraviene el art. 82, literal d) de la Decisión 344; que la palabra ICE significa hielo, frío o helado, característica de la cerveza; que la marca es un prefijo de uso común en marcas de varias clases internacionales en razón de lo cual aquella no es registrable.
“CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: Calificada la demanda, fueron citados los accionados para que conteste la misma dentro del término concedido. “MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA: Opone las siguientes excepciones: 1. Legalidad y validez de la resolución impugnada la que guarda conformidad con el régimen común sobre propiedad industrial; y 2.
Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Sugiere que se proceda a la interpretación prejudicial previa de los arts. 81 y 95 de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Termina solicitando que se rechace la demanda. “PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO: Señala que ha delegado para que intervenga en el juicio al Director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, quien se adhiere a la contestación efectuada por dicha Cartera de Estado.
“TERCERO BENEFICIARIO: Carlos Julián Trueba, mandatario de John Labatt Investment GACETA OFICIAL (Barbados) Ltda. al contestar la demanda, sostiene que la resolución impugnada no contraviene disposición legal o reglamentaria alguna; que la marca es un signo distintivo susceptible de registro; que se apega a las normas y requisitos previstos en la Sección 1 del Capítulo V de la Decisión 344; que la actora al formular su observación al registro se basó en los arts. 81 y 82 literales h) e i) de la Decisión 344, por lo que debe entenderse que su derecho tuvo que ser anterior al de su mandante; no obstante, ello no ocurrió, ya que su representada formuló la solicitud N° 48642 el 29 de junio de 1994; en tanto que, el observante lo hizo el 9 de noviembre de 1994, bajo el N° 51671; que la resolución aplicó correctamente las disposiciones jurídicas aplicables al caso; a más de que la marca peticionada comprende la palabra ICE y un diseño estilizado de témpano; refiriéndose solamente al prefijo.
Se excepciona de la siguiente manera: 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; 2. Que la administración no violó norma alguna al dictar la resolución impugnada; 3. Que la actora no tiene derecho a observar el registro de la marca por ser suficientemente distintiva y solicitada con anterioridad; no obstante niega que la marca ICE diseño de témpano, sea descriptiva; y, 4.
Niega que los signos en conflicto puedan inducir al consumidor medio, por lo que pide que se rechace la demanda y se ordene el pago de sus honorarios”. Por su parte el Director Nacional de Propiedad Industrial en resolución manifiesta: “SEGUNDO.- El literal b) del art. 94 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala que no deberán tramitarse las observaciones que se fundamenten en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa, tal como ocurre en el presente trámite pues la marca observante presentó su solicitud de registro e inscripción el 9 de noviembre de 1994, esto es con posterioridad a la solicitud presentada por el demandado el 29 de junio de 1994”, por lo cual concluye rechazando la observación presentada y concediéndose el registro de la marca.
Considerando: Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, es competente para soli- 27/09/2000 12.20 citar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, en virtud de que este alto organismo jurisdiccional ecuatoriano conoce de un proceso en el que deben aplicarse tales normas comunitarias.
Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar en vía prejudicial las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, según lo disponen los arts. 32 y 33 de su Tratado de constitutivo. I. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Las normas que el Tribunal va a interpretar, en virtud de la solicitud presentada son: Decisión 344 Artículo 81.
“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Artículo 95.
“ Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” Además por ser importante para la correcta resolución de la causa presentada, este Tribu- GACETA OFICIAL nal procede a interpretar de oficio los siguientes artículos: Artículo 82.
“No podrán registrarse como marcas los signos que: “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
“h ) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; “i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;…” Artículo 94.
“La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: “b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa;” II. DERECHO DE PRIORIDAD. Antes de realizar un análisis de fondo a los artículos mencionados, es conveniente anotar que del expediente remitido a este Tribunal, y específicamente de la resolución ahora impugnada, la N° 0960292 de fecha 05 de agosto de 1997, se desprende que la solicitud de registro de la marca “ICE” fue presentada ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, el 29 de 27/09/2000 13.20 junio de 1994 por la sociedad LABATT INVESTMENTS (BARBADOS) LIMITED, y que, a su vez, la observación presentada a tal registro se fundamenta principalmente en la denominación “ICEHOUSE”, solicitada el 9 de noviembre de 1994, es decir -concluye la Administración demandada, fundamentándose en el párrafo b) del artículo 94- con posterioridad a la solicitud de registro de la marca “ICE”, y, por tanto, rechazó tal observación. Al respecto, observa el Tribunal Andino que la prohibición contenida en la norma comunitaria, está dirigida a la obligación por parte de la oficina nacional competente de no tramitar observaciones que “se fundamenten en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa”.
Tal prohibición en razón de que la denominación primeramente solicitada adquiere prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posterioridad, ello con base en el principio “primero en el tiempo primero en el derecho”. 1 Por tanto, en el presente caso, al revisar el juez consultante la legalidad del acto impugnado, deberá determinar, con base en los hechos del caso, si la observación presentada encaja en la prohibición contenida en el referido párrafo b) del artículo 94 de la Decisión 344.
III. LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para poder ser registrado como marca debe ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. En caso de que no reúna alguna de estas tres características, el signo no podrá ser registrado como marca por la Oficina Nacional Competente.
El fin de la marca es el de diferenciar o distinguir un producto o servicio, para lo cual se hace necesario que éste se concrete en algo material apreciable por los sentidos, se trata de 1 Sentencia de interpretación prejudicial del 13 de diciembre de 1996, producida en el caso 17-IP-96, correspondiente a la marca “EDWIN”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 253 del 07 de marzo de 1997, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo V, 1996, pág.: 281.
GACETA OFICIAL 27/09/2000 14.20 la perceptibilidad, es decir, la característica que permitirá al consumidor apreciar los productos o servicios identificados por el signo y sobre el cual este Órgano Comunitario ha expresado: tencias de los procesos 27-IP-95, G.O. N° 257 de 14 de abril de 1997; 12-IP-96, G.O. N° 265 de 16 de mayo de 1997; y 18-IP-97, G.O. 332 de 30 de marzo de 1998.
“Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos” 2. IV. MARCAS DENOMINATIVAS y MIXTAS. La perceptibilidad encierra la idea de que un signo pueda ser aprehendido o captado por medio de alguno de los sentidos o de la inteligencia. La distintividad, principal requisito, es la razón de ser de la marca, ya que es esta característica la que permite diferenciar en el mercado los productos o servicios ofertados por un empresario, de otros de la misma clase o similares.
Si una marca llega a confundirse con los signos de otro productor, este signo no permitiría que el producto tenga en el mercado su individualización propia, no será reconocida por los consumidores, ni será asociada con el producto que se desea adquirir por parte del consumidor, por lo que no cumpliría el objetivo perseguido por su titular.
Finalmente, la norma comunitaria, exige que el signo sea susceptible de representación gráfica, es decir, se busca facilitar que el administrador tenga una concepción material de lo que es el signo: Un signo que reúna las condiciones señaladas anteriormente puede ser registrado como marca siempre que no incurra en ninguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344; ese signo puede ser una marca denominativa o bien puede ser una marca mixta.
Brevemente pasaremos a analizar cada una de estas clases de marcas. La marca denominativa, verbal o nominal, es aquella que se encuentra constituida por un signo acústico resultado de la combinación de letras, palabras que forman un conjunto que es pronunciable, con significado conceptual (caso en el cual estaríamos ante marcas evocativas o sugestivas) o carecer de él (como es el caso de marcas de fantasía o caprichosas).
En cambio, la marca mixta es aquella que no sólo se encuentra formada por un elemento denominativo o gráfico, sino que se halla conformada por los dos elementos, es decir tiene un elemento gráfico y un elemento denominativo. Al respecto, este Órgano Comunitario en una anterior sentencia ha expresado; “Están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
Para la identificación de esta clase de signos distintivos es necesario en el caso concreto, llegar a precisar cuál de los dos elementos que lo conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.” 4 “La representación gráfica del signo es una “descripción que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá. pág.: 77) por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es publicación y el archivo” 3.
Sobre el desarrollo de los requisitos exigidos en el art. 81 podrían ser consultadas las sen2 3 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, Proceso 27-IP-95, pág.: 88. Ibídem. Pág.: 90. Dentro del proceso interno, se anota que el signo en conflicto se halla compuesto no sólo por el término “ICE”, sino que éste se halla acompañado por el diseño de un témpano. 4 Sentencia del Proceso 10-IP-98 de 19 de Agosto de 1998.
Marca: "GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta)”. GACETA OFICIAL 27/09/2000 V. MARCAS EVOCATIVAS Y DESCRIPTIVAS. En el artículo 82 de la Decisión 344 constan algunas prohibiciones que como señala Manuel Pachón “hacen relación al signo en sí mismo considerado”, y es así que se señala que no se podrá registrar un signo que sea la descripción del bien o servicio que se quiere amparar con la marca o sea una denominación genérica.
La denominación genérica, descriptiva o usual es aquella que por carecer de la calidad de signo registrable son aquellos signos que aún sin haber sido inicialmente comunes para el producto o servicio se convierten en el nombre común del producto y por lo tanto han perdido su distintividad. “En el art. 82 literales d) y e) se ha utilizado el término “exclusivamente”, por lo que hay la posibilidad de que en una marca compleja, exista la presencia de un elemento que haga a la marca distintiva, o si el que se pretende registrar está formado por expresiones genéricas o descriptivas, éstas al tener capacidad distintiva suficiente permitiría el registro del signo” 5 ducto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca”. 6 Es de esta forma que, tal como se refiere el autor antes citado, no se puede registrar la marca “vino“ para distinguir vinos, pero si se puede registrar “aquellas que por medio de un juego de imágenes y de procedimientos más o menos indirectos tratan de provocar en el adquirente una referencia a la naturaleza, las ventajas o propiedades del artículo”.7 Las marcas evocativas son débiles, ya que cualquier persona puede evocar estas propiedades al usar su marca, haciendo que su titular no pueda impedir que otras marcas utilicen estas características y propiedades.
La debilidad está en la coexistencia de marcas que evoquen iguales características. Este Tribunal ha manifestado al respecto: “La jurisprudencia de este Órgano Comunitario ha profundizado sobre la naturaleza evocativa de los signos que puedan llevar al consumidor a una asociación de ideas con los bienes o servicios que se pretenden designar” y continúa la sentencia “que en la medida en que estos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que -por ser factibles de utilizarse en diversos productosafectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos.
No se podrá registrar un signo que se refiera directamente al producto, es decir una denominación genérica, ya que al coincidir la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no puede cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria. De igual forma no se puede registrar los signos genéricos, es decir los que se refieran a una o varias características y propiedades comunes ya que existe conexión directa con el producto o servicio que se pretende registrar.
“Ha expresado el Tribunal además con respecto a los signos evocativos lo siguiente:… Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno u otro tipo.
Pero los signos evocativos sí se pueden registrar. La marca evocativa, se halla definida por la doctrina como: “aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir o mismo (sic) de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el pro5 Proceso 11-IP-98, sentencia del 03 de mayo de 1998, Marca: “PAVCO NÚCLEO CELULAR” (NOMINATIVA). 15.20 6 Derecho de Marcas.
Jorge Otamendi. Ed. AbeledoPerrot. Segunda Edición. Pág.: 32. 7 Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, cita el fallo expedido por la Excma. Cámara en la causa 4743 “Italseda S.C.A. c/ Sudamex S.A.”. pág.
32. GACETA OFICIAL 27/09/2000 Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de trasmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo”. 8 registro marcario. La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de su obligación legal de proceder al mismo.
En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y eso lo expresó acertadamente la administración recurrida en el caso que ahora se debate ante la jurisdicción nacional. Los signos evocativos pueden ser registrados como marcas pese a su debilidad distintiva, pero un signo descriptivo no lo podrá ser ya que carece en su totalidad de esa calidad, al confundirse la marca con el producto o servicio en sí. Debe el juez distinguir la clase de signo para aceptar o negar el registro.
“Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta para el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario está obligado a examinarlas necesariamente.
VI. TRÁMITE PARA OBSERVACIONES Y PLAZOS PARA SU FORMULACIÓN. En reciente sentencia, sobre el procedimiento para el examen de registrabilidad de marcas, el Tribunal expresó: “Una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).
Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. 16.20 “De lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde adicionalmente al consultante, determinar si la Administración en el procedimiento administrativo correspondiente se ajustó a las exigencias de la norma comunitaria para el registro de marcas”. 9 Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: “De no haber surgido observaciones provenientes de terceros, el artículo 96 ibídem dispone que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado…, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.” “Al respecto considera el Tribunal que la facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del 8 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 26-IP-96.
Marca: “SEFRITA”, Tomo: V, pág.: 311-312. Primero: Corresponde al juez nacional determinar, antes de entrar a examinar el fondo del caso, y con base en lo prescrito en el párrafo b) del artículo 94 de la Decisión 344, ya interpretado, si la observación al registro de la marca “ICE”, encaja en tal prohibición, es decir si la resolución estuvo bien motivada al rechazar, por cuestiones formales, la observación propuesta.
Segundo: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y sus9 Proceso 36-IP-2000 de fecha 16 de junio del 2000. GACETA OFICIAL ceptibilidad de representación gráfica y no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Tercero: Cuarto: El examen de registrabilidad al que debe someterse un signo por parte de la Oficina Nacional Competente antes de proceder a aceptar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en los casos en que se presenten observaciones como en los que no se presenten tales observaciones.
Los signos descriptivos no pueden ser registrados como marcas por no ser distintivos, a diferencia de los signos evocativos que pese a ser marcas débiles se los ha aceptado como suficientemente distintivos, por lo cual eventualmente podrían ser registrados. El Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar la sentencia dentro del proceso interno 4432-97L.Y.M., de conformidad con el art. 35 del Tra- 27/09/2000 17.20 tado de Creación del Tribunal de la Comunidad Andina.
Notifíquese al Tribunal Distrital N° 1 de los Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 27/09/2000 18.20 GACETA OFICIAL 27/09/2000 19.20 GACETA OFICIAL 27/09/2000 20.20 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú