Año XVII - Número 631 Lima, 10 de enero del 2001 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 01-AN-98.- Acción de Nulidad interpuesta por la República de Colombia contra las Resoluciones 476 del 14 de mayo de 1997 y 505 del 23 de julio de 1997 emanadas de la Junta del Acuerdo de Cartagena Proceso 71-IP-2000.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 83 literales a), b) y e); 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 5195. Actor: HELADOS LA FUENTE S.A. Marca: FUENTE CLARA Proceso 21-IP-2000.- Interpretación prejudicial de los artículos 1, 6 párrafo b) y 7 párrafos c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo.

E interpretación de oficio de los artículos 17 y 29 ibídem. Actor: sociedad AKTIEBOLAGET ASTRA. Solicitud de patente: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE SAL DE BILIS HUMANA ESTIMULADA POR LIPASA Y PARA LA PREPARACIÓN DE COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN”. Proceso interno correspondiente al expediente N° 4879.. 24 PROCESO 01-AN-98 Acción de Nulidad interpuesta por la República de Colombia contra las Resoluciones 476 del 14 de mayo de 1997 y 505 del 23 de julio de 1997 emanadas de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la acción de nulidad interpuesta por la República de Colombia contra las Resoluciones 476 del 14 de mayo de 1997 y 505 del 23 de julio de 1997 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, mediante las cuales se calificó como restricción al comercio el depósito no remunerado establecido por la Junta Directiva del Banco de la República para la financiación externa de importaciones. que este Tribunal declare la nulidad de las Resoluciones 476 y 505, por supuesta violación de las normas del ordenamiento jurídico andino. El escrito SG/AJ/C 092–98, de fecha 3 de julio de 1998, recibido en este Tribunal el 6 de los mismos mes y año, de contestación a la demanda.

Quito, a los 13 días del mes de octubre del año 2000 V I S T O S: Las pruebas aportadas por las partes y las ordenadas por el Tribunal; el acta de audiencia pública celebrada el 9 de septiembre de 1999; los escritos de conclusiones; y demás documentos que cursan en el expediente; La demanda interpuesta el 18 de mayo de 1998, por la cual la República de Colombia solicita Con vista de todo lo cual este Tribunal pasa a realizar un resumen, con arreglo a lo que apa- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL rece de autos, tanto de los hechos y de las argumentaciones de las partes, como de los pedimentos formulados por las mismas en el libelo de demanda y en las conclusiones de la audiencia pública, aportadas por ellas al proceso. a) Antecedentes Con fechas 2 y 22 de abril de 1997 los Gobiernos de las Repúblicas de Venezuela y Bolivia, respectivamente, se dirigieron a la entonces Junta del Acuerdo de Cartagena con el objeto de solicitar el pronunciamiento de la referida Institución comunitaria respecto del alcance y legitimidad, a la luz del ordenamiento jurídico andino, de la Resolución Externa No. 4 del 12 de abril de 1997 expedida por el Gobierno de Colombia, específicamente por la Junta Directiva del Banco de la República de ese País Miembro.

En atención a la solicitud presentada por los Gobiernos de Venezuela y Bolivia, el 31 de marzo de 1997 la Junta del Acuerdo de Cartagena mediante comunicación J7AJ/F 107-97 solicitó del Gobierno de Colombia que informe y aclare si el Banco de la República efectivamente adoptó una medida que impondría controles al crédito externo de corto plazo, a través de la constitución de un depósito del cincuenta por ciento por un término de 18 meses.

El 11 de abril de 1997 el Gobierno de Colombia informó a la Junta que la Resolución Externa No. 4 de 1997, adoptada por el Banco de la República, corresponde a la modificación de una medida sobre endeudamiento externo que se encuentra vigente desde 1993 (Resolución externa No. 21 de la Junta Directiva del Banco de la República), que la modificación incorporada por la Resolución No. 4 de 1997, consistiría en la ampliación del plazo establecido para los préstamos en moneda extranjera, para los cuales se exige un depósito, el cual es un requisito para que el préstamo pueda registrarse en el banco central y canalizarse en el mercado cambiario.

Agregó el Gobierno de Colombia que la Resolución externa No. 4 de 1997 establece que los préstamos en moneda extranjera que obtengan los residentes en el país cuyo plazo sea igual o inferior a sesenta meses deben constituir un depósito en pesos equivalente al 50% del crédito, aclarando que anteriormente el plazo era de treinta y seis meses. 10/01/2001 2.36 El 14 de mayo de 1997 la Junta del Acuerdo de Cartagena expidió la Resolución N° 476, por la cual determinó que “el depósito a efectos del registro de financiamiento de importaciones exigido por el Gobierno de Colombia, constituye una restricción que incide sobre la importación de productos originarios y procedentes de los Países Miembros, a los efectos del Capítulo V sobre el Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena”.

Contra la Resolución N° 476, el 19 de junio de 1997 la República de Colombia interpuso recurso de reconsideración, el cual fue declarado sin lugar por la Junta del Acuerdo de Cartagena, mediante la Resolución N° 505 de fecha 23 de julio de 1997. b) La demanda Con la presente acción, la República de Colombia pretende que el Tribunal declare la nulidad total de las Resoluciones 476 y 505 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, mediante las cuales se calificó como restricción al comercio, a los efectos del Programa de Liberación, el depósito, previo al registro de financiamiento de importaciones, exigido por el Gobierno de Colombia.

La actora invoca como violadas las disposiciones contenidas en los artículos 41, 42 y 43 del Acuerdo de Cartagena, correspondientes a los artículos 71, 72 y 73 de la vigente codificación (Decisión 406 de la Comunidad Andina), que prevén un programa de liberación cuyo objeto es eliminar los gravámenes y restricciones de todo orden, incluyendo los cambiarios, que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier país miembro.

Expresa que Colombia, desde principios de la década de los 90, ha experimentado un fenómeno de entrada masiva de capitales que ha dificultado su manejo macroeconómico. Por esta razón —agrega— desde 1993 la Junta Directiva del Banco de la República como autoridad cambiaria, impuso al financiamiento externo de corto plazo un mecanismo de depósito no remunerado, cuyo monto y duración se ha modificado desde entonces conforme al comportamiento del mercado cambiario colombiano. Señala que, a la fecha de la demanda, el depósito no remunerado se aplica a la financiación GACETA OFICIAL externa obtenida por los residentes colombianos sin importar el plazo pactado.

El monto del depósito es equivalente al 25% del valor desembolsado y debe mantenerse por un lapso de un año. No obstante, el depósito puede retirarse anticipadamente con sujeción a una tabla de descuento. Afirma también que la finalidad del depósito no remunerado es igualar el costo de los créditos externos a los internos para los plazos mayores con el fin de desincentivar la entrada de capitales de corto plazo, agregando que la conveniencia de que los países cuenten con instrumentos de este tipo había sido materia de discusión no sólo en el marco de la primera reunión del Consejo Asesor de Ministros de Hacienda, Gobernadores de Bancos Centrales y organismos encargados de la planificación económica de la Comunidad Andina realizada en Quito en el mes de marzo de 1998, sino también en los organismos multilaterales de crédito.

Con respecto a la motivación de la Resolución 476 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, sostiene que la JUNAC fundamentó su decisión en el Informe de la Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Asuntos Cambiarios, de fecha 7 de junio de 1989, en el cual se clasifica a las restricciones cambiarias en tres grupos: las cuantitativas de cambios, las cambiarias de costo —aquellas que incrementan el costo de las divisas y sólo actúan indirectamente sobre la cantidad demandada de divisas— y las restricciones administrativas.

Señala al respecto que, en el caso específico de las importaciones, la Resolución Externa 21 de 1993 no contempla norma alguna que impida, restrinja o limite el acceso a los importadores colombianos al mercado cambiario para adquirir, a la tasa vigente en el mercado, las divisas necesarias para atender sus compromisos, y que, por el contrario, basta que el importador acuda a alguna de las entidades autorizadas para que pueda adquirir las divisas necesarias para cumplir sus obligaciones de comercio exterior.

Es más —añade— el régimen colombiano autoriza el pago de importaciones en moneda legal colombiana y autoriza a los residentes del exterior a adquirir divisas en el mercado cambiario colombiano con el producto de exportaciones canceladas en moneda legal colombiana. 10/01/2001 3.36 Descarta la actora que el depósito no remunerado pueda constituir una restricción cuantitativa de cambios, tales como una licencia de cambios, cuotas o contingentes de divisas, presupuestos de divisas o la prohibición o suspensión temporal de asignación de divisas; ni que pueda ser considerada como restricción cambiaria de costos (tipos de cambios diferenciados, impuesto a la adquisición de divisas, diferenciales no bancarios, depósitos previos o garantías para poder acceder a las divisas, plazos mínimos para el pago o remesa de divisas, financiamiento externo obligatorio de las importaciones u obligatoriedad de apertura de cartas de crédito).

Finalmente, la medida en análisis, en opinión de la actora, tampoco se encuentra comprendida entre las restricciones administrativas que dificulten el acceso de divisas, pues no es de aquellas que directamente incrementan el precio de éstas, y que sólo actúan indirectamente sobre la cantidad demandada de las mismas. Concluye que resulta evidente que las conclusiones del Grupo de Expertos utilizadas por la Junta para sustentar el acto que se demanda no guardan relación alguna con la supuesta restricción alegada y, por lo tanto, resultan inaplicables para motivar la decisión tomada en la Resolución 476.

Por último, afirma que la obligación del depósito no encarece los costos en que incurren los importadores y que la medida no tiene como propósito impedir que se hagan importaciones o que se atiendan los compromisos de comercio exterior adquiridos, sino la de evitar movimientos de capital de corto plazo. c) La contestación de la demanda La Secretaría General, órgano que sustituyó a la antigua Junta, sostiene que la obligación de constituir el depósito a las importaciones financiadas originarias y provenientes de los Países Miembros hacia Colombia, es una restricción al orden cambiario y crediticio, que incide sobre las importaciones procedentes de los Países Miembros, y que la actora, en lugar de intentar siquiera demostrar que la constitución del depósito a las importaciones financiadas no constituye restricción, en la demanda plantea argumentos de conveniencia económica en la adopción de tal medida, los cuales no encajan en ninguna de las causales de excepción previstas en el ordenamiento jurídico andino. GACETA OFICIAL Considera que en el caso en cuestión, una importación originaria y proveniente de cualquier País Miembro hacia Colombia, financiada en divisas, está supeditada a la constitución del depósito ante el Banco de la República, lo cual limita y dificulta, porque si no se hubiera establecido la obligación del depósito, dicha importación no soportaría la dificultad o la limitante derivada de la constitución del mismo.

Señala que en el supuesto de que la medida restrictiva estuviere justificada a la luz del ordenamiento jurídico andino, no bastaría argumentar en abstracto que la misma ha sido correctamente adoptada, ya que sería menester demostrar la validez de la justificación y, en ese sentido, si la medida objeto de análisis resulta o no “proporcional”.

Afirma asimismo que en el presente caso no se ha demostrado la necesidad de hacer extensiva la medida a los países andinos, ni, aún más, desvirtuado tampoco el carácter restrictivo de la medida. Al referirse a los argumentos planteados en el libelo inicial, la demandada expresa que no va a evaluar las bondades de la medida restrictiva, y que las razones de conveniencia en la que la actora centra todo el concepto de la demanda para solicitar la nulidad de las Resoluciones 476 y 505 de la Junta, están fuera del objeto de la litis.

Expresa igualmente que la calificación de restricción, según se aprecia claramente en la definición del concepto, no está condicionada ni sujeta a la existencia de un efecto discriminatorio entre nacionales y extranjeros, sino a la existencia de un efecto limitativo de las importaciones. Con respecto a la mención que hace el Gobierno de Colombia de la decisión de los representantes andinos de trabajar a nivel comunitario sobre la posibilidad de aplicar políticas prudenciales que ayuden a reducir la volatilidad de los flujos de capitales, considera la demandada que este argumento refuerza lo señalado por la Secretaría General en el sentido de no admitir medidas unilaterales, por lo que se impone la necesidad de normar en forma multilateral y supranacional cualquier restricción permitida a las importaciones subregionales.

Sobre el alegato propuesto por la actora, relativo a que la Junta del Acuerdo de Cartagena 10/01/2001 4.36 motivó su Resolución en el Informe de Expertos realizado en 1989, la demandada sostiene que no puede considerarse que los ejemplos contenidos en el referido Informe agoten el universo de posibles restricciones cambiarias, concepto que la Resolución 505 de la Junta también expresara en su oportunidad.

Manifiesta, finalmente, que el problema de fondo radica en el hecho real de que la necesidad de constituir el depósito implica para el importador el deber de obtener tales recursos, que bien puede trasladar al consumidor en detrimento del comercio intrasubregional, o bien puede asumir aquél afectando sus posibilidades ciertas de acrecentar un intercambio comercial hacia Colombia d) Conclusiones de la actora Con oportunidad de la audiencia pública celebrada el 20 de octubre de 1998, la República de Colombia presentó su escrito de conclusiones, en el que pone en conocimiento del Tribunal que “como fue informada debidamente la Secretaría General del Acuerdo de Cartagena, la Junta Directiva del Banco de la República en decisión tomada en septiembre de este año [1998], derogó la disposición que imponía la obligación de constituir depósito a la financiación de importaciones a un plazo superior a seis meses (Resolución Externa 10 del 18 de septiembre de 1998), dando así cumplimiento a la resolución de la JUNAC.

No obstante —continúa—, el asunto tiene, por lo menos para nuestro país y su banco central, la mayor importancia. Nos parece fundamental a este respecto que este Honorable Tribunal —agrega— se pronuncie sobre un tema que hoy es de crucial interés dada la actual coyuntura de los mercados de capitales y ante el escaso análisis de la JUNAC al expedir la Resolución 476 ya comentada”.

La actora reitera su posición acerca de la falta de un análisis técnico y cuidadoso de las medidas y de sus efectos en el comercio de la subregión, análisis que el Tribunal habría señalado como piedra angular para el adecuado estudio de temas por esencia complejos. A juicio de la República de Colombia, el depósito no remunerado a la financiación externa de importaciones de plazos de seis meses no genera un sobrecosto sobre el precio de las divi- GACETA OFICIAL sas, por lo que resulta evidente que las conclusiones del Grupo de Expertos utilizadas por la Junta del Acuerdo de Cartagena para sustentar el acto que se demanda no tienen relación alguna con la supuesta restricción alegada, y por lo tanto, resultan inaplicables para motivar la decisión tomada en la Resolución 476.

Considera que no puede sostenerse que la obligación del depósito haga más costosa la compra de bienes importados frente a los nacionales, en razón de que las regulaciones cambiarias colombianas acusadas de restrictivas son de carácter general aplicable a todos los residentes en Colombia. Concluye la actora afirmando que un único estudio teórico —se refiere al Informe de Expertos Gubernamentales del año 1989— mal podría servir como elemento para motivar el incumplimiento del Tratado por parte de un País Miembro, sin comprobar que se impiden o dificultan las importaciones (Acuerdo de Cartagena artículo 72), que realmente se está afectando el intercambio comercial entre los países a que se refiere el caso y que existe una correlación entre la medida adoptada y el efecto en la disminución del monto de las operaciones.

El Tribunal ha considerado —agrega— que: “ las Resoluciones que a este propósito dicte la Junta deben ser actos debidamente motivados, de manera que resulte la conclusión lógica de una información completa y detallada del comercio respectivo entre los países a que se refiere el caso ” (Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Gaceta Oficial No. 15 del 24 de marzo de 1986, Proceso 1-N-85). e) Conclusiones de la demandada En su escrito de conclusiones, la Secretará General señala que la acción propuesta por el Gobierno de Colombia no está encaminada a desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados, sino que por el contrario, se concentra en hacer el inventario de las razones de conveniencia macroeconómica que tuvo en cuenta el Banco de la República para adoptar la medida objeto de la presente litis.

Sostiene asimismo que los actos administrativos emitidos por la Junta son verdaderos “reglamentos constitucionales” cuyo marco normativo es el Acuerdo de Cartagena, por lo que la acción de nulidad debe estar dirigida a des- 10/01/2001 5.36 virtuar la presunción de legalidad, a través de la demostración de alguna de las causales de nulidad expresamente establecidas en el ordenamiento jurídico andino. En este orden de ideas, afirma que la actora no ha aportado prueba alguna que permita demostrar la ocurrencia de la causal de nulidad alegada, y que resulta imperativo para el Tribunal basar su decisión en las cuestiones planteadas en la demanda, y con las pruebas que obren en el expediente.

Expresa la demandada que el Gobierno de Colombia alega falsa o errónea motivación, sin embargo ésta no es una causal contemplada expresamente en el ordenamiento jurídico andino, razón por la cual la acción carece de fundamento. En efecto, a juicio de la Secretaría General, el artículo 12 de la Decisión 425 consagra taxativamente las causales de nulidad de los actos del órgano técnico de la Comunidad Andina, sin hacer referencia a la falsa motivación. Alega que la invocación de la Reunión de Expertos Gubernamentales se hizo con un carácter histórico e ilustrativo, y principalmente, por su congruencia con los artículos 71 a 73 (antes 41 a 43) del Acuerdo de Cartagena, por lo que si se prescindiera del considerando de la Resolución 476, referente al Informe de la Reunión de Expertos, no se afectaría la esencia de la Resolución 476.

El que se haya invocado dicho informe no constituye “per se” un vicio de nulidad de las Resoluciones acusadas, pues tal documento ejemplifica, enumera y menciona como uno de los eventos que constituyen restricciones cambiarias “los pagos correspondientes a las importaciones provenientes de la Subregión”. Manifiesta que el derecho interno colombiano no forma parte del presente proceso ni puede ser invocado para justificar la adopción de una medida restrictiva como depósito a las importaciones financiadas a plazo.

Por lo demás, sostiene la demandada que la motivación de las resoluciones no tiene que ser extensa para ser suficiente. Considera que la demanda propuesta por el Gobierno de Colombia, así como la sustentación de sus argumentos en el transcurso de la audiencia, no cumplen con el objeto y la finalidad GACETA OFICIAL de la demanda de nulidad, ni tampoco se encuentran técnicamente planteados, pues si bien se mencionan los artículos 71 a 73 del Acuerdo de Cartagena como normas posiblemente vulneradas por los actos acusados, la demandada se limita sin embargo a señalar razones de conveniencia de la medida interna, y tímidamente acude a otro vicio de nulidad como es la “errónea motivación”, el cual no aparece contemplado de manera expresa en el artículo 12 de la Decisión 425, a fin de invocarla como pilar de la acción. Alega también que la República de Colombia ha reconocido expresamente el carácter restrictivo del depósito, al haber aceptado que la Resolución 21 de la Junta Directiva del Banco de la República y sus modificatorias consagraron el depósito que afectaba a la financiación de importaciones de más de seis meses, y que en la actualidad solamente restringe la financiación de importaciones de menos de seis meses, lo cual confirmaría la plena legalidad de las Resoluciones 476 y 505 de la Junta.

En opinión de la demandada, la actora habría acreditado que se trata de una medida que incide en las importaciones, tiene carácter unilateral, es de naturaleza financiera o cambiaria, se aplica tanto a terceros como a los Países Miembros y dificulta y eventualmente impide la realización de cierto tipo de importaciones. Luego de referirse a la jurisprudencia y doctrina internacional, señala que la medida adoptada por Colombia tanto bajo la óptica de los páneles del GATT como del Tribunal de Justicia Europeo, hubiera sido considerada sin lugar a dudas una restricción y los argumentos que han sido invocados para evitar la aplicación de tal calificación, desde los de tipo sustantivo hasta los de tipo procesal hubiesen sido rechazados.

Alega igualmente que no es a la Secretaría General a la que corresponde demostrar que no se está frente a una restricción sino a la contraparte rebatirlo. En una acción de nulidad como acción de puro derecho toca con mayor razón y perentoriedad al invocante hacer esa desvirtuación. En el presente caso —continúa— ello no ha ocurrido y por vía de una interpretación acomodaticia se pretende trasladar al órgano técnico una prueba que el infractor no fue capaz de generar.

Esto es, que la medida bajo comentario no constituye restricción. 10/01/2001 6.36 C O N S I D E R A N D O: Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para conocer de la presente controversia en virtud del artículo 17 de su Tratado de Creación, concordado con las normas del Capítulo I del Título 1° de su Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) y del Título II de su Reglamento Interno, en las que se regula lo pertinente a la Acción de Nulidad.

Que se han observado las formalidades procedimentales inherentes a la Acción de Nulidad, incluidas las contempladas en los artículos 74, 75, 76, 77, 78 y 79 del Reglamento Interno del Tribunal, sin que exista irregularidad procesal alguna que invalide lo actuado. Que el estado de la causa es el de dictar sentencia, para lo cual el Tribunal estima necesario referirse a los siguientes aspectos: I. POSIBILIDAD DE ANULACIÓN DE LAS RESOLUCIONES QUE CALIFICAN UNA MEDIDA INTERNA COMO GRAVAMEN O RESTRICCIÓN Conforme lo ha declarado el Tribunal en sentencia del 24 de septiembre de 1999 emitida dentro del proceso 12-AN-99 (acción de nulidad interpuesta por la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones –CORPEI–; sentencia publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 520 del 20 de diciembre de 1999), debe distinguirse entre los procedimientos que cumple la Secretaría General, previos a la acción de incumplimiento y los destinados a calificar como gravamen o restricción una medida adoptada unilateralmente por algún País Miembro, pues armonizando el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Acuerdo de Cartagena, se concluye que cuando se trate de la adopción de medidas consideradas contrarias al Programa de Liberación, éstas, para que puedan ser objeto de dictámenes y acciones de incumplimiento, deberán haber sido calificadas previamente como gravamen o restricción por la Secretaría General; organismo que, de oficio o a solicitud de parte, deberá adelantar la indagación administrativa correspondiente cuyos resultados se plasmarán en el respectivo acto, el cual, en cuanto pone término a una actuación administrativa y coloca al País Miembro afec- GACETA OFICIAL tado en la situación jurídica concreta de infractor del Programa de Liberación, puede ser objeto de discusión tanto en la instancia administrativa como judicial, a través del recurso de reconsideración ante la Secretaría General, o por el cauce de la acción de nulidad ante este Tribunal.

La determinación mediante Resolución de que una medida constituye restricción o gravamen al comercio intracomunitario, cuya competencia se encuentra atribuida a la Secretaría General por el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, difiere del dictamen que la referida Institución Comunitaria debe adoptar cuando considere que un País Miembro ha incurrido en incumplimiento de las normas o Convenios que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en acatamiento de lo establecido por el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal.

En efecto, la calificación como restricción al comercio tiene como finalidad la de verificar si una medida adoptada unilateralmente se encuentra comprendida en el concepto de “restricciones de todo orden”, acuñado por el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena. Para dicho fin, el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina (Decisión 425) regula los pasos que deben seguirse y la forma en la que debe emitirse la Resolución que califique a una medida como restricción al comercio intrasubregional.

En cambio, el dictamen de incumplimiento, conforme a las normas del Tratado de creación del Tribunal, constituye, en reiterada opinión de éste, un presupuesto procesal para iniciar una acción de incumplimiento y su finalidad no es otra que la de formalizar la posición de la Secretaría General en torno a una conducta contraventora del ordenamiento jurídico comunitario por parte de un País Miembro, destinado a requerirle a éste que ponga fin al incumplimiento.

Los procedimientos de incumplimiento y de calificación de restricciones o gravámenes, debido a que están encaminados a fines distintos, culminan con actos de diversa naturaleza. Así, la fase administrativa previa a la acción de incumplimiento concluye con un “dictamen…el cual deberá ser motivado” (artículo 23 del Tra- 10/01/2001 7.36 tado de Creación del Tribunal), en el que se expresarán las razones que hayan llevado a la Secretaría General a la convicción de que un País Miembro ha quebrantado las obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico andino. Este dictamen, aunque se asemeja a una decisión motivada, no es materialmente Resolución y, por tanto, no forma parte de las consagradas como tales en el artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es decir de las solas susceptibles de impugnación a través de la acción de nulidad.

Por el contrario, y a diferencia del dictamen de incumplimiento, la determinación de una medida adoptada por un País Miembro como restricción al comercio se materializa en una Resolución impugnable a través de la acción de anulación. Los anteriores criterios fueron reafirmados por la reciente sentencia del 2 de junio del presente año, emitida dentro del proceso 02-AN-98 (acción interpuesta por la República de Colombia contra las Resoluciones 019 y 047 de la Secretaría General —caso SUDAMTEX—).

Con fundamento en lo expuesto, el Tribunal observa que los alegatos de las partes acerca de la observancia o no, por la República de Colombia, de las Resoluciones 476 y 505 de la Junta del Acuerdo de Cartagena no resultan procedentes dentro de una acción de nulidad, y el hecho de que la actora haya procedido a derogar la norma que imponía la obligación de constituir un depósito a la financiación de importaciones a un plazo superior a seis meses (a través de la Resolución Externa 10 del 18 de septiembre de 1998), a juicio de este Órgano Judicial, resulta impertinente.

No obstante, el Tribunal considera oportuno destacar que las Resoluciones que califican una medida unilateral de un País Miembro como restricción al comercio, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad, según lo establece el artículo 1°, letra d), del Tratado de Creación del Tribunal, y consecuentemente, los Países Miembros y todo destinatario de dichos actos administrativos comunitarios se encuentran obligados a acatarlas desde la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, obligación de cuyo cumplimiento no pueden quedar exentos ni aun cuando tales GACETA OFICIAL actos hubieren sido impugnados en la vía administrativa o judicial.

En efecto, conforme a lo establecido en el artículo 21 del Tratado de Creación del Tribunal «la interposición de la acción de nulidad no afectará la eficacia o vigencia de la norma o Convenio impugnados». De manera que los efectos que producen las Resoluciones son inmediatos y vinculantes para sus destinatarios, sin que pueda ser suspendida su ejecución, sino por orden del Tribunal, previo afianzamiento si lo considera necesario, y siempre que la ejecución del acto impugnado «cause o pudiere causar al demandante perjuicios irreparables o de difícil reparación mediante la sentencia definitiva».

II. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD Y CARGA DE LA PRUEBA EN LA ACCIÓN DE NULIDAD En su escrito de conclusiones la demandada expresó que la acción interpuesta por el Gobierno de Colombia no está encaminada a desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados, respecto de los cuales la actora no ha aportado prueba alguna que permita demostrar la ocurrencia de la causal de nulidad alegada, y que resulta imperativo para el Tribunal emitir su decisión con fundamento sólo en las cuestiones planteadas en la demanda, y con las pruebas que obren en el expediente.

Observa el Tribunal: En el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina la presunción de legalidad se deriva de la referida disposición contenida en el artículo 21 del Tratado de Creación del Tribunal, y así lo ha declarado este Órgano Judicial en la sentencia del 14 de noviembre de 1996, emitida con motivo de la acción de incumplimiento 04AI-96, interpuesta por la República de Venezuela contra la República de Colombia (sentencia publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 308 del 28 de noviembre de 1997).

En dicha ocasión, el Tribunal dejó sentado: “…la presunción de legalidad de las Decisiones de la Comisión y de las Resoluciones de la Junta o Resoluciones de la Secretaría General, están consagradas por el derecho comunitario cuando establece en el artículo 21 del Tratado del Tribunal, que la iniciación de la acción de nulidad no afecta la eficacia o 10/01/2001 8.36 vigencia de la norma impugnada, esto es, que hasta no producirse el fallo en firme dentro de la acción de nulidad, el acto demandado continúa en vigor y a él le son imputables las reglas concernientes a la aplicación directa de las Decisiones de la Comisión a que se refiere el artículo 3 del Tratado del Tribunal.” En la misma línea jurisprudencial, este Órgano comunitario ha esclarecido que la obligación de acatamiento de una norma comunitaria revestida de la presunción de legalidad —mientras no se impugne su validez— es un principio general de derecho que cobra mayor fuerza y se optimiza en un sistema de integración. (Sentencia emitida dentro del proceso de nulidad 05-AN-97 instaurado por la República de Venezuela contra la Resolución No. 430 de la Junta del Acuerdo de Cartagena y el Dictamen Motivado No. 15-96; publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo N° 361 del 07 de agosto de 1998).

La finalidad esencial de la presunción de legalidad de los actos de carácter decisorio de la Administración comunitaria va dirigida a garantizar la eficacia e inmediata ejecutividad de las Resoluciones, evitando de esta manera que la impugnación judicial por sí sola paralice la actividad administrativa de la Comunidad. En tal sentido, aparece como el principal efecto de la presunción de legalidad, el de trasladar al afectado la carga de interponer el respectivo recurso o acción contra el acto, si lo considera ilegítimo.

Sin embargo, una vez instaurado el proceso, los derechos y las correlativas obligaciones en materia de carga procesal, se dirigen a desvirtuar o defender los fundamentos de hecho y de derecho de esa “presunción” de legalidad. De ésto se deduce que las partes dentro del proceso contencioso comunitario de anulación deben ejecutar ciertos actos, adoptar determinadas conductas, afirmar o contradecir hechos y hacer peticiones, de acuerdo con los principios que rigen la actividad procesal.

La presunción de legalidad de los actos comunitarios no modifica las obligaciones de la carga de la prueba que a cada parte procesal corresponde, tomando en consideración que dicha carga probatoria no implica más que el interés que cada parte puede poseer para que un hecho sea probado, independientemente de GACETA OFICIAL que haya o no sido alegado por ella.

Como consecuencia, y conforme a la opinión de DEVIS ECHANDIA, “la carga de la prueba indica a quien le interesa que se produzca cierta prueba, y, por lo tanto, a quien afecta en la sentencia la falta de tal prueba, sin que altere los efectos procesales el hecho de que la prueba sea actuada por la parte contraria o por el juez oficiosamente”, en virtud de los principios de la comunidad y de la unidad de la prueba (Teoría General de la Prueba Judicial, 3ª edición, tomo I, p. 428).

No debe olvidarse que, generalmente, lo que se discute en el proceso de anulación comunitario son razones, argumentos o posiciones jurídicas, y, en definitiva, la legalidad abstracta de las normas de nivel superior sobre las normas y los actos de rango inferior. Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal ha expresado que: “En el contencioso comunitario andino de anulación el fallador debe limitarse a confrontar la norma objeto de la demanda con la disposición superior que se alega como vulnerada, puesto que la controversia se desenvuelve en torno a esos dos extremos, únicamente: la norma supuestamente transgredida y el acto imputado como transgresor.” (sentencia expedida dentro del proceso 1AN-96, Junta del Acuerdo de Cartagena contra el artículo 2 de la Decisión 387 de la Comisión; fallo publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo N° 520 del 20 de diciembre de 1999).

Pero lo anterior tampoco significa que la acción de anulación comunitaria constituya una simple instancia revisora de actos previos, asimilable a un recurso de casación, en la cual no pueda ordenarse la práctica de pruebas o en la que se excluya la posibilidad de someter a consideración del Tribunal cuestiones que, si bien resultan congruentes con el asunto debatido, no hubiesen sido argumentadas ante la correspondiente autoridad administrativa comunitaria.

El objeto de la acción de nulidad es la pretensión de anulación del acto que se impugna, y los límites de actuación del Tribunal dependen de las cuestiones que le hayan sido planteadas por las partes, sin perjuicio de que, “una vez iniciado el proceso, pueda el Tribunal impulsarlo cuando se trate de dar cumplimiento a su deber de velar por el interés general de la 10/01/2001 9.36 Comunidad Andina, para lo cual procederá a examinar la conformidad de las Decisiones y Resoluciones impugnadas, con las normas prevalentes del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena”, conforme lo declaró la sentencia del 17 de agosto de 1998 proferida dentro del proceso 04-AN-97 (caso CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. Y OTROS, fallo publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 373 del 21 de septiembre de 1998).

En efecto, el Tribunal, incluso haciendo uso de sus poderes de oficio, debe asegurarse de conocer la verdad material, y su coincidencia con la verdad formal, de modo que pueda garantizar la intangibilidad del ordenamiento jurídico comunitario, sin que ello implique una alteración al principio de contradicción que rige el proceso. III. MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN JUDICIAL DE LAS RESOLUCIONES COMUNITARIAS La demandada ha alegado durante el curso del proceso que la falsa o errónea motivación no es una causal expresamente contemplada en el ordenamiento jurídico andino, “siendo necesaria su adopción expresa en el artículo 12 de la Decisión 425, a fin de invocarla como pilar de la acción”.

Al respecto el Tribunal considera: Conforme a lo expresado por la jurisprudencia andina, los motivos de impugnación en un proceso de nulidad son “todos aquellos que puedan afectar la validez de un acto administrativo, sea en el fondo o en la forma y pueden desembocar en la nulidad absoluta o relativa del acto” (Sentencia dictada en el Proceso 5AN-97.

Acción de Nulidad interpuesta por la República de Venezuela, ya citada). Estas causales de anulación han sido concretadas por la jurisprudencia del Tribunal partiendo de los cinco elementos esenciales del acto: la incompetencia, como vicio en el sujeto; el vicio de forma, atinente al elemento formal del mismo; la desviación de poder, relativo al vicio en el fin perseguido; el falso supuesto de hecho o de derecho, que tiene que ver con la causa; y, finalmente, la imposibilidad, ilicitud o indeterminación del contenido del acto, referente al objeto de éste (Ver al respecto, caso CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. Y OTROS, proceso 04-AN-97, ya citado).

La incompetencia y el vicio de forma —tanto en la GACETA OFICIAL formación (irregularidad en el procedimiento) como en la expresión del acto— constituyen lo que la doctrina francesa conoce como la legalidad externa del acto, sobre los cuales se ejerce un control formal, mientras que la desviación de poder y la ilegalidad relativa al objeto y a la causa o motivos, configurarían los vicios que afectan la legalidad interna, sobre los cuales se ejerce un control material o de fondo de la actividad administrativa.

Estos criterios jurisprudenciales y doctrinarios responden a la disposición del artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal, que abre la vía de la acción de nulidad cuando las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, de las Resoluciones de la Secretaría General y de los Convenios a los que se refiere el artículo 1° hayan sido dictados o acordados “con violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, incluso por desviación de poder”.

La referida norma del Tratado del Tribunal reconduciría a una única causa de anulación —la “violación de ley”— los cuatro clásicos motivos que abren el recurso por exceso de poder en el Derecho administrativo francés, “violación de ley” que en el contexto del citado artículo 17 sería comprensivo de las distintas razones por las que un acto puede aparecer viciado y consecuentemente ser susceptible de anulación, esto es: por incompetencia, por vicios de forma, por vicios en la causa, en el objeto o “incluso por desviación de poder”.

Aun cuando el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina, adoptado mediante Decisión 425, no rige la actividad jurisdiccional del Tribunal —la cual se encuentra regulada por el Tratado que lo crea, por su Estatuto y por su Reglamento Interno—, y no obstante que de existir un eventual conflicto entre las disposiciones de la Decisión 425 y el Tratado serían éstas últimas las que prevalecerían en su aplicación, del contenido del artículo 39 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General se desprende que los interesados se encuentran facultados para impugnar los actos de dicha Institución Comunitaria por motivos “de fondo o de forma, e incluso por desviación de poder”, norma que resulta congruente con el artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal y también con la juris- 10/01/2001 10.36 prudencia que al respecto ha sentado este Órgano judicial.

Por otra parte, el artículo 12 de la Decisión 425 no “consagra taxativamente las causas nulidad de los actos del órgano técnico de la Comunidad Andina”, como lo sostiene la actora, sino que únicamente establece las causas de «nulidad de pleno derecho», asimilables —en el contexto del referido Reglamento— a la «nulidad absoluta», sin olvidar las irregularidades que pueden provocar la «nulidad relativa» por contener un vicio susceptible de provocar la «anulabilidad», reguladas, con un criterio residual, por el artículo 13: “los vicios de los actos de la Secretaría General que no lleguen a producir la nulidad de pleno derecho conforme al artículo anterior, los harán anulables”.

En consecuencia, a pesar de que un vicio no se encuentre consagrado expresamente como causa de «nulidad de pleno derecho», podrá sin embargo ser motivo de anulación por encontrarse viciado de una irregularidad que conduzca a la «anulabilidad» del mismo. A juicio del Tribunal, el vicio derivado de la carencia de una efectiva motivación —sea como resultado de un error de derecho (por falta de base legal o por un error en la aplicación o interpretación de la norma) o de una inexactitud o incorrecta calificación de los hechos, así como también de una ausencia, o insuficiencia en la motivación— sí constituye causal de impugnación, incluso de acuerdo con el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General.

En efecto, desde el punto de vista formal el artículo 12 de la Decisión 425 sanciona con la «nulidad de pleno derecho» los actos que hubieren sido dictados “con prescindencia de normas esenciales del procedimiento”, entre las cuales consta la exigencia de que la Resolución contenga “la exposición de los motivos por las cuales la medida constituye un gravamen o restricción al comercio” (Artículo 55, letra d), de la Decisión 425), para el caso concreto de los procedimientos de calificación de gravámenes o restricciones a las importaciones, y, como requisito aplicable en general a las Resoluciones: “los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se basa, así como cuando corresponda, las razones que hubiesen sido alegadas, la identificación del destinatario, precedidos de la palabra ‘Considerando’” (Artículo 7, letra c), de la propia Decisión 425).

También en su aspecto material o de fondo, GACETA OFICIAL una indebida motivación de los hechos o del derecho, y el consecuente vicio en la causa del acto, puede ser razón suficiente para declarar la «anulabilidad» de la Resolución, en los términos del artículo 13 de la Decisión 425. En definitiva, la motivación constituye un elemento esencial de los actos administrativos, una garantía fundamental del derecho a la defensa y un requisito formal de orden público, cuya omisión no puede ser sustituida por la Administración comunitaria a posteriori en la instancia judicial mediante la exposición al Tribunal de los motivos de la Resolución. De tal suerte que el control jurisdiccional de la motivación puede ejercerse no sólo desde una perspectiva material, sustancial o de legalidad interna del acto (vicio en los motivos o causa), verificando la veracidad de los hechos y la existencia y pertinencia de las normas jurídicas en las que aquel se sustente, sino, además, en su aspecto estrictamente formal (legalidad externa), comprobando la suficiencia de la motivación, expresada en el propio acto.

Con base en las precedentes consideraciones, pasa el Tribunal a examinar la motivación de los actos impugnados. IV. MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 476 y 505 DE LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA Como ha sido expuesto en los antecedentes de la presente sentencia, la Resolución 476 determinó que “el depósito a efectos del registro de financiamiento de importaciones exigido por el Gobierno de Colombia, constituye una restricción que incide sobre la importación de productos originarios y procedentes de Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, a los efectos del Capítulo V sobre Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena”.

La Junta llegó a dicha decisión con fundamento en dos apreciaciones (considerandos 7° y 9°) y una conclusión final (considerando 10°) que el Tribunal se permite transcribir a continuación: “Que, el informe resultante de la Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Asuntos Cambiarios del Grupo Andino, efectuada los días 1 y 2 de julio de 1989, indica que “constituyen restricciones cambiarias todas aquellas medidas mediante las cuales los países impiden, restringen o dificulten —sea pos- 10/01/2001 11.36 tergando o encareciendo— la atención de la demanda de divisas, con respecto a las prácticas internacionalmente aceptadas específicamente aquellas medidas que afectan la demanda de divisas para efectuar los pagos correspondientes a las importaciones de bienes provenientes de la Subregión”.

La misma Reunión de Expertos Gubernamentales clasificó a las restricciones cambiarias en tres tipos: las restricciones cuantitativas de cambios, las restricciones cambiarias de costos y las restricciones administrativas. Los Expertos definieron a las restricciones cambiarias de costos, como aquellas que directamente incrementan el precio de las divisas y sólo actúan indirectamente sobre la cantidad demandada de divisas;

“Que la obligación del depósito dificulta las importaciones financiadas sujetas a este requisito, las cuales resultan encarecidas por el costo en que incurren los importadores al cumplir con tal exigencia; “Que todas las anteriores consideraciones determinan que el depósito a efectos del registro de financiamiento de importaciones exigido por el Gobierno de Colombia, pueda ser considerado como una restricción que incide sobre la importación de productos originarios y procedentes de Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, en la forma definida por el Artículo 42 del Acuerdo de Cartagena”.

Al decidir el recurso de reconsideración interpuesto por el Gobierno de Colombia, la Junta del Acuerdo de Cartagena, mediante Resolución 505 decidió confirmar que la medida adoptada por el recurrente constituye una restricción al comercio subregional. Los argumentos del recurso fueron desestimados, sobre la base de que, en consideración de la Junta, “el gobierno recurrente no ha aportado en su recurso elementos adicionales ni distintos a los que la Junta ya conocía y tomó en cuenta para emitir la Resolución 476”.

Sin embargo, especial importancia merece el 4° considerando de la Resolución 505 que textualmente dice: “Que, de la información disponible en el presente caso, la Junta considera que, si bien es cierto que las divisas se pueden adquirir a las tasas vigentes en el mercado, por lo que no existiría un sobrecosto al momento GACETA OFICIAL de su adquisición, el encarecimiento se produciría por los costos que acarrea el requerimiento de efectuar un depósito, en términos de costos de oportunidad o de los costos por el endeudamiento en que se debe incurrir para realizar el depósito.

Por otra parte, la Junta estima que no puede considerarse que los ejemplos contenidos en el informe resultante de la Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Asuntos Cambiarios del Grupo Andino agoten el universo de posibles restricciones cambiarias”. Y finalmente, la Secretaría General en su escrito de conclusiones afirmó: “El que se haya invocado el informe de la Reunión de Expertos Gubernamentales sobre asuntos Cambiarios del Grupo Andino celebrada en junio de 1989 no constituye “per se” un vicio de nulidad de las Resoluciones acusadas, pues como se mencionó en la audiencia, dicho Informe ejemplifica, enumera y menciona como uno de los eventos que constituyen restricciones cambiarias ‘los pagos correspondientes a las importaciones provenientes de la Subregión’. [ ] “Si, desde la teoría de la motivación de los actos administrativos mencionada, se prescindiera de dicho considerando, no se afectaría la esencia de la Resolución 476, pues la invocación de la Reunión de Expertos Gubernamentales se hizo con un carácter histórico e ilustrativo, y principalmente, por su consonancia jurídica con los artículos 71 a 73 (antes 41 a 43) del Acuerdo de Cartagena, que sí fueron las normas jurídicas determinantes que sirvieron de fundamento para la expedición de las Resoluciones demandadas”.

Del análisis de las Resoluciones impugnadas y de los argumentos de defensa expuestos por la demandada, el Tribunal observa:

PRIMERO. La Resolución 476 de la Junta se refirió al Informe de Expertos Gubernamentales no con la mera finalidad de ilustrar las diversas clases de restricciones cambiarias, sino con el objetivo fundamental de sustentar que la medida adoptada por la Junta Directiva del Banco de la República constituye una restricción “cambiaria”, y particularmente una “restricción cambiaria de costos”.

Ello se desprende tanto 10/01/2001 12.36 de la frase final del séptimo considerando, así como del penúltimo (9°).

SEGUNDO. El Informe de Expertos Gubernamentales definió las restricciones cambiarias de costo como aquellas que “directamente incrementan el precio de las divisas y sólo actúan indirectamente sobre la cantidad demandada de las mismas. De ahí que puedan considerarse así mismo gravámenes” (subrayado de la presente sentencia). Sin embargo, entre las razones expuestas por la demandada —que a su juicio justificarían la calificación de la medida colombiana como restricción al comercio— consta la siguiente, que desvirtúa la aplicación del concepto emitido por los expertos: “la medida no produce un sobrecosto del precio de la divisa al momento de su adquisición por cuanto ésta se adquiere a la tasa representativa del mercado, pero sí produce un sobrecosto a la importación” (página 19 del escrito de conclusiones.

Subrayado del Tribunal).

TERCERO. Resulta concluyente, por lo tanto, que el Informe preparado por la Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Asuntos Cambiarios del Grupo Andino del año 1989 no es aplicable a la medida adoptada por el Banco de la República, y por lo tanto, no puede constituir fundamento válido para sustentar la Resolución 476. En efecto, la calificación de la medida interna como una “restricción cambiaria de costo” no se encuadra dentro del concepto que utiliza el Informe de Expertos acogido por la Resolución 476.

CUARTO. Si bien un error de hecho o de derecho en los motivos por sí solo no constituiría causa de invalidez del acto, cuando del contexto de los considerandos se desprenda con claridad y objetividad cuál es la intención del administrador y las razones que lo han llevado a la expedición del acto (jurisprudencia expuesta en el caso “CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS Y OTROS” y recogida en el caso “SUDAMTEX”, sentencias ya citadas), el Tribunal estima que si se prescindiera del considerando séptimo —motivo determinante en el contexto del acto— de la Resolución 476, tal como lo pretende la demandada, el acto impugnado carecería de una efectiva motivación, al no precisar ni justificar ninguno de los motivos restantes, de una manera objetiva, el contenido dispositivo del acto impugnado.

GACETA OFICIAL QUINTO. La rigurosidad en el debido cumplimiento de la obligación de motivar los actos varía según la naturaleza de éste, las concretas circunstancia que rodearon el asunto y los efectos que el acto pudiere producir. Así, la motivación exigible puede ser sucinta, pero la fundamentación o las razones mismas deben ser suficientes y encontrarse respaldadas por datos objetivos que resulten congruentes con los fines que la justifican.

Mayor minuciosidad en la motivación será exigida cuando los poderes atribuidos a la Administración comunitaria otorguen un amplio margen de apreciación o actuación discrecional, como en efecto sucede en algunos casos de determinación de gravámenes o restricciones, en los cuales no basta la simple confrontación de la medida interna con el principio de libre circulación de mercancías establecido por el Artículo 71 del Acuerdo de Cartagena (o su equivalente), sino que será necesario justificar la decisión ante el País Miembro y ante sí misma, a través un juicio lógico fundamentado en reales razones de hecho y de derecho.

Por lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en ejercicio de la competencia que le asigna la Sección Primera, Capítulo III, de su Tratado de Creación y con fundamento en las precedentes consideraciones, D E C I D E:

PRIMERO: Declarar la nulidad de las Resoluciones 476 y 505 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, a partir de su fecha de expedición. 10/01/2001 13.36 SEGUNDO: Abstenerse de condenar en costas a la demandada por no haberlo solicitado la actora expresamente y en la oportunidad correspondiente. Léase la presente sentencia en audiencia pública, previa convocatoria de las partes, según lo dispuesto por el artículo 57 del Estatuto del Tribunal, y remítase posteriormente a la Secretaría General de la Comunidad Andina copia certificada a los fines de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado del Tribunal.

Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 10/01/2001 14.36 PROCESO 71-IP-2000 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 83 literales a), b) y e); 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 5195. Actor: HELADOS LA FUENTE S.A. Marca: FUENTE CLARA. Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCÍA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de octubre del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, a través del Magistrado Manuel S. Urueta Ayola, en oficio 1359 de 14 de julio del 2000, recibido en el Tribunal el 30 de agosto del 2000.

V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, y que por ello previamente fue admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Es demandante HELADOS LA FUENTE S.A. quien demanda a la Nación, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio, por haber negado la oposición al registro para la marca FIGURATIVA - FUENTE CLARA destinada a distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación internacional de Niza.

Como tercero interesado concurre la sociedad AGROPECUARIA MONTIJO LIMITADA. 1.2. Actos demandados en el proceso interno. Son la Resolución No. 7532 del 20 de marzo de 1.996 expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se declaró infundada la oposición presentada por la SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS LA FUENTE S.A. y con anterioridad denominada PRODUCTORA DE ALIMENTOS LA FUENTE Ltda. y se concedió el registro a la marca figurativa para amparar productos de la clase 32 a favor de la sociedad AGROPECUARIA MONTIJO LIMITADA; la Resolución No. 010124 del 21 de abril de 1997, por la que el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Reposición interpuesto contra la resolución anterior confirmándola y la No. 1125 del 15 de mayo de 1998, igualmente confirmatoria de la anterior por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación. 1.3.

La demanda. Señala la demandante que la SOCIEDAD AGROPECUARIA MONTIJO LIMITADA presentó ante la Administración la solicitud de registro para la marca FUENTE CLARA destinada a amparar productos de la clase 32. Una vez publicada esta solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial el 1 de agosto de 1994, la Sociedad PRODUCTORA DE ALIMENTOS LA FUENTE S.A. se opuso con base en la marca LA FUENTE Clase 32, vigente hasta el 10 de abril de 1999, y señala que la demandada no presenta ningún alegato en el término correspondiente.

La División de Signos Distintivos expide la Resolución 7532 el 20 de marzo de 1996 que declara infundada la oposición y concede el registro de la marca FUENTE CLARA (mixta), “enunciando la Administración de manera equivocada, que la marca era meramente figurativa, cuando verdaderamente se trataba de una marca mixta…”. Posteriormente contra la Resolución antes mencionada se presentó recurso de Reposición y subsidiariamente de Apelación, etapas en las cuales se expidieron por el Jefe de la División de signos Distintivos, la Resolución 010124 del 21 de abril de 1997 y la Resolución 1125 de 15 de mayo de 1998 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Indus- GACETA OFICIAL trial, las que fueron confirmatorias de la primera.

Fundamenta su acción, en que las Resoluciones expedidas por la Administración violan el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena argumentando que: “Si bien es cierto que el signo registrado como marca que la Administración denomina como figurativo, pero que en realidad es un signo mixto compuesto por una figura y un elemento nominativo denominado “FUENTE CLARA” cumple los requisitos de distintividad intrínseca en cuanto que el mismo no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado … lo cierto es que el mismo no cumple el requisito de distintividad extrínseca, entendida ésta como la actitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado a registro o registrado a favor de un tercero para distinguir productos o idénticos o similares”; señala que el signo solicitado es confundible con las marcas nominativas denominadas “LA FUENTE”, clases 29, 30 y 32 ya que el elemento nominativo de la marca mixta es FUENTE CLARA, siendo el elemento que más destaca.

Viola además el artículo 83 literal a), ya que el signo solicitado es semejante a los ya registrados pudiendo inducir al público a error. Considera que no es una marca figurativa, sino mixta “NO es una marca figurativa como en forma equivocada lo pretende la Administración, sino una marca mixta: debido a que en su publicación se lee muy claramente la expresión “FUENTE CLARA” estando acompañada la marca por un elemento figurativo que acompaña a la citada expresión y que consiste en el diseño de una gota de agua”.

Señala que se ha violado al artículo 83 literal b), ya que se asemeja al nombre comercial “LA FUENTE” cuyo titular era la demandante; el artículo 83 literal d) y e) concordantes con el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al tener la marca LA FUENTE, en especial en el ramo de helados, no sólo en el comercio sino en la televisión, la calidad de notorias o famosas con lo cual hubiera permitido a la Administración el negar la marca “FUENTE CLARA” (mixta), “con base en el conocimiento que se tenía de la misma tal como estableció el Proceso 5-IP-94, donde el citado Proceso establece que el funcionario sustanciador por la vía Administrativa o un Juez 10/01/2001 15.36 por la vía judicial, pueden aplicar su propio conocimiento para determinar si una marca es notoria”.

Finalmente considera transgredidos los artículos 102, 146 y 147 de la Decisión 344. 1.4. Contestación de la demanda. Contesta la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio defendiendo la legalidad del acto administrativo, toda vez que no se ha incurrido en violación alguna de las normas legales. Señala: “De los documentos obrantes en el expediente N° 92.279.864 y contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca figurativa consistente en “una gota que cae en cuyo cuerpo, y en la parte más ancha, las sombras y luces producen la formación de unas figuras que asemejan las letras f y c, iniciales de la expresión FUENTE CLARA”, según modelo adjunto en el expediente en cuestión para distinguir los productos comprendidos en la clase 32 de la nomenclatura vigente… se establece que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo.” Considera que el signo cumple con los requisitos señalados por la norma comunitaria, y que es registrable ya que del examen sucesivo y comparativo entre la marca figurativa solicitada no existe confundibilidad en los aspectos gráficos, conceptuales e ideológicos por lo que pueden coexistir en el mercado sin riesgo de error en el público consumidor.

Sobre la notoriedad de la marca no ha sido probada por la parte demandante dentro de la vía administrativa. Concluye que las resoluciones expedidas se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo dispuesto en el artículo 32 del Tratado de su Creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 81; 83 literales a), b), d) y e); 96 y GACETA OFICIAL 102 de la Decisión 344, que se transcriben a continuación: 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2. Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; … 10/01/2001 16.36 “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; …” 3.3. Artículo 96: ”Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” 3.4. Artículo 102: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” Con respecto a los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitados por el consultante para ser interpretados, éste Tribunal como ya lo ha expresado en anteriores oportunidades no los interpreta, en virtud de que estas normas hacen referencia a obligaciones contraídas por los Países Miembros, no pudiendo ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. 4.

CONSIDERACIONES. “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; Los aspectos a los cuales se referirá el Tribunal en esta interpretación guardan relación con los requisitos para el registro de las marcas, impedimentos para el registro de marcas, reglas para la determinación de la confundibilidad marcaria (comparación entre marcas denominativas, mixtas y figurativas), similitud y notoriedad de las marcas, plazo para presentar observaciones, derechos conferidos por la marca y nombres comerciales. 4.1.

Los requisitos para el registro de marca. Según se desprende del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para que un signo pueda ser regis- GACETA OFICIAL trado como marca debe cumplir con tres requisitos: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. Un signo es distintivo cuando permite entre otras características individualizar al bien o servicio amparado por la marca, de sí mismo; es decir, cuando la marca no sea la denominación habitual o con la que se identifica en el mercado al producto o servicio.

De esta forma no podrá registrarse como marca la designación del producto o servicio, o aquellas que sirvan para describir la especie, la calidad o características o informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse; prohibiciones que se hallan desarrolladas en los diferentes literales del artículo 82 de la Decisión comunitaria sobre propiedad industrial.

Además tampoco es distintivo un signo que no permita diferenciar los productos o servicios de un titular, de los ofertados por otro titular; esto se debe a que una de las funciones de la marca es la de poder identificar con claridad los productos, permitiendo al comerciante tener la certeza de que gracias a los derechos exclusivos que tiene sobre la marca, nadie podrá competir con un signo idéntico o similar al ya registrado y por tanto no existirá el riesgo de confusión para el consumidor respecto del origen empresarial de los bienes ofertados.

Sobre este tema el Tribunal ha expresado: “El interés del consumidor, quien podrá identificar el origen o fuente empresarial de los bienes que desea adquirir, diferenciándolos en el mercado de aquellos fabricados por otros empresarios del mismo sector económico, toda vez que la marca “facilita al consumidor identificar la procedencia del producto o servicio, identificación que le permitirá formarse una idea acerca de la calidad del objeto que adquiere ”.

(Interpretación prejudicial 26-IP-96, caso “SEFRITA”, G.O.A.C. N° 308 del 28 de noviembre de 1996).” 1 El segundo requisito, hace referencia a la capacidad que debe tener el signo de ser captado por los sentidos, es decir la perceptibilidad. Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá con su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma 1 Proceso 20-IP-99, Sentencia del 20 de octubre de 1999, Marca: “SUMMER JUICE”.

G.O. N° 508 del 15 de noviembre de 1999. 10/01/2001 17.36 comunitaria exige la perceptibilidad, requisito necesario para poder ser registrado como marca. Pueden ser registrados como marcas colores, imágenes, palabras e inclusive sonidos, permitiendo de esta forma que el signo sea conocido en el mundo exterior. Finalmente la norma comunitaria exige que la marca pueda ser susceptible de representación gráfica, requisito que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, pudiendo para eso valerse de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo que sea lo suficientemente expresivo como los ya señalados.

Requisito este que hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo. 4.2. Impedimentos para el registro de marcas. El reunir las condiciones señaladas no significa que necesariamente se ha de otorgar el registro del signo como marca, sino que es indispensable que éste no incurra en alguna de las prohibiciones señaladas por los diferentes literales de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Estas prohibiciones versan sobre el signo en sí mismo, sin relación a derechos de otros; de tal forma que no podrá ser registrado como marca un signo que sea una forma usual, una designación necesaria del producto o servicio, que sea contrario a la ley, moral o buenas costumbres, que sea engañoso, etc. Todas estas prohibiciones se hallan señaladas en el artículo 82 de la Decisión 344, es decir son prohibiciones de carácter absoluto, que hacen referencia al signo en sí mismo.

El segundo grupo de prohibiciones, señaladas en el artículo 83, busca en cambio lograr que se respeten los derechos válidamente otorgados a favor de terceros. Es de esta forma que no se puede otorgar el registro a un signo que sea confundible con otro ya registrado para idénticos o similares productos o servicios; que sea similar a un nombre comercial, a una marca notoria, a un lema comercial, etc.

Un signo que incurra en alguna de las prohibiciones señaladas carecerá de distintividad, y por lo tanto no permitirá al público consumidor el diferenciar los productos ofertados, ni a los empresarios el competir en el mercado de una forma leal. GACETA OFICIAL Al respecto este Órgano Comunitario en anterior sentencia, al referirse a los artículos 82 y 83 ha expresado: “Estas prohibiciones buscan la tutela del interés general frente a las marcas que pueden contrariar el orden público y las buenas costumbres o pueden causar engaño al consumidor.

Al respecto el Tribunal Andino ha expresado que “el orden público entra en juego en el análisis de la registrabilidad de la marca, particularmente en los artículos de las Decisiones citadas que van dirigidos a la protección tanto del consumidor como del productor en interés general de la comunidad” (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, Proceso 7-IP-95, Pág.: 166).

Se busca proteger al consumidor evitando que pueda caer en error de hecho al momento de elegir su mercadería, sin que exista confusión en cuanto a la naturaleza, procedencia, modo de fabricación o sobre cualquier información que pueda tener. Además se protege al productor de prácticas desleales de comercio que menoscaban la legítima posición que han logrado los productores y distribuidores en un determinado mercado; son estos parámetros los que deben orientar a la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen de registrabilidad.” 2 4.3.

Reglas para la determinación de la confundibilidad marcaria (comparación entre marcas denominativas, mixtas y figurativas). Para poder determinar si existe riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, el Juez Consultante deberá determinar la clase de marca que ha sido solicitada para registro, ya que las partes argumentan que la marca en conflicto es mixta, mientras para la otra es figurativa y esto reviste gran importancia para la justa resolución de la causa.

Marca denominativa es aquella que se halla constituida por una palabra, término o expresión que puede ser de fantasía. Este último tipo carece de contenido conceptual, lo cual impli- 2 Proceso 22-IP-2000, sentencia del 12 de abril /00 G.O. N° 565 de 12 de mayo del 2000, Marca: “Hola” (mixta) 10/01/2001 18.36 ca grandes esfuerzos de su titular para imponerla en el mercado y que sus consumidores se habitúen a ella y sea fácilmente recordada; pero este esfuerzo será premiado ya que: “La marca de fantasía, por su unicidad, gozará por lo general de un mayor poder distintivo.

Es más probable que una misma palabra con significado sea elegida por distintas personas para distinguir diferentes productos, que una palabra de fantasía” 3. Además de las palabras de fantasía también se acepta que las marcas denominativas puedan estar constituidas por palabras que posean un significado conceptual tanto en nuestro lenguaje como en idioma extranjero.

Estas marcas pueden dar una idea al consumidor, una idea sobre alguna propiedad o característica del bien o servicio que pretenden identificar o ser totalmente independientes del bien. La segunda clase de marca está formada por elementos figurativos: “Las marcas figurativas se diferencian de las anteriores pues éstas no se pueden pronunciar, son los signos que sólo pueden ser percibidos por la vista.

Por ejemplo la figura de un ‘canguro’ no es pronunciable, pues la marca no es la palabra ‘canguro’ sino el dibujo de este animal” 4. Estas marcas pueden estar constituidas por dibujos, emblemas, imágenes, sellos, combinaciones de colores, monogramas, etc. Finalmente, la tercera clase es la marca mixta, es decir aquella que posee tanto un elemento gráfico y como un elemento denominativo.

Para determinar si existe riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas es necesario determinar la clase de marca que se ha solicitado para registro, dentro de qué clases, y según eso aplicar las siguientes reglas que pasamos a detallar: Si el Juez Nacional competente determina que la marca es mixta, ya que se ha solicitado para registro una marca constituida por un elemento figurativo y un elemento denominativo, debe 3 Derecho de Marcas, Jorge Otamendi.

Ed. Abeledo Perrot. Segunda Edición Pág.: 31 4 Marcas y Patentes en el Gatt, Daniel Zuccherino, Ed. Abeledo Perrot. Pág.: 94,1997. GACETA OFICIAL 10/01/2001 determinar cual es el elemento predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación. Si bien es cierto que generalmente se ha aceptado que es el elemento denominativo el relevante, dada la fuerza expresiva de las palabras, en muchas ocasiones es el elemento figurativo el de este carácter.

El determinar el elemento relevante es importante misión del Juez Nacional. - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Cuando se considera que el elemento importante es el denominativo, las reglas de comparación tal como ha expresado este Tribunal, son: “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, por que en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario.

De ahí la elaboración por la doctrina de reglas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal: “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”)”.5 “1.- Reglas para el cotejo marcario “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.): En cambio si el Juez Consultante determina que en las marcas enfrentadas una de ellas es figurativa y la otra es denominativa, las reglas son diferentes; así: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; “Se desprende el anterior criterio de la jurisprudencia del Tribunal Andino, la cual ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran: las puramente gráfi- - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; 19.36 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sentencia de 19-VIII-98. Proceso 10-IP-98. Caso: GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta). En G.O.A.C. Nº 394 de 15-XII-98. GACETA OFICIAL cas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen de la representación del signo distintivo, representación que se puede dar a través del conjunto de líneas, dibujos, colores,; las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto, y que es también el nombre con el que se solicita la marca; y, las que evocan en el consumidor el concepto o motivo, al que se llega a través de un proceso de generalización. (Criterios extraídos de la Interpretación Prejudicial No. 09-IP-94, sentencia emitida por este Tribunal el 24 de marzo de 1995, referente a la marca “DIDA”.

Gaceta Oficial No. 180 del 10 de mayo de 1995). “Como consecuencia habrá de deducirse además que, para encajar la marca objeto de la presente interpretación en alguna de estas subclasificaciones, se deberá tomar muy en cuenta que el gráfico, que es en sí la marca, no debe evocar un concepto concreto, o, al menos, que, de su totalidad no se desprenda este concepto.

Pudiendo ser, por tanto, netamente gráfica una marca, que a pesar de estar compuesta por una o varias figuras de las cuales cada una evoque un concepto concreto, de su conjunto no se desprenda empero uno individual y específico.” 6 4.4. Similitud y notoriedad de las marcas. 10/01/2001 parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”.

(“La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia”, Consejo General del Poder Judicial, ANDEMA, Madrid, 1993, Pág. 268). “Por su parte el propio Tribunal en el Proceso 1-IP-87, conceptuó a esta clase de marca, como aquella que “goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate.” 7 La protección a la marca notoria es más amplia frente a las marcas que no tienen esta calidad; de esta forma en las marcas notorias la protección va más allá del principio de la especialidad.

La marca común respeta el principio de especialidad, conforme al cual es concedida para una clase de productos dentro de la nomenclatura y para un país determinado. En la marca notoria la protección es más amplia, ya que se protege la marca en productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro de la nomenclatura.

Esta protección se da por ser la marca conocida, no siendo condición el estar registrada dentro del país; Otra prohibición señalada en la Decisión 344, es la constante en el artículo 83 literal e) que hace referencia a las marcas notorias, calidad que se presenta cuando el consumidor de una clase de bien o servicio conoce a la misma. Para clarificar esta idea el Tribunal Andino en anterior sentencia ha expresado: “Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa la “marca notoria es la que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, Pág. 32). 20.36 “…bastando, por tanto, su registro en otro u otros países.

La norma comunitaria, al igual que lo establecen otras legislaciones, tampoco exige que la marca sea usada, basta que sea conocida. Ese conocimiento puede provenir del uso continuo y sistemático de la marca o de su difusión publicitaria; sin que sea legalmente necesario que uso y conocimiento tengan presencia simultánea para que pueda hablarse de marca notoria” 8.

Corresponde probar la calidad de notoria de la marca a la persona que la alegue, para lo cual debe utilizar los medios probatorios que le conceda la legislación interna de cada país. Esta El profesor Manuel Areán Lalín, la ha definido como “la que es conocida por la mayor 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de 19-VIII-98.

Proceso 10-IP-98. Caso: GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta). En G.O.A.C. Nº 394 de 15-XII-98. 7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 08-IP-95, sentencia de 30-VIII-96, Marca LISTER, en G.O.A.C. Nº 231 de 17-X-96. 8 Proceso 42-IP-99, Marca: OLD PARR, Sentencia del 8 de octubre de 1999. GACETA OFICIAL 10/01/2001 21.36 prueba debe llevar al convencimiento de que la marca es conocida entre los sectores interesados. observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.

“La notoriedad no presupone un criterio subjetivo del juez sino es el resultado objetivo de los hechos, y la prueba reiterará en el ‘juzgador que la marca alegada como notoria reúne las características especiales que no poseen las marcas comunes’ (Proceso 28-IP-96)” 9. “Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitas (sic) de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83.

Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido. El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas”.10 4.5.

Plazo para presentar observaciones. Dentro del trámite para otorgar el registro a una marca, una vez que se ha presentado una solicitud, la Oficina Nacional Competente está obligada a efectuar un examen de forma para determinar si la solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 87 y se han adjuntado los documentos señalados en el artículo 88; en caso de no hacerlo se concederá un plazo de treinta días hábiles después de la notificación para que el interesado subsane las irregularidades.

Una vez cumplido esto se procederá a la publicación de la solicitud por una sola vez. Efectuada esta publicación, la norma comunitaria permite a quien tenga legítimo interés presentar observaciones al registro dentro del plazo de treinta días hábiles, las cuales deberán ser tomadas en cuenta por la Oficina Nacional Competente para aceptar o rechazar la solicitud de registro previa notificación al solicitante para que éste, de creerlo conveniente, presente sus alegatos.

Pero, ¿qué sucede si no existen observaciones?; la Oficina Nacional Competente no queda exonerada de su obligación de efectuar el examen de fondo sino todo lo contrario, tal como lo ha expresado este Órgano Comunitario: “Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las 9 Proceso 20-IP-97, Marca: “MANUELITA”, Sentencia del 13 de febrero de 1998. 4.6.

Derechos conferidos por la marca. La marca se constituye en parte del patrimonio de su titular, quien ejerce sus derechos al uso exclusivo, gracias al registro de la misma ante la Oficina Nacional Competente, según lo establece el artículo 102 de la Decisión de 344 de la Comisión. Este derecho implica que el titular de una marca puede usarla de forma exclusiva para identificar los productos que oferta en el mercado y además puede solicitar medidas de protección para su derecho, excluyendo a otros del uso de la misma.

El sistema adoptado por la Comunidad Andina es el atributivo, según el cual goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro autorizado. Estos derechos como señalamos anteriormente consisten, principalmente en usar exclusivamente el signo, y de oponerse a que otros lo utilicen con las limitaciones señaladas en el régimen comunitario en orden de preservar la función económica y 10 Proceso 27-IP-95, del 25 de octubre de 1996, Marca: “Exclusiva”.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, Pág.: 96. Ratificado en el 20-IP-96 del 25 de julio de 1997, Marca: “Expovivienda”, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo VI, Pág.: 285-286. GACETA OFICIAL 10/01/2001 22.36 comercial de las marcas. Permite además a su titular el realizar otras actividades conexas con su uso, tales como el solicitar su renovación, el transferirla, el oponerse a la solicitud de un signo similar o idéntico al ya registrado, etc. aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

“La inscripción tiene por objeto dar a los fabricantes o comerciantes una protección contra los concurrentes que trataren de aprovecharse de la notoriedad adquirida por otro, creando confusión en el espíritu del público y engañando con respecto de la procedencia de los artículos que ofrecen.” 11. “También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre. 4.7.

Nombres comerciales. Una de las prohibiciones para otorgar el registro como marca se refiere a la existencia de similitud o semejanza con un nombre comercial protegido, siempre que pueda inducirse al público a error. “El sistema legal de orden comunitario, establece para el usuario o el titular de un nombre comercial, la protección en la fase de inscripción de una marca posterior para presentar observaciones y la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, nulidad que puede originarse de oficio por la propia autoridad nacional o a petición de parte, y en cualquiera de los dos casos previa audiencia de las partes interesadas.

Desde la vigencia de la Decisión 311 se empieza a proteger al nombre comercial frente a solicitudes de registro marcario que se asemejen a él o exista el riesgo de inducir al público a error con respecto al origen de los servicios o productos, tal como lo dispone el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“Prueba de uso del nombre comercial “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercita el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”12. La protección que adquiere el nombre comercial no se debe a un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo con anterioridad a la solicitud del registro Macario: “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, 11 Derecho de autor y propiedad industrial, Santiago Larraguibel Zavala, Ed. Jurídica de Chile, Pág.: 106.

Primera Edición. Debe el Juez Nacional, al realizar el examen comparativo entre la marca solicitada y un nom12 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11-III-98. Proceso 3-IP-98. Caso “BELLA MUJER”. En G.O.A.C. Nº 338 de 11-V-98. GACETA OFICIAL bre comercial, para determinar si existe el riesgo de confusión, determinar si se ha probado el carácter de notorio del nombre comercial o de la marca y aplicar idénticas reglas y criterios de comparación ya explicados anteriormente.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, si no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: Antes de proceder a efectuar un examen para determinar la existencia o no de riesgo de confusión, debe el Juez Nacional Competente, establecer la clase de signo de que se trata, ya que puede ser nominativo, figurativo o mixto. Una vez efectuada esta determinación aplicará las reglas descritas sobre cotejo marcario. Tercero: La marca notoria es aquella ampliamente conocida por los consumidores del bien o servicio amparado por esa marca.

La protección de que goza esta clase de signos es más amplia, ya que abarca también productos similares aunque se encuentren en diferente clase de la nomenclatura. Corresponde probar la calidad de notoria del signo a la parte que lo alegue, para lo cual puede utilizar cualquiera de los medios probatorios aceptados por el respectivo ordenamiento nacional. 10/01/2001 23.36 Cuarto: Se adquiere el derecho al uso con exclusividad de la marca gracias al registro que otorga la Oficina Nacional.

Quinto: Se adquiere la protección que se otorga al nombre comercial gracias al uso, que debe ser anterior a la solicitud de registro marcario. Corresponde a quien invoca en su oposición al registro marcario, probar el uso anterior del nombre comercial. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5195, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 10/01/2001 24.36 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 21-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 6 párrafo b) y 7 párrafos c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo.

E interpretación de oficio de los artículos 17 y 29 ibídem. Actor: sociedad AKTIEBOLAGET ASTRA. Solicitud de patente: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE SAL DE BILIS HUMANA ESTIMULADA POR LIPASA Y PARA LA PREPARACIÓN DE COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN”. Proceso interno correspondiente al expediente N° 4879. Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 27 de octubre del año 2000 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: la preparación de nuevos compuestos químicos”, título que posteriormente fue modificado por el de “procedimiento para la preparación de derivados de sal de bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de composiciones farmacéuticas que los contienen”.

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 1°, 6° párrafo b) y 7° párrafos c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpuesta por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de la Consejera Ponente Dra. Olga Inés Navarrete Barrero; y, Publicado el extracto de la solicitud, y no habiéndose presentado observaciones por parte de terceros, la Oficina Nacional Competente procedió a realizar el examen de patentabilidad y se emitió el correspondiente Informe Técnico de Fondo, que conforme a los argumentos de la solicitante, no le fue notificado.

Los documentos que se acompañan a la solicitud de interpretación prejudicial, en particular: la demanda propuesta por la apoderada de la sociedad AKTIEBOLAGET ASTRA y sus anexos; el auto de admisión; la contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio; y el expediente administrativo conformado con ocasión de la solicitud de patente de invención presentada por la actora en el proceso interno. Con fundamento en dicho Informe Técnico, y considerando que la materia cubierta por la solicitud no constituye materia patentable de conformidad con las disposiciones de la Decisión 344, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución N° 824 del 2 de mayo de 1996, denegó la patente solicitada.

A tal efecto, la Oficina Nacional Competente argumentó: Con vista de lo anterior, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos y pretensiones de las partes sometidos a la consideración del juez nacional: a) Antecedentes El 30 mayo de 1991 la sociedad sueca AKTIEBOLAGET ASTRA solicitó de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la concesión de patente para el invento denominado “procedimiento para “Practicado el estudio de fondo con el fin de determinar la patentabilidad del objeto en cuestión, se encontró que: “1- Las reivindicaciones 1 a 10 son proteínas del cuerpo humano, toda vez que hacen parte integral del mismo, materia ya existente en la naturaleza, y réplica de las mismas; tales reivindicaciones no constituyen invención y por lo mismo están excluidas de patentabilidad de acuerdo con lo dispuesto por el literal b) del artículo 6 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por otra parte, dichas proteínas son GACETA OFICIAL codificadas por los cADN de las reivindicaciones 12 a 15, 33 y 34, los cuales son identidad genética del ser humano, en consecuencia las aludidas reivindicaciones no constituyen materia patentable de acuerdo con lo establecido por el literal d) del artículo 7 de la Decisión 344 ”. “2- Las reivindicaciones 18 y 19 se refieren a un organismo transformado, corresponden a especies y razas animales, las cuales no son patentables como tampoco los procedimientos para su obtención de acuerdo con lo establecido por el literal c) del artículo 7 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“3- Las reivindicaciones 20, 21 y 30 se anuncian como una composición farmacéutica y una formulación para alimento infantil, pero tal como se reivindican no definen ni especifican en qué consiste la novedad, puesto que cualquier composición con indicaciones terapéuticas (medicamento) se caracteriza por tener además de un principio activo los adyuvantes esenciales y los auxiliares opcionales de formulación necesarios para dicho medicamento, de acuerdo con la vía de administración, estabilidad y biodisponibilidad requeridas.

“4- Las reivindicaciones 22 a 29 que se refieren a la utilización de las proteínas, objeto de la solicitud, carecen de novedad puesto que los usos son los mismos que tiene la sal de bilis estimulada por lipasa secretada por la glándula mamaria de los humanos; además, el uso de esta proteínas es inherente a la naturaleza química derivada de las producidas biológica y naturalmente.

“5- Las reivindicaciones 35, 36 y 37 se relacionan con procedimientos para la preparación de composiciones farmacéuticas y para la preparación de una formulación alimenticia infantil, esto es para la preparación de medicamentos, lo que no es objeto de la presente solicitud. Por lo demás, dicho método consiste en combinar un vehículo farmacológicamente aceptable con una proteína de las reivindicadas en esta solicitud pero no se indican las etapas o pasos característicos en que se desarrolla, que lo diferencien de la técnica conocida para tal fin.

Este método resulta obvio y por demás universal- 10/01/2001 25.36 mente conocido en la industria farmacéutica como quiera que para acondicionar el principio activo a cualquier forma farmacéutica de presentación, que haga posible su dosificación y suministro a los pacientes, deben emplearse vehículos farmacéutica y farmacológicamente aceptables.

Por otra parte, la circunstancia de ser mezcladas las proteínas que fueron aisladas, con los vehículos farmacológicamente aceptables no hace que el proceso de incorporación sea novedoso y menos que contenga nivel inventivo”. Contra la referida resolución N° 824 la solicitante interpuso recurso de reposición, al cual se acompañó un nuevo capítulo de reivindicaciones, de las cuales se excluye las numeradas 22 a 29 y 31 a 37.

El 9 de octubre de 1997 la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la resolución N° 1611, por la cual confirmó la N° 824 y declaró agotada la vía gubernativa. En lo principal, esta resolución expresa que la nueva redacción de las reivindicaciones no modifica de ninguna manera la materia inicialmente solicitada, y que desde el punto de vista legal “no es posible entrar a considerar peticiones nuevas, valga reseñar, el nuevo capítulo reivindicatorio, ni modificaciones de la solicitud, las cuales deben ser presentadas en la oportunidad procesal establecida para el efecto”.

Por último, señala que los conceptos o informe técnicos, “al no revestir la calidad de verdaderos actos administrativos, no existe, respecto de ellos, la obligación en cabeza de la administración de notificarlos y someterlos a recursos propios de la vía gubernativa, como quiera que ellos no contienen decisión alguna e, incluso, no son obligatorios al momento de decidir”. b) El escrito de demanda A través de la acción interpuesta ante la jurisdicción nacional, la actora pretende que el juez consultante declare la nulidad de la resolución N° 824, confirmada por la N° 1616, y que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene al Superintendente de Industria y Comercio expedir y publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial el correspondiente Certificado de Patente.

Sostiene la actora que las resoluciones impugnadas contravienen los artículos 1, 6 literal GACETA OFICIAL b) y 7 literales c) y d), de la Decisión 344, en razón de que la solicitud en cuestión tiene por objeto un invento novedoso, con altura inventiva y aplicación industrial; que no se trata de materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas, ni recae sobre aquellas que componen el cuerpo humano y la identidad genética del mismo, ni tampoco reivindica especies o razas animales, o procedimientos esencialmente biológicos para su obtención. En efecto, considera que la primera reivindicación modificada (“una proteína aislada recombinante, según aparece en la Figura VII de la posición 1 a 22”) indica claramente que la proteína obtenida se aisló por un procedimiento que comprende las técnicas de recombinación. De tal manera que dicha proteína purificada es novedosa y de ninguna manera proviene de la leche humana, ya que la secuencia aminoácida proviene de una secuencia nucleótida de DNA complementario, el cual es producto de un trabajo de laboratorio, y que por lo mismo no es de ocurrencia natural.

Señala asimismo que aunque en el presente caso el RNA se aisló de un tejido adiposo de páncreas o de glándula mamaria, y este tejido solamente sirve como material de partida para la síntesis del nuevo DNA (cDNA), mas de ninguna manera modifica la identidad genética del ser humano. Afirma también que para una persona versada en la materia, es claro que los organismos de representación “convenientes” a los que se hace referencia en la páginas 11 y 12 de la descripción de la solicitud (bacterias, levaduras, cultivos de células animales y vegetales), en manera alguna representan una raza animal, ya que éstos corresponden a organismos unicelulares, diferentes de los pluricelulares que constituyen los animales.

Por lo que toca a las reivindicaciones referentes a composiciones farmacéuticas y a una formulación para alimento infantil, sostiene la actora que no se encuentra razón alguna para afirmar que ellas se refieran al uso de la proteína, por cuanto la redacción de dichas reivindicaciones está dirigida a proteger una composición farmacéutica o una formulación para alimento infantil caracterizada por contener la proteína recombinante como principio activo, y en ese sentido, resultan novedosas.

En conse- 10/01/2001 26.36 cuencia, si dicha proteína obtenida in vitro mediante técnicas de recombinación es novedosa, las composiciones farmacéuticas o nutricionales que la contengan son necesariamente novedosas. Por otra parte, alega que la resolución N° 1611 violó el artículo 17 de la Decisión 344, al no haber tenido en cuenta las modificaciones efectuadas por la solicitante al momento de interponer el recurso de reposición o reconsideración. Al respecto señala que el objetivo de este recurso no es solamente examinar si el acto se expidió de conformidad con las normas legales, sino que se trataría de una oportunidad procesal que permite que el mismo funcionario que emite la decisión sea el que vuelva sobre ella y, si es del caso corregirla en forma total o parcial, lo haga.

En este sentido, manifiesta la actora que de acuerdo con la norma comunitaria que regula los procedimientos de concesión de patentes de invención, el peticionario puede modificar su solicitud con la única limitante de que dicha modificación no implique una ampliación de la invención; es decir, que no existe una limitación en cuanto al tiempo en que pueda surtirse dicha modificación, por lo que resulta claro que ésta puede ocurrir antes de quedar firme el acto mediante el cual se concede o deniega la patente.

Expresa igualmente que varias normas del ordenamiento jurídico interno fueron violadas porque, con anterioridad a la expedición de la resolución de rechazo N° 824, no se dio traslado al peticionario del Concepto Técnico que informaba sobre la viabilidad del privilegio solicitado, con lo cual se habrían infringido principios fundamentales, todos encaminados a garantizar el derecho de defensa y a lograr la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

Por último, sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 29 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, porque no fundamentó el rechazo de la solicitud de patente en un “examen definitivo”, tal como lo ordena dicha norma, sino que se fundamentó en un único examen, el contenido en el Concepto Técnico de Fondo. c) La contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio se opone a las argumentaciones pretensiones GACETA OFICIAL de la demanda, por considerar que los actos administrativos impugnados ante el Honorable Consejo de Estado fueron dictados con plena competencia para resolver sobre la patente solicitada.

Frente a la afirmación de la actora de que se le habría vulnerado su derecho de defensa por no habérsele dado traslado, para su conocimiento, del examen de fondo y de su respectivo informe técnico, la demandada señala que según el artículo 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, si el examen definitivo de patentabilidad fuere desfavorable se denegará la solicitud, no indicándose en la norma de carácter supranacional que sea obligatorio el traslado del examen de fondo.

En este sentido, afirma que los conceptos técnicos al no constituir actos administrativos “propiamente dichos” sino “meros actos administrativos” que se reducen al cumplimiento de determinada actividad sin ocuparse de sus efectos, no existe la obligatoriedad de notificarlos y someterlos a los recursos de la vía gubernativa. Acogiendo el informe técnico en el que se fundamentó la denegación de la patente, la demandada expresa que las reivindicaciones 1 a 10 y 31 se refieren a una proteína caracterizada por codificar una enzima lipasa estimulada por sal de bilis como la que se presenta en la naturaleza y por exhibir una o varias funciones iguales a dicha enzima.

Tal como se encuentra reclamada dicha proteína en las reivindicaciones en estudio —según la demandada— es evidente que aquella es propia del cuerpo humano, y por tanto, no protegible en virtud del artículo 7 literal d) de la Decisión 344. Por lo demás, partiendo del principio de que la secuencia de aminoácidos que se expone en la figura VII es la misma que codifica en el cuerpo humano la enzima lipasa estimulada por sal de bilis, las reivindicaciones 1 a 11 y 31 a 32 no son invenciones de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 6 literal b) de la Decisión 344.

Asimismo, sostiene que no pueden ser objeto de patente las reivindicaciones 12 a 15 por tratarse su contenido de una molécula de ADN que codifica la lipasa estimulada por sal de bilis, la cual no sólo forma parte del cuerpo humano sino que constituye la identidad genética del mismo. Aun más —continúa la Admi- 10/01/2001 27.36 nistración demandada—, dichas reivindicaciones, no son patentables en razón de que estas moléculas de ADN ya se encuentran en la naturaleza o son una réplica de las secuencias que en ésta existen, como es el caso de las reivindicaciones 33 y 34.

En lo referente a la modificación a la solicitud efectuada por la ahora actora al interponer el recurso de reposición, la demandada expone que el estudio de fondo se realiza sobre el capítulo reivindicatorio que se encuentra en el expediente y –por consiguiente– sobre el cual se adopta la decisión final. De tal suerte que no es posible modificar el mencionado capítulo una vez adoptada la decisión, y menos aún, como sucede en este caso, cuando las modificaciones no son secundarias sino un cambio sustancial de la materia que se desea reivindicar.

Añade al respecto que la proteína reivindicada inicialmente es el resultado de la fuerza de la naturaleza mientras la proteína que se intenta proteger en el capítulo que se anexa en el recurso es el resultado de la actividad del hombre basada en las propiedades de la proteína que se reivindica en un comienzo. La demandada encuentra en lo anterior otro motivo de denegación de la patente, “pues evidentemente es contrario al artículo 17 de la regulación andina, realizar una modificación que implica una ampliación de la invención Aquí la modificación implicó sin duda alguna una ampliación del objeto inicial, es decir [ ] la modificación es realmente sustancial pues incorpora una proteína diferente a la inicialmente reivindicada”.

En cuanto a las reivindicaciones 16 y 17 señala que dado que la novedad que caracteriza al vector es el hecho de contener una molécula de DNA como la detallada en las reivindicaciones 12 a 15 que codifica la proteína de las reivindicaciones 1 a 11, y que dicha molécula ya existe en la naturaleza, no es posible conceder patente a un vector conocido ni a una molécula conocida, por el simple hecho de lograr insertar una molécula de DNA en un vector mediante técnicas ya conocidas de ingeniería genética.

De manera similar la reivindicación 19 no constituye un nuevo aporte ya que ésta resume un procedimiento en el cual lo único novedoso es el empleo de un vector que carece de novedad, y la inserción de vectores en una célula huésped no es nuevo. Los procesos de transformación de células forman parte del GACETA OFICIAL estado de la técnica y la transformación de dicha célula con un vector conocido, no sólo no es novedoso sino que carece de altura inventiva.

Respecto de la composición farmacéutica y la formación para alimento infantil de las reivindicaciones 20, 21 y 30, afirma que éstas “no definen de manera precisa en qué consiste la composición; lo único que se sabe de dichas composiciones o formulaciones es que ellas contienen una proteína como la referida en las reivindicaciones 1 a 11. [ ] Dado que dicha proteína se encuentra en la naturaleza y no es novedosa [ ], se ha considerado que las composiciones que basan su novedad en una proteína conocida carecen de novedad.

Por otra parte, las reivindicaciones 35 a 37 que tratan sobre un procedimiento para la preparación de composiciones farmacéuticas y un procedimiento para la preparación de una formulación alimenticia infantil no constituyen el objeto de la solicitud ya que es claro que este documento tiene por finalidad la proteína lipasa estimulada por sal de bilis y la molécula de DNA que la codifica y no un procedimiento para producir medicamentes que contengan dicha proteína”.

Además, a juicio de la demandada, dichos procedimientos no ofrecen ningún aporte novedoso y carecen de altura inventiva. En relación con la reivindicación 18, manifiesta que ella es precisa en el empleo del término ORGANISMO, y según el Diccionario de la Lengua Española debe entenderse por “organismo” un conjunto de órganos del cuerpo animal o vegetal, cuya patentabilidad se encuentra prohibida por el artículo 7 literal c) de la Decisión 344.

C O N S I D E R A N D O: Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que la consulta de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia se ajusta a las prescrip- 10/01/2001 28.36 ciones de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 61 del respectivo Estatuto. Que el texto de las normas objeto de interpretación señaladas por el consultante es el siguiente: Decisión 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para la invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 6.- No se consideran invenciones: ( ) b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas;” “Artículo 7.- No serán patentables: ( ) c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención: d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo;“ Que el Tribunal estima necesario además interpretar de oficio el primer párrafo del artículo 17 de la Decisión 344, así como el 27 ibídem, que se transcriben a continuación: “Artículo 17.- El peticionario podrá modificar sus solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

“Artículo 27.- Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable. Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a GACETA OFICIAL partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

SI el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada. Que de los hechos y argumentos debatidos en el proceso interno se desprenden los siguientes temas que suscita la interpretación prejudicial: I. INVENCIÓN Y REQUISITOS OBJETIVOS DE PATENTABILIDAD Conforme lo ha expresado el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial 12-IP-98 (caso: COMPOSICIONES DETERGENTES, sentencia publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 428 del 16 de abril de 1999), el legislador andino, antes que una definición entró a precisar los requisitos de patentabilidad (artículos 1° al 5°), delimitó el concepto de invención por la vía negativa, considerando qué objetos no deben considerarse como invenciones (artículo 6°), y estableció prohibiciones de patentabilidad sobre ciertas materias que podrían afectar el orden público (artículo 7°).

Los tres requisitos objetivos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial), aunque por sí mismos no definen el concepto de invención, en cambio sí permiten determinar, en términos generales, cuáles son las condiciones básicas que debe reunir una creación intelectual para que pueda ser patentada como invento.

De esta manera, el concepto de «invención» a los fines de la concesión de patentes comprende, en principio, todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del «estado de la técnica»—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.

Entre los requisitos indispensables que debe reunir una invención para que pueda ser patentada, aparece en primer lugar la novedad, concepto éste de carácter absoluto que se encuentra definido positivamente por el artículo 2 de la Decisión 344, al establecer que “una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

El «estado 10/01/2001 29.36 de la técnica» —concepto estrechamente ligado a la novedad y al nivel inventivo— comprende, por su parte, el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. En consecuencia, un producto o un procedimiento dejan de ser nuevos si se hacen accesibles al público por cualquier medio, sin que interese que dicha accesibilidad se produzca en un lugar determinado o esté al alcance de un grupo reducido de personas.

La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento.

En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.

A estos dos prerrequisitos la ley añade el de la susceptibilidad de aplicación industrial, que consiste en que sea posible producir o utilizar el objeto del invento en cualquier tipo de industria, incluida la de los servicios. En virtud de GACETA OFICIAL esta exigencia, la innovación que pretenda patentarse deberá poseer un carácter técnico, entendido este término en el sentido de aprovechamiento o transformación de las fuerzas de la naturaleza, quedando al margen de la protección por vía de patentes aquellas creaciones de valor meramente científico, económico-comercial o estético.

II. EXCLUSIÓN DEL CONCEPTO DE «INVENCIÓN» DE LAS MATERIAS QUE YA EXISTEN EN LA NATURALEZA Las exclusiones del concepto de invención establecidas en el artículo 6 de la Decisión 344 son la consecuencia de la aplicación de los tres requisitos objetivos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial), por lo que las hipótesis determinadas en la referida norma comunitaria, de una u otra forma atentan contra la exigencia de novedad, no son el resultado de la actividad creativa del hombre o no son susceptibles de concretarse en un producto o en un procedimiento industrial.

Las materias que se encuentran en la naturaleza y que no han sido previamente conocidas o accesibles al público, en realidad, no constituyen más que descubrimientos o develaciones de algo existente, y por consiguiente, además de no ser fruto de la actividad intelectual creativa de una persona, ordinariamente carecen de la susceptibilidad de ser aplicados en la industria.

Sin embargo, si de ese descubrimiento o materia ya existente se pueden obtener, como consecuencia de la actividad o esfuerzo inventivo del hombre, nuevos productos o procedimientos que tengan una utilidad industrial, nos encontraremos ante una verdadera invención que podrá ser patentada siempre y cuando no incurra en alguna de las expresas prohibiciones determinadas en el artículo 7 de la Decisión 344.

En el campo de la biotecnología y de la ingeniería genética pueden presentarse problemas relacionados con la patentabilidad de invenciones que se refieran a materia viva o componentes de células vivas que no eran conocidos anteriormente, y que a pesar de haber existido en la naturaleza han requerido la intervención del hombre para aislarla o darla a conocer.

En efecto, podría argumentarse que el aislamiento por primera vez de materia viva o sus compo- 10/01/2001 30.36 nentes que ya existen en la naturaleza es fruto de un trabajo intelectual y de laboratorio, equiparable a cualquier invención de producto o de procedimiento. No obstante, estima este Tribunal que, en aplicación del artículo 6 párrafo b) de la Decisión 344, el material biológico, las células o sus componentes que ya existan en la naturaleza, aun cuando sean aislados mediante procedimientos microbiológicos, no son considerados como “invenciones”, sin perjuicio de que sí pueda concederse patentes sobre procedimientos de aislamiento, así como sobre los demás procedimientos microbiológicos, tales como los de cultivo, selección o mutación de microorganismos u otros de carácter físicoquímico, pero siempre y cuando cumplan con las condiciones objetivas de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Incluso, la exclusión del concepto de invención consagrada en el artículo 2 párrafo b) de la Decisión 344 resulta congruente con aquella prevista en el nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aprobado mediante Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y que entrará en vigor el 1° de diciembre del año 2000 (artículo 274). En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de este último cuerpo normativo, no se consideran invenciones el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, ni los procesos biológicos naturales, ni el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma.

No desvirtúa sinembargo lo anterior, la posibilidad de patentar invenciones relativas a material biológico, puesto que la referida exclusión únicamente comprende las materias tal como se encuentran en la naturaleza, pero no las que hayan sido modificadas u obtenidas mediante procedimientos biológicos en los que exista una relevante actividad humana, en cuyo caso se podría hablar de vida “creada” por el hombre con el uso de la biotecnología. Se colige lo anterior no sólo de una interpretación restrictiva de las excepciones al concepto de invención, sino también de un análisis sistemático y armónico de la normativa comunitaria, la cual permite, implícitamente, reivindicar invenciones que se refieran a material biológico, cuando prevé que la descripción clara y completa del invento –que debe contener la solicitud de patente– pueda cumplirse a través del «depósito GACETA OFICIAL de la materia viva» (artículo 13 literal c) de la Decisión 344).

A fortiori los nuevos productos farmacéuticos y alimenticios que sean obtenidos de materias que se encuentran en la naturaleza no caen dentro de la exclusión del concepto de invención que se está analizando, por cuanto en tal caso no se estaría reivindicando materia en su estado natural, sino un producto que, como consecuencia de la actividad inventiva del hombre, podrá ser aplicado en la industria.

Por tanto, la sola circunstancia de que una invención se refiera a materia viva o a sus componentes no impide per se su protección por el sistema de patentes. Contrario sensu el simple hecho de que un invento tenga por objeto material biológico no significa que pueda ser patentado. En definitiva, todo dependerá de que la “invención” cumpla las condiciones objetivas de patentabilidad, y de que no esté prohibida la concesión de patente por el ordenamiento jurídico comunitario.

III. PROHIBICIÓN DE PATENTAR ESPECIES Y RAZAS ANIMALES Las prohibiciones de patentabilidad establecidas por el Régimen Común de Propiedad Industrial (artículo 7 de la Decisión 344), a diferencia de las exclusiones del concepto de invención (artículo 6 ibidem), no constituyen una derivación de los tres requisitos objetivos de patentabilidad, pues aun cuando en principio aquellas puedan ser consideradas como invenciones, sinembargo en atención a razones de orden público, no se encuentran protegidas por la ley.

Entre dichas prohibiciones, el párrafo c) del artículo 7 de la Decisión 344 impide la concesión de patentes sobre “las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención”. La justificación de ésta podría encontrarse en cuestiones éticas —en particular, el límite de la patentabilidad de la vida, de la modificación genética de los animales y de alterar la biodiversidad—, económicas e incluso jurídicas.

Respecto de estas últimas, por ejemplo, los problemas relacionados con el agotamiento de los derechos, en tratándose de seres vivos modificados genéticamente y que pueden multiplicarse. 10/01/2001 31.36 No obstante, la prohibición de patentar especies y razas animales, al igual que las demás excepciones al principio general de concesión de patentes para las invenciones «en todos los campos de la tecnología» (artículo 1 de la Decisión 344), deben, por tanto, ser interpretadas en forma restrictiva, de tal modo que no lleguen a constituirse en un obstáculo para la investigación y el desarrollo industrial.

Así, dentro del concepto de especies y razas animales al que se refiere el artículo 7 literal c) de la Decisión 344 no se encuentran comprendidos los seres vivos que puedan obtenerse mediante procedimientos microbiológicos, por lo que los microorganismos, y entre éstos, las células, bacterias, microplasmos, no estarían excluidos de patentabilidad, si no se trata de materia preexistente en la naturaleza, y en tanto puedan ser utilizados en la industria, sean el resultado de una actividad inventiva y, además, no atenten contra el orden público, la moral ni las buenas costumbres.

Por otra parte, como ya se ha expresado, los procedimientos microbiológicos, incluidos los de selección, aislamiento, cultivo o de mutación de microorganismos, al igual que los no biológicos, en tanto cumplan los requisitos objetivos de patentabilidad pueden ser objeto de patente, en razón de que no son el resultado de las fuerzas de la naturaleza, sino que requieren de la intervención del hombre para llevarlos a cabo.

Sin embargo, no gozan de protección aquellos procedimientos en los que no exista actividad humana (procedimientos exclusivamente biológicos —o «biológicos naturales» como los denomina el artículo 15 párrafo b) de la Decisión 486—), o si existiendo ésta no es lo suficientemente relevante como para influir en la obtención de los resultados (procedimientos esencialmente biológicos –artículo 7 letra c) de la Decisión 344–).

La patentabilidad estará condicionada por tanto, a la intensidad o relevancia de la intervención técnica del hombre en las diversas etapas del procedimiento. IV. PROHIBICIÓN DE PATENTAR INVENCIONES SOBRE MATERIAS QUE COMPONEN EL CUERPO HUMANO Y SOBRE LA IDENTIDAD GENÉTICA DEL MISMO Razones de carácter eminentemente ético impiden que el cuerpo humano y aún sus componentes mínimos, como los genes, puedan ser GACETA OFICIAL objeto de apropiación exclusiva con fines lucrativos e industriales.

Por ello, al momento de interpretar y aplicar a un caso concreto la prohibición de patentar las invenciones sobre materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo, el juzgador o la Oficina Nacional Competente deberán tomar en consideración, de manera prevalente, las implicaciones morales, éticas y de orden público que puedan suscitarse.

De tal modo que las proteínas que integran el cuerpo humano —aun cuando fueren aisladas mediante procedimientos microbiológicos— o los genes o secuencias del ADN humano no podrían, por sí solos, ser reivindicados como invenciones patentables al amparo del ordenamiento jurídico andino. Sin embargo, si un producto —que reúna las condiciones necesarias para ser considerado como invención— es obtenido de la utilización de secuencias de ADN humano, podría, en principio, ser patentado, pues no se trataría de una materia que compone el cuerpo humano, sino de un producto (v.gr. una vacuna, un antibiótico, aditivos para la industria alimenticia) que no existe como tal en la naturaleza.

Pero no obstante, si el objeto del invento produce una vulneración al orden público o a las buenas costumbres, éste será el principal criterio a ser tenido en cuenta para denegar la patente. Dentro de la prohibición de patentar materias que componen el cuerpo humano y su identidad genética, se encontrarían comprendidos, por ejemplo, el genoma o germoplasma del ser humano, los procedimientos de mutación o modificación genética, así como otras técnicas que pueden resultar contrarias a la dignidad de la persona o al orden público, tales como clonación de personas, manipulación de embriones humanos o creación en laboratorio de seres humanos individualizados.

V. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD DE PATENTE La solicitud de patente es el acto jurídico por el cual el inventor, sus cesionarios o causahabientes, requieren del Estado el otorgamiento de un derecho de explotación exclusiva sobre una invención o un modelo de utilidad, por un período de tiempo limitado (20 años para las primeras y 10 para los segundos, conforme a la normativa vigente).

Constituye por tanto el pri- 10/01/2001 32.36 mero de los pasos que deben seguirse y el presupuesto necesario para iniciar el procedimiento de concesión de la patente. Si bien el invento objeto de la solicitud de patente debe encontrarse concluido al momento de presentarse ante la Oficina Nacional Competente —y en tal sentido debe ser susceptible de aplicación industrial— ello no obsta para que el peticionario pueda modificarla, motu proprio o a instancia de la autoridad administrativa, en cualquier estado del trámite.

En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Decisión 344, el peticionario de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o en fin reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.

Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.

En un plano estrictamente doctrinario, sin embargo, se admite que «en el recurso GACETA OFICIAL administrativo, el administrado puede invocar, en apoyo a su demanda, cualquier motivo: un motivo jurídico (puede señalar a la administración un error de derecho o de hecho que hace ilegal la decisión), pero también razones de oportunidad; puede incluso apelar a la buena voluntad de la administración. El recurso contencioso —en cambio— sólo puede fundamentarse en la violación del derecho» (RIVERO, Jean, Derecho Administrativo, traducción de la 9ª edición francesa por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, 1984).

VI. EXAMEN DE FONDO DE LA SOLICITUD DE PATENTE El trámite de concesión de patentes es la vía procedimental prevista por el ordenamiento jurídico para garantizar la tutela del interés general, evitando que se otorguen privilegios sobre materias que pertenezcan al dominio público o que simplemente no cumplan con las exigencias establecidas por la normativa comunitaria; pero también constituye el único medio de que dispone el inventor y sus derechohabientes para obtener el reconocimiento patrimonial que implica la patente.

Por tanto, la Administración en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una patente. El examen de fondo es una de las etapas de mayor importancia en el procedimiento de patentes, pues de los resultados que de aquel se desprendan la Oficina Nacional Competente podrá decidir sobre la concesión o denegación del privilegio.

En esta oportunidad procesal, caracterizada por el diálogo y cooperación entre la autoridad administrativa y el solicitante de la patente, debe verificarse si la invención cumple los requisitos para ser considerada como tal y si reúne las condiciones de patentabilidad, lo cual deberá concretarse en un informe fundamentado, en el que aparezcan las observaciones u objeciones que prima facie impidan la concesión de la patente, o, en su defecto, que explique las razones por las cuales procede el otorgamiento de la misma Se debate en el proceso interno si los resultados del examen de fondo deben ser puestos en conocimiento del peticionario, previamente a la 10/01/2001 33.36 emisión del acto que concede o deniega la patente, o si por el contrario puede prescindirse de la notificación del informe de dicho examen.

Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal, a partir de la interpretación prejudicial 12-IP-98 (caso: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA”, sentencia publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428 del 16 de abril de 1999), reiterada en la 28-IP-98 (caso: “ADHESIVO DE ALMIDÓN”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 398 del 22 de diciembre de 1998), ha expresado: “Durante este examen de fondo se pueden presentar dos posibilidades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Decisión 344 que corresponde juzgar, según su criterio, a dicha oficina, con el control posterior del juez contencioso-administrativo: “- Que exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros.

“- Que se necesiten datos o documentación adicionales o complementarios. “En uno y otro caso prevé la norma la obligación de la Oficina Nacional Competente de requerir por escrito al solicitante para que “…dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.” En este sentido, del tenor literal de la norma en mención, se desprende que si nos encontramos en el primer caso, es decir cuando exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros, deberá el solicitante estar en condición de hacer valer sus argumentos y aclaraciones que desvirtúen tal posible vulneración, o de presentar la información o documentación que sean necesarias a juicio de la Oficina Nacional Competente.

En este último caso deberá entenderse que “la información o documentación necesarias” requeridas por la Oficina Nacional Competente deben relacionarse directamente con la materia de la solicitud que se estudia, puesto que en esta etapa procesal se encuentra precisamente el primer análisis de GACETA OFICIAL fondo, del cual podrá determinarse si se sigue adelante con el análisis técnico del examinador de patentes o por el contrario se declarará abandonada la solicitud (artículo 27) por carecer la Oficina, precisamente, de elementos de juicio suficientemente objetivos y completos que le permitan continuar adelante con el análisis y estudio de patentabilidad que prevé la Decisión 344.

“De esta forma quiso el legislador andino dotar al examinador de patentes de un elemento adicional para que pueda emitir un juicio objetivo que permita garantizar la eficacia del trámite de patentes y por ende resguardar los intereses generales del Régimen Común de Propiedad Industrial y del Acuerdo Subregional de Integración Andina. “Con esta norma se abre la posibilidad de que las Oficinas Nacionales Competentes se nutran de mayores elementos objetivos de juicio y puedan continuar adelante con su labor de ejecutores primarios de las normas de propiedad industrial, labor que reviste máxima dedicación y cuidado.

“Además el legislador andino dispuso en el artículo 28 de la Decisión 344, que la Oficina Nacional Competente podrá requerir el informe de expertos o peritos técnicos para que emitan su concepto sobre los requisitos de patentabilidad previstos en las normas andinas de propiedad industrial sobre la invención contenida en la solicitud que analiza, facultad discrecional de las Oficinas Nacionales Competentes, pero que complementa lo dicho en el artículo 27 y así permite interpretar de mejor manera la intención del legislador andino, cual es la de dotar de elementos objetivos al examinador de patentes, a fin de enriquecer su apreciación con abundantes fundamentos técnicos y de cumplir con la finalidad de las normas comunitarias.

“ Una vez culminadas las anteriores etapas del trámite, se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención para la solicitud que se analice. En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse en el artículo 27 al “examen 10/01/2001 34.36 de fondo” y en el artículo 29 al “examen definitivo” cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final ” (Destacados de la presente sentencia).

En congruencia con la citada jurisprudencia y con la norma comunitaria interpretada, observa este Tribunal que, en todos los casos en los que pueda producirse la vulneración de derechos de terceros o que se necesiten datos o documentos adicionales o complementarios, resulta imperativo para la Oficina Nacional Competente requerir por escrito al solicitante para que presente sus argumentos o los documentos que fueren necesarios, de modo que no se vulnere su derecho de defensa y se obtengan también mayores elementos de juicio que permitan al examinador efectuar un cabal y objetivo análisis de la patentabilidad del invento.

Recibida la respuesta por parte del peticionario, la Oficina Nacional Competente procederá a analizar definitivamente la patentabilidad de la invención, y si a pesar de los argumentos o documentos presentados por el solicitante el «examen definitivo» le fuere desfavorable, se denegará el título de la patente. De todo lo expuesto El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1º La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los elementos que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de los componentes, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

GACETA OFICIAL 2º La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. 3º En virtud del requisito de susceptibilidad de aplicación industrial, la creación intelectual que pretenda patentarse como invención deberá poseer un carácter técnico, en el sentido de aprovechamiento o transformación de las fuerzas de la naturaleza. 4º El material biológico, las células o sus componentes que ya existan en la naturaleza, aun cuando sean aislados mediante procedimientos microbiológicos, no son considerados como “invenciones”, en aplicación del artículo 6 párrafo b) de la Decisión 344 5º Los microorganismos, así como los procedimientos no biológicos y microbiológicos, no se encuentran excluidos de patentabilidad, siempre que no se trate de materia preexistente en la naturaleza, puedan ser utilizados en la industria, sean el resultado de una actividad inventiva y, además, no atenten contra el orden público, la moral y las buenas costumbres. 10/01/2001 no de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se realice al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. 9º Se requerirá del solicitante de una patente que presente sus argumentos, haga valer sus derechos o presente información complementaria siempre que el examinador considere, en una primera opinión, que el invento no es patentable.

El juez nacional consultante al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación que, con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario, ha sido realizada por el Tribunal en esta sentencia, y que se le notificará mediante copia certificada y sellada de la misma. Remítasela también a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

El Presidente, Luis Henrique Farías Mata Gualberto Dávalos García MAGISTRADO 6º Las proteínas que integran el cuerpo humano, los genes o las secuencias del ADN humano no son susceptibles de protección por la vía de patentes, al amparo del ordenamiento jurídico andino. Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO 7º Los productos obtenidos de la utilización de secuencias del ADN humano pueden ser patentados, si no significan una vulneración al orden público, a la moral o a las buenas costumbres.

Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO 8º La modificación a la solicitud de patente puede efectuarse en cualquier estado del trámite en los términos de la Decisión 344, y dependerá de lo dispuesto por el Derecho inter- 35.36 Juan José Calle y Calle MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 10/01/2001 36.36 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú