Año XXI - Número 1072 Lima, 28 de mayo de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 12-IP-2004.- Proceso 10-IP-2004.- Proceso 21-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 8180. Actor: ALLERGAN INC. Marca: “LACRISYN” Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 7280 2001-0242.

Actor: Sociedad RHONE-POULENC AGRO. Marca: CALIDAN Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, literales a) y d), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito. Expediente Interno Nº 6393-ML. Actor: WARNER COMMUNICATIONS INC. Marca: ELEKTRA Pág. 1 9 17 PROCESO 12-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 8180. Actor: ALLERGAN INC. Marca: “LACRISYN”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de abril del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del Magistrado Consultante Doctor Camilo Arciniegas Andrade. 1.

ANTECEDENTES VISTOS: Demandante: ALLERGAN INC. Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1 Las partes: Tercero interesado: LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Y CIA S.C.A. (No comparece) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 28/05/2004 2.24

1.2. EL OBJETO DE LA DEMANDA.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Se pretende la nulidad de la Resolución Nº 32676 de 28 de septiembre de 2001, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la referida Superintendencia, mediante la cual declaró infundada la oposición y concedió registro a la marca “LACRISYN” para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la firma LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Y CIA S.C.A. Así como de las Resoluciones Nº 41326 de 10 de diciembre de 2001 y 6078 de 27 de febrero de 2002, mediante las cuales se confirmó la primera mencionada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado. 1.3. Hechos y fundamentos de la demanda.

Expone la demandante que presentó oposición al registro solicitado con base en sus marcas LACRIL, LACRILPLUS y LACRILUBE, igualmente concedidas para amparar productos de la clase 5ª. La oposición fue desestimada, dice, al no tener en cuenta la Superintendencia las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486, por la cual violó las disposiciones que las contienen.

La Superintendencia, afirma, consideró erróneamente que las marcas en cuestión no presentaban semejanzas desde el punto de vista conceptual, fonético o visual que pudieran inducir al público a error. Aduce que el titular de la marca cuya nulidad pide solicitó el registro para facilitar un acto de competencia desleal, consistente en la posibilidad de crear en los usuarios confusión por lo que violó el artículo 258 de la Decisión.

1.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda defendiendo la legalidad del acto acusado y al efecto sostiene que con su expedición no se violó ninguna de las normas invocadas como infringidas por el demandante ya que se profirió de conformidad con las atribuciones legales y plenamente ajustado al trámite administrativo previsto en materia marcaria.

Afirma que las marcas en conflicto no arrojan confusión en el público al no presentar similitudes puesto que cada una posee elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientes para establecer la diferencia conceptual. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS. La presente providencia interpretativa no se referirá a las normas requeridas por el juez consultante, dado que la solicitud de registro de la marca “LACRISYN” fue presentada por Laboratorios Synthesis Ltda. y Cía. S.C.A. el 19 de julio del año 2000 durante la vigencia de la Decisión 344, por este motivo se interpretarán las normas del ordenamiento comunitario contenido en esta Decisión que se consideran pertinentes al caso.

Cabe precisar, igualmente, que no se interpretarán las normas referentes a la competencia desleal puesto que en la Decisión 344, no existen normas afines a las establecidas en la Decisión 486 sobre este tema. Por considerarlas pertinentes para la resolución del caso planteado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretará de oficio las normas contenidas en los artículos 81 y 82 literales a) y h) y la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión. El texto de las normas que serán objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. GACETA OFICIAL Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”, ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” 28/05/2004 3.24 lo relativo a la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo.

A fin de garantizar la exigencia de seguridad jurídica, la norma comunitaria de carácter sustantivo, no posee efecto retroactivo, es decir que rige para lo venidero o posterior, por ello al expedirse una nueva norma, ésta regulará los hechos que se produzcan después de su vigencia, según el principio de irretroactividad de la ley; además cabe mencionar que la norma sustantiva, no tiene carácter retroactivo a menos de que por excepción, se le haya otorgado tal condición, el hecho de que la norma regule los hechos que acontezcan dentro de su vigencia constituye un presupuesto para alcanzar la estabilidad de los derechos adquiridos.

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” 4.

ASPECTOS A SER TRATADOS EN LA PROVIDENCIA. El Tribunal se referirá, con fundamento en las normas transcritas, de manera principal a los siguientes temas: La Ley Comunitaria en el tiempo; requisitos para el registro de marca; irregistrabilidad de signos que no cumplan los requisitos exigidos; irregistrabilidad de signos engañosos; comparación de signos nominativos;

La partícula de uso común; marcas farmacéuticas. 4.1. La Ley Comunitaria en el tiempo. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante, así como de sus anexos, correspondientes al proceso interno Nº 8180, se desprende que la solicitud de registro de la marca LACRISYN, se produjo el 19 de julio del año 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no en vigencia de la Decisión 486 que empezó a regir con posterioridad a esa fecha, el 1 de diciembre del mismo año. Por esta razón, éste Órgano Jurisdiccional estima conveniente, de inicio, avocar Las normas de carácter adjetivo, se caracterizan por tener efecto general inmediato, esto quiere decir que se aplican sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo los procedimientos que se inicien o las etapas que se hallan en curso a ese momento.

Puede darse el caso de que la norma anterior continúe regulando los hechos ocurridos cuando ésta se encontraba en vigor, en virtud del principio de ultra actividad de la ley, que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa teniendo validez en el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores. Con lo anterior se reitera, además, lo que sobre el tema ha manifestado el Tribunal al señalar que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”.

GACETA OFICIAL “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 1 4.2.

Requisitos para el registro de marcas. El ordenamiento comunitario sobre propiedad industrial, a través de sus disposiciones, salvaguarda el interés del titular de la marca, a quien le confiriere un derecho exclusivo o “ius prohibendi” sobre el signo distintivo, y tutela además el interés general de los consumidores, evitando que se produzca confusión o error, a fin de conseguir que el mercado se desarrolle con transparencia. 28/05/2004 4.24 le da a la mercadería individualidad y permite que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

Jorge Otamendi al respecto del carácter distintivo de la marca señala que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. 2 La perceptibilidad es la posibilidad que tiene un signo para poder materializarse, a fin de ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. La marca es un bien inmaterial, es decir que no tiene existencia corporal y, para que pueda ser captada, se hace indispensable que lo abstracto o inmaterial adquiera forma perceptible o material, a fin de que pueda ser identificada.

La marca se materializa por medio del uso de elementos tales como letras, números, palabras, dibujos, etc. La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, y consiste en representaciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, colores, figuras, etc., de manera que sus componentes puedan ser apreciados.

Sobre el tema, la doctrina señala lo que sigue: El artículo 81 de la Decisión 344 establece que los requisitos para el registro de marcas son la distintividad, susceptibilidad de representación gráfica y perceptibilidad. “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. 3 La distintividad hace posible que se identifiquen los productos o servicios, facilitando que el público realice la elección de los bienes que desee adquirir; el carácter distintivo de la marca 2 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003.

Proceso Nº 39-IP2003. Marca: “& mixta”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. 3 OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS” Editado por Abeledo Perrot. Cuarta Edición. Buenos Aires 2002. Pág. 27. ALEMAN, Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS” Editado por Top Management, Bogotá, Pág.

77. GACETA OFICIAL 28/05/2004 5.24 4.3. Irregistrabilidad de signos que no cumplen los requisitos exigidos. El Tribunal ha señalado lo siguiente sobre la irregistrabilidad de signos engañosos: Un signo es registrable como marca cuando cumple de manera plena con los tres requisitos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344.

Es importante aclarar que, si bien los requisitos establecidos por el artículo 81 son necesarios, no son suficientes, ya que a más de cumplir con ellos, el signo no debe estar incurso en prohibición alguna. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca LACRISYN cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas los artículos 82 y 83, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”. 4 Uno de los requisitos esenciales para que un signo pueda registrarse como marca, es el de su capacidad o fuerza distintiva, por lo tanto el hecho de que un signo carezca de la misma o que su capacidad distintiva sea insuficiente, le imposibilitará obtener su registro marcario.

El artículo 82 de la Decisión 344, contiene prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en el mencionado artículo, el signo no será apto para ser registrado como marca. Las causales contenidas en el artículo 82, tutelan de manera especial el interés público, y por esta razón deben ser observadas por el Órgano Nacional Competente al momento de examinar el signo. La irregistrabilidad de signos engañosos constituye una prohibición de carácter general, en la que es suficiente que exista el riesgo de confusión aunque éste no se produzca efectivamente; la prohibición señalada, tiene por objeto tutelar el interés público de empresarios y consumidores, frente al engaño que pudiera producirse, como consecuencia del registro de una marca, que distorsione lo relativo al modo de fabricación, la calidad, la procedencia, las características o la aptitud para el empleo del producto ingresado al mercado.

Al respecto Alberto Casado Cerviño, expresa lo siguiente: “La marca permite así un correcto funcionamiento del sistema de libre competencia y hace posible que los consumidores obtengan información fidedigna sobre el origen y la calidad de los productos o servicios.” 5 4.4. Irregistrabilidad de signos engañosos. La norma comunitaria contenida en la Decisión 344, en su artículo 82 literal h) expresa que no podrán registrarse como marcas, los signos que puedan inducir a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios; acceder al registro de una marca engañosa, afectaría a la función principal de la marca, de distinguir en el mercado los productos o servicios de un productor de los similares o idénticos provenientes de otro.

Sobre el tema la doctrina hace, también el siguiente aporte: “Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen 4 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de del 2002. Proceso Nº 82-IP-2002. Marca: “CHIPS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891 de 29 de enero del 2003.

CASADO Cerviño Alberto. “DERECHO DE MARCAS Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES”. Editorial Tecnos. España. Año 2000. Pág.

75. GACETA OFICIAL determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas ” 6 “La anterior prohibición obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tiende a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores. 28/05/2004 6.24 Uno de los criterios más importantes para determinar el riesgo de confusión existente entre dos marcas, es el de que a los signos se les debe dar una visión de conjunto, observando todos los elementos que conforman cada una de las marcas confrontadas, sin descomponer o fraccionar sus partes; la doctrina agrega al respecto lo siguiente, sobre la comparación de marcas nominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” 8 “De ésta forma se le otorga a la administración, la facultad de determinar cuándo un signo pretende una finalidad defraudatoria, y en consecuencia negar su registro, en aras de la protección de los usos honestos del comercio y la defensa del interés general” 7 4.5.

Comparación entre marcas nominativas. A fin de decidir acerca de la posibilidad de registro de un signo, que tenga similitud con respecto de una marca registrada, o previamente solicitada, el examinador deberá realizar entre ellos una comparación, para determinar el grado de semejanza existente y si el registro del nuevo signo, pudiese tener implicaciones respecto de un signo registrado o previamente solicitado.

En el caso presente se deben comparar marcas nominativas, también llamadas nominales o verbales, las que están constituidas por varias letras, que forman una o más palabras, provistas o no de significado conceptual, y, que se comunican por medio del lenguaje. Para determinar el riesgo de confusión que pueda producirse entre dos marcas, el Tribunal Andino en su jurisprudencia, ha establecido reglas o criterios que deben guiar al juzgador, para que éste emita una decisión certera, acerca de si entre las marcas existe o no el riesgo de confusión que impida la existencia legal del registro marcario. 6 7 OTAMENDI Jorge.

“DERECHO DE MARCAS” Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires 1989. Pág. 85. ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS” Editado por Top Management. Bogotá. Pág. 85 La similitud que resulte de la comparación puede ser ortográfica, fonética o ideológica, tipos estos que merecen las siguientes consideraciones: La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética existe, entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan 8 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Pág. 200. GACETA OFICIAL 28/05/2004 7.24 una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación.” 4.6.

Partículas de uso común en la marca farmacéutica. Al crear una marca, se puede hacer uso de determinados prefijos o sufijos de uso común, que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por esta razón su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios; cabe recalcar, que el resultado debe ser un conjunto marcario original y lo suficientemente distintivo a fin de no generar la posibilidad de confusión. Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de elementos como prefijos, sufijos o palabras de uso general y corriente, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una leve idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc.

En esta clase de marcas, al efectuar el examen comparativo, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

“ al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. 9 La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, error que podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

“Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en Al respecto, Fernández Novoa señala lo siguiente: “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que 9 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS” Editorial Montecorvo S.A. Madrid 1984. Págs. 265 y 266.

GACETA OFICIAL marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192).” 10 Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: No son registrables como marcas los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, las cualidades o la aptitud para el empleo del producto que pretende distinguir.

Tercero: 10 Al comparar dos marcas nominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo marcario, y deberá prestarse especial aten- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de julio del año 2003. Proceso Nº 39IP-2003. Marca: “& mixta”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 965 de 8 de agosto del 2003. 28/05/2004 8.24 ción al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin descomponer o fraccionar sus partes.

Cuarto: En las marcas farmacéuticas, se deberá considerar el riesgo que la salud humana corre por la venta o dispendio de un producto semejante o similar a otro ya registrado. El cotejo marcario, en todo caso, procederá dentro de un criterio más riguroso o con mayor detenimiento del que normalmente pueda hacerse con otro tipo de marcas. Quinto: Cuando existan signos en los cuales los prefijos o sufijos se hayan convertido en comunes, para efectos de la fijación de la confundibilidad aquéllos no se tomarán en consideración dentro del análisis global y sucesivo de los signos. La comparación procederá con los elementos restantes de los signos confrontados, preveyéndose que de existir diferencias que eliminen las semejanzas y que procuren una distintividad propia en cada signo la coexistencia no estará impedida, siempre considerando los productos o servicios que cada signo proteja.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 8180, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO GACETA OFICIAL 28/05/2004 9.24 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO (a.i.) PROCESO Nº 10-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno N° 7280 2001-0242. Actor: Sociedad RHONE-POULENC AGRO. Marca: CALIDAN. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiun días del mes de abril del año dos mil cuatro. 2. Determinación de los hechos relevantes VISTOS: El 9 de diciembre de 1999, la sociedad RHONEPOULENC AGRO, mediante apoderado, presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitud de registro de la marca CALIDAN, “Preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas y herbicidas”, productos identificados en parte de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas), dentro del expediente administrativo No. 99-76996.

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 0239, de fecha 13 de febrero de 2004, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 7280 20010242.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 24 de marzo de 2004. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La actora es la sociedad RHONE-POULENC AGRO. El demandado es: la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.1. Hechos La mencionada solicitud fue publicada el 31 de enero de 2000 en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 488, y no se presentaron observaciones. Posteriormente el 30 de junio de 2000, mediante Resolución No. 14371, la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, negó la solicitud de registro aludida con fundamento en que, de la comparación entre el signo CALIDAN y la marca registrada CARIDAN de la sociedad GRUFARMA LIMITADA, registrada pa- GACETA OFICIAL ra amparar productos también de la Clase 5, se evidenció semejanza entre sí y confusión, no solo de los signos sino también del origen empresarial de los mismos.

Contra la anterior resolución la actora presentó ante la misma entidad los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones Nos: 23907 de 27 de septiembre de 2000 y 35468 de 28 de diciembre del mismo año, respectivamente, y en ambos casos se confirmó la Resolución N° 14371. 28/05/2004 10.24 da ser registrado como marca, estos son: perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad, consagrados en el artículo 81 de la Decisión 344, así como los que reconoce la doctrina, tales como novedad y especialidad.

En consecuencia, los actos administrativos demandados violaron el citado artículo por falta de aplicación. La actora sostiene además con relación al literal a) del artículo 83 de Decisión 344, que: “La norma analizada prohíbe el registro de marcas cuando se dan los siguientes presupuestos de hecho. 2.2. Fundamentos de la demanda La sociedad RHONE-POULENC AGRO -demandante en el presente caso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia, que declare “La nulidad de la Resolución No. 14371 de 30 de junio de 2000 originaria de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro de la marca (sic) CALIDAN para distinguir productos de la clase 5 internacional”.

Solicita además la nulidad de la Resolución No. 23907 de 27 de septiembre de 2000 de la citada Superintendencia, por la que se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 14371 ya mencionada; así como también solicita la nulidad de la Resolución 35468 de 28 de diciembre de 2000, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación y se confirmó lo resuelto en la citada Resolución No. 14371 y se declaró agotada la vía gubernativa.

La actora manifiesta también “( ) que como consecuencia de lo anterior y a título de Restablecimiento del Derecho en beneficio de mí representada, solicito ( ), ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio –División de Signos Distintivos-, restablecer a mi representada en su derecho a registrar la marca (sic) CALIDAN, en la clase 5, expidiendo el acto administrativo correspondiente en el término establecido en el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, y Ordenar la publicación de la sentencia que se imparta en la Gaceta de Propiedad Industrial”.

La demandante argumenta que el signo en discusión cumple con los requisitos para que pue- A. Que el signo que se pretende registrar sea idéntico a otro previamente registrado B. Que ambos signos distingan los mismos servicios o distingan productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. La sociedad RHONE–POULENC AGRO, fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.3.

Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, fundamenta su defensa en que, “ los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajustan de pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

La demandada sostiene que efectuado el estudio de registrabilidad marcaria del signo CALIDAN solicitado por la demandante, se encontró que presenta semejanza ortográfica y fonética respecto de la marca registrada CARIDAN de la sociedad GRUFARMA LIMITADA, capaz de inducir al público consumidor a error, careciendo de distintividad, motivo por el cual resolvió negar la solicitud de marca con base en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL Además indica que, “ es menester señalar que el actor reconoce la similitud que existe entre el signo solicitado y el registrado con anterioridad –negrillas puestas por la demandada-, y afirma que la norma comunitaria prohíbe el registro de marcas (sic) cuando el signo que se pretende registrar es idéntico a otro registrado previamente y que ambos signos distingan los mismos productos o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, ‘En el caso que nos ocupa, se da el primer presupuesto de hecho pero no se da el segundo’.”

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 81, y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 28/05/2004 11.24 Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA Marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”; así la define el artículo 81 de la Decisión 344, al tiempo que determina los requisitos para que un signo pueda ser considerado como tal, señalando que “Podrán registrarse como marca los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”.

El cumplimiento de estos requisitos, es un paso esencial previo al registro de un signo como marca; este Tribunal ha reiterado la importancia de que el signo no se encuentre descrito dentro de alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Respecto a los citados requisitos, el Tribunal en reiteradas interpretaciones ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consu- GACETA OFICIAL midor; y así podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para acceder a ser registrado como marca, es la razón de ser de la marca, y es la característica que permite distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares comercializados por otra, para así impedir que se origine confusión en las transacciones mercantiles.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES Y RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION. CONEXIÓN COMPETITIVA. El propósito del artículo 83 de la Decisión 344, es impedir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad 28/05/2004 12.24 con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial.

En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002, Marca: COLA REAL+GRÁFICA). La sola existencia del riesgo de confusión basta para que se configure la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83; la confusión en materia marcaria se refiere a la falta de capacidad de un signo para poder distinguir los productos o servicios que ampara, de otro, por lo que puede inducir al consumidor a error.

Este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza en que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado GACETA OFICIAL en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Así tenemos que, de comprobarse la semejanza entre el signo CALIDAN y la marca CARIDAN, anteriormente registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, corresponde establecer si existe o no semejanza entre el signo que se pretende registrar y la marca previamente registrada, cuya comparación habrá de hacerse cotejando sus elementos fonéticos, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo producirá en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha determinado que la similitud visual o gráfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consu- 28/05/2004 13.24 midores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno (Ibid. Loc. Cit) ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la GACETA OFICIAL mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anteriores oportunidades, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca ante- 28/05/2004 14.24 riormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.). En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

Sobre el particular este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia, el alcance de la conexión competitiva y las reglas para su verificación (Entre otros: PROCESO Nº 66-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 del 18 de diciembre de 2002 Marca: S.O.S., PROCESO Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA), a saber: “La confusión puede darse en un mismo género de productos: El caso tal vez más común se da cuando genéricamente los mismos productos están incluidos en distintas clases.

Se da cuando los productos pueden venderse en los mismos negocios, lo cual permite con fundamento que una denominación idéntica que puede venderse en un mismo negocio, aunque estén destinados a diferentes propósitos, produce el riesgo de confundir al consumidor sobre su origen o procedencia ” (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires-Argentina, 199, pp. 192-201)”.

Este Tribunal con relación al tema de la conexión competitiva ha señalado: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas).

Ellos se sintetizan: a) La inclusión de los productos en una misma clase del Nomenclátor. Esta regla solo se aplica cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al GACETA OFICIAL producirse el registro para toda la clase. “En el presente caso, la marca y el signo en mención, aunque corresponden a productos clasificados dentro del mismo nomenclátor, sin embargo, el signo que pretende registrarse CALIDAN, no tiene como destinarios a los humanos, ya que se trata de productos fungicidas, herbicidas, etc, mientras que la marca CARIDAN protege todos los productos contenidos dentro de la clase 5, (productos farmacéuticos, etc.)”.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre los productos.

Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. 28/05/2004 15.24 e) Uso conjunto o complementario de productos. Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Partes y accesorios. La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). g) Mismo género de los productos.

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). h) Misma finalidad. Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. i) Intercambiabilidad de los productos.

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” (Proceso 08-IP-1995. G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996. Marca: LISTER.). Los criterios mencionados, deberán aplicarse simultáneamente y NO EN FORMA AISLADA por el consultante. III.

MARCAS FARMACÉUTICAS Para el caso de registro de marcas de productos incluidos en la clase 5, el examen que se realice sobre el riesgo de confusión deberá ser más prolijo que el realizado a marcas que prote- GACETA OFICIAL gen productos de clases diferentes a ésta, cabe aclarar que en el caso que nos ocupa, la marca concedida previamente protege productos farmacéuticos, mientras que el registro de signo solicitado solamente ha sido pedido para productos herbicidas, insecticidas, etc. que aunque se encuentran clasificados dentro de la misma clase los productos entre sí, difieren en su objetivo final; este Tribunal comparte el criterio de redundar en el cuidado de el registro de esta clase en particular en razón de “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº 48-IP-2000, publicador en la G.O.A.C. Nº 594 de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Se ha manifestado en este Tribunal que, “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado [del análisis en conjunto], que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tiene algún elemento genérico común a las mismas ‘este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación’ (Proceso Nº 13-IP97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998 marca: DERMALEX)”. Considerando lo expuesto, el examinador deberá razonar concienzudamente sobre la delicadeza especial de estos productos, antes de otorgarles el registro, teniendo siempre en mente que se trata de productos para la salud del consumidor.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo podrá ser registrado como marca, cuando reúna los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión 28/05/2004 16.24 del Acuerdo de Cartagena.

Además, el signo no deberá estar comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Tercero: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. Cuarto: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de la misma clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Quinto: Respecto de los productos de la clase 5, resulta de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor.

Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consul- GACETA OFICIAL 28/05/2004 17.24 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO PROCESO 21-IP-2004 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literal a) y d), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito.

Expediente Interno Nº 6393-ML. Actor: WARNER COMMUNICATIONS INC. Marca: ELEKTRA. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, dentro del proceso interno Nº 6393- ML.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.

Las partes. Actor: Warner Communications Inc. Demandados: Presidente, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) Director Nacional de Propiedad Industrial Procurador General del Estado 1.2. Objeto y fundamentos de la demanda. WARNER COMMUNICATIONS INC., plantea recurso de plena jurisdicción contra el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Procurador General del Estado y del Director Nacional de Propiedad Industrial, para impugnar el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 970459 del 18 de junio de 1999, en la que se rechazan las observaciones presentadas contra la inscripción de la marca de fabrica “ELEKTRA” para la clase

42. GACETA OFICIAL 28/05/2004 18.24 El demandante explica que WARNER COMMUNICATIONS INC., es propietaria en el Ecuador de las marcas de fábrica DISEÑO (REVISADO) DE Y ELEKTRA, ELEKTRA ENTERTAIMENT LOGO, ELEKTRA & EE LOGO, para distinguir productos y servicios comprendidos dentro de las clases internacionales Nº 41 y 9. 3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.

Manifiesta que al observar la denominación cuyo registro fue solicitado y las marcas registradas anteriormente, se aprecia que son idénticas y confundibles y que su inscripción pudiese inducir al consumidor a error. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Se realizará la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literales a) y d), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión, solicitados por el alto Tribunal consultante.

Decisión 344 Artículo 81 Explica que el riesgo de confusión radica en que la denominación ELEKTRA protege productos y servicios que son de igual naturaleza a aquéllos protegidos por las marcas registradas por WARNER COMMUNICATIONS INC. Finalmente expresa que las marcas registradas de su propiedad, por sus características, tienen la calidad de marcas notorias. 1.3.

Contestación a la demanda. El Director Nacional de Propiedad Industrial explica, al contestar la demanda, que si bien existen semejanzas entre las denominaciones en conflicto, éstas no inducirían a crear confusión entre el público consumidor acerca del origen empresarial de los productos o servicios. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI se ratifica en la Resolución Nº 970459 y niega los fundamentos de derecho de la demanda.

La compañía ELEKTRA S.A. DE C.V. niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; niega el derecho de la compañía WARNER COMMUNICATION INC., para demandar la cancelación del registro de la marca de servicios ELEKTRA, alega ilegitimidad de personería y validez y legalidad de la resolución que se impugna. 2. Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine GACETA OFICIAL a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” Artículo 84 Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Artículo 128 “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” 4.

Aspectos a ser tratados en la providencia. El Tribunal se referirá, entre otros, y de manera principal a los siguientes temas: los requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud; examen de registrabilidad; clases de marcas; reglas para la comparación entre marcas; comparación entre marca mixta y denominativa; la marca notoria y su prueba; la protección al nombre comercial. 28/05/2004 19.24 la Decisión 344 son: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

El régimen común de propiedad industrial contenido en la Decisión 344 a través del mencionado artículo, ofrece protección al consumidor evitando que éste sea engañado, y al mismo tiempo salvaguarda el interés del titular de la marca a fin de que terceros no se aprovechen indebidamente de su prestigio; en definitiva, la adecuada protección legal que se ofrece a la marca procura garantizar la transparencia en el mercado.

A más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, es necesario que el signo no incurra en las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 4.1.1. La Distintividad. La distintividad es la función principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, hace posible la distinción o identificación de unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado, el carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, ya que el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. 4.1.2.

La Perceptibilidad. La marca es un bien inmaterial que para poder ser captada por los sentidos, es preciso que se torne perceptible o adquiera expresión material a través del empleo de diversos medios, que permiten que el signo sea apreciado o aprehendido, por quien lo observe. O como dice Fernández Novoa, “ para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 1 4.1.

Requisitos para el registro de marcas: Los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca según el artículo 81 de 1 FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Pág. 21 y ss. GACETA OFICIAL 4.1.3. Susceptibilidad de representación gráfica. El signo registrado como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese, además la descripción material del signo, es el mecanismo a través del cual el creador de la marca la lleva del campo subjetivo a la realidad. 4.2.

Irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud. Los signos que pretendan ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos, por lo que no deben generar confusión con la marca debidamente inscrita que goza de la protección que la ley le ha otorgado a través del registro, y del derecho que de él se desprende, de hacer uso de ella en forma exclusiva.

No es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca y el de los consumidores. Al respecto del tema la doctrina manifiesta que: “ es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún parecido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y dinero de otro.” “ los signos y marcas que se adopten no deben dar ni el más remoto lugar a confusión en el mercado, ya que para ello cuenta el interesado con una variedad dilatada de nombres que pueden tomarse de la naturaleza o de la fantasía”. 2 La similitud entre las marcas puede presentarse en los aspectos: gráfico o visual, fonético o auditivo e ideológico o conceptual. 2 CAVELIER Germán. MARCAS DE FÁBRICA Y NOMBRES COMERCIALES”.

Editorial Temis. Bogotá, Colombia. 1962. Pág. 190. 28/05/2004 20.24 La similitud visual o gráfica surge por la identidad o semejanza de los signos en las palabras, dibujos o en el conjunto que se percibe de la marca, estas semejanzas pueden ser ortográficas, gráficas o ambas; en el campo ortográfico la similitud se da por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en la secuencia de las vocales y las consonantes; en el aspecto gráfico se produce, cuando las características de los dibujos, los tipos de letras, objetos o la combinación de colores presentan trazos parecidos o iguales.

La similitud auditiva, se percibe cuando las palabras al ser pronunciadas emiten una fonética parecida, se determina si existe esta clase de similitud al apreciar semejanzas en la tonalidad de las sílabas tónicas y átonas o de las vocales y consonantes que los componen. La similitud ideológica se produce por la identidad o semejanza conceptual de las palabras, que evocan una misma cosa o idea, al punto de impedir al consumidor distinguir una de la otra.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, impide el registro de signos que afecten derechos de terceros al establecer la prohibición de registro de aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; no siendo necesario a los efectos de la prohibición que el error se produzca de manera efectiva, sino que basta con la existencia del riesgo.

La identidad o la semejanza entre signos puede generar dos tipos de confusión: la directa que se caracteriza por que la identidad o semejanza lleva o induce al comprador a adquirir un producto determinado, erróneamente, en la creencia de que está comprando otro; la confusión indirecta, existe cuando el consumidor en forma equivocada, asume que dos productos o servicios que se le ofrecen, tienen un origen empresarial común. Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado: “La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar GACETA OFICIAL 28/05/2004 21.24 productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad.” 3 consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca, esto es, un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica ”. 4 4.3.

Clases de marcas, examen de registrabilidad y reglas para la comparación entre signos. La marca mixta, se compone de un elemento denominativo, es decir, una o varias letras y un elemento gráfico que puede constar de una o varias imágenes; presenta un elemento principal y un accesorio; en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, sin embargo en algunos casos se le reconoce prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, y otros aspectos que en un momento dado pueden ser definitivos.

La legislación comunitaria andina en materia de propiedad industrial, establece la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de un nombre comercial o de una marca solicitada y determina que una vez admitida a trámite la observación, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días hábiles siguientes haga valer sus alegatos; vencido este plazo la Oficina Nacional Competente debe resolver las observaciones luego de efectuar el examen de registrabilidad, para pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro solicitado, emitiendo resolución debidamente motivada que será notificada al peticionario.

Para efectuar el examen de registrabilidad los signos deben compararse partiendo del hecho de que ellos, según la doctrina, se clasifican de manera general en DENOMINATIVOS, GRAFICOS y MIXTOS. La marca denominativa o verbal utiliza un signo acústico o fonético y está conformada por una o varias letras que integran un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual.

Dentro de éstas se encuentran las llamadas marcas sugestivas y marcas arbitrarias. Con respecto de la marca gráfica el Tribunal ha manifestado que es “…la definida como un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa. Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, que evoca en la mente del 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 22 de mayo del 2002. Proceso Nº 02-IP2002. Marca: “PACIOLO”. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 804 del 11 de junio del 2002. El examinador deberá tomar en cuenta los criterios elaborados por la doctrina y acogidos por la jurisprudencia del Tribunal Andino para la comparación de marcas a fin de determinar si existe riesgo de confusión. Tales reglas se resumen en: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En la comparación de todo tipo de marcas debe aplicarse la regla de que el cotejo debe realizarse en conjunto, ya que el consumidor al apreciar las marcas lo hace a través de una visión general; se debe observar el todo que forma el conjunto marcario, sin fraccionar sus elementos para comparar cada componente de las marcas; una visión global o de conjunto, implica observar la totalidad de sus elementos, esto es, la unidad fonética y gráfica de los nombres y de la estructura general del signo y no de las partes aisladas. 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 24 de marzo de 1995. Proceso Nº 09-IP94. Marca: “DIDA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 180 de 10 de mayo de 1995. GACETA OFICIAL La doctrina aconseja que el examen entre las marcas deba realizarse con base en las semejanzas y no a las diferencias existentes, ya que la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

En la comparación debe emplearse el método de un cotejo sucesivo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada, de esta manera se podrá determinar cuál es la impresión final que el público tiene luego de la observación de las dos marcas. El juzgador debe observar si existe o no la posibilidad real de incurrir en confusión entre dos marcas para ello debe ponerse en el lugar del consumidor y del titular de la marca.

En la comparación de marcas mixtas con denominativas el examinador, con el fin de determinar el riesgo de confusión que pudiera existir, debe analizar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y sin afectar el derecho de exclusiva de terceros.

Al respecto el Tribunal ha señalado: “La Doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas. El siguiente concepto de Aldo Cornejo es ilustrativo al respecto, cuando dice que: “En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas.

Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio”. 5 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIIDAD ANDINA.

Sentencia del 27 de noviembre de 2002. Proceso Nº 101-IP-2002. Marca: “COLA REAL + gráfica”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 877 de 19 de diciembre de 2002. 28/05/2004 22.24 Al comparar una marca mixta y una denominativa, la doctrina ha manifestado que el elemento denominativo generalmente sobresale sobre el mixto, la razón de ser de este principio está en que, al solicitar el producto identificado con la marca generalmente se hace uso de la palabra, por lo que el signo gráfico ostenta menor importancia frente a la denominación. 4.4.

La marca notoria. Se entiende como marca notoria a aquélla que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, esta clase de marca goza de un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, lo cual les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor.

Por su naturaleza, goza de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes, la protección que se le brinda a esta clase de marca se dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad.

El artículo 83 literal d) de la Decisión 344, brinda amplia protección a los signos distintivos que posean el carácter de notoriedad, de tal modo que se impide la reproducción, imitación, traducción o transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, siempre y cuando la marca que se pretende registrar pueda generar confusión con otra notoriamente conocida.

La marca notoria ostenta un nivel superior que será reconocido por la autoridad respectiva al comprobar que reúne los requisitos y condiciones de difusión y conocimiento entre los consumidores, quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad. La intensidad y el ámbito de difusión, la publicidad o promoción de la marca, la antigüedad y uso constante y, la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca, son factores que ayudan a determinar que una marca es notoria.

GACETA OFICIAL “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: y Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. y Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. y Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. y Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” 6. 28/05/2004 23.24 dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.” La Decisión 344 no define al nombre comercial, pero le ofrece protección sin necesidad del cumplimiento de formalidades registrales, de manera que el registro tiene un carácter facultativo, y se establece a fines meramente declarativos.

En materia de nombres comerciales se aplican los conceptos referentes a las marcas, que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, además se deben observar los criterios sugeridos por la doctrina para la comparación de signos, para determinar la existencia o no de la confusión de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre comercial.

La diferencia entre el nombre comercial y las marcas fue establecida en forma clara por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que al respecto expresó lo siguiente: 4.5. La protección del nombre comercial. “Sobre el primer punto las marcas se obtienen por su registro (dentro del sistema atributivo) y en cuanto las designaciones o nombre comercial, éste se obtiene por su uso.

Y sobre la extensión, las marcas tienen un ámbito de protección en el país con relación a las clases en que fueron registradas; las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva. (Bertone y Cabanellas. Editorial Heliasta SRL, 1989)”. Se define al nombre comercial como el elemento identificador que le permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa.

El derecho al nombre comercial y la protección que se le otorga a éste, es consecuencia del registro o de su uso efectivo, las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre una u otra. “Además, las marcas protegen productos y servicios y los nombres comerciales sólo a la actividad mercantil, aunque un grupo de doctrinarios asimilan en cierta forma al nombre comercial con la marca de servicios”.

El Régimen Común de Propiedad Industrial a partir de la Decisión 311, brinda protección al nombre comercial frente a una solicitud o al registro posterior de signos marcarios que guarden semejanzas entre éstos y pueden inducir a error a los consumidores; por su parte la Decisión 344 en su artículo 83 literal b) dispone, que no podían registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso Nº 09IP-2002. Marca “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2003. (…) “Encontramos que el fin básico del nombre comercial es el de servir de signo distintivo del establecimiento comercial, y se rige según la legislación comunitaria por la ley interna de cada uno de los Países Miembros.

Sin embargo será protegido sin necesidad de registro.” 7 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13 de febrero de 1998. Proceso Nº 20IP-1997. Caso: “MANUELITA VS. MANOLITA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 332 de 30 de marzo de 1998. GACETA OFICIAL Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

Un signo puede registrarse como marca cuando reúne los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 esto es: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Además no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344. 2.

La irregistrabilidad de denominaciones idénticas o semejantes a otras previamente registradas o solicitadas para registro, busca evitar el error que pueda producirse en el comercio respecto del usuario, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, característica o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados. 3.

La Oficina Nacional competente, está obligada a realizar un examen de fondo acerca de la registrabilidad del signo, este análisis precede al otorgamiento o denegación del registro respectivo y constituye una etapa necesaria dentro del proceso de registro de marcas. 4. Los criterios que deben aplicarse para apreciar la solicitud marcaria son el cotejo de conjunto de las marcas en conflicto, realizado de manera sucesiva y no simultánea y la relevancia de las semejanzas antes que las diferencias, estas reglas imponen la obligatoriedad de no descomponer o fraccionar a los signos observados a fin de obtener una visión global. 28/05/2004 24.24 reconocimiento logrados en el mercado entre los consumidores del producto o del servicio que protege, esta clase de marca, cuando el atributo de notoriedad ha sido probado, goza de especial protección que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad. 7.

El uso del nombre comercial para que merezca la protección legal debe ser continuo, público e ininterrumpido y será tutelado aun cuando no posea registro. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6393 ML, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (e) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. 5.

Al realizar la comparación de una marca mixta y una denominativa, la doctrina ha manifestado que el elemento denominativo generalmente sobresale frente al gráfico, por lo que éste ostenta, por lo general, menor importancia frente a la denominación. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- 6.

La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú