Año XXI - Número 1081 Lima, 15 de junio de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 16-IP-2004.- Proceso 28-IP-2004.- Proceso 38-IP-2004.- Interpretación Prejudicial del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, de la República del Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 56, 69, 72 y 74 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Proceso Interno N° 9334-LY. Actor: BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION. Marca: MUSTANG Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: INVERSIONES CASTRO PINZON HERMANOS LTDA. Marca: “LA CHISPA” (mixta). Proceso interno N° 2002-00396-(8454) Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 96 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 7435-LY. Actor: “FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ”. Marca: “DOLOXEN” Pág. 1 8 16 PROCESO Nº 16-IP-2004 Interpretación Prejudicial del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, de la República del Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 56, 69, 72 y 74 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Primera Disposición Transitoria, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Proceso Interno N° 9334-LY. Actor: BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION. Marca: MUSTANG. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil cuatro. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 028-TDCA-2S-9334-LY, de fecha 22 de enero de 2004, del Tribunal de lo Contencioso Admi- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL nistrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, de la República de Ecuador, con motivo del Proceso Interno N° 9334-LY.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 24 de marzo de 2004. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La actora es la sociedad BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION Los demandados son el Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Procurador General del Estado y como tercero beneficiario la PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. 2.

Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos El 17 de agosto de 1989, BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION, obtuvo el registro de la marca MUSTANG (ETIQUETA), destinado a proteger los productos de la Clase Internacional 34 (Tabaco; artículos para fumadores; cerillas). El 27 de diciembre de 1995, PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A., PROTABACO S.A., solicitó el registro del signo MUSTANG para proteger productos de la clase 34, solicitud a la cual presentó oposición BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION, con base en su marca MUSTANG.

El 9 de enero de 1996, PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A., presentó demanda de cancelación del Registro de la marca MUSTANG de BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION por falta de uso. Similar 15/06/2004 2.24 demanda se presentó el 10 de enero de 1996 en Venezuela. Como consecuencia de esto, el 14 de febrero de 2001, se notifica a BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION, de la resolución que cancela la marca MUSTANG, por falta de uso de la marca.

Contra esta resolución se presentó recurso de reposición. El 28 de agosto de 1996 la sociedad actora presentó pruebas de que la marca MUSTANG se encontraba en uso en Venezuela. Finalmente, el Comité de Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada el 29 de noviembre de 2001, declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución que cancela el registro de MUSTANG. 2.2.

Fundamentos de la demanda BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION, demandante en el presente proceso; a través de apoderado, manifiesta “mi demanda va dirigida a que se revise el acto administrativo emitido por la Autoridad Administrativa, aceptando mi pretensión de que se rechace la acción de cancelación planteada por PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A., PROTOBACO S.A., (sic) en contra del registro No. 631-89 de la marca MUSTANG de titularidad de mi mandante y consecuentemente se declare sin lugar la acción de cancelación planteada, por encontrarse esta marca en uso en Venezuela”.

Para lo cual interpone recurso subjetivo o de plena jurisdicción. La demandante argumenta que dentro de la acción de cancelación planteada, se demostró que la marca MUSTANG se encontraba en uso en Venezuela en 1995, para lo cual se presentó como prueba las facturas comerciales emitidas por C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS., que datan de 1995; de las ventas de cigarrillos marca MUSTANG a diferentes comercios; así como también el contrato de licencia celebrado el 18 de mayo de 1994 entre BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION y C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES, para la fabricación y venta de los productos de la marca MUSTANG en el territorio de Venezuela, País Miembro de la Comunidad Andina; y que sin embargo estas pruebas fueron rechazadas por el Comité de Propiedad Industrial.

GACETA OFICIAL 2.3. Contestación a la demanda 2.3.1. Del Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales. El Presidente del Comité manifiesta que: “El Comité se ratifica en la resolución emitida, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional”; niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; y concluye solicitando que se rechace la demanda. 2.3.2.

Del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Contesta la demanda arguyendo: “Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa; Ratifico la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente”; impugna la prueba que presente la contraparte y pide se reproduzca todo lo que de autos le sea favorable. 15/06/2004 3.24 Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que en el presente caso, se solicita la interpretación del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, a la fecha de solicitud y registro del signo en controversia la Decisión vigente era la 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por lo que se interpretarán los artículos 56, 69, 72, y 74 de la Decisión 85 y la Primera Disposición Transitoria, de la Decisión 344.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 85 Artículo 56 2.3.3. Del Procurador General del Estado. La Dra. Ruth Seni Pinargote, delegada del Procurador General del Estado al contestar la demanda manifiesta: Corresponde a los representantes legales de las entidades con personalidad jurídica representarlas civil y penalmente, por lo tanto, corresponde al representante legal del I.E.P.I., comparecer directamente a juicio, y con el fin de supervisar las actuaciones judiciales señala casillero judicial. 2.3.4.

De la SOCIEDAD TABACALERA DE COLOMBIA PROTABACO S.A. Contesta la demanda manifestando “En lo principal, niego, pura y simplemente, todos los fundamentos, tanto de hecho como de derecho, en que se basa la demanda de impugnación”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. Artículo 69 “El registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años”.

Artículo 72 “El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Artículo 74 “El titular o licenciatario de una marca tendrá el derecho de usarla en forma exclusiva y podrá solicitar las medidas de protección para la defensa de sus derechos, previstas en las respectivas legislaciones nacionales”.

GACETA OFICIAL DECISIÓN 344 15/06/2004 4.24 ción vigente, al momento de solicitarse el registro”. Artículo 108 DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legisla- “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO A fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria no surte efectos retroactivos; así pues, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, se basa en la irretroactividad de la norma sustancial, al señalar que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Además, la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho. Entonces será aplicable, desde su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

En el caso de autos, el registro de la marca “MUSTANG” de BROWN & WILLIAMSOM, fue otorgado el 17 de agosto de 1989; bajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión, mientras que encontrándose en vigencia la Decisión 344, se intentó el registro por PROTABACO de un signo idéntico y se solicitó la cancelación de la marca de BROWN & WILLIAMSOM.

GACETA OFICIAL II. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El Tribunal al referirse al artículo 56 de la Decisión 85, señala que serán registrables los signos que sean novedosos, visibles y distintivos. Esto se ha afirmado en los procesos 1-IP-87, G.O. Nº 28, de 15 de febrero de 1988; 4-IP-88, G.O. Nº 39, de 24 de enero de 1989; 3-IP-90; y, 6-IP-93 en los que se destaca que: “El Artículo 56 de la decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que solo pueden ser registrados como marcas los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

Del cumplimiento de estos requisitos esenciales depende que el signo que se pretende registrar pueda distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros”. Asimismo, ha señalado que: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. En el mercado general de bienes y servicios, el consumidor se verá protegido, frente a una competencia desleal, cuando distinga e identifique los productos o servicios por intermedio del distintivo marcario, que por sí le asigna la seguridad de adquirir con esa marca un producto que a su criterio es el que aspira obtener, bien por la calidad o por el origen empresarial.

La inexistencia dentro de un signo marcario de esa ‘capacidad distintiva’, convertiría a la marca en un elemento innecesario dentro del mercado ” (Proceso 04-IP-95. Marca: EDEN FOR MEN). Un signo será novedoso si incorpora distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados. 15/06/2004 5.24 La novedad y la originalidad exigidas para la protección legal de los signos, ha dicho este Tribunal y, así lo considera también la doctrina, “ que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente”. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24).

III. DE LA DURACION DEL REGISTRO DE LA MARCA El artículo 69 de la Decisión 85 establece que el registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento, y que el citado registro podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años. Una vez transcurrido este plazo y no habiéndose solicitado la renovación, el derecho sobre la marca se extinguirá. Según el Tribunal, “La marca se extingue cuando haya expirado el plazo de su vigencia (5 años en la Decisión 85) ” (Sentencia dictada en el expediente 13-IP-95, MARCA GAMBRO).

En el presente caso, el 17 de agosto de 1989, BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION, obtuvo el registro de la marca MUSTANG (ETIQUETA), por lo que el juez solicitante deberá determinar el periodo de vigencia de la marca y si la misma se extinguió con el tiempo y por falta de renovación o si por el contrario al momento de intentarse el registro como marca de un signo similar, la ya registrada aún permanecía vigente.

IV. DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO. USO EXCLUSIVO. CANCELACIÓN DEL REGISTRO POR FALTA DE USO Se ha reiterado en diversas ocasiones que los derechos sobre una marca son adquiridos por su titular, al registrarse la misma ante la respectiva oficina nacional competente; otorgándose así a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros que intenten aprovecharse de la marca ya registrada, evitando de esta forma que exista o se produzca el riesgo de GACETA OFICIAL confusión en el público consumidor de los productos protegidos por las marcas.

Entre esos derechos, está la facultad de uso exclusivo para su titular, evitando que otros la usen. Como ya lo ha señalado este Tribunal, implica además el derecho accesorio de negociar la exclusividad de uso a través de la transferencia o concesión según lo establecido en la propia Decisión Comunitaria. (Marca: LA BELLA. PROCESO 109-IP-2000, publicado en la Gaceta Oficial No. 660 del 10 de abril de 2001) Asimismo, el Tribunal ha manifestado que: “La razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. Esta necesidad económica empresarial ha dado especial importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y servicios como medios de información necesaria que permite evitar confusiones y engaños.

La finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate evitan ser confundidos o engañados” (Proceso 17-IP-96, Marca: Edwin, Tomo V, pág. 278, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

Criterios adoptados desde el Proceso 1-IP87, “Jurisprudencia del Tribunal del Acuerdo de Cartagena” Tomo I.) La exclusividad del uso de la marca es un derecho esencial en el régimen marcario, por lo que requiere de una amplia protección jurídica. El Sistema Comunitario Andino garantizaba en el artículo 72 de la Decisión 85 ese derecho, al disponer que “el derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente”.

Asimismo, el artículo 74 de esa Decisión regulaba la manera de proteger los derechos conferidos por la marca derivados del registro, remitiendo al derecho interno el empleo de las medidas preventivas y correctivas que defiendan ese derecho. 15/06/2004 6.24 Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa.

Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular. (Marca: CERVITAN. Vista en el PROCESO 54-IP-2000) Sobre el requisito del uso de la marca, el Tribunal ha precisado que “la utilización de la marca de que trata el artículo 70 de la Decisión 85, debe relacionarse directamente con la función propia del signo marcario, que no es otra que la de distinguir, en la práctica, un determinado producto o servicio que está en el mercado, frente a los consumidores.

Que se ha cumplido dicha función es algo que debe demostrarse concretamente en la realidad de los hechos, indicando circunstancias de tiempo y lugar, tal como se desprende del texto del artículo 70” (Sentencia dictada en el expediente 01-IP-91, de 8 de febrero de 1991, publicada en la G.O.A.C. N° 78, del 10 de marzo del mismo año, caso “SASONED”).

En fin, el derecho al uso, cesión, concesión, y el derecho de prohibir el uso de la marca por terceros, a su vez conlleva la obligación de hacer uso de la marca, pues no puede mantenerse el “monopolio” del registro de una marca sin explotarla, quitando así el derecho a terceros a utilizarla. La cancelación de la marca por falta de uso, que se prevé en el primer inciso del artículo 108 de la Decisión 344 del a Comisión del Acuerdo de Cartagena, es una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.

Para evitar la cancelación de la marca, como lo exige el artículo 108 de la Decisión 344, el interesado deberá probar que en al menos en uno de los Países Miembros la misma está siendo utilizada. Los medios probatorios serán aquellos enumerados en el artículo mencionado. Con relación al uso de una marca en una zona geográfica determinada, es válido señalar lo sentenciado por este Tribunal: “ en el régimen comunitario andino el aspecto geográfico de la marca cobra importancia relevante, puesto que, GACETA OFICIAL para efectos del uso marcario, se está considerando a la Subregión como una unidad geográfica determinada, en la que las manifestaciones que comportan el uso de la marca en al menos uno de los Países Miembros surte efectos en toda aquella.

A este respecto la evolución legislativa supranacional no muestra cambios sustanciales ya que mientras el artículo 99 de la Decisión 311 se refería a la marca no utilizada en alguno de los Países Miembros, con efectos sobre los demás, el artículo 108 de la Decisión 344 se refiere al no uso en la Subregión que, a juicio de este Tribunal debe entenderse como una unidad geográfica obviamente compatible con la finalidad de un Derecho marcario común. De esta manera es como debe interpretarse que el uso de la marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena surte efectos en toda la Subregión” (Proceso 15-IP-99, marca BELMONT, G.O.A.C. N° 528 de 26 de enero de 2000).

Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. En el presente caso, el Tribunal consultante deberá determinar, si las facturas presentadas por BROWN & WILLIAMSOM configuran prueba suficiente del uso de la marca MUSTANG en uno de los Países Miembros.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comuni- 15/06/2004 7.24 taria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior.

Segundo: Conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá ser registrado como marca todo signo que cumpla con las condiciones de ser novedosa, visible y suficientemente distintiva, siendo obligación de la Oficina Nacional Competente, verificar si la respectiva solicitud cumple todos esos requisitos.

Tercero: El sistema andino marcario determina que la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de una marca y de ejercer las acciones provenientes del ius prohibendi, es con el registro del signo en la respectiva Oficina Nacional Competente. Cuarto: La fecha a partir de la cual se cuenta el plazo de duración de una marca, es la del acto de otorgamiento de la misma, acto que deberá reunir además, para que ésta surta la plenitud de sus efectos, y especialmente frente a terceros, todas las otras formalidades posteriores a su emisión, consagradas por la normativa comunitaria.

Quinto: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se en- GACETA OFICIAL 15/06/2004 8.24 cuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.

Asimismo, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO 28-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: INVERSIONES CASTRO PINZON HERMANOS LTDA. Marca: “LA CHISPA” (mixta). Proceso interno N° 2002-00396-(8454). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los doce días del mes de mayo del año dos mil cuatro.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero. VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 13 de abril del año 2004 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue decidida su admisión a trámite por medio de auto emitido el 5 de mayo del año 2004.

GACETA OFICIAL 15/06/2004 9.24 1.

ANTECEDENTES: 1.3 Hechos relevantes. 1.1 Partes. Del expediente remitido por el Consejo de Estado, han podido ser destacados los siguientes aspectos: Actúa como demandante la firma INVERSIONES CASTRO PINZON HERMANOS LTDA., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2 Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la actora demanda ante la jurisdicción requirente, la declaratoria de nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 20084, de 15 de junio del 2001, mediante la cual la mencionada Superintendencia, declaró fundadas las oposiciones presentadas por las firmas THE COCA-COLA COMPANY LTDA., COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR S.A., THE EAST ASIATIC Co.

Ltd. A/S, y COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. y, negó el registro como marca para la denominación “LA CHISPA” (mixta), requerida por la sociedad INVERSIONES CASTRO PINZON HERMANOS LIMITADA, para amparar productos de la Clase Internacional 29. - Nº 95791, de 26 de febrero del 2002, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución anterior; y, - Nº 16834, de 30 de mayo del mismo año, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la aludida Dependencia, al resolver el respectivo recurso de apelación, confirmó igualmente lo decidido en la Resolución inicial Nº 20084, declarando así agotada la vía gubernativa.

Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho de la sociedad INVERSIONES CASTRO PINZON HERMANOS LTDA., se declare infundadas las oposiciones formuladas por los terceros interesados y se ordene el registro requerido, por el lapso de diez (10) años, además de condenar en costas y agencias en derecho a la Superintendencia de Industrias y Comercio y a los terceros interesados, disponiendo también la publicación de la sentencia que decida el asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial. a) Los hechos - El 29 de diciembre de 1997, la sociedad INVERSIONES CASTRO PINZON HERMANOS LTDA. presentó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro de la denominación mixta “LA CHISPA” como marca, para amparar productos de la clase Nº 29 de la Clasificación Internacional de Niza 1. - El extracto de la referida solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 458; solicitud en contra de la cual presentaron observaciones las firmas THE COCA-COLA COMPANY LTDA., COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR S.A., THE EAST ASIATIC Co.

Ltd. A/S, y COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., con base en las marcas de su propiedad identificadas en los respectivos escritos presentados, los cuales obran en el expediente 9775236. - El 15 de junio del 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 20084, por medio de la cual declaró fundadas las oposiciones presentadas y, negó el registro de la denominación solicitada. - El 4 de septiembre del mismo año, el apoderado de la firma INVERSIONES CASTRO PINZON HERMANOS LTDA., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. - El 26 de febrero del 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Superintendencia, al resolver el recurso de reposición, emitió la Resolución 95791 que confirmó la número 20084. - El 30 de mayo de ese mismo año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Indus1 Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

GACETA OFICIAL trial de esa Dependencia, al resolver esta vez el recurso de apelación, emitió la Resolución Nº 16834 a través de la cual confirmó también la Resolución inicial. 15/06/2004 10.24 Defiende la legalidad de los actos realizados por esa Dependencia y, concluye que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. b) Escrito de demanda La sociedad comercial INVERSIONES CASTRO PINZON HERMANOS LTDA., por medio de apoderado, manifiesta que presentó solicitud para el registro de la denominación “LA CHISPA” (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 29, respecto de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, declarando fundadas las oposiciones presentadas por terceros interesados, negó el registro solicitado, por medio de la Resolución Nº 20084 de 15 de junio del 2001.

Sostiene, en lo fundamental, que la mencionada Dependencia ha violado el artículo 134 de la Decisión 486, pues “la marca mixta LA CHISPA es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica”. Señala, que “desde el punto de vista nominativo, se tiene que gramatical, fonética y gráficamente, los signos LA CHISPA + FIGURA, y LA CHISPA DE LA VIDA no se prestan a confusión”.

Relieva que “…en la marca LA CHISPA, al ser mixta, se tiene que analizar en su conjunto, con su figura, estilo de letra y reivindicación de colores”. Argumenta la violación, además, del artículo 135 literal e) de la misma Decisión, al manifestar que “…las semejanzas que proyectan estas dos marcas se dan por el solo aspecto denominativo de la terminación, pero, al apreciarlas en su conjunto, se debe concluir que existe una gran distintividad de la marca mixta LA CHISPA, en donde el color amarillo es el más sobresaliente, y el magenta, como color moderno, de mayor distintividad”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por el accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Fundamenta sus actuaciones refiriendo jurisprudencia sentada por este Tribunal en el proceso 14-IP-98, relacionada con el concepto de marca y sus requisitos. Sostiene que “…es evidente que, las palabras LA CHISPA, si bien son susceptibles de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante, carecen de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘LA CHISPA DE LA VIDA’, ‘CHISPORRITO’, ‘CHISPAS-CHIPS’ (registradas) y ‘LA CHISPA’ (solicitada), resulta indudable que presentan similitudes fonéticas, que claramente no le otorgan distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

Al referir la supuesta violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, manifiesta que efectuada la comparación en conjunto de los signos en controversia “…resulta evidente que la identidad de las expresiones puede conllevar (sic) confundir al público consumidor, dado que la (sic) expresiones citadas comparten una expresión que fonética y auditivamente es igual…”.

Acerca de la relación de productos, expresa que “la marca solicitada LA CHISPA comprende productos similares a los prestados (sic) por la (sic) marcas registradas LA CHISPA DE LA VIDA, CHISPORRITO, CHISPA-CHIPS, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, que distinguen una nueva o una misma línea de productos, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización”.

Concluye afirmando que “…los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen al consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y afectar el derecho de exclusiva de terceros…”. En cuanto a los terceros interesados en los resultados del proceso, no aparece en el expediente recibido por este Tribunal, constancias GACETA OFICIAL de contestaciones que hayan sido presentadas a la demanda.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal en actual vigencia, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Respecto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación, cabe anotar que la Instancia Consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal y de manera expresa, a referir los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquéllos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, los cuales este Organo Comunitario ha debido extraer de la documentación aparejada al expediente recibido.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional que plantea la consulta, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo. 15/06/2004 11.24 podido constatar en la reproducción del respectivo formulario de solicitud presentado a la Oficina Nacional Competente y el que se encuentra incorporado al expediente remitido por el Consejo de Estado.

En consecuencia, concluye el Organismo que dicha solicitud ha sido presentada en vigencia plena de la Decisión 344. Los actos posteriores a ese depósito como son, la expedición de la Resolución Nº 20084, el 15 de junio del 2001, por medio de la cual se declaró fundadas las oposiciones planteadas y se negó el registro solicitado; la Resolución Nº 95791, de 26 de febrero del 2002, que resuelve el recurso de reposición interpuesto confirmando esa Resolución y, la Resolución Nº 16834, de 30 de mayo también del 2002, que resuelve a su vez la apelación deducida y confirma igualmente la resolución inicial, han sido estos sí, realizados en vigencia ya de la Decisión 486.

Por lo expuesto, según así lo ha venido determinando este Tribunal, se considera que el ámbito de la interpretación prejudicial debe cubrir lo referente a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, concordantes con los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486; estimando conveniente extender dicha interpretación, de oficio, a la Disposición Transitoria Primera esta vez sí, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser aplicable al caso controvertido. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Consecuentemente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia ha solicitado, por medio de oficio Nº 0461, de 29 de marzo del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; no obstante, este Tribunal ha podido verificar, que la solicitud relativa al registro de la marca “LA CHISPA” (mixta) fue presentada el 29 de diciembre del año 1997, conforme ha “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en GACETA OFICIAL relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” DECISION 486 “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, por constatar que la solicitud de registro fue presentada, como ha sido ya dicho, el 29 de diciembre de 1997, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con 15/06/2004 12.24 apoyo en los cuales se determina, que en materia de derecho sustancial el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, la Decisión 344, cuyas respectivas disposiciones se pasa consiguientemente a interpretar.

5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la referida Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

GACETA OFICIAL Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 15/06/2004 13.24 para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, Pág. 152).

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;

GACETA OFICIAL Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

7. COMPARACIÓN DE MARCAS EN CONFLICTO Frente a un conflicto marcario presentado entre una marca ya registrada con otra que se pretende registrar, el juzgador deberá proceder a la comparación de las mismas y, a determinar la existencia o no del riesgo de confusión, considerando las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han fijado para ese propósito. 15/06/2004 14.24 Realizada la comparación entre estas marcas, corresponderá concluir que si predomina la denominación o la expresión verbal, deberá procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para este propósito han determinado la doctrina y la jurisprudencia; si por el contrario, en la marca mixta predomina el elemento gráfico respecto del denominativo, no habría lugar, en principio, a confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Reglas para realizar el cotejo marcario Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Debido a que la controversia en análisis comprende marcas mixtas, en el cotejo de ellas se tomará en cuenta lo que este Tribunal ha manifestado al respecto: “Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. 4 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”. 3 3 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca “DEVICE, etiqueta”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así 4 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 5 Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

De conformidad con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000;

G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000; marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 15/06/2004 15.24 2. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

En la comparación de signos distintivos que involucre a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, el gráfico o el denominativo, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados, exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilite la coexistencia de los signos en el mercado. 4.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), son idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 6.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 8454, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del GACETA OFICIAL 15/06/2004 16.24 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO 38-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 96 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 7435-LY. Actor: “FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ”. Marca: “DOLOXEN”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y nueve días del mes de mayo del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por medio del Consejero Ponente, Doctor Ernesto Muñoz Borrero.

Demandados: VISTOS: 1.2. Objeto y Fundamento de la demanda. Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. El actor manifiesta que el 26 de febrero de 1997 registró a su favor la marca “DOLONEX” para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5 de la clasificación internacional.

Expresa que como titular de la marca goza de un derecho exclusivo sobre la denominación, que le faculta a oponerse a registros de signos iguales o semejantes, que puedan generar confusión, como es el caso del registro de la marca “DOLOXEN” el que considera ilegítimamente otorgado, motivo por el cual, presentó una demanda que persigue la nulidad del acto administrativo que concedió el mencionado registro.

Tomando en consideración: 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes: Demandante: FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL IEPI DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Tercero interesado: NOVAFARMA S.A. GACETA OFICIAL Señala que la normativa comunitaria, prevé que la nulidad de un registro de marca procede cuando éste se ha concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión 344, agrega, que en el caso del registro de la marca “DOLOXEN” se infringieron los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 96 de la Decisión 344.

Manifiesta que hay inmensa semejanza entre “DOLONEX” Y “DOLOXEN”, y que varía únicamente la posición de las dos últimas consonantes, explica, que las semejanzas son evidentes y que las denominaciones tienen igual extensión, las dos se conforman por siete letras y poseen igual sucesión de vocales, además de que la sílaba tónica se ubica en idéntica posición en ambas. 1.3.

Contestación a la demanda. 15/06/2004 17.24 A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, no comparece a la Audiencia de Conciliación, por lo que, no contesta a la demanda. a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” El Director Nacional de Propiedad Industrial en la contestación a la demanda, expresa la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho y expresa que el acto administrativo impugnado goza de absoluta legitimidad; agrega que la demanda es improcedente por carecer de fundamento legal.

“h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” ( ) Artículo 83 El tercero interesado, en representación de NOVAFARMA S.A. manifiesta que el registro de la marca “DOLOXEN” es legal y que se hizo en apego a las normas vigentes al tiempo del registro, esto es, el 3 de marzo de 1997, por lo que el acto administrativo que concedió el registro se presume válido.

Presenta como excepciones la falta de competencia de la Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, e indica que este tipo de acciones competen a los jueces ordinarios, expresa la negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda y la improcedencia de la acción por no reunir todos los requisitos legales. 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal interpretará los artículos solicitados por el consultante, esto es: 81, 82 literal a), y h), 83 literal a), 96 y 113 de la Decisión 344, puesto que son pertinentes dentro del caso planteado.

“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;” Artículo 96 “Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y GACETA OFICIAL a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” Artículo 113 “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquélla, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2.- Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.”

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado. 15/06/2004 18.24 4.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: los requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos engañosos; irregistrabilidad de signos por identidad o semejanza y riesgo de confusión; partículas de uso común en marcas farmacéuticas; las observaciones al registro de marcas y el examen de registrabilidad; la nulidad del registro. 4.1.

Requisitos para el Registro de Marcas. El artículo 81 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca. Estos son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. La distintividad es la función principal de la marca. A través de ella, se diferencian e individualizan los productos o servicios que se encuentran en el mercado, de otros similares de diferente procedencia; esta característica garantiza el derecho a una libre elección de los consumidores y protege los intereses del titular de la marca, con el fin de lograr un mercado justo y equitativo.

Sobre el tema la doctrina manifiesta que: “La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.” 1 La perceptibilidad es la posibilidad que tiene un signo para poder ser captado por los sentidos, tal requisito permite que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o servicio determinado.

La marca se define como un bien inmaterial, por ello es necesario que lo intangible (corpus misticum) se materialice (corpus mechanichum) adquiriendo una representación exterior que pueda ser apreciada y diferenciada por el consumidor. 1 Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”. Artículo de Marcos Matías Alemán. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Pág. 186, 1996.

GACETA OFICIAL 15/06/2004 19.24 La susceptibilidad de representación gráfica es la condición que determina que la marca debe tener la posibilidad de ser descrita materialmente, a fin de que quien la observe se forme una idea de lo mismo, para ésto se utilizan diferentes medios como: palabras, figuras, gráficos, etc. “Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características.

Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas ” 3 “La anterior prohibición obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tiende a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”.

Al respecto Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. 2 La representación gráfica de la marca, permite su publicación y archivo en las respectivas oficinas de Propiedad Industrial, a través de la materialización del contenido y las dimensiones del signo. “De ésta forma se le otorga a la administración, la facultad de determinar cuándo un signo pretende una finalidad defraudatoria, y en consecuencia negar su registro, en aras de la protección de los usos honestos del comercio y la defensa del interés general” 4 4.2.

Irregistrabilidad de signos engañosos. El artículo 82 literal h) de la Decisión 344, prohíbe el registro de signos, que pudiesen engañar al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios. El Tribunal ha señalado: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente.

La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cuál es, que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”. 5 Al registrar signos de tal naturaleza, se vulneraría la función principal de la marca, de distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros de diferente procedencia, que se encuentran en el mercado; la presente prohibición se dirige a precautelar el interés general de los consumidores, además el registro de marcas engañosas da como resultado la existencia de relaciones comerciales injustas.

El engaño existe cuando un signo provoca en la mente del consumidor una idea distorsionada acerca de las características, u otras informaciones, que induzcan al público a error. Sobre el tema la doctrina hace el siguiente aporte: 3 4 5 2 ALEMAN Marco Matías. ““NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS”” Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS” Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires 1989. Pág. 85. ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS” Editado por Top Management. Bogotá. Pág.

85. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 4 de diciembre del 2002. Proceso Nº 82IP-2002, Marca: “CHIP’S”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891 de 29 de enero de 2003. GACETA OFICIAL 4.3. Irregistrabilidad de signos por identidad o semejanza y riesgo de confusión. El artículo 83, literal a) de la Decisión 344, establece una prohibición dirigida a proteger el derecho de terceros, que pueden ser titulares o previos solicitantes de un registro marcario, la norma señala claramente que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquéllos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

El titular de la marca, posee el derecho exclusivo de uso sobre ésta, por ello se encuentra legalmente facultado, para presentar observaciones en contra de registros que generarían confusión con su marca; de igual forma, puede oponerse a los actos administrativos emitidos por la Oficina Nacional Competente que atenten contra sus derechos; además, en procura de salvaguardar el interés general, la autoridad competente posee la facultad de impedir cualquier registro solicitado, que pueda entrañar un factor de confusión para los consumidores.

La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que, pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, en la que el comprador adquiere un producto determinado en la creencia de que está comprando otro; y la indirecta, se produce cuando el consumidor atribuye, en forma errada, un origen empresarial común, a productos o servicios de distinta procedencia. La similitud presentada entre las marcas puede ser ortográfica, fonética o ideológica; la primera 15/06/2004 20.24 surge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más evidente; la similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar o idéntico; la similitud depende, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; la similitud ideológica se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas, que derivan del parecido conceptual de los signos. Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado: “La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad.” 6 El examinador debe determinar, la existencia de identidad o semejanza entre la marca últimamente registrada y la que obtuvo el registro previamente, para proceder, luego, a establecer si las identidades y semejanzas encontradas son de tal magnitud que se estimen capaces de generar la confusión. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias hace mención de los criterios que deben ser considerados para analizar la existencia de riesgo de confusión, los que según el tratadista Breuer Moreno son los siguientes: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 22 de mayo del 2002. Proceso Nº 02-IP2002. Marca: “PACIOLO”. Publicado en Gaceta Oficial del acuerdo de Cartagena Nº 804 del 11 de junio del 2002.

GACETA OFICIAL 15/06/2004 21.24 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” (“Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y SS.) de la misma clase, se convertiría en común, pero no en usual para el producto en sí mismo, en el sentido de ser la palabra necesaria para designar a ese bien o producto, supuesto éste que impide el registro marcario conforme al literal e) del articulo 82 de la Decisión 344” 7.

Sobre el tema Otamendi expresa lo siguiente: “El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. 4.4.

Partículas de uso común en marcas farmacéuticas. Los prefijos o sufijos de uso común, no pueden ser objeto de monopolio de persona alguna, por esta razón, el titular de una marca que en su conjunto contenga dichas partículas, no se encuentra facultado por la ley para oponerse a que terceros, hagan uso de ellas, incluyéndolas en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo.

Las marcas farmacéuticas con frecuencia se elaboran con la conjunción de prefijos, sufijos, o palabras de uso general, que suelen darle al signo cierta facultad evocativa, que le permite comunicar al consumidor, una leve idea acerca de las características, propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al realizar el cotejo de esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, con el propósito de determinar si existe confusión, ya que se trata de una excepción a la regla, de que el examen entre las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en la que el conjunto prevalece sobre sus componentes, en el caso presente, el factor distintivo se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía de la marca.

Con respecto de la utilización de signos comunes o usuales el Tribunal ha manifestado: “Un determinado prefijo puede ser común para varias marcas como sucede en las marcas farmacéuticas (ofta, sulfa, derm, gan, bio, neo, pro etc.) y no puede ser apropiado en exclusividad. Lo mismo sucedería si un sustantivo ha sido empleado en varias marcas “ se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.” 8 4.5.

Las observaciones al registro de marcas y examen de registrabilidad. El artículo 93 de la Decisión 344, establece que cualquier persona, que tenga legítimo interés, puede presentar observaciones al registro de una marca solicitada, y está obligado a demostrar, que se encuentra en alguna de las causales que le acreditan tener interés legítimo.

La Oficina Nacional Competente, recibirá y resolverá las observaciones presentadas y rechazará las que: se presenten de manera extemporánea; que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquéllas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Una vez admitida a trámite la observación al registro de marca, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que dentro de 7 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27 de abril del 2001, Proceso Nº 108IP-2001. Marca: “PUROSOL”, Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 686 del 10 de julio del 2001.

OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Abeledo Perrot. Cuarta Edición. Buenos Aires 2002. Págs. 191 y 192 GACETA OFICIAL 15/06/2004 22.24 puede ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario.

Sigue de esta situación, que bien se intente la acción judicial civil o la contenciosa administrativa, no podrá pretenderse en ningún caso que las acciones contempladas en las legislaciones nacionales dejan al accionante sin esta posibilidad por el transcurso del tiempo o la falta de oportunidad en su presentación. En el aspecto marcario, el incumplimiento de cualquier disposición de la Decisión 344 abre la posibilidad a la acción imprescriptible de nulidad de la concesión de la marca.

Esta norma rige prioritariamente sobre los ordenamientos nacionales de cada uno de los Países Miembros.” 9 los treinta días haga valer sus alegatos; vencido el plazo se debe decidir sobre las observaciones y luego efectuar el examen de registrabilidad para terminar pronunciándose sobre la concesión o denegación del registro de la marca; este acto debe ser motivado; finalmente se debe hacer la respectiva notificación al peticionario.

El examen de registrabilidad comprende el análisis de todas las exigencias que la Norma Comunitaria en materia de propiedad industrial, impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos, y tomando en consideración las prohibiciones para el registro de marca. Es un requisito ineludible y que debe cumplirse con anterioridad a la concesión o denegación del registro de marca; es obligación de la Oficina Nacional Competente y se debe realizar siempre, existan o no observaciones al registro; este estudio, como se dijo atrás, será minucioso y deberá observar los criterios contenidos en la doctrina y en la jurisprudencia. 4.6.

La nulidad del registro. En sentencias anteriores se ha señalado que las características de la acción de nulidad son las que se anotan a continuación: y “Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible. Dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial, contenido en la Decisión 344, se prevé la acción de nulidad del acto administrativo que concede la titularidad de una marca, la referida acción tiene como finalidad, privar de la validez a un acto administrativo que de manera ilegal registró una marca, causando perjuicios al titular de una marca y a los consumidores. y “Puede ser decretada de oficio o a petición de parte, evento éste en el que el solicitante debe acreditar interés. y “El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna pero en todo caso, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas.

La nulidad puede proponerse de oficio o a petición de parte interesada y es una acción imprescriptible, tal situación ofrece seguridad jurídica ya que en cualquier tiempo la administración u órgano judicial competente en el país, podrán subsanar el acto administrativo ilegalmente concebido. y “La competencia para el conocimiento de estas acciones se defiere a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo establecido en la Disposición Final Única, puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa cuando defina el significado de “Autoridad Nacional Competente”; debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas for- El artículo 113 de la Decisión 344, hace una enumeración taxativa de las causales por las que se puede proponer la acción de nulidad de registro de una marca, dichas causales sintetizan razones de ilegalidad.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este tema ha manifestado lo siguiente: “La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecida en la Decisión 344 no 9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 24 de septiembre de 1997. Proceso Nº 10-IP-97. Marca: “COLSUBSIDIO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 308 de 28 de noviembre de 1997.

GACETA OFICIAL 15/06/2004 23.24 mas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional.” 10 de uso común, las que no pueden ser de uso exclusivo de un determinado titular marcario, ya que pertenecen al dominio público, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 además, de no estar incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad que al respecto señala la norma citada.

SEGUNDO: La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros de diferente procedencia. Por ello no hay lugar al registro de un signo, que pudiese engañar al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.

TERCERO: Si los signos son idénticos y los productos similares, la confusión es apreciable a primera vista, sin necesidad de recurrir a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, han establecido para determinar la confusión. La simple duda o la probabilidad de una confusión de que el segundo signo pueda causar ese fenómeno marcario, presta mérito suficiente para descartar el registro del signo posteriormente solicitado.

CUARTO: 10 Comúnmente las marcas farmacéuticas se conforman de partículas TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 19 de mayo de 1999. Proceso Nº 11-IP99. Marca: “LELLI”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 466 de 6 de agosto de 1999.

QUINTO: Las observaciones a la solicitud de registro de una marca pueden ser formuladas por las personas que acrediten tener legítimo interés, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de que se trate.

SEXTO: La Oficina Nacional Competente al examinar los signos, recurre a un criterio discrecional, que en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión.

SEPTIMO: Las causales para proponer la acción de nulidad del registro de marca, están determinadas en forma taxativa en la Decisión 344 y puede proponerse de oficio o a petición de parte, la mencionada acción es imprescriptible. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 7435-LY, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE GACETA OFICIAL 15/06/2004 24.24 Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú