Año XXI - Número 1087 Lima, 28 de junio de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 27-IP-2004.- Proceso 34-IP-2004.- Proceso 45-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitados por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 93 y 102 de la Decisión 344 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Proceso Interno N° 2002-00197 (8020). Actor: Sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. Marca: BACGEN Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio del artículo 84 de la misma Decisión y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: ADIDAS SALOMON AG.; Marca Figurativa. Proceso interno N° 2002-00104 (7820) Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, de los artículos 96 y 128 de la misma Decisión, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. Marca: “SUPERKOTE 2000” (mixta). Proceso interno N° 2002 0128 01 (7882) Pág. 1 9 16 PROCESO Nº 27-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitados por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 93 y 102 de la Decisión 344 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Proceso Interno N° 2002-00197 (8020). Actor: Sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. Marca: BACGEN. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil cuatro. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 136 literal a), 146, 147 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conte- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL nida en el Oficio Nº 0460, de fecha 29 de marzo de 2004, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 2002-00197(8020).

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 12 de mayo de 2004. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La actora es la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. El demandado es la Superintendencia de Industria y Comercio. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos El 19 de septiembre de 2000, la sociedad Comercializadora de Líneas Pharmaceuticas Ltda. -COLPHAR-, mediante apoderado, presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitud de registro de la marca BACGEN, para identificar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 5.

Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas). La mencionada solicitud fue publicada el 7 de noviembre de 2000 en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 497, presentando observaciones LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. titular de la marca BATEN, y la sociedad BAYER A.G. propietaria de la marca BAYGON; rechazándose éstas observaciones y concediéndose mediante resolución Nº 21615, el registro de la marca BACGEN para distinguir productos de la clase 5. 28/06/2004 2.24 Contra la anterior resolución la actora presentó ante la misma entidad los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones N°s 31302 de 25 de septiembre de 2001 y 41427 de 10 de diciembre del mismo año, respectivamente, y en ambos casos se confirmó la Resolución N° 21615. 2.2.

Fundamentos de la demanda La sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A., -demandante en el presente caso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia, “Se declare la nulidad de la resolución Nº 41427 del 10 de diciembre de 2001, y a título de restablecimiento del derecho sea negada la marca BACGEN en la clase 5ª”.

La demandante arguye que “( ) las dos expresiones se componen de solo (sic) dos sílabas y además giran alrededor de las mismas vocales y 4 letras vocales y consonantes en la misma posición. Los pacientes y los formulados no son ni tiene que ser personas que puedan descubrir las diferencias tan mínimas entre dos expresiones.”. La actora sostiene además que fue violado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al conceder el registro a la marca BACGEN, puesto que dicho artículo establece que es causal de irregistrabilidad la confundibilidad que existe entre las marcas en disputa ya que éstas amparan los mismos productos o servicios, y con esto se está induciendo al público a error. 2.3.

Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, fundamenta su defensa en que, “ Con la expedición de la resolución número 41427 del 10 de diciembre de 2001,, no se ha incurrido en la violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (sic), y en particular en lo relacionado con el artículo 136 literal a) de la mencionada decisión. En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir el acto administrativo acusados (sic) se ajustó plenamente a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

(Decisión 486)”. GACETA OFICIAL Añade además que “Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener para las marcas farmacéuticas, es decir operando de forma fraccionada y sin tener en cuenta el prefijo BA que como ya se dijo es de uso común, y atendiendo a la sílaba tónica E, tenemos que aunque la marca solicitada está estructurada por 6 letras, diferenciándose en la terminación CGEN, la estructura visualmente se hace diferente y diferenciadora”.

El tercero interesado, la sociedad Bayer AG, no dio contestación a la demanda. 28/06/2004 3.24 tintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)” Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que en el presente caso, procede la interpretación solicitada de los artículos 81, y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no así del artículo 136 literal a), 146, 147 y 156 de la Decisión 486, pues dicha Decisión no se encontraba en vigencia aún a la fecha de la presentación de la solicitud de registro de Bacgen; además se interpretarán de oficio los artículos 93 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por corresponder en ésta decisión a los temas de interpretación solicitados.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Artículo 93 “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

Artículo 102 “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. DECISIÓN 344 DECISIÓN 486 Artículo 81 DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente dis- “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la le- GACETA OFICIAL gislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA La marca ha sido definida por el artículo 81 de la Decisión 344 como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

El paso esencial previo al registro de un signo como marca, es el cumplimiento de los requisitos previstos descritos en el artículo 81 de la Decisión 344, “Podrán registrarse como marca los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”.; basandose en éstos, este Órgano Jurisdiccional a manifestado en reiteradas interpretaciones que: La perceptibilidad es la cualidad del signo para ser aprehendido por alguno de los sentidos y permitir a la marca el cumplir con su función principal cual es que el consumidor pueda diferenciarla y compararla con sus similares; si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es la condición que debe poseer una marca para diferenciar los servicios y 28/06/2004 4.24 productos que identifica de otros similares; a decir de Jorge Otamendi es: “La capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, es la característica que posibilita el plasmar ya sea a través de palabras, números, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., un signo, de manera que éste pueda ser apreciado en el mercado. II.

DE LAS OBSERVACIONES AL REGISTRO La Decisión 344, en sus artículos 93 y 95 determina quiénes son los interesados legítimos y quiénes pueden presentar observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen conforme al procedimiento establecido, el mismo que consiste en la presentación de observaciones al registro de un signo luego de realizada su publicación, las mismas que se presentarán en los 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la mencionada publicación. Cualquier persona que esté provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro sobre la base de una marca registrada o de una solicitud previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Luego de admitir las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que de considerarlo conveniente formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Un examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, deberá ser realizado por el funcionario administrativo competente, por costituir esto en un requisito ineludible previo a la concesión del registro de marca, siendo obligación de la Oficina Nacional Competente el realizarlo siempre, aún en el caso de que no se presenten observaciones.

Respecto a esto el Tribunal ha manifestado: “( ) en el caso en que no se hubiese presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o para ne- GACETA OFICIAL gar el registro de una marca y procederá de igual forma tal y como lo indica el artículo 95, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, esto es, que exprese los fundamentos que la sustentan”.

(Proceso 81-IP-2003, G.O.A.C. N 996 del 10 de octubre de 2003, marca: SOUND BLASTER). III. DEL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA El registro del signo ante la Oficina Nacional Competente, configura el único acto constitutivo que otorga al titular de la marca el derecho a su uso exclusivo, concediéndole el derecho de obrar contra terceros que usen ésta sin autorización. Al respecto este Órgano Jurisdiccional a declarado, que del uso exclusivo: “se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión.” (Proceso 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, marca DERMALEX) IV.

IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES Y RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION. El literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

La razón es evitar que se vulnere el derecho de un tercero al registrar signos idénticos o semejantes a los suyos; y de esta manera garantizar la función principal de la marca, cual es la de distinguir los productos o servicios de un comerciante de los de similares características del competidor con el propósito de que no se genere confusión entre ellos.

La confusión en materia marcaria se refiere a la falta de capacidad de un signo para poder distinguir los productos o servicios que ampara, de otro, por lo que puede inducir al consumidor a 28/06/2004 5.24 error. Este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión de los signos entre si y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Cabe resaltar que la sola existencia del riesgo de confusión basta para que se configure la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta.

La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Para determinar si existe o no semejanza entre los signos en conflicto es necesario realizar una comparación de sus elementos fonético, gráfico y conceptual.

Este Tribunal ha determinado que la similitud visual o gráfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real GACETA OFICIAL 28/06/2004 6.24 de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Finalmente, en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza. En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

V. MARCAS FARMACÉUTICAS Para verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, se deberá tomar en cuenta, que la pertenencia de dos productos a una misma clase en el nomenclator no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.). Cuando las marcas en conflicto buscan amparar productos pertencientes a la clase 5, deberá realizarse un examen más prolijo para evitar el riesgo de confusión que el realizado a otras marcas que protegen productos o servicios que se encuentran en clases diferentes con el fin de proteger la salud de los consumidores.

Este Tribunal ha insistido en: “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. (Proceso Nº 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594 de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN).

Para el cotejo de las marcas farmacéuticas, se ha manifestado en este Tribunal que, “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio señalado [del análisis en conjunto], que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tiene algún elemento genérico común a las mismas ‘este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación’ (Proceso Nº 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998 marca: DERMALEX)”. En consecuencia “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error de solicitar el producto” (Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otor- GACETA OFICIAL gar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor.

VI. DE LA APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO. En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

Es importante destacar la trascendencia de lo señalado por el profesor Marcial Rubio Correa que señala que: ”Aplicación inmediata de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquel en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia” (RUBIO, Marcial.

Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y ss). El problema de aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa. Por tal motivo, para solucionar esta contrariedad, la teoría jurídica brinda diversas posibilidades, entre las que destacan dos: - La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otor- 28/06/2004 7.24 gar todo sistema jurídico.

Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas. - La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las normas derogadas.

Para ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores. El profesor Luis Henrique Farías Mata con relación a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, señala que: ‘ aquella reposa sobre dos principios fundamentales: de una parte, como regla, el inveterado respecto a los derechos adquiridos; acompañado, de otra parte, por las naturales restricciones que todo derecho comporta en beneficio del interés general o colectivo, en el caso, el interés comunitario’ (FARIAS MATA, Luis Henrique.

La Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en la Revista Iuris Dictio, Vol 1, Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, Quito, 2000, p.58). Este Tribunal ha señalado que ‘ la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas de tal derechos (sic) A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes y o, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas (PROCESO 38-IP-2002. MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, G.O.A.C No. 845 de 1 de octubre de 2002).’” (Proceso 44-IP-2002, G.O.A.C. N° 945 de 14 de julio de 2003.

Marca: BELMONT EXTRA SUAVE (ETIQUETA). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, GACETA OFICIAL CONCLUYE: Primero: La distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son los requisitos básicos establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; que conjuntamente con la observación de que el signo no deberá estar comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, constituyen los requisitos para registrar un signo como marca.

Segundo: Una vez publicada la solicitud de registro, correrá un plazo de 30 días para que quienes tengan legítimo interés, puedan presentar observaciones al registro. El cotejo riguroso de las marcas en conflicto es un requisito indispensable para otorgar o negar el registro.. Tercero: El uso exclusivo de la marca, es un derecho otorgado por la Decisión comunitaria, concediéndole al titular de la marca el derecho para iniciar acciones en contra de quien considere esta perjudicando el derecho de su marca.

Cuarto: Quinto: El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá posterior a la realización del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, y los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. Los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, no son registrables, de igual manera no se pueden registrar los que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. 28/06/2004 8.24 Sexto: En lo que respecta a productos farmacéuticos, dado que corresponden a productos de delicada aplicación, y que pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor; es recomendable el aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, buscando el prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados.

Séptimo: La Decisión comunitaria que rige para sus efectos, es la que se encontraba vigente al momento de la presentación de la solicitud. La norma comunitaria no tiene carácter retroactivo, por lo que la nueva norma comunitaria no surte efecto para las situaciones jurídicas que hayan nacido bajo el amparo de una Decisión anterior. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO GACETA OFICIAL 28/06/2004 9.24 Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO 34-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio del artículo 84 de la misma Decisión y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: ADIDAS SALOMON AG.; Marca Figurativa. Proceso interno N° 2002-00104 (7820). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil cuatro.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Camilo Arciniegas Andrade. VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 27 de abril del año 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 19 de mayo del referido año. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la sociedad ADIDAS SALOMON AG., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad ADIDAS SALOMON AG., mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio del mencionado País Miembro: - Nº 8266, de 23 de marzo del 2001, mediante la cual la mencionada Superintendencia, negó el registro de la marca figurativa consistente en el conjunto de tres bandas o franjas paralelas dispuestas a lo largo de cualquiera de las mangas de prendas de uso superior, requerida por la firma ADIDAS SALOMON AG. para distinguir “calzado, vestidos, sombrerería”; productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. - Nº 16233, de 18 de mayo del 2001, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la ya mencionada Dependencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución anterior; y, - Nº 28616, de 30 de agosto del mismo año, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la aludida institución, al resolver el respectivo recurso de apelación, confirmó igualmente lo decidido en la Resolución inicial Nº 8266.

Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento de sus derechos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, que conceda el registro de la marca solicitada. GACETA OFICIAL 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 22 de septiembre del año 2000, la firma ADIDAS SALOMON AG. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro del signo consistente en el conjunto de tres bandas o franjas paralelas dispuestas a lo largo de cualquiera de las mangas de prendas de uso superior, destinado a distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 - El 7 de noviembre del mismo año, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 497. - El 23 de marzo del 2001, la aludida Superintendencia emitió la Resolución Nº 8266, por medio de la cual negó el registro del signo solicitado, a pesar de no haber sido presentadas “oposiciones” de terceros, argumentando falta de distintividad en aquél. - La sociedad ADIDAS SALOMON AG. interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la resolución emitida. - El 18 de mayo también del 2001, fue resuelto el recurso de reposición, por medio de Resolución Nº 16233 que confirmó la Resolución Nº 8266 y, habilitó el recurso de apelación. - El 30 de agosto de ese mismo año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, expidió la Resolución Nº 28616 por la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó también la resolución inicial. b) Escrito de demanda La sociedad ADIDAS SALOMON AG., sociedad constituida bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Herzogenaurach, por medio de apoderado manifiesta que presentó solicitud para el registro de la marca figurativa consistente en “el 1 Clase 25.- Vestidos, calzados, sombrerería. 28/06/2004 10.24 conjunto de tres bandas o franjas paralelas dispuestas a lo largo de cualquiera de las mangas de prendas de uso superior”, destinada a amparar “calzado, vestidos, sombrerería”, productos éstos conformantes de la Clase Internacional 25.

Expresa que respecto de esa solicitud no fueron formuladas “oposiciones” por parte de terceros, sin embargo de lo cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro requerido, por considerar que el signo “…no poseía la fuerza distintiva necesaria para que el consumidor pudiera identificar un origen empresarial determinado sin entrar en confusión con diseños del mismo tipo que suelen utilizarse en general dentro del mercado del vestuario; franjas, líneas y rayas que son colocados indistintamente en estos productos.” Sostiene que “la marca figurativa … de ADIDASSALOMON AG., ha adquirido gran distintividad y reconocimiento en Colombia, países miembros de la Comunidad Andina y otros países no miembros.

Su capacidad distintiva, prestigio y fama es reconocido por comerciantes del mercado deportivo, deportistas que gozan de fama mundial y consumidores de artículos deportivos.” Argumenta, en consecuencia, la violación de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486, al sostener que “…mi representada demostró fehacientemente en el proceso de registro de la marca, que tal signo es distintivo no sólo por haberse registrado como marca en países miembros de la Comunidad Andina y en terceros países, sino por el hecho de haber sido usado intensamente y tener un amplio prestigio a nivel mundial.” Afirma, además, que la marca solicitada constituye “…una combinación caprichosa o fantástica de figuras geométricas que apreciadas en su unidad están dotadas de distintividad, formas que son universalmente aceptadas como marcas y que están expresamente señaladas en el artículo 134 de la Decisión 486 que permite el registro, entre otros, de imágenes, figuras y gráficos.” c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandan- GACETA OFICIAL te en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Defiende la legalidad de los actos realizados por esa Dependencia y, afirma que “…efectuado el examen de la marca figurativa…no es suficientemente distintiva y se dan los presupuestos de irregistrabilidad contenidos en los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”. Fundamenta sus actuaciones refiriendo jurisprudencia sentada por este Tribunal en el proceso 14-IP-98, relacionada con el concepto de marca y con sus requisitos.

En relación a la notoriedad de la marca, calidad argumentada por la actora, sostiene “…que ello no implica la necesaria obtención del registro marcario, habida cuenta que, la notoriedad, es un medio para impedir, rehusar, invalidad (sic) o prohibir el uso de una marca respecto de la cual se pueda predicar identidad, similitud, imitación o reproducción”.

Manifiesta que “…es indudable que la marca figurativa solicitada por la parte actora, no goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además, su registro conllevaría al consumidor a confusión y a engaño acerca del origen empresarial del producto, las características, calidad y otras propiedades de los productos de vestuario.” Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se hace un informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación, se determina la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta. 28/06/2004 11.24 Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia ha requerido de este Tribunal, por medio de la solicitud remitida con oficio Nº 0494, de 2 de abril del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante, se ha podido verificar que la solicitud referente al registro de la denominación “figurativa”, fue presentada el 22 de septiembre del año 2000, conforme así consta en el requerimiento sobre interpretación prejudicial formulado y, también, en la demanda propuesta por ADIDAS SALOMON AG.; consecuentemente, dicha solicitud ha sido presentada, sin lugar a dudas, en vigencia plena de la Decisión 344 y no de la Decisión 486.

Los actos posteriores a ese depósito, como son, la expedición de la Resolución Nº 8266, el 23 de marzo del 2001, por medio de la cual se negó el registro solicitado; la Resolución Nº 16233, de 18 de mayo del mismo año, que resuelve el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución anterior y, la Resolución Nº 28616, de 30 de agosto del 2001, que resuelve la apelación deducida, ratificando igualmente la resolución inicial, han sido estos sí, realizados en vigencia ya de la Decisión 486.

Por lo expuesto, según así lo ha venido determinando este Tribunal, la interpretación prejudicial requerida debe corresponder a lo establecido en los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344, disposiciones por cierto concordantes con los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486; estimándose conveniente extender dicha interpretación, de oficio, al artículo 84 también de la Decisión 344, así como a la Disposición Transitoria Primera esta vez sí, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser aplicables al caso controvertido, todo al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional.

GACETA OFICIAL 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” (…) “Artículo 84. - Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 28/06/2004 12.24 refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486, por constatar que la solicitud de registro fue presentada, como ha sido ya dicho, el 22 de septiembre del año 2000, en vigencia plena de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“c) La antigüedad de la marca y su uso constante; Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina, que en materia de derecho sustancial el aplicable en el período de transición está constituido por las normas vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, aquellas de la Decisión 344, cuyas respectivas disposiciones se pasa consiguientemente a interpretar.

“d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.”

5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO DECISION 486 La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se El artículo 81 de la referida Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo pa- GACETA OFICIAL 28/06/2004 13.24 ra ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. a) Perceptibilidad

6. CLASES DE MARCAS Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre ellas, las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en correspondencia a la estructura del signo. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos subgrupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas y las arbitrarias. Las marcas caprichosas o de fantasía, contrariamente, no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. El tratadista Jorge Otamendi considera que la marca de fantasía puede no tener significado alguno aunque puede sugerir alguna idea o concepto, definiéndola como “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. 2 Las denominadas marcas evocativas son consideradas como “aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que van a distinguir o mismo (sic) de la actividad que desarrolla su titular”. 3 c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede La MARCA GRAFICA, por su parte, es considerada como un signo visual, toda vez que se dirige a la vista con el fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.

Esta clase de marca se encuentra subdividida en puramente gráfica, que es la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca; la figurativa, que 2 3 OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abelledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989. Ibídem, Pág.

28. GACETA OFICIAL es la marca que evoca en el consumidor un concepto concreto y; un tercer grupo, que es el que genera en el consumidor un concepto al que se llega a través de un proceso de generalización. Ha sostenido igualmente el Tribunal que: “…la marca figurativa es caracterizada porque “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca: el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”;

(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.). 4 La doctrina y la jurisprudencia sostienen que cuando se realiza una comparación entre marcas gráficas, debe atenderse principalmente al efecto visual de la figura, apreciada en su conjunto. Es esta la imagen que llega al público y por tanto no es pertinente el análisis comparativo detallado de trazos o líneas tomadas aisladamente.

Para determinar el riesgo de confusión de éstas marcas debe tenerse en cuenta, en todo caso, la actitud normal y la reacción espontánea del público consumidor de un determinado producto o servicio. Se toma también en consideración que el signo gráfico es captado en iguales condiciones por personas alfabetas y analfabetas, lo cual por supuesto resulta relevante sólo en el caso de que éstas formen parte del público consumidor.

La MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los acústicos; determinando como norma general que el 4 Proceso 08-IP-2003, sentencia de 19 de marzo del 2003;

G.O. Nº 917, de 10 de abril del 2003; marca GRAFICA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 28/06/2004 14.24 elemento denominativo es el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

7. EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) de esa norma establece que no podrán registrarse como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si en este caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 83 de la misma Decisión.

8. CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE NOTORIEDAD Este Tribunal ha sostenido que se considera marca notoria a “…aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”. 5 5 Proceso 07-IP-96, sentencia de 29 de agosto de 1997;

G.O. Nº 299, de 17 de octubre de 1997; marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Si bien el artículo 83 de la Decisión 344 establece en su literal d), que se prohíbe la inscripción de una denominación que constituya la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido, fijando de este modo, una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad; y, por otra parte, en su literal e) otorga protección para la marca notoria, independientemente de la clase de los servicios, o de los productos distinguidos para aquélla, la notoriedad, no obstante, es un hecho que debe ser probado. 28/06/2004 15.24 miento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de ella se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: El artículo 84 de la misma Decisión determina la forma de concluir si una marca es notoriamente conocida, dotándole al examinador de varios criterios para producir un juicio adecuado acerca de esa particularidad. Al respecto este Tribunal ha dejado sentado: “Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: 1.

La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3. La antigüedad de la marca y su uso constante 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.” 6 La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconoci6 Proceso 60-IP-2001, sentencia del 16 de noviembre del 2001;

G.O. Nº 750, de 15 de enero del año 2002; marca “FINESS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 1. De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.

Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia. En una marca gráfica se debe tomar en cuenta el efecto visual que la figura, apreciada en su conjunto, causa sobre la actitud y reacción normal del público consumidor. 4.

La notoriedad debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación prejudicial. GACETA OFICIAL 28/06/2004 16.24 Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2002-00104 (7820), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE PROCESO 45-IP-2004 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, de los artículos 96 y 128 de la misma Decisión, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. Marca: “SUPERKOTE 2000” (mixta). Proceso interno N° 2002 0128 01 (7882). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil cuatro.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente, doctor Manuel S. Urueta Ayola. VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 7 de mayo del año 2004, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue decidida su admisión a trámite por medio de auto emitido el 19 de mayo del señalado año. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado la sociedad AMERICAN FRICTION LUBE LTDA. GACETA OFICIAL 1.2 Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA., mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos (E), de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: Nº 12287, de 30 de junio de 1999, mediante la cual la mencionada Superintendencia concedió registro como marca para la denominación “SUPERKOTE 2000” (mixta), solicitado por la sociedad AMERICAN FRICTION LUBE LTDA. para amparar productos de la Clase Internacional 4.

Solicita adicionalmente, que como restablecimiento de su derecho se ordene a la mencionada Institución, que “niegue” el certificado de registro otorgado respecto de la marca “SUPERKOTE 2000” (mixta) y, expida copia de la sentencia respectiva para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 18 de febrero de 1999, la sociedad AMERICAN FRICTION LUBE LTDA. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro como marca, para la denominación “SUPERKOTE 2000” (mixta), destinada a amparar productos de la clase Nº 4 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 - La sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA., el 22 de febrero de 1999 presentó también, ante la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, solicitud para obtener registro como marca, para la denominación “MOTORKOTE 100” (mixta), destinada a amparar productos igualmente 1 Clase 4.- Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas. 28/06/2004 17.24 de la clase Nº 4 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 30 de junio de 1999, la División de Signos Distintivos emitió la Resolución Nº 12287, por medio de la cual concedió registro como marca para la denominación “SUPERKOTE 2000” (mixta). b) Escrito de demanda La sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA., por intermedio de apoderado, manifiesta que la sociedad AMERICAN FRICTION LUBE LTDA. presentó solicitud para el registro de la denominación “SUPERKOTE 2000” (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 4, respecto de la cual, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, concedió el registro solicitado por medio de Resolución Nº 12287, de 30 de junio de 1999.

Manifiesta, por otra parte, que MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. presentó a su vez solicitud para el registro de la enseña comercial “MOTORKOTE 100” (mixta), destinada a amparar productos comprendidos también en la clase internacional Nº 4, respecto de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 09964, de 28 de abril del 2000, por la que, declarando fundadas las observaciones presentadas por AMERICAN FRICTION LUBE LTDA. y DOW CORNING CORPORATION, negó el registro solicitado y, declaró agotada la vía gubernativa.

Expresa, además, que la mencionada Dependencia equivocó su accionar, dentro del trámite para el registro de la denominación “SUPERKOTE 2000”, por cuanto “…tomó dichas decisiones sin tener en cuenta que los derechos de propiedad industrial referentes al depósito del nombre comercial ‘MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA’ y enseña comercial ‘MOTORKOTE 100’ …son anteriores a la fecha de expedición de la primera, lo que constituye violación al artículo 136 literal b) de la Decisión 486 del 2000 y, por ende, del artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de 1993.” Argumenta, con base en esos antecedentes, que “la prohibición para el registro de marcas no es sólo frente a marcas sino también frente a nombres y enseñas comerciales, como quiera GACETA OFICIAL 28/06/2004 18.24 que todos pertenecen al género de signos distintivos.

Por tanto, para hacer el análisis entre marca vs. enseña comercial y marca vs. nombre comercial hay que tener en cuenta si hay similitud y cual fue primero en el tiempo.” En cuanto al tercero interesado en los resultados del proceso, no aparece en el expediente recibido por este Tribunal, constancia de la contestación que haya podido ser presentada a la demanda.

Señala la violación también del artículo 150 de la Decisión 486, al sostener que en la actuación administrativa efectuada por la Superintendencia “… el examen de registro de la marca ‘SUPERKOTE 2000’ no tuvo en cuenta signos distintivos depositados ante esa entidad, en especial, el depositado por la demandante, así no hubiera presentado oposición al registro; de lo cual, se produjo una decisión errónea e incoherente con la realidad frente a los supuestos de hecho en la que se desconocieron los principios, reglas técnicas y criterios a los que deben ceñirse esta clase de actuaciones administrativas.” Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, c) Contestación a la demanda Del expediente remitido por el Consejo de Estado, se ha podido extraer que La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de alegatos de conclusión ha expresado que “…no obstante argumentar el demandante la violación del artículo 136-literal b) de la Decisión 486 para juzgar la legalidad del acto administrativo demandado, debe tenerse en cuenta que es claro e inequívoco que la norma aplicable es la vigente al momento de conceder el registro de la marca en cuestión, que para el presente caso es la Decisión 344, como en efecto se hizo.” Ha sostenido además, que “…no es suficiente el hecho de que el depósito del nombre comercial MOTORKOTE de Colombia Ltda. y la enseña comercial ‘MOTORKOTE 100’ se haya efectuado con anterioridad a la concesión del registro de la marca ‘SUPERKOTE 2000’, toda vez que debe probarse (Tribunal de Justicia, proceso 17-IP-97) que su primer uso se realizó con anterioridad a dicha concesión, (ibídem, proceso 17-IP-99), lo cual no demostró el actor dentro del trámite de concesión de la marca cuestionada y tampoco lo demuestra dentro de la acción de nulidad que nos ocupa.” Respecto a la legalidad de los actos realizados por esa Dependencia, expresa que en sus actuaciones se ajustó plenamente a derecho y a lo establecido por las normas legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta disposiciones de carácter superior.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina, pues en efecto se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 0648, de 29 de abril del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 83 literal b) de la Decisión 344; 136 literal b) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante, se ha podido verificar, que la solicitud correspondiente al registro de la marca SUPERKOTE 2000 ha sido presentada el 18 de febrero de 1999; en consecuencia, dicha solicitud ha sido radicada, sin lugar a dudas, en vigencia plena de la Decisión 344 y no de la Decisión 486, situación que igualmente ha ocurrido respecto de la Resolución Nº 12287, de 30 de junio de 1999, objeto de la acción de nulidad propuesta por la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA. GACETA OFICIAL 28/06/2004 19.24 Por lo expuesto, según así lo ha venido determinando este Tribunal, la interpretación prejudicial requerida debe necesariamente corresponder a lo establecido en el artículo 83 literal b) de la Decisión 344, disposición por cierto concordante con el artículo 136 literal b) de la Decisión 486, estimándose conveniente extender dicha interpretación, de oficio, a los artículos 96 de la Decisión 344, concordante con el artículo 150 de la Decisión 486, 128 de la misma Decisión 344, así como a la Disposición Transitoria Primera esta vez sí, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por resultar aplicables al caso controvertido; determinación amparada en la facultad establecida por el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. tinentes del Capítulo sobre marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”;

(…) “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. (…) “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas per- DECISION 486 “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 136 literal b) y 150 de la Decisión 486, por constatar que la solicitud de registro de la denominación SUPERKOTE 2000 (mixta) fue presentada, como ha sido ya dicho, el 18 de febrero de 1999, en vigencia plena de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina, que en materia de derecho sustancial el aplicable en el período de transición está constituido por las normas vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, aquellas de la Decisión 344, cuyas respectivas disposiciones se pasa consiguientemente a interpretar.

GACETA OFICIAL 28/06/2004 20.24 “También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.” 2

5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO Identidad o semejanza con un nombre comercial El artículo 83, literal b) prohíbe registrar un signo si éste es idéntico o se asemeja a un nombre comercial protegido por la legislación interna de cada País Miembro, siempre que induzca al público a error. Al respecto este Tribunal ha sostenido: “A partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se empieza, en el derecho comunitario andino, a darse protección al nombre comercial frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores.

Posteriormente, en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313 se dispuso, que no podían registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

Tal disposición se repite en forma textual en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, que es la norma que toma ahora en consideración El Tribunal para efectos de su interpretación. “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

La doctrina y la jurisprudencia se han ratificado en el hecho de que existiendo confusión entre dos marcas, se estará por la marca registrada más que por la nueva marca, es decir, se inclinará preferentemente en favor de la primera que ha generado ya para su titular un derecho adquirido.

6. LOS NOMBRES COMERCIALES Y SU PROTECCION Los nombres comerciales Este Organismo ha expresado que “…un nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.” 3 La protección de un nombre comercial puede darse por dos medios: la vía del uso del nombre comercial y, aquella de su inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente.

Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra. Se concluye por tanto, que la prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien alegue la existencia de su derecho. Debe comprobarse, en todo caso, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca.

El artículo 128 de la Decisión 344 se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el mismo será protegido por los Países Miembros “sin obligación de depósito o de regis2 3 Proceso 33-IP-2000, G.O. Nº 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA, sentencia del 31 de mayo del 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 13-IP-2003, sentencia de 30 de abril del 2003. Marca: “XTEP mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL tro” y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 344, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

“La norma citada indica que el nombre comercial sea protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de ¿qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un sistema de registro? En tal caso, ¿tiene igual derecho el titular de una denominación no registrada al titular de una denominación registrada? Si se atiende a lo antes dicho, esto es, que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea. 28/06/2004 21.24 La MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Esta marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. La doctrina señala que en este tipo de signos, siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los acústicos. Sobre la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia para el cotejo o comparación de las marcas mixtas ha declarado este Tribunal: “Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

“Por lo que atañe al sistema de registro, la Decisión 344 indica que en los países en que se prevea, se aplicarán las normas que ella establece para las marcas y la reglamentación que de las mismas haga el respectivo País Miembro” 4 La prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien invoque la existencia de su derecho. Debe comprobarse, no obstante, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca o, de otro nombre, de ser el caso.

“Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”. 5 Marcas denominativas y mixtas.- Comparación. La doctrina reconoce algunas clases de marcas entre las cuales se incluyen las DENOMINATIVAS y las MIXTAS, según su estructura.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. 4 Proceso 43-IP-98, sentencia de 19 de marzo de 1999; G.O. Nº 490, de 4 de octubre de 1999; marca: “FAIRBANKS (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Realizada la comparación entre marcas denominativa y mixta, se concluye que si predomina la expresión verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas para este propósito enunciadas; y, si por el contrario, en la marca mixta predomina el elemento gráfico fren5 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 28/06/2004 22.24 nistrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. 6 te al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

7. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, CONCESION O DENEGACION DEL REGISTRO, DEBIDA MOTIVACION El Derecho Comunitario, Decisión 344, establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados directos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “observaciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos 93 y 95 de la Decisión 344.

Una vez recibida la observación, a la Oficina Nacional Competente le corresponde examinar si ésta cumple las exigencias establecidas, de manera especial, si no se encuentra afectada por las situaciones previstas en el artículo 94 de la misma. El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el artículo 81 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Debida motivación La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 7 Este Tribunal ha señalado al respecto que: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al admi- 6 7 Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 2.

La Decisión 344 en su artículo 83, literal b), por su lado, no considera al nombre comercial como registrado, sino como “protegido”; la protección del nombre la fundamenta en el uso y no en el registro. El uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre. 3.

Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial y, también, servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva. 4. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 5.

La Oficina Nacional Competente debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. 28/06/2004 23.24 El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2002 0128 01 (7882), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 28/06/2004 24.24 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú