Año XXIII - Número 1307 Lima, 14 de marzo de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 118-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad ABBOTT LABORATORIES. Caso: “NUEVA COMPOSICIÓN DE LIBERACIÓN PROLONGADA DE UN DERIVADO DE ERITROMICINA CON UN PERFIL FARMACOCINÉTICO MEJORADO Y LA REDUCCIÓN DE EFECTOS COLATERALES”. Expediente: N° 2003-00387 Proceso 123-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 56 y 58, literal f), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Caso: marca “SALSALIÑA”. Expediente: N° 2003-00166-01 (8970) Proceso 124-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134, 135, literal b), 136, literal a), 150 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I. Caso: marca “HERBAMIELITO (mixta)”. Expediente: N° 2002-00347 (8338) Proceso 136-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad GALDERMA S.A. Caso: marca “FLORANEX”. Expediente: N° 2004-00172 Para nosotros la Patria es América 35 GACETA OFICIAL 14/03/2006 2.44 PROCESO Nº 118-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad ABBOTT LABORATORIES. Caso: “NUEVA COMPOSICIÓN DE LIBERACIÓN PROLONGADA DE UN DERIVADO DE ERITROMICINA CON UN PERFIL FARMACOCINÉTICO MEJORADO Y LA REDUCCIÓN DE EFECTOS COLATERALES”. Expediente: N° 2003-00387. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, 31 de agosto del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Maria Claudia Rojas Lasso, y recibida en este Tribunal en fecha 20 de julio de 2005; y el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda se dictó Resolución No. 09464 que confirmó la Resolución No. 40478 de 19 de diciembre de 2002 la cual negó la patente solicitada por falta de nivel inventivo y declaró agotada la vía gubernativa”. Observa el Tribunal que, según el texto de la demanda “El día 25 de Abril de 2002 se notificó el auto mediante el cual la División de Nuevas Creaciones de la SIC requirió al solicitante, para que en el término máximo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación, diera respuesta al Concepto Técnico No. 269, haciendo valer los argumentos y aclaraciones pertinentes respecto a dicho concepto, los cuales debían efectuarse para decidir sobre la patentabilidad de la solicitud …”; y que “El solicitante mediante memorial de 4 de Septiembre de 2002, estando dentro del término anterior, presentó los argumentos y aclaraciones pertinentes en relación con el Concepto Técnico de Fondo No. 269 anteriormente citado”. 1.1.

Cuestión de hecho 1.2. Cuestión de derecho Según el consultante, la parte demandante alega que “El 8 de abril de 1998 la sociedad actora presentó, ante la división de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de patente de invención”; que “El día 24 de julio de 2000 el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 494”; que “El día 19 de diciembre de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio dictó Resolución No. 40478, por medio de la cual se niega la patente solicitada”; que “La Resolución No. 40478 fue notificada mediante edicto fijado el 10 de enero de 2003 y desfijado el 23 de enero del mismo año”; que “El 29 de enero de 2003, se interpuso contra la resolución recurso de reposición”; y que “El 31 de marzo El consultante informa que la actora denuncia la violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “ya que no se aplicaron adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia, por las siguientes razones: 1) Se violaron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 … por cuanto negó el privilegio de patente para el objeto de la solicitud No. 98-019-851, aún cuando este objeto cumple con los requisitos de patentabilidad, como lo son novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. 2) … la patente correspondiente a la solicitud denegada, si cumplía perfectamente con los requisitos de patentabilidad establecidos en la legislación andina y GACETA OFICIAL la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente para una invención que claramente constituía un beneficio colectivo para la propiedad industrial”.

El Tribunal observa además que, según la demanda, “es claro que el Artículo 18 … también resulta violado ya que el objeto de la invención … sí posee el nivel inventivo requerido sobre las enseñanzas de los documentos citados como anterioridad por dicha entidad, ya que, como se demostrará a continuación, el hecho de obtener una nueva composición de liberación prolongada de un derivado de eritromicina con un perfil farmacocinético mejorado y la reducción de efectos colaterales frente a las formulaciones convencionales, no se deriva de manera evidente del estado de la técnica”; que “Antes de entrar a analizar el tema de la apreciación del nivel inventivo como tal, es importante considerar que tanto la novedad, como el nivel inventivo de una invención deben ser apreciados sucesivamente.

Dichos requisitos no son de ningún modo excluyente (sic). Por el contrario, el nivel inventivo de una invención debe apreciarse luego de haberse reconocido la novedad de la misma. En otras palabras, sólo se puede entrar a estudiar el nivel inventivo respecto de invenciones que ya han sido reconocidas como novedosas, como es el caso de la invención denegada en el presente caso”; que “… es importante señalar que la apreciación del nivel inventivo, por su gran contenido de subjetividad, puede resultar muchas veces incierta o inexacta, lo cual puede llevar a confusiones y excesos.

Para evitar caer en lo anterior, al realizar la apreciación de nivel inventivo, el experto en la materia debe basar su examen en una apreciación objetiva, teniendo en cuenta la realidad y circunstancias determinadas al momento en que surgió la invención, sin incluir en dicha apreciación factores meramente subjetivos”; que “En otras palabras, para evitar caer en la subjetividad el examen no se debe basar en un mero juicio de valor sobre el esfuerzo creador del inventor o sobre el mérito que pueda tener la invención, sino en el hecho de analizar las circunstancias que rodearon el momento en que se desarrolló la invención con el fin de de-terminar si la misma resulta obvia, o si se deriva evidentemente del estado de la técnica”; que “… para lograr la realización de un verdadero juicio sobre el nivel inventivo de una invención, es absolutamente necesario ubicarse en el momento en que se realiza la invención, es decir que el Examinador se debe retrotraer al 14/03/2006 3.44 estado de la técnica existente en dicho momento y analizar desde esa óptica si verdaderamente para ese instante hubiera sido realmente posible llegar de manera obvia o evidente al objeto que se reivindica en una invención, y no caer en el error de comprender una invención después de que ésta ha sido realizada, lo que constituye un análisis de tipo ‘hindsight’ ”; que “En conclusión, se establecerá la existencia de nivel inventivo cuando para el experto en la materia técnica correspondiente el invento no hubiera resultado obvio e implique un salto en la elaboración de la regla técnica.

Para ello es necesario utilizar el enfoque problema-solución de las patentes de invención, según el cual después de planteado un problema en el estado del arte anterior, se juzga la solución propuesta por la invención a dicho problema”. Se expone también en el escrito de demanda “una breve descripción acerca de la eritromicina y sus derivados, de la terminología empleada en el campo de los sistemas de liberación de fármaco, así como una corta explicación acerca del objeto de la invención denegada y las ventajas que ésta proporciona sobre lo existente en el estado de la técnica … En síntesis, se encuentra en el estado de la técnica que la eritromicina y derivados como la claritromicina, son compuestos macrólidos con propiedades antibióticas, que comúnmente son administrados en varias dosis diarias, para el tratamiento de infecciones”; que “… los sistemas de liberación de fármacos convencionales son modificados dada la corta duración del período de acción que los caracteriza, debido a su incapacidad de controlar la liberación temporal del principio activo.

Una de las formas de modificación puede ser la administración de formas de dosificación convencionales suministradas en un esquema de múltiples dosis que puede producir el nivel del fármaco en la sangre deseado por períodos extendidos de tiempo”; que “Las formas de dosificación de suministro modificado es un término empleado para describir aquellas formas de dosificación para las cuales las características de liberación del fármaco versus el tiempo y/o las condiciones en el sitio de disolución son escogidas para lograr objetivos convenientes o terapéuticos no ofrecidos por las formas de dosificación convencionales tales como soluciones, ungüentos, o tabletas o cápsulas comprimidas.

En el presente caso, los sistemas de liberación de suministro modificado más importantes son: (a) Sistemas de Liberación Retardada: … (b) Siste- GACETA OFICIAL mas de Liberación Sostenida: … En consecuencia, un sistema de suministro de fármaco de liberación controlada apropiadamente diseñado, es considerado un avance importante en la resolución de los dos problemas principales de la liberación de fármacos …”; que “Por lo tanto, desarrollar una composición farmacéutica que permita reducir o evitar los efectos secundarios en el paciente, a la vez que se disminuye el fenómeno de alteración del sabor, junto con las ventajas que proporcionan las formulaciones de liberación prolongada sobre el perfil farmacocinético del principio activo en el cuerpo, claramente constituye un objetivo altamente deseable en el campo farmacéutico, ya que las ventajas proporcionadas por este tipo de productos no sólo se ven reflejadas en la posibilidad de emplear una menor cantidad de fármaco para asegurar un tratamiento eficaz, sino que además se traduce en una mayor comodidad y acatamiento del tratamiento por parte de los usuarios, toda vez que se reducen los efectos secundarios indeseables”.

La demanda agrega que “El objeto de la solicitud de patente denegada … es por tanto, proporcionar novedosas composiciones de liberación controlada de eritromicina o un derivado de eritromicina que tienen un perfil de sabor mejorado y en las que se reducen los efectos colaterales gastrointestinales comparados con las composiciones de liberación inmediata … Las composiciones de liberación prolongada en el medio gastrointestinal de la invención denegada contienen un derivado de eritromicina, en una proporción específica de 5% a 50% en peso, y un polímero farmacéuticamente aceptable, también en una proporción definida de 5% a 50%, tal que cuando se ingiere oralmente, la composición induce a un índice de fluctuación promedio de la concentración en plasma del principio activo que es estadísticamente menor a la concentración en plasma que presenta una composición de liberación inmediata de un derivado de eritromicina, mientras mantiene al mismo tiempo la biodisponibilidad del agente activo sustancialmente equivalente a la de la composición de liberación inmediata”; que “Se conoce en el estado de la técnica una primera aproximación para mejorar la posible no complacencia del tratamiento, expuesta en la patente U.S. 4,842,866 … pero los estudios in vivo en animales demostraron que no era posible una biodisponibilidad reproducible para la formulación de liberación controlada utilizando estos alginatos.

Para su- 14/03/2006 4.44 perar estos problemas, se desarrollaron formulaciones de liberación controlada mejoradas, tal como se describió en la solicitud de patente copendiente Serie No. 08/574,877 … Sin embargo, estas composiciones de liberación controlada no minimizan los efectos secundarios relacionados con enfermedades gastrointestinales (náusea, vómito), ni disminuyen un fenómeno conocido como alteración del gusto (o perversión del sabor).

Finalmente la patente U.S. 4,808,411 describe formas de dosificación líquidas de estos medicamentos dirigidas a la alteración del sabor, pero estas formulaciones son suministradas dos veces al día por un período de 10 a 14 días y no reducen los efectos secundarios relacionados con enfermedades gastrointestinales”; que “De lo anterior, se puede concluir que el objeto de la invención en mención surge por la necesidad que exista en la industria farmacéutica de desarrollar una composición farmacéutica que minimice los efectos secundarios y la alteración del gusto descritos anteriormente y que proporcione un grado de control de la concentración en plasma del medicamento que sea mejor o por lo menos equivalente a la tableta de liberación inmediata o a las formulaciones líquidas utilizadas en la actualidad.

Todas estas ventajas descritas se alcanzan gracias al objeto revelado en la invención denegada”; que “En efecto, el solicitante ha llegado al resultado inesperado de que las formulaciones de liberación prolongada de la invención denegada, que contienen un polímero farmacéuticamente aceptable proporcionan liberación prolongada de claritromicina en el paciente cuando se suministran una vez al día. Al mismo tiempo, las concentraciones máximas (Cmax) de claritromicina en el plasma son estadísticamente más bajas que las concentraciones en plasma de las formulaciones de liberación inmediata (IR), que se suministran dos veces al día. Más aún, las composiciones de la invención denegada tienen una sorpresiva reducción en las alteraciones del sabor en comparación con la formulación de liberación inmediata convencional”; que “… los resultados experimentales demuestran que la composición de liberación prolongada específica reivindicada en la invención denegada sí soluciona los problemas de biodisponibilidad, efectos laterales, alteración del sabor y control de la concentración en plasma, que no habían sido resueltos hasta el momento con las formulaciones convencionales”; que “… es claro que el objeto de la invención denegada sí cumple con los requisitos de patentabilidad expues- GACETA OFICIAL tos en la Decisión 486, toda vez que las composiciones farmacéuticas de liberación prolongada reivindicadas son absolutamente novedosas, poseen nivel inventivo y tienen aplicación industrial, ya que ni estos productos, ni sus características farmacocinéticas mejoradas habían sido descritas anteriormente en el estado de la técnica, puesto que se trata de componentes y condiciones únicas y específicas que producen como resultado una combinación también única, y por lo tanto no existe ningún documento o referencia que hubiera podido permitir a una persona versada en la materia llegar de manera obvia o evidente a tales formulaciones, con lo cual se evidencia el proceder irregular de la SIC …”.

La parte actora argumenta que “… a pesar de que en el estado de la técnica se hicieron numerosos intentos por llegar a composiciones de liberación modificada de eritromicina y derivados como la claritromicina, no se lograron las características presentadas por las composiciones objeto de la invención denegada, lo que comprueba una vez más que la afirmación de la SIC según la cual las características de la invención denegada, son características de toda formulación de liberación prolongada, carece de sustento y es totalmente equivocada”; que “… el nivel inventivo de la solicitud denegada subyace en el hecho de que las composiciones de eritromicina o derivados de eritromicina revelados por el solicitante se caracterizan por cumplir por primera vez con estas condiciones deseables gracias a la investigación y al trabajo de laboratorio desarrollado para llegar a tal fin, que arrojó como resultado un producto novedoso que permite mejorar el perfil de sabor de los derivados de eritromicina, así como evitar efectos secundarios en el ambiente gastrointestinal, que además es apto para un régimen de administración de una dosis única diaria, mantiene la biodisponibilidad del fármaco reproducible y proporciona una concentración en plasma del principio activo menor a la de la formulación de liberación inmediata, todas estas características deseables para composiciones que contengan eritromicina o derivados de eritromicina que no habían podido ser obtenidas hasta el momento de desarrollar la invención denegada”; que “En consecuencia, queda demostrado que el primer argumento esgrimido por la SIC en contra del nivel inventivo de la solicitud denegada resulta ineficaz, toda vez que carece de fundamento técnico, no se presentan pruebas ni 14/03/2006 5.44 soporte técnico que demuestre su veracidad y no corresponde al comportamiento real observado …”; que “… en su segundo argumento de manera sorprendente la SIC afirma que las propiedades reveladas en el capítulo reivindicatorio efectivamente no corresponden a características, sino que por el contrario, son efectos de las composiciones allí reveladas.

Lo anterior, ilustra perfectamente la contradicción en que incurre la SIC al momento de realizar el examen de patentabilidad para la solicitud denegada, toda vez que en primera instancia afirma de manera tajante, que las características de la invención no son exclusivas de ella, para después afirmar que lo que el solicitante denomina características (al igual que la SIC en su primer argumento) corresponden a efectos, y por lo tanto, la composición reivindicada no presenta ninguna característica patentable.

Con lo anterior, queda claro que los argumentos en que se basa la SIC para desvirtuar la patentabilidad de la invención denegada, no son argumentos sólidos con el requerido soporte técnico que los sustente”. Se indica en la demanda que “… resulta completamente claro para cualquier persona que revise con atención la descripción y las reivindicaciones contenidas en el Expediente No. 98-019.851, que la composición objeto de la invención denegada se distingue de las demás composiciones de derivados de eritromicina existentes en el estado de la técnica, tal como se establece en la reivindicación 1, porque: a) Es de liberación prolongada, b) en el medio gastrointestinal, c) contiene de 5% a 50% de un derivado de eritromicina y de 5% a 50% de un polímero farmacéuticamente aceptable, d) induce a un índice de fluctuación promedio estadísticamente significativamente menor en el plasma que una composición de liberación inmediata del derivado de eritromicina, e) Mientras se mantiene la biodisponibilidad sustancialmente equivalente a aquella de la composición de liberación inmediata del derivado de eritromicina”; que “Adicionalmente, en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado ante la SIC junto con el recurso de reposición interpuesto el 29 de Enero de 2003 y aceptado por la SIC, se señalan mediante las nuevas reivindicaciones independientes, características adicionales de la invención que permiten diferenciarla aún más de lo existente en el estado de la técnica, y por ende, limitar de manera más clara el alcance de las diferentes realizaciones que componen el objeto de la invención denega- GACETA OFICIAL da.

Particularmente, dichas características son: a) Que la composición de liberación prolongada de un derivado de eritromicina en el medio gastrointestinal tiene un perfil de sabor mejorado en comparación con la formulación de liberación inmediata del derivado de eritromicina (Reivindicación 16). b) Que la composición de liberación prolongada en el medio gastrointestinal comprende específicamente claritromicina y tiene un perfil de sabor mejorado en comparación con la composición de liberación inmediata de la claritromicina (Reivindicación 28). c) Que la composición de liberación prolongada de un derivado de eritromicina en el medio gastrointestinal reduce los efectos adversos en el sistema digestivo en comparación con una composición de liberación inmediata del derivado de eritromicina (Reivindicación 38). d) Que la composición de liberación prolongada en el medio gastrointestinal que comprende específicamente claritromicina reduce los efectos adversos en el sistema digestivo en comparación con una composición de liberación inmediata de claritromicina (Reivindicación 50). e) Que la composición de liberación prolongada de un derivado de eritromicina en el medio gastrointestinal reduce los efectos adversos en el sistema digestivo en comparación con una composición de liberación inmediata del derivado de eritromicina y tiene un perfil de sabor mejorado en comparación con la formulación de liberación inmediata del derivado de eritromicina (Reivindicación 60). f) Que la composición de liberación prolongada en el medio gastrointestinal que comprende específicamente claritromicina reduce los efectos adversos en el sistema digestivo en comparación con una composición de liberación inmediata de claritromicina y tiene un perfil de sabor mejorado en comparación con la composición de liberación inmediata de la claritromicina (Reivindicación 72)”.

En definitiva, “… las composiciones reivindicadas por la solicitud denegada, y por ende el capítulo reivindicatorio como un todo, sí presentan el nivel inventivo suficiente y definen de manera clara las características patentables que corroboran dicho nivel inventivo …”. El Tribunal observa que, a juicio de la parte actora, “… de las siete referencias citadas, tres (3) corresponden a los libros The Merck Index (D5), Farmacia Práctica de Remington (D6) y Handbook of Pharmaceutical Excipients (D7), los cuales son libros de referencia comúnmente reconocidos como textos guía o de consulta general en el campo de la química y la farmacia, 14/03/2006 6.44 lo que demuestra la dificultad que tuvo la SIC para encontrar documentos que realmente tuvieran alguna relación directa con el objeto de la invención denegada, toda vez que como libros de consulta, estos textos simplemente enseñan los principios básicos que toda persona de nivel medio en el campo de la química y la farmacia debe poseer, pero no enseñan los problemas que presentan las composiciones convencionales de derivados de eritromicina, y mucho menos, cuales podrían ser las posibles alternativas para resolver dichos problemas, toda vez que como libros de referencia general, no tratan ningún tema con la profundidad requerida para guiar de manera evidente a una persona de nivel medio a una solución específica para un problema específico”; que “… en el campo del derecho de la propiedad industrial, no resulta relevante el hecho de que en el desarrollo de una invención se empleen materiales conocidos para llegar a un fin determinado, como lo son en el presente caso los derivados del principio activo, los polímeros que conforman la composición de liberación prolongada revelada por el solicitante, y el mismo concepto de formulación de liberación prolongada”; que “… es completamente claro que las composiciones que contienen un derivado de eritromicina reveladas por la invención denegada, son el producto de la creatividad del solicitante, creatividad que ha permitido dar solución por primera vez a un problema reconocido en el campo de las formulaciones farmacéuticas de este tipo de compuestos”; que “… si la misma SIC resalta que los componentes y conceptos involucrados ya eran conocidos en el estado de la técnica por largo tiempo, entonces ¿por qué solo hasta la presentación de la solicitud denegada fue posible llegar a la composición reivindicada y solucionar el problema de reducción del fenómeno de alteración del sabor y de los efectos secundarios, y más aún si se tiene en cuenta que si en opinión de la SIC, dicha composición es evidente?”; que “En consecuencia, ha sido plenamente demostrado que el hecho de que se conozcan con anterioridad los componentes de la formulación reivindicada y el concepto de ‘liberación prolongada’ per se, no reviste ninguna relevancia, ni se constituye en un argumento válido para desvirtuar la altura inventiva de la solicitud denegada, toda vez que estos hechos simplemente hacen parte de la ‘materia prima’ necesaria para desarrollar la invención y por si solos no conducirían a una persona normalmente versada en la materia a llegar de manera evidente a la composición reivin- GACETA OFICIAL dicada por el solicitante, máxime cuando es necesario realizar la combinación de siete (7) documentos diferentes para lograr una aproximación a dicha composición. Más aún, con la anterior argumentación queda claro que si el objeto de la invención denegada fuera tan obvio como intenta hacer ver la SIC, no habrían tenido que transcurrir más de quince años para llegar a la solución proporcionada por el solicitante desde la obtención del componente más novedoso incluido en ella; solución que además surge como respuesta a un problema que también ha sido ampliamente reconocido en el estado de la técnica y que no había podido ser resuelto”.

La parte actora sostiene que “… el Artículo 18 no establece en ningún momento, que para evaluar el nivel inventivo de cualquier invención, sea insuficiente un solo documento, y más aún, que siempre se deba contar con dos documentos para tal fin”; que “… el pretender establecer que en la evaluación del nivel inventivo de una solicitud un solo documento es insuficiente y que siempre debe haber dos documentos para tal fin, se traduce en una modificación de las disposiciones comunitarias, facultad que por supuesto no le es dada a ninguna autoridad de orden nacional, y que constituye una violación del régimen comunitario”; que “… las enseñanzas de estos libros particularmente las enseñanzas con respecto a la hidroxipropilmetilcelulosa, nada pueden decirle a la persona versada en la materia acerca del perfil farmacocinético que podría presentar una composición de liberación prolongada de un derivado de eritromicina”; que “Adicionalmente, nada en estos libros enseña o sugiere una composición de liberación prolongada, como la reivindicada en la solicitud denegada, que comprende de 5% a 50% de un derivado del mismo y de 5% a 50% de un polímero farmacéuticamente aceptable, que además presente un perfil farmacocinética como el ya expuesto, así como tampoco existe enseñanza o sugerencia en estas referencias del fenómeno de alteración del sabor”; y que “En consecuencia, las enseñanzas de estas tres referencias tampoco resultan relevantes para desvirtuar el nivel inventivo de la solicitud denegada, toda vez que al tratarse de libros de consulta sus contenidos no se encuentran dirigidos a problemas específicos, simplemente brindan los conceptos básicos y las nociones generales que toda persona educada en el campo de la química y la farmacia debe poseer, y por ende, una persona enfrentada con el problema específico de redu- 14/03/2006 7.44 cir los efectos adversos asociados con las composiciones que contienen derivados de eritromicina, no podría llegar de ninguna manera a la composición objeto de la invención denegada que proporciona una solución satisfactoria a este problema”.

En un texto de “corrección y/o aclaración de la demanda”, la actora alude a “la declaración rendida por la Dra. Linda Gustavson, la cual se anexa como prueba a la presente demanda y la cual permite refutar de manera contundente las afirmaciones en las que fundamenta la SIC su análisis para rechazar la patentabilidad de la invención denegada”, y señala que “Tomando en consideración las aclaraciones y los ejemplos aportados por una persona experta en la materia como lo es la Dra. Gustavson sobre las apreciaciones que sirven de base para la argumentación de la SIC, es completamente claro que tales afirmaciones corresponden a suposiciones que no cuentan con ninguna clase de soporte técnico o experimental, conformadas mediante una interpretación general y subjetiva del concepto de composición de liberación prolongada, y que, por ende, no pueden constituir un argumento relevante para desvirtuar el nivel inventivo de la solicitud denegada”; que “… las afirmaciones de la SIC carecen de todo fundamento técnico, no son probadas mediante datos experimentales, no corresponden con la actividad real observada en el campo de la obtención de formulaciones de liberación prolongada, y simplemente obedecen a una errónea interpretación del objeto de la invención y a una presentación acomodada de los conocimientos generales del estado de la técnica”; que “ … es pertinente resaltar que originalmente la SIC citó siete documentos como anterioridades, de los cuales D1 y D2 fueron considerados inicialmente relevantes para desvirtuar la novedad de la invención mediante el Concepto Técnico No. 269 y posteriormente fueron considerados en la Resolución No. 40478 relevantes para desvirtuar el nivel inventivo con los mismos argumentos establecidos para la objeción de novedad, lo cual demuestra falta de claridad y de consistencia en la manera como la SIC realizó su examen de patentabilidad …”; que “… una persona versada en la materia reconocería que no tendría sentido tomar como base para el desarrollo de una composición de liberación prolongada de un derivado como la claritromicina, las enseñanzas de una referencia dirigida a un compuesto que como la azitromicina, posee un tiempo de elimi- GACETA OFICIAL nación considerablemente mayor y que por lo tanto no necesita de una formulación de liberación prolongada (ER).

En consecuencia, la Dra. Gustavson considera que la composición reivindicada en la solicitud denegada no podría derivarse en forma evidente a partir de las enseñanzas de D1”. La actora señala finalmente que “Con estos resultados experimentales, la Dra. Gustavson ilustra claramente que las composiciones de liberación prolongada de la solicitud denegada y las composiciones de liberación inmediata reveladas en D2 difieren completamente en su comportamiento farmacocinético, es decir, que los parámetros empleados para determinar el efecto biológico de cada una de estas composiciones enseñan que los resultados obtenidos con la formulación objeto de la invención denegada de ninguna manera habrían podido derivarse en forma obvia o evidente a partir del perfil revelado para las composiciones de la referencia citada, y en consecuencia, D2 no puede ser considerado como un documento relevante para llegar en forma evidente a la composición de liberación prolongada enseñada por el solicitante mediante el Expediente No. 98-019.851”; que “… los documentos citados por la SIC no constituyen, en la opinión de un experto en la materia como lo es la Dra. Gustavson, elementos de carácter relevante a partir de los cuales una persona normalmente versada en la materia pudiera llegar de manera obvia o evidente a la composición de liberación prolongada de un derivado de eritromicina reivindicada en la solicitud denegada … En consecuencia, ha sido plenamente demostrado que los argumentos de la SIC para reiterar la presencia de los documentos citados como estado de la técnica carecen de todo fundamento, pues corresponden a una subjetiva y acomodada interpretación del Artículo 18 de la Decisión 486 y más aún, en la opinión de un experto en al (sic) materia como la Dra. Linda Gustavson, ninguno de estos documentos podría llevar de manera evidente a la obtención de la composición reivindicada, toda vez que según su criterio ‘las composiciones de liberación prolongada de la solicitud tienen propiedades que las hacen inventivas en vista de dichas referencias y argumentos’ ”; y que “Queda claro, entonces, que la SIC pretende desvirtuar el nivel inventivo de la invención contenida en el Expediente No. 98019.851, con argumentaciones subjetivas y erróneas que no tienen ninguna consideración con lo que realmente sucede en la práctica, particu- 14/03/2006 8.44 larmente cuando se trata de la obtención de nuevas composiciones de liberación prolongada de derivados de eritromicina, con un perfil mejorado, que superen las desventajas de los productos ya conocidos en el arte.

Olvida la SIC que es precisamente allí donde entra a jugar la capacidad creadora del intelecto humano, ya que debe enfrentarse a condiciones que nos son predecibles, sobrepasar todo tipo de contratiempos y situaciones inesperadas y obtener el resultado buscado, todo gracias al talento inventivo que posee para discernir entre varias alternativas, reconocer las señales que le proporcionan los resultados parciales del trabajo investigativo y escoger el camino adecuado para llegar al objetivo deseado”. 2.

Contestación a la demanda Señala el consultante que, según la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, “El examen de fondo que realizó dicha entidad permitió demostrar que el objeto de la misma no reunía los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”; y que “Se determinó que la patente de invención adolecía del requisito de nivel inventivo, mencionado en el artículo 14 de la Decisión 486”.

El Tribunal observa que, a juicio de la Superintendencia, “Con la expedición de las Resoluciones 40478 del 19 de diciembre de 2003 y 09464 del 31 de marzo de 2003 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 …”; que “Contrariamente a lo afirmado por la parte demandante según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente 98-019851, el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”; que “Como consecuencia de lo anterior y habida cuenta que la solicitud de patente en debate adolece del requisito de nivel inventivo, mencionado en el artículo 14 de la norma comunitaria (Decisión 486), existe un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente proceda al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad Abbott Laboratorios”; que “Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el capítulo descriptivo comprendido en los folios 6 GACETA OFICIAL al 26, el nuevo capítulo reivindicatorio de los folios 276 a 287 de la solicitud en estudio y las observaciones del demandante de las páginas 1 a 101 de la demanda ante el Consejo de Estado”; que “La presente solicitud de patente de invención se refiere a: Según las reivindicaciones 1, 16, 28, 38, 50, 60, 72, a una composición farmacéutica de liberación prolongada que contiene un derivado de eritromicina y un polímero farmacéuticamente aceptable.

Según las reivindicaciones 2 a 15, 17 a 27, 29 a 37, 39 a 49, 51 a 59, 61 a 71 y 73 a 81, a una composición farmacéutica de liberación prolongada que contiene un derivado de eritromicina y un polímero farmacéuticamente aceptable como PVP, HPC, HPMC, MC, copolímeros de acetato de vinilo/ ácido crotónico, copolímeros de ácido metacrílico, copolímeros de anhídrido maléico/metil vinil eter y derivados y mezclas.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar una composición farmacéutica de un derivado de eritromicina, de liberación prolongada en el medio gastrointestinal y evitar efectos secundarios en este. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición de un derivado de eritromicina que contiene un polímero farmacéuticamente aceptable como PVP, HPC, HPMC, MC, copolímeros de acetato de vinilo/ácido crotónico, copolímeros de ácido metacrílico, copolímeros de anhídrido maléico/metil vinil eter y derivados y mezclas.

El objeto de la invención definido anteriormente se clasificó de acuerdo con la IPC: A 61 K 9 /22; C 07 H 17/08. También se reivindica prioridad de la Solicitud de Patente de los Estados Unidos 08 838 900 del 11 de abril de 1997, pero según el folio 42, perdió el derecho de prioridad”. A propósito del “estado de la técnica”, la demandada precisa que “D1 (WO 95 30422) enseña una forma de dosificación de liberación controlada de azitromicina que tiene un perfil de efectos laterales mejorado … Enseña polímeros útiles como hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), hidroxil propil celulosa (HPC), poli (etilen óxido), poli (vinil alcohol), gomas xanthan, carbomero, carragenina y zooglan.

Un material preferido es HPMC …”; que “D2 (EP 0 293 885) enseña una composición que comprende de 25 a 95 % de eritromicina o un derivado de eritromicina y de 5 a 75 % de carbomero (polímeros de ácido acrílico)”; que “D3 (FR 2 585 948) enseña un comprimido que contiene: indometacina, hidroxipropil metil celulosa (HPMC), lactosa, lubricante”; que “D4 (US 5 393 765) enseña una composición farma- 14/03/2006 9.44 céutica que tiene un perfil de liberación controlada de orden cero que contiene la sustancia terapéuticamente activa, un derivado de hidroxi propil metil celulosa y modificadores de erosión, dependiendo de la solubilidad de la droga, y portadores de la droga como lactosa, derivados de polioxialquileno de propilenglicol y otros materiales inertes como aglutinantes y lubricantes”; que “D5 (The Merck Index) enseña HPMC como un éter de metil celulosa utilizado como aglutinante en la fabricación de tabletas”; que “D6 (Farmacia Práctica de Remington) menciona HPMC como un éter de metil celulosa utilizado como aglutinante en la fabricación de tabletas, patentado en US con el número 2 949 252 de 1960.

Reitera que es un auxiliar farmacéutico muy conocido como agente de suspensión y también como excipiente de tabletas, demulcente y viscosante”; que “D7 (Handbook of Pharmaceutical Excipients) menciona HPMC como un éter de metil celulosa utilizado como aglutinante en la fabricación de tabletas, como película de recubrimiento y como matriz de tabletas de liberación prolongada”.

El Tribunal observa que, según el escrito de contestación a la demanda, “el objeto de esta solicitud, según la descripción y las reivindicaciones, es una composición farmacéutica de liberación prolongada que contiene un derivado de eritromicina y un polímero farmacéuticamente aceptable (como PVP, HPC, HPMC, MC, copolímeros de acetato de vinilo/ácido crotónico, copolimeros de ácido metacrílico, copolímeros de anhídrido maléico/metil vinil eter y derivados y mezclas).

Que es cierto que es diferente de las composiciones de la técnica que contienen alginato. Pero debido a que las anterioridades encontradas enseñan composiciones farmacéuticas de liberación prolongada que contienen un principio activo (una de ellas enseña la eritromicina) y un polímero farmacéuticamente aceptable (como PVP, HPC, HPMC, MC, copolímeros de acetato de vinilo/ácido crotónico, copolímeros de ácido metacrílico, copolímeros de anhídrido maléico/metil vinil eter y derivados y mezclas); se considera que no tienen nivel inventivo.

Porque eran conocidos en la técnica: (a) la eritromicina y sus derivados; (b) las formulaciones de liberación prolongada y (c) los excipientes … que conforman la (sic) formulaciones de liberación prolongada; de manera que para una persona conocedora de la materia era obvio el conjugar eritromicina o uno de sus derivados con uno de los polímeros conocidos para la elaboración GACETA OFICIAL de la (sic) formulaciones de liberación prolongada.

Así que estas composiciones no tienen nivel in-ventivo”; que “… es cierto que el objeto de esta solicitud es proporcionar una composición farmacéutica de liberación prolongada que contiene eritromicina ó un derivado de eritromicina. Pero puesto que la composición de las formulaciones de liberación prolongada reivindicadas: antibiótico+polímero ya era conocida y también sus ventajas: para evitar efectos secundarios (náusea, vómito), para enmascarar el sabor metálico amargo la cual, luego de su administración, proporciona una concentración en plasma más baja que la obtenida con una composición de liberación inmediata y con una biodisponibilidad equivalente, es claro que no hay nivel inventivo … Se reitera que debido a que las anterioridades encontradas enseñan composiciones farmacéuticas de liberación prolongada que contienen un principio activo antibiótico y un polímero … se considera que no tienen nivel inventivo”; que “Se aclara además que las reivindicaciones deben definir la invención por sus características esenciales.

La reivindicación no puede definir la invención por el resultado a alcanzar porque equivaldría a definir la respuesta al problema técnico que se pretende resolver junto con todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. El resultado a alcanzar … no es una característica técnica de la invención. Además todas estas ventajas son comunes a los sistemas de liberación prolongada …”.

La Superintendencia agrega que “… si la composición de esta solicitud estuviera conformada por una nueva combinación de excipientes, entonces sería nueva y posiblemente con nivel inventivo. Pero tal como está reivindicada, no tiene nivel inventivo, porque lo normal es que las composiciones de liberación prolongada contengan los polímeros mencionados en esta solicitud”; que “… cuando se escribe la palabra ‘características’ en este sentido, se refiere a la forma como la composición ejerce sus efectos en el paciente.

No a una característica de la composición que se pretende definir”; que “‘la gran cantidad de documentos citados’ presenta que el tipo de composiciones solicitadas es muy conocido en la técnica”; que “Es cierto que D1 habla de azitromicina que es un antibiótico con estructura diferente. Pero no tan diferente porque también es cierto que pertenece a la familia de las eritromicinas.

Y puesto que D2 habla del complejo eritromicina+polímero, una 14/03/2006 10.44 persona conocedora hubiera llegado a la composición farmacéutica de liberación prolongada que contiene un derivado de eritromicina y un polímero farmacéuticamente aceptable reivindicada. De manera que si afectan el nivel inventivo … se reitera que el contenido de la solicitud carece de nivel inventivo y por lo tanto es legalmente válida la decisión administrativa de negar el privilegio de patente de invención solicitado”; y que “Los actos acusados se encuentran debidamente fundados en hechos ciertos como son la actuación administrativa surtida por mi representada la Superintendencia de Industria y Comercio con ocasión de la solicitud de patente de invención presentada por la sociedad Abbott Laboratories, bajo el expediente 98-019851 lo cual desvirtúa de plano los cargos de violación que expone la parte demandante”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita corresponden a los “Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 829 y 830 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de patente de invención denominada “NUEVA COMPOSICIÓN DE LIBERACIÓN PROLONGADA DE UN DERI- GACETA OFICIAL VADO DE ERITROMICINA CON UN PERFIL FARMACOCINÉTICO MEJORADO Y LA REDUCCIÓN DE EFECTOS COLATERALES”, fue presentada el 8 de abril de 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, proceder a la interpretación, no de las disposiciones invocadas sino de las normas sustanciales aplicables, cuales son las que corresponden a los artículos 1 y 4 de la citada Decisión, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y que también forman parte del ordenamiento jurídico comunitario.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 14/03/2006 11.44 I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de patente de invención, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. No obstante, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad GACETA OFICIAL procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

II. De la invención. De los requisitos de patentabilidad en general. En el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695).

También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”.

Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer.

En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado” (OTERO LASTRES, José Manuel: op. cit.). Por su parte, el Tribunal ha dicho que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, 14/03/2006 12.44 como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” (Sentencia dictada en el Proceso N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar, en los artículos 1 a 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos de patentabilidad, y por delimitar, en términos negativos, en los artículos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente. En efecto, en lo que concierne a las invenciones, de producto o de procedimiento, el artículo 1 de la citada Decisión de la Comisión ha establecido que su patentabilidad se halla sometida a los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

A título de referencia, cabe citar el criterio de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según el cual la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del GACETA OFICIAL estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla. En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado varios principios: “(i) Reglas generales de interpretación;

(ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita;

(xii) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio relativo a las “combinaciones en un documento anterior”, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001).

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios. III. Del nivel inventivo De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 344, una invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica.

El experto medio deberá poseer experiencia y estar provisto de un saber general en la materia técnica correspondiente, así como de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. En este contexto, hay lugar a citar de nuevo, a título de referencia, el criterio de las Cámaras de Recursos, según el cual los manuales y obras básicas deben formar parte de los conocimientos generales del experto medio.

Por tanto, la publicación de una información en tales obras haría presumir iuris tantum el conocimiento previo de aquélla y de los conocimientos generales del experto (Office européen des brevets, op.cit.). 14/03/2006 13.44 A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. La doctrina ha señalado que, si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar el nivel inventivo (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos;

GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho Español de patentes”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87). El Tribunal ha manifestado sobre el particular que “uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 428, del 16 de abril de 1999).

Para analizar la existencia de nivel inventivo, procede hacer referencia ilustrativa al método adoptado por las Cámaras de Recursos, llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, op.cit.).

GACETA OFICIAL A partir de la decisión adoptada en el caso T506/95, las Cámaras han establecido que el estado de la técnica más próximo es aquel que resulte más apropiado para alcanzar el objetivo logrado por la invención, y no únicamente aquel que contenga parecidos estructurales a la solución dada por la invención. A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración. Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, citadas siempre a título referencial, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.).

En definitiva, “Tal y como lo establece Gómez Segade (obra citada) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitati- 14/03/2006 14.44 vo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, ya citada).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º La invención, de producto o de procedimiento, constituye una obra creadora que provee solución a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ámbito de la industria, procura la obtención de un resultado útil.

La invención de producto se materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfacción a una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invención de procedimiento consiste en una serie de operaciones que inciden sobre una materia y se encaminan a la obtención de un objeto o de un resultado. En todo caso, la invención deberá constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la industria. 3º La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los GACETA OFICIAL términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. 14/03/2006 15.44 vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no habría lugar a exigir la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en la actividad productiva o de servicios. Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 4° La invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica.

El experto medio deberá hallarse provisto de experiencia, de un saber general en la materia técnica de que se trate, y de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 14/03/2006 16.44 PROCESO Nº 123-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 56 y 58, literal f, de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Caso: marca “SALSALIÑA”. Expediente: N° 2003-00166-01 (8970). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, 31 de agosto del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 135 (literal b) y 136 (literal a) de la Decisión 486”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 28 de julio de 2005; así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “El 13 de mayo de 1985, ALIMENTOS EL CHEF LIMITADA (hoy ALIMENTOS DON MAGOLO LIMITADA) presentó solicitud de registro de la marca SALSALIÑA para distinguir café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, productos de la Clase 30 Internacional …”, que “Dentro del término legal FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. presentó demanda de observaciones”; que “Mediante Resolución 8232 de 18 de marzo de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia declaró infundadas las observaciones formuladas por la actora y concedió el registro de la marca SALSALIÑA, Clase 30 Internacional, solicitada por ALIMENTOS DON MAGOLO LIMITADA, por considerar que no se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 …”; que “Interpuestos los recursos de reposición y apelación, la División de Signos Distintivos, al decidir el de reposición, reiteró que la marca solicitada no se encontraba incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad, y concedió el recurso de apelación”; y que “Mediante Resolución 37266 de 2002 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución 8232 de 2002”. 1.2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación de “los artículos 135 (literal b) y 136 (literal a) de la Decisión 486”, argumentando al efecto que “Según el literal a) del artículo 136 … no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos y servicios o para productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación … Al concluir la Administración que entre las marcas SALSALIÑA (solicitada) y SALSINA (registrada) no existen semejanzas susceptibles de inducir al público a error violó por falta de aplicación esta norma, pues el signo solicitado está incurso en las causales de irregistrabilidad … En efecto: la expresión SALSALIÑA (solicitada) carece de distintividad, elemento indispensable para ser registrada como marca, pues es similar en su aspecto ortográfico, visual, fonético y conceptual a la expresión SALSINA … La Administración sostiene que la expresión SALSALIÑA presenta más consonantes que SALSINA ubicadas de forma diferente, característica que per- GACETA OFICIAL mite su coexistencia en el mercado.

Se observa que SALSALIÑA solo tiene una consonante más que SALSINA (la letra L) que no le imprime distintividad a la expresión y lo único que pretende es confundir al público consumidor”; que “El consumidor al observar las expresiones SALSINA y SALSALIÑA para productos de la clase 30, de manera sucesiva, no tendrá capacidad de diferenciar entre una y otra porque realizando un análisis mental detallado pensará que la nueva expresión es otra línea de los productos que provienen de un mismo empresario que ya conoce”; que “La marca registrada SALSINA está compuesta por siete (7) letras, seis (6) de las cuales reproduce SALSALIÑA. La letra que no se reproduce es la N que fue cambiada por la letra Ñ.

Entonces, es evidente la confundibilidad entre las letras Ñ y N y la poca diferenciación visual”; que “En consecuencia, la Administración debe proteger no solo al público consumidor sino al empresario frente a una simple duda de que la expresión que se pretende registrar pueda ser confundida con una marca registrada que le confiere un derecho adquirido, que prevalece sobre una mera expectativa del tercero solicitante del nuevo registro”; que “Desde el punto de vista fonético, las marcas se pronuncian de forma similar pues su composición ortográfica es casi idéntica, poseen una idéntica sílaba inicial SAL y las terminaciones de una y otra INA e IÑA son similarmente confundibles.

A lo anterior se suma que la sílaba tónica de las dos expresiones es la penúltima y que la ubicación de las consonantes y las vocales de las mismas es casi idéntica”; que “En relación con el aspecto conceptual o semántico, la jurisprudencia ha reconocido que es un factor esencial de utilización para ponderar el grado de semejanza de las marcas, y es el elemento primario, la dimensión y característica de la marca denominativa”; que “En este caso, al público consumidor le será muy difícil hacer una clara diferenciación entre las dos expresiones de fantasía, sobre todo si la marca SALSINA (registrada) se encuentra contenida en la marca SALSALIÑA (solicitada)”; que “Sobre este aspecto la doctrina y la jurisprudencia han sido claras en afirmar que por carecer la expresión de fantasía de un contenido conceptual, el público consumidor (que aquí no es especializado) deberá aprehender mentalmente la expresión para luego aplicarla o relacionarla con los productos que desea adquirir.

Así, si al público consumidor se le presenta en el mercado otra expresión de fantasía que carece de poder distintivo frente a 14/03/2006 17.44 la marca que ya se encuentra posicionada y que por su calidad y publicidad se ha fijado en la mente del consumidor, lo más seguro es que incurra en error y adquiera dicho producto pensando que es el mismo que ha venido comprando o que procede del mismo empresario”.

El consultante también informa que, según el actor, “El literal b) del artículo 135 de la Decisión establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad … Esta norma fue violada por falta de aplicación porque la marca SALSALIÑA carece de distintividad y es incapaz de distinguir en el mercado los productos de ALIMENTOS DON MAGOLO LIMITADA respecto de aquellos distinguidos por la marca SALSINA de la actora”; que “La jurisprudencia y la doctrina han sostenido que en el estudio de confundibilidad de dos marcas en conflicto deben tenerse en cuenta sus semejanzas y no sus diferencias.

La Superintendencia erró al hacer la comparación de las marcas, pues le dio relevancia a las diferencias mas no a sus semejanzas. De haber realizado el estudio de manera contraria, claramente concluiría que SALSALIÑA presenta semejanzas gramaticales, conceptuales, gráficas y auditivas con la marca SALSINA de la actora”; y que “En conclusión: SALSALIÑA no puede ser registrada como marca pues se confunde con SALSINA, induciendo al público consumidor a error con respecto al origen de los productos”.

El Tribunal observa además que, según la demanda, “No es explicable como el fallador afirma tan categóricamente que la expresión SALSALIÑA posee más consonantes y no sólo eso, sino que las mismas están ubicadas de diferente manera ofreciendo diferencias claras en el campo fonético. Valdría la pena recordar a la Administración que estamos frente al cotejo de la expresión SALSALIÑA y la marca SALSINA”; que “La Administración al hacer el estudio comparativo de las expresiones en conflicto incurrió en error al buscar en ellas únicamente sus diferencias y no sus semejanzas”; y que “… la Administración procedió equivocadamente al desmembrar las expresiones en conflicto para proceder a su comparación, cuando las marcas deben ser analizadas en su conjunto”. 2.

Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio argumenta, a juicio del consultante, que “… si- GACETA OFICIAL guiendo los lineamientos y criterios jurisprudenciales y legales, y efectuado el examen conjuntual de las marcas en conflicto, estas no presentan similitudes pues poseen elementos distintivos de orden gráfico, fonético y auditivo suficientemente diferenciadores, adicionándose a ello la diferencia conceptual”; que “SALSALIÑA, Clase 30, tiene suficiente fuerza distintiva, pues al efectuarse el examen en conjunto de los signos, resultan suficientemente distintivos y no pueden inducir al público consumidor a confusión sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial”; que “Entre las expresiones SALSALIÑA (solicitada) y SALSINA (registrada) los elementos gráficos, ortográficos y fonéticos son bien diferenciados que los hace suficientemente distintivo (sic) frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”; que “Además, la marca solicitada consta de tres expresiones, mientras que la registrada tiene una sola; cada una cuenta con un contenido conceptual propio que contribuye a hacer más acentuadas y destacables sus diferencias”; que “Para que se presente el riesgo de confusión que exige la causal de irregistrabilidad es preciso que concurran dos circunstancias: que exista identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético entre las marcas y que el alcance de su cobertura sea el mismo, esto es, los productos o servicios que identifican cada una de las marcas, pues el principio de especialidad limita la protección de una marca a los productos o servicios especificados en el registro.

Este alcance o cobertura es determinante al momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, y limita la irregistrabilidad a aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios relacionados en alguna medida. En consecuencia, en este caso no concurren simultáneamente estos dos elementos para que pueda alegarse una causal relativa de confundibilidad”; que “Al efectuarse el análisis de confundibilidad en conjunto, con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, se observa que la marca solicitada está estructurada por seis letras cuya composición es diferente respecto de la marca opositora, sin que coincidan en la estructura vocálica, en la terminación ni en la sílaba que le da su respectiva acentuación”; que “En este caso, la sílaba tónica de los signos confrontados está compuesta por diferentes letras y mal puede alegarse confundibilidad o coincidencia respecto de la sílaba tónica”; que “Al 14/03/2006 18.44 existir diferencias fonéticas, gráficas, ortográficas y visuales entre las marcas SASALIÑA (sic) y SALSINA, estas pueden coexistir de manera pacífica en el mercado y, por tanto, la marca solicitada es registrable para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 Internacional”; y que “Por tanto, los actos administrativos expedidos se ajustan a derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son “los artículos 135 (literal b) y 136 (literal a) de la Decisión 486”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 151 y 152 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de registro como marca del signo “SALSALIÑA” fue presentada el 13 de mayo de 1985, esto es, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no procede la interpretación de las disposiciones invocadas sino la de las normas sustanciales aplicables que también forman parte del ordenamiento comunitario, cuales son las que corresponden a los artículos 56 y 58, literal f, de la citada Decisión, así como la de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (…) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

(…)”. Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas discipli- 14/03/2006 19.44 nadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. No obstante, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de GACETA OFICIAL determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

II. De los requisitos para el registro de un signo como marca El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no define el concepto de marca, pero establece los requisitos que debe reunir todo signo para ser registrado como tal: la novedad, la visibilidad y la suficiente distintividad. De cumplir el signo con estos requisitos, habrá lugar a identificar y distinguir por su intermedio, en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio de que se trate.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. En lo que concierne a los requisitos exigidos por la Decisión 85 para el registro de un signo como marca, el Tribunal ha hecho las siguientes precisiones: En primer lugar, la novedad configura un requisito que pretende impedir que el signo se limite a describir las características de los productos o servicios que constituyen su objeto, así como que sea confundible con otro signo que se encuentre ya registrado, o que haya sido solicitado con anterioridad para registro, o que haya sido solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad.

La novedad del signo no presupone pues su inexistencia previa, pero sí la exigencia de no encontrarse en uso, por parte de un tercero, para identificar y distinguir productos o servicios comprendidos en la misma clase. El Tribunal ha declarado sobre el particular que “La novedad y originalidad, que se exige tam- 14/03/2006 20.44 bién a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas y así lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente’ (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).

Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” (Sentencia dictada en el expediente Nº 09-IP-94, del 24 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 180, del 10 de mayo del mismo año, caso “DIDA”).

En segundo lugar, la Decisión 85 exige que el signo sea visible, esto es, que pueda ser captado a través del sentido de la vista e identificado por los consumidores o usuarios de los productos o servicios que pretende amparar. Por ello, se consideran signos visibles aquellos que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

A contrario, este requisito descarta que, a la luz de la citada Decisión, los signos exclusivamente auditivos, táctiles u olfativos, puedan ser objeto de registro. Y, en tercer lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Al respecto el Tribunal ha señalado que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base GACETA OFICIAL fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

En resumen, del citado artículo 56 se desprende, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si éste no cumple con los requisitos acumulativos que la disposición citada prevé en forma expresa. III. De los signos evocativos y de fantasía En el ámbito de los signos denominativos, el signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha declarado a este respecto que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”). 14/03/2006 21.44 gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 398, del 22 de diciembre de 1998, caso “SALTIN etiqueta”).

IV. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. El artículo 58 de la Decisión 85 consagra varias prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en su literal f, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca anteriormente solicitada para registro, o previamente registrada, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, si, además, está destinado a proteger productos o servicios comprendidos en la misma clase.

A propósito de esta norma, el Tribunal ha señalado que “La prohibición del registro de signos confundibles protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-95, de 19 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “LAURA ASHLEY”).

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Por lo demás, la norma no exige que el signo pendiente de registro induzca a confusión a los consumidores o usuarios, toda vez que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Por su parte, las denominaciones de fantasía, a juicio del Tribunal, “… implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o de un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o GACETA OFICIAL solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, y si éstos se destinan a proteger productos o servicios de la misma clase, de modo que, de conformidad con la citada Decisión, el signo pendiente será registrable, así sea confundible, si está destinado a amparar productos o servicios correspondientes a una clase diversa.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta en especial los que fueren distintivos y dominantes.

Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del 14/03/2006 22.44 administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, de 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, de 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, en la medida en que el orden de tales letras, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas que se forman por una o varias letras, al ser pronunciadas, emiten sonidos que varían según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. GACETA OFICIAL En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

A objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En el caso de autos, sin embargo, el criterio a tomar en cuenta, visto el tenor de la norma aplicable, es la pertenencia de los productos a una misma clase del nomenclátor o a clases distintas. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos 14/03/2006 23.44 previstos en el artículo 56 de la Decisión 85, si no se halla incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 58 eiusdem. 3° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 4º De conformidad con el artículo 58, literal f, de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, o con un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, para productos o servicios pertenecientes a la misma clase.

A los efectos de establecer si existe riesgo de confusión, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 5º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos ortográfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, GACETA OFICIAL 14/03/2006 24.44 deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Mónica Rosell Medina SECRETARIA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 124-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134, 135, literal b, 136, literal a, 150 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA C.I. Caso: marca “HERBAMIELITO (mixta)”. Expediente: N° 2002-00347 (8338). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, 31 de agosto del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de “La Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 28 de julio de 2005; así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “El 23 de febrero de 2001 la sociedad Labo- ratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cía S. en C.S., presentó formulario único ante la Superintendencia de Industria y Comercio con el objeto de que se concediera el registro de la marca mixta HERBAMIELITO”; que “La División de Signos Distintivos concedió el 17 de mayo de 2002, el registro de la marca HERBAMIELITO para distinguir productos de la Clase 5ª de la Calificación Internacional de Niza”; que “La Sociedad NATURE’S BLEN (sic) DE COLOMBIA LTDA. C.I., solicitó el registro de la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND al cual se opuso la sociedad Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cía S. en C.S y por tanto se acudió al Consejo de Estado a fin de determinar a cual de las partes le asiste la razón”; que “La marca mixta HERBAMIELITO es el diminutivo de la marca HERBAMIEL y por este motivo dicho registro debe ser anulado ya que en la clase 5ª no puede ser registrada dado que en la actualidad existe un litigio del cual se precisó en el punto anterior y por lo tanto la explotación comercial de esta marca conduciría el (sic) público a error, porque GACETA OFICIAL la marca HERBAMIELITO significa ser derivado de HERBAMIEL que es el producto cuyo proceso ya se inició”; que “Autorizar la inscripción de la marca HERBAMIELITO atentaría gravemente contra las normas de la Comunidad Andina de Naciones, según las cuales se induciría al público a error por adquirir un producto que tiene en su etiqueta el diminutivo de un nombre cuyo proceso se encuentra en controversia”; que “La sociedad Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cía S. en C.S. al inscribir la marca mixta HERBAMIELITO esta induciendo a error porque la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND en la actualidad es explotada comercialmente por la sociedad NATURE’S BLEND”; y que “La marca HERBAMIELITO debe ser sacada del mercado hasta que se decida sobre la controversia jurídica originada en la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND”.

Observa el Tribunal que, en el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se argumenta que “… la sociedad Nature’S (sic) Blend de Colombia Limitada C.I ahora demandante no presentó observaciones contra la solicitud de registro de la marca ‘HIERBAMIELITO’ (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente, ni interpuso los recursos que eran procedentes dentro de la vía gubernativa”; y que “de conformidad con lo previsto en la resolución 01517 del 22 de enero de 2002 la sociedad Nature’s Blend de Colombia Ltda. C.I, no es titular del registro de la marca ‘HERBAMIEL NATURE’S BLEND’ para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente”.

En el escrito de contestación a la demanda presentado por el “apoderado especial de la sociedad LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCIA E HIJOS S. EN C.S., tercero interesado en el proceso de la referencia”, se alega que “La oposición presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio por la sociedad que represento … fue admitida y mediante resolución 1517 del 28 de enero de 2002 resuelve declarar fundada dicha oposición y negar el registro de la marca mixta HERBAMIEL NATURE’S BLEND a la sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA Ltda., para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª internacional.

El argumento básico para concluir la parte resolutiva emitida por esta Super- 14/03/2006 25.44 intendencia es la relación existente entre los productos naturales de la clase 31ª amparados por el registro previo de mi representada con la marca HERBAMIEL y el registro pretendido por la sociedad actora HERBAMIEL NATURE’S BLEND para productos naturales de la clase 5ª … En efecto, la marca HERBAMIEL de mi representada fue solicitada el 3 de noviembre de 1995 y la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND de la sociedad demandante fue presentada el 12 de febrero de 2001, seis años después”; que el argumento de la parte actora de que “HERBAMIELITO lleva el diminutivo de la marca HERBAMIEL … NO ES UN HECHO, es una apreciación personal del apoderado de la parte demandante … primero en el tiempo, existe una solicitud de la marca HERBAMIEL por parte de mi representada que fue presentada seis (6) años antes de la solicitud de la parte actora y se concedió favorablemente y actualmente se encuentra vigente …”; que “es la empresa Nature’s Blend la que busca confundir al consumidor, haciéndole pensar que está adquiriendo los productos de mi apoderada – Herbamiel y Herbamielito – los cuales gozan de un gran prestigio en el mercado”; y que el argumento del demandante de que “Autorizar la inscripción y la explotación económica de la marca HERBAMIELITO atenta en forma grave contra nuestro actual ordenamiento … NO ES UN HECHO.

No tiene fundamento legal. La sociedad demandante no tiene ningún derecho vigente sobre la marca HERBAMIELITO, para amparar productos naturales … Por lo tanto, no puede explotar económicamente una marca previamente amparada por mi representada pues carece cualquier (sic) derecho”. 1.2. Cuestión de derecho Informa el consultante que la parte actora apoya “los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda” en lo siguiente: “… en la Decisión 486 de la Comunidad Andina se establece plenamente cuales son los deberes y derechos que tienen los comerciantes al momento de solicitar la inscripción de un registro marcario”; que “… estas normas disponen una serie de obligaciones para la Entidad encargada de vigilar los registros de marca, por lo tanto en el caso colombiano la Suoperintendencia (sic) de Industria y Comercio sería la llamada a corregir la equivocación cometida”; que “… ante el hecho de que dicha entidad inobservó esta obligación le corresponde al Consejo de Estado decidir sobre la permanencia o no de la marca mixta GACETA OFICIAL HERBAMIELITO en el mercado”; y que “… hasta tanto no se resuelva la controversia por la concesión de la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND no puede ser decidida la concesión de la marca HERBAMIELITO, por tratarse como es obvio del diminutivo de la marca HERBAMIEL”.

El Tribunal observa que, en la demanda, se alega que “… en la clase 5ª la única Sociedad que solicitó previamente la inscripción de la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND fue la Sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA C.I.; por consiguiente no es posible la concesión del diminutivo de una marca parecida, porque además de que el público consumidor se confunde, se estaría presentando una explotación irregular de un diminutivo de una marca que no corresponde a quien solicitó el registro de la marca mixta HERBAMIELITO.

La marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND, no es de propiedad de la Sociedad PRODUCTOS NATURASOL y por tanto cualquier solicitud que se haga sobre nombres similares o parecidos, constituye una explotación irregular para inducir al público consumidor directamente a error”. 2. Contestación a la demanda 2.1. En el citado escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se sostiene que “… efectuado el correspondiente examen de registrabilidad por la oficina nacional competente no se encontró que la marca antes mencionada estuviera incursa en las causales de irregsitrabilidad (sic), especialmente en la descrita en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 …”; que “… la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, que según el sistema comunitario andino es constitutivo y no declarativo de tal derecho.

Registrada la marca el titular adquiere el derecho al uso exclusivo que le permite a su titular ejercerlo positivamente o le faculta la posibilidad de prohibir que otros utilicen el signo (ius probandi) consagrado en las prescripciones del artículo 154 de la Decisión”, y que “… es evidente que dentro del régimen comunitario andino sobre propiedad industrial, la única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la del registro ante la oficina Nacional Competente, excepcionalmente se dan privilegios a quien la solicitó por primera vez en el tiempo, no siendo por tanto de recibo en cuanto a que sobre una marca no 14/03/2006 26.44 registrada se tienen los mismos derechos que posee un titular legítimo sobre una marca debidamente registrada”. 2.2.

El apoderado especial de la sociedad LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCIA E HIJOS S. EN C.S. argumenta por su parte, en el escrito de contestación, que “… dentro de los términos previstos y con la posibilidad de hacerlo, la parte actora no presentó oposición alguna que pueda desvirtuar el registro de la marca … si la marca HERBAMIELITO se concedió teniendo en cuenta la marca HERBAMIEL de la clase 5ª, ésta última también fue concedida a la sociedad que represento.

En efecto, una primera solicitud de la marca HERBAMIEL de mi representada fue presentada seis (6) años antes de la solicitud de la parte actora y se concedió favorablemente para cubrir protección para productos agrícolas como son los naturales de la clase 31ª … Mismos productos naturales que la parte actora pretendió amparar. Adicional al registro de la clase 31ª, la marca HERBAMIEL fue presentada posteriormente para la clase 5ª y fue publicada en Gaceta 503, donde la parte actora nunca presentó oposiciones o recursos y sobre la cual, posteriormente se emitió la resolución de concesión número 23356 el 25 de julio de 2002, con número de certificado 254556 vigente hasta 13 de septiembre de 2012 a favor de mi representada.

De igual forma, se concedió la marca HERBAMIELITO en la clase 5ª a nombre de mi representada, Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García e Hijos S. en C.S., mediante resolución 14996 del 17 de mayo de 2002 para la clase indicada … Es importante aclarar que sobre esta última solicitud, la parte actora nunca presentó oposición o recurso alguno contra la actuación administrativa que concede el registro.

De haberlo hecho, de todos modos muy seguramente la Superintendencia de industria (sic) y Comercio también habría favorecido la concesión toda vez que en el tiempo, mi apoderada es la primera en el uso y deposito (sic) de la marca raíz HERBAMIEL para productos naturales”; que el alegato de que “… la sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I. tenía inscrita la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND … es falso ya que la marca HERBAMIEL fue concedida a la sociedad que represento, como se mencionó anteriormente”; que si bien existe la disposición de “… la Decisión 486 en el Artículo 146 … La parte actora, nunca presentó oposición o recurso y la Superintendencia GACETA OFICIAL de Industria y Comercio actuó según las normas previstas en los ordenamientos legales pertinentes”; que “No existió entonces ninguna violación a norma legal alguna, ni mucho menos indebida interpretación que fundamente la presentación de la acción en estudio”; que “… a la fecha, la sociedad demandante no tiene ninguna marca concedida con el signo HERBAMIEL o HERBAMIELITO en las clases 31ª o 5ª de la Clasificación internacional de Niza para productos naturales”; que “… limitándonos al estudio de los argumentos presentados por el actor en su demanda, no existe ningún fundamento fáctico o jurídico que fundamente la presentación de la acción iniciada, diferente al descontento del actor con una decisión que es contraria a sus oscuros intereses, pero acorde a derecho …”.

El tercero interesado agrega que, en cuanto a la “RELACIÓN DE PRODUCTOS (…) Es claro que en el caso en estudio los productos naturistas se expenden y utilizan los mismos canales de comercialización usados por los productos de la Clase 5ª para los cuales se pretende el registro del signo NATURE’S BLEND HERBAMIEL”; que “Los productos que nos ocupan al ser de la misma especie, utilizan los mismos medios de publicidad para llegar al público que conforma su mercado objetivo”; que “En el caso que nos ocupa es claro que los productos de la clase 31, entre otros las algas para la alimentación humana y animal, los frutos almendrosos, las cortezas de árboles, los estados naturales de algunas plantas comestibles, las castañas, la cebada, los hongos y el micelio de los mismos, el enebro, el lúpulo, la ortiga, las raíces y semillas de algunas plantas, el germen de trigo, el salvado, el extracto de eucalipto, el propóleo y en el caso específico que nos ocupa el polen constituyen en si mismos productos naturistas, conocidos por sus cualidades curativas y terapéuticas y que en muchos casos son usados como terapias conjuntas con las terapias basadas en medicamentos de origen puramente químico de la Clase 5ª y en otros casos estos mismos pro-ductos constituyen el origen de los principios activos de algunos medicamentos”; que “Es claro que tanto los productos de la clase 5ª como los productos para los cuales se obtuvo protección mediante el registro de la marca mixta NUTRASOL HERBAMIEL en la Clase 31 … tienen por fin último la prevención y combate de enfermedades que afectan la salud humana”; que “Para el caso que nos ocupa la finalidad última de unos y otros productos es 14/03/2006 27.44 indudablemente la lucha contra la enfermedad”; que “… la intercambiabilidad entre los productos objeto de análisis es evidente y tan extrema que existen personas que no usan productos químicos para atender sus dolencias, sirviéndose para el efecto única y exclusivamente de productos naturistas de la clase 31ª …”; y que “… es posible reconocer la usurpación marcaria con la existencia de una conexión competitiva entre los productos naturistas para los cuales se concedió el registro de las marcas de mi representada y aquellos para los cuales se solicitó una marca idéntica por la sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA C.I.”.

Finalmente, el tercero interesado fundamenta su contestación “en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 y SS. Y en las demás normas complementarias pertinentes”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es “La Decisión 486 de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la Decisión cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 111 y 112 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de la Decisión sometida a consulta, el Tribunal estima que procede su interpretación. Sin embargo, vista la falta de mención de las disposiciones específicas a interpretar, integrantes de la Decisión citada, este Órgano Jurisdiccional, en ejercicio de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, se limitará a la interpretación de los artículos 134, 135, literal b, 136, literal a, 150 y 154 de la Decisión 486, cuyos textos son del tenor siguiente: GACETA OFICIAL “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 14/03/2006 28.44 “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. I. La marca y sus elementos constitutivos.

Requisitos de un signo para ser registrado como marca. c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;

(…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio de que se trate.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. Según la enumeración no exhaustiva también prevista en el citado artículo 134, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 465).

Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Dicho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la GACETA OFICIAL doctrina se sostiene, por otra parte, que “… es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva” (OTERO LASTRES, José Manuel: “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a, de la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.

La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

A título de referencia, cabe citar el criterio de la jurisprudencia europea, según la cual, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

Este Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo 14/03/2006 29.44 de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.

II. De los signos denominativos y mixtos En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. Y las segundas, las marcas mixtas, se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: GACETA OFICIAL “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.

En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240).

III. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión o de asociación. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 136, literal a, no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda constituir un riesgo de confusión o de asociación. Del texto de la disposición citada se desprende además que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca en confusión o asociación a los consumidores o usuarios, puesto 14/03/2006 30.44 que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. El Tribunal ha precisado que el texto en referencia “… dispone prohibiciones de carácter relativo, basadas en derechos anteriores de terceras personas, los cuales podrían verse afectados por el registro de un nuevo signo como marca …” (Sentencia dictada en el expediente N° 18IP-2003, del 7 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 947, del 16 de julio del mismo año, caso “BON O BON”).

En cuanto al derecho de prioridad del titular de una marca, o de un signo solicitado con anterioridad para su registro como marca, el Tribunal ha manifestado que “se medirá en relación a la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo observado” (Sentencia dictada en el expediente N° 148-IP-2004, del 19 de enero de 2005, caso “CAROLINA”); y que “Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes … la doctrina y las normas comunitarias han desarrollado la institución de la ‘prioridad’, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en el derecho (Prior tempore, potior jure)” (Sentencia dictada en el expediente N° 144-IP-2004, del 26 de enero de 2005, caso “BIMBUÑUELOS”).

A fin de establecer si se configura o no el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca, o de un signo solicitado con anterioridad para registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, sea que éstos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. GACETA OFICIAL En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta. … dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo” (BERCOVITZ, Alberto: op. cit., p. 478).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión o de asociación, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de 14/03/2006 31.44 este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pueden incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se apli- GACETA OFICIAL can.

Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, del 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: op.cit., p. 475). En definitiva, el riesgo de confusión o de asociación puede presentarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

A objeto de verificar la existencia del citado riesgo, el examinador deberá tomar en cuenta también los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV. De las marcas farmacéuticas. Partículas de uso común. La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca que tiene por objeto el mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, en la salud de los consumidores, del riesgo de confusión que se suscite.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga 14/03/2006 32.44 una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; op.cit., pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. GACETA OFICIAL Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”).

Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos o partículas de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”).

V. Del procedimiento relativo al examen de registrabilidad de un signo como marca La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada y no temeraria a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos (artículo 146).

De haber oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas (artículo 148). De haber habido oposición, y de haber sido admitida, la oficina nacional competente, una vez vencidos los plazos previstos en el artículo 148, se pronunciará a su respecto y, tras el correspondiente examen de registrabilidad, decidirá acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo (artículo 150).

De no haber habido oposición, la oficina nacional también deberá llevar a cabo el correspondiente examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, por ser éste de carácter obligatorio, y pronunciarse, por medio de una Resolución motivada, acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo como marca. En efecto, en salvaguarda del debido proceso y del derecho a la defensa de las partes, la decisión deberá ser motivada, es decir, expresar las 14/03/2006 33.44 razones de hecho y de derecho que hayan inclinado a la oficina nacional a pronunciarse en uno u otro sentido.

El Tribunal ha dicho a este propósito que “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

VI. Del derecho al uso exclusivo de la marca El Tribunal reitera, en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquiera de los actos de aprovechamiento de la marca que se encuentran prohibidos por virtud de la Decisión en referencia. Sobre la posibilidad de obrar contra terceros, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse … al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ello se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, GACETA OFICIAL podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica.

El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2º En la comparación entre dos signos mixtos, o entre uno mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3° Sobre la base del principio de prioridad registral que deriva de la aplicación de la máxima “prior in tempore potior in iure”, en el supuesto de conflicto entre varias solicitudes de registro de un signo como marca, debe atribuirse trato jurídico preferente a aquella que se hubiese formulado válidamente con anterioridad a las demás. 4° Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre una marca, registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, y un signo pendiente de registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 5º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón es- 14/03/2006 34.44 pecial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6° La comparación entre un signo ya registrado como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y un signo pendiente de registro, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellos pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores.

Sin embargo, el Tribunal reitera que, si el signo ha sido confeccionado con elementos o partículas de uso general, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que forme parte de aquél y en la condición de signo de fantasía que logre constituir el conjunto marcario. 7° En el procedimiento de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, conforme a lo alegado y probado en autos. 8º El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquiera de los actos de aprovechamiento de la marca que se encuentran prohibidos por virtud de la Decisión 486.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 14/03/2006 35.44 Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Mónica Rosell Medina SECRETARIA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO PROCESO Nº 136-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134, 135, literal b, y 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad GALDERMA S.A. Caso: marca “FLORANEX”. Expediente: N° 2004-00172. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, 31 de agosto del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de los “artículos 134, 135, literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Maria Claudia Rojas Lasso, y recibida en este Tribunal en fecha 5 de agosto de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “La Sociedad GALDERMA S.A., titular de la marca XORANEX, registrada en clase 5, presentó oposición en contra de la solicitud de registro de FLORANEX mediante memorial el día 28 de marzo de 2003, argumentando que el signo solicitado FLORANEX, en clase 5, resulta confundible con la marca previamente registrada XORANEX …”; que “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió esta oposición por medio de la Resolución No. 18080 del 27 de junio de 2003, declaró fundada la oposición presentada por GALDEMAR S.A. y negado el registro de la marca FLORANEX, a nombre de Laboratorios Chalver de Colombia S.A. …”; que “El apoderado de LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 18080 de 2003”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 23423 de 27 de agosto de 2003, resolvió la reposición interpuesta y CONFIRMÓ la decisión contenida en la Resolución 18080 de 27 de junio 2003”; y que “Por medio de la Resolución No. 27917 de 29 de septiembre de 2003, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar lo decidido en la Resolución No. 18080 de 29 de septiembre de 2003”.

Observa el Tribunal que, según el texto de la demanda “El 3 de diciembre de 2002, la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distin- GACETA OFICIAL tivos, el registro de la marca FLORANEX para distinguir ‘Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, funguicida y herbicida’ de la clase 5 internacional”. 1.2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora, en su demanda, denuncia la violación “de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, argumentando al efecto que “la Superintendencia de Industria y Comercio … con la Resolución demandada violó los artículos mencionados, ya que no se aplicaron adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia, por las siguientes razones: 1.

La Superintendencia de Industria y Comercio … no realizó el examen de confundibilidad bajo las reglas de comparación entre marcas, prohijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Estos criterios de análisis de la posibilidad de riesgos de confusión entre dos signos, adquieren carácter más estricto respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud de las personas. 2.

Los actos administrativos demandados violan los artículos 134 y 135, literal b) de la Decisión 486 … por falta de aplicación, toda vez que concedieron el registro de una marca que no puede constituirse como tal porque no cumple con los requerimientos para serlo. Es decir, que la marca FLORANEX, a pesar de ser perceptible y susceptible de representación gráfica, no es distintiva por ser confundiblemente semejante a otra registrada con anterioridad (XORANEX)”.

El Tribunal observa además que, según la demanda, “en el cotejo marcario los signos deben estudiarse en su conjunto y no en las partes que los componen. Las resoluciones demandadas sostienen que la comparación de los signos se efectuó en conjunto y no fraccionando sus partes. Tal afirmación se contradice abiertamente al leer apartes de la Resolución que decide el recurso de apelación No. 27917 …”; que “… la oficina de Marcas está haciendo un fraccionamiento indebido del signo solicitado, para efectuar el cotejo de las marcas enfrenta- 14/03/2006 36.44 das”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio, fraccionó el signo solicitado en dos (2) palabras independientes concluyendo erróneamente que el registro de FLORANEX no conllevaría a riesgo de confusión. Al no comparar en su conjunto los signos enfrentados, la Oficina de Marcas, llega a la conclusión errada de que éstos no son confundibles y violó la primera y más elemental regla de comparación de signos, avalada y recomendada por los tribunales y la doctrina”; que “… el análisis practicado para establecer el riesgo de confusión y asociación en el caso de la comparación entre XORANEX y FLORANEX fue errado puesto que no se practicó respecto de la integridad de la marca solicitada”; que “La comparación de conjunto de FLORANEX y XORANEX muestra que existe similitud entre los signos y dicha similitud se acentúa en la medida en que se trata de signos nominativos, donde la primera impresión es visual, de acuerdo con la composición ortográfica y fonética por ser la voz la forma como el usuario demanda el producto distinguido con la marca”; que “… el signo FLORANEX copia la secuencia ortográfica de la marca previamente registrada … XORANEX, coincidiendo así mismo en la utilización de todas las vocales.

Al final de cuentas tenemos que los signos únicamente se diferencian en las consonantes iniciales de cada una”; que “XORANEX y FLORANEX tienen casi la misma longitud (7 y 8 letras respectivamente), el mismo número de sílabas (3 sílabas) y comparten la sílaba tónica (la última); adicionalmente, los signos en conflicto cuentan con las mismas consonantes y vocales con excepción de las primeras en cada una, ubicadas y distribuidas en igual forma dentro de las palabras, y la terminación de los signos es idéntica”; que “los signos tienen en común seis (6) de las siete y ocho (7 y 8) letras que los conforman … tienen la misma terminación ‘NEX’ … tienen la misma secuencia ortográfica de consonantes y vocales ORANEX … que en lo único que se diferencian XORANEX y FLORANEX es en las consonantes iniciales de cada uno de estos signos”; que “Las tres (3) últimas letras ‘NEX’ son coincidentes, dando lugar a que haya identidad en cuanto a la terminación de los signos”; y que “… la impresión de conjunto despertada por las mismas es confundible debido … a la coincidencia en cuanto a la mayor parte de la secuencia ortográfica (O – R – A – N – E – X) ya que únicamente se diferencian en las consonantes iniciales de una y otra”.

GACETA OFICIAL Agrega la parte actora que “El punto anterior se agrava si tenemos en cuenta que en las marcas farmacéuticas el cuidado y la rigurisidad (sic) al aplicar los criterios de comparación debe ser extremo”; que “La marca XORANEX … distingue productos farmacéuticos dermatológicos. Por su parte, la marca FLORANEX distingue todos los productos comprendidos dentro de la clase 5 internacional.

Así, existiendo reproducción por parte de la solcitiante (sic) posterior de algunos de los productos amparados por mi poderdante, la relación entre los mismos se encontraría probada”; que “… el consumidor promedio no cuenta sílabas ni verifica la presencia de letras o detalles diferentes entre signos, sino que se deja llevar por la impresión general de los mismos … es necesario resaltar que la forma de pedir los productos en las farmacias es de manera oral y que en muchas ocasiones dichos productos se venden sin receta médica, por lo que el más mínimo riesgo de confusión entre los signos debe dar lugar al rechazo del solicitado con posterioridad, puesto que al permitir el registro de signos confundibles se pone en peligro la salud humana”; que “Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por ellas identificados”; que “… son más las semejanzas que las diferencias entre los signos y éstas últimas no le otorgan a FLORANEX la distintividad necesaria para que los consumidores puedan distinguirla clara e inequívocamente de XORANEX …”; que “… se exaltaron las diferencias existentes entre las mismas, cuando la similitud general de los signos no está dada por la puntual diferencia existente entre los mismos (‘FL’ vs, ‘X’) sino por la semejanza de elementos e identidad en cuanto a la distribución de los mismos”; que “… en materia de semejanzas no existen las coincidencias, sino que las similitudes son producto del ánimo de lograr ventajas con la buena fama adquirida por la competencia”; que “… en un examen sucesivo resulta prácticamente imposible percibir y recordar las diferencias entre los signos, que se reducen a las consonantes iniciales X y FL en XORANEX y FLORANEX, respectivamente”; y que “FLORANEX es perceptible y susceptible de representación gráfica, sin embargo carece de la aptitud distintiva requerida para ser registrado como marca … las marcas XORANEX y FLORANEX son confundibles, por tanto la marca FLORANEX 14/03/2006 37.44 no tiene capacidad para distinguir productos dentro del mercado”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio argumenta, a juicio del consultante, que “… el acto administrativo acusado, no es nulo, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta las normas de carácter supranacional como aduce la parte demandante”; y que “… resalta lo dicho por el Tribunal Andino de Justicia en el proceso 13-IP-98, de acuerdo con el cual hay que observar la regla de la especialidad, ya que en este caso concreto la marca FLORANEX pretende amparar productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos entre otros y la marca XORANEX está registrada para distinguir productos dermatológicos”.

En el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se argumenta además que “debe tenerse en cuenta que el cotejo conjuntual y no fraccionado del cual habla el Tribunal, encuentra su excepción en las marcas farmacéuticas. De hecho, el Consejo de Estado, acogiendo los pronunciamientos que sobre el punto ha hecho el Tribunal Andino de Justicia, ha establecido que el examen que se haga de las marcas farmacéuticas es diferente.

Así pues, muchas de estas marcas están formadas por un prefijo o sufijo que se refiere por ejemplo al químico básico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar, los cuales guían al consumidor a identifican (sic) la naturaleza del producto comercializado”; que “Estos sufijos o prefijos son de uso común y por lo tanto, el examen debe hacerse no respecto al sufijo o prefijo, sino respecto a la otra parte de la palabra”; que “Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener para las marcas farmacéuticas, es decir operando de forma fraccionada y sin tener en cuenta La (sic) terminación o desinencia ANEX que como ya se dijo es de uso común, tenemos que la marca solicitada está estructurada por 8 letras, la marca registrada con 6 letras diferenciándose en el prefijo FLORA, la estructura visualmente se hace diferente”; que “De otro lado, en cuanto a las semejanzas o similitudes de los signos en el caso de las marcas farmacéuticas aunque la terminación y desinencia es la misma, las letras de las GACETA OFICIAL 14/03/2006 38.44 palabras y su prefijo no son semejantes y el elemento diferenciador que no las hace iguales ni semejantes y que, por tanto las hace diferentes, vuelve y se reitera, es el prefijo FLORA”; que “Resulta claro que al momento de realizar el examen de confundibilidad se debe excluir la partícula de uso común, es decir, NEX, y el análisis solo debe centrare (sic) entre XOR y FLORA, entre las cuales no existe confusión, por cuanto existen diferencias de orden gramatical, permitiendo la coexistencia de los signos en debate en el mercado”; que “… la conexidad entre los productos no puede fundamentarse en la finalidad de restablecer el estado de salud de forma genérica.

Por el contrario, debe entenderse que los productos farmacéuticos se pueden relacionar en la medida en que curen una condición física similar, de lo contrario absolutamente todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí”; que “… esta Superintendencia considera que el criterio que se debe aplicar en este caso es el de un consumidor especializado, quien será un profesional del área de la salud que podrá distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor le solicita”; que “… el consumidor que toma la decisión de que se va a consumir en este caso es el médico, quien no va incurrir (sic) en la confusión de efectuar la asociación de un origen empresarial, en tanto ‘el mercado objetivo’ al que se dirigen los productos identificados con las marcas en cuestión, contrario a lo que afirma el accionante es reducido y especializado”; y que “En cuanto a los canales de comercialización muy posiblemente la distribución de los productos que identifican estas marcas en cuestión no son de masiva distribución, en cuanto un consumidor medio no tendría acceso directo a el, sino a través de un expendedor especializado”.

Que las normas cuya interpretación se solicita corresponden a los “artículos 134, 135, literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”; 2.2. El consultante informa que “La Sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A., como tercero interesado, mediante apoderado manifiesta que los argumentos de la accionante GALDERMA S.A., no son de recibo para fundamentar el decreto de ilegalidad de las resoluciones que concedieron el registro de la marca FLORANEX para distinguir productos de la clase (5) quinta internacional, porque los elementos ortográficos conceptuales de ésta última, la dotan de total distintividad en los aspectos conceptuales, gráficos, ortográficos y fonéticos”.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 130 y 131 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal encuentra que procede su interpretación. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

GACETA OFICIAL f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. I. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio de que se trate.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. Según la enumeración no exhaustiva también prevista en el citado artículo 134, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumera- 14/03/2006 39.44 ción cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca.

Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Dicho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se sostiene, por otra parte, que “… es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva” (OTERO LASTRES, José Manuel: “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a, de la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.

La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

A título de referencia, cabe citar el criterio de la jurisprudencia europea, según la cual, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

Este Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca GACETA OFICIAL para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.

II. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión o de asociación. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 136, literal a, no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Del texto de la disposición citada se desprende además que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca en confusión o asociación a los consumidores o usuarios, puesto 14/03/2006 40.44 que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. A fin de establecer si se configura o no el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca, o de un signo solicitado con anterioridad para registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, sea que éstos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta. … dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España, 2003, p. 478).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión o de asociación, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

GACETA OFICIAL En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, 14/03/2006 41.44 publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pueden incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, ma-yor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, del 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 475).

En definitiva, el riesgo de confusión o de asociación puede presentarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. A objeto de verificar la existencia del citado riesgo, el examinador deberá tomar en cuenta también los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. GACETA OFICIAL 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. III. De las marcas farmacéuticas. Partículas de uso común. La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca que tiene por objeto el mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, en la salud de los consumidores, del riesgo de confusión que se suscite.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su 14/03/2006 42.44 esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O. A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos o partículas de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”). IV.

De los signos de fantasía A juicio del Tribunal, “Las denominaciones de fantasía … implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una GACETA OFICIAL palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 398, del 22 de diciembre de 1998, caso “SALTIN etiqueta”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica.

El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2° Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre una marca, registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, y un signo pendiente de registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 3º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 14/03/2006 43.44 4° La comparación entre un signo ya registrado como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y un signo pendiente de registro, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellos pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores.

Sin embargo, el Tribunal reitera que, si el signo ha sido confeccionado con elementos o partículas de uso general, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que forme parte de aquél y en la condición de signo de fantasía que logre constituir el conjunto marcario. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 14/03/2006 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú