Año XXIII - Número 1309 Lima, 20 de marzo de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 157-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de la disposición prevista en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 276 y 277 eiusdem.

Parte actora: sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY. Caso: patente de invención titulada “LÁMINA DE POLIÉSTER PARA EMPAQUE QUE SE ENCOGE Y SE SELLA AL VAPOR”. Expediente: N° 2003-00373-01 Proceso 201-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, con base en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: MILAC. Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Proceso interno Nº 2003-00202 Proceso 206-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: RUMATEX (mixta). Actor: PEGATEX LIMITADA. Proceso interno Nº 2003-00056 01 Proceso 213-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, e interpretación prejudicial de oficio del artículo 102 de la misma Decisión. Marca: SHE (mixta).

Actor: sociedad SHER S.A. Proceso interno Nº 8020-LP Proceso 217-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 5, 6, literal b), 7, literal e), y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 3854–97-ML. Actor: ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS, ALAFAR. Patente: “POLISACÁRIDOS BACTERIANOS POLIANIÓNICOS COVALENTEMENTE MODIFICADOS, CONJUGADOS COVALENTES ESTABLES DE TALES POLISACÁRIDOS Y PROTEINAS INMUNOGÉNICAS CON ESPACIADORES BIOGENÉRICOS Y MÉTODOS PARA PREPARAR TALES POLISACARIDOS Y CONJUGADOS Y DE CONFIRMACIÓN DE LA COVALENCIA” Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 20/03/2006 2.52 PROCESO Nº 157-IP-2005 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 276 y 277 eiusdem.

Parte actora: sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY. Caso: patente de invención titulada “LÁMINA DE POLIÉSTER PARA EMPAQUE QUE SE ENCOGE Y SE SELLA AL VAPOR”. Expediente: N° 2003-00373-01. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, doce de enero del año dos mil seis. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 44 de la Decisión 486 y 7º de la Resolución 701 de 2001”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 29 de agosto de 2005; y el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “Mediante Resolución 02 de 4 de enero de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio fijó las tasas para la tramitación de procedimientos relacionados con la propiedad industrial, estableciendo que una solicitud de patente tendría un costo de $608.000 para el año 2000, valor que incluía el costo del examen de fondo, pues para esa época la Administración no había discriminado ese concepto, según la facultad conferida por la Decisión 486 de la Comunidad Andina”; que “El 31 de enero de 2001 se presentó solicitud para la patente, acompañando el respectivo formulario el Recibo Oficial de Caja 3457 de 25 de enero de 2001 por valor de $608.000 para cubrir los costos”; que “Mediante Resolución 00701 de 30 de enero de 2001, que entró en vigencia el 3 de febrero siguiente, la Superintendencia estableció nuevas tarifas para los trámites de propiedad industrial, disminuyendo la tasa oficial para la presentación de solicitudes y fijando un precio para el examen de fondo, y derogó la Resolución 02 de 2000”; que “Por auto de 25 de abril de 2001, la División de Nuevas Creaciones requirió al solicitante de la patente para que complementara su solicitud en los aspectos técnicos y jurídicos.

Atendido este requerimiento el 19 de junio siguiente se ordenó la publicación de la solicitud en la Gaceta de Propiedad industrial 519 de 29 de agosto de 2002”; que “Mediante Resolución 6777, la Administración declaró abandonada la solicitud de patente tramitada en el expediente 100.071-01, argumentando la ausencia de petición de examen de fondo prevista en el artículo 44 de la Decisión 486, sin tener en cuenta que la tasa ($608.000) se había pagado cuando se presentó la solicitud y cubría la solicitud y el examen de fondo y, por tanto, no había lugar a un nuevo pago”.

Se argumenta en la demanda que “Por disposición expresa contenida en el artículo 8 de la Resolución 00701 de 2001, publicada en el Diario Oficial No. 44.314 del 2 de febrero de 2001, la misma sólo comenzó a regir a partir del 3 de febrero de 2001, es decir, con posterioridad a la presentación de la solicitud No. 01.007.101”. Según el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, “la solicitud de patente fue radicada ante este despacho el 31 de enero de 2001 y qué (sic) la etapa procesal del examen de fondo se surtiría con posterioridad a la fecha de la resolución número 00701 del 30 de enero de 2001 que fijó las tasas que por concepto de propiedad industrial deberían pagarse en ese año”; que “Es cierto que mediante la resolución 02 de 2000, el valor de una solicitud de patente tenía un monto de $608.000”; que “No obstante, no es cierto que dicho valor estuviera destinado a cubrir los costos de la solicitud y del examen de fondo, pues repetimos, dichas etapas procésales (sic) al tenor de lo dispuesto por la Decisión 486 son distintas, GACETA OFICIAL razón por la cual, el valor que se generó por concepto de examen de fondo, fue independiente, de acuerdo con la fecha en que se surtiría el correspondiente examen de fondo, esto es, a partir de la fecha en que entró en vigencia la resolución 00701 de 2001”; que “si el solicitante hubiera querido aplicar el valor presuntamente excedente en la solicitud, a la etapa del examen de fondo, ha debido hacer la petición en ese sentido, junto con la solicitud del examen de fondo, pagando el excedente correspondiente”; y que “el otro tema objeto del presente proceso y que la demandante no quiere admitir, es que la solicitante de la patente no realizó nunca la correspondiente solicitud de examen de fondo”. 2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación de “los artículos 44 de la Decisión 486 y 7º de la Resolución 701 de 2001”, bajo el argumento de que tales normas “establecen el trámite de la solicitud de patente y una vez publicado su extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el solicitante debe pedir, dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la publicación, que se proceda al examen de patentabilidad de la invención para lo cual deben pagarse las tasas oficiales correspondientes”; que “Las citadas normas son de carácter procedimental y su finalidad es el pago de la tasa oficial para proceder al examen de fondo.

La presentación de la solicitud de patente por su titular supone acogerse a los trámites necesarios para su concesión, lo que incluye el examen de fondo y en este sentido debe interpretarse la solicitud mientras no haya manifestación en contrario”; que “El solicitante pagó por anticipado, con la presentación de la solicitud, las tasas correspondientes al examen de fondo, luego no resultaba necesario efectuar un nuevo pago por este concepto”; que “La interpretación exegética que ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio es errónea y atenta contra el derecho sustancial; va en contravía de la finalidad de la norma y del principio de eficacia que debe inspirar los procedimientos administrativos, causándole un perjuicio injustificado al solicitante, pues hace nugatorio su derecho a que se le conceda el privilegio de exclusividad sobre la invención de su propiedad”.

En la demanda se sostiene además que “… la exigencia de que el solicitante se manifieste en dos oportunidades para el mismo propósito, carece de objeto jurídico”. 20/03/2006 3.52 A juicio del consultante, la Superintendencia de Industria y Comercio alega que “se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que el artículo 44 de la Decisión 486 establece que dentro del plazo de seis meses contados a partir de la publicación de la solicitud, independientemente de que se hayan presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable, y si omite este paso la solicitud caerá en abandono. En este sentido se pronunció la Superintendencia en la Circular Externa 10 de 2001”; que “De acuerdo con estas normas, es incontrovertible la afirmación de que son dos las etapas procesales originados (sic) en un trámite de solicitud de patente y, por ende, se ocasionan dos tasas distintas.

Una es el trámite de la solicitud al momento en que se radica y la otra, la solicitud de examen de fondo que genera una tasa independiente, distinta de la posibilidad de aplicar valores pagados. En consecuencia, no es cierto que el valor pagado estuviera destinado a cubrir los costos de la solicitud y del examen de fondo”; que “Si el solicitante hubiese querido aplicar el valor presuntamente excedente de la solicitud a la etapa del examen de fondo, debió manifestarlo al momento de presentar la petición del examen de fondo y pagar el excedente, pero no lo hizo”; que “Atendiendo a lo establecido en la disposición transitoria de la Decisión 486, la necesidad de pedir la realización del examen de patentabilidad se aplicará a las solicitudes de patente o de modelo de utilidad que a la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión no hubiesen sido publicadas, debiéndose adjuntar el comprobante de pago de la tasa establecida”; que “Si bien es cierto la Resolución 02 de 2000 no establecía la tasa para la solicitud de verificación del examen de fondo, el pago realizado no implicaba en manera alguna exoneración de solicitar dicho el (sic) examen; además, las deficiencias procedimentales en que incurrió el solicitante no pueden atribuirse a la Administración”.

La demandada sostiene además que “… en las constancias de publicación se le advirtió que debía hacer la solicitud del examen de patentabilidad sin que sobre este pronunciamiento el solicitante haya realizado ningún tipo de manifestación ni solicitud de aclaración alguna … El solicitante no se notificó personalmente por lo cual las notificaciones por edicto se surtieron en debida forma sin que el solicitante haya hecho uso del recurso de reposición establecido en la resolución … Los anteriores hechos de- GACETA OFICIAL muestran que la declaración de abandono se debió a reiteradas fallas procedimentales del apoderado de la parte actora y no a actuaciones arbitrarias o ilegales por parte de la administración”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en “los artículos 44 de la Decisión 486 y 7º de la Resolución 701 de 2001”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma contenida en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, al tiempo que, por la razón invocada, no tiene atribuida competencia para interpretar la norma nacional prevista en el artículo 7 de la Resolución 701 de 2001, emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 156 y 157 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, examinada la aplicabilidad de la disposición que forma parte del ordenamiento comunitario sometida a consulta, y visto que la solicitud de patente de invención “LÁMINA DE POLIÉSTER PARA EMPAQUE QUE SE ENCOGE Y SE SELLA AL VAPOR” fue presentada el 31 de enero de 2001, es decir, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal encuentra pertinente interpretar la norma invocada por el consultante, prevista en el artículo 44 de la citada Decisión; y además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, interpretar de oficio los artículos 276 y 277 eiusdem. 20/03/2006 4.52 Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”. “Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.

“Artículo 277.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión. Una vez iniciados los trámites ante la oficina nacional competente, las tasas no serán reembolsables”. I. Del procedimiento relativo al examen de patentabilidad de la invención El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular, y del poder que le atribuye para impedir que los terceros exploten sin su consentimiento el invento protegido, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente.

Los Capítulos III y IV de la Decisión 486 disciplinan un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente (artículo 33); una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple con los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; y, en caso afirmativo, procederá al examen de patentabilidad, a petición del solicitante, haya habido o no contradictorio, a cuyo efecto verificará si la invención cumple con los requisitos consagrados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, y si se encuentra incursa en las prohibiciones de patentabilidad que la Decisión contempla.

GACETA OFICIAL Dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud, o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina competente deberá publicarla —en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro— con miras a hacer del conocimiento colectivo el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad.

Dentro de los sesenta días siguientes a la publicación, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá formular oposición a la solicitud, por una sola vez, a objeto de desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite. La norma comunitaria exige que la oposición se presente debidamente fundamentada, y remite a la respectiva legislación nacional el establecimiento de sanciones contra quienes presenten oposiciones temerarias (artículos 40 y 42).

Caso de haberse presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que éste, si lo estima conveniente, formule alegatos, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, dentro de los sesenta días siguientes a su notificación, término que podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo plazo (artículo 43).

Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, el peticionario deberá solicitar, haya habido o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. De no requerirse este examen dentro del plazo establecido, se entenderá que la solicitud ha caído en situación de abandono (artículo 44). Si, pedido oportunamente el examen, la oficina nacional juzga que la invención no es patentable, o que no cumple con los requisitos sustanciales aplicables, lo notificará al solicitante, quien deberá responder dentro del lapso de los sesenta días siguientes, lapso prorrogable por treinta días más. De no haber respuesta oportuna, o de subsistir los impedimentos para la concesión de la patente, la oficina nacional la denegará (artículo 45).

De haber respuesta oportuna, la oficina competente podrá proveerse de elementos técnicos para juzgar en definitiva sobre la patentabilidad de la invención, motivo por el cual podrá requerir informes de expertos, o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, o de otras oficinas de propiedad industrial. También podrá requerir 20/03/2006 5.52 del solicitante la presentación, en un plazo máximo de tres meses, de documentos relativos a solicitudes extranjeras que se refieran, total o parcialmente, a la invención bajo examen.

La falta de presentación de tales documentos en el plazo fijado dará lugar a la denegación de la patente (artículo 46). De no haber habido decisión denegatoria por la razón mencionada, la oficina examinará el fondo de la solicitud y otorgará o no el título de la patente. Se trata de un examen de carácter obligatorio para verificar en definitiva si la invención cumple con los requisitos sustanciales de patentabilidad y si se encuentra incursa o no en una de sus prohibiciones.

De resultar favorable el examen definitivo, la oficina competente otorgará la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hubiesen sido aceptadas; y, de resultar desfavorable el examen, denegará el título (artículo 48). II. Del examen de patentabilidad a ser requerido por el solicitante.

Del abandono de la solicitud. Del tenor de la disposición prevista en el artículo 44 de la Decisión 486 se desprende el establecimiento de una carga adicional para el solicitante de la patente, cual es la de la iniciativa de un procedimiento dirigido al examen primero de patentabilidad de la invención, toda vez que se le exige, dentro del plazo fijado por la disposición citada, la formulación de una solicitud expresa al efecto.

La satisfacción de esta exigencia abre un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina nacional competente pronuncie un primer juicio acerca de la patentabilidad de la invención y sobre el cumplimiento de los requisitos para la concesión de la patente. De ser negativo este juicio, y una vez notificado, el procedimiento ofrece al solicitante la posibilidad de subsanar, en el plazo fijado por la Decisión, los defectos advertidos por la oficina nacional, con el objeto de obtener una decisión definitiva favorable, sin perjuicio de su facultad de pedir, en cualquier momento del trámite, la modificación de la solicitud (artículo 34), su conversión (artículo 35), división (artículo 36) o fusión (artículo 37), en los términos allí previstos, y hasta de retirarla.

GACETA OFICIAL En la doctrina española se precisa que “… aunque es cierto que la petición del … [examen] va a incrementar los gastos que ha de abonar el solicitante de una patente, no lo es menos que al tener en sus manos el informe el solicitante puede valorar la fortaleza potencial de la solicitud y, en su caso, reiterar o modificar la misma” (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y GÓMEZ SECADE, José Antonio: “La modernización del Derecho Español de patentes”.

Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 163). El procedimiento en referencia, abierto por virtud de la iniciativa del solicitante, culmina con un nuevo juicio de la oficina competente que, de no contar con la respuesta oportuna de aquél, o de subsistir los defectos de patentabilidad advertidos la primera vez, conducirá a la denegación de la patente.

Vistas las circunstancias que anteceden, procede establecer que la petición oportuna del examen sobre la patentabilidad de la invención constituye una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial. Por otra parte, la norma comunitaria deja a discreción de los Países Miembros la posibilidad de cobrar una tasa por la realización de dicho examen, de modo que es de su competencia la fijación del régimen que discipline el monto de la tasa y el procedimiento para su cobro.

Por esta razón, no corresponde al Tribunal de la Comunidad pronunciarse sobre la vigencia, en el caso, de las Resoluciones destinadas a fijar las tasas para la tramitación de los procedimientos relacionados con la propiedad industrial, ni sobre si el pago de la tasa fijada en la Resolución 02 del 4 de enero de 2000 cubre el valor del examen de fondo previsto en la Resolución 00701 del 30 de enero de 2001.

El Tribunal ha señalado sobre este particular que “la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos … Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 109-IP-2000, del 27 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 660, del 10 de abril del mismo año, caso “LA BELLA”). 20/03/2006 6.52 III.

De la supremacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. De los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A juicio del Tribunal, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 06-IP-93, de 17 de febrero de 1994, publicada en la G.O.A.C. Nº 150, del 25 de marzo del mismo año).

Por virtud del citado principio de primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad, y a propósito de la disposición prevista en el artículo 84 de la Decisión 85, según la cual los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en dicha Decisión pueden ser regulados por la legislación interna de los Países Miembros, el Tribunal ha declarado inadmisible “… que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión … pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.

Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 02-IP88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año). Además, el Tribunal ha señalado que los principios de primacía y aplicación directa del ordenamiento jurídico de la Comunidad “… no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias.

Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y GACETA OFICIAL particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran.

El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema del complemento mínimo indispensable para el desarrollo interno de la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-AI-99, del 12 de noviembre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 520, del 20 de diciembre del mismo año). En efecto, en cuanto a la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

Las consideraciones que anteceden permiten ratificar que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, según se desprende del artículo 276 de la citada Decisión, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

El establecimiento de tales restricciones debe ser objeto de norma comunitaria expresa, por lo que su falta de previsión no debe interpretarse como constitutiva de un asunto no comprendido en la citada Decisión. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 20/03/2006 7.52 III y IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; en caso afirmativo, haya habido o no contradictorio, procederá al examen de patentabilidad, a petición del solicitante, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos contemplados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones de patentabilidad; agotado el procedimiento, la oficina procederá al examen definitivo para otorgar o no el título de la patente: de resultar favorable el examen, la patente será otorgada; de resultar parcialmente desfavorable, el título será concedido para las reivindicaciones aceptadas; y de ser desfavorable, el título será denegado. 2º La iniciativa del procedimiento dirigido al examen primero de patentabilidad de la invención es de carga del solicitante, toda vez que la norma comunitaria le exige la formulación de una petición expresa al efecto, dentro del plazo fijado por la disposición prevista en el artículo 44 de la Decisión 486.

Se trata de una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial. La satisfacción de la exigencia activa un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina nacional competente pronuncie un primer juicio acerca de la patentabilidad de la invención, y brinda al solicitante la posibilidad de subsanar, en el plazo fijado por la Decisión, los defectos advertidos por la oficina competente.

El procedimiento culmina con un nuevo juicio de la oficina en referencia que, de no contar con la respuesta oportuna del peticionante, o de subsistir los defectos de patentabilidad advertidos la primera vez, conducirá a la denegación de la solicitud. La norma comunitaria deja a discreción de los Países Miembros la posibilidad de cobrar una tasa por la realización del examen de patentabilidad de la invención, de modo que es de su competencia la fijación del régimen que discipline el monto de la tasa y el procedimiento para su cobro.

CONCLUYE 1° La oficina nacional competente, en el marco del procedimiento establecido en los Capítulos 3° En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros GACETA OFICIAL 20/03/2006 8.52 no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también Mónica Rosell SECRETARIA Mónica Rosell Medina SECRETARIA PROCESO 201-IP-2005 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, con base en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: MILAC. Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Proceso interno Nº 2003-00202. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de enero del año dos mil seis. VISTOS: Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a “los artículos 34 y 59 del Código Contencioso Administrativo y 136 (literal h) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”, dentro del proceso interno Nº 2003-00202.

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante su El auto de 25 de noviembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los GACETA OFICIAL artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al Oficio Nº 1472 de 12 de septiembre de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos. 1.

Partes en el proceso interno Demandante es SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio. 20/03/2006 9.52 contenida en la Resolución Nº 22690 y concedió el recurso de apelación, sin embargo se hace notar que en esta Resolución incurre en el error de realizar la comparación entre el signo MALAS y la marca MILO.

El segundo fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio (E) que, por Resolución Nº 38235 de 28 de noviembre de 2002, revocó la decisión contenida en la Resolución impugnada, declaró fundada la oposición de la sociedad ABBOTT LABORATORIES, infundada la oposición presentada por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. y negó el registro del signo MILAC, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. 2.

Hechos 3. Fundamentos jurídicos de la demanda El 18 de diciembre de 1989 KIOTO LIMITADA presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de registro como marca del signo MILAC para distinguir productos comprendidos en la clase 30. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo).

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 408 de 26 de septiembre de 1996. ABBOTT LABORATOIRES y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. presentaron observaciones, la primera por similitud con su marca SIMILAC, para productos de la clase 5 y la segunda con base en su marca MILO, para productos de la clase 30.

Por Resolución Nº 22690 de 31 de octubre de 1996, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia del Industria y Comercio declaró infundadas las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca MILAC a favor de KIOTO LIMITADA para distinguir productos comprendidos en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

ABBOTT LABORATORIES y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la mencionada Resolución, el primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos quien, mediante Resolución Nº 28647 de 30 de agosto de 2002, confirmó la decisión La actora sostiene que se violaron los artículos 34 y 59 del Código Contencioso Administrativo.

Además indica que se violó el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 e indica que la marca MILO es notoriamente conocida y que esto “… se probó dentro del trámite administrativo …”, la actora indica cuales fueron las pruebas que presentó para probar la notoriedad de su marca y dice: “… las pruebas mencionadas anteriormente demostraban la notoriedad de la marca MILO, en clase 30, al tenor del artículo 228 de la Decisión 486 …”.

Sobre el literal b) del mencionado artículo 228 dice que “ … El uso de la marca MILO ha ocurrido de manera constante desde la fecha de su registro en 1949 y que dicho uso ha sido amplio y regular desde la fecha mencionada … el uso de la marca ha ocurrido en todos los departamentos de Colombia …” lo que “… demuestra que el uso de la marca MILO se ha extendido a todos los rincones de la geografía nacional”.

Respecto al literal c) del artículo 228 de la Decisión 486 indica que: “La amplitud de la promoción de MILO se demostró con el hecho de que la misma ocurrió a través de muchísimos medios tanto de comunicación masiva como de promoción a nivel de patrocinio de eventos deportivos…”. Indica también que la inversión creció en los últimos años y que “… el indiscutible reconocimiento de la marca por parte de los comerciantes y consumidores es el incremento constante de las ventas del producto…”.

Al referirse al literal e) del mismo artículo indica que “… las ventas de NESTLE DE COLOMBIA S.A. correspondientes a los productos MILO, representaron en promedio el 6.52 % de las ventas totales de la compañía”. La actora manifiesta GACETA OFICIAL que “De las anteriores consideraciones se desprende que la marca MILO era notoria tanto al momento de presentar la oposición al registro de la marca MILAC como al momento de decidir los recursos interpuestos”.

La actora dice que entre la sociedad KIOTO LIMITADA y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE no existe ningún tipo de relación. Sobre los signos en conflicto indica que: “El signo MILAC solicitado reproduce e imita la marca notoria MILO … MILo y MILac son tan similares que el consumidor medio no podrá diferenciar los signos claramente y confundirá los productos distinguidos con uno y otro signo, así como el origen empresarial de los mismos … las semejanzas entre MILO y MILAC son muchas y las diferencias pocas y casi inexisten … hacen necesario concluir que los signos MILO y MILAC son confundibles”.

Indica igualmente que: “… el uso de una marca confundible con MILO por un titular diferente a mi representada causaría riesgo de confusión y asociación entre los consumidores quienes reconocen … los productos MILO como provenientes de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. …”. Finalmente argumenta que “… la oposición presentada por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. con base en la marca MILO debería haber sido declarada fundada y la notoriedad de la marca MILO reconocida por la Superintendencia …”. 4.

Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “… no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. La demandada indica que: “… habida cuenta que entre el signo ‘MILO’ clase 30 y el signo ‘MILAC’ clase 30 … si bien comparten algunas letras … no presentan similitudes entre las mismas denominaciones sin que eventualmente hubieren llegado a generar confusión dentro del público consumidor en cuanto a la procedencia empresarial de los productos …”.

Sobre la notoriedad de una marca, sostiene que “Si bien la notoriedad debe ser probada en su momento procesal de acuerdo con lo establecido en la norma comunitaria y por los medios probatorios establecido en la normatividad vi- 20/03/2006 10.52 gente en desarrollo del sistema positivo que consagra la libertad probatoria, para que sea necesario el pronunciamiento de la oficina nacional competente sobre la eventual notoriedad habrá de presentarse confundibilidad entre los signos en controversia”.

Añade también: “Es de precisar que la alegada notoriedad de la marca ‘MILO’ … no hubiera obstaculizado el registro de la marca ‘MILAC’ … dada las diferencias entre las mismas y su coexistencia no conllevaría al público consumidor a error, no obstante lo anterior debe reiterarse que la concesión de la marca ‘MILAC’ fue negada con fundamento en el registro anteriormente concedido a la marca ‘SIMILAC’ a favor de de la sociedad Abbott Laboratoires (sic)”.

CONSIDERANDO

Que, la norma contenida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500); y, Que, teniendo en cuenta que la solicitud como marca del signo MILAC se presentó el 18 de septiembre de 1989, es decir en vigencia de la Decisión 85, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio se interpretarán los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la mencionada Decisión 85, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Co- GACETA OFICIAL misión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y no así el artículo 136 literal h) de la Decisión 344 solicitado por el consultante por no ser aplicable al caso concreto.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Disposiciones Transitorias “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.

“Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

( )”. 20/03/2006 11.52 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Como ha sido expuesto en la parte considerativa en torno al ámbito de aplicación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado que no procede la interpretación solicitada del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por haberse determinado que la solicitud de registro del signo MILAC ha sido presentada en vigencia de la Decisión 85, por lo que corresponde referirse a esta Decisión y consecuentemente al tema del tránsito de la normativa comunitaria.

Al respecto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma GACETA OFICIAL vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, procede su aplicación inmediata a varios de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, a los plazos de vigencia y a materia procedimental.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. El Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Asimismo el Tribunal, fundamentado en la doctrina, ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). 20/03/2006 12.52 Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo MILAC se presentó durante la vigencia de la Decisión 85, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente aplicar dicha norma. II. La marca y los requisitos para su registro Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos intrínsecos o de fondo que debe reunir un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo; características que dan al signo la capacidad para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y en su caso los adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular, al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

Los requisitos básicos previstos en el artículo 56 de la Decisión 85, conllevan las siguientes características: La novedad, se dirige a que el signo no haya sido utilizado anteriormente, sino a que sea ori- GACETA OFICIAL ginal en relación al producto o servicio que va a distinguir, así como que sea inconfundible con marcas registradas o previamente solicitadas para la misma clase de productos o servicios.

Este requisito ya no es contemplado a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No será novedoso un signo que se identifique plenamente con las características del producto o servicio, o con otro signo que se encuentre registrado o que haya sido solicitado con anterioridad. El Tribunal ha manifestado que “La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas y así lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente’. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).

Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista, por lo que se consideran signos visibles aquellos referidos a una palabra, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de cada uno de ellos y está dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores. Igualmente este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar 20/03/2006 13.52 en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los adquiera. Es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si el signo MILAC reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85.

III. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes, reglas para efectuar el cotejo marcario El artículo 58 de la Decisión 85 contempla en forma conjunta tanto las prohibiciones absolutas como las relativas que impiden la registrabilidad de un signo como marca. Al respecto, la prohibición contenida en el artículo 58 literal f) de la citada Decisión, busca fundamentalmente precautelar el interés de terceros al prohibir que se registre como marca todo signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible GACETA OFICIAL con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase del nomenclator.

Cabe reiterar lo señalado por el Tribunal respecto al artículo 58, literal f), ahora interpretado, en el sentido de que “La prohibición del registro de signos confundibles protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Proceso 02IP-95, marca: LAURA ASHLEY, publicado en la G.O.A.C. N° 199 del 26 de enero de 1996).

Se puede desprender, en consecuencia, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. En la referida Decisión la confusión se da en relación a la clase del nomenclátor a la que pertenecen los productos o los servicios, en sentido de que si éstos, distinguidos por una marca, pertenecen a la clase de los que pretende amparar un signo solicitado para registro, podría darse el riesgo de confusión y no así si tales productos o servicios pertenecen a clases diferentes.

Este criterio, sin embargo, ya no se mantiene en las posteriores Decisiones. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Respecto de la confusión que se busca evitar con la disposición del literal f), del artículo 58, el Tribunal ha entendido que “ la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta 20/03/2006 14.52 figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva” (Proceso 02-IP-94, marca: NOEL, publicado en la G.O.A.C. N° 163 de 12 de septiembre de 1994).

Igualmente, es importante destacar que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera induce al comprador o usuario a que requiera un producto o servicio determinado, creyendo que está solicitando otro. En este caso de confusión, ésta se produce tanto entre los signos como entre los productos o servicios.

Por su parte, la confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos o servicios; ya que el consumidor o usuario cree que los productos o servicios que ostentan signos confundibles, tienen un origen empresarial común. Con relación a la determinación de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro”.

(Proceso 76-IP-2004, aprobado el 4 de agosto de 2004, marca: ZERIT, citando al Proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). Y respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a GACETA OFICIAL 20/03/2006 15.52 la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, ya citado, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). sión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: Finalmente, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la semejanza. 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confu- 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa, que en el caso de las disposiciones referidas a la Decisión 85, aluden a la misma clase del nomenclator.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). IV. Marca notoriamente conocida La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que GACETA OFICIAL ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (FernándezNovoa, Carlos, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Con referencia a lo previsto en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 se otorga una protección especial a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar sea confundible con otras notoriamente conocidas en el País Miembro o en 20/03/2006 16.52 el exterior para productos o servicios idénticos o similares.

Como se ve, no hace distingo sobre la clase de producto o de servicio que ampara la marca. En este caso el Tribunal ha sostenido “… a tenor de la disposición prevista … el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional … por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147 del 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+ GRÁFICA). Si bien en la Decisión 85, no hay disposición alguna sobre la prueba de la marca notoria, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios considera que la notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus y al respecto ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre 1996). Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O. A.C. Nº 961 del 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP95, ya citado).

GACETA OFICIAL V. Trámite de observaciones De los artículos 93 y 95 de la Decisión 344, se desprende que, una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado. La Decisión 85 en su artículo 65 faculta para la presentación de oposiciones a cualquier persona.

Una vez admitidas las observaciones, conforme al artículo 95 de la Decisión 344, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación, formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a la concesión o denegación del registro, a la vista de las pruebas de que disponga.

El Tribunal ha indicado que: “La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios”.

(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). En el caso concreto, la sociedad KIOTO LIMITADA, el 18 de diciembre de 1989, solicitó el registro como marca del signo MILAC. El extracto se publicó el 26 de septiembre de 1996 y por Resolución Nº 22690 de 31 de octubre de 1996, inicialmente el signo fue registrado como marca y en la misma Resolución se negaron dos observaciones presentadas.

Posteriormente la Resolución Nº 38235 de 28 de noviembre de 2002 revocó la Resolución Nº 22690 y negó el registro del signo MILAC con fundamento en la observación presentada por ABBOTT LABORATORIES y no así en la observación presentada por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. razón por la cual ésta sociedad presentó el recurso de apelación, para que la autoridad nacional admita su observación y al mismo tiempo la declare como marca notoria.

Sin embargo, corresponde al funcionario administrativo o, en su caso, al juzgador decidir, con cierta discre- 20/03/2006 17.52 cionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, sobre las observaciones y la registrabilidad del signo, para lo que, en el caso concreto, deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas, en los artículos 56 y 58 de la Decisión 85, toda vez que la solicitud de registro del signo MILAC se presentó en vigencia de esta normativa que inclusive, prevé que el registro será denegado, sin necesidad de oposiciones, cuando la marca solicitada se encuentre dentro de dichas causales de irregistrabilidad.

En el presente caso se negó el registro del signo MILAC en ejercicio de la facultad que se le confiere a la autoridad nacional competente, señalada precedentemente. La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibili- GACETA OFICIAL dad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

TERCERO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, con un signo solicitado anteriormente o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

Tampoco son registrables, conforme a lo previsto en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, los signos que sean confundibles con una marca notoriamente conocida en el País Miembro o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

SEXTO: Asimismo, corresponde al funcionario administrativo o, en su caso, al juzgador decidir, con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, sobre las observaciones y la registrabilidad del signo, para lo que, en el caso concreto, deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas, en los artículos 56 y 58 de la Decisión 85, toda vez que la solicitud de registro del signo MILAC se presentó en vigencia de esta normativa que inclusive, prevé que el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada se 20/03/2006 18.52 encuentre dentro de dichas causales de irregistrabilidad.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-00202, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 20/03/2006 19.52 PROCESO 206-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: RUMATEX (mixta). Actor: PEGATEX LIMITADA. Proceso interno Nº 2003-00056

01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de enero del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00056 01.

El auto de 30 de noviembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial, por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1339 de 05 de agosto de 2005, recibida en este Tribunal el 07 de octubre de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad PEGATEX LIMITADA y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio.

Tercero interesado es la sociedad RUMATEX DE COLOMBIA LIMITADA. b) Hechos El 5 de febrero de 2002, la sociedad RUMATEX DE COLOMBIA LIMITADA solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo RUMATEX (mixto) para distinguir productos de la Clase 17. (Clasificación Internacional de Niza.

Clase 17: Caucho, gutapercha, goma, aminiato, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calefatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos). Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 514 de 22 de marzo de 2002, la sociedad PEGATEX LIMITADA presentó oposición con base en el registro de su marca ATEX registrada para productos de la Clase 16 especialmente “papel y artículos de papel; cartón y artículos de cartón; impresos, diarios y periódicos; artículos de encuadernación, materias adhesivas para papelería, goma adhesiva para papelería, materias pegamentosas para papelerías; cintas adhesivas; goma de almidón (cola); goma de borrar; goma de pegar; goma de raspar; lápices de goma y goma para tinta”.

Por Resolución Nº 23902 de 26 de julio de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición interpuesta por PEGATEX LIMITADA y concedió el registro de la marca RUMATEX (mixta) a favor de RUMATEX DE COLOMBIA LIMITADA para productos de la clase 17. La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la referida Resolución. El primero fue resuelto por Resolución Nº 32077 de 30 de septiembre de 2002, en la que la misma Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la Resolución impugnada, concediendo el recurso de apelación. El segundo fue resuelto mediante Resolución Nº 33133 de 18 de octubre de 2002 en la que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 23902. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora inicialmente cita los argumentos con los que realizó las observaciones y los que presentó para los recursos de reposición y apela- GACETA OFICIAL ción. Sostiene que, por falta de aplicación, se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 toda vez que: “… las marcas confrontadas de acuerdo con las reglas de cotejo marcario presentan una clara confundibilidad indirecta, por lo que las resoluciones atacadas violaron directamente la prohibición contenida en la mencionada norma”.

Sostiene también que existe confundibilidad indirecta, toda vez que: “…la sociedad solicitante deliberadamente la reproduce y la acompaña de una expresión carente de toda distintividad (RUM), aprovechándose con ello del prestigio que ha obtenido mi representada en el mercado colombiano …”. En cuanto a la relación de productos dice que “… ninguna de las tres resoluciones demandadas realizó un análisis de éste punto, pues al no encontrar riesgo de confusión directa entre las marcas ATEX y RUMATEX, simplemente consideraron que la oposición presentada por PEGATEX LTDA. carecía de fundamento y por tanto no era necesario un pronunciamiento sobre el particular”.

Sostiene que; “… la marca ATEX es utilizada en el mercado por PEGATEX LTDA., entre otros, como un PEGANTE DE CAUCHO, por lo que la relación de productos en el mercado resultaría evidente”. Al referirse al riesgo de confusión dice que “Demostrado … que existe riesgo de confusión entre las marca (sic) ATEX y RUMATEX, la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en una violación a la normatividad andina de propiedad industrial al conceder éste último signo, pues evidentemente no cuenta con la distintividad exigida para ser considerada como marca”.

Finalmente argumenta que: “… las Resoluciones que se impugnan omitieron realizar un análisis que permitiera verificar la existencia de confundibilidad indirecta entre las marca (sic) ATEX y RUMATEX, confundibilidad que como ya quedó demostrado, efectivamente se presenta…”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “… no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Igualmente dice que la Resolución Nº 23902 se expidió: “… legal y válidamente … concediendo 20/03/2006 20.52 el registro de la marca RUMATEX (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 17 … solicitada por la sociedad RUMATEX DE COLOMBIA LTDA.”. Al referirse al artículo 134 de la Decisión 486 dice que “… la palabra RUMATEX (MIXTA), es susceptible de representación gráfica … no carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘RUMATEX (MIXTA)’ (solicitada), y ‘ATEX’ (registrada) resulta indudable que no presentan similitudes fonéticas, que claramente le otorgan a la marca solicitada, la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

Sobre el argumento de la actora de que el examen de registrabilidad “… se hiciera descomponiendo o fraccionando este signo en dos partes. RUM + ATEX para que en una de las partes quedara comprendida la marca registrada ATEX, situación sobre la cual no es posible acceder, por cuanto el estudio se debe realizar en conjunto y sobre la totalidad de sus elementos integrantes, esto es: RUMATEX, contra ATEX, y no RUM – ATEX, contra ATEX, ya que se viola el principio de la unidad fonética de las estructuras lingüísticas”.

Con referencia a la relación de productos dice: “… los signos en conflicto pertenecen a clases diferentes como son RUMATEX distingue productos la (sic) clase 17, y ATEX distingue productos de la clase 16, debiéndose analizar la conexidad competitiva entre ambas marcas, y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas … los productos que distinguen las marcas en conflicto RUMATEX y ATEX, no tienen la misma finalidad o uso del producto o servicio, el de su aplicación normal y su utilización práctica, con lo cual se descarta cualquier posible riesgo de confusión”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

GACETA OFICIAL Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud como marca del signo RUMATEX (mixto) se presentó el 5 de febrero de 2002, es decir en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que conforme a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

Decisión 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. 20/03/2006 21.52 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)” I. La marca y los requisitos para su registro El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “…constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro …”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado como tal y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la GACETA OFICIAL G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: “ … es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). En consecuencia, la representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. 20/03/2006 22.52 En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el articulo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona.

Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca RUMATEX (mixta) cumple con los requisitos del artículo 134, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136, de la referida Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. II. Marcas denominativas y marcas mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

GACETA OFICIAL Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También dice que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso 20/03/2006 23.52 de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. III.

De la comparación de los signos. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión o de asociación, similitud gráfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.

Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Es de hacer notar que esta prohibición es más amplia que la contemplada en el literal a) del artículo 83 la Decisión 344, toda vez que incluye el riesgo de asociación como una causal de irregistrabilidad.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos contemplados en diferentes clases pueden darse semejanzas que al producir riesgo de confusión o de asociación se constituyan en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que GACETA OFICIAL puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S ). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). 20/03/2006 24.52 El Tribunal ha sostenido que: “ la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

También es importante tener en cuenta que, además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”.

Al respecto el Tribunal dice: “En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de ‘una modalidad del riesgo de confusión, y (que) puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta … dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior y otra empresa del mismo grupo (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España 2003, p. 478)”.

(Proceso 165-IP-2005, apro- GACETA OFICIAL bada el 19 de octubre de 2005, marca: VIC MATIE). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajenas.

Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, ya citado, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud.

La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada 20/03/2006 25.52 caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos y se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en dispu- GACETA OFICIAL ta (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse las marcas RUMATEX (mixta) y ATEX e identificar la existencia de similitud, entre ambas. IV. Conexión competitiva Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos y servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos ubicados en diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los 20/03/2006 26.52 cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002). La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente GACETA OFICIAL de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Proceso 09-IP94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. 20/03/2006 27.52 TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o riesgo de asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

QUINTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos que pertenecen a distinta clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-00056 01 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE GACETA OFICIAL 20/03/2006 28.52 Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA PROCESO 213-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, e interpretación prejudicial de oficio del artículo 102 de la misma Decisión. Marca: SHE (mixta).

Actor: sociedad SHER S.A. Proceso interno Nº 8020-LP. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de enero del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, a través de su presidente Doctor Eloy Torres Guzmán, a este Órgano Jurisdiccional para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 8020-LP incoado por la sociedad SHER S.A. El auto de 25 de noviembre, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 889-TCA-DQ-1S-LP, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad SHER S.A. y demandados son el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

Tercero interesado es la compañía SHE AND BOGIE GESSELLSCHAFT FUR MODEVERTRIEB MBH & CO. SERVICE KG. b) Hechos El 31 de agosto del 2000 la compañía SHE AND BOGIE GESSELLSCHAFT FUR MODEVERTRIEB MBH & CO. SERVICE KG solicitó el registro como marca del signo SHE Y DISEÑO para proteger productos comprendidos en la Clase 25. (Clasificación Internacional de Niza, Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería), petición admitida a tramite bajo el numero 107100-2000.

El 6 de noviembre de 2000, la sociedad SHER S.A. presentó observaciones al registro solicitado con fundamento en la posibilidad de confusión visual y auditiva del signo solicitado SHE Y DISEÑO con su marca CHER registrada para productos, también, de la Clase 25. El 9 de enero del 2001 la compañía SHE AND BOGIE GESSELLSCHAFT FUR MODEVERTRIEB MBH GACETA OFICIAL & CO.

SERVICE KG contestó las observaciones. Por Resolución Nº 978525 de 9 de febrero de 2001, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, concedió el registro como marca del signo SHE y DISEÑO y rechazó la observación interpuesta por SHER S.A. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que SHER S.A. “( ) tiene un mejor derecho en relación con el solicitante del signo SHE Y DISEÑO, toda vez que el registro de la marca CHER es un derecho adquirido y no una mera expectativa”.

La demandante invoca el artículo 154 de la Decisión 486, es decir, el derecho al uso exclusivo de una marca. Asimismo sostiene que “En el trámite de observación ( ) al registro del signo SHE Y DISEÑO ( ) argumentó la evidente existencia de similitud en los campos visual y auditivo ( )”. Dice que: “A efectos de determinar la posibilidad de confusión entre los signos, hay que determinar la fonética de las palabras, a fin de ver qué grado de similitud existe en su pronunciación, tomando en cuenta en el presente caso, al ser la palabra SHE del idioma inglés, un idioma extranjero, pueden existir dos pronunciaciones para la misma: aquella que le daría quien sabe hablar inglés, y aquella que le daría quien no lo sabe ( ).

En base a lo dicho se puede concluir que al pronunciar los monosílabos CHER y SHE ( ) el consumidor se puede ver confundido por su gran similitud”. Manifiesta que “( ) la posibilidad de confusión visual, y la fonética similar que causa la posibilidad de confusión auditiva entre los signos CHER y SHE, no han sido tomadas en cuenta por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial”.

Dice que “( ) existe evidente similitud ortográfica y fonética entre los signos CHER y SHE Y DISEÑO y en consecuencia es absurdo creer que la marca solicitante tenga per se un carácter distintivo ( ) el signo SHE Y DISEÑO carece de la característica esencial de distintividad”. También dice que el signo solicitado “( ) carece de la característica esencial de especialidad ( ) SHE Y DISEÑO no distingue en el mercado los productos que pretende amparar, lo dicho al considerar que las marcas protegen los mismos productos en la Clase Internacional No. 25”.

Por 20/03/2006 29.52 lo tanto, sostiene que el signo solicitado contraviene lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486. Finalmente manifiesta que “En el caso de que se conceda el registro de la marca solicitada SHE Y DISEÑO, existirán dos marcas en el mercado denominadas de manera similar y que identificarán exactamente los mismos productos.

Es el público consumidor que se verá confundido por las marcas similares y será mi mandante, la compañía SHER S.A., la perjudicada por una indebida apropiación de su prestigio como fabricante”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda diciendo: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda … Me ratifico en la resolución No. 978525, materia de impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”.

La delegada del Procurador General del Estado, contesta la demanda manifestando que: “( ) corresponde al representante legal del IEPI comparecer directamente a juicio ( ). Con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso ( ) señalo el casillero judicial (…)”. El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda y presenta las siguientes excepciones: “a.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda ( ) c.- De conformidad con lo dispuesto pro el Atr.

(sic) 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ( ) la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre la concesión o denegación de un registro ( ) f.- Analizadas las denominaciones en conflicto del modo recomendado por la doctrina siguiendo las reglas únicamente aceptadas, como son que las marcas sean vistas de un modo sucesivo no simultáneo, en conjunto sin fraccionar las (sic), una después de otra desde la óptica del consumidor medio, atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias, entre otras, se concluyo (sic) que no existen semejanzas gráfico-visual, fonético-auditivo, capaces de producir confusión al público consumidor o a los medios comerciales ( ) g.- La marca solicitada tiene caracteres de especialidad y distintividad GACETA OFICIAL que la hacen registrables de acuerdo a normativa comunitaria y a la legislación nacional, de tal suerte que la mayoría de los compradores podrán distinguir si se trata de las misma (sic) denominación o de dos distintas h.- Por las consideraciones expuestas y por cumplir con el requisito contemplado en el Art. 134 de la Decisión 486 ( ) y no encontrarse inmersa dentro de las prohibiciones del Art. 136 literal a) de la Decisión 486 ( ) la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada y conceder el registro de la marca solicitada”.

La compañía SHE UND BOGIE GESSELLSCHAFT FUR MODEVERTRIEB MBH & CO SERVICE KG, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo que: “( ) el término ‘SHE’ es un término conocido para los ecuatorianos, por ser parte de un idioma que es obligatorio dentro del currículum de las escuelas ecuatorianas, que además es y ha sido promocionado por prestigiosas empresas pertenecientes a la prensa escrita que sacaron y han sacado Diccionarios Elementales de dicho idioma en forma gratuita ( ) los términos ‘SHE’ o ‘CHER’ son parte del idioma castellano y quichua, por tanto su fonética es claramente identificable entre sí: como lo es en términos como SHUSHUFINDI, SHELMERA, SUMIR, SHEILAS, SHRYS, CHEQUE, CHEQUEAR ( ) Términos que no se pronuncian CHUCHUFINDI, CHELMERA o SHEQUE, o SHEQUEAR”.

Finalmente dice que “( ) la exclusividad no significa ni puede significar un monopolio de signos que no son similares peor aún idénticos, lo contrario sería aceptar un abuso del derecho que no es reconocido por la ley ni la competencia leal entre comerciantes”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 81, 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin 20/03/2006 30.52 de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo SHE Y DISEÑO se presentó el 31 de agosto de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En ejercicio de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 126 de su Estatuto, no se interpretará el artículo 93 de la citada Decisión por no ser aplicable al caso concreto y de oficio se interpretará el artículo 102 de la Decisión 344. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: GACETA OFICIAL a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. (…)”. 20/03/2006 31.52 que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. I. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser des- De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: GACETA OFICIAL crito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca SHE Y DISEÑO cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. Signos denominativos y mixtos El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser aprecia- 20/03/2006 32.52 dos en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. GACETA OFICIAL III.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los pro- 20/03/2006 33.52 ductos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de GACETA OFICIAL simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza. 20/03/2006 34.52 tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando GACETA OFICIAL en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre SHE (mixto) y CHER es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

IV. Signos en idioma extranjero Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras cuyo conocimiento y significado conceptual se han generalizado.

En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, de su pronunciación o de su significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso Nº 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). Con relación a este tema el Tribunal asimismo dice que “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de 20/03/2006 35.52 habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

(Proceso Nº 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso Nº 3-IP-95, ya citado). V. El uso exclusivo de la marca En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz del registro del signo en la oficina nacional competente.

El artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien la registra en la oficina correspondiente. En este sentido, el Tribunal reitera “ … en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344”.

(Proceso 10-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177 del 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE). Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dicta- GACETA OFICIAL da en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, marca: DERMALEX).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO. - En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. TERCERO.- No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO. - Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doc- 20/03/2006 36.52 trina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

QUINTO. - Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable.

SEXTO: El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 8020-LP de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO GACETA OFICIAL 20/03/2006 37.52 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 217-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 5, 6, literal b), 7, literal e), y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 3854–97-ML. Actor: ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS, ALAFAR. Patente: “POLISACÁRIDOS BACTERIANOS POLIANIÓNICOS COVALENTEMENTE MODIFICADOS, CONJUGADOS COVALENTES ESTABLES DE TALES POLISACÁRIDOS Y PROTEINAS INMUNOGÉNICAS CON ESPACIADORES BIOGENÉRICOS Y MÉTODOS PARA PREPARAR TALES POLISACARIDOS Y CONJUGADOS Y DE CONFIRMACIÓN DE LA COVALENCIA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de enero del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador. A. Las partes: Demandante: ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS, ALAFAR.

Demandados: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 9 de noviembre de 2005.

Tercero interesado: I.

ANTECEDENTES. B. DATOS RELEVANTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Hechos. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. MERCK & CO. INC. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la GACETA OFICIAL solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad MERCK & CO.

INC. solicitó el 8 de noviembre de 1994 ante el MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA – DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, patente de invención bajo el título “POLISACÁRIDOS BACTERIANOS POLIANIÓNICOS COVALENTEMENTE MODIFICADOS, CONJUGADOS COVALENTES ESTABLES DE TALES POLISACÁRIDOS Y PROTEÍNAS INMUNOGÉNICAS CON ESPACIADORES BIOGENÉRICOS Y MÉTODOS PARA PREPARAR TALES POLISACÁRIDOS Y CONJUGADOS Y DE CONFIRMACIÓN DE LA COVALENCIA”.

A esta solicitud le correspondió el expediente administrativo SP-94-1201. b. Con fecha 6 de junio de 1995, la ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS – ALAFAR - presentó observaciones contra la solicitud mencionada, argumentando que la concesión de la patente violaría expresas disposiciones de la legislación existente, ya que la Disposición Transitoria Primera del Decreto Ejecutivo 1344-A, base de la solicitud, permite patentar procedimientos o productos no considerados por la Decisión 344. c. El Director de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 0956505 del 7 de agosto de 1996, “rechaza la observación presentada y otorga, para todas las reivindicaciones solicitadas, el título de la patente conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Ejecutivo N° 1344 – A y su reforma, contenida en el Decreto Ejecutivo N° 1738, pues todos los supuestos ahí considerados se han cumplido en el presente caso…”. d. La ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS –ALAFAR-, en ejercicio del recurso subjetivo o de plena jurisdicción, demandó ante el Tribunal N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Primera Sala, de la República de Ecuador, la invalidez de la Resolución N° 0956505 del 7 de agosto de 1996 por medio de la cual se concedió patente de invención. 20/03/2006 38.52 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: a. Las dos Disposiciones Transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A, proferido por el Gobierno de Ecuador el 21 de diciembre de 1993, violan los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 al no observarse el requisito de la “novedad” en el otorgamiento de patentes, ya que con dichos artículos se reglamenta la definición del concepto de novedad de una manera muy diferente a como lo realiza la Decisión 344. b. El Decreto N° 1344-A fue derogado mediante el Decreto Ejecutivo N° 297 del 8 de noviembre de 1996, como consecuencia de la sentencia proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 30 de octubre de 1996, dentro del proceso 1-AI-96.

El tercer considerando de este último Decreto afirma lo siguiente: “…Que el Gobierno Nacional se encuentra plenamente consciente del compromiso del Estado Ecuatoriano de respetar las normas que se dictaren dentro del régimen común”. De esta manera la República del Ecuador reconoció que fue un error expedir los Decretos 1344-A y 1738, ya que eran contrarios a la Decisión 344. c. La Resolución N° 0956505 del 7 de agosto de 1996, no responde al acatamiento por parte de la República de Ecuador de las normas comunitarias, ya que se otorgó patente de invención con base en el Decreto N° 1344- A. 3.

La contestación a la demanda. a. Contestación por parte del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. Según el informe del Juez Consultante, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, se opuso a las pretensiones de la demanda aduciendo que la Resolución fue expedida de conformidad con la normativa vigente a la fecha de concesión de la patente.

GACETA OFICIAL 20/03/2006 39.52 b. Contestación por parte del Procurador General del Estado. b) y f), y 7, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En la contestación por parte del Procurador General del Estado, manifestó que: • Los polisacáridos capsulares purificados de bacterias han sido utilizados para preparar vacunas contra las bacterias cognadas, pero las respuestas inmunes resultantes con frecuencia han sido menos satisfactorias de lo deseable, especialmente en niños muy jóvenes o en individuos con sistemas inmunológicos inmaduros o deficientes.

A contrario de esto, la invención en cuestión sí es nueva, ya que se refiere a polisacáridos y proteínas, inmunogenéricos bacterianos modificados covalentemente y a conjugados covalentes de estos polisacáridos unidos por un espaciador bigenérico que permite probar la covalencia y facilita la purificación y concentración de entidades de interés biológico, con proteínas inmunogénicas de membranas bacterianas u otras, cuyos conjugados son componentes útiles de vacunas bacterianas.

Esta invención también se refiere a métodos de preparación de estos polisacáridos, proteínas y conjugados, así como a métodos de confirmación de la covalencia de la unión conjugada entre los polisacáridos y las proteínas. “Delega para que intervenga en el juicio al Director Nacional de Patrocinio, quien autoriza al Jefe de Defensa Judicial a que comparezca en su nombre.

Por otra parte comparece, también como delegado del Procurador, el Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca;(sic) quien se adhiere a la contestación a la demanda presentada por el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.” c. Contestación por parte de MERCK & CO. INC., tercero interesado en las resultas del proceso.

La sociedad MERCK & CO, INC. se opuso a las pretensiones de la demanda con base en los siguientes argumentos: • Decir que las Disposiciones Transitorias del Decreto Ejecutivo 1344 – A eran normas violatorias de disposiciones supranacionales de mayor jerarquía, no es suficiente para desvirtuar la patentabilidad de la invención. • La sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina declaró el incumplimiento de la República de Ecuador al haber dictado las Disposiciones Transitorias del Decreto Ejecutivo 1344-A y, por lo tanto, lo único que contradice la normativa andina son dichas disposiciones.

En consecuencia, tal declaratoria no puede afectar los derechos adquiridos por la sociedad MERCK & CO. INC., ni desvirtúa la patentabilidad de la invención de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente en Ecuador, el cual no ha sido declarado como violatorio de las normas comunitarias. • En los argumentos de la demandante no hay ningún soporte para afirmar la falta de novedad del invento.

Relata un hecho falso, consistente en que la sociedad MERCK & CO. INC. lo que pretende es patentar una vacuna que ya existe en la naturaleza y que, además, se encuentra catalogada por la Organización Mundial de la Salud como medicamento esencial, por lo que no sería patentable de conformidad con los artículos 6, literales • La República del Ecuador se adhirió a la Organización Mundial de Comercio, y al hacerlo se comprometió a mantener vigentes todos y cada uno de los esquemas de protección de la propiedad intelectual que regían en el país al momento de la adhesión a dicha organización internacional.

Por lo tanto, los jueces deben mantener el ordenamiento jurídico en su integridad y evitar que se sancione a Ecuador en la órbita internacional y, en consecuencia, deben aplicar el artículo de la normativa vigente en materia de patentes. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos del 1 al 7, 25, 43 y 143, GACETA OFICIAL de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante lo anterior, ya que son las pertinentes al caso en cuestión sólo se interpretarán, los artículos 1, 2, 4, 5, 6, literal b), 7, literal e), y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa que se encontraba vigente al momento en que se presentó la solicitud de patente de invención por parte de la sociedad MERCK & CO.

INC. Como se anotó, los artículos 3, 25 y 43 de la antes mencionada Decisión, no son pertinentes al caso en cuestión y, por lo tanto, no serán interpretados. 20/03/2006 40.52 malmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Artículo 5 “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.” Artículo 6 A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: “No se considerarán invenciones: DECISION 344 (…) Artículo 1 “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas”;

Artículo 7 “No serán patentables: (…) Artículo 2 “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” (…) Artículo 4 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio nor- e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.” (…) Artículo 143 Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas.” IV.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los siguientes aspectos: A. Supremacía del Derecho Comunitario Andino frente al derecho interno de los Países Miembros y frente a las normas de la OMC. GACETA OFICIAL B. Requisitos de Patentabilidad en el régimen de la Decisión 344.

C. No patentabilidad de materias que ya existen en la naturaleza o de una réplica de las mismas. D. Excepción de patentabilidad respecto de invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. E. El Pipeline y los principios de “complemento indispensable” y de “complementariedad” en relación con el régimen de propiedad industrial.

A. SUPREMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO FRENTE AL DERECHO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS Y FRENTE A LAS NORMAS DE LA OMC. El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, dentro de las cuales se encuentran las de la Organización Mundial de Comercio, y en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario.

En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional. Se reitera que lo anterior no quiere decir, que las normas del Ordenamiento Comunitario Andino deroguen las normas de derecho interno, sino que en caso de conflicto prevalecen las primeras, teniendo como consecuencia inmediata la inaplicabilidad de la norma de derecho interno. 20/03/2006 41.52 Respecto a la preeminencia del derecho comunitario frente a las normas de los Países Miembros, el Tribunal ha precisado: “A la luz de las consideraciones transcritas, cabe reiterar que la posición del ordenamiento jurídico de la Comunidad se sustenta en los principios de primacía y aplicación inmediata.

En relación con el primero, el Tribunal ha dicho que: “El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.

La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias.

Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ” (Sentencia dictada en el expediente N° 2-IP-90. Gaceta Oficial N° 69, del 11 de octubre de 1990)”. (Proceso 34-AI-2001. Sentencia del 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial No. 839 del 25 de setiembre de 2002.) Y frente a las normas de derecho internacional y especialmente respecto de las normas de la OMC, el Tribunal ha manifestado: “El hecho de que los Países Miembros de la Comunidad Andina pertenezcan a su vez a la Organización Mundial de Comercio no los GACETA OFICIAL exime de obedecer las normas comunitarias andinas so pretexto de que se está cumpliendo con las de dicha organización o que se pretende cumplir con los compromisos adquiridos con ella.

Ello sería ni más ni menos que negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que como se ha dicho es preponderante no sólo respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que éstos pertenezcan”. (Proceso 118-AI-2003. Sentencia del 14 de abril de 2005.) Un punto fundamental al analizar el principio de Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico. 20/03/2006 42.52 B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344.

Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 1 de la Decisión 344, y desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legislativo. Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 1.

De la novedad de la invención: El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”; en el ordenamiento andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial. A la pregunta qué se entiende por invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad.

Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01AI-2001.

Sentencia del 27 de junio de 2002. Publicada en la Gaceta Oficial No. 818 del 23 de julio de 2002). “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” 1; lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” 2 1 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 21 de octubre de 2000. Proceso N° 21-IP-2000. Caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 14 de abril de 2005. Proceso N° 07IP-2005. Patente de invención; “PROTECTOR DERMATOLOGICO. GEL PARA QUEMADURAS.” Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203 de 31 de mayo de 2005.

GACETA OFICIAL Ahora, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento, y “en aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia.” (Proceso 49-IP-2005.

Interpretación Prejudicial del 14 de abril de 2005). 20/03/2006 43.52 c) “Carácter Universal de la Novedad” “ la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.” “ no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.” d) “Carácter público de la novedad.” “ la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente. 4”.

(Proceso N° 07-IP-2004. Interpretación prejudicial del 17 de marzo de 2004). Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.

(Bercovitz, Alberto, “PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA”, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321).” Sobre el requisito de la novedad señala la doctrina: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” 3 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha concluido: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.” b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad.” “ una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.” 3 ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. 4 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. GACETA OFICIAL 20/03/2006 44.52 “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 6 (Proceso Nº 1-AI-1996.

Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234 de 21 de abril de 1997). Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” 5 2.

Del nivel inventivo: El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 20 de mayo de 1998. Proceso 12IP-1998. Patente: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULOSA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 428 de 16 de abril de 1999.

Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de, consecuencialmente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad”. Mientras que lo evidente “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar” 7.

Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 6 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid – España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089. GACETA OFICIAL 3. De la susceptibilidad de aplicación industrial. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la norma comunitaria que se interpreta.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. C. NO PATENTABILIDAD DE MATERIAS QUE YA EXISTEN EN LA NATURALEZA O UNA RÉPLICA DE LAS MISMAS.

En el proceso interno que sirvió de base para la solicitud de interpretación prejudicial, se discute si el objeto de la solicitud de patente se refiere a materia que ya existe en la naturaleza y, en consecuencia, no patentable de conformidad con el artículo 6, literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De conformidad con lo anterior, la presente interpretación prejudicial se referirá a los alcances de la exclusión que consagra dicha norma, en relación con las materias que ya existen en la naturaleza.

La Decisión 344 en su artículo 6, literal b), estipula que no se considerará como invención lo que tenga por objeto materias que ya existen en la naturaleza o que sean una réplica de las mismas. La anterior exclusión tiene su razón de ser en el hecho de que quien intente patentar simplemente materia que ya se encuentre en la naturaleza no está realizando labor creativa alguna y, por lo tanto, no se cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo requeridos para el otorgamiento de una patente.

Respecto del alcance de la norma bajo análisis, el Tribunal reitera el criterio restrictivo que sobre el tema se elaboró en la Interpretación Prejudicial dentro del proceso 21-IP-2000, en el sentido de que la sola circunstancia de que una invención se refiera a materia viva o a sus componentes, 20/03/2006 45.52 no impide indefectiblemente que sea patentada, ya que si de dicha materia, como consecuencia de la actividad y esfuerzo inventivo del hombre, se obtienen nuevos productos o procedimientos que tengan aplicación industrial, éstos pueden ser patentados siempre y cuando no se incurra en ninguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 7 de la Decisión 344.

Se debe destacar, además, que la simple labor de aislamiento de la materia viva ya existente, aunque esto implique una actividad del hombre para tal fin, no da la posibilidad de patentar dicha materia viva. El Tribunal, en efecto, ha sostenido: “…la sola circunstancia de que una invención se refiera a materia viva o a sus componentes no impide per se su protección por el sistema de patentes.

Contrario sensu el simple hecho de que un invento tenga por objeto material biológico no significa que pueda ser patentado. En definitiva, todo dependerá de que la “invención” cumpla las condiciones objetivas de patentabilidad, y de que no esté prohibida la concesión de patente por el ordenamiento jurídico comunitario. Sin embargo, si de ese descubrimiento o materia ya existente se pueden obtener, como consecuencia de la actividad o esfuerzo inventivo del hombre, nuevos productos o procedimientos que tengan una utilidad industrial, nos encontraremos ante una verdadera invención que podrá ser patentada siempre y cuando no incurra en alguna de las expresas prohibiciones determinadas en el artículo 7 de la Decisión 344.

En el campo de la biotecnología y de la ingeniería genética pueden presentarse problemas relacionados con la patentabilidad de invenciones que se refieran a materia viva o componentes de células vivas que no eran conocidos anteriormente, y que a pesar de haber existido en la naturaleza han requerido la intervención del hombre para aislarla o darla a conocer.

En efecto, podría argumentarse que el aislamiento por primera vez de materia viva o sus componentes que ya existen en la naturaleza es fruto de un trabajo intelectual y de laboratorio, equiparable a cualquier invención de producto o de procedimiento. No obstante, estima este Tribunal que, en aplicación del artículo 6 párrafo b) de la Decisión GACETA OFICIAL 344, el material biológico, las células o sus componentes que ya existan en la naturaleza, aun cuando sean aislados mediante procedimientos microbiológicos, no son considerados como “invenciones”, sin perjuicio de que sí pueda concederse patentes sobre procedimientos de aislamiento, así como sobre los demás procedimientos microbiológicos, tales como los de cultivo, selección o mutación de microorganismos u otros de carácter físico-químico, pero siempre y cuando cumplan con las condiciones objetivas de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial”.

(Proceso 21-IP-2000. Interpretación Prejudicial del 27 de octubre de 2000). D. EXCEPCIÓN DE PATENTABILIDAD RESPECTO DE INVENCIONES RELATIVAS A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS QUE FIGUREN EN LA LISTA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. El artículo 7, literal e) de la Decisión 344, excluye de ser patentadas “Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud”.

Sobre este punto el Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial emitida dentro del proceso 6-IP-2004: “Al respecto conviene indicar que a partir de la Decisión 311, pasando por la 313 y manteniéndose en la 344, se establece una modificación en cuanto a los productos farmacéuticos que se hallaban mencionados de manera general en el artículo 5º literal (c) de la Decisión 85, pues a partir de la 311 hasta la 344 vigente, se mencionan en los artículos 7º de las tres Decisiones como no patentables a las “invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud” cuya especificación es importante, pues deja en manos de una entidad de prestigio mundial, como lo es la O.M.S. el establecer la lista de medicamentos esenciales que no son patentables y que en la actualidad se encuentran indicados en el World Health Organization WHO Technical Report, Serie número 825, donde se hace pública la última lista de medicamentos esenciales (la séptima a la fecha), así como los anteceden- 20/03/2006 46.52 tes sobre términos y condiciones de su actualización [World Health Organization -General 1992- “THE USE OF ESSENTIAL DRUGS” Model List of Essential Drugs (Seven List)].” (Proceso 6-IP-94.

Interpretación Prejudicial del 9 de diciembre de 1994). Advierte el Tribunal que la última versión de la lista de medicamentos esenciales, de conformidad con lo indicado en el World Health Organization en “The WHO model list of essential medicines”, es la décimo cuarta edición de marzo de 2005, y que para la fecha de presentación de la solicitud de patente en el caso bajo estudio, 8 de noviembre de 1994, regía la edición octava.

E. LA FIGURA DEL PIPELINE Y LOS PRINCIPIOS DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE Y DE COMPLEMENTARIEDAD EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. En el proceso interno que sirvió de base para la solicitud de interpretación prejudicial, se argumenta que la Resolución No. 0956505 del 7 de agosto de 1996, mediante la cual se concedió la patente solicitada, se basó en las Disposiciones Transitorias de los Decretos Ejecutivos No1344-A y 1738, los cuales son contrarios a la normativa comunitaria.

De conformidad con lo anterior, la presente interpretación prejudicial se referirá a la figura del “Pipeline” consagrada en los Decretos mencionados anteriormente, y a los principios de “Complemento Indispensable” y de “Complementariedad”. 1. El “Pipeline”. El Tribunal se ha referido a la figura del “Pipeline” en relación con los Decretos Ejecutivos No. 1344-A y No. 1738, expedidos por el Gobierno del Ecuador manifestando que: ƒ “El Pipeline Tanto la Junta del Acuerdo de Cartagena, en su calidad de parte actora como la República de Ecuador en su calidad de parte demandada, coinciden en reconocer que la figura del pipeline está contenida en las disposiciones transitorias de los Decretos 1344-A y 1738.

La actora para indicar que dicha figura es contraria a la novedad de las invenciones pa- GACETA OFICIAL tentables que consagra la Decisión 344 y la parte demandada para sostener que el pipeline se ajusta a la ley comunitaria. Para poder ofrecer una noción de la figura del pipeline que recoja diversas fuentes se transcriben las recogidas de la demanda y de otras fuentes bibliográficas así: En la demanda se señala que: “ el pipeline es un mecanismo de transición para conceder protección a productos que no eran patentables, en países que están modificando su normativa sobre patentes (Industry Functional Advisory Committee for Trade in Intellectual Property Rights, “Report of the Industry Functional Advisory Committee for Trade in intellectual Property Rights (IFAC3) on the North American Free Trade Agreement”, septiembre de 1992) ” Según el autor Pablo M. Challú: “ Esta cláusula prevé que una droga que, en un momento determinado, tenga su patente sujeta a aprobación en el país patentista en el cual ella se inventó, pueda ser patentada en otro país, que incorpore dicha cláusula a su legislación, lo que significa proteger bienes que aún no están en el mercado”.(Challú, Pablo M., “Repercusiones del Patentamiento Monopólico en Italia”, Separata del fascículo 39 de la Revista del Derecho Industrial”, Depalma, Buenos Aires, 1991) ”.

Según el autor Roberto Villareal Gonda, en la nueva ley mexicana se revalida “ a favor del inventor original, la novedad de ciertos tipos de invenciones para las cuales se hubiere solicitado una patente en el extranjero, si la explotación de esas invenciones todavía no ha sido iniciada en México por ninguna persona.”. Agrega el autor que “ la nueva ley estipula que los inventores que ya hubieran solicitado una patente en el extranjero, incluso varios años antes de que concluya el término de doce meses siguiente a la entrada en vigor de la ley de fomento y protección de la propiedad industrial, podrán obtener una patente en México siempre y cuando todavía ninguna persona hubiere comenzado la explotación de esas invenciones en México. 20/03/2006 47.52 A su vez el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la sentencia de interpretación prejudicial N° 6-IP-94, refiriéndose a la novedad en el régimen común de propiedad industrial precisó: “ En cuanto a la mención del principio del ‘pipeline’, éste que pudiera haber modificado el concepto de novedad de acuerdo al criterio de los demandantes, no está reconocido expresamente en la legislación andina vigente, por lo que no es aplicable.

Así se declara ”. A todo lo largo de la Sentencia 6-IP-94 el Tribunal fue consistente en demostrar que los artículos 1° y 2° de la Decisión 344 incorporaban con carácter fundamental el requisito de la novedad en su sentido absoluto y universal, y ligado estrechamente a ella el del estado de la técnica necesario para que un invento fuera susceptible de patentamiento.

Así se lee en la sentencia citada y transcrita atrás, bajo el título 5.1. “La Novedad en el Régimen Común de Propiedad Industrial”. Precisamente este título termina con el párrafo citado anteriormente, llegando a la conclusión de que el principio del pipeline que modificaba el concepto de novedad no estaba reconocido por el régimen común andino y por lo tanto no le era aplicable”.

(Proceso 01AI-96, Sentencia de 30 de octubre de 1996, interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República del Ecuador. G.O.A.C. N° 234, de 21 de abril de 1997). “A propósito del presente caso, este Tribunal considera que es necesario señalar que pipeline es un mecanismo para perpetuar una protección, a favor del inventor original, a ciertos tipos de invenciones, ya patentadas en el exterior que no serían patentables por encontrarse en el estado de la técnica, si la explotación de esas invenciones todavía no ha sido iniciada por ninguna persona en los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Sobre el particular este Tribunal reitera lo manifestado con relación al pipeline y el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en materia de propiedad industrial, en particular su sentencia del Proceso 1-AI-96 que señaló que las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del Decreto Ejecutivo Nº 1344-A, constituían un incumplimiento del ordenamiento jurídico de la subregión andina.

En la citada sentencia, con relación al Decreto Ejecutivo Nº 1344-A, ha dicho el Tribunal GACETA OFICIAL que “a) La norma abre la posibilidad de conceder patentes para inventos que hubieren obtenido patente en cualquier país extranjero, señalando su plazo de concesión en un término igual al lapso que faltare para completar el término de vigencia de la invención ya patentada en el exterior, hasta con un límite de 20 años. b) Al permitirse en el Decreto citado el patentamiento en el Ecuador, de inventos ya patentados a nivel mundial, que por tal motivo han perdido su carácter innovativo, se está resquebrajando el principio universal y absoluto de la novedad y se está acogiendo un nuevo concepto de novedad referido únicamente al territorio del país que la concede.

Para efectos de la argumentación de esta sentencia digamos que el Decreto 1344-A adopta el concepto de novedad territorial o relativa, diferente al de la novedad absoluta o universal, en su contenido y en sus efectos”. (PROCESO Nº 1-AI-96. Acción de incumplimiento interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República del Ecuador G.O.A.C. No. 234, de 21 de abril de 1997).

En este sentido, con relación a la figura del pipeline, el Tribunal reitera los criterios ya emitidos en las sentencias correspondientes a los Procesos 6-IP-94 (de 9 de diciembre de 1994, publicada en la G.O.A.C. Nº 170, de 23 de enero de 1995), 1-AI-96 (de 30 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 234, del 21 de abril de 1997), acogidos recientemente en las sentencias dictadas en los Procesos 26-IP-2002 (de 2 de mayo de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 798, de 28 de mayo de 2002) y 25-IP-2002 (de 8 de mayo de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 796, de 24 de mayo de 2002).

En consecuencia, la figura del pipeline, contenida en las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del Decreto Ejecutivo Nº 1344-A, contraviene los artículos 1, 2, 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tal como ha sido establecido en la sentencia del Proceso 1-AI96. Subsiguientemente, la figura del pipeline es inadmisible en el ámbito del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina por dejar sin aplicación el requisito de novedad consagrado en él.” (Proceso 53-IP-2003.

Interpretación Prejudicial del 16 de julio de 2003). 20/03/2006 48.52 2. Los principios de complemento indispensable y de complementariedad en relación con el régimen de propiedad industrial. Respecto del Ordenamiento Jurídico Comunitario se pueden presentar dos cuestiones en relación con el papel del derecho interno de los Países Miembros frente a derecho comunitario. a. ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? b. ¿En caso de situaciones no reguladas por el derecho comunitario, las normas de derecho interno pueden entrar a regularlo? Acerca del primer cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio del complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 1995). Bajo este principio es que se dispone en el artículo 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo siguiente: “Art. 143. Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas.” Lo anterior quiere decir que para que las normas de derecho interno puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias sobre propiedad industrial, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución y, además, los Países Miembros deben informar a la Comisión acerca de dichas medidas.

Acerca del segundo cuestionamiento, el Tribunal en muchas de sus providencias ha acudido a otro de los principios, el de “complementariedad”, de la siguiente manera: GACETA OFICIAL “Ante la falta de regulación comunitaria o de una normativa incompleta, vendría en auxilio el principio de la complementariedad del derecho nacional, tal como que se encuentra previsto en el artículo 84 de la Decisión 85 al estatuir que los “asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros”, norma que se repite en el artículo 119 de la Decisión 313.” (Proceso 13-IP-95.

Interpretación Prejudicial del 19 de marzo de 1996) Es en esta misma línea que el artículo 144 de la Decisión 344, consagra: “Art. 144. Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros.” De conformidad con lo anterior, se podría decir que las normas internas de los Países Miembros, pueden regular temas de propiedad industrial, siempre y cuando no estén regulados en lo absoluto por la Comunidad Andina. 20/03/2006 49.52 sarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad. Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), no es posible que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria ” (Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-94.

Gaceta Oficial N° 177, de 20.IV.95). (Proceso 01-AI-2001. Sentencia del 27 de junio de 2002. Publicada en la Gaceta Oficial No. 818 del 23 de julio de 2002). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: El Tribunal al interpretar los artículos 143 y 144 de la Decisión 344, ha señalado lo siguiente: Finalmente, el Tribunal ha juzgado sobre la cuestión planteada, a la luz de las disposiciones previstas en los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en los términos siguientes: “ para entender las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno, frente al caso de la norma comunitaria en estudio, es indispensable también analizar los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que desarrollan a éste (sic), cuando el primero de ellos dispone que ‘los países miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales podrán fortalecer los derechos de propiedad industrial conferidos’ en dicha Decisión, y al establecer el segundo que ‘serán regulados por la legislación interna los asuntos no comprendidos en la Decisión’.

El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean nece- En caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino.

SEGUNDO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

TERCERO: La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando, en efecto, como invención la acción propia de la naturaleza.

CUARTO: La sola circunstancia de que una invención se refiera a materia viva GACETA OFICIAL o a sus componentes, no impide indefectiblemente que sea patentada, ya que si de dicha materia, como consecuencia de la actividad y esfuerzo inventivo del hombre, se obtienen nuevos productos o procedimientos que tengan aplicación industrial, estos pueden ser patentados siempre y cuando no se incurra en ninguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 7 de la Decisión 344.

QUINTO

SEXTO

SÉPTIMO: Quedan al margen del derecho de patentes, conforme al artículo 7, literal e) de la Decisión 344, las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la Lista de Drogas Esenciales de la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con lo indicado en el World Health Organization en “The WHO model list of essential medicines”.

De conformidad con la sentencia del Proceso 1-AI-96 emitida por este Tribunal, la figura del pipeline, no releva el cumplimiento del requisito indispensable de novedad, exigencia que se encuentra establecida en el ordenamiento comunitario para la patentabilidad de las invenciones, de producto o de procedimiento. Por lo que, una solicitud amparada en la figura del pipeline no sería admisible en la Subregión Andina.

Para que las normas de derecho interno, de conformidad con el principio del complemento indispensable, puedan desarrollar o reglamentar las normas contenidas en la Decisión 344, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución y, además, los Países Miembros deben 20/03/2006 50.52 informar a la Comisión acerca de dichas medidas.

No obstante lo anterior, no se autoriza a los Países Miembros para establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la citada Decisión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 3854-97 ML, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 20/03/2006 51.52 GACETA OFICIAL 20/03/2006 52.52 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú