Año XXIII - Número 1331 Lima, 24 de abril de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 188-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 3, 4 y 5 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 de la República del Ecuador e interpretación de oficio del artículo 13 de la Decisión 330.

Actora: sociedad ENACA SEAFOOD S.A. Caso: Impugnación de la Resolución Nº 917012004 RREV00237 dictada por el Director General del Servicio de Rentas Internas. Proceso interno Nº 22620 Proceso 212-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República del Perú. Parte actora: ELI LILLY AND COMPANY.

Marca: “BECLOR”. Expediente: Nº 2597-02 Proceso 222-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, del artículo 82 literal d) de la misma Decisión. Actor: Sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. Marca: “STARCOM MEDIA SERVICES”.

Expediente Interno N° 3025-2002 Proceso 228-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 6974-ML. Actor: TIFFANY AND COMPANY. Marca: “TIFFANY” 14 22 34 PROCESO 188-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 3, 4 y 5 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 de la República del Ecuador e interpretación de oficio del artículo 13 de la Decisión 330.

Actora: sociedad ENACA SEAFOOD S.A. Caso: Impugnación de la Resolución Nº 917012004RREV00237 dictada por el Director General del Servicio de Rentas Internas. Proceso interno Nº 22620. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil seis. VISTOS: El oficio Nº 509 TDFNRO.1-S-II de 8 de septiembre de 2005, recibido en este Tribunal el 9 de Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL septiembre de 2005 sin ningún anexo, en el que el Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 de la República del Ecuador, Doctor Jaime Yerovi Vallejo, dentro del proceso 22620 iniciado por Vincent Ernest en calidad de Gerente General de la compañía ENACA SEAFOOD S.A. contra el Director General del Servicios de Rentas Internas, solicitando la nulidad de la Resolución Nº 917012004 RREV00237, acude al Tribunal y en la comunicación en referencia dice: “Durante la estación probatoria el actor hizo la siguiente petición: II Solicito expresamente que dentro del término de prueba establecido … la Segunda Sala del Honorable Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1, oficie y practique, en base el Art. 121 y siguientes de la Decisión 500 de la Comunidad Andina de Naciones CAN, que mediante providencia, solicite al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones CAN una interpretación prejudicial acerca de la aplicación obligatoria de la Decisión 388 ‘ARMONIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS COMO INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES DE BIENES y la forma de aplicar dicha norma en el caso en controversia; así como, mediante la interpretación judicial indique si es procedente que en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, el IVA le será devuelto al exportador …’”.

Sobre la citada petición, la comunicación además hace referencia a que se: “… proveyó ese pedido con un auto de fecha 24 de mayo del 2005 … que dice: ‘TRIBUNAL Distrital DE LO FISCAL Nro. 1.- SEGUNDA SALA.- … Proveyendo los escritos de prueba que anteceden, presentados por las partes dentro del término correspondiente, con notificación contraria, practíquese las siguientes diligencias: … mediante oficio por secretaría solicítese comedidamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, una interpretación prejudicial acerca de la aplicación obligatoria de la Decisión 388 ‘Armonización de los Impuestos Indirectos como Incentivos a las Exportaciones de Bienes y la forma de aplicar dicha Norma’”.

El auto de 24 de noviembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los 24/04/2006 2.48 artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº TDFNRO 1-S-II, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es la compañía ENACA SEAFOOD S.A. y demandado es el Director General del Servicios de Rentas Internas. b) Hechos Como fundamentos de hecho, el consultante informa que en la demanda de 27 de octubre de 2004 la actora manifiesta que: “Mediante escritura pública suscrita y celebrada el 21 de Noviembre de 2003 … se escindió la Compañía Empacadora Nacional Compañía Anónima (ENACA), creándose una nueva compañía que se la denominó ENACA SEAFOOD S.A. … Compañía que ejerce todos los derechos y obligaciones de la Compañía Empacadora Nacional Anónima (ENACA).

En el mismo acto jurídico, la compañía Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA se fusionó con la Compañía Empacadora Nacional Compañía Anónima (ENACA) … la Superintendencia de Compañías aprobó la escisión como la fusión por absorción …”. Indica que presentó los siguientes Recursos de Revisión: 1. Nº 917012003003854, “… Con fecha 28 de agosto del año 2001 presenté ante el señor Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, una solicitud de devolución del impuesto al valor agregado- IVA, para el sector exportador, al amparo de lo prescrito en el Art. 69A de la Ley de Régimen Tributario Interno tendiente a que se devuelva a mi representada lo pagado por concepto de IVA en sus compras locales e importaciones, por las actividades de exportación de Tilapia y Camarón, en los términos de la norma mencionada…”.

Dice que “Posteriormente, el 5 de febrero de 2003, mi representada fue notificada … con el Oficio Nº 7413, mediante el cual se notifica la liquidación de los valores devueltos por parte del SRI, por concepto de IVA pagados en el mes de marzo del año 2000, en base a la Resolución General Nº 009, emitida por la Señora Directora General GACETA OFICIAL del Servicio de Rentas Internas…” que “La Resolución objeto de este Recurso de Revisión, acepta parcialmente la solicitud presentada por ENACA, devolviendo así únicamente el valor de US$. 22,072.44.

Dicha Resolución y Liquidación no se sujeta a la realidad, ya que el monto solicitado … fue de US$ 32,131.74, negando la cantidad de US$ 10,059.30. Cantidad que la Compañía tiene derecho a que la Administración Tributaria le devuelva por su calidad de Exportador, al ser este un valor (crédito tributario) que no se podrá compensar …”. Indica que: “En consecuencia, con fecha 8 de julio del 2003, mi representada insinúa un recurso de revisión a la Resolución Nº 009, solicitando que se revoque el contenido en la parte que le afecta a mi representada y que se proceda con el reintegro de los US$ 10,059.30 correspondientes al IVA pagado en el mes de marzo del 2000”. 2.

Nº 917012003003856, “… En fecha 16 de noviembre del año 2001, presenté ante el señor Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, una solicitud de devolución del impuesto al valor agregado- IVA, para el sector exportador, al amparo de lo prescrito en el Art. 69A de la Ley de Régimen Tributario Interno, tendiente a que se devuelva a mi representada lo pagado por concepto de IVA en sus compras locales e importaciones, por las actividades de exportación de Tilapia y Camarón, en los términos de la norma mencionada…”.

Dice que “Posteriormente, el 5 de febrero de 2003, mi representada fue notificada … con el Oficio Nº 6960, mediante el cual se notifica la liquidación de los valores devueltos por parte del SRI, por concepto de IVA pagado en el mes de abril del año 2000, en base a la Resolución General Nº 009, emitida por la Señora Directora General del Servicio de Rentas Internas…” que “La Resolución objeto de este Recurso de Revisión, acepta parcialmente la solicitud presentada por ENACA, devolviendo así únicamente el valor de US$. 25,167.89.

Dicha Resolución y Liquidación no se sujeta a la realidad, ya que el monto solicitado … fue de US$ 40,108.18, negando la cantidad de US$ 14,940.29. Cantidad que la Compañía tiene derecho a que la Administración Tributaria le devuelva por su calidad de Exportador, al ser este un valor (crédito tributario) que no se podrá compensar …”. Indica que: “En consecuencia, con fecha 8 de julio del 2003, mi representada insinúa un recurso de revisión a la Resolución Nº 009, solicitando que se revoque el contenido en la parte que le afecta a mi repre- 24/04/2006 3.48 sentada y que se proceda con el reintegro de los US$ 14,940.29 correspondientes al IVA pagado en el mes de marzo del 2000”. 3.

Nº 917012003003855, “… Con fecha 4 de diciembre del año 2001 presenté ante el señor Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, una solicitud de devolución del impuesto al valor agregado- IVA, para el sector exportador, al amparo de lo prescrito en el Art. 69A de la Ley de Régimen Tributario Interno tendiente a que se devuelva a mi representada lo pagado por concepto de IVA en sus compras locales e importaciones, por las actividades de exportación de Tilapia y Camarón, en los términos de la norma mencionada…”.

Dice que “Posteriormente el 5 de febrero de 2003, fuimos notificados con el Oficio Nº 7069, mediante el cual se notifica la liquidación de los valores devueltos por parte del SRI, por concepto de IVA pagados en el mes de mayo del año 2000, en base a la Resolución General Nº 009, emitida por la Señora Directora General del Servicio de Rentas Internas…” que “La Resolución objeto de este Recurso de Revisión, acepta parcialmente la solicitud presentada por ENACA, devolviendo así únicamente el valor de US$. 47,806.93.

Dicha Resolución y Liquidación no se sujeta a la realidad, ya que el monto solicitado … fue de US$ 51,895.16, negando la cantidad de US$ 4,088.23. Cantidad que la Compañía tiene derecho a que la Administración Tributaria le devuelva por su calidad de Exportador, al ser este un valor (crédito tributario) que no se podrá compensar …”. Indica que: “En consecuencia, con fecha 8 de julio del 2003, mi representada insinúa un recurso de revisión a la Resolución Nº 009, solicitando que se revoque el contenido en la parte que le afecta a mi representada y que se proceda con el reintegro de los US$ 4,088.23 correspondientes al IVA pagado en el mes de mayo del 2000”. 4.

Nº 917012003007356, “… Con fecha 28 de febrero del año 2003, presenté ante el señor Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, una solicitud de devolución del impuesto al valor agregado- IVA del mes de octubre del año 2002, para el sector exportador, al amparo de lo prescrito en el Art. 69A de la Ley de Régimen Tributario Interno tendiente a que se devuelva a mi representada lo pagado por concepto de IVA en sus compras locales e importaciones, por las actividades de exportación de Tilapia y Camarón, en los términos de la GACETA OFICIAL norma mencionada…”.

Dice que “Posteriormente, el 31 de marzo del 2003, fuimos notificados con la Resolución Nº Dev-03-0347, de fecha marzo 21 del 2003, mediante el cual (sic), la Administración Tributaria, acepta parcialmente la solicitud presentada por ENACA, devolviendo así únicamente el valor de US$. 29,878.31. Dicha Resolución y Liquidación no se sujeta a la realidad, ya que el monto solicitado … fue de US$ 48,502.02, negando la cantidad de US$ 18, 623.71, cantidad que la Compañía tiene derecho a que la Administración Tributaria le devuelva por su calidad de Exportador, al ser este un valor (crédito tributario) que no se podrá compensar …”.

Indica que: “En consecuencia, con fecha 26 de noviembre del 2003, mi representada insinúa un recurso de revisión a la Resolución Nº Dev-03-0347 … solicitando que se revoque el contenido en la parte que le afecta a mi representada y que se proceda con el reintegro de los US$ 18,623.71 correspondientes al IVA pagado en el mes de octubre del año 2002”. 5.

Nº 917012003003857, “… Con fecha 28 de febrero del año 2003, presenté ante el señor Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, una solicitud de devolución del impuesto al valor agregado- IVA del mes de noviembre del 2002, para el sector exportador, al amparo de lo prescrito en el Art. 69A de la Ley de Régimen Tributario Interno tendiente a que se devuelva a mi representada lo pagado por concepto de IVA en sus compras locales e importaciones, por las actividades de exportación de Tilapia y Camarón, en los términos de la norma mencionada…”.

Dice que “Posteriormente, el 31 de marzo del 2003, fuimos notificados con la Resolución Nº Dev-03-0323, de fecha marzo 20 del 2003, mediante el cual (sic), la Administración Tributaria, acepta parcialmente la solicitud presentada por ENACA, devolviendo así únicamente el valor de US$. 63,158.10. Dicha Resolución y Liquidación no se sujeta a la realidad, ya que el monto solicitado … fue de US$ 100,610.83, negando la cantidad de US$ 37,452,73, cantidad que la Compañía tiene derecho a que la Administración Tributaria le devuelva por su calidad de Exportador, al ser este un valor (crédito tributario) que no se podrá compensar …”.

Indica que: “En consecuencia, con fecha 26 de noviembre del 2003, mi representada insinúa un recurso de revisión a la Resolución Nº Dev-030323 … solicitando que se revoque el contenido en la parte que le afecta a mi representada y que se proceda con el reintegro de los US$ 24/04/2006 4.48 37,452,73 correspondientes al IVA pagado en el mes de noviembre del año 2002”. 6.

Nº 917012003007357, “… Con fecha 28 de marzo del año 2003, presenté ante el señor Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, una solicitud de devolución del impuesto al valor agregado- IVA del mes de diciembre del 2002, para el sector exportador, al amparo de lo prescrito en el Art. 69A de la Ley de Régimen Tributario Interno tendiente a que se devuelva a mi representada lo pagado por concepto de IVA en sus compras locales e importaciones, por las actividades de exportación de Tilapia y Camarón, en los términos de la norma mencionada…”.

Dice que “Posteriormente, el 20 de mayo del 2003, fuimos notificados con la Resolución Nº Dev-03-0526, de fecha marzo 20 del 2003, mediante el cual (sic), la Administración Tributaria, acepta parcialmente la solicitud presentada por ENACA, devolviendo así únicamente el valor de US$. 47,1167.82. Dicha Resolución y Liquidación no se sujeta a la realidad, ya que el monto solicitado … fue de US$ 67,310.83, negando la cantidad de US$ 20,143,01, cantidad que la Compañía tiene derecho a que la Administración Tributaria le devuelva por su calidad de Exportador, al ser este un valor (crédito tributario) que no se podrá compensar …”.

Indica que: “En consecuencia, con fecha 26 de noviembre del 2003, mi representada insinúa un recurso de revisión a la Resolución Nº Dev-030526 … solicitando que se revoque el contenido en la parte que le afecta a mi representada y que se proceda con el reintegro de los US$ 20,143.01 correspondientes al IVA pagado en el mes de noviembre del año 2002”. 7.

Nº 917012003007358, “… Con fecha 28 de marzo del año 2003, presenté ante el señor Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, una solicitud de devolución del impuesto al valor agregado- IVA del mes de febrero del año 2003, para el sector exportador, al amparo de lo prescrito en el Art. 69A de la Ley de Régimen Tributario Interno tendiente a que se devuelva a mi representada lo pagado por concepto de IVA en sus compras locales e importaciones, por las actividades de exportación de Tilapia y Camarón, en los términos de la norma mencionada…”.

Dice que “Posteriormente, el 20 de mayo del 2003, fuimos notificados con la Resolución Nº Dev-03-0552, de fecha mayo 6 del 2003, mediante la cual, la Administración Tributaria, acepta parcialmente la solici- GACETA OFICIAL tud presentada por ENACA, devolviendo así únicamente el valor de US$. 58,407.78. Dicha Resolución y Liquidación no se sujeta a la realidad, ya que el monto solicitado … fue de US$ 71,036.69, negando la cantidad de US$ 12,612,22, cantidad que la Compañía tiene derecho a que la Administración Tributaria le devuelva por su calidad de Exportador, al ser este un valor (crédito tributario) que no se podrá compensar …”.

Indica que: “En consecuencia, con fecha 26 de noviembre del 2003, mi representada insinúa un recurso de revisión a la Resolución Nº Dev-030552 … solicitando que se revoque el contenido en la parte que le afecta a mi representada y que se proceda con el reintegro de los US$ 12,612.22 correspondientes al IVA pagado en el mes de febrero del año 2003”. 8.

Nº 917012003007359, “… Con fecha 20 de mayo del año 2003, presenté ante el señor Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, una solicitud de devolución del impuesto al valor agregado- IVA del mes de marzo del año 2003, para el sector exportador, al amparo de lo prescrito en el Art. 69A de la Ley de Régimen Tributario Interno tendiente a que se devuelva a mi representada lo pagado por concepto de IVA en sus compras locales e importaciones, por las actividades de exportación de Tilapia y Camarón, en los términos de la norma mencionada…”.

Dice que “Posteriormente, el 1 de julio del año 2003, fuimos notificados con la Resolución Nº Dev-03-0922, de fecha junio 23 del 2003, mediante la cual, la Administración Tributaria, acepta parcialmente la solicitud presentada por ENACA, devolviendo así únicamente el valor de US$. 54,396.28. Dicha Resolución y Liquidación no se sujeta a la realidad, ya que el monto solicitado … fue de US$ 63,560.72, negando la cantidad de US$ 9,164.16, cantidad que la Compañía tiene derecho a que la Administración Tributaria le devuelva por su calidad de Exportador, al ser este un valor (crédito tributario) que no se podrá compensar …”.

Indica que: “En consecuencia, con fecha 26 de noviembre del 2003, mi representada insinúa un recurso de revisión a la Resolución Nº Dev-030922 … solicitando que se revoque el contenido en la parte que le afecta a mi representada y que se proceda con el reintegro de los US$ 9,164.16 correspondientes al IVA pagado en el mes de marzo del año 2003”. 9.

Nº 917012003007360, “… Con fecha 30 de junio del 2003, presenté ante el señor Director 24/04/2006 5.48 Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, una solicitud de devolución del impuesto al valor agregado- IVA del mes de abril del año 2003, para el sector exportador, al amparo de lo prescrito en el Art. 69A de la Ley de Régimen Tributario Interno tendiente a que se devuelva a mi representada lo pagado por concepto de IVA en sus compras locales e importaciones, por las actividades de exportación de Tilapia y Camarón, en los términos de la norma mencionada…”.

Dice que “Posteriormente, el 1 de agosto del año 2003, fuimos notificados con la Resolución Nº Dev-1172, de fecha julio 24 del 2003, mediante la cual, la Administración Tributaria, acepta parcialmente la solicitud presentada por ENACA, devolviendo así únicamente el valor de US$. 36,428.66. Dicha Resolución y Liquidación no se sujeta a la realidad, ya que el monto solicitado … fue de US$ 68,071.16, negando la cantidad de US$ 31,642.50, cantidad que la Compañía tiene derecho a que la Administración Tributaria le devuelva por su calidad de Exportador, al ser este un valor (crédito tributario) que no se podrá compensar …”.

Indica que: “En consecuencia, con fecha 26 de noviembre del 2003, mi representada insinúa un recurso de revisión a la Resolución Nº Dev-1172 … solicitando que se revoque el contenido en la parte que le afecta a mi representada y que se proceda con el reintegro de los US$ 31,642.50 correspondientes al IVA pagado en el mes de abril del año 2003”.

Finalmente, dice: “Con fecha 29 de septiembre del 2004, previa acumulación de autos (acumulación de los nueve expedientes), la Administración Tributario (sic) resuelve aceptar parcialmente los recursos de revisión insinuados, disponiendo la modificación del contenido de las Resoluciones objeto de revisión (Resolución Nº 009, Nº 347, Nº 323, Nº 526, Nº 552, Nº 922, Nº 1172) y reconocer únicamente el valor de US$ 6,494.82 en concepto de IVA pagado en la adquisición de materias primas e insumos, utilizados en la conservación y envasado de crustáceos o moluscos, para la exportación por los meses de marzo, abril y mayo del 2000, octubre, noviembre y diciembre del 2002 y febrero, marzo y abril del 2003”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La consultante, de la demanda, cita como fundamentos de derecho el artículo 69A de la Ley del Régimen Tributario Interno, el artículo 169 GACETA OFICIAL del Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno, el numeral tercero del artículo 234 y 243 del Código Tributario.

Informa la consultante, que según la actora: “… La suma negada en la Resolución impugnada, la misma que asciende a un valor de US$ 88,822.36, es un valor que mi representada si tiene derecho a que le (sic) Fisco le reintegre; ya que, como se puede demostrar en las facturas y demás documentos contables que soportan el IVA pagado; en la adquisición de bienes y servicios necesarios para la (sic) proceso productivo del Camarón y la Tilapia y así lograr su exportación; por lo tanto, mi representada tiene derecho a la devolución de dicho IVA pagado en la compra local de bienes, servicios y materia prima.

La Administración Tributaria sostiene que dichas facturas no cumplen con alguno de los requisitos que contemplan las disposiciones tributarias o que no han sido presentada (sic) dentro del término probatorio (lo cual es falso, debido a que todas las facturas han sido remitidas desde el primer reclamo de devolución del IVA); sin embargo mi representada no pierde el derecho que tiene a la devolución del IVA pagado en las compras locales e importaciones, por las actividades de exportación de camarón y pescado que efectúa. Consecuentemente, al existir dichas facturas.. mi representada efectivamente pagó dicho IVA, tiene derecho a la devolución de ese IVA pagado … Incluso la Administración tributaria no podría negar el IVA pagado en dichos comprobantes de venta, ya que se puede comprobar en los asientos contables efectuados por mi representada y que se los demostrará en el término de prueba correspondiente”.

Indica la documentación probatoria que acompaña, y finalmente dice: “… solicito a ustedes, señores Magistrados del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, que acepte (sic) a trámite la presente demanda motivada rectifique en la parte que me afecta o que impugno la Resolución Nº 917012004RREV000237; y, disponga en la misma sentencia, que se ordene el reintegro o devolución a mi representada el valor de US$ 88,822.36 por concepto de IVA tarifa 12% pagado por mi representada, en la importación y adquisición local de bienes, servicios y materias primas, los mismos que han sido utilizados en la producción y exportación de pescado y camarón de los meses de marzo, abril y mayo del año 2000, octubre, noviembre y diciembre del año 2002 y febrero, marzo y abril del año 2003…”. 24/04/2006 6.48 d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda Indica la consultante que el Procurador General del Estado contesta la demanda proponiendo las siguientes excepciones: “…1.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda …2.- Hago mía la contestación a la demanda y las excepciones planteadas en la misma por el Servicio de Rentas Internas. 3.- Alego procedencia de la resolución materia de esta impugnación, por cuanto la misma goza de las presunciones de legalidad, legitimidad y ejecutoriedad … 4.- Alego la improcedencia de la demanda y la falta de derecho del actor. 5.- Alego la prescripción de la acción y la caducidad del derecho del actor … No me allano a ninguna de las nulidades y omisiones de solemnidades sustanciales de que se encuentren viciado éste proceso.

En virtud de estas excepciones solicito señores Ministros rechazar la demanda, con la correspondiente condena en costas de conformidad con lo dispuesto en los artículo 291 del Código Tributario y 4 de la Ley de Creación de Tasas Judiciales …”. La consultante también señala que la Autoridad Tributaria, después de referirse a los antecedentes, contestó a la demanda interponiendo las siguientes excepciones: “…I. La Resolución Nº 917012004RREV000237 … es un acto administrativo que goza de presunciones de legitimidad y ejecutoriedad y está llamado a cumplirse … pues de su simple lectura se desprende con claridad la fundamentación de hecho y de derecho por el (sic) cual la Administración en uso de sus facultades … rechazó la solicitud del accionante en su debido momento …La Resolución impugnada tiene su fundamento en los principios constitucionales en concordancia con las normas legales y reglamentarias constantes en el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento de Aplicación y el Reglamento de Facturación y Comprobantes de Venta de Retención. II.

Incompetencia del Tribunal Distrital de lo Fiscal para conocer acciones de impugnación derivadas de solicitudes de devolución de IVA … III. La Resolución No. 917012004 RREV000237 se ha emitido en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente ” que “… Varias de las facturas presentadas por la actora no constituyen comprobantes de venta válidos … que para determinar si el IVA ha sido o no pagado se requieren documentos de respaldo, por ello la misma norma establece la GACETA OFICIAL necesidad de acompañar las copias certificadas de las facturas … para que los comprobantes de venta sean considerados como válidos deben cumplir con los requerimientos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención … pues en las Resoluciones de devolución de IVA sobre las cuales se insinuó recurso de revisión se detallan los errores encontrados en los documentos presentados … y que por ende provocan su invalidez.

Así tenemos como motivos de negación: comprobantes de venta ilegibles; RUC del adquirente no especificado en el comprobante de venta, pero consta su nombre o razón social que no corresponde al solicitante; los comprobantes no tiene fecha de emisión. Esto, evidentemente, hizo que la Administración se encuentre con documentos ambiguos, inciertos, que bien podían ser usados por más de un contribuyente por no constar el nombre o el RUC, o que no podían ser considerados como verdaderos por encontrarse ilegibles, o más aún, no correspondían al período solicitado.

Como se puede observar, en varios comprobantes se han omitido requisitos fundamentales para que proceda la devolución del impuesto supuestamente pagado, es decir la falta de los requisitos que contempla el Reglamento de Facturación (vigente para los meses de noviembre y diciembre del 2002, febrero, marzo y abril del 2003) hace que tales documentos no puedan ser considerados como comprobantes válidos y por lo tanto no puedan sustentar la devolución solicitada, por ello la Administración Tributaria en uso de sus atribuciones legales procedió a negarla …”.

Asimismo el consultante informa, de acuerdo a los alegatos de la demandada, que “… la empresa actora reconoce y acepta la obligatoriedad de que las facturas cumplan los requisitos que establecen tanto el Reglamento de Facturación como el Reglamento de comprobantes de Venta y Retención, pues en la misma demanda señala ‘al existir, facturas que cumplan con todos los requisitos que el Reglamento de Facturación vigente a los meses de marzo, abril y mayo del 2000 … vigentes para los seis meses subsecuentes objeto de la presente demanda … tiene derecho a la devolución de ese IVA pagado en las facturas.

Por consiguiente, no está sujeto a discusión si se debe o no devolver el IVA que consta en facturas sin requisitos, pues tanto la demanda como la contestación de la demanda coinciden en que obligatoriamente deben cum- 24/04/2006 7.48 plir con los requisitos para que proceda tal devolución, por lo que, una vez que la H. Sala constate que existen facturas sin requisitos se servirá negar el reintegro del supuesto IVA solicitado en base a ellas.

Por otro lado, varios requisitos fueron completados, cuando tal situación no es aceptable pues las facturas deben ser llenadas completamente al momento que son emitidas junto con las copias de las mismas, tal como lo señala el Art. 23 del Reglamento de Facturación, que contempla con lo señalado en la disposición General Cuarta del Decreto Ejecutivo Nº 1011 (R.O: 222 del 29 de junio de 1999); por lo que no es procedente aceptar como válidos, documentos que presentas (sic) tachaduras o enmiendas … Pues es lógico que si existen enmiendas, tachaduras o defectos en general no podrían constituir fundamento válido y veraz para proceder a la devolución del IVA; permitirlo equivaldría a fomentar abusos y validar actuaciones no ajustadas a Derecho.

No existe ningún otro documento que respalde la veracidad de una venta, como lo hace la factura, solo esta contiene toda la información completa y detallada sobre la transacción …”. Continúa diciendo que: “… la Administración Tributaria … exige estrictamente que los comprobantes de venta que le son presentados, cumplan con todos los requisitos establecidos … pues no existe otra manera de asegurar que los recursos que devuelve a través de la figura de la devolución del IVA establecida en el Art. 69-A … haya ingresado efectivamente a las arcas fiscales …”.

Así mismo dice que: “Conforme dispone el artículo 69 A de la Ley de Régimen Tributario Interno, las adquisiciones detalladas en las facturas deben estar directa e inequívocamente relacionadas con la producción del bien sujeto a exportación, según el actor la tilapia y camarón; por lo tanto, la adquisición de cualquier bien que no se haya utilizado en la actividad de producción no puede otorgar el derecho a la devolución que la actora solicita.

Es así que la Administración Tributaria al realizar un completo análisis de los comprobantes que sustentaron la solicitud del contribuyendo, pudo detectar que varias no corresponden a la producción del bien que se exporta por lo tanto procedió a restar su valor, del total. Como se pudo observar anteriormente, el sentido de la norma es sumamente claro, se deben identificar aquellos bienes que se emplean en la fabricación de un nuevo bien cuyo destino es la exportación, por lo tanto, el IVA GACETA OFICIAL pagado por concepto de gastos corporativos, suministros de oficina, capacitaciones contra incendios, honorarios profesionales, entre otros, no puede estar sujeto a devolución ya que no se encuentran incorporados el (sic) bien de exportación. Es clara la intención del legislador: devolver los valores pagados en concepto de IVA que exclusivamente hayan sido incorporados al bien a exportarse, justamente en aplicación del principio de no exportación de impuestos indirectos, razón por la cual se ha establecido la figura de la devolución del IVA para el caso de valores incorporados efectivamente al bien exportable …”.

Finalmente dice: “…El factor de proporcionalidad que aplica la Administración en las Resoluciones impugnadas, es el correcto, porque corresponde a la real proporción del IVA considerado en las exportaciones realizadas y que por ende debe considerarse para efectos de su devolución, el porcentaje no considerado corresponde a ventas locales … de conformidad con el artículo 69 A, la devolución del IVA se aplica solo por adquisiciones de bienes que se utilicen en la fabricación de bienes que se exporten; en consecuencia, es una figura distinta al crédito tributario que permite efectuar compensaciones en declaraciones posteriores…” que “… el actor se encuentra obligado a presentar todos los documentos y practicar todas las diligencias que sean necesarias a fin de probar los hechos afirmados en su demanda y que respalden la veracidad de su pretensión…” y que la demandada defiende “… la validez y legalidad de la Resolución impugnada…” por lo que solicita “… rechacen la demanda…”.

CONSIDERANDO

Que, las disposiciones contenidas en la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comu- 24/04/2006 8.48 nitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, en consecuencia, corresponde interpretar los artículos 3, 4 y 5 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio el artículo 13 de la Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes “Artículo 3.- Se consideran impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330”.

“Artículo 4.- El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros”. “Artículo 5.- La devolución de impuestos indirectos se hará mediante compensación o reembolso, en los plazos que determinen los Países Miembros”.

GACETA OFICIAL “ANEXO 1 RELACIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS PARA LOS CUALES SE APLICA EL ARTICULO 4 DE LA DECISIÓN (…) 3. ECUADOR 24/04/2006 9.48 competencia a la Comisión para establecer procedimientos y mecanismos permanentes (actual artículo 57), así como para aprobar normas y definir plazos relativos a la armonización gradual de las legislaciones económicas (actual artículo 58)”.

(Proceso 112-IP-2005, aprobado el 1 de diciembre de 2005, caso: Impugnación de la Resolución Nº 917012004RREV000349 dictada por la Dirección General del Servicio de Rentas Internas). A. Impuesto al Valor Agregado. B. Impuesto a los Consumos Especiales. (…)”. Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 13.- A los efectos de la presente Decisión, se entenderán como impuestos directos, los impuestos sobre la rente o sobre el patrimonio, tales como a los salarios, beneficios, intereses, cánones o regalías y todas las formas de ingresos, y los impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles.

Asimismo, se entenderán como impuestos indirectos, los impuestos sobre las ventas o sobre e consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos. Se excluye de la presente clasificación a los gravámenes a las importaciones, los cuales se regirán por las normas referidas a Regímenes Aduaneros que establece el Capítulo VI de la presente Decisión”.

I. De la devolución del Impuesto al Valor Agregado como incentivo tributario a las exportaciones intrasubregionales Sobre el tema el Tribunal ha sostenido: “El Acuerdo de Cartagena prevé la armonización gradual de las políticas económicas y un programa avanzado de liberación del intercambio comercial (actual artículo 3, literales b y d) como dos de los medios destinados a alcanzar sus objetivos de promoción del desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad.

En este contexto, el Acuerdo consagra la armonización de las políticas cambiaria, monetaria, financiera y fiscal como uno de los mecanismos del proceso de desarrollo de la Subregión (actual artículo 54, literal e), y atribuye En base a estos fundamentos, la Comisión del Acuerdo de Cartagena dictó la Decisión 324, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 114, del 27 de agosto de 1992, destinada, entre otros propósitos, al aseguramiento de las condiciones equitativas de competencia entre los Países Miembros, mediante la eliminación de los subsidios y la armonización de los incentivos aplicables a las exportaciones intrasubregionales.

Para tal efecto en su artículo 9 la norma prevé la aprobación de un Programa de Armonización de Incentivos a las Exportaciones Intrasubregionales. Posteriormente la Comisión dictó la Decisión 330 sobre la Eliminación de subsidios y armonización de incentivos a las exportaciones intrasubregionales, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 120, del 30 de octubre de 1992, dirigida en su artículo 1 a la armonización de los mecanismos de estímulo a las exportaciones intrasubregionales, distinguiendo entre ellos los de naturaleza cambiaria, financiera y fiscal y los regímenes aduaneros.

En esta Decisión se consideran incentivos a las exportaciones aquellos que inciden en forma exclusiva en la producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, en tanto estén supeditados a las exportaciones o a los ingresos de exportación reales o previstos, conforme al artículo 2, pero insta a los Países Miembros a adelantar acciones tendientes a armonizar la aplicación de incentivos que incidan tanto en la producción destinada al mercado doméstico como en la producción destinada a exportaciones intrasubregionales, de acuerdo al artículo 5.

Esta misma Decisión, también, autoriza a la Comisión para que, a más tardar el 31 de marzo de 1993, apruebe las características y plazos de adopción del régimen comunitario armonizado de los mecanismos de exención, devolución o aplazamiento de los impuestos indirectos que GACETA OFICIAL afecten a los productos destinados a las exportaciones intrasubregionales, en tanto los mismos no constituyan subsidios, de conformidad con el artículo 15.

Entre los impuestos indirectos, la mencionada Decisión incluye al Impuesto al Valor Agregado. Con fundamento, entre otras, en la Decisión 330, la Comisión del Acuerdo de Cartagena dictó la Decisión 388, Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 211, del 17 de julio de 1996, a objeto de avanzar en la armonización de los instrumentos y políticas económicas, garantizar el libre comercio sin distorsiones en el mercado ampliado de la Subregión, consagrar como principio la no exportación de los impuestos indirectos que graven los bienes finales de exportación y establecer, en consecuencia, la devolución total de los impuestos indirectos que graven la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital vinculados a la producción, consumidos o utilizados en la producción, fabricación, transporte o comercialización de los bienes destinados a exportación. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “Sobre la base de la disposición según la cual las operaciones de exportación de bienes de los Países Miembros no están afectas al pago de impuestos indirectos (artículo 2), y en consideración de que los impuestos indirectos que afecten la venta o el consumo de bienes se rigen por el principio del País de Destino (artículo 1), la Decisión dispone la devolución al exportador del monto total de los impuestos indirectos vigentes, de los que figuran en el Anexo 1, siempre que hayan sido efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación (artículo 4).

Cuando se trate del impuesto indirecto a los bienes de capital, su devolución sólo procederá, según la Decisión, en la medida en que la misma no se confiera exclusivamente por razones de exportación”. (Proceso 112-IP2005, ya citado). En el caso de la República del Ecuador, el Anexo 1 incluye, entre los impuestos indirectos, el Impuesto al Valor Agregado. 24/04/2006 10.48 A la luz de lo expuesto se desprende que el incentivo derivado de la devolución al exportador del monto total de los impuestos indirectos vigentes y efectivamente pagados, en los términos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, por tratarse de un incentivo comunitario a las exportaciones intrasubregionales, procede en relación con las operaciones de exportación de bienes de un País Miembro a otro, y no alcanza en su disciplina a los bienes exportados a terceros países.

De conformidad con la citada Decisión, la devolución de los impuestos indirectos se debe llevar a cabo mediante compensación o reembolso, en los plazos que determinen los Países Miembros y como lo dice el artículo 5. Y de acuerdo al artículo 6, es también de competencia de los Países Miembros disponer de sistemas de control posterior y de comprobación de la documentación sustentatoria que les permita asegurar que la devolución o la compensación de los impuestos indirectos se realice de conformidad con la citada Decisión. A propósito de la devolución de los impuestos citados, el Tribunal ha establecido que “La figura jurídica de la devolución de los impuestos indirectos … se encuentra consecuentemente supeditada … a la demostración que haya sido realizada por el exportador, de los montos correspondientes a los pagos por él efectuados en concepto de IVA, respecto de cualquiera de los rubros considerados por el artículo 4 de la Decisión 388” (Proceso 75-IP-2005, del 22 de junio de 2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1233, del 18 de agosto de 2005.

Criterio reiterado en los Procesos 76-IP-2005 y 77-IP-2005). II. De la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario frente a normas de derecho interno de los Países Miembros El Acuerdo de Cartagena, en su artículo primero, sostiene que los objetivos y los valores sociales que presiden el proceso de integración Subregional se orientan a “… promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano … Asimismo, son objetivos de este Acuer- GACETA OFICIAL do propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad Subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países miembros… Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en le nivel de vida de los habitantes de la subregión …”.

En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal ha declarado que: “en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria no se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, mas propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Países Miembros “ no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en practicas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación …’” (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839 del 25 de setiembre de 2002, citando al Proceso N° 7-AI-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 490 de 4 de octubre de 1999).

Dentro de este análisis debemos ponderar la jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino que, en ningún momento dudó sobre la impor- 24/04/2006 11.48 tancia vital de hacer prevalecer el principio de primacía como sustento del ordenamiento jurídico comunitario, sin descuidar la interrelación existente entre el ordenamiento comunitario y el nacional en virtud de la cual ambos se complementan, toda vez que el primero por si solo no estaría en condiciones de realizar los objetivos perseguidos por la Comunidad Andina y consecuentemente requiere para su ejecución contar con la cooperación de los ordenamientos jurídicos nacionales.

La preservación del orden y ordenamiento jurídico comunitario se sustenta en los principios y obligaciones contenidos en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como en las competencias que se le atribuyen al órgano jurisdiccional comunitario de las cuales derivan el conocimiento y decisión de los recursos y acciones previstos en el referido Tratado.

A juicio del Tribunal, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno” (Proceso 06-IP-93, del 17 de febrero de 1994, publicado en la G.O.A.C. Nº 150, del 25 de marzo del mismo año).

Por virtud del citado principio de primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad, el Tribunal ha declarado inadmisible el tratamiento modificatorio, por vía de derecho interno, de materias específicamente disciplinadas por el orden jurídico de la Comunidad, “… pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Proceso 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año).

Además, el Tribunal ha señalado que los principios de primacía y aplicación directa del ordenamiento jurídico de la Comunidad “… no dejan espacio para que cada uno de los países emita GACETA OFICIAL disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias. Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran.

El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema del complemento mínimo indispensable para el desarrollo interno de la norma comunitaria” (Proceso 07AI-99, del 12 de noviembre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 520, del 20 de diciembre del mismo año). III. De los asuntos no comprendidos en las Decisiones que forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad.

El complemento indispensable En cuanto a la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

En consecuencia, el Tribunal concluye que “ el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión ‘régimen común sobre 24/04/2006 12.48 tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena)…”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139 del 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC). Las consideraciones que anteceden permiten ratificar que la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos expresamente contemplados en la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

El establecimiento de tales restricciones debe ser objeto de norma comunitaria expresa, por lo que su falta de previsión no debe interpretarse como constitutiva de un asunto no comprendido en la citada Decisión. IV. De la cooperación entre los Tribunales de los Estados Miembros y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal, concordantes con los artículos 121 y 126 de su Estatuto, es atribución privativa de este órgano comunitario supranacional, la interpretación, por vía prejudicial, de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina que se encuentra contenido en el artículo primero del Tratado de Creación “…mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos estados”.

(Proceso 112-IP-2005, ya citado). La interpretación prejudicial es la expresión de la coordinación y cooperación entre las jurisdicciones comunitaria y nacional en la interpretación y aplicación del derecho comunitario, en cuya virtud los Tribunales de cada uno de los Países Miembros actúan como jueces comunitarios al aplicar el Derecho Comunitario, con base a la interpretación del contenido, sentido y alcance de la norma comunitaria que le corresponde realizar, en forma privativa, al Tribunal de GACETA OFICIAL 24/04/2006 13.48 Justicia de la Comunidad Andina, con el objeto de lograr su aplicación uniforme en los Países Miembros.

El Tribunal ha sostenido: “La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad”. (Proceso 112-IP-2005, ya citado). monto total del impuesto al valor agregado vigente, que haya sido efectivamente pagado en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación intrasubregional.

Tratándose del impuesto indirecto a los bienes de capital, su devolución sólo procederá en la medida en que ésta no se otorgue exclusivamente por razones de exportación. El Tribunal en el caso de la interpretación prejudicial no entra a analizar el contenido del derecho interno de los Países Miembros ni valora los hechos, sino únicamente se pronuncia sobre la inteligencia de la norma comunitaria y de cómo ésta debe ser entendida en el caso concreto.

La interpretación prejudicial emitida por el Tribunal es de carácter obligatorio para el Juez Nacional, la misma resuelve la cuestión referente al contenido, sentido y alcance de la norma comunitaria a aplicarse, correspondiendo al Juez Nacional la responsabilidad de dictar la sentencia que corresponda, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

TERCERO: La devolución del impuesto en referencia se encuentra supeditada a la demostración del cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, a la luz del régimen establecido al efecto por el respectivo País Miembro. De ser procedente, la devolución podrá llevarse a cabo mediante compensación o reembolso, en los términos previstos en el artículo 5 de la misma Decisión.

SEGUNDO: El incentivo derivado de la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado vigente y efectivamente pagado, en los términos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, por tratarse de un incentivo comunitario a las exportaciones intrasubregionales, es aplicable únicamente en el caso de las operaciones de exportación de bienes de un País Miembro a otro.

CONCLUYE:

CUARTO: En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

En consecuencia, la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos que expresamente se contemplan en la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

PRIMERO: En el caso de la República del Ecuador, procede la devolución al exportador del La Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nro. 1, República del Ecuador, deberá adop- En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA GACETA OFICIAL 24/04/2006 14.48 tar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 22620 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 212-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República del Perú. Parte actora: ELI LILLY AND COMPANY.

Marca: “BECLOR”. Expediente: Nº 2597-02. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil seis. to, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 9 de noviembre de 2005. 1. Las partes. VISTOS La parte actora es ELI LILLY AND COMPANY. La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82 literal h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, y recibida en este Tribunal en fecha 6 de octubre de 2005; con motivo del proceso interno Nº 2597-02.

Se demanda al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI; al Procurador del Ministerio de Industria y Turismo; y, a la empresa MERCK KGaA. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatu- Con fecha 6 de mayo de 1998, la sociedad MERCK KGaA, solicita el registro del signo como marca BECLOR, para distinguir productos de la clase 5 (productos farmacéuticos para GACETA OFICIAL el tratamiento de enfermedades aspiratorias, rinitis y asma), la misma que fue debidamente publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, y sobre la cual recayeron observaciones por parte de ELI LILLY & COMPANY en base a su marca CECLOR, y de la compañía SANOFI en base a su marca SEGLOR RETARD, ambas marcas registradas para distinguir productos de la clase 5.

Las empresas observantes fundamentan sus escritos en la supuesta similitud gráfica y fonética con el signo solicitado, la misma que induciría a generar error en el público consumidor. 24/04/2006 15.48 tegración y Negocios Comerciales, respaldada por INDECOPI, con fecha 7 de junio de 2002, interpone recurso de apelación ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la misma que se eleva con efecto suspensivo a la Sala Constitucional y Social de la misma Corte, donde se declara necesario suspender el trámite del proceso a efecto de solicitar la correspondiente Interpretación Prejudicial de este Tribunal para la correcta aplicación de los artículos 81, 82 literal h) y 83 literal a) de la Decisión 344. 2.2.

Fundamentos de la demanda. De esta manera, la Oficina de Signos Distintivos del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), mediante Resolución Nº 010142-1998/ OSD-INDECOPI de fecha 31 de agosto de 1998, declara infundadas las observaciones presentadas y concede la inscripción de la marca solicitada, por considerar que es perceptible, suficientemente distintiva, susceptible de representación grafica y fuera del alcance de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Con fecha 15 de septiembre de 1998, la sociedad ELI LILLY & COMPANY interpuso recurso de apelación, al igual que SANOFI, con fecha 28 de septiembre de 1998, las mismas que son resueltas por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI mediante Resolución Nº 273-1999/TPI-INDECOPI, de fecha 2 de marzo de 1999, en la que se confirma la resolución de primera instancia, y se da por agotada de esta manera la vía administrativa.

Con fecha 20 de abril de 1999, la sociedad ELI LILLY & COMPANY interpone demanda Contencioso Administrativa de las Resoluciones Administrativas Nos: 273-1999/TPI-INDECOPI y 0101421998/OSD-INDECOPI, la misma que es contestada por el Ministerio de Industria y Turismo, Integración y Negocios Comerciales Internacionales, la Sociedad MERCK KgaA e INDECOPI.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien tramitó la causa en el proceso A.V. 19799, emite sentencia de fecha 19 de abril de 2002, declarando fundada la demanda de ELI LILLY y nulas las resoluciones de INDECOPI, disponiendo de esta manera, que este cancele el registro de la marca BECLOR. Con fecha 8 de junio de 2002, la Procuraduría Pública del Ministerio de Industria, Turismo, In- La actora, mediante su representante legal, impugna las resoluciones del órgano administrativo alegando que la resolución materia de litis debió denegar el registro de la marca BECLOR, dado que ésta se encuentra incursa en las prohibiciones establecidas en el artículo 82 literales a) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, asimismo, señala que la marca en cuestión no reúne los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión ya citada, ni las disposiciones comprendidas en los artículos 131 y 132 del Decreto Legislativo N° 823. 2.2.1 Procurador del MITINCI.

La Procuraduría sostiene que al haber declarado fundada la demanda de ELI LILLY, se estaría denegando el registro a una marca que guarda diferencias fonéticas y gráficas con otra previamente registrada, y que con ello se estaría causando agravio al público consumidor. Precisa que el signo solicitado es “… perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica…”, asimismo, que “… los Actos Administrativos emitidos tanto en Primera como en Segunda Instancia, son correctos y se encuentran arreglados a derecho … por ende no adolecen de vicio o causal de nulidad alguna que los invalide…”, y que el examen de registrabilidad fue efectuado por la administración, y que en éste “… el criterio de rigurosidad ha sido tomado muy en cuenta por las diferentes instancias administrativas del Indecopi …”.

Finalmente, señala que entre las marcas en cuestión no existe riesgo de confusión y que no existe contravención alguna a la Decisión 344 y al Decreto Legislativo 823 que fundamentan la denegatoria del registro de la marca, y solicita GACETA OFICIAL se revoque la sentencia de la Sala Civil Permanente apelada. 2.2.2 INDECOPI. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda contradiciéndola en todos sus extremos.

Sostiene que “…resulta plenamente válido y lícito que en cumplimiento de la normatividad vigente se haya otorgado el registro de la marca BECLOR, no encontrándose comprendida dicha denominación en los supuestos de prohibición alegados por la demandante…”, dado que “… la marca BECLOR… vista en conjunto y estructurada en función a la conjunción de cada uno de los elementos que la conforman, constituye un signo suficientemente distintivo que posee individualidad y una especial impresión fonética y gráfica que le permite cumplir su función diferenciadora en el mercado…”.

Asimismo, en cuanto a la sentencia emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, señala que ésta incurre en una serie de errores, así, refiere que esa instancia judicial, al momento de haber realizado el cotejo marcario utiliza una modalidad de comparación que se encuentra rechazada por la doctrina especializada, dado que el cotejo debe efectuarse tomando en cuenta que los signos comparados son productos farmacéuticos que tendrán partículas o componentes comunes por su misma naturaleza de sus sustancias activas, y que su análisis comparativo debió efectuarse tomando en cuenta las partículas diferentes y no el número de letras similares y su cantidad. 2.2.3 Tercero interesado – MERK KGaA MERK KGaA contesta la demanda señalando que se encuentra en completo desacuerdo con los argumentos expuestos en ésta, por lo que la niega y contradice en todos sus extremos.

En este sentido, señala que la resolución impugnada es plenamente válida y eficaz, que no existe confundibilidad entre la marca solicitada “BECLOR” y la marca registrada “CECLOR”, dado que el uso del término “CLOR” en marcas de la clase 5, es común, señalando finalmente que para la jurisprudencia administrativa, las diferencias gráficas y fonéticas al inicio de la palabra, son suficientes para distinguir dos signos. 24/04/2006 16.48

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, de acuerdo a lo solicitado por el oficio remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, este Tribunal procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no del artículo 82 literal h) de dicha Decisión por no ser pertinente al caso concreto.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISION 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a GACETA OFICIAL una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO ACCEDA A REGISTRO En plena compatibilidad con lo señalado en el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quien se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, 24/04/2006 17.48 números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros GACETA OFICIAL soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca BECLOR cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS, RIESGO DE CONFUSIÓN Y REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado 24/04/2006 18.48 en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las GACETA OFICIAL 24/04/2006 19.48 partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). minación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

Asimismo, el Tribunal observa que el riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma deno- En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir uno de otro.

Reglas para efectuar el cotejo marcario Con el propósito de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: GACETA OFICIAL 24/04/2006 20.48 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984 p. 215). ya se anotó éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre esta clase de marcas. 2.

En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. En conclusión, la exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre los signos sub litis es conceptual, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan. III. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN MARCAS FARMACÉUTICAS.

Las marcas farmacéuticas suelen elaborarse con palabras que le dan al signo cierto poder evocativo, que ofrece al consumidor una leve idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, u otras características. Si se trata de partículas de uso general, como El examen de marcas farmacéuticas debe ser minucioso a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión ya que de generarse error éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas; por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.

Es importante tener presente que en el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. Además la Jurisprudencia de este Tribunal dentro del tema ha recogido los criterios doctrinarios que se exponen a continuación: “Una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente (OTAMENDI Jor- GACETA OFICIAL ge, “DERECHO DE MARCAS” Abeledo Perrot.

Cuarta Edición. Buenos Aires 2002, págs. 191 y 192).” (Proceso Nº 161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”, publicada en Gaceta Oficial Nº 1175, de 15 de marzo de 2005) En vista de las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que el signo no esté comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. SEGUNDO.- No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios indénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error, por riesgo de confusión. TERCERO.- Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

CUARTO. - El examen de marcas que tengan por objeto distinguir productos farmacéuticos debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso. 24/04/2006 21.48 En el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Así, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2597–2002 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTE Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 24/04/2006 22.48 PROCESO 222-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, del artículo 82 literal d) de la misma Decisión. Actor: Sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. Marca: “STARCOM MEDIA SERVICES”.

Expediente Interno N° 3025-2002. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 30 de noviembre de 2005. que resolvió revocar la Resolución No. 57051999/OSD-INDECOPI de 20 de mayo de 1999 y otorgó el registro de la marca de servicio “STARCOM MEDIA SERVICES” solicitada por Leo Burnett Worldwide, Inc. para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es la sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. y la parte demandada es el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú. Se considera como tercero interesado a la empresa LEO BURNETT WORLDWIDE, INC. 1.2.

Acto demandado La sociedad STARMEDIA NETWORK, INC plantea que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI: 14841999/TPI-INDECOPI de 15 de diciembre de 1999, a) La sociedad demandante afirma que es titular de las marcas STARMEDIA y STARMEDIA LOGOTIPO, que distinguen servicios de la Clase 38 1 de la Nomenclatura Oficial. b) El 24 de septiembre de 1998 la empresa Leo Burnett Worldwide, Inc, solicitó el registro de la marca de servicio STARCOM MEDIA SERVICES para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. c) La sociedad STARMEDIA NETWORK, INC. presentó observaciones a la solicitud referida y, luego del trámite pertinente, la Oficina de Signos Distintivos emitió la Resolución N° 5705-1999-OSD-INDECOPI de 20 de mayo 1 Clase 38.- Telecomunicaciones.

GACETA OFICIAL de 1999 y denegó el registro de la marca solicitada, por considerar, fundamentalmente, que a pesar de no haberse acreditado la notoriedad de las marcas de la empresa demandante, el signo solicitado resultaba confundible con las marcas registradas a nivel gráfico y fonético, existiendo conexión competitiva entre los servicios de esparcimiento de la clase 41 que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional. d) La resolución mencionada fue apelada por la empresa Leo Burnett Worldwide, Inc. y el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI expidió la Resolución No. 1484-1999/TPI-INDECOPI que revocó la resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos y otorgó el registro del signo solicitado por considerar “que si bien existe similitud o conexión competitiva entre algunos de los servicios a distinguir, dadas las diferencias fonéticas y gráficas de las marcas en conflicto, éstas pueden coexistir en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor respecto al origen empresarial”. e) La sociedad actora demandó ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia en “ACCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, (…) a fin de que SE DEJE SIN EFECTO E INVALIDE la Resolución 14841999/TPI-INDECOPI, de fecha 15 de diciembre de 1999”.

La Sala referida emitió la sentencia A.V. Nº 209-2000 de 23 de abril de 2002 en la cual declaró infundada la demanda y ésta fue apelada por STARMEDIA NETWORK, INC ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. b) Demanda STARMEDIA NETWORK, INC., sociedad constituida y organizada conforme a las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en New York, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente. 24/04/2006 23.48 cuanto a su aspecto gráfico y fonético (auditivo), a nuestras marcas registradas ( )”.

Afirma que “al haberse concedido el registro de la marca STARCOM MEDIA SERVICES, se va a ocasionar en la mente de los consumidores una idea de que el servicio que se ofrece con dicho signo es ofrecido por nuestra sociedad o que nuestra sociedad ha lanzado un nuevo servicio con nuestra marca y, por ende goza de la misma calidad y garantía ofrecida por nuestra sociedad, situación que como es evidente no se da”.

Asevera que “Lo expuesto adquiere mayor relevancia, toda vez que la marca otorgada a registro, distingue servicios de la clase 41 que guardan estrecha vinculación con los servicios comprendidos en al clase 38 de la Clasificación Internacional”. Añade que “cualquier consumidor medio podría asociar que el servicio distinguido con la marca STARCOM MEDIA SERVICES, es prestado por nuestra sociedad, debido a que esta marca resulta ser muy semejante a nuestra marca STARMEDIA”, pues las partículas que forman STAR y MEDIA forman parte esencial de su denominación STARMEDIA.

La actora realiza una interpretación de normas internas del Código Procesal Civil y de decretos de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto, considera la violación de éstos artículos. Concluye manifestando que el signo STARCOM MEDIA SERVICES no cumple con el requisito de ser suficientemente distintivo, pues es muy similar a la marca STARMEDIA, “que de coexistir ambas en el mercado, nos puede producir un deterioro del valor comercial de nuestra indicada marca, causándonos además un daño económico y comercial injusto”. c) Contestación a la demanda Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, a través de sus apoderados, da contestación a la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos (…)”.

Indica la actora que el signo solicitado STARCOM MEDIA SERVICES “resulta ser muy similar, en Respecto al examen de confundibilidad de las marcas, manifiesta, principalmente, que “(…) la GACETA OFICIAL autoridad administrativa constató que las marcas en conflicto ‘STARCOM MEDIA SERVICES’ y ‘STARMEDIA’ y ‘STARMEDIA’ y logotipo cuentan con evidentes diferencias en el plano gráfico y fonético que determinan que su coexistencia no induzca a error o confusión al consumidor”.

Señala que “(…) es posible que dos signos coincidan en la mayoría de sus letras, pero que apreciados en su conjunto susciten en el consumidor una impresión distinta, como ocurre principalmente en este caso”. Respecto al carácter engañoso de la marca solicitada, observa que, “(…) para que esta causal sea aplicable debería tratarse de un signo que proporcione una información equivocada o incorrecta de los productos o servicios, la misma que puede determinar la decisión de compra de los consumidores, supuesto que evidentemente no se produce en el caso de la marca “STARCOM MEDIA SERVICES”, porque la misma no alude a ninguna calidad, característica o aptitud del producto o servicio”.

Con relación a los servicios que amparan las marcas en conflicto manifiesta que “(…) la marca STARCOM MEDIA SERVICES no ha sido solicitada para la clase 38 de la Nomenclatura Oficial sino para la clase 41, por lo que resulta pertinente referirse a los términos frecuentemente utilizados en dicha clase y no en la 38. Asimismo, durante el procedimiento administrativo se acreditó, con la búsqueda de antecedentes correspondiente, que el término SERVICE se encuentra incluido en varias marcas registradas a nombre de distintos titulares en la misma clase 41 de la Nomenclatura Oficial.”.

Determina, en el mismo sentido, que “la conclusión a la que se debe llegar a la luz de las búsquedas de antecedentes de marcas registradas en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, es que los términos muy usados en la conformación de varias marcas resultan ser términos débiles para indicar el origen empresarial de un producto o servicio, tal como sucede precisamente con los mencionados.”.

Realiza, finalmente, un análisis de normas internas del Código Procesal Civil, estableciendo una relación con las normas supuestamente violadas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 24/04/2006 24.48 d) Tercero interesado La empresa LEO BURNETT WORLDWIDE, INC., con domicilio en Lima, Perú, comparece a través de apoderado y da contestación a la demanda.

Hace un análisis de verificación de los criterios doctrinarios para determinar la existencia de similitud entre los productos en cuestión: Indica que las marcas en litigio distinguen servicios ubicados en clases distintas de la Nomenclatura Oficial, “(…) que los servicios que distinguen las marcas en litigio poseen diferentes canales de comercialización puesto que ofrecen por empresas diferentes, en un caso colegio, institutos o universidades y por el otro, empresas especializadas en proveer un servicio específico como es la provisión de servicios de computación por línea, llegan al público por canales diferentes y por último son adquiridos por usuarios distintos”.

Señala que “(…) la publicidad de un servicio específico como el de proveer servicios por línea para computación que distinguen las marcas de Starmedia Network Inc. no se dirige al público en general sino sólo al sector específico que requiere dicho servicio. Los servicios de educación y formación que distingue la marca de Leo Burnett Worldwide, Inc. sí se publicitan de modo general”.

Advierte que “No existe ninguna razón para que una persona que desea adquirir un servicio de educación o formación con la marca STARCOM MEDIA SERVICES, deba adicionalmente adquirir el específico servicio de provisión de servicios por línea para computación que distingue la marca contraria”. Asevera que “No existe ninguna necesidad para que un usuario que adquiera servicios de educación o formación distinguido con la marca STARCOM MEDIA SERVICES, deba necesariamente, para su mejor utilización adquirir los servicios por línea para computación que distinguen las marcas de la contraria”.

Asimismo manifiesta que, el género de los servicios que ofrece el signo STARCOM MEDIA SERVICES es diferente a los de la accionante. “Los servicios de educación que distingue la marca de nuestra representada tiene una finalidad muy distinta a los servicios de provisión de GACETA OFICIAL líneas para computación que distinguen las marcas de la contraria”; y que “los servicios de educación que distingue la marca de nuestra representada no pueden ser sustituidos por el servicio de provisión de línea para computación que distinguen las marcas de la contraria”.

De lo expuesto concluye que “las marcas en cuestión no distinguen servicios idénticos o similares y por lo tanto, pueden coexistir entre sí”. En otro orden, alega que “las marcas en litigio STARCOM MEDIA SERVICES y STARMEDIA y STARMEDIA Y LOGOTIPO presentan tan sólo en común el término STAR. Sin embargo, esta (sic) es una de escasa capacidad distintiva cuya presencia en dos o más marcas no establece posibilidad de confusión alguna entre las mismas.

El término MEDIA proviene del idioma inglés y significa medio de comunicación”, por eso existen marcas en las clases 38 y 41 que comparten dichos términos. Por último, asevera que las marcas de la demandante no distinguen servicios idénticos ni similares a los que distingue la marca STARMEDIA NETWORK INC.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 30 de noviembre de 2005.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS Tomando en cuenta que las normas, objeto de la solicitud de interpretación, corresponden a 24/04/2006 25.48 los artículos 81, 82 literal e) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que la solicitud de registro como marca del signo “STARCOM MEDIA SERVICES” fue presentada el 24 de septiembre de 1998, esto es, en vigencia de la mencionada Decisión, procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344.

Examinadas la aplicabilidad de la normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, interpretar, de oficio, el artículo 82 literal d), en lugar del literal e) del referido artículo; asimismo, el Tribunal precisa que la interpretación del artículo 83, se limitará únicamente al literal a), por ser la disposición especifica aplicable al caso controvertido En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características GACETA OFICIAL 24/04/2006 26.48 o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”; competidores o de los servicios prestados por otros”. 2 “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”; - Perceptibilidad, - Distintividad, y - Susceptibilidad de representación gráfica.

( ) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de marca y elementos constitutivos; clases de marcas: denominativa (denominativa compuesta) y mixta; los signos en idioma extranjero; partículas de uso común; la marca débil; los signos descriptivos; impedimentos para el registro de una marca: la identidad y la semejanza, reglas para realizar el cotejo marcario; la conexión competitiva:

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse por marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. 2 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL.

Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL 24/04/2006 27.48 c) Susceptibilidad de representación gráfica conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 3 La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 4 El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.2. CLASES DE MARCAS: DENOMINATIVA (DENOMINATIVA COMPUESTA) Y MIXTA La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas simples, compuestas y mixtas, por corresponder a las clases de los distintivos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. 5 3 4 5 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ - NOVOA, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239.

GACETA OFICIAL Sobre el tema la jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 6 También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” 7 Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión.

3.3. LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. PARTICULAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho 6 7 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 24/04/2006 28.48 del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

(Proceso 57-IP-2002, marca “CLASICC”). Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”. 8 8 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, p.p. 78 y

79. GACETA OFICIAL Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. 9

3.4. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS Respecto de los signos descriptivos, la jurisprudencia comunitaria y la doctrina han manifestado que son aquéllos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa ha advertido que la indicación descriptiva debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, es decir, de los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios.

Si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios que está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

Al respecto sostiene el Tribunal que “El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. De llevarse a cabo, el registro del signo 9 OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot.

Buenos Aires. 2002. p.p. 191 y 192. 24/04/2006 29.48 descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia”. 10 El Tribunal, con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto o servicio, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. 11 Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio”.

(Proceso 92-IP-2004, ya citado). Es importante tener presente que sólo se denegará el registro del signo, si éste está compuesto exclusivamente por indicaciones descriptivas no distintivas y, en consecuencia, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al signo en su conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueran puramente descriptivas.

3.5. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los 10 11 Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121, del 28 de septiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686, del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.” TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 12 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 24/04/2006 30.48 Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 13 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 12 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153. GACETA OFICIAL 24/04/2006 31.48 “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 14. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 15 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de

3.6. LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE SERVICIOS Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los servicios. El hecho de que los servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

A fin de verificar la semejanza entre los servicios en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los servicios identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los servicios amparados por la marca ya registrada.

A objeto de precisar que se trata de servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

El hecho de que los servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. 15 14 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los servicios en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Se deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de servicios, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 16 En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los servicios diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los servicios.

El que los servicios se destinen a finalidades idénticas o afines, constituirá un indicio de conexión competitiva entre ellos dado que los mismos se encontrarían probablemente en el mismo mercado. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los servicios, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los servicios enfrentados; y, el segundo: el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el 16 Proceso 09-IP-94.

Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. 24/04/2006 32.48 uso de un servicio pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un servicio no puede utilizarse el otro, es decir, que los servicios sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 17 El Tribunal considera a la finalidad como un criterio, distinto del de complementariedad y de intercambiabilidad; a este efecto, este Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre servicios e) Uso conjunto o complementario de servicios f) Partes y accesorios g) Mismo género de los servicios h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los servicios Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

En el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca. 17 FERNÁNDEZ - NOVOA; “Fundamentos de Derecho de Marcas”.

Págs. 242 a 246. Editorial Montecorvo, S.A. 1984. GACETA OFICIAL Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario o de vocablos genéricos o descriptivos, la denominación no será registrable.

Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del país Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. 4. El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto o servicio, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 5.

El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio 24/04/2006 33.48 de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. 6.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 7. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 8.

Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los servicios amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 3025-02, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO GACETA OFICIAL 24/04/2006 34.48 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA Mónica Rosell Medina SECRETARIA PROCESO 228-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 6974-ML. Actor: TIFFANY AND COMPANY.Marca: “TIFFANY”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Tercero Interesado: TERRA NIGRA B.V. VISTOS: 3. Datos relevantes Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 18 de enero de 2006. 3.1 Los hechos. 1.

Antecedentes Con fecha 25 de julio de 1997, la sociedad TERRA NIGRA B.V. presenta la solicitud de registro de la marca denominativa TIFFANY, para distinguir productos de la clase 26 (flores artificiales). Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 390, de julio de 1997, presenta observación con fecha 9 de agosto de 1999, TIFFANY AND COMPANY, en base a sus marcas TIFFANY, TIFFANY & CO. y TIFFANY’S, para proteger productos de las clases 3, 8 y 14, argumentando la notoriedad de su marca, y la existencia de similitud gráfica, fonética y conceptual, del signo solicitado con las marcas registradas.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 2. Las partes Demandante: TIFFANY AND COMPANY. Demandado: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, PRESIDENTE DEL INS- TITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: GACETA OFICIAL El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución Nº 975070 de 5 de enero de 2000, resuelve rechazar la observación y conceder el registro de la marca, poniendo fin a la instancia administrativa.

TIFFANY AND COMPANY, presenta recurso subjetivo de plena jurisdicción ante la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, solicitando declarar ilegal la Resolución Nº 975070 de 5 de enero de 2000, y escrito de fecha 25 de agosto de 2004, solicitando la interpretación prejudicial de este Tribunal. 3.2 Fundamentos de la demanda.

La actora alega que la resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial es ilegal, dado que está fundamentada en el principio de especialidad marcaria, el mismo que no es aplicable al caso concreto porque las marcas objeto de la observación (TIFFANY, TIFFANY & CO. y TIFFANY’S) son notoriamente conocidas. Asimismo, argumenta la falta de capacidad distintiva del signo solicitado, por existir similitud gráfica, fonética y conceptual con las marcas registradas de su titularidad.

Finalmente, señala que la concesión del registro de la marca TIFFANY ocasionaría confusión en el público consumidor, y que Terra Nigra B.V. se beneficiaría del prestigio adquirido por las marcas de TIFFANY AND COMPANY. 4 Contestación a la demanda 4.1 Director Nacional de Propiedad Industrial. Contesta la demanda de la siguiente manera: • Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. • Que, el registro del signo solicitado TIFFANY no produciría confusión en los consumidores, ya que el signo solicitado y las marcas registradas se encuentran en distintas clases de la clasificación internacional. • Que, el registro de la marca solicitada TIFFANY no contraviene la Decisión 344. • Solicita se rechace la demanda. 24/04/2006 35.48 4.2 Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

Contesta la demanda de la siguiente manera: • Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. • Ratifica la resolución administrativa por guardar completa compatibilidad con la normativa nacional y comunitaria. • Solicita se rechace la demanda. 4.3 Procurador General del Estado. Se apersona al proceso manifestando que de acuerdo a la ley de Propiedad Intelectual le corresponde al representante legal del IEPI comparecer directamente a juicio y para efectos de vigilancia procesal señala casillero judicial. 4.4 El Tercero Interesado no contesta la demanda.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

En base al oficio remitido por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, procede la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y no así la interpretación del artículo 82 literal a) de la Decisión 344 dado que se encuentra contenido en el artículo 81 del mismo cuerpo legal, ni del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser la normativa vigente al momento de la solicitud del registro.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: GACETA OFICIAL DESICION 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” 24/04/2006 36.48 e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” (…) Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

GACETA OFICIAL 24/04/2006 37.48 CONSIDERACIONES: Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular el derecho concedido bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como los relacionados con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 1 “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior,…”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impug- El Tribunal ha manifestado al respecto: 1 Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

GACETA OFICIAL nación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”. 2 A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “De manera que sólo las regulaciones de carácter adjetivo contenidas en la Decisión 486 para asuntos nacidos con anterioridad a su vigencia, pero que aún se encontraban en trámite para el 1 de diciembre de 2000, se aplicarán inmediatamente a las etapas no culminadas, es decir, la aplicación de la De- 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. 24/04/2006 38.48 cisión 486 se refiere a las actividades procesales pendientes, y no a las ya cumplidas. Conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, pero en lo relativo a: 1) Plazos de vigencia: los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en la Decisión 486. 2) Al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas: se aplicarán las normas de la Decisión 486.” (Proceso 22-IP-2005.

Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005). En conclusión, de la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo “TIFFANY” se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

II. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

GACETA OFICIAL La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

III. IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS POR IDENTIDAD O SIMILITUD El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como 24/04/2006 39.48 marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre las marcas que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que GACETA OFICIAL se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

“ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” 3 24/04/2006 40.48 raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

IV. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y una que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre ellas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 4, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor: La similitud entre dos marcas puede darse desde diferentes ámbitos: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005.

Proceso Nº 161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 24/04/2006 41.48 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” preciso que el juez consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

No obstante lo anterior, y como en el presente caso, los signos confrontados se refieren a productos de clases diferentes, el consultante también deberá analizar la conexidad competitiva existente entre ambos signos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor, no demuestra su semejanza; así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis que sirven como criterios para definir el tema: En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. V. CONFUSIÓN DIRECTA Y CONFUSIÓN INDIRECTA. La confusión puede darse de dos maneras: 1.

De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. “a La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. VI. CONEXIÓN COMPETITIVA. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. Como quiera que dentro del proceso interno se planteó la conexión entre los productos amparados por las clases 26 y las clases 3, 8 y 14, es c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión 2.

De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario y del juez nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

GACETA OFICIAL de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

VII. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. 5 5 24/04/2006 42.48 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso Nº 114-IP-2003.

Marca: ”EBEL INTERNATIONAL, publicada en G.O. Nº 1028, del 14 de enero de 2004). La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo.

“La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003, ya citado) “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 6 La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.

No pueden ser registradas las marcas que sean una imitación, lo cual se desprende del literal d), del artículo 83, o que tengan semejanzas con marcas notoriamente conocidas, como lo prevé el literal e) del mismo artículo, de la Decisión 344. 6 OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002.

Pág.255. GACETA OFICIAL Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: “El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.

Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado.

Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes” 7.

En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca”. 8 Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en 7 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso Nº 23-IP-96. Marca: “VODKA BALALAIKA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13 de julio de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso Nº 16-IP-2001. Marca: “PURO VARELA Y LOGOTIPO”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 674 de 31 de mayo de 2001. 24/04/2006 43.48 virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “ la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” 9. “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ” 10.

La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad” 11.

El artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 plantea la irregistrabilidad de signos distintivos que constituyan la reproducción, imitación, traducción o trascripción de un signo notoriamente conocido en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, así como en los 9 10 11 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL casos en que el signo que se pretende registrar sea confundible con una marca notoriamente conocida o cuando los signos sean similares hasta el grado de producir confusión con una marca notoriamente conocida. • El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Según el artículo 84 de la Decisión 344 para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” 24/04/2006 44.48 SEGUNDO: Una marca puede registrarse si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si no está incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No son registrables las marcas que en relación con el derecho de terceros, sean idénticas o se asemejen a una anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que la marca solicitada para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

QUINTO: En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclador; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

GACETA OFICIAL SEXTO: 24/04/2006 45.48 la consecución del citado propósito. ciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6974-ML, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescrip- Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 24/04/2006 46.48 GACETA OFICIAL 24/04/2006 47.48 GACETA OFICIAL 24/04/2006 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú