Año XXIII - Número 1337 Lima, 2 de mayo de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 204-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio el artículo 165 de dicha norma, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2003-00303. Actor: CONAGRA GROCERY PRODUCTS COMPANY. Marca: SQUEEZE’N GO (denominativa) Proceso 229-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4 y 13 literales c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad THE ENSING-BICKFORD COMPANY. Patente: “BLOQUE CONECTOR CON MEDIOS PARA BLOQUEAR UN DETONANTE Y EL METODO DE MONTARLO DENTRO DEL BLOQUE CONECTOR”. Expediente Interno Nº 2003-00201 Proceso 236-IP-2005.- Interpretación Prejudicial del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actora: Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: “ORGANIZACIÓN DELI” (mixta). Proceso interno Nº 2002-00097 Proceso 2-IP-2006.Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: CHANCE ESTRELLA (mixto). Actor: CONAPI 3 LIMITADA. Proceso interno Nº 2002-00146 10 23 35 PROCESO Nº 204-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio el artículo 165 de dicha norma, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2003-00303. Actor: CONAGRA GROCERY PRODUCTS COMPANY. Marca: SQUEEZE’N GO (denominativa). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil seis. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL VISTOS: El oficio Nº 1545, de fecha 23 de septiembre de 2005, por el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2003-00303.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 9 de noviembre de 2005. 1. Las partes.

La parte actora es CONAGRA GROCERY PRODUCTS COMPANY Se demanda a la Nación colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. En fecha 9 de abril de 2002, la sociedad CONAGRA GROCERY PRODUCTS COMPANY solicita el registro de la marca SQUEEZE’N GO (Nominativa) para distinguir productos de la clase 30 (Budines, preparaciones hechas en cereal, pan pastelería, alimentos preparados para el consumo).

Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 516, no se presentaron oposiciones por parte de terceros; sin embargo, en el análisis de registrabilidad, la División de Signos Distintivos encontró que la marca solicitada encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, dado que en sus archivos se encuentra el registro de la marca SQUEEZE UP en la clase 30, con Certificado de Registro Nº 197241 perteneciente a la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.; por tanto, mediante Resolución Nº 33011 de fecha 16 de octubre de 2002, deniega el registro de la marca solicitada.

Dentro del término legal, la actora presenta recurso de reposición y en subsidio de apelación, que son resueltos mediante Resolución Nº 03136 de reposición, de 31 de enero de 2003, confir- 02/05/2006 2.44 mando el primer fallo, y mediante Resolución Nº 05774 de fecha 27 de febrero de 2003, ratificando los fallos anteriores y denegando así el registro de la marca solicitada, dando de esta manera por concluida la vía gubernativa. 2.2.

Fundamentos de la demanda. La sociedad CONAGRA GROCERY PRODUCTS COMPANY alega violación de la normativa comunitaria de la Decisión 486, por falta de aplicación del artículo 134 de dicho cuerpo normativo, dado que su marca cumpliría con el requisito de registrabilidad necesario, alega también que se vulneró el articulo 136 de la citada Decisión, dado que la marca solicitada, no sería susceptible de producir confusión con ninguna de las marcas previamente registradas, haciendo referencia a las reglas de cotejo marcario.

Asimismo, demanda la cancelación por no uso del Registro Nº 197241 (SQUEEZE UP) como medio de defensa, dado que la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. no formuló oposición oportunamente. De esta manera, cita el artículo 278 de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, argumentando que se violaron las normas comunitarias al ser mal interpretadas y deficientemente aplicadas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.3.

Contestación a la demanda 2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda en los siguientes términos: Legalidad de los actos administrativos acusados.- alega que la normativa aplicada dentro del proceso fue la correcta: Decisión 486. De otro lado, sostiene que el análisis de registrabilidad realizado fue el correspondiente, dado que fue analizada la similitud de los signos en el orden ortográfico, visual y auditivo, y de dicho análisis deriva el incumplimiento de los requisitos de registrabilidad de la marca necesarios, ya que el signo no es distintivo, y se encuentra, como se mencionó en las resoluciones administrativas, dentro de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

GACETA OFICIAL

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que en base a la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, del artículo 165 del mismo cuerpo legal.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 “( ) Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 02/05/2006 3.44 g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. ( ) Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) Artículo 165 La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello GACETA OFICIAL se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. ( )” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptible de representación gráfica, sirve para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio, con respecto a sus demás similares en el mercado.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El artículo 134 determina los requisitos fundamentales que debe reunir un signo para ser registrable, éstos son: la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 02/05/2006 4.44 Asimismo, es preciso adicionar a éstos el requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente contenido en la Decisión 344.

Sin embargo, dicho requisito está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Este requisito es exigido además como elemento de manifestación externa de la marca. En este sentido, el signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. De otro lado, la característica de distintividad lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN. La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

GACETA OFICIAL Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.

(Proceso 46-IP-2000, Marca: “CAMPO VERDE”, publicado en G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000) Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas o similares, sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, alejándose de un criterio arbitrario, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, 02/05/2006 5.44 la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva en el parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión y asociación Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

Asimismo, no es posible concebir el riesgo de asociación aislado como criterio de apreciación del riesgo de confusión entre signos, para tales efectos, el riesgo de asociación deberá ser entendido como confusión indirecta. En este sentido, el Tribunal ha sostenido que “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP-2002, Marca: CHILIS y diseño, publicado en la G.O. Nº 914, de 1 de abril de 2003) GACETA OFICIAL El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, Marca: DIUSED JEANS, publicado en G.O. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004) “El riesgo de confusión implica la potencia del signo posterior para generar indistinción o sustitución involuntaria con la marca (…) anterior respecto de los productos, servicios o actividades distinguidos por éstos” (FERNANDEZ-NOVOA, Tratado de Derecho de Marcas, Madrid, Edit.

Marcial Pons, 2001, pag. 189). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

“Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2002, Marca: CHIP’S, publicado en la G.O. Nº 891, de 29 de enero de 2003) En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la perso- 02/05/2006 6.44 na a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, Marca: DERMALEX, publicado en la G.O. Nº 329, de 9 de marzo de 1998) Reglas para realizar el cotejo marcario Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. (BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss) Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

GACETA OFICIAL “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

(Proceso 46-IP-2000, ya citado) III. DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE UN REGISTRO DE MARCA, REQUISITOS, PRUEBAS Y SU USO COMO MEDIO DE DEFENSA EN UNA DENEGATORIA DE REGISTRO DE MARCA. Se ha reiterado en diversas interpretaciones que los derechos sobre una marca son adquiridos por su titular, con el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente; otorgándose así a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros que intenten aprovecharse de la marca ya registrada, evitando de esta forma que exista o se produzca el riesgo de confusión en el público consumidor de los productos protegidos por las marcas.

Entre esos derechos, está la facultad de uso exclusivo de la marca por su titular, evitando que otros la usen. Como ya lo ha señalado este Tribunal, “implica además el derecho accesorio de negociar la exclusividad de uso a través de la transferencia o concesión según lo establecido 02/05/2006 7.44 en la propia Decisión Comunitaria”. (Proceso 109-IP-2000, Marca: LA BELLA, publicado en la Gaceta Oficial No. 660, de 10 de abril de 2001) La exclusividad del uso de la marca es un derecho esencial en el régimen marcario, por lo que requiere de una amplia protección jurídica.

El Sistema Comunitario Andino garantiza en el artículo 154 de la Decisión 486 ese derecho, al disponer que “el derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente”. Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa.

Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares al suyo. (Proceso 54-IP-2000, Marca: CERVITAN, publicado en la Gaceta Oficial Nº 612, de 25 de octubre de 2000).

El registro exige al titular de la marca el uso de la misma en, al menos, uno de los Países Miembros. De acuerdo con el artículo 166 de la Decisión 486, se deduce que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y los modos de comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se constituye también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. El Tribunal ha indicado a este respecto que “… no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo.

El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos GACETA OFICIAL como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, Marca: “PURO”, publicado en la G.O. Nº 199, de 26 de enero de 1996, y proceso 116-IP-04, Marca: “CALCIORAL”, de 13 de enero de 2005).

Así pues, de acuerdo a lo previsto en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba del uso de la marca corresponde a su titular, y dicho uso podrá ser probado mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías identificadas por el signo. Estima el Tribunal, que el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas …” (Sentencia dictada en los expedientes Nº 02-AI-96, del 20 de junio de 1997, publicada en la G.O.A.C. Nº 291, del 3 de septiembre del mismo año y 116-IP-2004, ya citado).

El artículo 273 de la Decisión 486, establece que la “oficina nacional competente” a que se refiere el artículo 165 de la misma Decisión es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. Y en referencia a la legitimación para solicitar la cancelación del registro del signo, el Tribunal ha determinado que se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero igualmente a los interesados legítimos, por lo que se considera que puede accionar la acción de cancelación “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Sentencia dictada en el expediente Nº 15-IP-99, Marca: “BELMONT”, publicada en la G.O. Nº 528, de 26 de enero de 2000), o aquella que solicite registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada. 02/05/2006 8.44 Así, la acción de cancelación prosperará cuando sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En este sentido, la acción no podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Se ha señalado “(…) por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.

(Proceso 116-IP2004, ya citado). La acción de cancelación no será procedente si el titular del signo demuestra que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado, como se señala en el artículo 165 de la Decisión 486. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”.

(Proceso 15-IP-99, ya citado) Sin embargo, es importante destacar en el caso de autos, que el artículo 165 de la Decisión en análisis establece que “la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada”. Dicha defensa deberá ser entendida, no sólo como oportuna en un procedimiento en el que un tercero ha iniciado una oposición, sino en aquel procedimiento en el que se deniegue de oficio un registro de marca en base a otra ya concedida, es decir, sin que el titular de esta última haya interpuesto oposición. En este sentido, si dicha acción es interpuesta en tiempo oportuno, es decir, durante la tramitación del procedimiento administrativo, la autoridad deberá resolver el procedimiento de regis- GACETA OFICIAL trabilidad considerando el resultado de dicha cancelación. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: I. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si la denominación, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. Asimismo, la distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. II. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 02/05/2006 9.44 en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.

Asimismo, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. V. El artículo 165 de la Decisión en análisis establece que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca puede solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

Dicha defensa deberá ser entendida, no sólo como oportuna en un procedimiento en el que un tercero ha iniciado una oposición, sino en aquel procedimiento en el que se deniegue de oficio un registro de marca en base a otra ya concedida, es decir, sin que el titular de esta última haya interpuesto oposición. En este sentido, si dicha acción es interpuesta en tiempo oportuno durante la tramitación del procedimiento administrativo, la autoridad deberá resolver el procedimiento de registrabilidad considerando el resultado de dicha cancelación. III.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

IV. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de GACETA OFICIAL 02/05/2006 10.44 su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Mónica Rosell Medina SECRETARIA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 229-IP-2005 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4 y 13 literales c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad THE ENSING-BICKFORD COMPANY. Patente: “BLOQUE CONECTOR CON MEDIOS PARA BLOQUEAR UN DETONANTE Y EL METODO DE MONTARLO DENTRO DEL BLOQUE CONECTOR”. Expediente Interno Nº 2003-00201. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los tres días del mes de marzo del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; pues en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación, y se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta; y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 6 de febrero de 2006.

VISTOS: 1.

ANTECEDENTES Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 14 de noviembre de 2005, ha sido estructurada con base a lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184, de 19 de agosto de 1983. Sin embargo, se ha verificado que la mencionada solicitud cumple con lo establecido en el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de 1.1.

Las partes La parte demandante es la sociedad THE ENSING-BICKFORD COMPANY y la parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. No hay tercero interesado en esta causa. GACETA OFICIAL 02/05/2006 11.44 1.2. Actos demandados a) Los hechos La sociedad THE ENSING-BICKFORD COMPANY plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones Administrativas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: - Resolución Nº 32579, de 10 de octubre de 2002, notificada el 24 de octubre de 2002; por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a “BLOQUE CONECTOR CON MEDIOS PARA BLOQUEAR UN DETONANTE Y EL METODO DE MONTARLO DENTRO DEL BLOQUE CONECTOR”; - Resolución Nº 42538, de 27 de diciembre de 2002, notificada el 20 de enero de 2003, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución de 10 de octubre de 2002.

Solicita, adicionalmente, la actora que, como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de restablecimiento del derecho, se ordene la concesión de la patente de privilegio de invención solicitada y se ordene a la entidad demandada expedir el correspondiente certificado de registro; se ordene comunicar las declaraciones anteriores a la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial; para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo; y, se ordene, finalmente, expedir copia de la sentencia para que sea publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Como “petición accesoria” señala que “Si se considera que no es posible otorgar todas las reivindicaciones solicitadas; que se otorgue la patente de invención en las reivindicaciones que en nada afectan a las patentes base de la negativa y que supuestamente afectan el nivel inventivo de la patente solicitada”. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a. El 14 de noviembre del año 1995, la sociedad THE ENSIGN-BICKFORD COMPANY solicitó la concesión de la patente denominada “BLOQUE CONECTOR CON MEDIOS DE BLOQUEAR LA COLOCACION EN POSICION DEL DETONANTE Y SU METODO DE MONTAR”, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. b. Efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud, y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 448 de 9 de julio de 1997, sin que se hubieren presentado observaciones por parte de terceros. c. “Con fecha 27 de Diciembre de 1.999, mediante auto No. 4392, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, dispuso, de conformidad con el artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerir a la sociedad que represento para que dentro del plazo de tres (3) meses a partir de la fecha de notificación; hiciera valer sus argumentos y aclaraciones que considerara pertinentes con respecto al examen de fondo”. d. La sociedad actora respondió a las observaciones del examinador, y anexó un nuevo capítulo reivindicatorio adjuntando la figura de la patente estadounidense 5’423.263 y fotocopia de la patente Nº 5’792.975, aportada como ilustrativa. e. La Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio formuló nuevas observaciones concluyendo que “los requisitos de patentabilidad de la solicitud se encuentran afectados en cuanto al nivel inventivo y su novedad, por documentos de patentes americanas; que el capítulo reivindicatorio es muy defectuoso y que la solicitud no es clara, haciendo impracticable, según la entidad, el análisis detallado de cada reivindicación.”. f. La sociedad THE ENSIGN-BICKFORD COMPANY contestó a las observaciones mencio- GACETA OFICIAL nadas; se anexó nuevo capítulo reivindicatorio con las modificaciones sugeridas, nueva página No. 16 y se cambió el título a ‘BLOQUE CONECTOR CON MEDIOS PARA BLOQUEAR UN DETONANTE Y EL METODO DE MONTARLO DENTRO DEL BLOQUE CONECTOR’.

“En cuanto a la determinación de la técnica, se solicita a la entidad tener en cuenta que la solicitud presentada en Colombia, es del mismo solicitante y corresponde a las patentes norteamericanas citadas como antecedentes (…)”. Adicionalmente, hizo notar “(…) que las publicaciones de las mencionadas patentes norteamericanas han sido posteriores al año 1.995, año en el cual mi representada, radicó la solicitud de registro de la patente en discusión”.

Pidió “no desconocer la patentabilidad de la invención solicitada, pues aunque no se haya invocado en la solicitud reivindicación alguna de prioridad, fue presentada dentro del lapso de prioridad permitida.”. g. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 32579, de 10 de octubre de 2002, negó el otorgamiento de la patente solicitada por considerar que “el objeto que se pretende proteger es completamente obvio para una persona medianamente conocedora del arte, y se deriva de manera evidente del estado de la técnica, tal como lo evidencian las anterioridades enunciadas, por ello, (…) no implica una superación del estado de la técnica”. h. Mediante la Resolución Nº 42438 de 27 de diciembre de 2002, el Superintendente de Industria confirmó lo decidido en la Resolución Nº 32579. b) Escrito de demanda La sociedad THE ENSIGN-BICKFORD COMPANY, organizada y existente de acuerdo con las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en Simsbury, Connecticut, Estados Unidos de América, presentó la demanda en contra de los actos administrativos mencionados anteriormente.

Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Manifiesta que se violaron los artículos 14, 16, 18, 28 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “porque de conformidad con los presupuestos allí señalados la administración tiene la obligación de otorgar pa- 02/05/2006 12.44 tentes siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial; presupuestos que cumple en toda su extensión la invención de mí (sic) representada”.

Argumenta que la solicitud de patente de invención “fue negada por falta de nivel inventivo (…) de acuerdo a lo revelado en los documentos correspondientes (sic) exámenes técnicos y resoluciones proferidas por la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio”, los documentos referidos son: 1. Patente U.S. 4’424.747 publicada en enero 10 de 1984; 2.

Patente U.S. 5’171.935 publicada en diciembre 15 de 1992; 3. Patente U.S. 5’398.611 publicada en marzo de 1995. Asevera que “del análisis respectivo de cada documento nuestra invención (…) no se puede derivar de la materia divulgada en tales documentos”. Arguye que “las reivindicaciones 1, 4, 11, 12 y 27 describen un bloque conector novedoso e inventivo, (…).

Dicho bloque detonador no es de manera alguna obvio, a la luz de los documentos citados por el examinador, pues se trata de reivindicaciones que permiten apreciar parte del nivel inventivo de la patente solicitada”. Observa que “(…) las reivindicaciones 1, 2 y 3 son dependientes entre sí, y no pueden ni deben ser apreciadas ni valoradas de forma independiente, como equivocadamente lo realizo (sic) la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Resolución impugnada”.

Con relación al DOCUMENTO (2) Patente U.S. 5’171.935 y DOCUMENTO (3) Patente U.S. 5’398.611 “(…) las dos comprenden invenciones muy similares entre si (sic), pero realmente difieren con respecto a nuestra invención”. Señala que “NO SE PUEDE AFIRMAR NI SIQUIERA REMOTAMENTE QUE NUESTRA INVENCION SE DERIVE DE ELLOS DE MANERA OBVIA O EVIDENTE, PUES NINGUNO MENCIONA, ENSEÑA O DIVULGA ESTA COMBINACION ESPECÍFICA DE ELEMENTOS COMO EL MIEMBRO DE BLOQUEO CON SUPERFICIES DE ACOPLAMIENTO EN FORMA DE CUNA Y EN LA POSICION SESGADA QUE PERMITE EL ACOPLAMIENTO Y UBICACIÓN ALINEADA DEL DETONADOR POR ACCION DIRECTA DEL MIEMBRO DE BLOQUEO SOBRE EL DETONADOR, PUESTO QUE NINGUNO DE LOS DOCUMENTOS CITADOS PRESENTA UN MIEM- GACETA OFICIAL BRO DE BLOQUEO EN DICHA POSICIÓN Y CON SUPERFICIES A MANERA DE CUNA Y TAMPOCO EJERCEN SU ACCION DIRECTAMENTE SOBRE EL DETONADOR”.

“En cuanto a la reivindicación 32 debemos precisar que la entidad demandada en el acto administrativo impugnado sostiene que tal reivindicación no define ni antes ni ahora la materia para la cual se solicita protección. Pues bien, esta reivindicación depende de la 30, que reivindica el procedimiento para que el miembro del bloqueo imponga fuerza reactiva contra el detonador, para llevar el detonador a su posición asentada”.

Afirma que “Todo lo anterior nos indica que todas las reivindicaciones Solicitadas (sic) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, y 32, son susceptibles de concesión porque están reivindicando la novedad, el nivel inventivo, de la patente solicitada, los cuáles (sic) son evidentes en el campo de la tecnología, particularmente vital en el ramo de los explosivos”.

Finalmente aduce que “La superintendencia (sic) de Industria y Comercio viola las normas señaladas en la medida que niega la Patente de Invención solicitada, argumentando que carece de nivel inventivo, confundiendo e interpretando inadecuadamente las aclaraciones presentadas por mí (sic) representada (…) desconociendo la claridad y contenido de la descripción, y estudiando como independientes las reivindicaciones dependiente múltiple, cuando realmente la invención solicitada se caracteriza por ser nueva, tener un alto nivel inventivo y una adecuada aplicación en el campo de los explosivos”. c) Contestación a la demanda 02/05/2006 13.44 patentabilidad dispuestos en la Decisión 486, esto es: si es novedoso, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial”.

Afirma que “en este sentido resulta claro que, el otorgamiento de una patente de invención esta (sic) condicionado al hecho de que el solicitante cumpla cabalmente con los requisitos exigidos por el artículo 14 de la Decisión 486; la ausencia o inexistencia de uno cualquiera de los referidos requisitos determina la negativa de concesión de una patente en tanto no concurren los elementos establecidos en la disposición citada.

En consecuencia no basta que el solicitante demuestre que la invención cuya patente solicita tiene nivel inventivo y aplicación industrial; sino que además es necesario que demuestre debidamente el requisito relativo a la novedad de dicha invención”. Añade, en relación a este punto, que “(…) se debe precisar que en el presente caso, la falta de nivel inventivo determino (sic) la negativa de concesión de la patente en la medida en que esta (sic) no se probó adecuadamente durante el trámite respectivo”.

Manifiesta que “(…) es importante advertir que la negación de la solicitud de patente sobre el bloque conector con medio para bloquear un detonante y el método de montarlo dentro del bloque conector, obedeció a un análisis jurídico, técnico y objetivo que arrojó como resultado la falta de nivel inventivo de la patente solicitada en tanto se detectaron tres anterioridades que tienen identidad con la solicitud objeto de la presente controversia.

En consecuencia es evidente que esta Superintendencia no vulneró los artículos 14, 16, 18, 28, 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la accionante en contra de la Nación por cuanto carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para que prosperen.

En relación a la ausencia de nivel inventivo de la patente manifiesta que no se puede concluir que sea inventivo “pues la objeción se realizó con base en la combinación de las enseñanzas de varios documentos y de los conocimientos de la persona del nivel medio en la técnica”. En relación a la presunta violación de los artículos 14, 16, 18, 28, 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que “(…) el examen de fondo que realiza la Superintendencia de Industria y Comercio sobre una solicitud de patente se contrae a analizar si la invención reúne la totalidad de los requisitos de Afirma que “el demandante se ocupa específicamente de la reivindicación 3, a pesar de que tal reivindicación no es una reivindicación independiente y de que tal reivindicación no se encuentra entre las enumeradas en el segundo párrafo del punto 2 de los MOTIVOS DE INCONFORMIDAD”.

GACETA OFICIAL Sobre este tema indica que “(…) no se ha detectado una diferencia respecto a lo definido en la reivindicación 3. Sin embargo, según lo establece la reivindicación 3, el medio deformable retiene al miembro de bloqueo en la primera posición. Aquí sí hay diferencia. No la hay en que el medio sea de tela, porque el documento de referencia menciona [en la columna 6, renglones 36 y 37] que el medio es de un tejido delgado de plástico”.

Asimismo señala que “(…) para una persona del nivel medio en la técnica, el hecho de que el medio de conexión entre el cuerpo del bloque conector y el miembro de bloqueo retenga a dicho miembro de bloqueo en la primera posición sería algo evidente, porque así se facilita la ubicación del mismo y su empleo. Esto se encuentra dentro de los conocimientos normales de una persona del nivel medio en la técnica.

Por lo demás, con ello no se produce ningún resultado sorprendente o inesperado ni se supera ningún prejuicio de los expertos en el arte, indicios, estos (sic), de la ausencia de actividad inventiva”. Manifiesta que “el examinador sí tuvo en cuenta la dependencia que alega el memorialista y porque si el examinador se refirió específicamente a la reivindicación 3 fue porque el solicitante fue quien primero aludió a ella, no porque tuviese algo especialmente significativo que señalar”.

En cuanto a la argumentación de la demandante de que las reivindicaciones 1, 2 y 3 son dependientes entre sí y no pueden ser valoradas de forma independiente como “equivocadamente lo realizó la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Resolución Impugnada”, manifiesta que dicha argumentación es errónea, porque “tales reivindicaciones no son dependientes entre sí: la reivindicación 3 depende de la 2, la reivindicación 2 depende de la 1 y la reivindicación 1 es independiente”.

Afirma que “Está claro que la combinación a que se refiere el examinador es entre las enseñanzas del documento de la primera referencia con las enseñanzas del documento de la segunda referencia o de la tercera referencia, pues se había dicho que la segunda y tercera referencia son muy similares entre sí, para los fines de este estudio. Ahora, el memorialista no se ocupa de la combinación propuesta; simplemente cita los documentos y algunas de sus enseñan- 02/05/2006 14.44 zas, pero no menciona la combinación en cuestión”.

Concluye, al respecto, que “De acuerdo con lo anterior, resulta claro que se trata de documentos que pertenecen a un mismo sector de la técnica, el resultado obtenido no es sorprendente o inesperado, el lapso entre la fecha de publicación de los documentos y la fecha de presentación de la solicitud no es muy amplio, con la solución propuesta por el solicitante no se supera ningún prejuicio de los expertos en el arte”.

Finalmente advierte “(…) sin lugar a dudas que en la expedición de los actos administrativos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio aplico (sic) estrictamente las normas establecidas en le (sic) código contencioso administrativo y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de febrero de 2006.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado compareciente ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16, 18, 28 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, tomando en cuenta que la solicitud de otorgamiento de la Patente de Privilegio “BLOQUE CONECTOR CON MEDIOS PARA BLOQUEAR UN DETONANTE Y EL METODO DE MONTARLO DENTRO DEL BLOQUE CONECTOR” fue GACETA OFICIAL presentada el 14 de noviembre de 1995, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, procede interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 1, 2, 4 y 13 literales c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en lugar de las disposiciones sometidas a consulta.

Se estima conveniente, además, extender dicha interpretación a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: 02/05/2006 15.44 estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”. (…) “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

(…) SECCION III DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES (…) DECISIÓN 344 DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN “Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: SECCIÓN I (…) DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

CAPÍTULO I “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. Para las invenciones que se refieren a materia viva, en las que la descripción no pueda detallarse en sí misma se deberá incluir el depósito de la misma, en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes.

El material depositado formará parte integrante de la descripción. Los Países Miembros reglamentarán la instrumentación de los depósitos, incluyendo entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras. Los Países Miembros podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de ellos;

“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se “d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente;

(…) GACETA OFICIAL La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”. DECISION 486 (…) Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. ”En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. ”Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 3.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; concepto de invención; los requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial; la descripción de la invención; las reivindicaciones en la solicitud de patente.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Conforme ha sido expuesto, este Órgano Jurisdiccional ha determinado la improcedencia de la interpretación de los artículos 14, 16, 18, 28 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al haber constatado que la solicitud dirigida a la obtención de la respectiva patente, ha sido presentada el 14 de noviembre del año 1995, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 02/05/2006 16.44 Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de las previsiones de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de lo que es posible determinar que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes en la fecha de la presentación de la respectiva solicitud.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior”. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. Finalmente, el Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.

(Proceso Nº 114-IP 2003. Sen- GACETA OFICIAL tencia de 19 de noviembre del 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en G.O.A.C. Nº 1028, de 14 de enero del 2004).” 1 La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como a su plazo de vigencia. Por tanto, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

3.2. CONCEPTO DE INVENCIÓN La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”. 2 02/05/2006 17.44 consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. 3

3.3. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal.

Según lo dispuesto por el artículo 1 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: a) Novedad, b) Nivel inventivo; y, c) Susceptibilidad de aplicación industrial. a) Novedad de la Invención Sobre este requisito la doctrina ha señalado: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” 4 Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como 1 2 Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”.

Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación 3 4 Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. GACETA OFICIAL con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.” b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad.” “( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.” c) “Carácter Universal de la Novedad” “( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.” “( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.” d) “Carácter público de la novedad.” “( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente.” 5. 02/05/2006 18.44 En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Finalmente es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, que comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo” 6.

Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344. 5 6 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.). SALVADOR JOVANI, Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002.

En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” 7 b) Nivel Inventivo Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente.

Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de 7 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 8 Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo ”que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Mientras que lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se 8 Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 02/05/2006 19.44 puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 9.

De forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”. 10 c) Aplicación Industrial Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la Decisión 344.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a 9 10 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7.

Págs. 686 y 1089. Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S) -3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 02/05/2006 20.44 quienes la exploten, por esto sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. - Una o más reivindicaciones que “precisen” la materia para la cual se solicita la protección; y de otra parte,

3.3. DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES - Un resumen con el objeto y finalidad de la invención. Descripción de la invención En el artículo 13 de la Decisión 344 se establecen los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención; y, en su literal c) específicamente se señala que: “La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla“.

“Para las invenciones que se refieren a materia viva, en las que la descripción no pueda detallarse en sí misma se deberá incluir el depósito de la misma, en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes. El material depositado formará parte integrante de la descripción. Los Países Miembros reglamentarán la instrumentación de los depósitos, incluyendo entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras.

Los Países Miembros podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de ellos;” La descripción de la invención, requisito de forma exigido en la normativa comunitaria, no puede ser omitida en la solicitud, porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La legislación comunitaria andina en materia de patentes es clara al respecto y establece en los literales c), d) y e) del artículo 13 de la Decisión 344, que las solicitudes de patentes deben tener, entre otros requisitos, los siguientes: - Descripción clara y completa de la invención, en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla (este requisito va en relación con el artículo 4º de la misma Decisión 344, para efectos de que el examinador pueda determinar si existe o no nivel inventivo);

El cumplimiento exacto de los requisitos señalados permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. A juicio del Tribunal, los requisitos contenidos en el artículo 13, son necesarios e imprescindibles, hasta el punto de que la ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.

Es deber de la Oficina Nacional Competente o del Juez Nacional, en su caso, observar si se ha cumplido con todos los requisitos, pues de no ser así, la patente concedida podría estar afectada por una causal de anulación. Las reivindicaciones en la solicitud de patente Por otra parte, el literal d) del artículo 13 de la aludida Decisión señala “Una o más reivindicaciones que precisen la materia para cual se solicita la protección mediante la patente”.

La doctrina sostiene al respecto que “… en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos … Pero … que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”. 11 Asimismo la doctrina ha determinado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dis11 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”.

Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p.

99. GACETA OFICIAL positivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente…”, en cambio “… las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. 12 El Tribunal ha señalado al respecto “… las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas.

Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquélla”. 13 Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. 12 13 SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch.

Valencia, 2002. Proceso 106-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 892 del 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 02/05/2006 21.44 La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con actividad inventiva. El incumplimiento de estos requisitos, establecidos por el artículo 13, puede ocasionar, de conformidad con el párrafo final, que la oficina nacional competente no admita a trámite la solicitud, ni le fije fecha de presentación. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1.

En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. GACETA OFICIAL En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de concesión de patente de privilegio, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para la concesión de patente, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.

El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las invenciones “de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

La novedad, el nivel inventivo, y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente. 3. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando, en efecto, como invención la acción propia de la naturaleza. 4.

La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. 5.

El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como 02/05/2006 22.44 “nivel inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado. 6.

Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la oficina nacional competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 13 de la Decisión 344 y contener los documentos precisados por el artículo 14 de la misma Decisión. El incumplimiento de los requisitos, establecidos por el artículo 13, puede ocasionar, de conformidad con el párrafo final, que la oficina nacional competente no admita a trámite la solicitud, ni le fije fecha de presentación. 7.

Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200300201, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO GACETA OFICIAL 02/05/2006 23.44 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 236-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56, 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actora: Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: “ORGANIZACIÓN DELI” (mixta). Proceso interno Nº 2002-00097.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de marzo del año dos mil seis. 1.

ANTECEDENTES VISTOS La parte demandante es la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. La parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitidos por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibidos en este Tribunal el 23 de noviembre de 2005, referente a los artículos 134, 136, literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El auto de 6 de febrero del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud. 1.1.

Partes Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso a la sociedad DYVAL S.A., la cual absorbió a la sociedad ORGANIZACIÓN DELI LTDA. 1.2. Actos demandados La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., por intermedio de apoderado, plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa: Resolución Nº 29730, de 18 de septiembre de 2001, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, por medio de la cual al resolver el recurso de apelación interpuesto, se revocó lo decidido en la Resolución N° 28086, de 22 de diciembre de 1999;

GACETA OFICIAL y, concedió el registro como marca del signo “ORGANIZACIÓN DELI” (mixta), a favor de la sociedad DYVAL S.A. (la cual absorbió a la sociedad ORGANIZACIÓN DELI LTDA.), para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La actora solicita, adicionalmente, que como consecuencia de lo anterior, se ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente a la marca ORGANIZACIÓN DELI (mixta) para la clase internacional Nº 30; y, se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, se destacan los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 4 de septiembre de 1989 la sociedad DYVAL S.A. (ORGANIZACIÓN DELI LTDA. absorbida) solicitó el registro del signo “ORGANIZACIÓN DELI” (mixta), para proteger productos comprendidos en la clase internacional Nº 30. 1 - El 31 de marzo de 1989 fue publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta Oficial Nº 458. - Luego de la publicación referida, se formularon tres observaciones: de la sociedad actora ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. como propietaria de la marca D’LISSE, clase 29 2; la FÁBRICA NACIONAL DE GRASAS S.A. con fundamento en las marcas de su propiedad DELIPAN y DELIPALMA, (clase 29, las dos marcas); la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES, en base a la marca de su propiedad DELIJET, clase 30. 1 2 Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. 02/05/2006 24.44 - La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 28086, de 22 de diciembre de 1999, en la cual decidió negar el registro para el signo “ORGANIZACIÓN DELI” (mixta), clase 30, por considerar que se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344; y, declaró fundadas la observaciones presentadas por las sociedades ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., FABRICA NACIONAL DE GRASAS S.A. y COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. - La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. presentó un recurso de apelación en contra de la Resolución 28086 mencionada. - El 18 de septiembre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por medio de la Resolución Nº 29730, en la cual revocó lo decidido en la Resolución Nº 28086 y concedió el registro solicitado por la sociedad DYVAL S.A. (ORGANIZACIÓN DELI LTDA. absorbida). b) Escrito de demanda La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., constituida de conformidad con las leyes de Colombia, domiciliada en Sopó, Departamento de Cundinamarca, manifiesta, por medio de apoderado, que presentó sus observaciones a la solicitud de registro del signo “ORGANIZACIÓN DELI” (mixta) clase 30, con fundamento en la marca de su propiedad “D’LISSE” que distingue productos de la clase 29; y, señala que interpuso un recurso de apelación frente a la emisión de la resolución N° 28086.

Fundamenta sus pretensiones, afirmando la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que considera que “La marca D’LISSE y la marca ORGANIZACIÓN DELI (mixta) son confundibles, dado que la marca objeto de esta demanda contiene casi en su integridad la marca prioritaria D’LISSE y que una y otra amparan productos estrechamente relacionados respecto de los cuales el uso de la marca cuya nulidad se pretende puede causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca previamente registrada por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.”.

GACETA OFICIAL Señala que, “El acto administrativo acusado hace especial énfasis en el elemento figurativo de la marca acusada como factor de distintividad. Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido que en los casos de comparación de marcas nominativas con marcas mixtas debe tomarse como principal elemento de comparación de la marca mixta el que tenga mayor peso dentro del conjunto, y éste, en caso de marcas que distinguen productos de consumo popular que por lo general se piden al tendero por su nombre, es sin duda alguna, el componente nominativo, es decir las palabras.

De poco sirve que la etiqueta del producto esté compuesta por figuras que no van a ser el factor que lleve a una persona a elegir el producto. En el caso en estudio, el componente de más peso en el conjunto es, por las razones expresadas, el nominativo, esto es la palabra DELI, lo que se establece con sólo mirar el diseño de la marca, la cual, se reitera, es fonéticamente semejante, casi idéntica, a la marca D’LISSE de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.”.

Alude la violación del artículo 134 de la misma Decisión porque considera que “Ha quedado plenamente establecido y demostrado en las líneas precedentes que el signo DELI se enmarca en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, toda vez que se asemeja a una marca anteriormente registrada por un tercero (en este caso D’LISSE de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.) para los mismos productos (en este caso para los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional)”.

Considera, así mismo, la violación del artículo 150 de la Decisión 486 arguyendo que “( ) no existe pronunciamiento alguno sobre las oposiciones presentadas contra la solicitud de registro de la marca ORGANIZACIÓN DELI (mixta). La Resolución 29739 del 18 de septiembre de 2001 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, tan sólo se limitó a revocar la decisión contenida en la Resolución 28086 de 1999 y a conceder el registro de la marca solicitada, sin declarar fundadas o infundadas las observaciones presentadas contra la solicitud de registro.”.

Concluye manifestando, en lo principal, que la administración violó directamente, por falta de 02/05/2006 25.44 aplicación, las normas ya citadas de la Decisión 486, al conceder el registro de la marca mixta ORGANIZACIÓN DELI (mixta) “( ) con lo cual se estaría vulnerando lo que se pretende proteger con la normatividad marcaria, esto es la protección al consumidor de ser inducido en error y la protección al titular de derechos marcarios de evitar el registro de marcas semejantes a las por él registradas con anterioridad.

Y finalmente, al no haberse pronunciado sobre las observaciones presentadas a la solicitud del registro de la marca ( )”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Se refiere a los requisitos para la registrabilidad de un signo citando jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 14-IP-98, 15-IP-96 y 36-IP-99, y, de otro lado, agrega sobre el cotejo marcario que “En el presente caso se tiene que indudablemente el elemento denominativo es el predominante en las marcas en debate ORGANIZACIÓN DELI (mixta) clase 30 y D’LISSE clase 29”.

Señala que “efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ORGANIZACIÓN DELI y D’LISSE no arroja confusión pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico, ortográfico y fonético suficientemente distintivos adicionando a ello la diferencia conceptual, tal como lo manifestó oportuna o acertadamente el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.”.

Afirma, en lo sustancial, que “( ) contrariamente a lo argumentado por la parte demandante mi representada la Superintendencia de Industria y Comercio efectuó el correspondiente estudio y examen de registrabilidad de la marca ORGANIZACIÓN DELI clase 30 de conformidad con lo previsto en la norma comunitaria especialmente de lo preceptuado en su artículo 150 y siguiendo los lineamientos expuestos por la jurisprudencia y la doctrina.”.

GACETA OFICIAL Concluye argumentando la legalidad del acto administrativo impugnado al decir que “(…) se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como aduce la parte demandante”. d) Tercero interesado La sociedad DYVAL S.A. (ORGANIZACIÓN DELI LTDA. absorbida), en su contestación a la demanda propuesta, señaló que se opone “a las pretensiones perseguidas por la demandante entre otras cosas por carecer de fundamento legal”; y, solicita que “se niegue lo reclamado y se condene a la demandante en costas en este proceso”.

Asevera la inexistencia de violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 manifestando que “El demandante alega conexidad entre las marcas ORGANIZACIÓN DELI clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca D’LISSE en la clase 29 de la misma clasificación, simplemente porque en ambas clases los productos amparados son alimentos y de ahí concluye erróneamente que las clases están relacionadas, y además que los productos amparados por ambas clases son de consumo popular, supuestamente de bajo precio, y en cuya selección no se presta un alto grado de atención”.

Indica que “( ) pese a que los productos que ambas marcas protegen recaen sobre alimentos, es de observarse que en una y otra clase el origen de los mismos es diverso; en tanto que la clase 29 protege esencialmente productos de origen animal, así como las legumbres y otros productos hortícolas, la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza busca amparar todos aquellos productos alimenticios de origen vegetal, así como los coadyuvantes destinados a mejorar el gusto de los alimentos; y por consiguiente, el demandante no puede, de manera infundada y en detrimento de mi poderdante, concluir que los bienes o productos de la clase 29 amparados con su marca son similares, o guarden conexidad con los productos de la clase 30, amparados con la marca ORGANIZACIÓN DELI.

Si se llegase a la conclusión de la conexidad entre marcas resultaría entonces, innecesaria la existencia de la clasificación internacional de productos y servicios, y por ende, sería igualmente, innecesaria la aplicación del 02/05/2006 26.44 PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD en el estudio de registrabilidad de una marca”. Con relación a la supuesta violación del artículo 150 de la misma Decisión expresa “En ningún momento la Superintendencia de Industria y Comercio guardó silencio frente a las observaciones presentadas en contra de la solicitud de registro de la marca en comento, pues como se desprende de la parte motiva de la Resolución N° 29730 del 18 de Septiembre de 2001; objeto de la presente demanda, esa entidad dio respuesta a todos los argumentos esgrimidos en el escrito de oposición de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. ( )”.

Finaliza diciendo que “( ) cabe concluir que la Superintendencia obró conforme a derecho, atendiendo las normas sustanciales y procesales correspondientes.”. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada con base, según así se expresa, a lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184, de 19 de agosto de 1983, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; a pesar de esta imprecisión, la solicitud de interpretación guarda armonía con lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

GACETA OFICIAL

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Organismo, mediante solicitud remitida con oficio Nº 1591, de 7 de octubre de 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; no obstante, se ha podido verificar, que la solicitud referente al registro del signo ORGANIZACIÓN DELI (mixta) ha sido presentada el 4 de septiembre de 1989, esto es, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por lo expuesto, este Tribunal considera procedente realizar la interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85, por ser éstas las normas aplicables al caso en controversia. Con relación a la interpretación solicitada del artículo 150 de la Decisión 486, se estima procedente realizarla, tomando en cuenta que la última Resolución administrativa se dictó en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 02/05/2006 27.44 ( ) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” ( ) DECISIÓN 486 (…) Del Procedimiento de Registro “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. (…) Por otro lado, cabe extender dicha interpretación, de oficio, a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 85 DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. (…) DE LAS MARCAS En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Requisitos para el registro de marcas “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 3. CONSIDERACIONES (…) “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria GACETA OFICIAL 02/05/2006 28.44 por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. en el tiempo; la marca y elementos constitutivos; clases de marcas: denominativa, denominativa compuesta y mixta; impedimentos para el registro de una marca: marcas confundibles, riesgo de confusión: confusión directa e indirecta; la identidad y la semejanza; reglas para realizar el cotejo marcario; procedimiento para el examen de registrabilidad:

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.” 4 Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Órgano Comunitario ha determinado la improcedencia de interpretar los artículos 134, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común sobre Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344; con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el régimen aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud.

Con base a lo expuesto este Tribunal sostiene finalmente que: Este Tribunal ha señalado en su jurisprudencia: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. 3 En este sentido este Tribunal ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, “(…) si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.” 5 La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamien4 3 Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 184-IP-2005, sentencia de 30 de noviembre del 2005; marca: “OCCIDENTE (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL to”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como a su plazo de vigencia. Por tanto, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

3.2. LA MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 6 02/05/2006 29.44 como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros signos ya registrados o solicitados.

El Tribunal ha manifestado que “La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas y así lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera.

La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente’. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).

Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” 7 Respecto a la visibilidad, se ha dicho que es el resultado de la necesidad material de que un signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista.

Un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor a través de dicho sentido; así, son signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras o un conjunto de colores. Estos medios tangibles hacen posible que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro. Elementos constitutivos de una marca Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, los cuales, según el artículo 56 transcrito son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad.

En la Decisión 85, la novedad no hace referencia a la falta de utilización anterior del signo 6 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en marca es la distintividad.

Si un signo no tiene la capacidad de distinguir, diferenciar y, de esa manera, localizar o individualizar un producto de una persona de los productos de otra, no cumpliría la función que la marca persigue en el mercado. Un signo que posea los requisitos señalados cumple, según la citada norma, con la función 7 Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL esencial de distinguir o identificar los diferentes productos al evitar, de este modo, que se produzca confusión.

3.3. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas, por ser las clases pertenecientes a los signos en conflicto. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual y evocan ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. 02/05/2006 30.44 vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13IP-2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado.” 9 LA MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. Este tipo de signos, por lo general, estará compuesto por un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Sobre este tema el Tribunal ha manifestado: Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que están integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 8 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.” 10 9 10 8 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Al realizar la comparación entre una marca denominativa y una mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO Las marcas confundibles La confundibilidad es un concepto que ha sido tratado en la Decisión 85, por medio del artículo 58, literales f) y g); resulta pertinente reiterar lo considerado por el Tribunal al referir que, la confusión es entendida como la acción de tomar una cosa por otra, que ésta presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que el signo que se proyecte registrar no debe confundirse con una marca debidamente inscrita o previamente solicitada, la cual goza de la protección legal conferida por el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva. El artículo 58, en su literal f), se refiere a la prohibición del registro de marcas confundibles con otras cuyo registro haya sido previamente solicitado o reivindicado; prohíbe consecuentemente, la coexistencia de marcas registradas semejantes o idénticas que lleven a los consumidores a confusión, siempre que se encuentren destinadas a productos o servicios de la misma clase.

Uno de los elementos esenciales de una marca como ya se ha dicho, es la distintividad, sin la cual un signo no puede ser registrado. Esta limitación se hallaba establecida en el artículo 58, que tiene por cometido proteger al consumidor, el que puede ser objeto de confusión al tomar un producto por otro, o adquirir un bien supuestamente originario de un determinado productor sin que esto sea real. 02/05/2006 31.44 tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 11 La identidad y la semejanza El Tribunal ha manifestado que cuando se presenta confusión entre marcas, se induce como consecuencia al público consumidor a incurrir en error, poniendo en peligro su capacidad de elección que es la que le permite adquirir un determinado producto o servicio, y no otro.

Por otra parte, este Organismo ha enfatizado que la confusión puede presentarse respecto de tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y podría generarse por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales. Resulta necesario tratar las siguientes características propias de la semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 12 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comu- Confusión directa e indirecta 11 El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos 12 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL 02/05/2006 32.44 nes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…” 13 “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. 14 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto: Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas 13 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 15 02/05/2006 33.44 la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 16

3.6. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD En la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículos 63 a 67 se desprendía lo correspondiente al examen de registrabilidad de un signo, observaciones respecto a la solicitud del signo realizadas por parte de la Oficina Nacional Competente, “oposiciones” presentadas por parte de terceros interesados; y, el otorgamiento o denegación de su registro.

En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en actual vigencia, el artículo 148 establece que en el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas.

La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten tanto la “oposición” como la contestación. Se recalca entonces que, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulten de la presente interpretación, en la aplicación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 al caso concreto.

En salvaguarda del debido proceso y del derecho a la defensa de las partes, la decisión deberá ser motivada, es decir, expresar las razones de hecho y de derecho que hayan inclinado a la Oficina Nacional Competente a pronunciarse en uno u otro sentido. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, El Tribunal ha dicho a este propósito que “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insufi- 15 16 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL ciencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto”. (Proceso Nº 04-AN-97, sentencia de 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, de 21 de septiembre de 1998, caso: CONTRACHAPADOS). 02/05/2006 34.44 formidad con los criterios sentados en la presente sentencia; se debe considerar, además, que el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la Decisión en mención. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior de conformidad con la Disposición Transitoria de la Decisión 486. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquélla norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.

Conforme al artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de con- 3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras, letras o números) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante. 4. Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, pertenecientes a una misma clase. 5.

La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos. 6.

La Oficina Nacional Competente, hayan sido o no presentadas oposiciones, realizará obligatoriamente el examen de registrabilidad, de manera previa a conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al momento de dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 200200097, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. GACETA OFICIAL 02/05/2006 35.44 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 002-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: CHANCE ESTRELLA (mixto). Actor: CONAPI 3 LIMITADA. Proceso interno Nº 2002-00146. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil seis. Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjuntada al oficio Nº 1653 de 21 de octubre de 2005, complementados con los documentos incluidos en anexos.

VISTOS: a) Partes en el proceso interno La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2002-00146.

Demandante: sociedad CONAPI 3 LIMITADA (antes CONAPI 3 E.U.). Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad CITIBANK N.A. El auto de 2 de febrero de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, b) Hechos El 18 de diciembre de 2000 la sociedad CONAPI 3 LIMITADA (antes CONAPI 3 E.U.) solicitó el registro como marca del signo CHANCE ESTRELLA (mixto) para distinguir servicios: “seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”, comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Publicado el extracto en la Gaceta de Propie- GACETA OFICIAL dad Industrial N° 499, no se presentaron oposiciones. Por Resolución Nº 20539 de 27 de junio de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de oficio, negó el registro del signo CHANCE ESTRELLA (mixto), porque revisados los archivos de la Superintendencia se encontró el registro de la marca ESTRELLA (mixta) para distinguir servicios de la clase 36, según consta en el certificado Nº 90633, cuyo titular es la sociedad CITIBANK N.A., que al ser comparada con la marca solicitada es confundiblemente semejante.

Contra dicha Resolución la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos quien, mediante Resolución Nº 28072 de 29 de agosto de 2001, confirmando la decisión contenida en la Resolución Nº 20539 de 29 de agosto de 2001 y concedió el recurso de apelación. El segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, mediante Resolución Nº 36760 de 31 de octubre de 2001, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada y declaró agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora sostiene, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 134, 136 literal a), 154, 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio al no otorgar el registro de la marca está vulnerando el artículo 134 puesto que los requisitos de distintividad y representación gráfica se cumplen a cabalidad, señala al respecto “ el primero de ellos, la distintividad, se configura en este caso, ya que el signo es individual y singular de manera que puede diferenciarse de cualquier otro… En segundo lugar, es susceptible de representación gráfica, por cuanto si ella consiste en hacer una descripción que permita hacerse una idea del signo objeto de la marca, el signo CHANCE ESTRELLA es susceptible de representación gráfica”.

Con relación a la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, dice: “… la palabra ESTRELLA, que además se refiere a un cuerpo celeste que brilla en la noche, usualmente es utilizada para designar a alguien o algo que so- 02/05/2006 36.44 bresale extraordinariamente respecto a sus iguales… Así mismo, el signo ESTRELLA goza de un aspecto gráfico sumamente particular… Por su parte, el signo CHANCE ESTRELLA esta compuesto, …, por el término CHANCE que evoca la idea de oportunidad.

No es una palabra del idioma castellano pero su uso, venido del idioma inglés, le ha incorporado a nuestro lenguaje cotidiano para expresar la idea de ocasión, opción o alternativa… Finalmente, el aspecto gráfico del signo CHANCE ESTRELLA es muy distintivo…Atendiendo a lo anteriormente expuesto es fácil deducir que la idea que se pretende despertar en el consumidor con el signo CHANCE ESTRELLA es la de darle a sus consumidores una oportunidad estelar”.

La demandante acude a la Teoría del Elemento Dominante, exponiendo: “La razón por la cual debe considerarse que en la expresión CHANCE ESTRELLA hay predominio de la expresión CHANCE, esto es, que dicha expresión es el elemento dominante, es por ser el primer término de la expresión. … la primera palabra, … es la que más impacta al consumidor, teoría ésta que se conoce como Relieve del Factor Tópico.” De lo expuesto concluye que “… resulta evidente que no existe la pretendida similitud o semejanza entre los signos CHANCE ESTRELLA y ESTRELLA, menos si la similitud o semejanza se predica del hecho de que las marcas compartan la expresión ESTRELLA”.

De esta manera hace referencia a tres registros vigentes, para la clase 36, que utilizan el término: “CUENTA ESTRELLA; LLUVIA DE ESTRELLA; TARJETA ESTRELLA.” d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, respecto a las Resoluciones 20539, 28072 y 36760, dice que no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486.

En consecuencia, el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria. En relación al análisis de registrabilidad para una marca mixta, indica que: “es importante determinar cuál de los dos signos tiene mayor relevancia o connotación, esto es, si lo que predomina es el elemento gráfico o denominativo.

GACETA OFICIAL 02/05/2006 37.44 Si el elemento denominativo es el que imprime características especiales al signo entonces la comparación debe hacerse sobre este elemento. Por el contrario si es la parte gráfica la más importante y la que le imprime la connotación distintiva, será este el elemento característico no procediendo la comparación con la parte denominativa”.

Que las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Sobre el análisis de confundibilidad señala que se debe tener en cuenta: “la identidad de los signos confrontados y similitudes de los productos o servicios que amparan… Se puede reconocer las semejanzas de los signos, si se realiza la comparación de estos en tres planos: fonético, gráfico y el conceptual, lo que permite determinar si existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca previamente registrada”.

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Con relación al análisis de registrabilidad, desde el punto de vista de la distintividad, sostiene que: “la expresión ‘CHANCE ESTRELLA’ de la clase 36, contrario de lo que afirma la accionante, no tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados se tiene que, ambas expresiones no se hacen suficientemente distintivas entre si y en consecuencia pueden llevar al público consumidor a confusión sobre el producto (sic) mismo y sobre su procedencia empresarial”.

Asimismo sostiene que, realizado el cotejo visual y fonético, “la marca solicitada esta (sic) estructurada en dos palabras, cuya segunda palabra esta (sic) estructurada por la misma composición respecto de la marca previamente registrada, lo cual no le da suficiente distintividad”. A lo que añade que “el componente gráfico no es suficiente para otorgar distintividad al signo solicitado frente al previamente registrado… Adicionalmente las marcas en conflicto pertenecen a productos (sic) de la clase 36, y se tratan de los mismos productos (sic), lo que acentua (sic) aún más el riesgo de confusión… por tanto de coexistir en el mercado conllevaría a error al público consumidor, pues existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas”.

Que teniendo en cuenta que la solicitud como marca del signo CHANCE ESTRELLA (mixto) se presentó el 18 de diciembre de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. El tercero interesado, la sociedad CITIBANK N.A., no contesta a la demanda. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

CONSIDERANDO: a) las palabras o combinación de palabras; GACETA OFICIAL b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)” I. La marca y los requisitos para su registro El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “…constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro …”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado como tal y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, sus- 02/05/2006 38.44 ceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O. A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: “… es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

GACETA OFICIAL La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el articulo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona.

Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo CHANCE ESTRELLA (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136, de la referida Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. II. Signos denominativos y signos mixtos El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas, dentro de ellas a las compuestas, y a las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. 02/05/2006 39.44 Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado” (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un GACETA OFICIAL elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denomi- 02/05/2006 40.44 nativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. III.

De la comparación de los signos. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión o de asociación, similitud gráfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los servicios contemplados en diferentes clases pueden darse semejanzas que al producir riesgo de confusión o de asociación se constituyan en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión o de asociación cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la GACETA OFICIAL 02/05/2006 41.44 realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S ). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador o usuario a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. También es importante tener en cuenta que, además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”.

Al respecto el Tribunal dice: “En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de ‘una modalidad del riesgo de confusión, y (que) puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta … dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior y otra empresa del mismo grupo (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España 2003, p. 478)”.

(Proceso 165-IP-2005, aprobada el 19 de octubre de 2005, marca: VIC MATIE). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajenas.

Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de for- GACETA OFICIAL ma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1114 del 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta con- 02/05/2006 42.44 fusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos CHANCE ESTRELLA (mixto) y ESTRELLA (mixto). IV. Marca débil El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo GACETA OFICIAL la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, aprobado el 22 de septiembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de los signos, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

TERCERO: En el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente regis- 02/05/2006 43.44 trada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos.

SEXTO: El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-00146 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA GACETA OFICIAL Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO 02/05/2006 44.44 Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú