Año XXIII - Número 1370 Lima, 14 de julio de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 58-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literal a); 83, literales a), d) y e); 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, República del Ecuador.

Expediente interno N° 4792-ML. Actor: SOCIEDAD PEPSICO INC. Marca: GUDUPOP (denominativa) Proceso 24-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 88, 103, 119, 120 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2003-00222 01. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: TEJALIT Proceso 62-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literal a); 83, literales a), d) y e); y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno N° 200300313. Actor: SOCIEDAD EXEDY CORPORATION. Marca: DK (mixta) 16 22 PROCESO 58-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal a); 83, literales a), d) y e); 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, República del Ecuador.

Expediente interno N° 4792-ML. Actor: SOCIEDAD PEPSICO INC. Marca: GUDUPOP (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, República del Ecuador. tos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 5 de abril de 2006.

VISTOS: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elemen- I.

ANTECEDENTES. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL A. LAS PARTES: Demandante: SOCIEDAD PEPSICO INC. Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. 14/07/2006 2.40 • GLOBOPOP, para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. d. El 13 de mayo de 1996, la sociedad PEPSICO INC. contestó la observación presentada por CONFITECA C. A. Los argumentos principales fueron: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA. • “La marca GUDUPOP está registrada en muchos países y es notoriamente conocida.

Tercero interesado: CONFITES ECUATORIANOS C.A. - CONFITECA. • Que por ser notoriamente conocida en otros países, la marca GUDUPOP, el único que puede registrarla en el Ecuador es PEPSICO INC., según lo dispone los segundos incisos de los literales d) y e) del Art. 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que dispone que la prohibición de registrar la marca o signo notorio no es aplicable para su titular, como se aprecia a continuación. B. DATOS RELEVANTES. 1.

Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y del acto impugnado, se encuentran los siguientes: a. La sociedad PEPSICO INC. solicitó el 27 de enero de 1995 el registro del signo denominativo GUDUPOP, para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 53891. b. La sociedad KELLOGG COMPANY presentó observaciones al registro del signo GUDUPOP con base en las siguientes marcas denominativas: • POPS, para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. • CORN POPS, para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. c. La sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A. - CONFITECA presentó observaciones al registro del signo GUDUPOP, con base en la siguientes marcas denominativas: • LUVPOPS, para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. • Que la marca GUDUPOP, por estar registrada por Brasil (sic), Chile, Perú y Nicaragua, se considera registrada en Ecuador, por estarlo en todos, países signatarios de la Convención de Buenos Aires de 1910 en cuyo Art. II se dispone que “toda marca debidamente registrada en uno de los estados signatarios se considerará también registrada en los demás países de la Unión” y además por estar solicitada también en Argentina, Colombia, El Salvador y Panamá, países signatarios del mencionado (sic) Acuerdo:” e. El DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, mediante Resolución N° 0961080 del 13 de octubre de 1997, resolvió rechazar la primera observación, aceptar la segunda observación y denegar el registro de la marca GUDUPOP. f. La sociedad PEPSICO INC. presentó ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad actora sostiene como fundamento de su demanda los siguientes planteamientos: GACETA OFICIAL a. El signo GUDUPOP es suficientemente distintivo. Así lo reconoce el propio Director de Propiedad Intelectual al negar las observaciones planteadas por KELLOGG COMPANY. b. La Resolución demandada no fue debidamente motivada, ya que no se expresa cuál es la supuesta semejanza entre los signos GUDUPOP, por un lado, y LUVPOPS y GLOBOPOP, por el otro.

Contradice, en consecuencia, el artículo 95 de la Decisión 344. c. La partícula POP describe alimentos crujientes y, por lo tanto, es genérica y descriptiva, y nadie puede reivindicar derechos exclusivos sobre ella. Por lo anterior, la comparación entre los signos debe hacerse sin la partícula POP y, en consecuencia, el análisis se debe realizar entre GLOBO y GUDU, y entre LUV Y GUDU. 3.

La contestación a la demanda. a. Contestación por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial. Según el informe del Juez Consultante, el Director Nacional de Propiedad Industrial no contestó la demanda. b. Contestación por parte de la Procuraduría General del Estado. 14/07/2006 3.40 d. Contestación por parte de CONFITES ECUATORIANOS C. A. -CONFITECA, tercera interesada en las resultas del proceso.

La sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A. - CONFITECA se opone a las pretensiones de la demanda de la siguiente manera: • Teniendo en cuenta que la Resolución impugnada es del 13 de octubre de 1997, y que la demanda fue presentada el 6 de marzo de 1998, la acción impetrada ya ha caducado. Lo anterior porque ha excedido el término previsto en el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. • La sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A. - CONFITECA tiene registradas las marcas LUVPOPS y GLOBOPOP, para amparar productos comprendidos la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. • Dichas marcas son notorias y, por lo tanto, es improcedente el registro del signo GUDUPOP, ya que éste es semejante de manera gráfica, visual, auditiva y fonética a aquellas. • El signo GUDUPOP induciría a confusión directa e indirecta al público consumidor sobre la procedencia de los productos identificados con dicha denominación. Lo anterior se incrementa si se tiene en cuenta que amparan productos de la misma clase.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Del informe del Juez Consultante, se establece que la Procuraduría General del Estado contestó la demanda de la siguiente manera: “1) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho. 2) Alega expresamente la legitimidad de la resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial. 3) Caducidad del derecho y prescripción de la acción. 4) Improcedencia de la demanda. 5) Improcedencia de la acción”. c. Contestación por parte del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.

Según el informe del Juez Consultante, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca no contestó la demanda. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 81, 82 literal h), 83, literales a) y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De conformidad con lo anterior se interpretarán, los artículos 81, 83 literales a) y e), y 95 de la Decisión 344, normativa vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del sig- GACETA OFICIAL no GUDUPOP. Así mismo, se interpretará de oficio los siguientes artículos: 82 literal a), 83 literal d).

No se interpretará el artículo 82 literal h), ya que no es procedente al caso bajo estudio. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”, (…) 14/07/2006 4.40 parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” (…) Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

Artículo 95 (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competen- GACETA OFICIAL te notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” 14/07/2006 5.40 calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios. La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: A. Requisitos para el registro de marcas.

“La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… B. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. C. Reglas para el cotejo marcario. (…) D. Confusión directa e indirecta. La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… E. Comparación entre signos denominativos.

(…) F. De la marca notoria y de la prueba de su notoriedad en el Régimen de la Decisión 344. Su ámbito de protección. La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) G. De la motivación de los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios. La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 2 H. Relación jerárquica entre el derecho Comunitario Andino y las demás normas de Derecho Internacional. A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la 1 2 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”.

Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una 14/07/2006 6.40 función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.

“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir GACETA OFICIAL 14/07/2006 7.40 la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

“El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 5 2. La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” 4 3 4 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N° 132IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. 3. La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344. El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a 5 FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. 14/07/2006 8.40 Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

En reiteradas sentencias este Tribunal se ha pronunciado sobre los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2005. Sentencia de 27 de julio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1240 de 07 de septiembre de 2005).

Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

“ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazán- GACETA OFICIAL dose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” (Proceso Nº 161-IP-2004.

Interpretación prejudicial de 26 de enero de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005). 14/07/2006 9.40 doctrina 6, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

C. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. D. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA.

Una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, es conveniente complementarlo ahondando en las formas en que puede presentarse la confusión entre signos. La confusión puede darse de dos maneras: 1. De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. 6 BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 14/07/2006 10.40 2. De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario y del juez nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

E. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. Los signos denominativos se conforman por una o más palabras que constituyen un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 7 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos GUDUPOP, por un lado, y LUVPOPS y GLOBOPOP, por el otro, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal F. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344.

SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN. Como quiera que en el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A. – CONFITECA, tercera interesada en las resultas del proceso, argumentó que sus marcas LUVPOPS y GLOBOPOP son notorias, y dado que la sociedad PEPSICO INC, en vía gubernativa, argumentó que como la marca GUDUPOP es notoriamente conocida en otros países, y que PEPSICO INC es la única que puede registrarla en Ecuador, es pertinente abordar el tema de la marca notoria, la prueba de dicha notoriedad y su ámbito de aplicación. 1.

La marca notoria. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de de- “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión 7 FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL 14/07/2006 11.40 los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. sarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 9 “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 8 La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), “en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad….

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como aquellos en los que el uso del signo se destine a productos o servicios distintos”; o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344), “independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”.

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: “El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para 8 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 255. En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca”.

(Proceso N° 16-IP2001. Interpretación Prejudicial del 27 de abril de 2001). Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: 9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 21 de abril de 1998. Proceso N° 23IP-96. Marca: “VODKA BALALAIKA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13 de julio de 1998. GACETA OFICIAL “ la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 10 “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ”. 11 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 12 2.

La prueba de la notoriedad. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; 10 11 12 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. 14/07/2006 12.40 b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” 3.

El ámbito de protección de la marca notoria. Como ya se mencionó, la protección de la marca notoria va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. El artículo 83, literal d) de la Decisión 344 circunscribe el ámbito de protección de la marca notoria, de la siguiente manera: No podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan reproducción, imitación, traducción o la transcripción total o parcial de un signo notoriamente conocido en: • En el País Miembro donde se solicita el registro. • En el comercio subregional, es decir, en los otros Países Miembros. • En el comercio internacional sujeto a reciprocidad, es decir, en países en los que, en materia comercial, exista un tratamiento recíproco con los Países Miembros de la Comunidad Andina.

El ámbito de protección anotado también debe extenderse al literal e) del mismo artículo, ya que no se podría entender cómo la marca notoriamente conocida pudiera tener un ámbito de protección más amplio en relación con signos que sean similares a ésta, que en relación con signos que la reproduzcan, imiten, traduzcan o transcriban total o parcialmente.

Por tal motivo, armonizando las dos disposiciones se tiene que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, o sean similares hasta el punto de reproducir confusión en relación con un signo notoriamente conocido en: • En el País Miembro donde se solicita el registro. • En el comercio subregional, es decir, en los otros Países Miembros.

GACETA OFICIAL • En el comercio internacional sujeto a reciprocidad, es decir, en países en los que, en materia comercial, exista un tratamiento recíproco con los Países Miembros de la Comunidad Andina. G. DE LA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA CONCESIÓN O A LA DENEGACIÓN DE REGISTROS MARCARIOS. Como quiera que en el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la sociedad demandante adujo que la Resolución demandada no fue debidamente motivada, se hace necesario tratar el tema de la motivación de los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios en el Régimen de la Decisión 344.

Como principio de actuación de la administración pública se encuentra el de la debida motivación de los actos administrativos. Este principio, desarrollo del principio de transparencia, no significa otra cosa que las decisiones contenidas en los diversos actos administrativos deben mostrar las razones que las soportan, ya que esto garantiza el derecho que tienen los destinatarios de la norma de poder controvertir la decisión. El Tribunal sobre este punto ha dicho lo siguiente: “La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. 14/07/2006 13.40 (…) “ la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/69.

Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial N° 04AN-97)”[6]. (Proceso 35-IP-2005. Interpretación prejudicial del 28 de abril de 2005) Como quiera que la resolución impugnada en el proceso interno fue expedida en vigencia de la Decisión 344, se encuentra que dicha norma consagra el principio comentado y, por lo tanto, los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios deben estar debidamente motivados.

Así lo establece el artículo 95 de la Decisión citada, disponiendo que la oficina nacional, una vez realizado el trámite para las observaciones, debe decidir si concede o deniega el registro de marca, en ambos casos, exponiendo los motivos para adoptar la determinación que corresponde. H. RELACIÓN JERÁRQUICA ENTRE EL DERECHO COMUNITARIO ANDINO Y LAS DEMÁS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL.

Los actos administrativos deben exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de una decisión, esto permitirá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda.” Dado que la sociedad PEPSICO, en vía gubernativa argumentó que la marca GUDUPOP por estar registrada en Brasil, Chile, Perú y Nicaragua, se considera registrada en Ecuador ya que así lo dispone el artículo II de la Convención de Buenos Aires de 1910, se hace necesario abordar el tema de la relación jerárquica entre el derecho comunitario andino y las demás normas de derecho internacional.

“La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación” El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

GACETA OFICIAL Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario.

En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional. Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que lo desarrolla y que consagra como un verdadero sistema jurídico el Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01AI-2001.

Sentencia del 27 de junio de 2002. Publicada en la Gaceta Oficial N° 818 del 23 de julio de 2002). 14/07/2006 14.40 En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

CUARTO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos GUDUPOP, por un lado, y LUVPOPS y GLOBOPOP, por el otro, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre signos denominativos.

GACETA OFICIAL QUINTO: La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. El ámbito de protección de la marca notoria va más allá de que sea notoria en el País Miembro donde se solicita el registro, ya que haciendo un interpretación armónica del artículo 83, literal d) y e) de la Decisión 344, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, o sean similares hasta el punto reproducir confusión en relación con un signo notoriamente conocido en: • En el País Miembro donde se solicita el registro. • En el comercio subregional, es decir, en los otros Países Miembros. • En el comercio internacional sujeto a reciprocidad, es decir, en países en los que, en materia comercial, exista un tratamiento recíproco con los Países Miembros de la Comunidad Andina.

SEXTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los actos administrati- 14/07/2006 15.40 vos relativos a la concesión o denegación de registros marcarios deben ser motivados, es decir, que deben reflejar las razones que hicieron que la oficina nacional competente se pronuncie en uno u otro sentido SEPTIMO: En caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 4792ML, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 14/07/2006 16.40 PROCESO Nº 024-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 88, 103, 119, 120 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2003-00222 01. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: TEJALIT. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial adjunta al oficio 0003, de 11 de enero de 2006, mediante el cual, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 2003-00222.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 29 de marzo de 2006. 1. Las partes. La parte actora es ETERNIT COLOMBIANA S.A. Se demanda a la Nación - Superintendencia de de Industria y Comercio, representada por la jefe de la División de Signos Distintivitos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Determinación de los hechos relevantes. Dentro de término legal, la actora presenta la solicitud de renovación, la cual es concedida mediante Resolución Nº 5423 del 30 de diciembre de 1992, otorgándole un plazo de vigencia al registro hasta el 27 de agosto de 2002. El 23 de mayo de 2002, la actora presenta nueva solicitud de renovación. Con fecha 23 de septiembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, emite la Resolución Nº 30632, por medio de la cual declara la caducidad del certificado de registro de la marca TEJALIT (Certificado Nº 118.396), fundamentando su resolución en el artículo 25 del Decreto colombiano Nº 2591, del 13 de diciembre de 2000, el que establece que se cancelarán los registros, renovaciones y otros trámites, cuyo pago no se haya acreditado dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo.

Dentro de término de ley, ETERNIT COLOMBIANA S.A., interpone recursos de reposición con subsidio de apelación. Mediante Resolución Nº 38344 de 28 de noviembre de 2002, se resuelve el recurso en reposición, confirmando el primer fallo. De la misma manera, se resuelve la apelación mediante Resolución Nº 42155 de 26 de diciembre de 2002, que confirma la Resolución Nº 20632, cancelando el título mencionado y dando por agotada la vía gubernativa. 2.1.

Hechos. 2.2 Fundamentos de la demanda Con fecha 27 de agosto de 1987, la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió a la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., mediante Resolución Nº 6795, el registro de la marca TEJALIT para distinguir productos de la clase 17 de la Clasificación Internacional, bajo el Certificado Nº 118.396, con vigencia hasta el 27 de agosto de 1992.

La demandante señala que mediante Resolución Nº 5423 del 30 de diciembre de 1992, le fue concedida la renovación de la marca sub materia, asimismo, que dicho trámite fue remunerado y quedó identificado bajo el expediente Nº 365.045. De otro lado, alega que el acto demandado se expidió de forma irregular y con violación de los GACETA OFICIAL 14/07/2006 17.40 derechos de defensa y al debido proceso, dado que: uso de la marca, en contra de un titular negligente y desinteresado por obtener su marca. - Resulta improcedente, de acuerdo a la legislación nacional, la declaratoria de caducidad del proceso, por haber caducado el término legal para el ejercicio de la facultad sancionadora, por tanto, la única sanción para el titular de registro, debió ser la imposibilidad de realizar la publicación del mismo, pues la facultad para decretar la caducidad de la marca había caducado el 30 de diciembre de 1995, y sin embargo la sanción fue impuesta el 23 de setiembre de 2002.

Así, alega haber dado pleno cumplimiento a todas las formalidades y procedimientos administrativos establecidos en el ordenamiento nacional y supranacional, para proteger el debido proceso de la actora. - Al solicitar formalmente, y previo pago de las tasas establecidas en la ley, la renovación del registro marcario, la administración estaba en la obligación de resolver tal petición, otorgándola o negándola, y en dicha resolución se deberían haber expuesto las razones que la administración tenía para denegar la renovación, dando en todo momento la oportunidad al peticionario de ejercer el derecho de defensa durante el trámite de la petición. Todo ello fue incumplido por la administración. 2.3.

Contestación a la demanda 2.3.1 Superintendencia de Industria y Comercio. Antes de presentar sus alegatos, la Superintendencia señala que si bien la sociedad actora, dentro del término legal, solicitó la renovación de la marca sub materia, pagó únicamente el monto correspondiente a los servicios administrativos de la solicitud de renovación, y no los correspondientes a la publicación y entrega del certificado.

Así, señala que transcurrieron más de 11 meses para el pago de los títulos de renovación concedidos entre el 8 de abril de 1992 y el 14 de enero de 1994, último plazo consagrado por la norma nacional.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, la norma cuya interpretación se solicita es el artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la decisión aplicable al caso de autos, es la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que fue en su vigencia en la que nació la obligación del pago de tasas respectivas, por cuanto, tanto la solicitud de renovación, como el agotamiento de la vía administrativa, se dieron bajo la vigencia de la Decisión 313.

En este sentido, estimo que procede la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 88, 103, 119, 120 y la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 313 De otro lado, señala que no ha infringido norma contencioso-administrativa alguna, toda vez que la norma citada por la actora no es aplicable al caso de autos, dado que con la resolución impugnada, la administración no ha sancionado a la actora, sino por el contrario, ha cumplido con ejecutar un modo de extinción del derecho al “( ) Artículo 88 La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, den- GACETA OFICIAL tro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro. 14/07/2006 18.40 En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA COMUNITARIA EN EL TIEMPO (…) Artículo 103 (…) El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro.

(…) Artículo 119 Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros. Artículo 120 Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión. (…) Disposición Transitoria Cuarta.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión. (…)”. Como ha sido expuesto en la parte considerativa relacionada con el ámbito de aplicación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado que procede la interpretación de oficio de los artículos 88, 103, 119, 120 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la caducidad del registro del signo fue declarada con motivo de la falta de pago de un servicio correspondiente a la primera renovación de dicho registro, acordada ésta el 30 de diciembre de 1992.

Al respecto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, en principio, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. El Tribunal, fundamentado en la doctrina, ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las GACETA OFICIAL normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, marca: A+GRÁFICA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 995, del 9 de octubre de 2003) En el caso de autos se observa que, si bien la actora demandó la nulidad de las Resoluciones Nos. 30632, 38344 y 42155, todas de 2002, mediante las cuales se declaró y confirmó la caducidad del título correspondiente a la marca TEJALIT para la clase 17, la citada caducidad fue declarada en las siguientes circunstancias: según la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo TEJALIT fue otorgado por Resolución Nº 6795 de 27 de agosto de 1987 “asignándosele el número de certificado 118396, con vigencia hasta el día 27 de agosto de 1992”.

La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó la primera renovación del certificado Nº 118396 pagando únicamente por concepto de servicios administrativos de la solicitud de renovación, el día 03 de agosto de 1992, “en orden a lo previsto en el artículo 1° del decreto 1168 del 10 de julio de 1992”; este decreto “fijó las tarifas a pagar por procedimientos adelantados ante esta Entidad”.

La renovación “se concedió mediante la resolución no. 5423 del 30 de diciembre de 1992, para el período comprendido entre el 30 de agosto de 1992, hasta el 27 de agosto de 2002”. Esta Resolución, en uno de sus artículos, señala: “Previa la cancelación de los derechos que esta actuación causa, entréguese al titular copia de la presente Resolución, publíquese en la Gaceta de Propiedad Industrial …”, “quedando ejecutoriada … sin que la actora cumpliera con su obligación de pagar las tasas correspondientes para la publicación y el retiro del título de renovación del certificado no. 118396 de la marca TEJALIT”; luego, el 14 de enero de 1994, fue expedido el Decreto 117, publicado en la misma fecha, en cuyo artículo 25 se otorga un plazo adicional de tres meses para acreditar el pago de la renovación de los títulos “concedidos entre 14/07/2006 19.40 el 8 de abril de 1992 y el 14 de enero de 1994 fecha de publicación del citado Decreto, esto es, hasta el 14 de abril de 1994”, so pena de caducidad.

Finalmente, el 23 de mayo de 2002, la empresa formuló una segunda solicitud de renovación sobre la cual no hubo pronunciamiento. Por Resolución Nº 30632 de 23 de septiembre de 2002, según la Superintendencia, “… se declaró oficialmente la caducidad del registro no. 118396 de la marca TEJALIT, que distinguía productos de la clase 17 internacional”.

De la secuencia que antecede se desprende que el derecho a la primera renovación del título en referencia, fue otorgada el 30 de diciembre de 1992, bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta normativa comunitaria la aplicable al caso de autos. II. LA RENOVACIÓN DE REGISTRO DE MARCA Y SU PROCEDIMIENTO EN LA DECISIÓN 313.

El artículo 88 de la Decisión 313, sobre la base de la disposición prevista en el artículo 87 de la misma Decisión, según la cual la duración del registro de un signo como marca será de diez años, contados desde la fecha de su concesión y dicho registro podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años, exige que la solicitud de renovación sea formulada ante la oficina nacional competente, órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro o, dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de la expiración. Este artículo en concordancia con el artículo 90 de la misma Decisión prevé que, de presentarse la solicitud dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia, por parte de quien fuera el último titular de la marca, no procederán contra ella observaciones con fundamento en el registro de terceros que hubiesen coexistido con aquel signo. Al respecto,la jurisprudencia sentada por este Tribunal dice: “De la disposición en referencia se desprende que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad competente y, en el caso de que dicha solicitud se realice en el pla- GACETA OFICIAL zo de gracia, de la legitimación del peticionante.

La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 89). De denegarse la renovación, a causa del incumplimiento de los requisitos previstos en el citado artículo 88, cabe interpretar que la decisión deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva”.

(Proceso 183-IP-2004, marca: FRIBOLIT, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1188, del 19 de abril de 2005) Sobre el derecho de renovación, el Tribunal sostiene que: “ El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro … constituyendo la renovación una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo … La renovación no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe … denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo … o afectan a derechos de terceros … pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite de registro”.

(Proceso 13-IP-95, publicado en la Gaceta Oficial Nº 207, del 29 de abril de 1996) Y por tanto, no pueden ser utilizadas en la oportunidad de la renovación. III. LA CADUCIDAD DEL REGISTRO DE MARCA. El artículo 103 de la Decisión 313 prevé dos causales que dan lugar a la declaratoria de caducidad del registro de la marca, las mismas que son: (1) cuando el titular no solicite la renovación del registro dentro del término legal, incluido el período de gracia; y, (2) la falta el pago de las tasas, en los términos establecidos en la legislación nacional del País Miembro.

Respecto a la declaratoria de caducidad de un registro el Tribunal ha señalado que “La caducidad del registro es un modo de extinción del 14/07/2006 20.40 derecho al uso de la marca” (Proceso 04-IP-98, marca: OPTIPAN publicado en la Gaceta Oficial Nº 375, de 7 de octubre de 1998). Además de lo indicado, la caducidad opera de pleno derecho.

El citado modo de extinción presupone la existencia y vigencia del registro del signo, y su declaratoria implica “que el derecho exclusivo ha existido válidamente hasta el momento en que la caducidad se produce …” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 502), toda vez que ésta ha de surtir únicamente efectos ex nunc.

En lo que concierne a la causal de caducidad por falta de pago de las tasas, cabe precisar que se trata de las destinadas a retribuir el servicio prestado por el Estado, a través de la oficina nacional competente. A propósito de esta causal, el Tribunal manifiesta que: “ …procede interpretar que la remisión que el artículo 103, segundo párrafo, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente”.

(Proceso 183, ya citado). El Tribunal ha señalado sobre este particular que “la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos … Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país. …”.

(Proceso 109IP-2000, marca: LA BELLA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 660, de 10 de abril de 2001) Declarada la caducidad, cualquier interesado podrá solicitar el registro del signo, inclusive su antiguo titular, con independencia de la causal que haya originado la extinción de aquél. El Tribunal a este respecto dice “… si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna.

Puede presentar nueva solicitud de registro, pero desde el punto de vista marcario recibirá el mismo tratamiento que puede darse a la solicitud de cualquier otra persona” (Proceso 04-IP-98, ya citado). GACETA OFICIAL IV. LOS PRINCIPIOS DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE Y DE COMPLEMENTARIEDAD EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La disposición prevista en el artículo 119 de la Decisión 313 remite a la legislación nacional de los Países Miembros los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en ella. Con fundamento en la naturaleza de esta remisión el Tribunal ha declarado inadmisible “… que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión … pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.

Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …”. (Proceso 02-IP-88, publicado en la Gaceta Oficial Nº 33, de 26 de julio 1988) En consecuencia, el Tribunal reitera que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas y en el ámbito de su competencia los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones y obligaciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna que se dicte deberá ser compatible con la comunitaria. En efecto, este Tribunal ya ha precisado, por virtud de la figura del “complemento indispensable”, que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “… no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”.

(Proceso 10-IP-94, publicado en la Gaceta Oficial Nº 177, de 20 de abril de 1995) 14/07/2006 21.40 Al respecto, el Tribunal también señaló: “Ante la falta de regulación comunitaria o de una normativa incompleta, vendría en auxilio el principio de la complementariedad del derecho nacional, tal como que se encuentra previsto en el artículo 84 de la Decisión 85 al estatuir que los ‘asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros’ norma que se repite en el artículo 119 de la Decisión 313”.

(Proceso 13-IP-1995). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, en principio, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. En consecuencia, si bien la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, la Cuarta Disposición Transitoria autoriza la aplicación inmediata de la Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos. 2.

La concesión de la renovación del registro de un signo como marca dependerá únicamente de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad nacional competente y, en el caso de que dicha solicitud se realice en el plazo de gracia, ésta sólo es procedente si la realiza el titular de la marca. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda sólo una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios.

GACETA OFICIAL 14/07/2006 22.40 3. La remisión que el artículo 103, segundo párrafo, de la Decisión 313, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente.

La falta de pago de las tasas correspondientes al procedimiento de renovación del registro de un signo como marca da lugar a su extinción por caducidad. 4. En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias o requisitos adicionales, o dictar reglamentaciones que, de una u otra manera, restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones y obligaciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. tar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop- Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 62-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal a); 83, literales a), d) y e); y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno N° 2003-00313. Actor: SOCIEDAD EXEDY CORPORATION Marca: DK (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los treinta y uno días del mes de mayo del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudi- GACETA OFICIAL cial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. 14/07/2006 23.40 Expediente Administrativo N° 00-011.333.

El signo solicitado se ilustra de la siguiente manera: VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de mayo de 2006.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: b. Dentro del término legal para ello, la sociedad EXEDY CORPORATION presentó observación al registro del signo mixto DK, con base en la siguiente marca: • Marca mixta DAIKIN CLUTCH, para amparar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

Se ilustra de la siguiente manera: A. LAS PARTES: Demandante: Sociedad EXEDY CORPORATION. Demandados: NACIÓN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: Sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA. (Hoy, IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBOSHI LTDA). B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA., solicitó el 18 de febrero de 2000 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo mixto DK para amparar productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el c. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 27536 de 31 de octubre de 2000, declaró infundada la observación y concedió el registro de la marca mixta DK a favor de la sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA. d. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso los recursos de reposición y de apelación, sustentándolos de la siguiente manera: “…El signo DK + Diseño para la clase 12 de mi representada, es una marca que goza de un grado de notoriedad muy alta alrededor del mundo.

Evidentemente dentro de las funciones asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, una de las más importantes es velar por el bienestar de los consumidores, es tan evidente éste principio de defensa, que esa entidad en muchos casos niega las marcas oficiosamente, para evitar que los consumidores puedan tener confusión o conflicto al momento de adquirir sus productos.

GACETA OFICIAL Sostiene esa Entidad que las pruebas fueron allegadas con posterioridad al traslado de las observaciones y que si se tuvieran en cuenta se violaría el derecho de defensa del solicitante. Sobre esta errónea afirmación debemos señalar a su Despacho que las pruebas fueron anunciadas en el escrito de observaciones; y e. La Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición mediante Resolución N° 20203 de 20 de junio de 2001, confirmando la decisión impugnada y concedió el recurso de apelación. f. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 06464 de 7 de marzo de 2003, resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión inicial. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 136, literal h), 227, y 228, literales a), b), h) y k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: a. La Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro del signo mixto DK a favor de la sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA, violó el artículo 136, literal h) de la Decisión 486, ya que es idéntico y reproduce la marca notoria DK y figura de alas de propiedad de EXEDY CORPORATION. b. La marca notoria DK y figura de alas es notoriamente conocida en Japón y en otros países, incluyendo Colombia.

Lo cual está plenamente sustentado con las pruebas anexadas dentro del respectivo trámite administrativo. c. Dentro de las pruebas anexadas se encuentra una declaración juramentada de TAKESHI NAKANO, presidente de EXEDY CORPORA- 14/07/2006 24.40 presentadas dentro del término legal, es decir, dentro del plazo del traslado… (…) Las marcas DK & wing y DAIKIN CLUTCH han venido siendo utilizadas en Colombia de manera ininterrumpida.

Los signos pueden preciarse a continuación: TION. Algunas de sus afirmaciones son las siguientes: “La marca “DK & WING DEVICE” se adopto (sic) como la marca de la casa de la compañía desde mayo de 1964 como parte de mi antiguo nombre de la compañía “Daikin” y esta (sic) se ha utilizado de ahí en adelante en el mundo entero para todos los productos de mi compañía”.

La marca “DAIKIN CLUTCH” se adopto (sic) como nombre de marca de mi compañía desde 1980 para utilizarla con los productos de embragues para automóviles de mi compañía. Mi compañía todavía continua utilizando las marcas “DK & WING DEVICE” y “DAIKIN CLUTCH” después de cambiar su razón social “DAIKIN MANUFACTURING CO., LTD.”por la de “EXEDY CORPORATION” EN 1995.

(…) En Colombia, se aplico (sic) para registrar la marca registrada de mi compañía “DK & WING DEVICE) el 3 de Agosto (sic) de 1984 para ”vehículos; aparatos de locomoción por tierra, aire o agua, incluyendo embragues de automóviles” clase 12ª registrándose el 31 de Agosto (sic) de 1987 bajo el registro 125587 (Apéndice “J”). El registro estuvo en vigor hasta el 27 de Agosto (sic) de 1992 fecha en la cual accidentalmente se abandono (sic).

GACETA OFICIAL Como se muestra en la carátula del brochure de los productos de BONEM de febrero 1 de 2000, las marcas registradas de mi compañía “DK & WING DEVCE” y “DAIKIN CLUTCH” se ha (sic) utilizado continuamente en Colombia para los productos de mi compañía aun después de la expiración de los registros de lar (sic) marcas registradas en Colombia (Apéndice “K”).” (Folios 149 a 152 del expediente.

Corresponde a la transcripción que de la declaración se hace en la demanda). d. En el caso planteado, la confusión no solamente se refiere al signo DK y figura de alas, sino también en cuanto a los artículos que protegen. No obstante lo anterior, como quiera que la marca es notoria, este segundo presupuesto es intrascendente. e. Lo que pretende la peticionaria es aprovecharse de manera injusta del prestigio del signo notorio de la sociedad EXEDY CORPORATION.

En el caso planteado se da tanto el riesgo de confusión como el riesgo de asociación, que trae como consecuencia el aprovechamiento injusto del prestigioso signo DK. f. Con motivo del recurso de reposición se expuso la igualdad existente entre el signo solicitado y la marca notoria DK y figura de alas. Este aspecto fue totalmente desconocido y tergiversado por la División de Signos Distintivos, ya que se limitó a cotejar la marca solicitada DK con la marca DAIKIN CLUTCH. g. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia violó la normativa comunitaria, en la medida en la que no valora todas las pruebas aportadas y omite todas las evidencias relacionadas con la marca mixta DK en el exterior, incluyendo los registros de marca en diferentes países alrededor del mundo; no tiene en cuenta las pruebas que acreditan el conocimiento de la marca en Colombia, desconoce el alcance extraterritorial de las marcas notorias, y con su actuación desprotege el derecho de la sociedad EXEDY CORPORATION y patrocina la usurpación de una marca notoriamente conocida. h. La Superintendecia de Industria y Comercio de Colombia omite y limita las pruebas aportadas, desconociendo la duración, amplitud, 14/07/2006 25.40 extensión, ventas millonarias de la marca DK más figura de alas a nivel internacional y en Colombia, País Miembro de la Comunidad Andina; desconoce, además, sus registros en otros países. i. Viola, además, el artículo 227 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que omite y no aplica los presupuestos del artículo 228, declarando infundada la oposición y otorgando la marca mixta DK a favor de un tercero que no es su titular original. 3.

La contestación a la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • La Superintendencia de Industria y Comercio al expedir las Resoluciones impugnadas se ajustó plenamente a las normas legales, constitucionales y supranacionales vigentes sobre la materia. • Efectuado el examen de registrabilidad de los signos confrontados, no hay lugar a que se genere confusión en el consumidor, ya que de un análisis en conjunto, sucesivo y no simultáneo, no se advierte entre ellos similitud de orden gráfico, ortográfico, visual y/o fonético. • El argumento del demandante consistente en que únicamente y de manera equivocada se efectuó el análisis de registrabilidad frente a la marca DAIKIN CLUTCH, debiéndose, a su juicio, efectuarlo también frente a la marca DK con certificado 125587, no es de recibo.

Lo anterior porque la obligación del examen de registrabilidad está relacionada, entre otros elementos, con las oposiciones presentadas y, de manera oficiosa, frente a las marcas registradas o solicitadas previamente, y no con aquellas que no se encuentren vigentes. • La oposición interpuesta por la demandante se fundamentó en el registro previo de la marca mixta DAIKIN CLUTCH, certificado 125768, y no sobre el registro de la marca DK, certificado 125587, el cual no se encon- GACETA OFICIAL traba vigente a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, tal y como se indicó en la Resolución 20203 de 2001.

En consecuencia, no existe violación a lo establecido en el artículo 136 de la Decisión 486, ya que la norma se refiere a la afectación del derecho de un tercero y, en ese sentido, no se estaría vulnerando derecho alguno del demandante, ya que éste no puede argumentarla porque el registro de la marca DK no se encuentra vigente. • La notoriedad de la marca mixta DAIKIN CLUTCH no fue probada.

De conformidad con la adecuada valoración que de las pruebas realizó la Superintendecia, éstas se encontraron insuficientes para probar la notoriedad de la marca. Además, el hecho de que la marca esté registrada en varios países no prueba la notoriedad de la misma. • La protección jurídica y el ejercicio del derecho sobre una marca está delimitado al territorio del país en que se otorga la respectiva concesión, por lo que la protección no puede extenderse más allá del territorio del respectivo Estado.

En este sentido el accionante no podría atribuirse en Colombia titularidad sobre el signo DK, ya que el certificado que aduce ya no se encuentra vigente. 14/07/2006 26.40 No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 81, 82, literal a), 83, literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del signo mixto DK.

Así mismo se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 b. Por parte del tercero interesado. La sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBOSHI LTDA., tercera interesada en las resultas del proceso, de conformidad con el oficio N° 0337 de 13 de marzo de 2006, proferido por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, no contestó la demanda.

“No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”, (…) II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Artículo 83 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

“Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 136, literal h), y 228, literales a), b), e), h) y k) de la Decisión 486. a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” GACETA OFICIAL (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 14/07/2006 27.40 DECISION 486 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” IV.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo B. Requisitos para el registro de marcas. (…) Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

C. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. D. Reglas para el cotejo marcario. E. Comparación entre signos mixtos. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. GACETA OFICIAL Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso Nº 114-IP 2003. Interpretación prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito 14/07/2006 28.40 legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior,…”. “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro mar-ario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso Nº 39-IP-2003. Interpretación prejudicial de 9 de julio del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuer- GACETA OFICIAL do de Cartagena Nº 965 de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

De otra parte, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se pueden solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro marcario, sin perjuicio de que si la solicitud de nulidad se debe fallar en vigencia de la Decisión 486, el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión mencionada y examinar si la causal de nulidad alegada, para el momento de decidir la misma ya no es aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien porque, en relación con derechos de terceros, la marca observante u opositora ha sido cancelada, o se ha decretado su caducidad, nulidad, o ha operado la renuncia de los derechos del titular o de cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), 14/07/2006 29.40 ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.” (Proceso N° 46IP-2005.

Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210 de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo mixto DK se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de GACETA OFICIAL 14/07/2006 30.40 Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… No obstante lo anterior, serán aplicables a los trámites procesales pendientes a la entrada en vigencia de la Decisión 486 los regulados en esta norma comunitaria.

Igualmente, al momento de la adopción del fallo el juez o la autoridad nacional, en su caso, de conformidad con lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, deberá verificar si la causal de nulidad de registro marcario alegada, es aplicable para dicho momento. La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 2 B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: La marca se define como un bien inmaterial que constituye el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 7 de marzo de 1997, publicada en gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253 de 07 de marzo de 1997). “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: 1 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL 14/07/2006 31.40 Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003).

“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso N° 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112 de 06 de septiembre de 2004). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.

“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial 1. La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros.

Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL 14/07/2006 32.40 2. La perceptibilidad. colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” (Proceso N° 132-IP-2004.

Interpretación prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, 4 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

C. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344. El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la GACETA OFICIAL marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituye el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

En reiteradas sentencias este Tribunal se ha pronunciado sobre los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los 14/07/2006 33.40 productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso N° 82-IP-2005. Sentencia de 27 de julio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1240 de 07 de septiembre de 2005).

Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

“ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” (Proceso Nº 161-IP-2004.

Interpretación prejudicial de 26 de enero de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005). La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los GACETA OFICIAL 14/07/2006 34.40 signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden. productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

D. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los 5 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. E. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS.

La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando GACETA OFICIAL se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación prejudicial de 17 de noviembre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158 de 17 de enero de 2005).

De manera que si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. 14/07/2006 35.40 la sociedad EXEDY CORPORATION argumentó que la marca DK y figura de alas es notoriamente conocida en Japón y en otros Países, incluyendo Colombia, y dado que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA argumentó que el registro de la marca DK a favor del demandante no se encontraba vigente, es pertinente abordar el tema de la marca notoria, la prueba de dicha notoriedad y su ámbito de aplicación. 1.

La marca notoria. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Doc. Cit). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos DK, por un lado, y DAIKIN CLUTCH y DK y figura de alas, por el otro, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 6 F. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD EN EL REGIMEN DE LA DECISION 344.

SU AMBITO DE PROTECCION. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al Como quiera que en el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial, 6 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 255.

GACETA OFICIAL punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), “en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad…. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como aquellos en los que el uso del signo se destine a productos o servicios distintos”; o que tengan semejanzas o similitudes que lleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344), “independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”.

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: “El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. (Proceso N° 23-IP-96. Interpretación prejudicial de 21 de 14/07/2006 36.40 abril de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13 de julio de 1998).

En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca”. (Proceso N° 16-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 27 de abril de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 674 de 31 de mayo de 2001).

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores. La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “ la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 7 “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ”. 8 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta 7 8 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. GACETA OFICIAL factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 9 14/07/2006 37.40 • En el comercio subregional, es decir, en los otros Países Miembros. • En el comercio internacional sujeto a reciprocidad, es decir, en países en los que, en materia comercial, exista un tratamiento recíproco con los Países Miembros de la Comunidad Andina. 2.

La prueba de la notoriedad. a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; El ámbito de protección anotado también debe extenderse al literal e) del mismo artículo, ya que no se podría entender cómo la marca notoriamente conocida pudiera tener un ámbito de protección más amplio en relación con signos que sean similares a ésta, que en relación con signos que la reproduzcan, imiten, traduzcan o transcriban total o parcialmente.

Por tal motivo, armonizando las dos disposiciones se tiene que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, o sean similares hasta el punto reproducir confusión en relación con un signo notoriamente conocido en: b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; • En el País Miembro donde se solicita el registro. c) La antigüedad de la marca y su uso constante; • En el comercio subregional, es decir, en los otros Países Miembros. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” • En el comercio internacional sujeto a reciprocidad, es decir, en países en los que, en materia comercial, exista un tratamiento recíproco con los Países Miembros de la Comunidad Andina.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: 3. El ámbito de protección de la marca notoria.

Como ya se mencionó, la protección de la marca notoria va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. El artículo 83, literal d) de la Decisión 344 circunscribe el ámbito de protección de la marca notoria, de la siguiente manera: En virtud de lo anteriormente expuesto, No podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan reproducción, imitación, traducción o la transcripción total o parcial de un signo notoriamente conocido en:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya apli- • En el País Miembro donde se solicita el registro. 9 ZUCCHERINO Daniel.

“MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: GACETA OFICIAL 14/07/2006 38.40 cación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye casual de nulidad del mismo, mismos por lo que se pueden solicitar la nulidad del registro y que serán las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que al momento de fallar, el juez nacional o la oficina nacional competente, deberán atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión mencionada y examinar si la causal de nulidad alegada, es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien porque, en relación con derechos de terceros, la marca observante u opositora, ha sido cancelada o se ha decretado su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos del titular o de cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicita- do para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

QUINTO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos DK, por un lado, y DIKIN CLUTH y DK y figura de alas, por el otro, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre signos denominativos.

SEXTO: La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y en el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. El ámbito de protección de la marca notoria va más allá de que sea notoria en el País Miembro donde se solicita el registro, ya que ha- GACETA OFICIAL ciendo un interpretación armónica del artículo 83, literal d) y e) de la Decisión 344, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, o sean similares hasta el punto reproducir confusión en relación con un signo notoriamente conocido en: 1.

En el País Miembro donde se solicita el registro. 2. En el comercio subregional, es decir, en los otros Países Miembros. En el comercio internacional sujeto a reciprocidad, es decir, en países en los que, en materia comercial, exista un tratamiento recíproco con los Países Miembros de la Comunidad Andina. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 2003- 14/07/2006 39.40 00313, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 14/07/2006 40.40 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú