Año XXIII - Número 1439 Lima, 7 de diciembre de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 97-AI-2005.- Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República Bolivariana de Venezuela Proceso 125-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 58, literales f) y g), de la mencionada Decisión; y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión del Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente Interno Nº 593-2005.

Actor: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC. Marca: “JOLIE DE VOGUE & LOGOTIPO” (mixta) Proceso 108-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 de la misma Decisión 344, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: KRISTAL ESSENCE (mixta). Actor: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Proceso interno Nº 2170-2005 5 20 PROCESO 97-AI-2005 Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República Bolivariana de Venezuela. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil seis.

La Secretaría General de la Comunidad Andina presentó demanda en ejercicio de la acción de incumplimiento contra la República Bolivariana de Venezuela, por el supuesto “incumplimiento por parte de la República Bolivariana de Venezuela del artículo 139 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 4 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al aplicar un régimen de importaciones reservadas al Ejecutivo Nacional y un impuesto del 29% a las importaciones originarias de Colombia y de Perú de los siguientes productos: aceite de soya en bruto, incluso desgomado (1507.10.00); los demás aceites de soya (1507.90.00); aceite de Girasol en bruto (1512.11.00); los demás aceites de girasol (1512.19.00); grasas y aceites vegetales y sus fracciones (1516.20.00); margarina, excepto la margarina líquida (1517.10.00); y las demás mezclas o preparaciones alimenticias de grasas y aceites (1517.90.00), sin observar el principio de la nación más favorecida del Acuerdo de Cartagena; y, en consecuencia, al otorgar a las importaciones originarias de Colombia y Perú un trato menos favorable que aquel que reciben las importaciones de terceros países ( )”.

VISTOS: Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL El escrito de contestación de la demanda presentado por la República Bolivariana de Venezuela, que según memorando No. 256-SG-TJCA2005 de la Secretaría del Tribunal, fue recibido vía fax por el Tribunal el 31 de agosto de 2005, y cuyos originales fueron recibidos el 5 de septiembre de 2005 y que aparecen remitidos el 1 del mismo mes.

La República Bolivariana de Venezuela solicita a este Órgano Jurisdiccional que “de conformidad con lo establecido en el artículo 61 numeral 10 del Estatuto del Tribunal, declare la violación del procedimiento previo por parte de la Secretaría General, y en consecuencia, declare CON LUGAR la excepción previa de falta de agotamiento de la vía comunitaria previa, por no haberse concluido la fase prejudicial, al no existir un pronunciamiento de la Comisión en relación con la salvaguardia agrícola adoptada por Venezuela”.

(resaltado en el texto). La República Bolivariana de Venezuela alega “la violación del principio de legalidad y la incompetencia de la Secretaría General” al indicar que “No puede la Secretaría General ampararse para el ejercicio de la Acción de Incumplimiento, en el retardo en el cual ha incurrido la Comisión de la Comunidad Andina en emitir una respuesta respecto de la medida aplicada por la República Bolivariana de Venezuela, pues es requisito para el ejercicio de este tipo de acciones, el contar con un pronunciamiento emanado de la AUTORIDAD COMPETENTE, no estando dentro de las facultades de esa Secretaría el emitir un Dictamen de Incumplimiento en materia de salvaguardia agrícola, por lo que el acto fundamento de su acción carece de validez y así debe ser declarado por ese Tribunal, pues lo contrario seria (sic) permitir el quebrantamiento del ordenamiento jurídico andino, actuación que precisamente se le esta (sic) imputando a la Republica (sic) Bolivariana de Venezuela sin fundamento legal alguno. Por las razones antes expuestas, solicitamos a este Tribunal, que declare LA INCOMPETENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, PARA INTENTAR LA PRESENTE ACCION”.

(resaltado en el texto). La comunicación de la Secretaría General de la Comunidad Andina SG-C/0.11/1935/2005 de fecha 20 de octubre de 2005, recibida por este 07/12/2006 2.32 Tribunal vía fax el 20 de octubre de 2005 y en originales el 24 de octubre de 2005. En lo fundamental solicita que este Tribunal “declare infundada la cuestión previa alegada por la República Bolivariana de Venezuela de ‘falta de agotamiento de la vía comunitaria previa’”.

La Secretaría General de la Comunidad Andina señala que “contrariamente a lo manifestado por la República Bolivariana de Venezuela, considera que en el presente caso se agotó, antes de acudir al Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la vía comunitaria previa, es decir, la fase prejudicial establecida en el artículo 23 del Tratado del Tribunal.

Ello se evidencia en los documentos allegados por la Secretaría General a la demanda, entre los que se encuentra la nota de observaciones a la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual además se brindó a ese País Miembro la oportunidad de contestar los cargos, y el dictamen de incumplimiento contenido en la Resolución 874. Asimismo, la Secretaría General considera que las referidas actuaciones y la demanda se corresponden y son congruentes respecto de las razones del incumplimiento aducidas en la nota de observaciones, las cuales se circunscriben al establecimiento por parte de la República Bolivariana de Venezuela de una medida disconforme con el principio de trato de la nación más favorecida y el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de la Comunidad Andina”.

CONSIDERANDO

Que constan en autos: un ejemplar del “INFORME REFERENTE A LA NOTIFICACION DE LA MEDIDA IMPUESTA A LAS IMPORTACIONES DE ACEITES CRUDOS, ACEITES ENVASADOS, MARGARINAS Y MANTECAS ORIGINARIAS DE PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA”, remitido por la Ministra de la Producción y el Comercio de la República Bolivariana de Venezuela, mediante oficio N° 001091, del 30 de octubre de 2001, al Secretario General de la Comunidad Andina; un ejemplar del “INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 102 DEL ACUERDO DE CARTAGENA A LAS IMPORTACIONES DE OLEAGINOSAS EN VENEZUELA PROVENIENTES DE COLOMBIA Y PERÚ”, identificado con el N° SG/di 411 /Rev. 1, del 6 de septiembre de GACETA OFICIAL 2002; un ejemplar sin firmas del “ACTA PERÍODO OCHENTA Y TRES DE SESIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN 1 y 2 DE OCTUBRE DE 2002 LIMA-PERÚ”, en el cual se dice: “En relación al punto 8.3 de la Agenda ‘Pronunciamiento de la Comisión sobre el Informe de la Secretaría General relacionada con las medidas de salvaguardia a la importación de oleaginosas por parte del Gobierno Venezolano’ Después de in (sic) intercambio de puntos de vista, los Países Miembros se comprometieron a realizar sus comentarios en el término de una semana”; y, un ejemplar sin firmas del “ACTA PERÍODO OCHENTA Y CUATRO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN 14 DE FEBRERO DE 2003 LIMA-PERÚ”, en el cual se dice “En cuanto al Proyecto de Decisión para solucionar la salvaguardia impuesta por Venezuela, la delegación venezolana manifestó que no están dadas las condiciones para el levantamiento de la medida mientras subsistan estímulos internos en algunos de los Países Miembros que alteran las condiciones de competencia. No obstante ello, la delegación de Venezuela invitó a una reunión en Caracas el 11 y 12 de marzo de 2003 para abordar integralmente las soluciones al caso de las oleaginosas.

Las delegaciones de Bolivia, Colombia y Ecuador acogieron favorablemente esta invitación ”; Que, por otra parte, constan en autos: el facsímil N° SG-X/0.5/902/2004, de 6 de septiembre de 2003, mediante el cual el Secretario General de la Comunidad Andina informa a los Gobiernos de los Estados Miembros que “ha decidido iniciar una investigación con la finalidad de determinar si la medida que se encuentra aplicando la República Bolivariana de Venezuela a las importaciones de productos oleaginosos originarias de la Subregión constituye un incumplimiento del artículo 139 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 4 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”; el facsímil N° SG-F/0.5/1470/2004, de 15 de septiembre de 2003, mediante el cual el Secretario General formula Nota de Observaciones a la República Bolivariana de Venezuela porque “estaría concediendo un trato más favorable a las importaciones de terceros países para los productos identificados en la Resolución N° 826 del Ministerio de Finanzas, sin que dicho trato más favorable se hubiera hecho extensivo, en forma incondicional y automática, a las importaciones originarias de Países Miembros de la Comunidad Andina, en especial de Colombia y de Perú ”; la comunicación N° DVMC/2004/139, de 6 de 07/12/2006 3.32 octubre de 2004 (sic), a través de la cual el Viceministro de Comercio del Ministerio de la Producción y el Comercio de la República Bolivariana de Venezuela da contestación a la Nota de Observaciones; el facsímil N° DIE-953, de 7 de octubre de 2004, por el cual el Director de Integración Económica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia se dirige al Director General de la Secretaría General de la Comunidad Andina y le solicita que “adicional al proceso de investigación que se inicie contra Venezuela, la Secretaría General presente a la Comisión el informe del 1 de junio de 2004, en el cual concluye que no existen razones para el mantenimiento de la salvaguardia aplicada por el Gobierno de Venezuela mediante la Resolución 826 del 23 de octubre de 2001 y recomienda a la Comisión expedir una Decisión en la cual le exige levantar la medida en un plazo máximo de 20 días a partir de su entrada en vigencia”; y, un ejemplar de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1141, de 16 de noviembre de 2004, en el cual consta la Resolución 874, contentiva del “Dictamen N° 15-2004 de Incumplimiento por parte de la República Bolivariana de Venezuela al adoptar y mantener una medida de salvaguardia agropecuaria que otorga a las importaciones de productos oleaginosos originarios de Colombia y Perú un trato menos favorable que aquel que reciben las importaciones de terceros países”;

Que la parte actora denuncia en su demanda “la aplicación de la salvaguardia agropecuaria contenida en la Resolución 826 del Ministerio de Finanzas de Venezuela, sin observar el principio de nación más favorecida del Acuerdo de Cartagena ( )”; Que el Acuerdo de Cartagena autoriza a los Países Miembros, en el caso de los productos agropecuarios incorporados a la lista determinada por la Comisión (artículo 92), la aplicación, en forma no discriminatoria, de medidas destinadas a limitar las importaciones a lo necesario para cubrir los déficit de producción interna, y a nivelar los precios del producto importado a los del producto nacional (artículo 90), pero somete el ejercicio de esta potestad a un procedimiento especial durante el cual corresponde a la Secretaría General autorizar o no la aplicación de tales medidas y proponer las de carácter positivo que juzgue convenientes, y a la Comisión decidir, en definitiva, sobre las restricciones aplicadas por el País Miembro y sobre las medidas propuestas por la Secretaría General (artículo GACETA OFICIAL 91).

Sin embargo, cabe agregar que la aplicación de las medidas en referencia, cuando su pronunciamiento sea manifestación o continuación del desacato de una sentencia declarativa del incumplimiento del País Miembro, estará también sometida al régimen propio del procedimiento sumario por desacato previsto en el Estatuto del Tribunal; Que, si bien la medida adoptada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la Resolución 826 del Ministerio de Finanzas, recayó sobre productos agropecuarios incorporados a la lista determinada por la Comisión, no consta que se hubiese agotado a su respecto el procedimiento especial previsto en el Acuerdo, ya que no hay prueba en el expediente de que la Comisión se hubiese pronunciado sobre el mérito de la medida adoptada por el País Miembro, ni sobre las propuestas de la Secretaría General;

Que, en el caso de procedimientos análogos, como el correspondiente a la calificación de “gravamen” o “restricción” a la medida unilateral de un País Miembro, “El Tribunal ha distinguido entre el procedimiento de calificación como gravamen de la medida unilateral de un País Miembro y el que debe preceder al ejercicio de la acción por incumplimiento Lo primero que se puntualiza al hacer esta distinción es que la calificación de la medida como gravamen o restricción no puede considerarse, en ningún caso, como la emisión del Dictamen de incumplimiento, ni que éste pudiera ser producido por la Secretaría General, en los casos relativos a gravámenes o restricciones, sin que antes se hubiere expedido el correspondiente acto de calificación de la medida como restricción o gravamen.

En otras palabras, armonizando los dos Tratados, se tiene que siempre que se trate de adopción de medidas que puedan ser consideradas contrarias al Programa de Liberación, éstas, para que puedan ser objeto de dictámenes y acciones de incumplimiento, deberán haber sido calificadas previamente como gravamen o restricción (Sentencia dictada en el expediente N° 121-AI-2003, del 25 de noviembre de 2004);

Que, en un caso similar al que se examina, este Órgano Jurisdiccional señaló: “Acerca de las disposiciones internas venezolanas en contra de las importaciones de los otros productos, correspondientes a las subpartidas 1701.11.90.10, 07/12/2006 4.32 1701.11.90.90, 1701.91.00 y 1701.99.00, provenientes también de la República de Colombia, al haber sido propuestas a la Comisión medidas de carácter positivo, el Tribunal no puede pronunciarse, puesto que es a la Comisión a la única que le corresponde decidir sobre la procedencia y aplicación de esas medidas, según lo establece el artículo 103, en su parte primera del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 107, primer inciso, del Acuerdo citado”, motivo por el cual se abstuvo de declarar el incumplimiento de Venezuela en relación con los productos correspondientes a las subpartidas citadas “por corresponder a un procedimiento que viene siendo tramitado en vía administrativa y, consiguientemente prejudicial” (Sentencia dictada en el expediente N° 73-AI-2000 y 80-AI2000 [Acumulados], del 14 de agosto de 2002).

Que, a la luz de las consideraciones que anteceden, el argumento de la Secretaría General según el cual sí se agotó “la vía comunitaria previa, es decir, la fase prejudicial establecida en el artículo 23 del Tratado del Tribunal”, silencia indebidamente que, en el caso de autos, la vía comunitaria previa se encuentra integrada, a más de la fase prejudicial de la acción de incumplimiento, por el procedimiento especial contemplado en el artículo 91 del Acuerdo de Cartagena; y que, en el procedimiento citado, falta la decisión de la Comisión sobre la medida adoptada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y sobre las propuestas por la Secretaría General;

Que este Órgano Jurisdiccional tiene atribuida competencia para conocer y decidir sobre el mérito de la acción de incumplimiento que se ejerza con motivo de la infracción de cualquiera de las obligaciones previstas en el ordenamiento jurídico de la Comunidad, pero, su ejercicio presupone, entre otros requisitos, el agotamiento de la vía comunitaria previa.

El argumento anticipado en la demanda de la Secretaría General, según el cual la falta de pronunciamiento de la Comisión, “sobre las restricciones aplicadas por la República Bolivariana de Venezuela”, no afecta el ejercicio de la acción de incumplimiento, propicia la evasión del procedimiento legalmente previsto y el desconocimiento de la competencia de la Comisión, lo que resulta jurídicamente inadmisible.

Que, por las razones expuestas, visto que en el procedimiento especial abierto con motivo de la GACETA OFICIAL 07/12/2006 5.32 Resolución 826 del Ministerio de Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela, falta el pronunciamiento de mérito de la autoridad comunitaria competente y, en consecuencia, el agotamiento de la vía comunitaria previa, procede reconocer que la excepción propuesta por el País Miembro demandado, de falta de agotamiento de la citada vía, se encuentra fundada y, por tanto, debe ser acogida por el Tribunal.

Es del caso señalar, por otra parte, que no corresponde a este Tribunal suplir la inacción de uno u otro órgano de la Comunidad, pero sí instarlos a ejercer las potestades y cumplir los deberes que tienen asignados;

SEGUNDO: Dejar sin efecto el tercer decide del auto de 20 de julio de 2005 por medio del cual el Tribunal resolvió la suspensión provisional de la Resolución 826 del 23 de octubre de 2001, proferida por el Ministerio de Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Que, la medida cautelar de “suspensión provisional de la Resolución 826 del 23 de octubre de 2001, proferida por el Ministerio de Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela”, dispuesta por este Tribunal por auto de 20 de julio de 2005, corregido éste por auto de 3 de agosto del mismo año, procede dejarla sin efecto, en cuanto la declaratoria con lugar de la excepción hará imposible la continuación del procedimiento en curso;

Lo previsto en los artículos 90 y 91 del Acuerdo de Cartagena, 23 y 24 del Tratado de Creación del Tribunal; y, 61 numeral 10 del Estatuto del Tribunal. DECIDE:

PRIMERO: Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Declarar con lugar la excepción de “falta de agotamiento de la vía comunitaria previa”.

Mónica Rosell Medina SECRETARIA PROCESO 125-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 58, literales f) y g), de la mencionada Decisión; y el párrafo cuarto del articulo 172 de la Decisión 486 de la Comisión del Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente Interno Nº 593-2005.

Actor: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC. Marca: “JOLIE DE VOGUE & LOGOTIPO” (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los once días del mes de octubre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudi- GACETA OFICIAL cial formulada por Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 23 de agosto de 2006. 07/12/2006 6.32 1.

La sociedad LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. es titular en Perú de marca JOLIE DE VOGUE (mixta), para amparar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha marca se encuentra registrada bajo el certificado No. 80965 y fue concedida el 6 de julio de 1988. La representación gráfica de la marca es: I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: Demandados: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ. PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES.

Tercero interesado: LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. B. DATOS RELEVANTES. 1.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes: 2. La sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC. solicitó el 29 de febrero de 2000, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, la nulidad del certificado de registro de la marca anteriormente descrita, argumentando que es titular de las siguientes marcas denominativas: • VOGUE, para distinguir periódicos y publicaciones de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Certificado 37026, vigente desde el 5 de mazo de 1981 hasta el 1 de febrero de 2006. • VOGUE para distinguir formas, modelos o moldes de papel, impresos y similares en general de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado 29361, vigente desde el 27 de mayo de 1980 hasta el 27 de mayo de 2005. 3. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 6702-2001/OSDINDECOPI de 25 de junio de 2001, declaró infundada la acción de nulidad. 4.

La sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC., el 20 de julio de 2001 interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. GACETA OFICIAL 5. El Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI, mediante Resolución N° 17192001/TPI-INDECOPI del 19 de diciembre de 2001, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución N° 6702-2001/OSDINDECOPI del 25 de junio de 2001. 6.

El 14 de febrero de 2002, la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC. ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, presentó demanda de impugnación contra el anterior acto administrativo. 7. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 27 de septiembre de 2004, declaró infundada la demanda interpuesta. 8.

La sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC., mediante escrito radicado el 17 de enero de 2005, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 2.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La sociedad actora, como fundamento de su demanda, formuló los siguientes planteamientos: 1. La sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., además de registrar marcas en Perú, tiene registros de la marca VOGUE en otros Países de la Comunidad Andina: “Bolivia, Certificados N° 61193 y 61194; Colombia, Certificados N° 12355 y 1019978;

Ecuador, Certificados N° 1320 y 664; Venezuela, Certificados N° 102 y 303”; así mismo cuenta con más registros en otros países del mundo. 07/12/2006 7.32 3. No es necesario para proteger un signo notorio, que dicho signo se encuentre registrado en el País Miembro de que se trate, ya que basta para cumplir con el presupuesto normativo que el signo sea notoriamente conocido en el país en que se solicitó el registro, en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad. 4.

La marca JOLIE DE VOGUE (mixta) imita con exactitud las características tipográficas de la marca VOGUE. Desde el punto de vista gráfico, no solo se copia la denominación VOGUE, sino el tipo de letra utilizado en dicha marca, es decir, en letra mayúscula. Por lo anterior, la denominación JOLIE se escribe en cursiva, mientras la denominación VOGUE se encuentra escrita de manera similar a la forma en que desde hace más de cien años es utilizada en el mercado la marca VOGUE. 5.

Además de lo anterior, entre las expresiones JOLIE y VOGUE se utiliza la preposición DE, indicando una relación de pertenencia u origen empresarial.

3. LA CONTESTACION A LA DEMANDA. A. Por parte del Instituto Nacional Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. El INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: 1. La notoriedad de un signo debe ser probada y no deducida. De las pruebas aportadas por el demandante no se prueba que la marca VOGUE sea notoria desde el año 1988, momento en que se otorgó el registro impugnado. 2.

La marca VOGUE es notoriamente conocida desde 1988, identificando productos de belleza, moda, perfumería, cosméticos y publicaciones relacionadas con este medio; por lo anterior, goza de amplia difusión y prestigio, además de ser reconocida por los consumidores tanto en el país, como alrededor del mundo. 2. Las marcas en conflicto amparan productos ubicados en clases diferentes; por tal razón, quedaban fuera del examen aquellos signos que pese a ser idénticos o similares, estuvieran inscritos en clases diferentes, sin perjuicio de la protección especial de la marca notoria, aspecto que no corresponde al caso bajo estudio.

Fue reconocida como notoria en Perú en el año 1993, atendiendo a la notoriedad preexistente de dicha marca. 3. La supuesta mala fe que la demandante atribuye a la demandada no tiene sustento probatorio. GACETA OFICIAL 07/12/2006 8.32 4. El artículo 68 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que el registro de la marca y su protección sólo se extiende en unas clases, por lo que no cabe hacer un examen comparativo entre los signos en conflicto porque amparan productos de clases diferentes. cial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

B. Por parte del tercero interesado. Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 55, literal g) y 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, según el informe del Juez Consultante no contestó la demanda. 1.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA SENTENCIA DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2004, PROFERIDA POR LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE PERÚ. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró infundada la demanda presentada, por los siguientes motivos: “ (…)

UNDÉCIMO: Que, en el presente caso, la actora no ha acreditado ni en el proceso administrativo acompañado, ni en los presentes autos la notoriedad de la marca VOGUE a la fecha de registro de la marca JOLIE DE VOGUE & LOGOTIPO, conclusión a la que se llega tras analizar los instrumentos con que se pretende sustentar este extremo; además, la norma comunitaria protege la marca notoria cuando se trata de productos “similares o idénticos” y no disímiles o de diversa naturaleza, como ocurre en el presente caso;

DUODÉCIMO: Que analizadas las pruebas aportadas en su conjunto se concluye que la Resolución administrativa materia de litis ha sido expedida conforme a las exigencias legales para su validez, por lo que no ocurre causal alguna que amerite declarar su nulidad; estando a las consideraciones expuestas y de conformidad con el dictamen fiscal; declararon INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC contra el INDECOPI y otros, sobre nulidad de resolución administrativa;

(…) ”. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. No obstante lo anterior sólo se interpretará el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma vigente el momento en que se solicitó el registro de JOLIE DE VOGUE (mixta), ya que el literal g) del articulo 55 no existe en dicha Decisión. Igualmente se interpretarán de oficio el artículo 58 literales f) y g) de la mencionada Decisión, así como el párrafo cuarto de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo mixto JOLIE DE VOGUE se realizó en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: Decisión 85 Artículo 56 “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” (…) Artículo 58 II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. “No podrán ser objeto de registro como marcas: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudi- f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad GACETA OFICIAL por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”; 07/12/2006 9.32 En el caso de autos, puesto que ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC. ejerció, en fecha 29 de febrero de 2000, la acción de nulidad del registro del signo sub materia, la norma procesal aplicable es la contenida en la Decisión 344 de la Comisión, cuyo artículo 113 establece, entre otros puntos, que la autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro del signo. Decisión 486 Artículo 172 (…) “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”.

(…) IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Régimen aplicable a la acción de nulidad del registro del signo: Legitimación activa, audiencia. B. Requisitos para el registro de marcas. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Reglas para el cotejo marcario. C. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. D. Signos denominativos compuestos. E. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. A. Régimen aplicable a la acción de nulidad del registro del signo: legitimación activa, audiencia. En el orden procesal, cabe poner de relieve que si, luego de la concesión del registro, se dicta, en el régimen común, una nueva norma procesal, ésta será la aplicable, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento de nulidad por iniciarse o en curso.

El Tribunal se ha pronunciado sobre el particular en los términos siguientes: “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna. La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público.

La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO (…).

El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor. Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial (…).

Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca ‘a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se GACETA OFICIAL 07/12/2006 10.32 plantea’ (‘Derecho de Marcas’, tomo II, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 220). empresarios que se dediquen a actividades afines.” 1 En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de ‘parte interesada’ lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial”.

(Interpretación Prejudicial de 24 de septiembre de 1997. Proceso N° 10-IP-97, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 308, de 28 de noviembre de 1997, caso ‘COLSUBSIDIO’). Las funciones de la marca han sido elaboradas en la doctrina de la siguiente manera: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

(…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). (…) En lo que concierne al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, además de las disposiciones previstas en el régimen común, será la legislación interna de cada País Miembro. En todo caso, el procedimiento citado deberá incluir, en tutela del derecho a la defensa y al debido proceso, la audiencia a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, así como observar la disciplina comunitaria relativa a las causales de nulidad, la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…).

(…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión. La marca se define como el signo perceptible percibido por los sentidos y que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la 1 2 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253 de 7 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112 de 6 de septiembre de 2004) Los conceptos anteriores han sido integrados por el Tribunal de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. ‘DERECHO DE MARCAS’. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad unifor- 07/12/2006 11.32 me, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003 Sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). a. El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la novedad, la visibilidad y la distintividad. 1.

La novedad. El concepto de novedad se debe precisar con claridad. La novedad no se refiere a que el signo que se solicita no haya existido con anterioridad o que sea una creación sin precedentes. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este punto ha dicho lo siguiente: “En primer lugar, la novedad configura un requisito que pretende impedir que el signo se limite a describir las características de los productos o servicios que constituyen su objeto, así como que sea confundible con otro signo que se encuentre ya registrado, o que haya sido solicitado con anterioridad para registro, o que haya sido solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad.

La novedad del signo no presupone pues su inexistencia previa, pero sí la exigencia de no encontrarse en uso, por parte de un tercero, para identificar y distinguir productos o servicios comprendidos en la misma clase”. (Proceso 156-IP-2004. Interpretación prejudicial de 19 de enero de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1171 de 3 de marzo de 2005). 2.

La visibilidad. Como ya se dijo, el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece la visibilidad como otro de los requisitos para el registro de las marcas. GACETA OFICIAL Bajo esta normativa resulta necesario, para que un signo cumpla con el requisito de visibilidad, que sea aprehensible por medio del sentido de la vista, es decir, que tome apariencia material para ser captado por el público consumidor a través de los ojos, con lo que, en principio, descartaba la percepción por los otros sentidos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto se ha pronunciado de la siguiente manera: “La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista, por lo que se consideran signos visibles aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos y está dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores.

Igualmente este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos”. (Proceso 148-IP-2004. Sentencia del 19 de enero de 2005. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1173 de 10 de marzo de 2005). 3.

La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. 07/12/2006 12.32 para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. b. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

En relación con los tres requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante en el proceso interno se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85.

El artículo 58, literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena refiere las hipótesis de irregistrabilidad como marca de todo signo, a dos aspectos: 1. A que el signo no sea confundible con otro signo ya registrado, o que su registro se haya solicitado con anterioridad por un tercero, para productos o servicios comprendidos en una misma clase. 2.

A que el signo no sea confundible con otro solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase. El Tribunal de Justicia, al interpretar el artículo 58, literal f), ha manifestado lo siguiente: Es en este sentido se afirma: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca.

Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, al no ser apto “En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con ‘productos o servicios comprendidos en una misma clase’. El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la “marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con ‘productos o servicios idénticos o similares’, no necesariamente de la misma ‘clase’, o sea más allá de los límites que establece la ‘regla de la especialidad’”.

(Proceso 1-IP-87. Interpretación Prejudicial de 3 de diciembre de 1987, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28, de 15 de febrero de 1998). Según la Normativa Comunitaria Andina analizada no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada o solicitado para registro, y el de los consumidores, siempre y cuando, como ya se anotó, los signos en conflicto amparen o pretendan amparar productos de una misma clase.

De esta forma la prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, o con una marca solicitada posteriormente con reivindicación válida de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, puede provocar error entre los consumidores, por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que con la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. 07/12/2006 13.32 La similitud entre dos signos puede ser: ortográfica, fonética o ideológica. La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos puede existir si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de identificar o distinguir un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

Teniendo en cuenta que en caso bajo estudio los signos en conflicto amparan productos ubicados en clases diferentes y, como se dijo, el análisis de confundibilidad, en principio, opera en relación con signos que amparan productos de la misma clase, la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, para entrar a analizar la similitud de los signos en conflicto, deberá determinar primero si se está enfrente de signos notoriamente conocidos, ya que la protección de aquellos va más allá del principio de especialidad de clase. c. Reglas para el cotejo marcario.

Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflictos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. GACETA OFICIAL 07/12/2006 14.32 En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 4, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” ( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 5 Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: B. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS.

La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras, letras o números que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 6, logotipos 7, íconos, etc.

Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo 5 6 “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o 4 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”.

Buenos Aires. Editorial Robis. pp. 351 y ss. 7 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS. “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 33. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente;

“El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”. Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo GACETA OFICIAL general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, y por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, Interpretación Prejudicial publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso 129-IP2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones, como se anotó, el elemento gráfico es el predominante. 07/12/2006 15.32 De manera que si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos.

Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la marca denominativa. En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, aplicando el anterior criterio, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo VOGUE y el signo mixto JOLIE DE VOGUE, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

C. SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS. En atención a que en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra compuesto por tres palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos compuestos. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que ha- GACETA OFICIAL ya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’ (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005). D. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. Como quiera que en el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC. argumentó que su marca VOGUE es notoria, es pertinente abordar el tema de la marca notoria, la prueba de dicha notoriedad y su ámbito de aplicación. 1.

La marca notoria. 07/12/2006 16.32 “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 8 La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.

No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, lo que implica la necesidad de confundibilidad de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto.

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren el literal g) del artículo 58 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

“El literal g) del mismo artículo, en cambio protege además a la marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con productos o servicios ‘idénticos o similares’, no necesariamente de la misma ‘clase’, o sea más allá de los límites que establece la regla de especialidad. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: ( ) “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: En virtud de la norma en cuestión, entonces la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una ‘notoriamente conocida y registrada en el exterior’, así no cuente con un registro nacional válido.

Proceso Nº 01-IP-87. Interpretación prejudicial de 3 de diciembre de 1987, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 28 de 15 de febrero de 1988”. (Proceso 95-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo Cartagena N° 1134, de 3 de noviembre de 2004). 8 OTAMENDI, Jorge.

Ob. Cit. Pág. 255. GACETA OFICIAL Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores. La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 9 “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 10 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 11 07/12/2006 17.32 alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Si bien la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no contiene disposición alguna, como sí la consagran el artículo 84 de la Decisión 344 y los artículos 228 y 230 de la Decisión 486, que se refiere a algunos de los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida, la circunstancia de notoria se puede probar accediendo a los diferentes medios probatorios de conformidad con la normativa procesal de cada País Miembro, y acudiendo a los criterios generalmente aceptados para probar la notoriedad de una marca.

Sobre este punto el Tribunal ha expresado lo siguiente: “La notoriedad de una marca no es un hecho que se reconoce con la sola afirmación de su titular, sino que es una calidad que debe ser probada por quien la alega. El anterior aserto, dentro del Régimen de la Decisión 85 no tenía expresión normativa como si la tuvo en el artículo 84 de la Decisión 344 y la tiene ahora en los artículos 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión. Por ello, y con apoyo en la Doctrina, el Tribunal estableció jurisprudencialmente para el reconocimiento de la calidad de notoria de una marca, bajo el Régimen de la Decisión 85, el que su titular demostrara tal circunstancia con los medios probatorios que estuvieren a su alcance dentro de los respectivos sistemas judiciales de cada país”.

(Proceso 95-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1134, de 3 de noviembre de 2004). En relación con los criterios generalmente aceptados, ha manifestado: 2. La prueba de la notoriedad. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo 9 10 11 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA”. Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: • Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. • Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida GACETA OFICIAL entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. • Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. • Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” (Interpretación Prejudicial de 13 de marzo de 2002.

Proceso Nº 9-IP-2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777, de 27 de marzo de 2002). El Tribunal advierte que la notoriedad debe ser probada al momento de la solicitud de registro. Sin embargo, la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, deberán atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para le momento del fallo, si la causal es o no aplicable, bien por no haber sido como incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:

PRIMERO: En el caso de autos, puesto que ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC. ejerció, en fecha 29 de febrero de 2000, la acción de nulidad del registro del signo sub materia, la norma procesal aplicable es la contenida en la Decisión 344 de la Comisión, cuyo artículo 113 establece, entre otros puntos, que la autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro del signo. En lo que concierne al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, además de las disposiciones previstas en el régimen común, será la legislación interna de cada País Miembro.

En todo caso, el procedimien- 07/12/2006 18.32 to citado deberá incluir, en tutela del derecho a la defensa y al debido proceso, la audiencia a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, así como observar la disciplina comunitaria relativa a las causales de nulidad, la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la norma comunitaria citada. No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean confundibles con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, teniendo en cuenta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto. Teniendo en cuenta que en caso bajo estudio los signos en conflicto amparan productos ubicados en clases diferentes y, como se dijo, el análisis de confundibilidad, en principio, opera en relación con signos que amparan productos de la misma clase, la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, para GACETA OFICIAL 07/12/2006 19.32 entrar a analizar la similitud de los signos en conflicto, deberá determinar primero si se está enfrente de signos notoriamente conocidos, ya que la protección de aquellos va más allá del principio de especialidad de la clase.

Lo anterior no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega y en relación con el momento de la solicitud de registro.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

TERCERO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos. En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa.

CUARTO

QUINTO: Al examinar un signo denominativo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.

No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, lo que implica la necesidad de confundibilidad de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto.

SEXTO: La Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, deberán atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal es o no aplicable, bien por no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 593-2005, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO GACETA OFICIAL 07/12/2006 20.32 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 108-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 de la misma Decisión 344, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: KRISTAL ESSENCE (mixta). Actor: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Proceso interno Nº 2170-2005. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil seis. a) Partes en el proceso interno VISTOS: Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Procurador Público encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Inversiones Famika S.A. La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta Doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa al artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2170-2005.

El auto de 2 de agosto de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1922006-SCS-CS, complementados con los documentos incluidos en anexos.

Demandante: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. b) Hechos El 13 de junio de 2000, INVERSIONES FAMIKA S.A. (Perú) solicitó el registro como marca del signo “KRISTAL ESSENCE y logotipo para distinguir perfumería cosmética de la Clase 03 de la Nomenclatura Oficial”. El 7 de agosto de 2000, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) formuló observación manifestando ser titular de diversas marcas y lemas comerciales que contienen la denominación CRISTAL para distinguir productos de las clases 16, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 39 y servicios de la clase

41. GACETA OFICIAL Por Resolución Nº 2209-2002/OSD-INDECOPI de 6 de marzo de 2002, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió: “Declarar INFUNDADA la oposición formulada por la UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. de Perú, e INSCRIBIR (…) a favor de INVERSIONES FAMIKA S.A., de Perú, la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación KRISTAL ESSENCE escrita en letras características y el perfil de un cisne estilizado, sin reivindicar colores (…) para distinguir perfumería cosmética de la clase 3 de la Clasificación Internacional (…)”.

Contra dicha Resolución, la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 703-2002/TPI-INDECOPI de 24 de julio de 2002, en que decide: “CONFIRMAR la Resolución Nº 2209-2002-OSD-INDECOPI (…) y en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto (…) KRISTAL ESSENCE (…)”. 07/12/2006 21.32 Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por providencia de 6 de marzo de 2006, consideró que “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic), respecto a la correcta interpretación del inciso d) y e) del artículo 83 de la Decisión Nº 344 (…), y; cuál es la debida aplicación de éste dispositivo al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (…)”; y, por tanto “Declararon PROCEDENTE el recurso de casación (…) y SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda El 3 de junio de 2004, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “INFUNDADA EN SUS DOS EXTREMOS LA DEMANDA interpuesta (…) por UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA (…)”.

Contra dicha Providencia la actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el 22 de julio 2005, que decidió confirmar la sentencia apelada y en consecuencia “declarar infundada en sus dos extremos la demanda interpuesta (…)”. La actora sostiene que su marca CRISTAL registrada para productos de diferentes clases es notoria y que “(…) aún en ausencia de posibilidad alguna de confusión merece ser protegida del fenómeno de la dilución debido a que corre el riesgo de perder la mayor parte de su poder de atracción (…)”.

Hace una referencia doctrinal y jurisprudencial sobre la notoriedad de la marca, y sobre el hecho de que esta notoriedad rompe el principio de especialidad. Indica que: “nadie (…) puede poner en discusión la condición de notoria de la cual goza la marca CRISTAL en el Perú. Su antigüedad, prestigio y la calidad del producto por ella identificado, las grandes inversiones en publicidad, además del hecho de ser la cerveza con más ventas en el país, no dejan dudas al respecto.

Ella ha sido reconocida en más de una oportunidad por el INDECOPI”. Sobre el mismo tema, continúa diciendo: “(…) que la notoriedad de la marca CRISTAL no sólo se sitúa entre los consumidores de cerveza sino también entre aquellos pertenecientes a otros mercados, por lo queda (sic) desvirtuado cualquier cuestionamiento que se pretenda hacer al alcance de su notoriedad y a la apli-cación de la excepción al principio de especialidad que la misma merece”.

También dice: “(…) que no sólo hemos acreditado notoriedad sino, la concurrencia de los supuestos de riesgo de confusión, aprovechamiento y consecuentemente la dilución de nuestra fuerza distintiva”. UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., interpuso en fecha 9 de septiembre de 2005, recurso de casación contra la sentencia mencionada, ante lo cual la Igualmente, argumenta que “Los productos que pretende distinguir la marca ‘KRISTAL ESSENCE’ y logotipo cuenta con el mismo canal de distribución que las cervezas como por ejemplo Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., el 18 de septiembre de 2002, interpuso demanda contencioso administrativa ante la Corte Superior de Lima, en contra las Resoluciones antes citadas.

Consta en el expediente que el 29 de noviembre de 2002, únicamente el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), dio contestación a la demanda. GACETA OFICIAL las bodegas, los centros comerciales no sólo la cerveza se expende en bares o restaurantes por lo que al tener un mismo canal de distribución el grado de confusión es mayor”.

También sostiene que: “(…) al existir confusión, asociación, aprovechamiento injusto es evidente que el poder distintivo de nuestra marca se diluirá (…) si bien es cierto la marca en cuestión ‘KRISTAL ESSENCE’ y logotipo contiene un elemento adicional a nuestra marca notoria. Cabe precisar que el elemento de mayor relevancia es la denominación KRISTAL (…) el elemento KRISTAL y nuestra marca notoria CRISTAL son fonéticamente idénticos (…).

Desde el punto de vista gráfico son extremadamente idénticos siendo sólo diferenciadas por las letras ‘K’, siendo evidente que la marca que se pretende otorgar es una imitación de nuestra notoriamente conocida CRISTAL (…). Es por ello que llama la atención el criterio aplicado por el Tribunal del Indecopi al declarar infundada nuestra observación, pues en ese fallo se desvirtúa (…) la protección especial que se le brinda a este tipo de marcas notorias (…).

El titular de la Marca Notoria tiene un derecho de exclusión que puede utilizarse para cualquier tipo de productos o servicios, aún en el caso que no sean similares a aquellos en relación con los cuales la marca fue registrada”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, contesta la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”.

Señala que para el presente caso debe aplicarse la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y que: “(…) el Tribunal del INDECOPI juzgó la notoriedad de la marca CRISTAL en base a los criterios establecidos en el artículo 228º de la Decisión Nº 486 y juzgó la procedencia o improcedencia de la solicitud de registro de la marca KRISTAL ESSENCE a la luz de la prohibición contenida en el inciso h) del artículo 136º de la Decisión Nº 486.

La Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, podrá apreciar que la empresa demandante no se refiere a lo largo de su escrito de demanda a ninguna de las normas antes mencionadas (…)”. Dice que la demandante omitió referirse a dos hechos: “El primero (…) es que la denominación 07/12/2006 22.32 que conforma la marca notoria (CRISTAL) posee un significado en el idioma español, que dependiendo del contexto en el que se use puede tener una connotación particular (de información) por lo que en relación con algunos productos el uso de esta denominación será necesario (…) Es por esta razón que no podrá prohibirse totalmente el uso de la denominación ‘CRISTAL’ en el tráfico económico, ya que ello generaría una serie de problemas en el mercado, sobre todo si por la forma como se usa la denominación no es a título distintivo, sino más bien informativo o descriptivo de las características de los productios (sic) o servicios que se pretende distinguir”.

El segundo lo “(…) que la empresa demandante también ha omitido mencionar en su escrito de demanda es que existen registradas en la Clase 3 de la Nomenclatura Oficial diversas marcas a favor de distintos titulares que contienen en término CRYSTAL/CRISTAL (…) todas estas marcas coexisten en la actualidad en el registro y en el mercado con la marca notoria ‘CRISTAL’ (…) de este hecho objetivo es que el público consumidor se ha acostumbrado a la utilización del termino (sic) CRYSTAL/CRISTAL para la distinción de productos y servicios en el mercado “ Dice que del estudio comparativo se tiene que: “(…) desde el punto de vista gráfico, se aprecia que el término principal del signo solicitado tenía la misma extensión que la marca notoria diferenciándose en la primera letra … el aspecto gráfico del signo solicitado contribuía a que la impresión visual de los signos fuera disímil” por lo que “(…) dada la inexistencia de similitud o conexión competitiva entre los productos a que se refieren los signos en cuestión, debido a su naturaleza y dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre ellos, la coexistencia de las marcas no inducía a riego de confusión o asociación al público consumidor”. e) Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que resuelve el recurso de apelación Se considera en la sentencia que del examen comparativo “entre el signo solicitado ‘KRISTAL ESSENCE’ y la marca notoria ‘CRISTAL’; resulta, que si bien es evidente que la marca solicitada es fonéticamente idéntica con la marca notoriamente conocida pues su única diferencia es la sustitución de la letra ‘C’ por la ‘K’; sin embargo, cabe señalar que la naturaleza de los productos que pretende distinguir la marca ‘KRIS- GACETA OFICIAL TAL ESSENCE’, está referida a la Clase tres de la Nomenclatura Oficial para productos de perfumería cosmética; y la marca notoriamente conocida ‘CRISTAL’ es para distinguir los productos de la Clase treintidós de la Nomenclatura Oficial referida a cerveza, ale y porte, aguas minerales y gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, jarabes y oros (sic) preparados para hacer bebidas”; que “bajo dicho contexto no existe riesgo de confusión para el público consumidor al que van dirigidos los productos y los medios de comercialización ni la publicidad empleados en uno y otro caso, más aún, no existe riesgo de asociación entre la marca solicitada ‘KRISTAL ESSENCE’ y la marca notoria ‘CRISTAL’ “; por lo que se resuelve confirmar “la sentencia apelada (…) que declara infundada en sus dos extremos la demanda”. f) Recurso de casación En el recurso de casación interpuesto por UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. se sostiene que “La norma de derecho material interpretada erróneamente por la respetable Sala” es el artículo 130, literal d, de la Decisión 486; que la Sala no ha aplicado correctamente dicha norma ni “la protección especial o reforzada que merece toda marca notaria, sustentando su fallo únicamente en la diferente naturaleza de los productos que distingue una y otra marca para, de ahí, llegar a la conclusión que no existe riesgo de confusión entre los consumidores”; que “la Doctrina y la propia legislación vigente han reconocido que las denominadas marcas notorias (…) merecen ser protegidas con independencia de los productos o servicios que aquélla distingue, es decir, su distintividad trasciende el denominado sector pertinente de sus productos o servicios, configurándose así una excepción al principio antes mencionado”; que “según la Doctrina –más no así la legislación vigente- dentro de las marcas notorias existe un nivel de marcas con un nivel de distintividad superior, nos referimos a las llamadas marcas renombradas”; que “Nuestra ley no efectúa distinción alguna entre las marcas notorias.

Por tanto, la marca notoria, por el sólo hecho de alcanzar dicha condición, merece la protección reforzada prevista en el citado artículo 130° inciso d)”; que “Cuando se pretenda registrar un signo idéntico o semejante a un signo o marca notoriamente conocido, dicho registro debe ser impedido con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso 07/12/2006 23.32 del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”; que “al haber quedado suficientemente acreditada y reconocida la calidad de notoria de nuestra marca CRISTAL por el mismo INDECOPI, debió (…) prescindir de los productos distinguidos por las marcas, dado el riesgo que constituye para la distintividad de CRISTAL la presencia en el mercado de un producto –cualquiera fuera su naturaleza- bajo una marca cuya denominación principal es KRISTAL”; que “la presencia de KRISTAL ESSENCE o similares en el mismo territorio, sí configura una amenaza de dilución o pérdida de la fuerza distintiva del valor publicitario o comercial de la marca CRISTAL”; y que la protección de que goza la marca CRISTAL resulta “ser la misma que se brinda a una marca con una distintividad común y corriente, es decir, no se respetaría realmente su condición de notoria al no brindársele la protección reforzada o especial que la misma merece”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en el artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo “KRISTAL ESSENCE (mixto)” fue presentada el 13 de junio de GACETA OFICIAL 07/12/2006 24.32 2000, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y la norma aplicable al caso concreto se encuentran amparados por la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretará el artículo 83 en sus literales d) y e) de la Decisión 344.

Conforme a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, corresponde interpretar de oficio los artículos 81 y 84 de la misma Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser aplicables al caso concreto; Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Que la “MATERIA DE CONSULTA” señalada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte de Suprema de Justicia de la República del Perú, en el escrito sin firma que contiene el “RESUMEN DEL EXPEDIENTE N° 2170-2005” y que forma parte de la documentación remitida a este Tribunal, no es procedente al caso sub examine, por cuanto la interpretación de los artículos allí señalados y que corresponden a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no son los aplicables al presente caso; sin embargo, en la parte que concierne al desarrollo de los temas se dará curso a lo solicitado respecto a la correcta interpretación y aplicación en el marco de las normas que correspondan; y, Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) Disposiciones Transitorias “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

( ) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. GACETA OFICIAL Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…). Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 07/12/2006 25.32 te sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiera lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. II. La marca y los requisitos para su registro a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

En consecuencia, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son: I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 75-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1400, de 19 de septiembre de 2006, marca: “NORITEX”, emitida para la causa interna N° 548-2004, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competen- Igualmente, se exhorta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 61-IP2006, de 28 de junio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1387, de 23 de agosto de 2006, caso: Signo tridimensional “ENVASE”, emitida para la causa interna N° 497-2003, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca “KRISTAL ESSENCE (mixta)”, cuya solicitud de registro fue presentada el 13 de junio de 2000, cumple con los requisitos del artículo 81 de al Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 ibidem.

III. Clases de marcas: denominativas y mixtas El Tribunal considera necesario referirse al tema de las marcas denominativas y mixtas ya que tienen relación directa con el caso concreto. Respecto al desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre esta temática, se exhorta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 85-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, signo: “TERRA+GRÁFICO”, emitida para la causa interna N°. 24332003, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, el Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por re- GACETA OFICIAL 07/12/2006 26.32 sultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo sin ser posible descomponerlo.

Al comparar un signo mixto y uno denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo”. literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, el Tribunal reitera que el citado literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, se refiere a que, en caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada la marca notoria.

Asimismo, el Tribunal estima adecuado señalar para el caso concreto, en el supuesto de que en la marca mixta no tenga prevalencia el elemento gráfico, y se tengan que cotejar los elementos denominativos de los signos, que dentro de estos se encuentran los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Para el examen de registrabilidad de una denominación compuesta, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Debe haber uno o más vocablos que doten al signo de “(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N°. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Por tanto, la denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrada por uno o más vocablos que la doten de distintividad suficiente, aunque esté conformada por una o algunas de las palabras, letras o números que integran una marca previamente registrada, o solicitada con anterioridad para su registro, siempre que tenga, se reitera, otras palabras, letras o números que en su conjunto le den distintividad.

Asimismo, con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: “BONITO+GRÁFICA”). IV. La marca notoriamente conocida y su prueba: Irregistrabilidad por transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida. Irregistrabilidad por confusión con una marca notoriamente conocida En el caso concreto, para la correcta interpretación de la norma aplicable, relativa a la protección de la marca notoria, y que es el artículo 83, literales d) y e) de la Decisión 344, y no así el Por tanto, en el marco de la Decisión 344, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes”.

(Proceso 17-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N°. 674, de 31 de mayo de 2001, marca: “HARINA GALLO DE ORO”). Por razones más bien ilustrativas, ya que en el ordenamiento jurídico andino no se distingue entre marca notoriamente conocida y marca renombrada, en razón a que en la normativa aplicable al caso concreto, Decisión 344, el legislador comunitario otorgó al signo notoriamente conocido una protección amplia sin hacer diferencias en cuanto al grado de notoriedad del signo, y dado el conflicto presentado en el caso en estudio, el Tribunal estima adecuado referirse a las marcas renombradas, o también conocidas como “ ‘marcas de alto renombre’ (…) ‘marcas famosas’, ‘marcas reputadas’, ‘marcas GACETA OFICIAL prestigiosas’, etc.” (Montiano Monteagudo: “La protección de la marca renombrada”, Civitas, Madrid, 1995, p. 41).

La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquella “ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca. ( ) por contraste con la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados”.

(Carlos Fernández-Novoa: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 33). Así mismo, ha dicho la doctrina que “Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen lo productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el público en general (…) todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias son renombradas.

Las marcas renombradas son más ampliamente conocidas por el público que las marcas notorias. El dato decisivo por tanto para considerar a una marca como notoria o renombrada es exclusivamente el grado o difusión de su conocimiento entre el público. Si la marca es conocida con carácter general por el público de un determinado sector del mercado, se tratará de una marca notoria.

Si la marca es conocida con carácter general por todo el público y no sólo por el de un sector del mercado, entonces estaremos ante una marca renombrada”. (Alberto Bercovitz: “Apuntes de Derecho Mercantil”; Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, pp. 466 y 495). Y que “Los extraordinarios conocimientos y aceptación de que gozan las marcas renombradas entre la práctica totalidad del público en general precisan del ordenamiento una protección igualmente extraordinaria, la cual, además de incluir la particularmente amplia y extensa interpretación del riesgo de confusión propia de las marcas notorias, debe consistir en una extensión del ius prohibendi de este tipo de marcas frente a cualesquiera otras idénticas o similares utilizadas para identificar a todo tipo de productos o servicios, y no sólo a los distinguidos por la marca renombrada, en una clara y rotunda excepción al principio de especialidad del Derecho de Marcas”.

(Luis Alberto Marco 07/12/2006 27.32 Arcalá: “Notoriedad y Renombre de las marcas nacionales en la Primera Directiva sobre marcas a la luz de la Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicias de la Unión Europea”; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 641). Por tanto, “La noción de marca renombrada debe aplicarse a aquel signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, merece ser protegido más allá de la regla de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar, que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión”.

(Etienne Sanz de Acedo Hecquet: “Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería”; Civitas, Madrid, 2001, pp. 27, 28). Cabe destacar también que “En muchos ordenamientos se distingue entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas, reconociendo sólo a estas últimas la protección contra usos infractores respecto de cualquier producto o servicio.

Sin embargo, la terminología y la práctica relativas a esta distinción difiere ligeramente en el mundo. Por eso la Unión de París y la OMPI han unificado la protección de este tipo de marcas, tutelando más allá de la regla de especialidad a toda marca notoriamente conocida (…)”. (Ángel García Vidal: “La Recomendación Conjunta de la Unión de París y la OMPI sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas”; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 1538).

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no regula de modo expreso a la marca renombrada, y la protección que brindan sus disposiciones a la marca notoria se encuentra establecida como si se tratase del alto renombre. La figura de la marca renombrada no se encuentra prevista en la norma comunitaria aplicable al presente caso, a pesar de que su mayor difusión —conforme a destacada doctrina— en el conocimiento de los consumidores la diferencia de la notoria, no obstante, la protección de la marca notoria sí se encuentra expresamente protegida por el Régimen Común sobre Propiedad Industrial ahora interpretado, también va más allá de los principios de territorialidad y de especialidad.

GACETA OFICIAL Sobre el tema y aclarando la anterior afirmación, el Tribunal ha sostenido que: “el principio establecido en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, mediante el cual la protección excede del principio de la especialidad marcaria, solamente exige los presupuestos de la marca notoriamente conocida, es decir, la que como se ha afirmado a lo largo de esta Sentencia es conocida por los consumidores o ‘público relevante’ de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por aquel no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta; sin embargo, como bien lo ha definido el profesor Otero Lastres, mediante las normas in comento se le han otorgado características ajenas a su naturaleza y propias de la marcas renombradas o de alto renombre, al extender su protección a todas las clases, inclusive para designar productos o servicios distintos (…).

Es por ello, que se considera que por mandato expreso de las disposiciones antes comentadas, la Decisión (…) 344, le otorga a la marca notoria la misma protección y efectos jurídicos que a la marca de alto renombre, pues su tutela excede del principio de especialidad marcaria, por lo que este Tribunal considera que por consecuencia inmediata se le impone a las oficinas nacionales de registro, la carga de aplicar criterios restrictivos, uniformes y rigurosos para reconocer el status de notoriedad alcanzado por una marca, a los efectos de aplicar las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313, actualmente 83 de la Decisión 344".

(Proceso 41-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 450, de 21 de junio de 1999, marca: “SUPERMANI”). No obstante, si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca 07/12/2006 28.32 notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada, sin embargo más allá del simple criterio de conexión competitiva.

Por otro lado, es importante destacar que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada (…)”. (Proceso 08-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 338, de 11 de mayo de 1998, marca: “HERMES”).

El Tribunal ha precisado, además, que “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada”. (Proceso 28-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N°. 318, de 26 de enero de 1998, marca: “CIEL”).

También ha enfatizado la jurisprudencia que la marca notoria “constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”.

(Proceso 12-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N°. 1349, de 1 de junio de 2006, marca: “HOTEL CARRERA”). El Tribunal estima útil señalar que, a fin de que el Juez consultante examine si entre las marcas en conflicto existe una reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial (artículo 83, literal d), o si existe riesgo de confusión por identidad o similitud (artículo 83, literal e), la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en for- GACETA OFICIAL ma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 de 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: “US TOP”). En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos 07/12/2006 29.32 representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal, y que para el caso concreto son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Carlos FernándezNovoa, Ob. Cit., p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. (Pedro Breuer Moreno: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

V. La marca débil Finalmente, el Tribunal estima adecuado referirse en el presente caso al tema de la marca débil, que surge cuando uno de los elementos que integran el signo registrado como marca, en el mercado de los productos o servicios que distingue, es de carácter genérico o de uso común, o evoca una cualidad del producto o GACETA OFICIAL servicio, en cuyo caso el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

(Luis Eduardo Bertone; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79). Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. (Jorge Otamendi: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot.

Buenos Aires, 2002, pp. 191 y 192). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo mixto y uno denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el 07/12/2006 30.32 producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

En caso de que en la marca mixta no tenga prevalencia el elemento gráfico, y se tengan que cotejar los elementos denominativos de los signos, dentro de estos se encuentran los signos denominativos compuestos, en cuyo examen de registrabilidad habrá de analizarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conformen.

Si de la denominación forman parte uno o más vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente con relación a una marca ya registrada o solicitada con anterioridad para su registro, el signo podrá ser registrado.

SEGUNDO: Si uno de los elementos que integran un signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio de que se trate, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

TERCERO: De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a la que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

GACETA OFICIAL 07/12/2006 31.32 La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2170-2005 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 07/12/2006 32.32 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú