Año XXV - Número 1611 Lima, 21 de abril de 2008 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 182-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a), b) y c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en virtud a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER (mixta). Actor: GROUPE SEB COLOMBIA S.A. Proceso Interno Nº 2003-0368 Proceso 184-IP-2007.- Interpretación Prejudicial, de Oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el Proceso Interno Nº 2004-0047-01.

Actor: GALDERMA S.A. Marca: “LACORYL” Proceso 186-IP-2007.- Interpretación Prejudicial, de Oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el Proceso Interno Nº 2003-022.

Actor: COLVANES LTDA. Marca: “MULTIENVIOS” (mixta) Proceso 188-IP-2007.- Interpretación Prejudicial, de Oficio, de los artículos 134 y 136 literal b), 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, en el Proceso Interno N° 877-06.

Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: “NESTLÉ GOOD FOOD, GOOD LIFE” (MIXTA) Proceso 195-IP-2007.- Interpretación Prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de Oficio, de los artículos 135 literal c) y 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno N° 2004-0002201. Actor: JUAN MANUEL TORRES RODRIGUEZ. Marca tridimensional de diseño de botella Para nosotros la Patria es América 35 GACETA OFICIAL 21/04/2008 2.48 PROCESO 182-IP-2007 Interpretación prejudicial, de los artículos 81 y 82 literales a), b) y c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en virtud a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER (mixta) Actor: GROUPE SEB COLOMBIA S.A. Proceso Interno Nº 2003-0368. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil ocho. VISTOS: El Oficio Nº 1870, de 26 de septiembre de 2007, con sus respectivos anexos contentivos de piezas procesales del expediente Nº 2003–0368, recibido en este Tribunal el 29 de octubre de 2007, mediante el cual, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a), b) y c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2003-0368;

El auto de 10 de enero de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: La Sociedad GROUPE SEB COLOMBIA S.A. Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: SUNBEAM PRODUCTS INC. (antes SUNBEAM CORPORATION). b) Hechos De los documentos incluidos en el expediente, se desprenden los siguientes hechos: El 11 de febrero de 1994 la sociedad SUNBEAM CORPORATION, presentó una solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, para obtener el registro de la marca tridimensional “BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER” (Mixta) (Según Modelo Adjunto), para distinguir “Licuadoras eléctricas de alimentos para uso doméstico, productos comprendidos en la clase 07 de la Clasificación Internacional de Niza.

El signo solicitado estaba descrito en los siguientes términos “comprende la expresión Osterizer en letra característica ubicada en el centro de una base de licuadora eléctrica, compuesta por un cono al cual va superpuesto un anillo que se le adhiere mediante tres curvas, la superficie del cono presenta siete bandas circunferenciales de distinto ancho con exterior curvo cada una, el cono se apoya en cuatro soportes cilíndricos”.

Por Resolución Nº, 24101, de 22 de septiembre de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió conceder a SUNBEAM PRODUCTS, INC, el registro de la marca tridimensional “BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER” (Mixta) (Según Modelo Adjunto), para distinguir “Licuadoras eléctricas de alimentos para uso doméstico.

Productos comprendidos en la clase 07 de la Clasificación Internacional de Niza”. Contra esta Resolución, la sociedad GROUPE SEB COLOMBIA S.A. interpuso una demanda contencioso administrativa el 3 de septiembre de 2003, la cual es conocida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad GROUPE SEB COLOMBIA S.A. solicita la nulidad de la Resolución Nº 24101, de 22 de septiembre de 1997, dictada por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, argumen- GACETA OFICIAL tando que se violaron por inaplicación los artículos 81 y 82 literales a), b) y c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que “El signo solicitado no reúne los requisitos de ley para ser registrado como marca, pues además de carecer de distintividad, corresponde a la forma usual de un producto y contiene características que denotan una ventaja funcional sobre el producto, lo cual puede ser protegido, pero a través de otras modalidades de protección (v.gr. patentes o modelos de utilidad)”.

Sobre la forma usual manifiesta que “Al ser un signo que está constituido por la forma usual del producto, la División de Signos Distintivos no debió haber concedido su registro, pues con él se estaría concediendo un monopolio o exclusividad sobre un diseño de dominio público”. Al respecto cita jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia Andino. Por otra parte señala que en una anterior oportunidad la propia sociedad Sumbean Corporation, había reconocido la naturaleza pública del diseño de la licuadora, y refiere que en el año 1990 “la sociedad Industrias Volmo S.A. solicitó protección del diseño industrial correspondiente a la configuración especial del diseño de una licuadora (…).

Luego del trámite correspondiente, que involucró la presentación de una oposición por parte de la sociedad Sumbean Corporation, en la cual se señalaba la naturaleza pública del diseño (…) se negó el registro del diseño industrial, bajo el argumento que el mismo corresponde al dominio público”. Tomando en cuenta lo mencionado afirma que “es evidente que el signo concedido mediante Resolución 24101, corresponde a una forma usual del producto, que no presenta ninguna configuración especial o distintiva respecto del género de mercancías a que se aplica y por lo tanto, no debió haberse concedido el registro como marca ”.

Finalmente expresa que “el signo tridimensional cuya protección se otorgó (…) está constituido por una forma tridimensional que da una ventaja técnica o funcional al producto al cual se aplica”, siendo evidente que “la forma solicitada como marca reporta una ventaja funcional (…), bien por el agarre o por el anillo que sirve como unión de acople entre la base y el vaso o por razón de su estructura cónica que permite una mayor estabilidad”.

Refiere que la prohibición contenida en el literal c) del artículo 82 de la 21/04/2008 3.48 Decisión 344 tiene como filosofía esencial “la protección sobre ventajas funcionales o técnicas al producto, esta dada por otros mecanismos de salvaguardia, tales como los diseños o los modelos de utilidad que tienen término de vigencia limitado al cabo del cual pasa a ser de dominio público, en tanto que la finalidad primordial de la marca es la de distinguir e identificar un producto cuya vigencia tienen la vocación de ser indefinida”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda y manifiesta que, “con la expedición de la Resolución Nº 24101, (…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 344 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas (…) expidió legal y válidamente la Resolución 24101, concediendo el registro de la marca “BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER (mixta) (según modelo adjunto) (…) (sic)”.

De igual forma afirma que “la marca solicitada para registro (…) cumple con los requisitos dispuestos en la Decisión 344, esto es, perceptibilidad, susceptible de representación gráfica y (…) suficiente distintividad”, continúa mencionando que “No es cierto que el signo cuyo registro se concedió mediante la resolución 24101 (…) sea la forma usual de los productos que identifica.

El signo registrado como marca (…), consiste en el dibujo de la base de la licuadora y el anillo al cual se incorpora el vaso de la misma y en el centro de la base la expresión Osterizer en letra cursiva (…) la ilustración particular de la marca “BASE DE LA LICUADORA (mixta) (según modelo adjunto); distingue los productos que identifica de los demás. En consecuencia, la concesión del registro de la marca (…), no priva a los demás empresarios de utilizar bases de licuadora, en tanto que su diseño, visto en conjunto, sea diferente al ya registrado a favor de la empresa SUNBEAM PRODUCTS INC., de modo que no vulnere el derecho del titular del registro marcario”, complementa cuando precisa que “mediante la concesión del registro de la marca en disputa no se confiere monopolio o exclusividad sobre las bases de las licuadoras.

El derecho conferido recae sobre el signo en su conjunto, es decir sobre el elemento nominativo y el elemento gráfico, que es lo que lo hace distintivo”. GACETA OFICIAL Con relación a la alusión que hace la parte demandante sobre una Resolución precedente que habría rechazado el registro de un diseño industrial, se menciona lo siguiente “todas las decisiones adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio en cada uno de los trámites de registro solicitados, son el resultado del estudio individual, particular y autónomo de los hechos que los rodean, efectuado a la luz de la normatividad vigente (…), el diseño industrial al que se refiere el actor corresponde al diseño de una licuadora, no de la base de una licuadora (…) por lo que no es posible inferir (…) que la decisión de la Administración en dos trámites particulares y concretos, uno de registro de marcas y otro de diseño industrial deben coincidir, cuando (…) ni siquiera se trata de solicitudes iguales”.

Con respecto a la supuesta violación del literal c) del artículo 82 de la Decisión 344, señala “ni en el trámite de solicitud de registro de la marca “BASE DE LA LICUADORA (mixta) (según modelo adjunto), ni en este proceso, obra prueba alguna que demuestre que el elemento gráfico que hace parte de la marca registrada consista exclusivamente en una forma que da ventaja funcional o técnica a las licuadoras”.

SUNBEAM PRODUCTS INC. (antes SUNBEAM CORPORATION), tercero interesado en el proceso, contesta a la demanda en los siguientes términos: en relación al argumento del demandante sobre la eventual forma usual de la marca “BASE DE LA LICUADORA (mixta) (según modelo adjunto)” que “la marca contiene no solo el elemento tridimensional formado por una base en forma de cono corrugado o de ‘panal’, sino la porción denominativa OSTERIZER, dos componentes que conforman un todo indivisible (…) que no pueden fraccionarse”, de igual forma argumenta que “la marca tridimensional (…) tiene una base especial (…)” compuesta por las dos unidades descritas precedentemente y que “ningún otro signo en el mercado comparte estos elementos (…)” que son los que otorgan distintividad a la marca BASE DE LA LICUADORA (mixta) (según modelo adjunto).

Con relación a lo expresado por el actor en sentido de que la marca otorga ventajas técnicas o funcionales, indica que “la forma de la base de la licuadora no ofrece ninguna ventaja desde el punto de vista funcional, pues no mejora el desempeño del producto ni proporciona 21/04/2008 4.48 ventajas para su fabricación. Tampoco se trata de una invención o una respuesta técnica a un problema técnico.

Es simplemente un signo compuesto por unas letras y un elemento tridimensional que busca distinguir al producto en el mercado”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81 y 82 literales a), b) y c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) GACETA OFICIAL Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más específica. 1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX, emitida para la causa interna Nº 200200270, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca BASE DE LA LICUADORA OSTERIZER (mixta) (según modelo adjunto), cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. En efecto, el artículo 82, literal a) señala que no podrá registrarse un signo que no sea distintivo o que no cumpla los demás requisitos exigidos por el artículo 81. 2.

Marcas mixtas El Tribunal en su amplia jurisprudencia ha establecido claramente que “Las marcas mixtas se 21/04/2008 5.48 componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Proceso 56-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1420 de 31 de octubre de 2006, marca: VITASHAKE, mixta). De igual forma, el Tribunal ha expresado que: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEOS 2000). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Marcas Tridimensionales Este Tribunal comunitario ha precisado a través de su extensa jurisprudencia que el signo tridimensional se refiere a “un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es per- GACETA OFICIAL ceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto (…)”.

(Proceso 33-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1224 de 2 de agosto de 2005, marca: FORMA DE BOTELLA). De igual forma, reconoce que “En relación con este tipo de signos, provisto de volumen, se permite la registrabilidad como marca del signo tridimensional que constituya la forma o el envase del producto que pretende distinguir, siempre que reúna los requisitos de registrabilidad previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no sea la forma usual del producto o de su envase, conforme lo dispone el artículo 82, literal b), ibidem.

Por tanto, se entiende que el signo en referencia debe ser apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, ser perceptible por cualquiera de los sentidos, así como ser susceptible de representación gráfica y no hallarse incurso en las demás prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión citada”.

(Proceso 61-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1387 de 23 de agosto de 2006, signo tridimensional ENVASE). En efecto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, “si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (…).

Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”.

(Proceso 33-IP-2005, ya citado). Por su parte, Breuer Moreno ha precisado que “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento ad- 21/04/2008 6.48 ministrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno” (Breuer Moreno, Pedro.

“Tratado de Marcas”. Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, p. 129). Resta advertir que no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma o envase que lo constituya, puesto que “el etiquetado que lleva impreso el envase (…) no hace parte de la forma externa a registrar como marca (…)” (Sentencia del Proceso 33-IP-2005, ya citada).

Importa pues que la forma o el envase del producto pueda distinguirse “de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio” (Proceso 82-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 651 de 20 de marzo de 2001, caso: DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE). Con base en los criterios expuestos precedentemente, el Juez Consultante deberá identificar cuales son los elementos que prevalecen y tienen mayor influencia en la configuración de la marca y en la mente del consumidor, si el denominativo, el gráfico o la particular cualidad de su tridimensionalidad, para luego proceder a su cotejo, con el fin de determinar, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación, si se trata de una marca mixta o de una tridimensional, posteriormente deberá determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes la perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otras marcas similares destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado. 3.

Irregistrabilidad de signos consistentes en la forma usual de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o por la función del producto El Tribunal de Justicia, con relación a la prohibición expresa de irregistrabilidad, contenida en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ha determinado, que “El artículo 82, literal b), de la Decisión 344, prohíbe el registro como marca de la forma tridimensional de un producto, cuando ella consista en la forma usual del producto o GACETA OFICIAL de su envase.

También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, ‘resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen’”.

(Proceso 61-IP-2006, ya citado). En resumen, se encuentra prohibido el registro como marca de la forma usual del producto o de su envase, por carecer de distintividad y por no ser admisible su apropiación en exclusiva. En cambio, como lo ha dicho el Tribunal, siguiendo la orientación de Fernández Novoa, ‘la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica’ (…).

Por tanto, el derecho al uso exclusivo del signo no se extiende a la forma usual del producto sino a los elementos que le otorguen distintividad. Y el juicio sobre la registrabilidad del signo deberá pronunciarse in concreto, visto que, por ejemplo, `la forma usual de unas tijeras es irregistrable como marca para este tipo de producto, pero no para identificar vestidos´”.

(Proceso 23-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 379 de 27 de octubre de 1998, caso: UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES). 4. Irregistrabilidad de signos que constituyen formas que otorguen una ventaja funcional o técnica al producto o servicio El legislador comunitario ha establecido la prohibición contenida en el literal c) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con el fin de limitar la concesión de un derecho marcario a los signos que son susceptibles de registro y diferenciarlos de aquellos que pueden adquirir protección a través de una patente de modelo de utilidad o una de invención. En este sentido el Tribunal ha dejado claramente establecido que “La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo 21/04/2008 7.48 le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el Derecho de Patentes o el modelo de utilidad.

Este deslinde tiene importancia fundamental por las distancias que revisten unas y otras figuras de la propiedad industrial. ‘En tanto que el Derecho de Patentes o, en general, de Creaciones Industriales confiere una protección temporalmente limitada (diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para los modelos de utilidad y veinte para las patentes) a las formas que -además de poseer ciertas características intrínsecas- sean nuevas e impliquen una actividad inventiva, el Derecho de Marcas o, en general, de Signos Distintivos otorga, en cambio, una protección de duración potencialmente ilimitada a las formas que distingan o sirvan para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros idénticos o similares´.

(Areán Lalín, “La protección de las marcas tridimensionales”, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pág. 8). (Proceso 64-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1543 de 19 de agosto de 2007, marca: FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA). De igual forma, el Tribunal ha sostenido: “Según estos principios no podrán registrarse como marca la forma de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para el uso o fabricación del correspondiente producto o envase.

Así ocurrirá, según Fernández-Novoa, cuando la forma que pretende registrase como marca contribuye decisivamente a que el producto o el envase sea más duradero o más resistente; o bien cuando es menos costoso fabricar el producto o el envase dotado con la forma que pretende registrase como marca (…). (Proceso 23-IP-98 ya citado.) En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cier- GACETA OFICIAL 21/04/2008 8.48 to, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. SEGUNDO.- Las marcas se clasifican en denominativas, gráficas y mixtas, siendo las últimas aquellas que se componen de un elemento denominativo y un elemento gráfico, cuya combinación de elementos debe ser apreciada en conjunto.

A esta clasificación, se agrega la forma externa con tres dimensiones que constituye el signo tridimensional, de acuerdo al criterio aceptado por la Jurisprudencia Comunitaria Andina, los mismos que también son registrables como marca si no se hallan incursos en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. utilidad o de invención, en virtud a sus especiales características.

El consejo de Estado de la República de Colombia, Sala Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE TERCERO.- Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste.

Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional. CUARTO.- Cuando a través de un signo o una forma se otorgue una ventaja funcional o técnica a un determinado producto o servicio al cual debe aplicarse, esta no será susceptible de encontrar protección en un derecho marcario, sino a través de la concesión de un modelo de Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Proceso 184-IP-2007 Interpretación Prejudicial, de Oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el Proceso Interno Nº 2004-0047-01.

Actor: GALDERMA S.A. Marca: “LACORYL”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil ocho. VISTOS El Oficio N° 1866, de 26 de septiembre del 2007, recibido en este Tribunal el día 30 de octubre del GACETA OFICIAL 2007, a través del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del Proceso Interno N° 20040047-01.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el día 13 de febrero del 2008. 1. Las partes. 21/04/2008 9.48 cediendo el registro del signo solicitado constituido por la denominación LACORYL para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED presentó recurso de reposición con subsidio en apelación contra dicha resolución, las cuales fueron resueltas en el sentido de confirmar la resolución impugnada, mediante Resoluciones Nos: 32123, de 26 de diciembre de 1997 y 21971, de 31 de julio del 2003, respectivamente. El 23 de enero del 2004, la demandante GALDERMA S.A., nuevo titular de la marca LOCERYL en la Clase 05 de la Clasificación Internacional, formula acción de nulidad contra las resoluciones administrativas antes citadas, argumentando la falta de distintividad del signo solicitado LACORYL y la confundibilidad entre los signos sub materia.

Demandante: GALDERMA S.A. 2.2 Fundamentos de la Demanda. Demandado: La Nación colombiana, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Tercer interesado: LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Y CIA. S.C.A. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos. El 04 de julio de 1995, LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Y CIA. S.C.A. presentó solicitud de registro del signo constituido por la denominación LACORYL para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 421, HOFFMANNLA ROCHE PRODUCTS LIMITED formuló observaciones en base a la solicitud prioritaria de su marca LOCERYL en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual es posteriormente transferida a la sociedad GALDERMA S.A. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió esta observación por medio de la Resolución Nº 24565, de 25 de septiembre de 1997, declarando infundada la observación presentada y con- La demandante GALDERMA S.A., nuevo titular de la marca LOCERYL en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, argumenta que los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

El signo solicitado LACORYL es muy semejante a la marca registrada LOCERYL, pues copia la secuencia ortográfica (L-C-R-Y-L), utilizando la letra “O” en una posición diferente. Asimismo, los signos confrontados poseen una idéntica terminación lo que aumenta el riesgo de confusión en el público consumidor. Finalmente, la demandante agregó que, en materia de marcas farmacéuticas se ha seguido un criterio más riguroso, habida cuenta del riesgo que implica para la salud la confusión de los productos. 2.3 Contestación a la Demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que el signo solicitado LACORYL es suficientemente distintivo, pues siendo similar a la marca registrada LOCERYL no es idéntico a ésta. Fonéticamente, la sílaba “CO” es diferente a la sílaba “CE”. El alfabeto español consta únicamente de cinco (05) vocales, de manera que resulta aceptable que dos palabras coincidan en GACETA OFICIAL una de ellas, sin que por ello pueda predicarse la identidad absoluta.

El tercer interesado LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Y CIA. S.C.A. contestó la demanda afirmando que la terminación “RYL” es de uso común dentro de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no es susceptible de apropiación en exclusiva. Agregó que, la expresión inicial “LACO” le otorga suficiente distintividad al signo solicitado LACORYL frente a la expresión “LOCE” de la marca registrada LOCERYL, en tanto su pronunciación es diferente.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. 21/04/2008 10.48 Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.

(…)”. DECISIÓN 486 Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación prejudicial, de Oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no así de los artículos 82 literal a) de la Decisión 344 por no ser pertinente, y 136 de la citada Decisión 486, por no encontrarse vigente al momento de presentarse la solicitud de registro.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “(…) Art. 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “(…) DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: GACETA OFICIAL

1. TRÁNSITO DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción, se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso Nº 114-IP-2003. Marca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero del 2004). Igualmente, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultractividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación 21/04/2008 11.48 como lo relacionado con su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se rigen por la nueva norma.

En igual sentido, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 conserva los principios de la no retroactividad y ultractividad de las normas jurídicas, dejando claro que el uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones, prórrogas y plazos de vigencia, se rigen por la nueva norma. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional GACETA OFICIAL Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 332, del 30 de marzo de 1998). 21/04/2008 12.48 a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

Las citas precedentes, aunque se refieren a la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, se aplican perfectamente al caso bajo estudio y, en consecuencia, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

Por otro lado, las etapas procesales que ya han sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. b) Distintividad De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo LACORYL se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. Concepto de marca y elementos constitutivos. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

GACETA OFICIAL

3. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA EN RELACIÓN CON DERECHOS DE MARCA DE TERCEROS. CONFUNDIBILIDAD. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 04 de octubre del 2004). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí, como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos; y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 21/04/2008 13.48 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: “(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, del 29 de enero del 2003). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, del 05 de julio del 2004, citando al Proceso 18-IP-98, marca: US TOP publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distin- GACETA OFICIAL guir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 09 de marzo de 1998). En consecuencia, el Tribunal con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. 21/04/2008 14.48 La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir uno de otro.

Reglas para efectuar el cotejo marcario: A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno, que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir, que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los GACETA OFICIAL mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, p. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre éstos es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

4. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. En el presente caso, se observa que el tercer interesado LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Y CIA. S.C.A. contestó la demanda afirmando que la terminación “RYL” es de uso común dentro de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no es susceptible de apropiación en exclusiva. Al respecto, este Tribunal ha señalado que: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, marca: HEMAVET, publicado en la Gaceta Oficial Nº 998, de 13 de octubre del 2003). 21/04/2008 15.48 También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP2003, marca: & MIXTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 08 de agosto del 2003). 5. MARCAS FARMACÉUTICAS. Criterio del “Consumidor medio” al hacer una comparación entre signos que distinguen productos farmacéuticos. El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

Respecto de la utilización de un criterio más riguroso al hacer la comparación de signos que distingan productos farmacéuticos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura “curativa personal”, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio GACETA OFICIAL publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.

Asi, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. (Proceso 68-IP-2001, marca: AMOXIGA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 765, de 27 de febrero del 2002).

Un criterio riguroso como el comentado se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que el consumidor de productos farmacéuticos sue- 21/04/2008 16.48 le no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y, por lo tanto, es más susceptible de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos.

El Tribunal ha reiterado esta posición en variada jurisprudencia, de la siguiente manera: En consecuencia, “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto.

El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor”. (Proceso 78-IP-2003, marca: HEMAVET, publicado en la Gaceta Oficial Nº 997, del 13 de octubre del 2003).

6. DE LAS OBSERVACIONES: LEGITIMACIÓN. Del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se desprende que, una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tendrá interés legítimo para presentar observaciones, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario. También tendrá legítimo interés el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial; el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros; el titular de una marca notoriamente conocida en el País Miembro, en el comercio Subregional o internacional sujeto a reciprocidad; y, otros que la norma comunitaria establezca.

Consecuentemente, GACETA OFICIAL EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 21/04/2008 17.48 CUARTO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de uso común, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos.

QUINTO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan ya que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

SEXTO: Una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, cualquier persona provista de interés legítimo podrá presentar observaciones al registro solicitado sobre la base de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro; el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho de propiedad industrial; y, otros que la norma comunitaria establezca.

CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE GACETA OFICIAL 21/04/2008 18.48 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Proceso 186-IP-2007 Interpretación Prejudicial, de Oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el Proceso Interno Nº 2003-022.

Actor: COLVANES LTDA. Marca: “MULTIENVIOS” (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil ocho. Tercer interesado: MARIA ELENA HERNANDEZ. VISTOS 2.1. Hechos. El Oficio N° 1867, de 26 de septiembre del 2007, recibido en este Tribunal el 30 de octubre del 2007, a través del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno N° 2003-022.

El 30 de marzo de 1998, la señora MARIA ELENA HERNÁNDEZ GÁLVEZ, presentó solicitud de registro del signo MULTIENVIOS (mixto) para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 13 de febrero del 2008. 1.

Las partes. Demandante: COLVANES LTDA. Demandado: La Nación colombiana, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2. Determinación de los hechos relevantes Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 461, de 3 de agosto de 1998, la sociedad COLVANES LTDA., mediante apoderado, formuló observación en base a la prohibición del artículo 82 literal d) de la Decisión 344, por ser, a su consideración, una marca descriptiva.

El 31 de mayo del 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, emite Resolución Nº 11478, declarando infundada la observación formulada y denegando el registro de la marca solicitada por considerarlo con falta de distintividad y, por lo tanto, incursa en la prohibición que establece el artículo 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL Contra dicha Resolución, la señora MARIA ELENA HERNÁNDEZ GÁLVEZ interpone recurso de reposición y en subsidio de apelación. Mediante Resolución Nº 30903, de 28 de noviembre del 2000, la División de Signos Distintivos confirmó la resolución impugnada, mientras que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación mediante Resolución Nº 30406, de 20 de septiembre de 2002, revocando la resolución de primera instancia y concediendo el registro del signo solicitado.

El 06 de diciembre del 2002, COLVANES LTDA. interpone acción de nulidad y restablecimiento de derecho argumentando que la marca solicitada carece de distintividad, además de ser confundible con su marca ENVIA en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2 Fundamentos de la Demanda. La demandante COLVANES LTDA. plantea que se violó el artículo 134 de la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina por falta de aplicación, ya que el signo solicitado MULTIENVIOS no es susceptible de registro, al no ser perceptible, distintivo ni susceptible de representación gráfica.

Agrega que, se violó, asimismo, el artículo 136 literal a) del mismo cuerpo legal ya que el signo solicitado MULTIENVIOS reproduce parcialmente la marca ENVIA previamente registrada y el adjetivo MULTI no le confiere distintividad al signo solicitado a registro. Por otro lado, agrega que también se violó el artículo 278 de la misma Decisión 486, pues al conceder el registro del signo MULTIENVIOS, el Superintendente de Industria y Comercio afectó el derecho al uso exclusivo de la marca ENVIA de la que es titular la demandante COLVANES LTDA., por haberla previamente registrado en Colombia, Ecuador y Perú. 2.3 Contestación a la Demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que al expedir la resolución demandada se ajustó al procedimiento establecido en el derecho marcario. 21/04/2008 19.48 Considera que el signo solicitado MULTIENVIOS sí es registrable, pues al contrario de lo afirmado, es perceptible y permite diferenciar los servicios que con ésta se ofrecen de otros similares; y, es susceptible de representación gráfica dado que puede ser expresada en imágenes o por escrito.

Agrega que, no existe riesgo de confusión visual o fonética entre los signos en conflicto, ya que las expresiones gramaticales no presentan identidad o semejanza y pueden coexistir en el mercado sin inducir a error al público usuario. Por otro lado, la tercera interesada MARIA ELENA HERNÁNDEZ señaló que el signo solicitado MULTIENVIOS no presenta similitud visual, ortográfica, fonética o auditiva o conceptual con la marca registrada ENVIA, lo que descarta el riesgo de confusión en el público usuario.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación prejudicial, de Oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no así de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que esta normativa no se encontraba vigente en la fecha que fue solicitada la marca.

Asimismo, no se interpretará el artículo 278 de la misma Decisión por no ser pertinente. El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: GACETA OFICIAL DECISIÓN 344 “(…) Art. 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Art. 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…)”. DECISIÓN 486 “(…) DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”. 21/04/2008 20.48 En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. TRÁNSITO DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso Nº 114-IP-2003. Marca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero del 2004). Igualmente, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los dere- GACETA OFICIAL chos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se rigen por la nueva norma.

En igual sentido, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 conserva los principios de la no retroactividad y ultractividad de las normas jurídicas, dejando claro que el uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones, prórrogas, y plazos de vigencia, se rigen por la nueva norma. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será 21/04/2008 21.48 la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 332, del 30 de marzo de 1998). Las citas precedentes, aunque se refieren a la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, se aplican perfectamente al caso bajo estudio y, en consecuencia, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que ya han sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se verán afectadas por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro de la marca mixta “MULTIENVIOS” se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. Concepto de marca y elementos constitutivos. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. GACETA OFICIAL El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 21/04/2008 22.48 sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los

3. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA EN RELACIÓN CON DERECHOS DE MARCA DE TERCEROS. CONFUNDIBILIDAD. RIESGOS DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 04 de octubre del 2004). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí, como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos; y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la GACETA OFICIAL existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: “(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, del 29 de enero del 2003). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, del 05 de julio del 2004, citando al proceso 18-IP-98, marca: US TOP publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el 21/04/2008 23.48 cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 09 de marzo de 1998). En consecuencia, el Tribunal con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compa- GACETA OFICIAL rarse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir uno de otro. Reglas para efectuar el cotejo marcario: A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno, que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir, que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 21/04/2008 24.48 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, p. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre éstos es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

4. SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS. En el presente caso, la sociedad demandante COLVANES LTDA. formuló observación en contra de la solicitud de registro de la marca MULTIENVIOS (mixto) en la Clase 39 de la Clasificación Internacional, en base a la prohibición del artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser, a su consideración, una marca descriptiva.

Es así que, este Tribunal considera pertinente referirse conceptualmente a los signos genéricos y descriptivos, y a la posibilidad de registro como marcas de dichos signos. La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

El artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos o descriptivos. La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no GACETA OFICIAL se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y, otras propiedades de los productos o servicios que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El signo formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica. 5.

SIGNOS EVOCATIVOS. Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capa- 21/04/2008 25.48 cidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de entendimiento, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

El Tribunal ha manifestado que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

(Proceso 20-IP-96, marca: EXPOVIVIENDA, publicado en la Gaceta Oficial N° 291, de 31 de septiembre de 1997). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el GACETA OFICIAL signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

CUARTO

QUINTO: El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que contenga una o varias expresiones que le otorguen, al conjunto, una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los 21/04/2008 26.48 signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de entendimiento, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 21/04/2008 27.48 Proceso 188-IP-2007 Interpretación Prejudicial, de Oficio, de los artículos 134 y 136 literal b), 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, en el Proceso Interno N° 877-06.

Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: “NESTLÉ GOOD FOOD, GOOD LIFE” (MIXTA). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil ocho. VISTOS La Cédula de Notificación, de fecha 10 de abril del 2007, recibida en este Tribunal el 31 de octubre del 2007, a través de la cual la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remite solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del Proceso Interno Nº 877-06.

Que, la mencionada solicitud fue admitida a trámite mediante auto dictado el día 13 de febrero del 2008. 1. Las partes. Demandante: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Demandado: Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI). Litisconsorte: GOOD FOODS S.A. (de Perú). 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1.

Hechos. El 11 de febrero del 2004, la demandante SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (Suiza) solicitó el registro del signo mixto NESTLÉ GOOD FOOD, GOOD LIFE y figura en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. El 30 de abril del 2004, GOOD FOODS S.A. formuló oposición manifestando ser titular del nom- bre comercial GOOD FOODS registrado en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante Resolución Nº 12323-2005/OSD-INDECOPI, de 13 de septiembre del 2005, la Oficina de Signos Distintivos del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), declaró fundada la oposición interpuesta y denegó el registro del signo solicitado NESTLÉ GOOD FOOD, GOOD LIFE y figura en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar confundibilidad entre los signos en cuestión y debida acreditación del uso del nombre comercial GOOD FOODS para distinguir actividades económicas relacionadas con productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ante la apelación de la demandante, el 08 de marzo del 2006, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI emite Resolución Nº 0303-2006/TPIINDECOPI, de 8 de marzo de 2006, confirmando la resolución de la primera instancia administrativa. El 14 de junio del 2006, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. formula demanda contencioso administrativa ante la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, República del Perú, argumentando la suficiente distintividad del signo solicitado NESTLÉ GOOD FOOD, GOOD LIFE y figura, la falta de confundibilidad con el nombre comercial de GOOD FOODS S.A. y la coexistencia en el mercado peruano de signos que contienen la expresión GOOD FOOD a nombre de distintos titulares. 2.2 Fundamentos de la Demanda.

La demandante SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. señala que, si bien los signos confron- GACETA OFICIAL tados guardan relación respecto de los productos y actividades económicas que distinguen, debe señalarse que la protección brindada al nombre comercial GOOD FOODS está referida únicamente a la venta de cacao y no de todos los productos alimenticios de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 21/04/2008 28.48 gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; Los signos confrontados son diferentes entre sí ya que el signo solicitado NESTLÉ GOOD FOOD, GOOD LIFE y figura es uno de tipo mixto, conformado por una denominación y la reconocida figura de un nido, signo distintivo tradicional de los productos NESTLÉ. Por su parte, el nombre comercial registrado GOOD FOODS es uno de tipo meramente denominativo.

La demandante agrega que, la denominación GOOD FOODS no es de titularidad exclusiva de la opositora GOOD FOODS S.A. y que, en efecto, coexiste con la marca GOOD FOOD y logotipo en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sin que por ello se hayan suscitado problemas de confusión entre ambos signos.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, basándose en la notificación enviada por el Juez Consultante, procede la interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 136 literal b) 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486. “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

GACETA OFICIAL Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Y SUS REQUISITOS. Este Tribunal considera pertinente reiterar las condiciones y requisitos para la formulación de la consulta de interpretación prejudicial, de conformidad con el artículo 125 del Estatuto del Tribunal. La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; 21/04/2008 29.48 Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. (BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales.

Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16). La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca c) La identificación de la causa que origine la solicitud;

2. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.

GACETA OFICIAL La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3. LOS NOMBRES COMERCIALES, SU PROTECCIÓN Y PRUEBA. En el presente caso, se observa que el día 30 de abril del 2004, GOOD FOODS S.A. formuló oposición contra la solicitud de registro del signo mixto NESTLÉ GOOD FOOD, GOOD LIFE y figura en la Clase 30 de la Clasificación Internacional, manifestando ser titular del nombre comercial GOOD FOODS registrado en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el derecho exclusivo sobre él “se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”, y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 486.

En este sentido, el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad. 21/04/2008 30.48 Este Organismo, por su parte, ha expresado en este contexto, que “un nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo”.

La protección de un nombre comercial puede darse por dos medios: la vía del uso del nombre comercial y, aquélla de su inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente. Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra. La prueba del uso del nombre comercial corresponderá, en todo caso, a quien invoque la existencia de su derecho.

Debe comprobarse, no obstante, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca o, de otro nombre, de ser el caso. Esta figura se encuentra protegida por la normativa comunitaria, impidiendo el registro de signos distintivos idénticos o similares, en tal sentido, los criterios para establecer la irregistrabilidad, son los mismos a los señalados para las marcas.

4. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS: RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal b) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que pudiera inducirse al público a riesgo de confusión o de asociación. Todo esto en concordancia con los artículos 190, 191, 192 primera parte y 193 de la misma Decisión 486.

De la prohibición citada se desprende, también, que no se exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo de confusión o de asociación para que se configure aquella prohibición. El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada GACETA OFICIAL con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial o industrial por cuya razón, una causal de prohibición para otorgar el registro a un signo como marca sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con un nombre comercial anteriormente registrado, solicitado para registro, depositado o usado.

Para establecer la existencia de dicho riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

En el juicio sobre la semejanza entre una marca y un nombre comercial protegido, corresponderá al consultante hacer la comparación a partir de la naturaleza de los signos, tomando en cuenta los elementos fonético, gráfico y conceptual de cada uno. Al igual que en la comparación entre signos marcarios, el cotejo entre una marca y un nombre comercial deberá ser conducido por la impresión unitaria que los signos habrán de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario a que están destinados.

Por ello, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En relación a este tema, el Tribunal ha indicado que: “De existir identidad o semejanza entre el signo ( ) y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo ( )”.

(Proceso 05-IP-2003, marca mixta: “EAN INTERNATIONAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 914, de 01 de abril de 2003). Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y re- 21/04/2008 31.48 glas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

5. DE LOS SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. En lo que concierne a la estructura de los signos sub materia, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a los signos denominativos y mixtos. Los primeros, llamados también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formados por una o varias letras que, integrados en un todo pronunciable, pueden hallarse provistos o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de signos se distinguen los sugestivos —provistos de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y los arbitrarios, desprovistos de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. Y los segundos, los signos mixtos, se encuentran integrados por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de signos arriba descritos, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “(…) el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 04-IP-88, caso: “DAIMLER”, publicado en la Gaceta Oficial N° 39, del 29 de enero de 1989). GACETA OFICIAL A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.

En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240). 6.

CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente caso, la demandante SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. señala que, si bien los signos confrontados guardan relación respecto de los productos y actividades económicas que distinguen, debe señalarse que la protección brindada al nombre comercial GOOD FOODS está referida únicamente a la venta de cacao y no de todos los productos alimenticios de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que el objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de signos distintivos que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente protegidas, para amparar productos, servicios o actividades económicas idénticas o similares. Carlos Fernández Novoa señala al respecto que: “La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios” (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Ob. Cit. Pág. 278.). Deduciendo que pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas o similares y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando, estas denominaciones se encuentren amparando productos, servicios o actividades económicas distintas. 21/04/2008 32.48 En el caso concreto, con el propósito de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos y actividades económicas que distinguen, el Juez Consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos y actividades económicas en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

Se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos y actividades económicas a que se refieren ambos signos confrontados, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especia- GACETA OFICIAL 21/04/2008 33.48 lizadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” Proceso N° 114-IP-2003.

Marca: “EBEL”. Publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero del 2004. dirijan al Tribunal deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; c) La identificación de la causa que origine la solicitud; d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.

SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

TERCERO: La Decisión 486, en su artículo 191, fundamenta la protección del nombre comercial en el uso y no en el registro. El uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre. Así, un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva, y que dicho uso sea debidamente probado.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CUARTO: C O N C L U Y E:

PRIMERO: La solicitud de interpretación prejudicial que los jueces nacionales No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con estos, los signos que se pre- GACETA OFICIAL tenden registrar, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido respecto al cual el uso de la marca pueda inducir al público a riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO

SEXTO: Al comparar un signo mixto y un nombre comercial denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Asimismo, el elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. En el caso de que prevalezca el elemento denominativo, debe procederse conforme a las reglas establecidas para el cotejo de signos denominativos. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos distintivos, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y las actividades económicas amparadas por los mismos.

Deberá tenerse en cuenta, en 21/04/2008 34.48 ese contexto, que al no existir conexión entre los productos o las actividades económicas que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Jaime Carlos Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 21/04/2008 35.48 PROCESO 195-IP-2007 Interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de Oficio, de los artículos 135 literal c) y 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno N° 2004-00022-01. Actor: JUAN MANUEL TORRES RODRIGUEZ. Marca tridimensional de diseño de botella. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de febrero del 2008.

I. LAS PARTES. Demandante: JUAN MANUEL TORRES RODRIGUEZ. Demandado: La Nación colombiana, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III.

HECHOS. El 10 de mayo del 2002, el señor JUAN MANUEL TORRES RODRÍGUEZ solicitó el registro de una marca tridimensional de diseño de botella, para proteger productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional (ver foja Nº 0007). Publicado el extracto del signo objeto de la solicitud, en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 522, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 13107, de 20 de mayo del 2003, deniega el registro de la marca solicitada por considerarla una forma usual de producto o de su envase. Ante los recursos de reposición y subsidio de apelación del demandante, la Superintendencia emite las Resoluciones Nº 20616, de 25 de julio del 2003, y la Nº 25160, de 29 de agosto del 2003, en el sentido de confirmar la resolución de primera instancia. El 13 de enero del 2004, el actor JUAN MANUEL TORRES RODRIGUEZ formula demanda de nulidad y restablecimiento de derecho contra la Resolución Nº 13107, de 20 de mayo del 2003, antes citada, argumentando que la marca tridimensional de diseño de botella solicitada reúne los requisitos de registrabilidad establecidos por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y que no se encuentra incursa en las prohibiciones de registro de los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. IV.

NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación prejudicial del artículo 134 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no así del artículo 135 literal f), por no corresponder al caso concreto.

Se interpretará, de Oficio, el artículo 135 literal c) y artículo 150 de dicha Decisión. GACETA OFICIAL A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 21/04/2008 36.48 Asimismo, este Tribunal considera pertinente desarrollar los siguientes temas:

1. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS. (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; (…)”. Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

(…)”. Artículo 150 Antes de establecer los requisitos para el registro de marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”.

(ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

(…) “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…).

(…) (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). (…) GACETA OFICIAL La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (….)”. (LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 7 de marzo de 1997, publicada en Gaceta Oficial Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004, marca: “GRAFICA BOTELLA CON LOGOTIPO ÁGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). 21/04/2008 37.48 Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003, marca: “T MOBIL DEUTSCHETE LEKOMAG”, publicado en la Gaceta Oficial N° 916, de 2 de abril de 2003). Al estudiar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es importante anotar que de inicio se ofrece una definición general acerca de la marca y en tal sentido expresa que es “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

Más adelante en siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; letras y GACETA OFICIAL números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 21/04/2008 38.48 aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004, marca: “DIADICON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: 1.1 La distintividad. A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente: “( ) la ‘perceptibilidad’, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva.

En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible”.

(OTERO LASTRES, José Manuel. “REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 132). Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para identificar y diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”.

(BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003). La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

GACETA OFICIAL 1.2 La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. 21/04/2008 39.48 2.1 La marca denominativa.

Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, así como con el requisito de perceptibilidad se encuentra implícito en la noción de marca. 2.2 La marca gráfica o figurativa. Es importante recalcar que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro, la naturaleza del producto o servicio, para el cual se utilizará la marca.

José Manuel Otero Lastres expresa que “La registrabilidad o no habrá que referirla exclusivamente al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del signo” (OTERO LASTRES, José Manuel. Ob. Cit. Pág. 134). 1. El trazado: son los dibujos o líneas que forman el signo marcario. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

2. CLASES DE MARCAS. La doctrina, por lo general, clasifica a los signos como denominativos, gráficos y mixtos. El artículo 134 de la Decisión 486 establece un listado de los signos registrables como marcas. De ahí se desprende que además de los signos comentados, la normativa comunitaria extiende la clasificación, entre otros, a los signos tridimensionales.

Atendiendo a lo anterior, a continuación se establecerá la diferencia conceptual entre los diversos tipos de marcas. Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 2. El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 2.3 La marca mixta.

Las marcas mixtas, por su parte, son aquellas que se encuentran formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un solo signo. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo como del gráfico en uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado. 2.4 Marca tridimensional.

“(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33-IP-2005, caso: FORMA DE BOTELLA, publicado en la Gaceta Oficial N° 1224, de 2 de agosto de 2005).

GACETA OFICIAL La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema marcario como en el que se refiere al diseño industrial 1; así: En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

(…) En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. Con la finalidad de aclarar y diferenciar los conceptos de marca tridimensional y bidimensional, se hace necesario esclarecer qué se entiende por estas últimas. Las marcas bidimensionales no dan la idea de volumen y se representan en un plano de dos dimensiones.

Las marcas denominativas, gráficas y mixtas se representan de una manera bidimensional. Sobre las marcas bidimensionales el Tribunal ha expresado lo siguiente: 1 La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada por el objetivo que persigue una y otra figura. Una forma tridimensional se puede registrar como marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo.

El diseño industrial persigue que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la identificación del producto por parte del consumidor. Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente.

En consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si cumple los requisitos para cada figura. 21/04/2008 40.48 “En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe ser susceptible de ser representado en un plano que responde a dos dimensiones: ancho y largo, aunque nada se opone a que se suministre la perspectiva gráfica para dar la idea de volumen; de todas maneras los signos gráficos solo constan de dos dimensiones (bidimensional) ya que no ocupan lugar en el espacio.” (Proceso 194IP-2005, marca: “TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA” N° 1297, publicado en la Gaceeta Oficial Nº 1297, de 16 de febrero de 2006).

3. MARCAS TRIDIMENSIONALES Y SU DIFERENCIA CON EL DISEÑO INDUSTRIAL. Este Tribunal comunitario ha precisado que el signo tridimensional se refiere a “un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto (…)”. (Proceso 33-IP-2005, ya citado). En efecto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, “si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (…).

Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”.

(Proceso 66-IP-2006, marca: DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA PÍLDORA DE COLOR AZUL ACERO EN VISTAS SUPERIOR, INFERIOR, LATERAL Y EN PERSPECTIVA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1391, de 1 de septiembre de 2006). Por su parte, en la doctrina, Breuer Moreno ha precisado que “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos GACETA OFICIAL 21/04/2008 41.48 tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno” (Breuer Moreno, Pedro.

“Tratado de Marcas”. Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, p. 129). misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofácama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos.

A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea 2 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.

Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños.

Resta advertir que no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma o envase que lo constituya, puesto que “el etiquetado que lleva impreso el envase … no hace parte de la forma externa a registrar como marca (…)”. (Proceso 33-IP-2005, ya citado). Importa pues que la forma o el envase del producto pueda distinguirse “de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio” (Proceso 82-IP-2000, caso: DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE publicado en la Gaceta Oficial N° 651, de 20 de marzo de 2001).

El diseño industrial El tema sobre el diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: b) Apariencia especial. El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular.

Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie.

“Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles.

La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal.

Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclu- 2 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).

En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. GACETA OFICIAL sivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario.

Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.

En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002).

El Tribunal ha señalado, “en relación a la esencia del derecho sobre los diseños industriales, que consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. Una vez reconocido por la Ley, el Titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa la normativa andina (en consideración a las repercusiones económicas que los mismos tienen, aplicables a la marca figurativa, caso en cuestión)”.

(Proceso 12-IP-2007, marca: FIGURATIVA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1497, de 15 de mayo de 2007). 21/04/2008 42.48 Los diseños industriales son objeto específico de protección y gozan de un reconocimiento y trato especial y dicho reconocimiento se basa en la naturaleza especial de los diseños industriales; al respecto se toma en consideración lo dicho por la OMPI en el artículo mencionado: “Los diseños industriales constituyen un objeto específico de propiedad intelectual habida cuenta de su naturaleza particular, que responde tanto a criterios estéticos como funcionales al incorporarse en productos tangibles.

Los diseños industriales están a caballo entre las artes y la tecnología pues los diseñadores industriales se esfuerzan por crear productos cuya forma o aspecto exterior satisfagan la preferencia estética de los consumidores y respondan a las expectativas de estos últimos en cuanto al funcionamiento de los productos. Aunque el diseño que confiere al producto su forma y aspecto particulares haya sido concebido para satisfacer criterios funcionales a la vez que no funcionales, en un gran número de leyes sobre los diseños industriales se estipula que la protección abarca exclusivamente las características no funcionales.

Se plantean, además, varias opciones en relación con la conveniencia de otorgar protección jurídica a los progresos técnicos, por un lado, y por otro, a las creaciones estéticas. Por norma general, las características funcionales de la forma o el aspecto exterior de un producto inciden en el rendimiento técnico del mismo. En la medida en que dicho rendimiento depende de esas características, cabe considerar que esas características son necesarias desde el punto de vista económico.

Esa necesidad es evidente si se tiene en cuenta que el producto no desempeñará sus funciones o no las desempeñará de la misma manera si no se incorporan dichas características técnicas. Por ejemplo, un teclado de computadora ergonómico y arqueado difiere del teclado rectangular clásico, no sólo en su aspecto exterior, sino en la manera en que puede ser utilizado con los fines previstos (es decir, para aumentar la comodidad y la velocidad del mecanografiado, etc.).

Si la forma del producto incide en su rendimiento del modo material que sea (como en GACETA OFICIAL el ejemplo anterior), cabe considerar que esa forma es “funcional”. Las características funcionales y técnicas de un producto comportan por lo general consecuencias económicas, ya sea por los ahorros que permiten obtener en el costo de fabricación o de distribución del producto, o por el aumento de la eficacia y del rendimiento de dicho producto, con el consiguiente valor comercial añadido.

De ahí que, toda restricción de la libertad de copiar las características funcionales de un producto repercutirá por lo general en la competencia entre los productores de dicho artículo. En la medida en que se considera que, desde el punto de vista económico, la competencia es un elemento beneficioso que debe fomentarse, tendría sentido facilitar el libre uso de las características funcionales de los productos que tengan importancia económica, o por lo menos, supeditar toda restricción de esa libertad a una serie de condiciones rigurosas.

Ésos son los fundamentos en los que se basan los estrictos requisitos que estipulan las leyes que contemplan la concesión de derechos exclusivos sobre las creaciones técnicas, en particular, el sistema de patentes sobre invenciones, incluidos los modelos de utilidad. Las restricciones relativas a la libertad de copia por los competidores pueden imponerse sobre la base de varias condiciones especiales y por un período relativamente breve.

Por otro lado, las características de la forma o el aspecto exterior de un producto que responden a criterios estéticos no se consideran tan fundamentales desde el punto de vista económico como las características funcionales del producto. Eso se explica por el hecho de que, por norma general, las variaciones en las características estéticas del producto no impiden el funcionamiento del mismo ni la obtención de los resultados previstos.

En rigor, las características estéticas no son necesarias para el funcionamiento del producto; son arbitrarias en el sentido de que responden a la preferencia subjetiva del diseñador o del público al que se destina el producto. Por ejemplo, la mayor parte de las características que diferencian una vajilla de otra son de índole no funcional puesto que los platos y tazas de una y otra vajilla funcionan del mismo modo, sea cual sea su configuración y estilo. 21/04/2008 43.48 A diferencia de las características técnicas, las características no funcionales del aspecto exterior del producto, es decir, el diseño, no son un elemento indispensable desde el punto de vista económico para la competencia. Por consiguiente, lo normal sería que los derechos exclusivos sobre los diseños industriales se adquirieran con mayor facilidad y por un período más largo que los derechos exclusivos sobre las características funcionales y las creaciones técnicas”. 3 Se advierte, asimismo, que el titular del diseño industrial está facultado para actuar contra terceras personas que intenten o efectúen cambios sobre su diseño industrial, cuando no se ha producido ninguna transferencia o cesión de derechos respecto del diseño. El Tribunal, también ha sostenido: “Al respecto, algunos autores sostienen que entre las facultades que comprende este derecho, figura la de poder exigir de cualquier explotante el respeto a la integridad del diseño original, tal y como su titular lo ha concebido y realizado y desea que se mantenga; de modo que sin el expreso consentimiento del autor, no pueden introducirse por ningún concepto alteraciones, al difundir, publicar o reproducir su diseño. No obstante, aunque el autor sea, en principio, el titular legítimo del derecho de registro, éste lo puede ceder en favor de un tercero, sea éste persona natural o jurídica; sin embargo, no por ello pierde su autoría, conserva además el derecho de la concepción, la cual es inajenable, por lo que el cesionario del derecho deberá reconocer y exteriorizar, de ser el caso, de quién ha provenido la creación y, quién ha sido el cedente de los derechos en su favor.

El Tribunal resalta que a diferencia de la marca figurativa o en su caso tridimensional, cuya función es distinguir entre sus similares en el mercado, la función del diseño industrial es la de hacer al producto más atractivo, brindándole características ornamentales. Finalmente, en cuanto al interés comercial e industrial de la marca figurativa y la marca tri- 3 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).

En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. GACETA OFICIAL 21/04/2008 44.48 dimensional, se adapta el tema que sobre el diseño industrial ha sido plasmado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ya referido: absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva”. 4 “La finalidad de los diseños industriales es hacer que los productos utilitarios, los productos industriales y los productos de consumo sean más atractivos a la vista, es decir, más estéticos para los compradores potenciales.

El hecho de que el producto sea más agradable a la vista añade valor estético a la vez que comercial a dicho producto. Ese valor se convierte en algo concreto cuando por un artículo, por ejemplo, un reloj de pulsera, en el que esté incorporado un diseño específico, se puede pedir un precio más elevado que por otro reloj de características funcionales idénticas pero de forma o aspecto diferente”.

Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

Este criterio adopta el Tribunal, toda vez que la protección de los diseños industriales está encaminada a alentar el esfuerzo humano y el flujo de recursos financieros (Proceso 12-IP-2007, ya citado).

4. IRREGISTRABILIDAD POR CONSTITUIR EL SIGNO UNA FORMA USUAL DE LOS PRODUCTOS O DE SUS ENVASES, O UNA FORMA O CARACTERÍSTICAS IMPUESTAS POR LA NATURALEZA O LA FUNCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio.

La conjunción disyuntiva “o”, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente. En relación con lo anterior, aunque refiriéndose a la norma análoga de la Decisión 344, el Tribunal manifestó lo siguiente: “El artículo 82 de la Decisión 344 contiene disposiciones precisas para excluir del registro a los signos consistentes en formas que no pueden constituir una marca.

Es así como en el literal b) se prohíbe el registro de los signos que consistan exclusivamente en las formas usuales de los productos o de sus envases o en formas impuestas por la naturaleza de la función de los productos. La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas, éstas son: absolutas o relativas.

En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase mencionada. Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público. Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones “Por lo tanto, las formas tridimensionales de los productos pueden ser objeto de registro en tanto no se encuentren dentro de alguno de estos supuestos y sean capaces de identificar al correspondiente producto en atención a su origen empresarial, posibilitando la elección en el público consumidor, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo. 4 BAYLOS CORROZA Hermenegildo.

“TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición. Editorial Civitas S.A., Madrid 1993. Pág. 827. GACETA OFICIAL “La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca.

“El fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de los productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación o de envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de esta clase de productos.

“Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos.

En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales. “En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares.

Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial (…)”. (Proceso 84-IP-2003. Marca: “consistente en una figura geométrica, notándose que tiene cuatro lados cuyos bordes aparecen redondeados, para distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas y veterinarias, productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1002, de 28 de octubre de 2003). 21/04/2008 45.48 Y en el proceso 113-IP-2003, recogiendo el criterio expresado en la sentencia 23-IP-1998, expresó el Tribunal lo siguiente dentro del tema: “Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto.

Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín). ( ) Como envase se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público.

( ) En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales. Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra.

( ) Finalmente por forma de presentación de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Prof. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344, Memorias del Seminario Internacional ‘La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios’, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”.

(Proceso N° 113-IP-2003. Marca: “FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004). GACETA OFICIAL 21/04/2008 46.48 Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos. zar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

En este sentido el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente.” 5 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Marca mixta: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1476, de 16 de marzo de 2007). De manera que, en el caso que motiva la presente interpretación prejudicial habrá de ser necesario separar los elementos novedosos del signo tridimensional para que la protección marcaria sólo recaiga sobre éstos.

5. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 6 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: “1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio.

La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al anali- 5 6 ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela.

España 1990. Tomo 13-Año 1989-90. Pág.46. Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 200; Proceso 03-IP2005. Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005; y Proceso 167-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Si bien la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a diferencia de la 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no dispone explícitamente que la resolución que concede o deniega el registro marcario debe ser debidamente motivada, el principio de la motivación de los actos se encuentra plasmado en dicha normativa cuando dispone que: “En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe GACETA OFICIAL ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. 21/04/2008 47.48 conformidad con lo expresado en la presente providencia.

TERCERO: La causal que impide registrar una forma tridimensional con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos.

CUARTO: El examen de registrabilidad que debe realizar la Oficina Nacional Competente es de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Por lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Conforme a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las marcas se clasifican en denominativas, gráficas, mixtas, olfativas, sonoras y tridimensionales, de Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 21/04/2008 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú