Año XXV - Número 1676 Lima, 5 de diciembre de 2008 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 105-IP-2008.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5, 6 literal f), 7, 13, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Actor: ATHENA NEUROSCIENCES INC. Patente de Invención: “Prevención y Tratamiento de la Enfermedad Amiloidogénica”. Expediente Interno: Nº 13451- NR Proceso 110-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 2, Distrito de Guayaquil, Ecuador.

Expediente Interno Nº 391-02-2. Actor: Sociedad LAN ECUADOR S.A. Marca denominativa “LAN ECUADOR” 14 PROCESO 105-IP-2008 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5, 6 literal f), 7, 13, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Actor: ATHENA NEUROSCIENCES INC. Patente de Invención: “Prevención y Tratamiento de la Enfermedad Amiloidogénica”. Expediente Interno: Nº 13451- NR. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 12 días del mes de noviembre del año dos mil ocho. Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 16, 18, 20 literales b) y d), 30 y 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 13451-NR.

VISTOS: 1.

ANTECEDENTES Mediante Oficio Nº 296 TDCA-1S-13451-NR, de 10 de julio de 2008, recibido en este Tribunal el 23 de septiembre de 2008, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del 1.1. Las partes La parte demandante es: ATHENA NEUROSCIENCES INC. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL La parte demandada la constituyen: El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado. 1.2.

Hechos relevantes a) Los hechos El 01 de diciembre de 1998, ATHENA NEUROSCIENCES INC., de los Estados Unidos de América, presentó la solicitud de patente de invención denominada “PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD AMILOIDOGÉNICA”. Cumplidos los requisitos formales, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 408, correspondiente al mes de enero de 1999, sin que se haya presentado observación alguna.

El 07 de marzo de 2001, mediante escrito ATHENA NEUROSCIENCES INC. solicita la realización de los exámenes de patentabilidad. El 12 de diciembre de 2001, mediante escrito se adjunta el comprobante de pago de la tasa de mantenimiento correspondiente al año 20012002. El 28 de diciembre de 2001, mediante escrito se adjunta el comprobante de pago de la tasa de mantenimiento correspondiente al año 20022003.

El 19 de noviembre de 2002, la Dirección de Patentes notifica al solicitante el pago de la tasa de los exámenes de patentabilidad. El 02 de diciembre de 2002, mediante escrito se adjunta el comprobante de ingreso por concepto de pago de tasa correspondiente a los exámenes de patentabilidad. El 25 de abril de 2003, se nombra como examinador externo al Dr. Edmundo Estévez para que realice los análisis técnicos respectivos.

El 15 de julio de 2003, se recibe el informe de patentabilidad y se notifica al solicitante, indicando que la solicitud de patente no cumple con los requisitos de patentabilidad, ya que carece de nivel inventivo y el objeto de la invención se encuentra ya en el estado de la técnica; algunos puntos de la patente consisten en un “uso”, 05/12/2008 2.36 lo cual no es patentable; y, la invención consiste en un método de tratamiento terapéutico, por lo que no resulta patentable.

El 25 de noviembre de 2003, mediante escrito se adjunta el comprobante de pago de la tasa de mantenimiento correspondiente al año 20032004. El 16 de febrero de 2004, mediante escrito ATHENA NEUROSCIENCES INC. pide se sirva prorrogar por treinta días el plazo para contestar el examen de patentabilidad. El 05 de marzo de 2004, mediante escrito ATHENA NEUROSCIENCES INC. contesta el informe de patentabilidad y adjunta un nuevo juego reivindicatorio.

El 22 de noviembre de 2004, mediante escrito se adjunta el comprobante de pago de la tasa de mantenimiento correspondiente al año 20042005. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución Nº 05-089 IEPI-DNPPDP, de 09 de marzo de 2005, resolvió denegar la solicitud de patente de invención sobre las reivindicaciones 1 a 181 presentadas como anexo al escrito de 05 de marzo de 2004 del trámite SP 98-2764 denominado “PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD AMILOIDOGÉNICA”.

El 29 de julio de 2005, ATHENA NEUROSCIENCES INC. presenta ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1, del Distrito de Quito, recurso subjetivo de plena jurisdicción en contra del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, del Director Nacional de Propiedad Industrial y del Procurador General del Estado de la República del Ecuador. b) Fundamentos de la demanda ATHENA NEUROSCIENCES INC. considera que la resolución del Director Nacional de Propiedad Intelectual es infundada e ilegal, ya que “la materia que se desea proteger mediante la patente está definida por las reivindicaciones más no por la memoria descriptiva, la cual está expresamente determinada por el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De la simple lectura de las reivindica- GACETA OFICIAL ciones, se puede constatar que lo que se pretende reivindicar en esta patente son “composiciones farmacéuticas” y no un “método de tratamiento”, como señalara erróneamente la Autoridad Administrativa”. Asimismo, la demandante agrega que: • “Varias fuentes objetivas demuestran que las reivindicaciones no sólo tienen nivel inventivo sino que también representan un adelanto importante en el campo del tratamiento del Alzheimer. • Las reivindicaciones descritas en la presente solicitud fueron escogidas para ser la cubierta de una prestigiosa revista científica “Nature Schenk”. • El Dr. Dale Schenk, creador de la solicitud descrita, se hizo acreedor al Premio Potamkin 2001 de la Academia Americana de Neurología. • Esta es la primera vez que se ha logrado detener el desarrollo de las placas amiloideas en un modelo de ratón de Alzheimer. • La enfermedad de Alzheimer fue considerada como un desorden inevitable y extremadamente intratable a la fecha de prioridad de la solicitud planteada, que se discutió en el Anexo D. EP 0 526511 que se supone que demuestra que tal tratamiento mejora los síntomas subjetivos de los pacientes. • El punto de vista del perito y de la Autoridad Administrativa de que un “coadyuvante” significa lo mismo que cualquier portador farmacéutico y por lo mismo estaría presente en toda composición farmacéutica es incorrecto. • Lo dicho demuestra que, el invento solicitado por ATHENA NEUROSCIENCES INC. cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. c) Fundamentos de la contestación a la demanda El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución Nº 05-089 IEPIDNPP-DP, de 09 de marzo de 2005, fundamenta que “las reivindicaciones 1 a 131, 65 a 100, 136, 137, 152 a 156 carecen de nivel inventivo; las reivindicaciones 140 a 146 y 151 verifican la eficacia de un método para tratar el Alzheimer en un paciente, para lo cual se realizan ensayos en muestras de tejidos de pacientes (estos pueden ser: sangre, plasma, suero, mucosa o fluido espinal cerebral de un paciente), éstos son mé- 05/12/2008 3.36 todos de diagnósticos ya que ciertas concentraciones, de la composición reivindicada son administradas al paciente y, posteriormente, se realizan mediciones antes y después de la administración; en conclusión, en todos los casos el paciente recibe un tratamiento previo, entendiendo que estos tratamientos son ampliamente conocidos por una persona entendida en el arte, por lo tanto, estas reivindicaciones carecen de novedad y no tienen nivel inventivo.

Además, las reivindicaciones 32 a 64, 101 a 135, 138, 139, 157 a 181 no son susceptibles de patentabilidad pues se trata de reivindicaciones de “uso”, de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Así, del artículo 14 no se desprende el patentamiento de los “usos”, así lo interpretó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia 89-AI-2000.

Las reivindicaciones 147 a 150 solicitan protección para “métodos terapéuticos”, por lo que no son susceptibles de patentabilidad, de conformidad con el artículo 20 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Por tales motivos, la Autoridad resolvió denegar la solicitud de patente de invención sobre las reivindicaciones 1 a 181 presentadas como anexo al escrito de 05 de marzo de 2004 del trámite SP 98-2764 denominado “PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD AMILOIDOGÉNICA”.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, ratifica la legalidad y validez del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 05-089 IEPI-DNP-DP, de 09 de marzo de 2005, por estar ajustado a derecho y provenir de autoridad competente. Fundamenta que, de conformidad con el artículo 20 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “no serán patentables los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como, los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos y animales”.

El Procurador General del Estado, expresa que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio y que, por lo tanto, le corresponde en este tipo de juicios comparecer al representante legal de dicho órgano administrativo. GACETA OFICIAL

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina. Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el Ordenamiento Jurídico de dicha Comunidad.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 15 de octubre de 2008. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 16, 18, 20 literales b) y d), 30 y 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 13451-NR.

Sin embargo, de conformidad con la fecha de presentación de la solicitud, se interpretarán, de oficio, los artículos 1, 2, 4, 5, 6 literal f), 7, 13, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 05/12/2008 4.36 ción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

(…) “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. “Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industrial, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

“Artículo 6.- No se considerarán invenciones: (…) f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico”. El texto de las normas a ser interpretadas es el siguiente: (…) DECISIÓN 344 “Artículo 7.- No serán patentables: “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. a) Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres;

“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descrip- b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales, a la preservación de los vegetales o a la preservación del medio ambiente; c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención;

GACETA OFICIAL d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y, e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud”. (…) “Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: a) Identificación del solicitante y del inventor: b) El título o nombre de la invención; c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Para las invenciones que se refieren a materia viva, en las que la descripción no pueda detallarse en sí misma se deberá incluir el depósito de la misma, en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes. El material depositado formará parte integrante de la descripción. Los Países Miembros reglamentarán la instrumentación de los depósitos, incluyendo entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras.

Los Países Miembros podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de ellos; d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente; e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y, f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”. 05/12/2008 5.36 (…) “Artículo. 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 ó 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.

Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada”. (…) “Artículo. 29.- Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”.

(…) DECISIÓN 486 “DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

En consecuencia, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son: GACETA OFICIAL

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. En el presente caso, son de aplicación los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo y las previsiones de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior”. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues, dispone la aplicación de la nueva Deci- 05/12/2008 6.36 sión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como, su plazo de vigencia. Las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. Conforme ha sido expuesto, este Órgano Jurisdiccional ha determinado la improcedencia de la interpretación de los artículos 14, 16, 18, 20 literales b) y d), 30 y 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al haber constatado que la solicitud dirigida a la obtención de la respectiva patente de invención, ha sido presentada el 01 de diciembre de 1998, esto es, en plena vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. CONCEPTO DE INVENCIÓN: LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. 1 Requisitos de Patentabilidad.

El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, estos son: i) Novedad, ii) Nivel Inventivo y iii) Susceptibilidad de Aplicación Industrial; dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe 1 Proceso 21-IP-2000, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 631, de 10 de enero de 2001.

GACETA OFICIAL reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal.

3. LA NOVEDAD Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA. Según lo establecido en el artículo 2 de la Decisión 344, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual abarca el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede 05/12/2008 7.36 consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica”. 2

4. EL NIVEL INVENTIVO Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA. Como requisito adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las “anterioridades” existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo 2 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998.

Publicada en G.O.A.C. Nº 428, de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 3 Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 4. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que: “el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”. 5 3 4 5 Proceso 12-IP-98.

Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. Proceso 13-IP-2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXOTAX-11-EN-13–ILO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1143, de 19 de noviembre de 2004. 05/12/2008 8.36

5. SUSCEPTIBILIDAD DE APLICACIÓN INDUSTRIAL. Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la Decisión 344. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

6. PROHIBICIÓN DE PATENTAR LOS “USOS”. En el presente caso, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual señaló que, las reivindicaciones 32 a 64, 101 a 135, 138, 139, 157 a 181 no son susceptibles de patentabilidad pues se trata de reivindicaciones de “uso”. Agregó que, de la normativa comunitaria no se desprende el patentamiento de los “usos”, de conformidad con la sentencia 089-AI-2000 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Al respecto, el artículo 1 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena determina, textualmente: “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Del análisis de la disposición transcrita se concluye, en primer término, que en los Países Andinos, con intervención de sus respectivas Autoridades Nacionales, podrán ser otorgadas “PATENTES DE INVENCIÓN” sean éstas para productos o para procedimientos en todos los campos de la tecnología. No puede desprenderse del texto de este artículo, la posibilidad de patentamiento de otra clase o naturaleza de creaciones distintas a las invenciones, como por ejemplo los usos o, concretamente, los segundos usos.

Determina el artículo, por otra parte, los requisitos exigidos para el patentamiento permitido por GACETA OFICIAL el régimen, especificando, taxativamente para el efecto, las características de novedad, de nivel inventivo y de susceptibilidad de aplicación industrial; condiciones cuya definición se hace, una a una, en los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344.

Para mayor precisión acerca del único ámbito susceptible de patentabilidad concertado en el Régimen Comunitario, en los artículos 6 y 7 del instrumento se determina aquello que no se considerará invención y, se aclara perfectamente lo que no será patentable en ninguno de los Países Miembros de la Comunidad. Del ámbito jurídico constituido por los principios, condiciones y requisitos fijados con precisión en los artículos antes señalados, puede objetivamente concluirse, que el legislador andino no incluyó en ese contexto, la posibilidad de amparar con una patente los denominados segundos usos, por no considerarlos invenciones para los fines de establecimiento y aplicación del Régimen Común concertado por los Socios Andinos para la administración de derechos en este específico campo.

Lo expuesto en líneas anteriores se confirma con las puntualizaciones que se llevan a cabo en el artículo 6 de la Decisión 344, cuando por ejemplo con su literal a) se excluye la posibilidad de ser considerada invención a los simples descubrimientos y, también, según lo establecido por el literal f), a los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como, los métodos de diagnóstico.

En la Sección III, de las solicitudes de patente, por otro lado, el artículo 16 textualmente establece: “Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

Para este Tribunal resulta claro a partir de esta disposición, que el legislador andino determina con la misma, una condición adicional a los requisitos fijados en los primeros artículos de la Decisión 344, al excluir de la posibilidad de patentamiento, a los productos o a los procedimientos que gocen ya de la protección que 05/12/2008 9.36 confiere la Patente, ( ) ”por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.” En opinión de este Tribunal, con la aludida norma la Comunidad Andina ha decidido, por consenso de sus Miembros, la no concesión de nueva patente para lo ya patentado y, siempre que se trate de una invención, puesto que se parte del entendido, como ya se ha dicho, de que aquello que no tiene tal carácter, no está regulado ni previsto por la Decisión 344.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 16 de la Decisión 344, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primogenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión.

7. PROHIBICIÓN DE PATENTAR “MÉTODOS TERAPÉUTICOS”. En el presente caso, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual señaló que, las reivindicaciones 140 a 146 y 151 verifican la eficacia de un método para tratar el Alzheimer en un paciente. Así, se solicita protección para “métodos terapéuticos”, por lo que no son susceptibles de patentabilidad.

Al respecto, el artículo 6 literal f) de la Decisión 344 dispone que los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como, los métodos de diagnóstico, no deben considerarse como invención. En anterior interpretación Prejudicial, el Tribunal analizó el tema propuesto identificando 6, con ayuda de la doctrina y jurisprudencia, qué se entiende por “métodos de diagnóstico, terapéutico o quirúrgico para el tratamiento humano o animal”.

Dicha providencia, aunque interpreta a la Decisión 85, es pertinente para el tema propuesto: 6 Ver los Procesos 033-IP-2007 y 198-IP-2006, siendo en este último proceso el actor, ATHENA NEUROSCIENCES, INC. sobre la patente “UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA UTILIZADA EN UN MÉTODO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD AMILOIDOGÉNICA”.

GACETA OFICIAL “En lo relativo a los métodos de diagnóstico es necesario acudir a las definiciones técnicas que los especialistas traen sobre la materia para medir el alcance de esta excepción. El profesor Manuel Illescas sobre el punto dice: ‘en efecto, la exclusión de patentabilidad a los métodos de diagnóstico y de tratamiento quirúrgico o terapéutico, del cuerpo humano o animal, viene de la estricta aplicación de este criterio.

Se considera, en la mayoría de las legislaciones, que la actividad de diagnosticar, operar y tratar (sanar) un cuerpo enfermo, es una actividad intelectual inherente a un profesional sanitario y, por lo tanto, no tiene aplicación industrial ( )’. (La Patente Farmacéutica, Instituto de Derecho y Ética Industrial, pág. 63). La doctora Alicia Amaro examinadora de Patentes de la Oficina Europea de Patentes, expresa que para la Cámara de Recursos de esa Organización ‘el término terapéutico se refiere al tratamiento de una enfermedad, tomado en el sentido general o más particularmente, a un tratamiento curativo, así como, al alivio de los síntomas de dolor y sufrimiento’.

Es interesante para el caso referirse a la Decisión T 36/83 de la Cámara de Recursos en la que se estableció que ‘la utilización cosmética de un producto que también tiene una utilización terapéutica era patentable, ya que el solicitante había reivindicado únicamente el uso cosmético del producto’; la misma Cámara en otra Decisión (T 144/ 83) llegó a sostener que la administración de un compuesto químico supresor del apetito puede ser considerado como causante de los dos efectos: ‘( ) tratamiento cosmético, ya que se considera que el motivo predominante para perder peso es sólo la mejora de apariencia física, y/o curar la obesidad (tratamiento terapéutico).

Si la invención puede tener ambos efectos, y en las reivindicaciones no está especificado que el efecto deseado es el cosmético, se consideran ambos efectos, y por tanto como no patentable (T 290/86). En la práctica, cuando no está completamente claro si el efecto del tratamiento con un producto químico es de naturaleza cosmética o terapéutica, se pide al solicitante que después del tratamiento introduzca la palabra ‘cosmético’ ( )’.

(lo subrayado es del Tribunal). Para este Tribunal, la doctrina anterior permitiría deducir un criterio de aplicación para los casos en que un producto sirva a la vez propósitos terapéuticos y no terapéuticos, para concluir 05/12/2008 10.36 que tal producto sería patentable en la medida en que el elemento no terapéutico prevalezca en su utilización y siempre que sea este elemento el que se pretenda reivindicar.

Naturalmente el juicio definitivo sobre la patentabilidad dependerá del riesgo que sobre la salud de las personas pueda tener el invento. Por último es importante anotar el criterio de Manuel Pachón Muñoz, en su Manual de Propiedad Industrial (pág. 22, Ed. Temis) que considera como métodos terapéuticos o quirúrgicos a los que buscan prevenir o evitar las enfermedades a través de la medicina, la veterinaria o la cirugía, ‘y no comprende la prevención, curación o diagnóstico por la farmacia’.

Sobre los métodos de diagnóstico, los define como ‘el arte de descubrir enfermedades’. Esta prohibición no comprende a los aparatos utilizados para los tratamientos quirúrgicos o de diagnóstico de enfermedades, ‘ya que ellos son productos con aplicación industrial y sucede con un aparato de rayos X, o una máquina que haga exámenes bacteriológicos’.

8. PROCEDIMIENTO DEL EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE LA INVENCIÓN. REQUISITOS FORMALES. EXAMEN DE FORMA. La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la Oficina Nacional Competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos.

La autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior. 8.1. Requisitos para la solicitud de patentes de invención. El artículo 13 de la Decisión 344 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.

La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, GACETA OFICIAL el cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto 05/12/2008 11.36 del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva.

Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

A propósito de la división de la patente, contemplada en el artículo 20 de la Decisión 344, manifiesta que el peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada. Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial en cualquier País Miembro, además, la división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la Oficina Nacional Competente, en cualquier momento del trámite.

En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad. Cada solicitud fraccionaria devengará la tasa establecida y se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial y, en lo que corresponda, de la fecha de prioridad invocada en ella.

9. EXAMEN DE FONDO. Dentro del trámite de la solicitud, la Decisión 344 determina entre los artículos 21 y 26 de su GACETA OFICIAL texto, inclusive, los procedimientos que debe llevar a cabo la Oficina Nacional Competente para el trámite de una solicitud de patente, actuaciones relacionadas con los aspectos formales del pedido. Superada esta etapa previa, a dicha Oficina le corresponde entonces proceder a examinar si la invención objeto de la solicitud de privilegio es o no patentable, conforme así lo establece el artículo 27 de la misma Decisión. 9.1.

Examen de fondo de la solicitud de patente. En atención a lo previsto en el aludido artículo 27, una vez realizado el examen previo o de forma antes referido y, vencidos los plazos establecidos para presentar observaciones por parte de terceros, sin que hayan sido presentadas o contestadas las que hubieren sido formuladas, la Oficina Nacional Competente procederá, según ha sido ya dicho, al correspondiente examen de fondo, el que tiene por objeto verificar si el invento materia de la solicitud es o no patentable.

Es decir, si aquel cumple los requisitos de patentabilidad relativos a novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Cabe destacar que el artículo 27 relativo al examen exclusivamente de fondo y el artículo 29 al examen definitivo, permiten que las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros puedan llegar a una decisión acertada respecto de la patentabilidad, con base en la aplicación de la normativa comunitaria que le posibilita al examinador considerar todos los elementos de juicio posibles, como instrumentos de análisis para un mejor pronunciamiento.

De no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos por terceros, el examen de fondo que haya sido practicado se torna en definitivo. Del examen definitivo que se realice acerca de la patentabilidad del invento dependerá la aprobación o no de la patente solicitada. (Art. 29). Es en esta etapa que la dependencia gubernamental competente califica si las respuestas presentadas a sus observaciones o requerimientos o, la información complementaria proporcionada por el solicitante le son satisfactorias.

En consecuencia, durante esta fase esa Dependencia dirige el procedimiento, determina la continuación del mismo o, en su defecto, el 05/12/2008 12.36 abandono de la solicitud, quedando como potestad del solicitante, en todo caso, la posibilidad de deducir los recursos propios que la norma nacional le faculte. 9.2. Declaratoria de abandono de la solicitud.

La falta de respuesta a los requerimientos formulados o la no complementación de la documentación o información precisada, lleva a que la solicitud sea considerada como abandonada. En el caso de que no se constituyan los elementos estimados como necesarios para el mejor análisis de la patentabilidad dentro del plazo de tres meses, será declarado dicho abandono sin necesidad del examen definitivo, el que no puede ser practicado por causa de las insuficiencias que la falta de información o de documentación produce.

Luego de realizado el examen establecido en el artículo 27, si el resultado es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan satisfecho dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos los elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad, se negará la patente de invención, de conformidad con el artículo 29 de la Decisión 344.

10. LAS REIVINDICACIONES EN LA SOLICITUD DE PATENTE. El Tribunal ha señalado al respecto: “(…) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas.

Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella”. (Proceso 106-IP-2002, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº. 892, de 31 de enero de 2003). Al respecto, la Oficina Nacional Competente determinará el momento procesal en el que la solicitante debe presentar las reivindicaciones, para lo cual tomará en cuenta lo señalado en la Decisión 344.

GACETA OFICIAL EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 05/12/2008 13.36 QUINTO: Como lo manifiesta el artículo 5 de la Decisión 344, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de “aplicación industrial”, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios.

SEXTO: El legislador andino no incluyó la posibilidad de amparar con una patente los denominados “usos”, por no considerarlos invenciones para los fines de establecimiento y aplicación del Régimen Común concertado por los Socios Andinos. CONCLUYE:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de la patente, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para la concesión de patente, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

SEGUNDO: El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las invenciones “de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología” puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

TERCERO: Son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente: La novedad de la invención que consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

CUARTO: El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para una persona del oficio, normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.

SÉPTIMO: No se debe considerar como invención y, por lo tanto, no son patentables los “métodos terapéuticos” o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como, los métodos de diagnósticos, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

OCTAVO: Admitida la solicitud de patente, la Oficina Nacional Competente examinará si la misma cumple con los requisitos de forma; si se determina que la misma no cumple con los requisitos exigidos, formulará las observaciones correspondientes; de no presentarse respuestas a las observaciones o no haberse complementado los antecedentes y los requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud.

Una vez cumplidos con los requisitos establecidos, se procederá a su publicación.

NOVENO: El artículo 27 de la Decisión 344 establece que el examen de fondo de una solicitud de patente tiene por objeto determinar si la invención es o no patentable. Cuando a juicio de la Oficina Nacional Competente, esa pretensión conlleva una posible vulneración, total o parcial, de derechos de terceros o, requiere de información adicional para el análisis de fondo, deberá exigir al solicitante la presentación de ésta.

GACETA OFICIAL DÉCIMO: 05/12/2008 14.36 Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 110-IP-2008 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 2, Distrito de Guayaquil, Ecuador.

Expediente Interno Nº 391-02-2. Actor: Sociedad LAN ECUADOR S.A. Marca denominativa “LAN ECUADOR”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 2, Distrito de Guayaquil, Ecuador.

Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 28 de octubre de 2008. VISTOS: Demandado: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del I. LAS PARTES.

Demandante: Sociedad LAN ECUADOR S.A. Tercero interesado: Sociedad LAN CHILE S.A. GACETA OFICIAL II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad LAN CHILE S.A. solicitó el 16 de noviembre de 1998 el registro como marca del signo LAN ECUADOR (denominativo), para amparar todos los servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 98275. 2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial la sociedad LÍNEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A., presentó observación a dicha solicitud de registro con base en la utilización con anterioridad del nombre comercial LÍNEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR. 3.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 977411, de 23 de junio de 2000, resolvió aceptar la observación presentada y denegó el registro solicitado. 4. La sociedad LAN CHILE S.A. interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. 5. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 978652, de 14 de febrero de 2001, resolvió denegar el recurso interpuesto y ratificar la resolución proferida. 6.

La sociedad LAN CHILE S.A. interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 05/12/2008 15.36 7. El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, mediante Resolución sin número correspondiente al trámite Nº 01-275 RA, de 27 de marzo de 2002, resolvió revocar las resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 8.

La sociedad LÍNEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A. interpuso ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil acción subjetiva de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La sociedad LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A., soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: 1. La sociedad LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A., ha usado de manera constante el nombre comercial LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR desde el 26 de agosto de 1966, fecha en la que inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil la escritura pública de constitución de la mencionada sociedad.

En 1990 se inscribió una reforma parcial de los estatutos, quedando su objeto social de la siguiente manera: “El transporte de personas y de toda clase de carga permitida por las leyes y reglamentos, en las rutas aéreas nacionales o internacionales, en vuelos regulares o no, así como otra clase de servicios aéreos en el campo del turismo, fumigación aérea, aerofotografía, publicidad comercial y, en general, cualquier clase de servicios de movilización aéreos a que puedan ser destinados comercialmente las aeronaves.” 2.

De conformidad con lo anterior, es irregistrable cualquier denominación que reproduzca e imite el nombre comercial aludido. En consecuencia, el signo LAN ECUADOR es irregistrable por la sociedad LAN CHILE S.A. 3. El nombre comercial comentado se ha venido usando de forma pública, notoria, continua y de buena fe en el comercio, especialmente en servicios aéreos.

GACETA OFICIAL 4. Los signos en conflicto llevan al público consumidor a confusión y asociación total, sobre todo si se tiene en cuenta la identidad de los servicios que protegen los mismos. Además, se estaría generando un aprovechamiento ilícito del prestigio del nombre comercial LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR. 5.

Los signos en conflicto son confundibles de manera gráfica, visual, fonética y auditiva. 6. De permitirse el registro solicitado se estaría generando un gran engaño en el público consumidor y los medios comerciales. 7. La sociedad LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A. tiene registrado su nombre comercial en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 4256, de 14 de febrero de 2001, Título Nº 1460, de 28 de junio de 2002. 05/12/2008 16.36 • Los documentos presentados por el demandante no demuestran el uso de la frase LAN ECUADOR o de su DENOMINACIÓN SOCIAL como nombres comerciales.

No se demostraron los actos idóneos puntualizados en el artículo 156 de la Decisión 486. • La expresión peculiar LAN, acompañadas de otras expresiones comunes, ha sido registrada como marca y utilizada como nombre comercial en varios países por la sociedad LAN CHILE S.A., entre los que se destacan: LAN CHILE en Perú; LAN BOLIVIA, LAN BRASIL, LAN ECUADOR, LAN CHILE ARGENTINA, LAN CHILE ECUADOR, LAN CHILE, en Chile. • Se ha comprobado que las marcas LAN de la sociedad LAN CHILE S.A. son notoriamente conocidas.

Por lo tanto, de existir registros precedentes en terceros países se generaría un derecho de registro en Ecuador y, además, la posibilidad de impedir el uso de esas marcas por terceros. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. 3. Por parte de la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual contestó la demanda de la siguiente manera: En los anexos que acompañan la solicitud de interpretación prejudicial no se remite la contestación por parte de la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso. “A. Negativa pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. B. Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia. Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 136, 190, los dos primeros incisos, y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora (…)” 2. Por parte del Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI. El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI contestó la demanda de la siguiente manera: No obstante lo anterior, el Tribunal interpretará de oficio las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó el registro como marca del signo LAN ECUADOR: artículos 81, 82, literal h), 83, literal b), y 128, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además de lo anterior, se interpretará la Disposición Transitoria Primera y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”; 05/12/2008 17.36 o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. DECISIÓN 486 Artículo 172 “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.” (…) Disposición Transitoria Primera.

“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. (…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”;

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. (…) V. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

(…) B. Requisitos para el registro de las marcas. Artículo 128 “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito C. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con nombres comerciales protegidos. GACETA OFICIAL D. Las reglas para el cotejo marcario de signos distintivos. E. Ámbito de protección del nombre comercial.

La prueba de su uso. F. Comparación entre marcas denominativas y nombres comerciales denominativos. 05/12/2008 18.36 a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

El Tribunal ha manifestado al respecto: G. Los signos engañosos. H. La marca notoriamente conocida solicitada para registro. I. Autonomía de las oficinas de registro marcario. J. Demanda contencioso administrativa a resolverse en vigencia de la Decisión 486. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de registro como marca del signo denominativo LAN CHILE se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y por tal motivo es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los requisitos de validez o bien los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será re- GACETA OFICIAL gulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se 05/12/2008 19.36 afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los re- GACETA OFICIAL quisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). 05/12/2008 20.36 cios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo denominativo LAN ECUADOR se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

(…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo denominativo LAN ECUADOR, ya que se afirma que es semejante al nombre comercial LÍNEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A. Por tal motivo, es pertinente referirse a los requisitos para el registro de las marcas.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servi- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas 1 2 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL 05/12/2008 21.36 y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio que tenía cuando lo adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. ‘DERECHO DE MARCAS’. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abeledo - Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: La distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”. 3 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es 05/12/2008 22.36 preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias”. 4 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregis-trabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo registrado, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

C. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON NOMBRES COMERCIALES PROTEGIDOS. El requisito de la distintividad se predica también en relación con nombres comerciales de terceros, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344.

Dicha causal establece que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a un nombre comercial 4 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL 05/12/2008 23.36 protegido, de conformidad con las normas de los Países Miembros, y respecto de los cuales pueda inducirse al público consumidor a error. dir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso.

Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con nombres comerciales que gocen de la protección y del derecho que de él se desprende. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea llevado a error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad de error en el público consumidor.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza tanto entre ellos como con relación a los productos o servicios que amparan, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe aña- D. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución y que son aplicables tanto a marcas como a nombres comerciales.

Éstos son: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de signos distintivos, sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto del signo, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente 5 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo los signos sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos signos no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. E. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL. LA PRUEBA DE SU USO. La sociedad demandante en su escrito de demanda argumentó que el signo solicitado es confundible con el nombre comercial que utiliza para distinguir su actividad empresarial.

Por tal motivo, se hace necesario abordar la protección del nombre comercial en el régimen de la Decisión 344. La Decisión 344 no define qué es el nombre comercial. De todas maneras las siguientes características delimitarán el concepto de nombre comercial: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades comerciales con diferentes nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella.

La razón o denominación social es única, mientras que un comerciante puede tener un nombre comercial o muchos, pudiendo coincidir o no con la razón o denominación social. La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.

La Decisión 344 consagra un sistema de protección del nombre comercial soportado en el literal b) del artículo 83 y en el artículo 128. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial bajo el régimen de la Decisión 344 goza de las siguientes características: 05/12/2008 24.36 1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. 2. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo.

El Tribunal de Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los GACETA OFICIAL medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (…) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. (Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de 1998)”. (Proceso 226-IP2005.

Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1330, de 21 de abril de 2006). 3. Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera inducir al público consumidor a error. 4.

Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas de la Decisión 344. 6 6 “Se advierte que no todas las Secciones contenidas en el capítulo 5 de la Decisión 344, ‘De las marcas’, están relacionadas con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al registro de nombres comerciales.

Es decir, las Secciones denominadas ‘De las licencias y trasferencias de las marcas’, ‘De los lemas comerciales’ y ‘De las marcas colectivas’, no están relacionados con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al sistema de registro de un nombre comercial. 05/12/2008 25.36 Una de las principales características anotadas es que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar el uso real y efectivo del mismo.

Lo anterior se soporta en el sistema declarativo en que se fundamenta el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Lo anterior quiere decir que si un País Miembro implanta un sistema de registro de nombres comerciales no implica que el derecho sobre éstos proceda de la inscripción o depósito en el registro, sino que seguirá generándose el nacimiento del derecho con el uso real y efectivo del nombre comercial.

Es por esta razón que si bien puede existir un sistema de registro de nombres comerciales, el uso real y efectivo de dicho signo distintivo es lo que delimita el ámbito de protección del derecho, teniendo esto como consecuencia que el solicitante del registro de un nombre comercial debe acreditar su uso real y efectivo y, en consecuencia, continuar con dicho uso para que el derecho subsista.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra no tendría ninguna clase de derecho en relación con el registro. Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál signo es el que realmente tiene relación con el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular.

Las otras Secciones, aunque estén relacionadas con el sistema de registro, contienen normas que no son aplicables al registro de nombres comerciales, tal y como es el caso de los artículos 102 y 103 contenidos en la Sección ‘De los derechos conferidos por la marca’, y de las normas contenidas en la Sección ‘De la cancelación del registro marcario’.

Por tal motivo la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si las normas contenidas en las otras Secciones, de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, son aplicables al sistema de registro de nombre comerciales”. GACETA OFICIAL La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.

Lo anterior quiere decir que si existe un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados. En el proceso interno se dice que el nombre comercial LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A. fue registrado el 14 de febrero de 2001.

El Juez Consultante, sin embargo, deberá tener en cuenta la fecha en que se probó el primer uso de dicho nombre comercial, ya que, de conformidad con lo anotado, para el sistema declarativo en que se sustenta la regulación del nombre comercial, su protección comenzaría desde dicha fecha. En conclusión, como quiera que el uso real y efectivo es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo denominativo LAN ECUADOR fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECAUDOR S.A. – LAN ECUADOR era real y efectivamente usado en el mercado, para así determinar si era prote-gible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. Al respecto, este Tribunal observa que las escrituras públicas de constitución y de reforma parcial del estatuto social, así como, la certificación extendida por la Dirección General de Aviación Civil no son pruebas fehacientes del uso real y efectivo del nombre comercial.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos 05/12/2008 26.36 con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

F. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y NOMBRES COMERCIALES DENOMINATIVOS. Al momento de realizar la comparación entre un nombre comercial y una marca, ambos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, aunque se refieren al cotejo entre marcas, son perfectamente aplicables para el cotejo entre un nombre comercial y una marca.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

GACETA OFICIAL De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, aplicando el anterior parámetro, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el nombre comercial denominativo LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A. y el signo denominativo LAN ECUADOR, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

G. LOS SIGNOS ENGAÑOSOS. El literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece la irregistrabilidad de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público en general. Sobre esta prohibición el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente.

La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.

(Proceso 82-IP-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891, de 29 de enero de 2003). Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: “El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor… el carácter engañoso es relati- 05/12/2008 27.36 vo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en si mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir”.

(Proceso 38-IP-99. Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 539, de 28 de febrero de 2000). H. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA SOLICITADA PARA REGISTRO. Como quiera que el demandado argumentara que las marcas LAN son notoriamente conocidas y, por lo tanto, de existir registros precedentes en terceros países se generaría un derecho de registro en Ecuador, es pertinente abordar el tema de la marca notoriamente conocida solicitada para registro. 1.

La marca notoria. a. Concepto. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

GACETA OFICIAL La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. b. Protección. La protección de la marca notoriamente conocida se puede abordar en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado.

La marca notoriamente conocida goza de protección especial que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registrados como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), “en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad (…).

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como aquellos en los que el uso del signo se destine a productos o servicios distintos”; o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e) del mismo artículo de la Decisión 344), “independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”.

Lo anterior quiere decir que la protección a la marca notoriamente conocida rompe el principio de especialidad. Ello implica, vinculando además los diferentes riegos que se estudiaran más adelante, que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación y dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En relación con el principio de territorialidad se deben hacer las siguientes precisiones, ya que esto determina la protección de la marca noto- 05/12/2008 28.36 riamente conocida en el país donde se solicita la protección: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el País en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad.

De lo anterior se desprende que, a pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Además, se protegerán las marcas notorias siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Es decir, que el signo sea notorio en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, pero que otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas en el mercado, la Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos.

Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

GACETA OFICIAL El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general. 05/12/2008 29.36 Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede acatar.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: GACETA OFICIAL o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las mar- 05/12/2008 30.36 cas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). c. La prueba de la notoriedad. La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, mediante prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde al Juez Competente con base en las pruebas presentadas. Es importante advertir que la notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso, tal y como se expresó anteriormente. Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. d. La marca notoriamente conocida solicitada para registro.

En el proceso interno se argumenta que las marcas LAN de LAN CHILE S.A. son notoriamente conocidas y, por lo tanto, de existir registros precedentes en terceros países se generaría un derecho de registro en Ecuador. De conformidad con lo anterior, el Tribunal entrará a determinar qué incidencia, en relación GACETA OFICIAL con el examen de registrabilidad, tiene el hecho de que la marca a registrar sea notoriamente conocida.

Como se determinó anteriormente, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena protege a la marca notoriamente conocida más allá del principio de territorialidad, ya que se establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. 05/12/2008 31.36 En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

En consecuencia con lo anterior, la normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el país miembro en el cual se pide su protección, siempre y cuando sea notoriamente conocida en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Es decir, le otorga efectos a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el País Miembro donde se solicita su protección. I. AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO.

De manera que con los efectos mencionados, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva en el comercio subregional o en un país sujeto a reciprocidad y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar 7, etc. 7 No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas.

En el proceso interno se argumentó que la existencia de registros precedentes de las marcas LAN en terceros países generaría un derecho de registro en Ecuador. De conformidad con lo anterior, es necesario referirse a la autonomía de la Oficina de Registro Marcario en relación con anteriores decisiones proferidas. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario sig- GACETA OFICIAL nifica que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.

De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007.

Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007). En relación con lo segundo, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “En anteriores providencias el Tribunal ha establecido ciertas características que si bien se hacen referencia a la Decisión 486, son perfectamente aplicables al examen de registrabilidad en el ámbito de la Decisión 344.

Sobre el tema se ha manifestado: El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 8 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 8 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. 05/12/2008 32.36 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007).” (Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2008, proferida dentro del proceso 22-IP2008) Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la infor- GACETA OFICIAL mación recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. J. DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA A RESOLVERSE EN VIGENCIA DE LA DECISIÓN 486. Si bien la solicitud de registro del signo denominativo LAN ECUADOR se presentó en vigencia de la Decisión 344 y, en consecuencia, la normativa sustancial contenida en dicha normativa es aplicable al caso en cuestión, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender que si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 05/12/2008 33.36 PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a un nombre comercial protegido de conformidad con las normas de los Países Miembros, y respecto de los cuales pueda inducirse al público consumidor a error. El Juez o la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas en la presente providencia.

TERCERO: La protección del nombre comercial en el Régimen de la Decisión 344 tiene las siguientes características: 1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el GACETA OFICIAL 05/12/2008 34.36 depósito del nombre comercial en la Oficina Nacional Competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

El registro de un nombre comercial es simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir que si existe un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados. 2.

De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo. Si bien el nombre comercial LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A. fue registrado el 14 de febrero de 2001, el Juez Consultante deberá tener en cuenta la fecha en que se probó el primer uso de dicho nombre comercial, ya que, de conformidad con el sistema declarativo en que se sustenta la protección del nombre comercial, su protección comenzaría desde dicha fecha. 3.

Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera inducir al público consumidor a error. 4. Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales se aplicarán en lo que corresponda las normas pertinentes de capítulo de marcas de la Decisión 344, de conformidad con lo establecido en la presente Interpretación Prejudicial.

Cuando un nombre comercial se ha registrado de una manera y se use de otra no tiene ninguna clase de derecho en relación con el registro. Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál signo es el que realmente tiene relación con los productos o servicios y con el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular.

La función de un sistema de registro de nombres comercial es por un lado informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una Como quiera que el uso real y efectivo es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo denominativo LAN ECUADOR fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A. era real y efectivamente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el nombre comercial denominativo LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A. y el signo denominativo LAN ECUADOR, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del nombre comercial.

GACETA OFICIAL QUINTO:

SEXTO: La causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 82, literal h), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece una protección ampliada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Además tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro 05/12/2008 35.36 de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

Es importante advertir que la notoriedad de una marca no nace con la declaratoria o reconocimiento de notoriedad que hace el organismo administrativo, sino que es un hecho que se prueba, bien sea ante el organismo administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso. La Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, al examinar la registrabilidad de un signo idéntico o semejante a una marca notoriamente conocida, deberán realizar un análisis diferencial y complejo.

Para ello deberá establecer el riesgo de confusión, asociación y dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo y atendiendo a la notoriedad de la marca en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con los Países Miembros, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

GACETA OFICIAL SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Debiéndose recalcar que el sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Actividad ésta, que aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

OCTAVO: Si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro; sin embargo no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en re- 05/12/2008 36.36 lación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno No 391-02-2, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú