Año XXVII - Número 1833 Lima, 13 de mayo de 2010 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 141-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134, párrafo primero, y 136, literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 4558-2008.

Actor: SOCIEDAD ALCON, INC. Marca: SYSTALAN (denominativa) Proceso 11-IP-2010.- Proceso 13-IP-2010.- Proceso 14-IP-2010.- 1 Interpretación Prejudicial del artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación Prejudicial, de oficio, del artículo 266 de la misma Decisión. Actor: LABORATORIOS LIBRAPHARMA LIMITADA. Asunto: “DATOS DE PRUEBA – NUEVA ENTIDAD QUÍMICA”. Proceso interno N° 2005-0062 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 34, 44, 45 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: ABBOTT LABORATORIES. Patente: “Formulaciones farmacéuticas mejoradas de Ritonavir y Ritonavir en combinación con otros inhibidores de Proteasa VIH”. Expediente Interno Nº 2006-0259 21 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: PUMA RUDOLF DASSLER SPORT. Marca: “PUMA” (mixta). Expediente Interno N° 2004-0390 PROCESO 141-IP-2009 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, párrafo primero, y 136, literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 4558-2008.

Actor: SOCIEDAD ALCON, INC. Marca: SYSTALAN (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y siete días del mes de marzo del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 04 de marzo de 2010.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 13/05/2010 2.48 oftálmicas de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 18188-2006/ OSD-INDECOPI de 31 de octubre de 2006, resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro solicitado. 4.

La sociedad ALCON, INC, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 7. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución 512-2007/TPI-INDECOPI de 13 de marzo de 2007, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado. II. LAS PARTES. Demandante: ALCON, INC. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI DE LA REPÚBLICA DE PERÚ. Tercero interesado: LABORATORIOS LANSIER S.A.C. III.

DATOS RELEVANTES 8. La sociedad ALCON, INC, interpuso ante la Corte Superior de Lima, Sala de lo Contencioso Administrativo, República del Perú, acción contencioso administrativa en relación con los anteriores actos administrativos. 9. La Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de 13 de junio de 2008, decidió declarar infundada la demanda. 10.

La sociedad ALCON, INC, interpuso recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente. A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran: 1. La sociedad LABORATORIOS LANSIER S.A.C., solicitó el 24 de abril de 2006 el registro como marca del signo denominativo SYSTALAN, para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad ALCON, INC, presentó oposición al registro solicitado con base en la marca denominativa SYSTANE, registrada bajo el certificado No. 92169 y para distinguir preparaciones farmacéuticas 11. La Sala Civil Permanente de la Cote Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante Oficio No. 215-2009-P-SCP-CS de 9 de noviembre de 2009, remite al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la respectiva solicitud de interpretación prejudicial.

B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La parte demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Aduce, que los signos en conflicto son confundibles hasta el punto de generar error en cuanto al origen empresarial de los productos. 2. Manifiesta, que el examen de registrabilidad de las marcas farmacéuticas debe ser riguro- GACETA OFICIAL so, ya que se debe evitar cualquier posibilidad de error en el público consumidor. 13/05/2010 3.48 rán, de oficio, las siguientes: artículos 134, párrafo primero, y 136, literal a), de la Decisión 486.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. a. Por parte del INDECOPI. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles en el aspecto fonético y gráfico. DECISIÓN 486 • Manifiesta, que dichos signos comparten la partícula SYSTA pero se diferencian en sus terminaciones.

Artículo 134 b. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. La sociedad LABORATORIOS LANSIER S.A.C., contestó la demanda de la siguiente manera: (…) “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. • Afirma, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista gráfico y fonético. (…) • Manifiesta, que éstos son de fantasía. “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: • Argumenta, que la partícula SYSTA es de uso común en la clase 5 y, por lo tanto, no debe tenerse en cuenta al analizar la comparación. • Aduce, que el INDECOPI actuó con apego a resoluciones que emite para casos similares.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita son: los artículos 147 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, el Tribunal considera que las mencionadas normas no son aplicables al caso bajo estudio. Por lo tanto, se interpreta- Artículo 136 (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…) VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

GACETA OFICIAL C. Comparación entre signos denominativos. D. Examen de signos que distinguen productos farmacéuticos. 13/05/2010 4.48 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). E. Partículas de uso común en signos que distinguen productos farmacéuticos. La marca débil. F. Los signos de fantasía. G. Autonomía de las Oficinas de Registro Marcario. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo denominativo SYSTALAN. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 1. Requisitos para el registro de las marcas. Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). 1 Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple distintas funciones en el mercado, a saber: • Diferencia los productos o servicios que se ofertan. • Es indicadora de la procedencia empresarial.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre • Indica la calidad del producto o servicio que identifica. 1 • Concentra el goodwill del titular de la marca. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: 13/05/2010 5.48 gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que la naturaleza del producto o servicio no es óbice para su registro. Tal previsión está consagrada en el mencionado artículo 134. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno, se argumentó que el signo denominativo SYSTALAN era confundible con la marca denominativa SYSTANE. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. • La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. • La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. GACETA OFICIAL Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 2 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. 13/05/2010 6.48 del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores.

Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2.

Reglas para el cotejo de signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: GACETA OFICIAL • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. 13/05/2010 7.48 ta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos SYSTALAN y SYSTANE. Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos SYSTALAN y SYSTANE. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuen- D. EXAMEN DE SIGNOS QUE DISTINGUEN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Ambos signos confrontados amparan productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. El examen de estos signos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. GACETA OFICIAL Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.

Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002). 13/05/2010 8.48 Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. E. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN SIGNOS QUE DISTINGUEN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.

LA MARCA DÉBIL. Como quiera que la sociedad LABORATORIOS LANSIER S.A.C. argumentara que la partícula SYSTA es de uso común en la clase 5, es preciso que el Juez Consultante determine si dicha partícula es de uso común en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto.

Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general 3.

En este sentido, los signos que con- 3 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. GACETA OFICIAL tengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula SYSTA es de uso común en la clase 5, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor. 13/05/2010 9.48 Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.

El Juez Consultante, de conformidad con el capítulo precedente, deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de ambos signos confrontados. G. AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. F. LOS SIGNOS DE FANTASÍA. La sociedad LABORATORIOS LANSIER S.A.C., argumentó que el INDECOPI actuó con apego a las resoluciones que emite para casos similares.

De conformidad con lo anterior, es necesario referirse a la autonomía de las Oficinas de Registro Marcario. La sociedad LABORATORIOS LANSIER S.A.C., sostuvo que los signos en conflicto son de fantasía. En consecuencia, se hace necesario abordar el tema de los signos de fantasía. El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, GACETA OFICIAL si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro”. (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 4 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo so- 4 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. 13/05/2010 10.48 licitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Este, quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya, sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando, que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, GACETA OFICIAL 13/05/2010 11.48 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general.

En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos SYSTALAN y SYSTANE, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO

QUINTO: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. El Juez Consultante deberá determinar si la partícula SYSTA es de uso común en la clase 5, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor.

SEXTO: Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. El Juez Consultante, deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo opositor.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 45582008, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 13/05/2010 12.48 Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- PROCESO 11-IP-2010 Interpretación prejudicial del artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 266 de la misma Decisión. Actor: LABORATORIOS LIBRAPHARMA LIMITADA. Asunto: “DATOS DE PRUEBA – NUEVA ENTIDAD QUÍMICA”. Proceso interno N° 2005-0062. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil diez. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinticinco (25) de febrero de 2010. - Nº 200405999 de 27 de agosto de 2004, proferida por el Director General del INVIMA, que confirmó por vía de reposición lo decidido en la Resolución Nº 200400391 de 8 de marzo de 2004. - Nº 200400391 de 8 de marzo de 2004, proferida por el Director General del INVIMA, que acogió el Acta Nº 4 de febrero de 2004 de la Comisión Revisora – Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos del INVIMA, en donde se consideró que la LEVOCETIRIZINA no era una Nueva Entidad Química. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes La parte demandante es: LABORATORIOS LIBRAPHARMA LIMITADA. La parte demandada la constituye: el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) de la República de Colombia. 1.2. Acto demandado LABORATORIOS LIBRAPHARMA LIMITADA plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 26 de septiembre de 2003, LABORATORIOS LIBRAPHARMA LIMITADA solicitó al INVIMA la Evaluación Farmacológica del producto ZYXEM TABLETAS, cuyo principio activo es la LEVOCETIRIZINA. - El 28 de octubre de 2003, la Dirección General del INVIMA adoptó los conceptos y reco- GACETA OFICIAL 13/05/2010 13.48 mendaciones realizadas por la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora en el Acta Nº 35 de 2003, mediante la cual se “acepta el producto con la condición de venta con fórmula médica, y lo incluye en la norma farmacológica 3.0.0.0.N10.”. siendo ambas formas activas, el hecho de que se aísle y se separe una forma de ellas (levo, en este caso) no le confiere carácter de molécula nueva.

Es evidente que al estar en normas farmacológicas la cetirizina como racemato, en la misma se encuentra incluida la forma levo”. - El 20 de enero de 2004, LABORATORIOS LIBRAPHARMA LIMITADA, solicitó a la Comisión Revisora – Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos que conceptuara sobre la aplicación de la protección al uso de la información no divulgada, al producto ZYXEM TABLETAS (levocetirizina 5 mg.), teniendo en cuenta que el principio activo LEVOCETIRIZINA supuestamente era una nueva entidad química, pues al momento de la evaluación farmacológica no estaba incluido en Normas Farmacológicas, y fue precisamente el que dio lugar a la inclusión en la norma farmacológica 3.0.0.0.N10. - El 27 de agosto de 2004, el Director General del INVIMA, a través de Resolución Nº 2004015999, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar el concepto emitido en el numeral 2.3.57 del Acta Nº 4 de 25 de febrero de 2004, acogido mediante Resolución 2004003591 de 8 de marzo de 2004, manteniéndose en su consideración de que la LEVOCETIRIZINA no es una nueva entidad química, agotándose así la vía gubernativa. - El 8 de marzo de 2004, el Director General del INVIMA, a través de Resolución Nº 2004003591 acogió el Acta Nº 4 de febrero de 2004, por la cual la Comisión Revisora – Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos conceptuó que “Teniendo en cuenta que la cetirizina, ya aceptada para uso en Colombia, es un recemato en iguales proporciones de levocetirizina y dextrocetirizina ambas activas (Benedetti et al, 2001;

Devalia et al, 2001), el hecho de que se aísle y se separe sola la forma levo, no le confiere carácter de molécula nueva”. - El 25 de marzo de 2004, LABORATORIOS LIBRAPHARMA LIMITADA interpuso recurso de reposición contra la Resolución Nº 2004003591 de 8 de marzo de 2004, a fin de que revoque el concepto de la Comisión Revisora – Sala Especializada de Medicamentos contenido en el numeral 2.3.57 del Acta 4 de 2004, y en su lugar que se conceptúe en los términos previstos en el Decreto 2085 de 2002, según la cual la LEVOCETIRIZINA es una entidad química nueva. - En el Acta Nº 13 de 19 de mayo de 2004, acogida mediante Resolución Nº 2004010357 de 8 de junio de 2004 por la Dirección General del INVIMA, la Comisión Revisora – Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos, conceptuó que “Teniendo en cuenta que la cetirizina es un racemato con iguales proporciones de las formas levo y dextro, y - El 8 de noviembre de 2004, LABORATORIOS LIBRAPHARMA LIMITADA presentó acción de tutela con el fin de que se suspendan los efectos de todos los actos proferidos por el INVIMA. - El 3 de diciembre de 2004, el Juzgado Sexto Civil del Circuito ordenó tutelar transitoriamente los derechos de LABORATORIOS LIBRAPHARMA LIMITADA ordenando al INVIMA suspender los efectos de las providencias en relación con la negación del reconocimiento de la protección a la información no divulgada dentro del producto ZYXEM que contiene el principio activo LEVOCETIRIZINA, con el fin de facilitar al accionante que interponga las acciones administrativas correspondientes para la defensa de sus derechos. b) Escrito de demanda LABORATORIOS LIBRAPHARMA LIMITADA. manifiesta, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que el INVIMA mediante las resoluciones impugnadas niega la condición de nueva entidad química sobre la base de interpretaciones arbitrarias y discrecionales, siendo que la ley es clara en establecer qué debe entenderse por nueva entidad química, requisito que fue cumplido por la LEVOCETIRIZINA al incluirse dentro de una norma farmacológica que no existía. - Que le bastaba al INVIMA verificar que la LEVOCETIRIZINA no estuviera contenida en GACETA OFICIAL norma farmacológica, que no estuviera dentro de las excepciones del parágrafo primero del artículo 1 del Decreto 2085 de 2002, y, en consecuencia, aceptar la condición de nueva entidad química de la LEVOCETIRIZINA.

Sin embargo, el INVIMA negó la calidad de nueva entidad química de la LEVOCETIRIZINA, argumentando que la misma ya había sido aprobada para uso terapéutico a través de la cetirizina, sin que en ningún aparte se establezca por el Decreto 2085 de 2002 que es requisito para que una entidad química sea nueva que no haya sido aprobada para uso terapéutico, aspecto que tampoco se daba respecto de la LEVOCETIRIZINA. - Que es evidente la manifiesta violación del artículo 1º del Decreto 2085 de 2002 y el perjuicio causado en razón a que la negativa del INVIMA de considerar que la LEVOCETIRIZINA es una entidad química, trajo como consecuencia que la información presentada al INVIMA, para su inclusión en norma farmacológica, no sea protegida respecto de terceros que pretendan valerse de la misma. - Que ZYXEM TABLETAS al ser un medicamento para la obtención del registro sanitario, de conformidad con el Decreto 677 de 1995, se vio obligada a surtir ante la autoridad sanitaria un trámite ordinario para su autorización, es decir, tuvo que demostrarle al INVIMA en la Evaluación farmacológica, entre otros factores, la seguridad, eficacia y utilidad del principio activo no incluido en normas farmacológicas, para lo cual debió presentar la información solicitada para tal fin. - Que si la información que acredita tales factores no se encuentra protegida en virtud de lo Dispuesto en el Decreto 2085, cualquier persona puede solicitar el registro sanitario para productos con el mismo producto, porque esa información ya fue revelada. - La decisión de no aplicar la protección de la información no divulgada del producto ZYXEM TABLETAS generó que terceros hubieran presentado solicitudes de registros sanitarios para otros productos que contienen el mismo principio activo y que el INVIMA procedió a conceder, toda vez que cualquier persona puede solicitar y obtener registro sanitario, así como comercializar productos con dicho principio activo con apoyo de los estudios que demostraron la utilidad, seguridad y eficacia del producto ZYXEM TABLETAS. 13/05/2010 14.48 - El INVIMA citó como fundamento de su decisión, la Resolución 817 de la Secretaría General de la CAN de manera descontextualizada. - No obstante que la opción elegida por el Gobierno de Colombia es más favorable a la protección de los datos de prueba y que dada la fórmula de protección escogida puede ser la opción más restrictiva a la competencia de genéricos, desde el punto de vista jurídico, se encuentra dentro de los parámetros de discrecionalidad normativa que el ordenamiento andino deja a los Países Miembros, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 276 de la Decisión 486. c) Contestación a la demanda El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) de la República de Colombia, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal: - “El principio activo LEVOCETIRIZINA no constituye una nueva entidad química.

Incluso mucho antes de solicitar la demandante la protección de dicha molécula bajo el amparo del Decreto 2085 de 2002, la molécula CETIRIZINA estaba incluida en la norma farmacológica 3.0.0.0N10, molécula de la cual se deriva la LEVOCETIRIZINA, lo que indica que al “incluirse” en la citada norma farmacológica, se estaba reconociendo su existencia pero no se estaba protegiendo como una nueva entidad química”. - “La accionante omite mencionar que mediante fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 25 de enero de 2005, se revocó la decisión proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá (…)”. - “La protección de datos fue negada pues se evidenció que la solicitud no reunía uno de los requisitos para la aplicación del Decreto 2085 de 2002, esto es, ser una nueva entidad química, ya que la novedad de la entidad química se predica del empleo terapéutico de la misma en cualquier indicación, lo que trae como consecuencia que en Colombia se considere una entidad química como nueva cuando ésta no haya sido autorizada para su uso terapéutico y por ende no se haya incluido en el Manual de Normas Farmacológicas Colombianas”.

GACETA OFICIAL - “Por norma farmacológica se entiende el listado de principios activos aprobados para su comercialización en Colombia y consecuentemente su uso terapéutico, que incluye asociaciones químicas permitidas, formas farmacéuticas y concentraciones aceptadas para los mismos. Igualmente dichas normas indican las últimas anotaciones sobre algunos fármacos teniendo en cuenta los últimos acontecimientos a nivel nacional e internacional.

Así podría concluirse que al hablarse de una nueva entidad química, se habla igualmente de un nuevo uso terapéutico de una molécula y por ende no estaba incluida en el manual de normas farmacológicas. (…) La incorporación de la LEVOCETIRIZINA al listado de normas farmacológicas 3.0.0.0N10 no significa que la norma no existiera, ni mucho menos que haya reconocido la existencia de una nueva entidad química”. - “(…) la Resolución No. 817 de 2004 establece que Colombia no está incumpliendo el Ordenamiento Jurídico Andino, ya que los Países Miembros de la CAN pueden recurrir a instrumentos de la legislación interna como medio para ejercer la facultad que autoriza el segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486 (…).

Es así como, mediante Decreto 2085 de 2002 Colombia reguló el tema de protección de datos al uso de información no divulgada”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 25 de febrero de 2010. 13/05/2010 15.48

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDÍCO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal considera que procede la interpretación del artículo solicitado por la instancia nacional consultante.

Asimismo, estima adecuado, de oficio, hacer una referencia al artículo 266 de la misma Decisión, relacionada a los datos de prueba. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 De los Secretos Empresariales (…) “Artículo 266.- Los Países Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal.

Además, los Países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal. Los Países Miembros podrán tomar las medidas para garantizar la protección consagrada en este artículo.

(…) DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS (…) Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. (…) GACETA OFICIAL

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: ƒ La primacía del ordenamiento jurídico comunitario de la Comunidad Andina frente al ordenamiento interno de los Países Miembros. El principio de complemento indispensable que tienen los Países Miembros de legislar acerca de la nueva entidad química. ƒ Protección de los datos de prueba y otra información no divulgada.

3.1. LA PRIMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA FRENTE AL ORDENAMIENTO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS Tomando en cuenta que dentro del proceso interno se debate acerca de la correcta aplicación del Decreto 2085 de 2002, se hace necesario referirse al tema “Primacía del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina frente al Ordenamiento Jurídico Interno de los Países Miembros”.

Este Tribunal ha reconocido, desde la interpretación prejudicial efectuada en los procesos 1IP-87 y 2-IP-88, el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Países Miembros, señalando que “(…) en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que ( ) la norma interna resulta inaplicable”.

Sobre este mismo tema, este Organismo ha manifestado que “Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas (…)”. 1 En efecto, tanto la jurisprudencia como las normas positivas han reconocido que el derecho comunitario andino es de aplicación inmediata y tiene preeminencia sobre la legislación nacional. 1 Proceso 02-IP-88, publicado en la G.O.A.C. Nº 33, de 26 de junio de 1988. 13/05/2010 16.48 El Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia que “(…) frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte (…)” 2, del Tratado de 28 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal.

Finalmente, es importante advertir que “(…) El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros (…) El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias.

Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ( )”. 3 Principio de complemento indispensable Tomando en cuenta que LABORATORIOS LIBRAPHARMA LIMITADA argumentó que “le bastaba al INVIMA verificar que la LEVOCETIRIZINA no estuviera contenida en norma farmacológica, que no estuviera dentro de las excepciones del parágrafo primero del artículo 1 del Decreto 2085 de 2002” y que es de aplicación el artículo 276 de la Decisión 486; y, que a su turno, el INVIMA alegó que “La protección de datos fue negada pues se evidenció que la solicitud no reunía uno de los requisitos para la aplicación del Decreto 2085 de 2002, esto es, ser una nueva entidad química, ya que la nove- 2 3 Proceso 34-AI-2001, sentencia dictada el 22 se septiembre del 2004.

Publicada en la G.O.A.C. Nº 1156, de 10 de enero del 2005. Criterio reiterado en el proceso 02-IP-90, publicado en la G.O.A.C. N° 69, de 11 de octubre de 1990. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. IBIDEM. GACETA OFICIAL dad de la entidad química se predica del empleo terapéutico de la misma en cualquier indicación, lo que trae como consecuencia que en Colombia se considere una entidad química como nueva cuando ésta no haya sido autorizada para su uso terapéutico y por ende no se haya incluido en el Manual de Normas Farmacológicas Colombianas”, se hace necesario tratar el tema de “El Principio de Complemento Indispensable”.

El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura” 4, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ’estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ …advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. 5 4 5 Pablo Navarro, Carlos Alchourrón, George Henrik Von Wright, entre otros, se refieren a las normas de clausura.

Pablo Navarro advierte, acerca de estas normas, que éstas “tienen por función completar un determinado sistema normativo y, en ese sentido, su impacto principal es el ámbito de las lagunas de los sistemas normativos”. “NORMAS PERMISIVAS Y CLAUSURA DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS”. Disponible en Internet: http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=iAxc O%2FcGINQ%3D&tabid=9724&language=ca-ES.

Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA. 13/05/2010 17.48 En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias ente el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional.

Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995).

Es decir, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

En consecuencia de ello, el País Miembro sólo podría haber regulado el tema de la nueva entidad química cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.

3.2. PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA Y OTRA INFORMACIÓN NO DIVULGADA El demandante argumentó que “es evidente la manifiesta violación del artículo 1º del Decreto 2085 de 2002 y el perjuicio causado en razón a que la negativa del INVIMA de considerar que la LEVOCETIRIZINA es una entidad química, trajo como consecuencia que la información presentada al INVIMA, para su inclusión en norma farmacológica, no sea protegida respecto de terceros que pretendan valerse de la misma”;

La decisión de no aplicar la protección de la información no divulgada del producto ZYXEM TABLETAS generó que terceros hubieran presentado solicitudes de registros sanitarios para otros productos que contienen el mismo principio activo y que el INVIMA procedió a conceder, toda vez que cualquier persona puede solicitar y obtener registro sanitario, así como comercializar productos con dicho principio activo con apoyo de los estudios que demostraron la utilidad, seguridad y eficacia del producto ZYXEM TABLETAS;

No obstante que la opción elegida por GACETA OFICIAL el Gobierno de Colombia es más favorable a la protección de los datos de prueba y que dada la fórmula de protección escogida puede ser la opción más restrictiva a la competencia de genéricos, desde el punto de vista jurídico, se encentra dentro de los parámetros de discrecionalidad normativa que el ordenamiento andino deja a los Países Miembros, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 276 de la Decisión 486; y, que el demandado argumentó que “(…) la Resolución No. 817 de 2004 establece que Colombia no está incumpliendo el Ordenamiento Jurídico Andino, ya que los Países Miembros de la CAN pueden recurrir a instrumentos de la legislación interna como medio para ejercer la facultad que autoriza el segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486 (…).

Es así como, mediante Decreto 2085 de 2002 Colombia reguló el tema de protección de datos al uso de información no divulgada”. En este marco, el Tribunal procederá a abordar el tema de la protección de los datos de prueba y otra información no divulgada. Sobre el tema, se recoge lo expresado por este Tribunal en la interpretación prejudicial recaída en el proceso 115-IP-2009 de veinticinco de febrero de 2010, que aborda este tópico.

La protección de los datos de prueba y otra información no divulgada, por su especial importancia, merece una regulación especial dentro del marco de los secretos empresariales. El complejo normativo que regula el tema, se encuentra compuesto por el artículo 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Decisión 632 del mismo órgano comunitario.

El artículo 266 regula la protección de dos tipos de información: los datos de prueba y otros datos no divulgados: 13/05/2010 18.48 Para que la información anterior goce de protección por la normativa comunitaria, deberá tener ciertas características, de conformidad con lo expresado en el artículo mencionado, a saber: • Los datos de prueba o la información no divulgada deberá suponer un esfuerzo considerable.

Esto quiere decir, que para generar dicha información, el solicitante del registro sanitario debió emplear recursos físicos, económicos y humanos que justifiquen la protección contra el aprovechamiento indebido por parte de terceros. • Los datos de prueba o la información no divulgada deberá versar sobre productos farmacéuticos y químicos agrícolas que utilicen nuevas entidades químicas.

Las nuevas entidades químicas, se refieren a que no se encuentren incluidas en las normas farmacológicas o agroquímicas oficialmente aceptadas, o que estando incluidas correspondan a nuevas asociaciones, nuevas indicaciones o nuevas formas farmacéuticas. En el caso de la República de Colombia en el Manual de Normas Farmacológicas Colombianas. • Los datos de prueba y otra información no divulgada, de conformidad con el artículo 2 de la Decisión 632, deberán cumplir con las condiciones de presentación que exijan los Países Miembros.

Esto quiere decir, que de conformidad con las medidas de protección que se empleen en el País Miembro, se pueden exigir algunas pautas o requisitos de presentación de la información a efectos de la protección comentada. Sobre la finalidad de la exigencia de los datos de prueba y otra información no divulgada, el Tribunal en anteriores Interpretaciones ha establecido lo siguiente: Los datos de prueba comprenden aquella información contenida en experimentos, ensayos, exámenes, tanteos, etc., para determinar la seguridad, eficacia, utilidad o conveniencia de los productos farmacéuticos o químicos agrícolas.

Los otros datos no divulgados comprenden toda información o datos secretos que respaldan la inocuidad, eficacia, utilidad o conveniencia de los productos farmacéuticos o químicos agrícolas y que no están contenidos en las pruebas, experimentos o exámenes respectivos. “Los registros sanitarios que se requieren para la producción, comercialización, exportación, importación, procesamiento, envase de todo producto farmacéutico cuando incluye nuevos componentes químicos 6, requieren de la evaluación farmacológica, procedi- 6 Si se encuentra o no incluidos en las normas farmacológicas oficialmente aceptadas o que estando incluido corresponde a nuevas asociaciones o a nuevas indicaciones o nuevas formas farmacéuticas.

GACETA OFICIAL miento mediante el cual la autoridad sanitaria se forma un juicio sobre la utilidad, conveniencia y seguridad de un medicamento y, por lo tanto, es indispensable obtener un resultado favorable en dicha evaluación, que muchas veces se requiere acreditar con la presentación de estudios, documentos, pruebas toxicológicas, datos de prueba en fase preclínica, ensayos clínicos, pruebas en animales y en humanos sanos y enfermos.

Dicha documentación, más allá de su valor científico, contiene también valor comercial con el fin de otorgar registro sanitario solamente a los medicamentos que reúnan los requisitos de seguridad, eficacia y calidad requeridos. la seguridad alimentaria, la autoridad nacional competente podrá eliminar o suspender dicha protección (artículo 3 de la Decisión 632).

Con esto, la norma comunitaria reitera la protección primordial de bienes de primer nivel como la vida y la salud de la población. Esos estudios y documentos que se deben entregar a fin de la obtención del registro sanitario son de tal nivel técnico que garantizan los protocolos correctos de laboratorio y las normas de fabricación del producto.

Ahora bien, como la Decisión 632 fue aprobada y publicada el 6 y 7 de abril de 2006 respectivamente, la pregunta que surge es: ¿La aclaración realizada por la Comisión de la Comunidad Andina desde cuándo comienza a regir? La pregunta ya fue contestada por el Tribunal de la siguiente manera: Si de tal evaluación se produce un concepto favorable, la nueva entidad farmacológica entra a formar parte de las normas farmacológicas del principio activo.” 7 La norma comunitaria, otorga a los Países Miembros la posibilidad de exigir datos de prueba u otra información no divulgada, con el objetivo de otorgar los respectivos registros sanitarios.

Al ser presentada dicha información comienza la protección especial contra todo acto de competencia desleal. Ahora bien, ¿Cómo se da dicha protección?. La Decisión 632, aclaró el alcance interpretativo del artículo 266 de la Decisión 486, y estableció la forma cómo puede darse dicha protección. El artículo 1 dejó a criterio de los Países Miembros el establecimiento de plazos de protección exclusiva.

En este sentido, dentro de las medidas de protección a que se refiere el artículo 266 de la Decisión 486, el País Miembro que así lo considere puede establecer un plazo de protección para los datos de prueba y otra información no divulgada. La norma también limitó dicha facultad, al prever que si la protección por medio de un plazo en exclusiva es perjudicial para la salud pública o 7 13/05/2010 19.48 Interpretación Prejudicial de 12 de noviembre de 2008, expedida en el proceso 104-IP-2008.

El artículo 4 de la Decisión 632, instaura en cabeza de los Países Miembros que utilicen la protección mediante un plazo en exclusiva, la obligación de informar a la Secretaría General de la Comunidad Andina sobre dicha circunstancia. La Secretaría General, por su parte, deberá remitir dicha información a los demás Países Miembros. “En atención a que la mencionada Decisión constituye una interpretación auténtica, la misma se retrotrae al momento de la entrada en vigencia de la Decisión 486, toda vez, que se considera consustancial de ésta”.

Para obtener la protección de información no divulgada del producto ZYCEX TABLETAS (teniendo en cuenta que el principio activo LEVOCETIRIZINA supuestamente era una nueva entidad química, ya que, según la actora, al momento de la evaluación farmacológica no estaba incluido en Normas Farmacológicas), la solicitud debía cumplir con determinados requisitos para que pueda ser considerada como nueva entidad química y en consecuencia le sería aplicable el Decreto 2085 de 2002.

Toda está información puede ser susceptible de protección bajo la figura de los datos de prueba y la información no divulgada, siempre y cuando cumplan con las características determinadas anteriormente. Es importante advertir que para la mencionada protección, como ya se anotó, se deben cumplir con las condiciones de presentación que exijan los Países Miembros.

Esto quiere decir que la autoridad competente puede solicitar cierta información y el cumplimiento de ciertos requisitos, tales como una solicitud de protección for- GACETA OFICIAL 13/05/2010 20.48 mal con el suministro de ciertos datos como la determinación de la nueva entidad química y la información que se pretenda proteger. Es importante tener en cuenta que los datos e información requerida no constituyan una traba innecesaria para la tutela efectiva de los derechos del solicitante, es decir, lo solicitado por la administración debe ser proporcional y necesario para lograr una adecuada y conducente protección. 3.

Para que los datos de prueba y otra información no divulgada gocen de protección, deberán cumplir ciertas características: suponer un esfuerzo considerable, versar sobre productos farmacéuticos y químicos agrícolas que utilicen nuevas entidades químicas, y cumplir con las condiciones de presentación que exijan los Países Miembros, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2005-0062 y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este Órgano Jurisdiccional.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de la aplicación directa, comporta la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y otra nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración. 2.

No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquélla, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados.

Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal Distrital, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Patricio Peralvo SECRETARIO ENCARGADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 13/05/2010 21.48 PROCESO 13-IP-2010 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 34, 44, 45 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: ABBOTT LABORATORIES. Patente: “Formulaciones farmacéuticas mejoradas de Ritonavir y Ritonavir en combinación con otros inhibidores de Proteasa VIH”. Expediente Interno Nº 2006-0259. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil diez. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 11 de diciembre de 2009, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de cuatro (4) de marzo de 2010. - No. 34288 de 21 de diciembre de 2005, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se negó la solicitud de patente de invención consistente en “Formulaciones farmacéuticas mejoradas de Ritonavir y Ritonavir en combinación con otros inhibidores de Proteasa VIH”. - No. 7092 de 27 de marzo de 2006, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto y se confirmó la Resolución No. 34288. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.

ANTECEDENTES a) Los hechos El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad ABBOTT LABORATORIES. La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 1.2.

Actos demandados La sociedad ABBOTT LABORATORIES plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 31 de mayo de 2000, la sociedad ABBOTT LABORATORIES presentó solicitud de patente de invención para “Formulaciones farmacéuticas mejoradas”.

La solicitud reivindicaba prioridad estadounidense número US 09/325,826 de 4 de junio de 1999. - Efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar una solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 516 de 30 de mayo de 2002, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Con motivo del GACETA OFICIAL examen de forma, el título de la invención se modificó a “Formulaciones farmacéuticas mejoradas de Ritonavir y Ritonavir en combinación con otros inhibidores de Proteasa VIH”. - El 21 de diciembre de 2005, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 34288 mediante la cual se negó la solicitud de patente de invención consistente en “Formulaciones farmacéuticas mejoradas de Ritonavir y Ritonavir en combinación con otros inhibidores de Proteasa VIH”, por considerar que carecía de nivel inventivo con base en los documentos WO 9721685 (D1) y WO 9525504 (D2). - El 30 de enero de 2006, la sociedad ABBOTT LABORATORIES interpuso recurso de reposición. - El 27 de marzo de 2006, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 7092, mediante la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución No. 34288. b) Escrito de demanda La sociedad ABBOTT LABORATORIES solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - ”(…) el objeto de la invención denegada por la SIC, sí tiene el nivel inventivo requerido sobre las enseñanzas de los documentos citados como anterioridad por dicha entidad, puesto que el hecho de mejorar la solubilidad y/o biodisponibilidad de un medicamento como los inhibidores de la proteasa del VIH, por medio de la solución propuesta en la presente invención, no habría podido ser derivada de manera evidente del estado de la técnica”. - Justifica, sobre la base de la declaración hecha por el experto, Dr. Kennan C. Marsh, que la “composición farmacéutica con propiedades de disolución mejoradas resulta sorprendente frente a las enseñanzas de los documentos citados, y que por lo tanto sí se cumple el requisito fundamental para reconocer la existencia de nivel inventivo: la persona versada en la materia no se encuentra en capacidad de predecir en forma obvia o evidente a partir del estado de la técnica la composición farmacéutica que caracteriza al objetivo de la invención denegada”. 13/05/2010 22.48 - “La conclusión expuesta por el Dr. Marsh en su declaración es contundente: ‘En resumen, D1 o D2, ya sea individualmente o en combinación, fallan en sugerir la adición de agua a una solución de un inhibidor de proteasa del VIH para mejorar la solubilidad y/ biodisponibilidad.

Por lo tanto, D1 y D2 no podrían hacer obvia la solicitud de ABBOTT. Más aún, debido a que el ritonavir y muchos otros inhibidores de la proteasa del VIH son prácticamente insolubles en agua, el hallazgo de que el agua mejora la solubilidad y/o biodisponibilidad de estos inhibidores de proteasa en solución era totalmente inesperado para aquellos versados en la materia y, por lo tanto, es inventivo’”. - “(…) se demostró que contrario a lo expuesto por la SIC, ninguno de los documentos citados se encuentra dirigido a solucionar el mismo problema técnico resuelto por la invención denegada, toda vez que el objeto de D1 es proporcionar un compuesto inhibidor de la proteasa del VIH específico, el proceso para la preparación del mismo y las combinaciones que lo contienen.

En forma análoga, se aclaró que el objeto de D2 es la obtención de sistemas de liberación de fármacos emulsificados, en donde el principal objetivo es lograr una emulsión estable de fármacos solubles”. - “(…) el objeto de la solicitud denegada es mejorar la solubilidad y/ biodisponibilidad de los inhibidores de proteasa del VIH cuando están en solución, demostrando de esta forma que no es correcta la afirmación de la SIC según la cual, a partir de la combinación de las enseñanzas de estas referencias, es posible para una persona versada en la materia derivar en forma evidente el resultado propuesto por la solicitud denegada, toda vez que no existe ninguna pista o sugerencia en tales documentos acerca de la importancia de la adición de agua para llegar al resultado logrado por la invención denegada para solucionar el problema específico en torno al cual gira el trabajo desarrollado por el solicitante”. - “(…) la patentabilidad del objeto de la solicitud denegada ha sido aceptada por la Oficina Europea de Patentes (…) el hecho de que otros países hayan aceptado el nivel inventivo de las solicitudes extranjeras correspondientes al objeto de la presente invención, tiene gran significado y relevancia en el momento GACETA OFICIAL en que en Colombia se efectúa un estudio para determinar si la misma invención cumple con los requisitos de patentabilidad (…)”. 13/05/2010 23.48 usuales sin el ejercicio de actividad inventiva alguna, usar las enseñanzas de WO 9525504 (D2) (…) y así solucionar el problema propuesto”. c) Contestación a la demanda CONSIDERANDO: La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “En respuesta a los argumentos del demandante, se le aclara que leyendo el documento D1 (WO 9721685), éste claramente enseña composiciones específicas que contienen: a) un inhibidor de proteasa como el ritonavir, b) un solvente orgánico farmacéuticamente aceptable (…), c) un surfactante.

(…) se insiste en que WO 9525504 ya enseña que la inclusión de agua para formar emulsiones que mejoren la solubilidad y la biodisponibilidad de compuestos pobremente solubles, incluyendo inhibidores de proteasa del VIH, es decir, la combinación de los dos documentos es lo que afecta el nivel inventivo de la presente solicitud”. - (…) a lo largo del trámite (…) este despacho ha insistido que la combinación de los documentos citados es lo que afecta el nivel inventivo de la presente solicitud.

(…) Tomando en cuenta que las enseñanzas de D1 en conjunción con las de D2, que ya enseña que la inclusión de agua para formar emulsiones mejora la solubilidad y la biodisponibilidad de compuestos pobremente solubles, incluyendo inhibidores de proteasa del VIH; es obvio que una persona versada en la materia llegara a las composiciones que se reivindican sin un esfuerzo intelectual adicional”. - “D2 soluciona el mismo problema técnico existente, que es la deficiente solubilidad y biodisponibilidad de principios activos pobremente solubles, incluidos los inhibidores de proteasa de VIH; dicho problema se soluciona de la misma forma: agregando agua a las composiciones (…)”. - “(…) la combinación de las enseñanzas de los documentos citados es lo que afecta el nivel inventivo de la presente solicitud, debido a que una persona versada en la materia enfrentada con el problema de una solubilidad y una biodisponibilidad no satisfactorias de una composición ya revelada en WO 9721685 (D1), podría buscar mediante procedimientos

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de marzo de 2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, el Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente: “Formulaciones farmacéuticas mejoradas de Ritonavir y Ritonavir en combinación con otros inhibidores de Proteasa VIH”, fue presentada el 31 de mayo de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud de la referencia, a saber, los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, los artículos GACETA OFICIAL 34, 44, 45 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: 13/05/2010 24.48 “Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

DECISIÓN 344 DECISION 486 CAPÍTULO I SECCIÓN III DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES SECCIÓN I (…) DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.” “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

(…) “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. CAPÍTULO IV El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

“Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

(…) “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. (…) DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

GACETA OFICIAL Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 3.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La norma comunitaria en el tiempo; - Concepto de invención; - Los requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial; - El nivel inventivo en relación con procedimientos conocidos; - Trámite de la solicitud de patente: requisitos formales: examen de forma, el examen de patentabilidad; las reivindicaciones en la solicitud de patente; - La modificación de la solicitud de patente; - Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo 13/05/2010 25.48 general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.

(MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278). Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.” 1 1 Proceso Nº 114-IP 2003.

Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior…”.

(Proceso N° 28-IP95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2 2 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Car- 13/05/2010 26.48 De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de otorgamiento de la patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En este contexto, la solicitud relativa al otorgamiento de la patente: “Formulaciones farmacéuticas mejoradas de Ritonavir y Ritonavir en combinación con otros inhibidores de Proteasa VIH”, fue presentada el 31 de mayo de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, es ésta la norma aplicable en la parte sustancial.

3.2. CONCEPTO DE INVENCIÓN La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”. 3 Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por 3 tagena Nº 965, de 8 agosto 2003.

Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”.

Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. GACETA OFICIAL 13/05/2010 27.48 a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”. tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. 4

3.3. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”. El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal. c) “Carácter Universal de la Novedad” “( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”.

“( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”. Según lo dispuesto por el artículo 1 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: d) “Carácter público de la novedad” “( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente” 6. a) Novedad, b) Nivel inventivo; y, c) Susceptibilidad de aplicación industrial. a) Novedad de la Invención Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” 5 Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo” 7.

Todo ello, desde 16 4 5 Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. 7 CABANELLAS, Guillermo.

“DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.). SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. GACETA OFICIAL luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. 13/05/2010 28.48 misma carece de nivel inventivo, en tal virtud, el Tribunal considera adecuado referirse a este tema.

Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 9 b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. 8 b) Nivel Inventivo En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el otorgamiento de la patente de invención argumentando que la 18 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998.

Publicada en G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 9 Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 10. 13/05/2010 29.48 producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la Decisión 344.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

3.4. NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CON PROCEDIMIENTOS CONOCIDOS Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”. 11 En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, desde que no es tan fácil determinar su novedad y altura inventiva.

Uno de esos casos es el nivel inventivo en relación con procedimientos conocidos. c) Aplicación Industrial Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser 10 11 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001.

“DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S) -3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13– ILO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Tomando en cuenta que en el escrito de demanda se hace referencia a que la invención, aunque proviene de un procedimiento conocido, tiene nivel inventivo, es pertinente hacer mención al nivel inventivo en relación con procedimientos conocidos. En relación a este tema, no se puede llegar a priori a una conclusión de que la invención carece de nivel inventivo, porque, cabe analizar siempre el caso concreto.

Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema del nivel inventivo en relación con la combinación o mezcla de elementos conocidos, aplicable a este caso, y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un “nuevo resultado”, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica GACETA OFICIAL 13/05/2010 30.48 un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento.” 12 la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000.

Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000). De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de un procedimiento conocido debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por dicho procedimiento ya conocido, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

Lo anterior desde que aplicando procedimientos conocidos puede obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Una invención a través de procedimientos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra nada sobre el nivel inventivo en relación con procedimientos conocidos, como sí lo hacen otras legislaciones, pero de ello no surge, como ya se anotó, que las oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos para denegar la patente de invención.

3.5. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE Requisitos formales; examen de forma La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos. La profesora Alicia Álvarez señala que “el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía”. 13 La autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior. 13 112 ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica laf s.r.l, Buenos Aires, 1998, Pág. 72.

ÁLVAREZ, Alicia. Como obtener una patente. En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. p.103. GACETA OFICIAL Requisitos para la solicitud de patentes de invención El artículo 13 de la Decisión 344 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.

La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, el cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

La doctrina sostiene al respecto que “… en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos … Pero … que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”. 14 13/05/2010 31.48 sitivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente…”, en cambio, “… las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. 15 Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispo- En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un do- 14 15 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”.

Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. GACETA OFICIAL cumento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. En cuanto a la unidad de la invención, la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. Así lo dispone el artículo 15 de la Decisión 344 al indicar: “La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”.

Por otra parte, en virtud de lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Decisión 486, la oficina nacional competente realizará el examen de patentabilidad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la concesión de la patente, independientemente de que se hayan presentado oposiciones.

Dentro de dichos requisitos se encuentra la unidad de invención. En efecto, el requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente en desarrollo del artículo 45, y se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que “la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención”.

Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga rei- 13/05/2010 32.48 vindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

A propósito de la división de la patente, contemplada en el artículo 36 de la Decisión 486, el solicitante podrá en cualquier momento del trámite dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicial. Asimismo, la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención, ya referido.

Cada solicitud fraccionaria devengará la tasa establecida y se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial y, en lo que corresponda, de la fecha de prioridad invocada en ella. 3.6. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD DE PATENTE Tomando en cuenta que con motivo del examen de forma, el título de la invención se modificó a “Formulaciones farmacéuticas mejoradas de Ritonavir y Ritonavir en combinación con otros inhibidores de Proteasa VIH”, se hace necesario referirse a este tema.

Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. GACETA OFICIAL Ahora bien, ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite?;

¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Respecto a la primera interrogante, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud. Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite.

En relación con la segunda interrogante, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado dentro del proceso 21-IP-2000 que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.” Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 13/05/2010 33.48 de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”. 16

3.7. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL DE PATENTES PARA TOMAR SUS DECISIONES Tomando en cuenta que la actora argumentó que “(…) la patentabilidad del objeto de la solicitud denegada ha sido aceptada por la Oficina Europea de Patentes (…) el hecho de que otros países hayan aceptado el nivel inventivo de las solicitudes extranjeras correspondientes al objeto de la presente invención, tiene gran significado y relevancia en el momento en que en Colombia se efectúa un estudio para determinar si la misma invención cumple con los requisitos de patentabilidad (…)”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

Sobre el tema es pertinente hacer referencia lo expresado por el Tribunal en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 110-IP2008: El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad. 16 Al respecto este Tribunal ha expresado “La única limitación impuesta al solicitante respecto Proceso 25-IP-2002, sentencia de 8 de mayo del 2002.

Publicado en Gaceta Oficial Nº769, de 24 de mayo del 2002. Patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones 17. 13/05/2010 34.48 no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: Con base en estos fundamentos, “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras (…) las ponen en contacto, (…) sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Patentes significa que éstas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la patente de invención. Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto.

Con ello no se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que 17 En la interpretación prejudicial 110-IP-2008, el Tribunal Comunitario desarrolló lo relativo a la autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones, lo cual es aplicable al presente caso. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1.

En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de la patente, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para la concesión de patente, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

La solicitud relativa al otorgamiento de la patente: “Formulaciones farmacéuticas mejoradas de Ritonavir y Ritonavir en combinación con otros inhibidores de Proteasa VIH”, fue presentada el 31 de mayo de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, es ésta la norma aplicable en la parte sustancial, mientras que el procedimiento se GACETA OFICIAL efectuó en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las invenciones “de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente. 3. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza. 4.

La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. 5.

El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad “, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado. 6.

La normativa andina sobre patentes no consagra nada sobre el nivel inventivo en relación con procedimientos conocidos como sí lo hacen otras legislaciones, pero de ello no surge que las oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en estos casos para denegar la patente de invención. 7. Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la oficina nacional 13/05/2010 35.48 competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 13 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 8.

Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. 9. Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 10.

El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como con sus propias decisiones. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2006-0259, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

GACETA OFICIAL 13/05/2010 36.48 Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Patricio Peralvo SECRETARIO ENCARGADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 14-IP-2010 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: PUMA RUDOLF DASSLER SPORT. Marca: “PUMA” (mixta). Expediente Interno N° 2004-0390. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil diez. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de cuatro (4) de marzo de 2010. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: PUMA RUDOLF DASSLER SPORT. La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El tercero Interesado es: la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA. 1.2. Actos demandados La sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Nº 26372, de 22 de agosto de 2002 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resolvió negar el registro del signo PUMA (mixto); - Nº 6643, de 30 de marzo de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resuelve el recurso de reposición, confirmando la decisión contenida en la resolución anterior.

GACETA OFICIAL - Nº 12757, de 10 de junio de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resuelve el recurso de apelación, confirmando la decisión contenida en la resolución No. 26372. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 15 de febrero de 2002, la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT solicitó el registro del signo “PUMA” (mixto), para distinguir: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”, de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 22 de marzo de 2002, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 514. - El 15 de abril de 2004, la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA. presentó oposición en contra de la solicitud de registro, alegando que el signo solicitado es similarmente confundible con su marca “PUMA”, registrada para identificar productos de la clase 5. - El 12 de julio de 2002, la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT solicitó la limitación de la solicitud para identificar “jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para el cabello”. - El 22 de agosto de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 26372, a través de la cual declaró fundada la oposición presentada por la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA. y niega el registro del signo “PUMA” (mixto) solicitado por la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT. 13/05/2010 37.48 - El 21 de octubre de 2002, la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución No. 26372. - El 13 de septiembre de 2002, la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT presentó una acción de cancelación por no uso en contra del registro de la marca “PUMA”, de la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA. - El 17 de septiembre de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 26331, mediante la cual decidió cancelar parcialmente por no uso el certificado de registro No. 122437, correspondiente a la marca PUMA, perteneciente a INVERSIONES DEL PILAR LTDA. en el sentido de excluir de su cobertura los productos higiénicos. - El 30 de marzo de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 6643, a través de la cual decidió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución No. 26372. - El 3 de mayo de 2004, la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT presentó una nueva modificación de la solicitud de registro, excluyendo de su cobertura los “jabones”, quedando para identificar exclusivamente “perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para el cabello”. - El 10 de junio de 2004, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 12757, a través de la cual decidió confirmar la Resolución impugnada y declaró agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) contrario a lo expresado por la SIC, el signo PUMA no se encuentra -incurso en la causal de irregistrabilidad establecido en el literal a) del artículo 136 (…), debido a que los productos identificados con los signos en conflicto no tienen relación alguna para concluir que su coexistencia en el mercado puede generar confusión y porque la sociedad que represento cuenta ya con muchos registros de la marca PUMA, en diferentes clases, GACETA OFICIAL lo que indica que el signo es intrínsecamente distintivo y que los consumidores ya lo conocen suficientemente, e indican inmediatamente su origen empresarial”. - “(…) la coexistencia de los signos PUMA de la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT y PUMA, de la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA., es posible por cuanto, a pesar de su identidad nominativa, por un lado, el signo solicitado cuenta con una gráfica suficientemente distintiva y por otro, los signos en conflicto identifican productos de diferentes clases, que no se encuentran relacionados”. - “Si bien es cierto que la SIC no tiene por qué conceder el registro de una marca únicamente porque la misma ya esta (sic) registrada a nombre del solicitante en otras clases, tampoco puede desconocer que la existencia de estos registros de marcas hacen presumir, de un lado, que el signo solicitado cuenta con la distintividad intrínseca para ser registrado (…)”. - “(…) es una realidad innegable que la marca de la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA. ha coexistido en el mercado con la marca PUMA, de la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT, sin que hasta ahora se haya generado confusión alguna, por cuanto las características gráficas de la marca de la sociedad que represento ya son muy conocidas por los consumidores”. - “(…) la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT pretende identificar productos muy específicos de la clase 3ª (perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para el cabello), que no se encuentran relacionados con los productos identificados con la marca PUMA, de la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA. (productos farmacéuticos y veterinarios; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos)”. 13/05/2010 38.48 - “(…) es evidente que ‘PUMA’, si bien es susceptible (sic) de representación gráfica, al contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘PUMA’ clase 3 (solicitada) y ‘PUMA’ clase 5 registrada resulta indudable que presentan semejanzas de tipo gráfico, ortográfico y fonético que indudablemente (sic) puede ocasionar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”. - “Si bien las marcas en conflicto ‘PUMA’ (sic) distinguen productos (sic) comprendidos en las clases 3 y 5, tienen una relación estrecha entre sí, tienen fines similares y comparten los mismos canales de comercialización, (sic) lo cual induciría al público consumidor a error”. d) Tercero Interesado La sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA., de acuerdo al informe presentado por la consultante, no contestó la demanda.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de marzo de 2010. c) Contestación a la demanda

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, no hace una solicitud expresa GACETA OFICIAL de las normas cuya interpretación se requiere, sin embargo, menciona los artículos invocados por la parte actora como violados, a saber, 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “PUMA” (mixto), fue presentada el 15 de febrero de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima pertinente interpretar, de oficio, los artículos 134, 136 literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: 13/05/2010 39.48 DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO ( ) Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

DECISIÓN 486 Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación”. (…) ( ) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de signos: comparación entre signos denominativos y mixtos; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o de asociación; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Modificaciones a la solicitud inicial de un registro marcario; - Coexistencia marcaria de hecho; - Conexión competitiva.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. GACETA OFICIAL 13/05/2010 40.48 Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. minaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

3.2. CLASES DE MARCAS: Comparación entre marcas denominativas y mixtas Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o deno- La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es uno mixto: “PUMA”, y que la marca de la sociedad que presenta la oposición es denominativa: “PUMA”, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un GACETA OFICIAL 13/05/2010 41.48 elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 1 “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 3 Este Tribunal al respecto ha señalado: Comparación entre marcas denominativas y mixtas El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 2 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha se- 1 2 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL ñalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. 13/05/2010 42.48 nar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 5 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 6 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 4 Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación econó- Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determi- 5 4 6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 13/05/2010 43.48 Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 8 mica” (PROCESO 70-IP-2008.

Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la GOAC No, 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 7 Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 7 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL 13/05/2010 44.48 de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. terminante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 9 Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial.

Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro. 3.6. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD INICIAL DE UN REGISTRO MARCARIO Tomando en cuenta que el 12 de julio de 2002, la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT solicitó la limitación de la solicitud para identificar “jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para el cabello”, y que el 3 de mayo de 2004, presentó una nueva modificación de la solicitud de registro, excluyendo de su cobertura los “jabones”, quedando para identificar exclusivamente “perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para el cabello” de la clase 3; el Tribunal estima adecuado referirse al tema “Modificación a la solicitud inicial de un registro marcario”.

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina atribuye al peticionario del registro de un signo como marca la facultad de pedir a la oficina nacional competente que se modifique su solicitud inicial. A propósito de la disposición prevista en el artículo mencionado, el Tribunal fijó los siguientes criterios: “(…) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios.

Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y de- 9 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (…) De lo antes dicho se concluye que si luego de presentada la solicitud inicial, se eliminan o limitan los productos o servicios que identificará el signo solicitado, esta modificación será de carácter secundario y en consecuencia susceptible de ser tomada en cuenta por la administración”. 10 De la referencia señalada se destaca lo siguiente: • El solicitante puede modificar su solicitud de registro del signo a instancia de la autoridad competente o motu propio. • Dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se cambie aspectos sustantivos del signo o amplíe los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud de registro.

Ahora bien, resulta necesario abordar los siguientes temas: • ¿La interesada puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que negó el registro del signo? 10 Proceso 104-IP-2003, sentencia dictada el 29 de octubre de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1015, de 27 de noviembre de 2003.

Marca: “BSCH mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el artículo mencionado no hace referencia a este respecto. Debe interpretarse que lo podrá hacer en cualquier momento del trámite. Este Tribunal, en su jurisprudencia, ha hecho las siguientes consideraciones: “(…) La limitación o restricción adquiere mayor importancia cuando luego que de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, y con la limitación que haga el peticionario de los productos a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación (…) el observante acceda a la inscripción de la marca.

Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o una sola parte de ellos. Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado como marca.

La administración analizará el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado”. 11 El artículo 143, por otra parte, en su segundo inciso determina que la Oficina Nacional Competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, sugerir al peticionario, modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo determinado en el artículo 144 que establece, que si del análisis realizado por la Oficina Nacional Competente apareciera que alguno de los requisitos formales no se ha cumplido, debe notificársele al peticionario para que en un plazo de sesenta (60) días hábiles, siguientes a la notificación, subsane dicha irregularidad.

En relación al tema de que si la modificación se puede realizar al interponer un recurso adminis- 11 Proceso 20-IP-95, sentencia dictada el 16 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 236, de 26 de noviembre de 1996, caso: “MONO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13/05/2010 45.48 trativo contra el acto administrativo que negó el registro del signo, este Tribunal ha manifestado que si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

El tercer inciso del aludido artículo 143 determina que las modificaciones no podrán estar dirigidas al cambio de aspectos sustantivos del signo, ni a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto. En consecuencia, la eliminación o limitación de los productos que identificará el signo solicitado, efectuada luego de presentada la solicitud inicial, es una modificación de carácter secundario de conformidad a lo establecido en el artículo 143 de la Decisión 486.

3.7. LA COEXISTENCIA MARCARIA DE HECHO Tomando en cuenta que la sociedad actora alegó que “(…) es una realidad innegable que la marca de la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA. ha coexistido en el mercado con la marca PUMA, de la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT, sin que hasta ahora se haya generado confusión alguna, por cuanto las características gráficas de la marca de la sociedad que represento ya son muy conocidas por los consumidores”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema “La Coexistencia Marcaria de hecho”.

Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el aludido “riesgo de confusión” al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE SIGNOS”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como GACETA OFICIAL tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003). Ante esta situación, corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión.

3.8. LA CONEXIÓN COMPETITIVA Tomando en cuenta que la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT solicitó el registro del signo “PUMA” (mixto), para distinguir: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”, de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; y, que la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA. presentó oposición en contra de la solicitud de registro, alegando que el signo solicitado es similarmente confundible con su marca “PUMA”, registrada para identificar “productos farmacéuticos y veterinarios; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos”, productos de la clase 5, se hace necesario referirse al tema de la conexión competitiva: Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. 13/05/2010 46.48 En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 12 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los productos e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profe- 12 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. GACETA OFICIAL sional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 13 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 2.

Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si 13 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. 13/05/2010 47.48 por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 5. El artículo 143 de la Decisión 486 regula, por un lado, la facultad del peticionario de modificar su solicitud inicial de registro, determinando que ella sólo procede en aspectos secundarios, relativos a la descripción de la marca o, en su caso, a la eliminación o restricción de los productos o de los servicios principalmente especificados.

Establece, por otro lado, la facultad de la Oficina Nacional Competente, para requerir al peticionario la introducción de modificaciones a su solicitud de registro, aplicando desde luego para ese propósito, el trámite fijado por el artículo 144 de la misma Decisión. Dicha modificación dependerá de lo dispuesto por el Derecho Interno de los Países Miembros, la posibilidad de que tal reforma se realice al interponer un recurso administrativo contra la denegación del registro del signo. 6.

Le corresponde a la autoridad nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo GACETA OFICIAL 13/05/2010 48.48 de confusión. La coexistencia marcaria no genera derechos. ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 7.

Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20040390, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publica- Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Patricio Peralvo SECRETARIO ENCARGADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú