Año XXVII - Número 1845 Lima, 23 de junio de 2010 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 15-IP-2010.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 136 literal a), 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: LA CEMENTO NACIONAL C.A. Marca: CALCIOMAR (nominativa). Expediente Interno N° 2004-0319 Proceso 5-AI-2008.- Acción de Incumplimiento interpuesta por las empresas FARMAGRO S.A., BAYER S.A., BASF PERUANA S.A., PRODUCTOS QUÍMICOS PERUANOS S.A., FARMEX S.A., SAN MIGUEL INDUSTRIAL S.A., TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A., SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. y SYNGENTA CROP PROTECTION S.A., SUCURSAL PERÚ contra la República de Perú PROCESO 15-IP-2010 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal a), 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: LA CEMENTO NACIONAL C.A. Marca: CALCIOMAR (nominativa). Expediente Interno N° 2004-0319. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo del año dos mil diez. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: LA CEMENTO NACIONAL C.A. La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El tercero Interesado es: la señora ANA MARÍA BETANCOURT DE ARIZA. Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de cuatro (4) de marzo de 2010. 1.2.

Actos demandados LA CEMENTO NACIONAL C.A. plantea que se declare la nulidad de la resolución administrativa Nº 7725 de 31 de marzo de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propie- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL dad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual resuelve una revocatoria directa, revocando la Resolución Nº 23200 de 25 de agosto de 2003 y confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 8203, en el sentido de conceder el registro del signo “CALCIOMAR” (nominativo), para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional, a favor de la señora Ana María Betancourt de Ariza. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 9 de agosto de 2002, la señora Ana María Betancourt de Ariza solicitó el registro del signo “CALCIOMAR” (nominativo), para identificar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 30 de octubre de 2002, el extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 521. - LA CEMENTO NACIONAL C.A. presentó oposición en contra de la solicitud de registro, alegando que es titular de la marca “CALCIOMAR” (nominativa) en Ecuador para distinguir productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, certificado de registro No. 4410-90. - LA CEMENTO NACIONAL C.A. solicitó, dentro del escrito de oposición y con el objeto de presentar el certificado de registro de la marca “CALCIOMAR” (nominativa) concedida en el Ecuador, que se le concediera un término de treinta días. - El 17 de diciembre de 2002, LA CEMENTO NACIONAL C.A. presentó el recibo de pago No. 02.84367, por un valor de $57.000, correspondiente a la tasa de la prórroga anterior, solicitada en el escrito de oposición. Dentro del plazo de prórroga, el 20 de enero de 2003, presentó copia auténtica y debidamente legalizada del certificado de registro 23/06/2010 2.20 No. 4410-90 de la marca “CALCIOMAR” (nominativa) en Ecuador. - El 28 de marzo de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 8203, a través de la cual declaró infundada la oposición presentada por LA CEMENTO NACIONAL C.A. y concedió el registro del signo “CALCIOMAR” (nominativo) solicitado por la señora Ana María Betancourt de Ariza.

Argumentó lo siguiente: “(…) Analizando el expediente encontramos que el opositor adujo ser titular de la marca CALCIOMAR en Ecuador y para efectos de adjuntar copia de los documentos que certifican el registro, debidamente legalizados, solicitó una prórroga de 30 días hábiles. Sin embargo el pago de la tasa se realizó de forma extemporánea al ser radicado el día 17 de diciembre de 2002, en virtud de lo cual no es procedente el estudio de la oposición presentada, ni de los documentos que la fundamentan”. - El 19 de mayo de 2003, LA CEMENTO NACIONAL C.A. presentó los recursos legales en contra de la Resolución No. 8203. - El 25 de junio de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 17250, a través de la cual decidió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución No. 8203. - El 25 de agosto de 2003, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 23200, a través de la cual decidió el recurso de apelación interpuesto revocando la resolución impugnada, declarando fundada la oposición presentada y negando el registro del signo “CALCIOMAR” (nominativo) solicitado por la señora Ana María Betancourt de Ariza.

Argumentó lo siguiente: “Si bien con la presentación de la oposición, no se presentaron los documentos necesarios para verificar la situación anterior (registro de la marca CALCIOMAR), éstos se encontraban dentro del expediente al momento de correr traslado de la oposición y por tanto serán tenidos en cuenta”. “La sociedad LA CEMENTO NACIONAL C.A. acreditó debidamente su interés en el mercado colombiano solicitando el 13 de diciembre de 2002 la marca CALCIOMAR para distinguir productos comprendidos en la clase 1 GACETA OFICIAL internacional, marca que se encuentra concedida con número de certificado 270710 (…)”. - El 16 de octubre de 2003, la señora Ana María Betancourt de Ariza solicitó la revocatoria directa de la Resolución No. 23200. - El 31 de marzo de 2004, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 7725, a través de la cual decidió la revocatoria directa revocando la decisión contenida en la Resolución No. 23200 y confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 8203 en el sentido de conceder el registro del signo “CALCIOMAR” (nominativo) a favor de la señora Ana María Betancourt de Ariza, para identificar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional. b) Fundamentos de la Demanda LA CEMENTO NACIONAL C.A. manifiesta, en lo principal, los siguientes argumentos: - No es cierto que el certificado de registro ecuatoriano correspondiente a la marca CALCIOMAR (nominativa) perteneciente a la sociedad LA CEMENTO NACIONAL C.A. se haya presentado sin las legalizaciones correspondientes. - El día 20 de enero de 2003, dentro del plazo de prórroga para presentación de pruebas, presentó una fotocopia auténtica del certificado No. 4410-90 de la marca CALCIOMAR (nominativa) en Ecuador, debidamente legalizada, para distinguir productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional, vigente hasta el 6 de noviembre de 2005. - “(…) se encontraban en el expediente los documentos que demostraban la existencia de registro de la marca CALCIOMAR en el Ecuador, para identificar productos de la clase 1 internacional, a favor de la sociedad LA CEMENTO NACIONAL C.A., y estos documentos estaban correctamente legalizados”. - “La marca registrada en el Ecuador es idéntica a la solicitada por la señora ANA MARÍA BETANCOURT DE ARIZA para identificar productos de la clase quinta (5ª) internacional; además, identifica productos que se encuentran estrechamente relacionados con los que pretende distinguir la señora ANA MARÍA BETANCOURT DE ARIZA”. - “La sociedad que represento demostró su interés en el mercado colombiano, mediante 23/06/2010 3.20 la presentación de la solicitud de registro No. 02.113.234, el día 13 de diciembre de 2002, simultáneamente con la presentación de la oposición”. - “Si bien es cierto que la tasa correspondiente a la solicitud de prórroga de plazo fue presentada dos días después de la presentación de la oposición, también lo es que esta solicitud de prórroga fue solicitada dentro del escrito de oposición. Así, con la presentación del recibo de pago de la tasa correspondiente a la prórroga solicitada se cumplió la condición para la aceptación de dicha prórroga.

De esta forma el obstáculo puramente formal que inicialmente se presentó fue oportunamente subsanado y así lo reconoció la Superintendencia (…) cuando decidió aceptar la oposición y correr traslado de ella a la señora ANA MARÍA BETANCOURT DE ARIZA. Más aún, el certificado de registro de la marca CALCIOMAR, concedido a favor de la sociedad LA CEMENTO NACIONAL C.A. en el Ecuador, fue presentado dentro del plazo adicional solicitado.

De esta forma, el fundamento de la oposición andina fue plenamente demostrado”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal: - Hace referencia al artículo 146 de la Decisión 486 y al Decreto No. 2191, reglamentario de la Decisión 486, que en sus artículos 1 y 4 señala lo siguiente: “Artículo 1: Las prórrogas o plazos adicionales contenidos en los artículos 39, 42, 43, 45, 120, 122, 123, 146 y 148 de la Decisión 486 deberán solicitarse antes del vencimiento del término que se desea prorrogar, allegando el comprobante de pago de la tasa respectiva (…)”.

“Artículo 4: Al hacer uso de las prerrogativas contempladas en los artículos 42, 95, 122, 146 y 147 de la Decisión 486, el opositor deberá necesariamente allegar las pruebas que tenga en su poder al momento de presentar la oposición”. - “(…) con la presentación de la observación de la Sociedad La Cemento Nacional C.A., contra la solicitud de registro de la marca ‘CAL- GACETA OFICIAL CIOMAR’ clase 5 presentada por la señora Ana María Betancourt, la sociedad opositora solicitó un plazo adicional para allegar las copias debidamente legalizadas de los registros de la marca ‘CALCIOMAR’ en Ecuador y el valor a pagar por este plazo adicional se anexó el 17 de diciembre de 2002, es decir extemporáneo, toda vez que los 30 días para presentar observaciones y solicitar satisfactoriamente el plazo adicional vencieron el 13 de diciembre de 2002, no siendo procedente tener en cuenta los documentos allegados mediante memorial del 17 de diciembre de 2003". - “Adicionalmente verificados los documentos anexados al expediente se constató que el registro Ecuatoriano 4410-90 correspondiente a la marca ‘CALCIOMAR’ clase 1 (…) no se anexó debidamente legalizado tal y como lo exige el Código de Procedimiento Civil y por lo tanto no podía tenerse en cuenta”. - “La parte demandante omitió demandar como unidad jurídica completa, por medio de la acción procedente según el artículo 84 que presuntamente lesionaban sus intereses, todos los actos administrativos que originaron la concesión de la marca ‘CALCIOMAR’ clase 5 a favor de La (sic) señora Ana María Betancourt de Ariza, esto es, las Resoluciones No. 8203 del 28 de marzo de 2003 y la Resolución No. 7725 del 31 de marzo de 2004, lo que constituye una falla sustantiva de la demanda en cuanto a la acusación necesaria de todos los actos administrativos”. 23/06/2010 4.20 artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de marzo de 2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, no hace una solicitud expresa de las normas cuya interpretación se requiere, sin embargo, menciona el artículo invocado por la parte actora como violado, a saber: 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “CALCIOMAR” (denominativo), fue presentada el 9 de agosto de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima pertinente interpretar, de oficio, los artículos 134, 136 literal a), 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. d) Tercero Interesado La señora Ana María Betancourt de Ariza, de acuerdo al informe presentado por la consultante, no contestó la demanda.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 CONSIDERANDO: (…)

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. GACETA OFICIAL (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 23/06/2010 5.20 ción, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente”.

( ) ( ) Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposi- 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o de asociación; - La Oposición Andina, Requisitos formales para interponer la oposición andina.

El pago de tasas de prórrogas para allegar documentos. Principio de complemento indispensable; - Marcas Farmacéuticas; Palabras de Uso Común; La Marca Débil; - Conexión competitiva.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representa- GACETA OFICIAL ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca 23/06/2010 6.20 bilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posi- “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.1 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE“.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. 23/06/2010 7.20 dad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 2 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 3 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 4 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). 2 3 4 El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de clari- Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008.

Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la GOAC No, 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 5

3.5. LA OPOSICIÓN ANDINA, REQUISITOS FORMALES PARA INTERPONER LA OPOSICIÓN ANDINA. EL PAGO DE TASAS DE PRÓRROGAS PARA ALLEGAR DOCUMENTOS. PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. Tomando en cuenta que LA CEMENTO NACIONAL C.A. presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo “CALCIOMAR” (denominativo) en la República de Colombia, 5 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 23/06/2010 8.20 alegando que es titular de la marca “CALCIOMAR” (nominativa) en Ecuador para distinguir productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, certificado de registro No. 4410-90; y, que solicitó, dentro del escrito de oposición y con el objeto de presentar el certificado de registro de la marca “CALCIOMAR” (nominativa) concedida en el Ecuador, que se le concediera un término de treinta días, el Tribunal estima adecuado referirse a la Oposición Andina, los requisitos formales para interponer la oposición andina y el complemento indispensable en relación al pago de tasas de prórrogas para allegar documentos.

El artículo 146 de la Decisión 486 plantea que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposiciones a la concesión de la marca solicitada. La persona que tiene legítimo interés lo acreditará ante la Oficina Nacional Competente, que es la encargada de calificar tal condición. La Decisión 486 establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial quiénes son los interesados legítimos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “oposiciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos 146 y 150 de la Decisión en referencia. En efecto, el artículo 147 determina quiénes son los sujetos legitimados para presentar una oposición andina, a saber: a) El titular de un registro marcario, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, que sea idéntico o similar al signo que se pretende registrar, siempre que su uso pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición y que se solicite el registro de la marca en el mismo momento de interponer la oposición. b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar a la que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición, siempre que el uso de esta última pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando acredite el interés real en el GACETA OFICIAL mercado del País Miembro donde se interponga la oposición. El artículo 147 expresa, al respecto: “quien primero solicitó el registro de esa marca”, referente a quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición. En armonía con lo expuesto, el Tribunal ha expresado que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. de 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL mixta). El artículo 147 de la Decisión 486 introdujo la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País en donde se hace la oposición, a fin de evitar, por un lado, que se abuse del derecho de oposición y, por otro lado, para impedir registros de signos iguales o idénticos en otros Países de la Comunidad Andina.

La misma norma determina que dicho interés se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición. Por lo cual, la interposición de la oposición y la solicitud de registro en el País en donde se hace la oposición deben presentarse, obligatoriamente, de manera simultánea. Una vez presentadas las oposiciones, la Oficina Nacional Competente deberá recibir y resolverlas y otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumenta- 23/06/2010 9.20 ciones y, si lo considera necesario, presente pruebas.

La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. El artículo 150 de la Decisión 486 establece que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

En cuanto al efecto de la presentación de la oposición con base en el interés legítimo previsto en el artículo 147 de la Decisión 486, es preciso hacer referencia a lo expresado por este órgano judicial en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 46-IP-2007. Se debe tener en cuenta dos situaciones: La oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del artículo 147), tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

GACETA OFICIAL Por su parte la oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo tercero del artículo 147), además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la Oficina Nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.

En consecuencia, si se concede el registro de la marca previamente solicitada en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la oposición puede, con base en dicho registro, declarar fundada la oposición y negar el registro del signo solicitado, con base en el examen de registrabilidad (párrafo segundo del artículo 147).

Por el contrario, si se niega el registro previamente solicitado en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la oposición deberá continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado, pero ya no atendiendo a la oposición con base en el artículo 147 de la Decisión 486, sino determinando el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.

De lo anterior se puede deducir lo siguiente: • El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la Oficina Nacional Competente deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, el tema de la conexidad competitiva, siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. • El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la Oficina Nacional Competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.

Y finalmente, que aunque la norma comunitaria no lo establezca explícitamente, procede la suspensión de trámite de registro 23/06/2010 10.20 cuando se presenta una oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, ya que se debe entender que si se niega el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro ya no puede ser el objeto de una oposición. En está misma línea, el Tribunal de Justicia ha manifestado lo siguiente: “Tal como lo establece el artículo 147, de presentarse una oposición con base en una solicitud de registro presentada en cualquiera de los Países Miembros, la Oficina Nacional deberá ordenar la suspensión del trámite, hasta la finalización del procedimiento administrativo de registro en el País Miembro donde el opositor presentó su solicitud prioritaria.

Si este último procedimiento acarrea la concesión del registro, y se dan las circunstancias de irregistrabilidad que establece el artículo 136 literal a), la Oficina Nacional deberá denegar el registro solicitado; de lo contrario, declarará infundada la demanda y continuará el trámite de registro.” (Proceso 196IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1483, de 29 de marzo de 2007).

Requisitos formales para interponer la oposición andina. El pago de tasas de prórrogas para allegar documentos. Principio de complemento indispensable Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa (i) “verificados los documentos anexados al expediente se constató que el registro Ecuatoriano 4410-90 correspondiente a la marca ‘CALCIOMAR’ clase 1 (…) no se anexó debidamente legalizado tal y como lo exige el Código de Procedimiento Civil y por lo tanto no podía tenerse en cuenta”, (ii) hace referencia al artículo 146 de la Decisión 486 y al Decreto No. 2191, reglamentario de la Decisión 486, que en sus artículos 1 y 4 señala lo siguiente: “Artículo 1: Las prórrogas o plazos adicionales contenidos en los artículos 39, 42, 43, 45, 120, 122, 123, 146 y 148 de la Decisión 486 deberán solicitarse antes del vencimiento del GACETA OFICIAL término que se desea prorrogar, allegando el comprobante de pago de la tasa respectiva (…)”.

“Artículo 4: Al hacer uso de las prerrogativas contempladas en los artículos 42, 95, 122, 146 y 147 de la Decisión 486, el opositor deberá necesariamente allegar las pruebas que tenga en su poder al momento de presentar la oposición”. Y, (iii) “(…) con la presentación de la observación de la Sociedad La Cemento Nacional C.A., contra la solicitud de registro de la marca ‘CALCIOMAR’ clase 5 presentada por la señora Ana María Betancourt, la sociedad opositora solicitó un plazo adicional para allegar las copias debidamente legalizadas de los registros de la marca ‘CALCIOMAR’ en Ecuador y el valor a pagar por este plazo adicional se anexó el 17 de diciembre de 2002, es decir extemporáneo, toda vez que los 30 días para presentar observaciones y solicitar satisfactoriamente el plazo adicional vencieron el 13 de diciembre de 2002, no siendo procedente tener en cuenta los documentos allegados mediante memorial del 17 de diciembre de 2003", se hace necesario tratar el tema de “El Principio de Complemento Indispensable” desde que la norma comunitaria no contempla cuáles son los requisitos formales para interponer la oposición andina y el tema relacionado con el pago de tasas de prórrogas para allegar documentos.

El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura” 6, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. 6 Pablo Navarro, Carlos Alchourrón, George Henrik Von Wright, entre otros, se refieren a las normas de clausura.

Pablo Navarro advierte, acerca de estas normas, que éstas “tienen por función completar un determinado sistema normativo y, en ese sentido, su impacto principal es el ámbito de las lagunas de los sistemas normativos”. “NORMAS PERMISIVAS Y CLAUSURA DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS”. Disponible en Internet: http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket= iAxcO%2FcGINQ%3D&tabid=9724&language=ca-ES 23/06/2010 11.20 El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ’estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ …advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. 7 En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias ente el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional.

Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995).

Es decir, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. 7 Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA.

GACETA OFICIAL

3.7. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. Las Marcas Farmacéuticas Tomando en cuenta que la señora Ana María Betancourt de Ariza solicitó el registro del signo “CALCIOMAR” (nominativo), para identificar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; el Tribunal estima adecuado referirse al tema: “Marcas Farmacéuticas”.

La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. 8 23/06/2010 12.20 como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. 10 Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. 11 Cabe agregar; sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. 12 Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. 9 Palabras de uso común El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular Tomando en cuenta que el signo “CALCIOMAR” (denominativo) incluye la palabra “CALCIO”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema: Palabras de Uso Común en Marcas Farmacéuticas. 10 8 9 Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000.

Caso: “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000. Caso: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 12 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Págs. 265 y 266.

Proceso 50-IP-2001. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. Caso: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año. Caso: “HEMAVET“. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de partículas de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

La marca débil Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo 23/06/2010 13.20 claramente del otro”.

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ). 13 Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. 14

3.8. LA CONEXIÓN COMPETITIVA Tomando en cuenta que el 9 de agosto de 2002, la señora Ana María Betancourt de Ariza solicitó el registro del signo “CALCIOMAR” (nominativo), para identificar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y que LA CEMENTO NACIONAL C.A. presentó oposición en contra de la solicitud de registro, alegando que es titular de la marca “CALCIOMAR” (nominativa) en Ecuador para distinguir productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, se hace necesario referirse al tema de la conexión competitiva: Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. 13 14 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, Págs. 78 y 79. OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas“, cuarta edición. Editorial LEXIS NEXIS Abeledo-Perrot.

Buenos Aires. 2002. Págs. 191 y 192. GACETA OFICIAL En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.15 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los productos e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. 23/06/2010 14.20 A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.16 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 3.

En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquie- 16 15 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.

GACETA OFICIAL ra de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error. Para determinar los efectos de la oposición con base en registro de marca o en solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones: o La oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del artículo 147), tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. o Por su parte, la oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros.

(párrafo tercero del artículo 147), además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la Oficina Nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud. Una vez presentadas las oposiciones, la Oficina Nacional Competente deberá recibir y resolverlas y otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. 4.

La norma comunitaria no contempla cuáles son los requisitos formales para interponer la oposición andina y el tema relacionado con el pago de tasas de prórrogas para allegar documentos, en este contexto se debe tener en cuenta el principio de complemento indispensable, que se aplica cuando la norma comunitaria deja la posibilidad a los Países Miembros la implementación o el desarrollo de aspectos no regulados por aquélla, en consecuencia, en aplicación de este principio, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos 23/06/2010 15.20 adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados. 5.

El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas no deben tomarse en cuenta las palabras de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. 6.

Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2004- GACETA OFICIAL 23/06/2010 16.20 Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO 0319, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 05-AI-2008 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Quito, a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil diez. Las sociedades FARMAGRO S.A., BAYER S.A., BASF PERUANA S.A., PRODUCTOS QUÍMICOS PERUANOS S.A., FARMEX S.A., SAN MIGUEL INDUSTRIAL S.A., TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A., SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. y SYNGENTA CORP PROTECTION S.A., en ejercicio de la acción de incumplimiento demandan a la República de Perú por el supuesto incumplimiento de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los artículos 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19 y 22 de la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina, y las Generalidades y Sección 2 de la Resolución 630 de la Secretaría General.

VISTOS: La Sentencia proferida por el Tribunal el 27 de enero de 2010. (fls. 1231 a 1271). La copia del edicto mediante el cual se notificó la sentencia indicada, y en donde consta como fecha de desfijación el 23 de febrero de 2010. (fls. 1282 a 1283). El escrito presentado por el Viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú, recibido vía correo electrónico el 2 de marzo de 2010, mediante el cual se solicita enmienda de la sentencia. (fls. 1312 a 1318).

El auto de 17 de marzo de 2010, mediante el cual el Tribunal da traslado a las sociedades demandantes por el término de cinco (05) días calendario contado a partir de la notificación de dicha providencia. (fls. 1324 a 1325). El escrito presentado por las sociedades demandantes, mediante el cual absuelven el traslado de la solicitud de enmienda.

Dicho escrito fue recibido por el Tribunal vía correo electrónico el 19 de marzo de 2010. (fls. 1337 a 1339).

CONSIDERANDO

Que, el escrito de solicitud de enmienda presentado por el Viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú, se sustenta en los siguientes argumentos: • La sentencia se pronunció sobre un asunto no planteado en la demanda. Menciona el Decreto Supremo No. 016-2002-AG, sin tener GACETA OFICIAL en cuenta que dicha norma establece todos los procedimientos que se deben seguir ante el SENASA y no sólo lo relacionado con el registro de AIU.

Por lo tanto, se solicita que se modifique la sentencia y se mencione al Decreto Supremo No. 016-2002-AG, únicamente en relación con el asunto discutido en el proceso. • La sentencia contiene un error en la página 7, ya que en el acápite B señala lo siguiente: “Pruebas aportadas por la República del Ecuador”. Que, el escrito presentado por las sociedades demandantes se soporta en los siguientes argumentos: • No es necesario enmendar la parte resolutiva de la sentencia. El Tribunal es muy específico, se refiere única y exclusivamente a dejar sin efecto las normas que regulan la figura del AIU.

Por lo tanto, no se puede entender que se debe derogar todo el Decreto Supremo No. 016-2002-AG, sino sólo las normas que regulan la figura del AIU. • Se debe proceder a enmendar el error de la página 7, literal B. • Se solicita que el Tribunal manifieste expresamente lo siguiente: el trámite de la enmienda no suspende la ejecución de la sentencia. Que, el artículo 92 del Estatuto del Tribunal establece lo siguiente: “Artículo 92.- Enmienda y ampliación de las sentencias El Tribunal, de oficio o a petición de parte presentada dentro de los quince días siguientes al de la notificación de la sentencia, podrá enmendarla o ampliarla.

La enmienda tendrá lugar si la sentencia contuviere errores manifiestos de escritura, de cálculo o inexactitudes evidentes o si se hubiere pronunciado sobre un asunto no planteado en la demanda, y la ampliación, cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos. La solicitud de enmienda o de ampliación se pondrá en conocimiento de la otra parte, por 23/06/2010 17.20 cinco días, para que absuelva el trámite, si lo cree conveniente.

El Tribunal dentro de los quince días siguientes al de la expiración del término a que se refiere el primer inciso, cuando la enmienda o ampliación fuese de oficio o agotado el término concedido a las partes, adoptará resolución sobre la enmienda o ampliación, la notificará a las mismas y la anexará a la sentencia. El trámite de la enmienda o ampliación no suspende la ejecución de la sentencia.” Que, una vez estudiado el escrito de solicitud enmienda de la sentencia, encuentra el Tribunal lo siguiente: • En relación con el error de escritura de la página 7, literal B. Efectivamente se cometió un error de escritura, ya que en la sentencia se dice: “B. Pruebas aportadas por la República del Ecuador.” La demandada era la República del Perú y, en consecuencia, se debe corregir el error quedando de la siguiente manera: “B. Pruebas aportadas por la República del Perú”. • En relación con el supuesto asunto no planteado en la demanda.

En la sentencia el Tribunal entró a resolver el siguiente problema jurídico: ¿La figura del AIU es contraria a las normas comunitarias andinas sobre el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola? Se determinó que la figura del AIU, desarrollada en el Decreto Supremo No. 016-2000AG, Resolución Jefatural No. 039-2002-AGSENASA, Resolución Directoral No. 084-2002AG-SENASA-DGSV y el Decreto Supremo No. 016-2002-AG, era contraria a la normativa comunitaria.

En este sentido, el Tribunal en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia, decidió lo siguiente: “(…)

SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 del Tratado de GACETA OFICIAL 23/06/2010 18.20 Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 111 del su Estatuto, la República del Perú deberá dejar sin efecto las normas que regulan la figura del AIU y todos los registros concedidos bajo este esquema desde la entrada en vigencia de la Decisión 436, dentro del plazo de 90 días siguientes a la notificación de la presente providencia. Asimismo, se abstendrá de adoptar otras medidas que vulneren nuevamente el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino.

PRIMERO: No ha lugar a la solicitud de enmienda de la sentencia de 27 de enero de 2010, en lo relacionado con el supuesto asunto no planteado en la demanda, ya que en la sentencia el Tribunal fue muy específico en que se deben dejar sin efecto las normas que regulan la figura del AIU. (…)”.

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. El Tribunal fue muy específico en que se deben dejar sin efecto las normas que regulan la figura del AIU. El País Miembro demandado, de conformidad con su normativa interna, deberá cumplir con la obligación que se desprende de la sentencia. Cuando se mencionan los Decretos y Resoluciones que desarrollan la figura del AIU, no se está obligando, de ninguna manera, a anular o dejar sin efectos disposiciones que no tengan que ver con la figura mencionada.

El cumplimiento de la sentencia, y en esto fue muy claro el Tribunal, se llevará a cabo si se eliminan del ordenamiento jurídico de la República del Perú las disposiciones que desarrollan la figura cuestionada. En este sentido, el Tribunal no encuentra que la sentencia se haya pronunciado sobre un asunto no planteado en la demanda.

SEGUNDO: Corregir el título contenido en el literal B de la página 7 de la sentencia, el cual quedará así: “B. Pruebas aportadas por la República del Perú”. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Por las razones expuestas, DECIDE: Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 23/06/2010 19.20 GACETA OFICIAL 23/06/2010 20.20 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú