Año XXIX - Número 2108 Lima, 22 de octubre de 2012 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 27-IP-2012.- Proceso 88-IP-2011.- Proceso 90-IP-2011.- Proceso 46-IP-2012.- Proceso 7-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de, oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 150 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: NATURASYS-NATURAL SYSTEMS (denominativa). Actor: SR. JAIME PULIDO BARRANTES. Expediente Interno Nº 2010-00316 Interpretación Prejudicial del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e Interpretación Prejudicial, de oficio, del artículo 12 de la misma Decisión. Actor: sociedad PETROLEOS DEL PERÚ S.A. Caso: Certificación de origen de las mercancías.

Proceso interno Nº 2092-2010 Interpretación Prejudicial del artículo 2 de la Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú; y, de oficio, Interpretación Prejudicial de los artículos 2, 12, 14, 15 y 16 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Asunto: “Devolución de tributos pagados en exceso”. Actor: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de la República del Perú – SUNAT. Proceso Interno Nº 2379-2010 Interpretación Prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 16, 19 y 45 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 201100055. Actor: PROCAPS S.A. Patente: “COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA ELIMINAR ÁCAROS Y SUS ALÉRGENOS” Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 párrafo primero y literal b), y 135 literales b), c) y d), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2009-00094. Actor: COLOMBINA S.A. Marca: FIGURA DE UNA CHUPETA (figurativa) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 22/10/2012 2.64 PROCESO 027-IP-2012 Interpretación prejudicial de, oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 150 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: NATURASYS-NATURAL SYSTEMS (denominativa). Actor: SR. JAIME PULIDO BARRANTES. Expediente Interno Nº 2010-00316. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, al primer día del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 04 de abril de 2012.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: JAIME PULIDO BARRANTES. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. III. DATOS RELEVANTES.

A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes: - Con fecha 11 de abril de 2005 el señor JAIME PULIDO BARRANTES presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio demandas de cancelación por no uso en contra de las marcas denominativas “NATURASYSNATURAL SYSTEMS” (Clases 03 y 05 de la Clasificación Internacional de Niza, certificados 247.130 y 245.992 respectivamente) cuyo titular era la sociedad NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. El objetivo de dichas demandas, tramitadas bajo los expedientes administrativos Nºs 01-009.363 y 01-006.933, era obtener - en virtud de la cancelación de las marcas antes mencionadas - el derecho preferente sobre dicho signo distintivo. - En la misma fecha el Sr. Pulido Barrantes solicitó el registro de la marca NATURASYSNATURAL SYSTEMS (denominativa) para la Clase 03 y 05. - La solicitud fue debidamente publicada y no se presentaron oposiciones por parte de terceros. - Mediante Resolución Nº 24739 del 19 de mayo 2009 la División de Signos Distintivos denegó el registro de la marca solicitada en la Clase 03 basándose en la existencia previa de la marca NATURASYS-NATURAL SYSTEM (mixta, Clase 03, certificado 372883) concedida a favor de NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. mediante Resolución Nº 31511 de 27 de agosto de 2008. - El Sr. Pulido Barrantes presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución Nº 24739. - Mediante Resolución Nº 62453 del 30 de noviembre de 2009 se confirmó la resolución materia de reposición. Posteriormente, mediante Resolución Nº 04814 del 29 de enero de 2010 se confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 24739 que denegó el registro de la marca solicitada en la Clase 03. - Con fecha 22 de junio de 2010 el Sr. Pulido Barrantes interpone demanda de nulidad contra las Resoluciones Nºs 24739, 62453 y 04814 arriba referidas.

GACETA OFICIAL - Mediante auto de fecha 20 de octubre de 2010 el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, admite a trámite la demanda y ordena notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio. B.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. En su escrito de demanda, el actor JAIME PULIDO BARRANTES manifiesta que: - Las resoluciones materia de impugnación violaron los artículos 136 a) y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Que la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó indebidamente el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 “por error de apreciación” al desconocer el derecho preferente que obtuvo sobre el signo NATURASYS-NATURAL SYSTEMS (Clases 03 y 05) y “negar la marca solicitada con fundamento en el certificado de registro 372.883 marca NATURASYS-NATURAL SYSTEMS clase 03 Internacional, derecho que fue concedido errónea y precipitadamente (…), sin haber resuelto prioritariamente las demandas de cancelación por no uso instauradas en contra de los certificados de registro Nº 245.992 y 247.130 correspondientes a la marca NATURASYS-NATURAL SYSTEMS clases 05 y 03 Internacional Niza”. - Señala que la demandada “debió resolver en forma ordenada, sistemática y cronológica cada una de las solicitudes de registro, es decir, por simple lógica el funcionario debió resolver inicialmente la solicitud más antigua, en este caso las Demandas de Cancelación por no uso…, con el fin de darle aplicación al Derecho Preferente y posteriormente una vez resuelta (sic) las cancelaciones y vencido el plazo para ejercer el Derecho preferente, esa Entidad debió entrar a Negar el Registro de la marca solicitada por la sociedad NATURAL SYSTEM INTERNATIONAL CORP (sic), bajo el expediente administrativo Nº 03.084.418, con el fin de evitar incurrir en futuras nulidades o decisiones contrarias a derecho como sucedió en el presente asunto”. - Que, la marca que sirvió de fundamento para denegar su solicitud de registro fue concedida irregular y arbitrariamente, sin darse aplicación a su derecho preferente respecto de 22/10/2012 3.64 la concesión de dicha marca, violándose así el artículo 168 de la Decisión 468.

C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. En su contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que: - No se infringió el artículo 168 de la Decisión 486. - Que, “el signo NATURASYS – NATURAL SYSTEMS solicitado por el demandante no fue negado con fundamento en las marcas nominativas NATURASYS – NATURAL SYSTEMS para distinguir productos de la clases 5 y 3, las cuales fueron canceladas, sino con fundamento en la marca mixta NATURASYS – NATURAL SYSTEMS la cual se encuentra vigente hasta el año 2018”.

Señala también que el registro de esta última fue solicitado el 23 de setiembre de 2003, es decir antes que fuese presentada la solicitud de cancelación por no uso respecto de las marcas denominativas NATURASYS – NATURAL SYSTEMS, Clases 05 y 03. - Que las marcas en conflicto son confundibles. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Juez Consultante no indica expresamente los artículos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que solicita sean interpretados, sin embargo, hace referencia a que el demandante invoca los artículos 136 literal a) y 168 de la Decisión 486. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y artículo 126 del Estatuto, que atribuyen a este Tribunal la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 150 y 168 de la Decisión 486.

GACETA OFICIAL A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 22/10/2012 4.64 rente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

(…)”.

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido: da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. La susceptibilidad de representación gráfica, junto con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos.

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquier de los sentidos.

(…) Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho prefe- Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud in- GACETA OFICIAL dividualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

El Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo NATURASYS-NATURAL SYSTEMS (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA POR RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 establece que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del mismo y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y así el consumidor no se vea expuesto a 22/10/2012 5.64 incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se mencionó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión y/ o de asociación. Es importante advertir que es de competencia de la Autoridad Administrativa o, en su caso, del Juez competente, observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado. Marcas idénticas o similares no deben coexistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios y escoger entre ellos con entera libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que “( ) es necesario establecer que, en términos generales, la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes ( )”.

(Proceso 161-IP-2004, Marca: “CINCO ESTRELLAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1175, de 15 de marzo de 2005). GACETA OFICIAL El Tribunal ha sostenido también que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, Marca: “DIUSED JEANS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 04 de octubre de 2004). Asimismo, sobre el riesgo de asociación, este Tribunal ha destacado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-2008, Marca: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, Marca: “CHILIS Y DISEÑO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 914, de 1 de abril de 2003).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos, e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. La jurisprudencia de este Tribunal, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a comparar- 22/10/2012 6.64 se. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En lo que respecta al cotejo marcario, la Oficina Nacional Competente o, en su caso, el Juez competente, deberá comparar los signos en conflicto aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre ellas, el Proceso 58-IP2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006; y, Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. GACETA OFICIAL Es importante reiterar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, “la regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004. Marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, del 5 de julio de 2004 y Proceso 18-IP-98. Marca: “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998).

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS Y MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. En el presente caso la marca solicitada NATURASYS-NATURAL SYSTEMS es denominativa compuesta, mientras que la marca NATURASYS-NATURAL SYSTEMS en la cual la Superintendencia de Industria y Comercio se basó para denegar el registro, es de naturaleza mixta con parte denominativa compuesta.

Es por ello que el Tribunal abordará el tema la comparación entre estas dos clases de signos. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 22/10/2012 7.64 13-IP-2001, Marca: “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). El signo mixto está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002. Diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1158, de 17 de enero de 2005).

GACETA OFICIAL El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante del signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión con el signo denominativo respecto del cual se realiza la comparación. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo NATURASYS-NATURAL SYSTEMS denominativo compuesto (Clase 03) y la marca NATURASYS-NATURAL SYSTEMS mixta con parte denominativa compuesta (también para la Clase 03), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

4. CANCELACIÓN DE UN SIGNO POR FALTA DE USO. DERECHO PREFERENTE DERIVADO DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN. En el presente caso, el demandante alega que la marca que sirvió de fundamento para denegar su solicitud de registro fue concedida “irre- 22/10/2012 8.64 gular y arbitrariamente”, sin darse aplicación a su derecho preferente respecto de la concesión de dicha marca, violándose así el artículo 168 de la Decisión 468.

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio alega que el signo solicitado por el demandante no fue denegado con fundamento en las marcas que fueron materia de la acción de cancelación (NATURASYS – NATURAL SYSTEMS, denominativas, Clases 03 y 05), sino con fundamento en la marca mixta NATURASYS – NATURAL SYSTEMS registrada para la Clase 03, cuya solicitud de registro habría sido presentada antes que fuese presentada la solicitud de cancelación por no uso respecto de las marcas denominativas NATURASYS – NATURAL SYSTEMS, Clases 05 y 03.

Por lo expuesto, el Tribunal considera necesario abordar el tema de la acción de cancelación por falta de uso y, en especial, el derecho preferente derivado de una acción de cancelación. La acción de cancelación prevista en el artículo 165 de la Decisión 486 produce la extinción del derecho sobre una marca por su falta de uso. Esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en los productos o servicios para los cuales fueron destinadas.

Conforme ha señalado el Tribunal, la legitimación para solicitar la cancelación del registro de un signo se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero igualmente a los interesados legítimos, por lo que se considera que puede accionar la acción de cancelación “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Proceso Nº 15-IP-99.

Marca: “BELMONT”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 528, de 26 de enero de 2000), o aquella que solicite registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada. La acción de cancelación prosperará cuando, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En este sentido, la acción no podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. También, GACETA OFICIAL se ha señalado que “(…) si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.

(Proceso 116-IP2004, Marca: “CALCIORAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005). Ahora bien, el artículo 168 de la Decisión 486 consagra el derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca. Así, el mencionado artículo dispone que “la persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa”. Cabanellas concibe al Derecho de Preferencia (jus preferendi) como sinónimo de derecho de prelación; y a éste como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión de ellas 1.

El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan. A la luz del mencionado artículo 168, el derecho preferente para solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.

La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea 22/10/2012 9.64 considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior.

Finalmente, este derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, ésta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo. Este Tribunal ha reiterado esta jurisprudencia en varios procesos, entre ellos, dentro del Proceso 46-IP-2007, donde se señaló lo siguiente: “(…) “g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 1.

Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. 2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación.” (Proceso 180-IP-2006.

Marca: BROCHA MONA. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476, de 16 de marzo de 2007). Las características principales del derecho preferente que surge como consecuencia de la cancelación de un registro marcario por no uso, son las siguientes: 1. Titular del derecho. 1 CABANELLAS, Guillermo.

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, Vigésimo Octava Edición, Tomo III, 2003, p. 125. El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancela- GACETA OFICIAL ción por no uso y ha logrado dicha cancelación. 2. Objeto del derecho preferente. Si lo que se pretende, al iniciar un procedimiento de cancelación por no uso, es posibilitar el posterior registro de una marca semejante o similar a la marca que se pretende cancelar, si se obtiene la cancelación, se debe invocar el derecho preferente para lograr el registro del signo solicitado, dentro del término previsto en la norma comunitaria.

Para entender el término de que dispone el titular del derecho preferente para su ejercicio, se debe precisar en qué momento nace el derecho preferente. 22/10/2012 10.64 Además el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación. Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente. 3.

Efectos del derecho preferente. El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486.

Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar.

Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho.

Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro marcario por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado las respectivas oposiciones. En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación relación a las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar.

Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.

En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada con base en dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho GACETA OFICIAL Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro.

(…)”.

5. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE OFICIO. En el caso de autos, no se presentaron oposiciones por parte de terceros respecto de la solicitud de registro de la marca NATURASYSNATURAL SYSTEMS (denominativa). Por ello, se abordará el tema del examen de registrabilidad de oficio. Conforme ha sido señalado en jurisprudencia anterior de este Tribunal 2, “El examen de registrabilidad se realiza de oficio.

La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

En consecuencia, con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o 2 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004.

Marca: “BSCH INFOCASH”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1111, de 2 de septiembre de 2004; Proceso 03-IP2005. Marca: “GATES”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005; y, Proceso 167-IP2005. Marca: “BBVA Bancomer + gráfica a color”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1285, de 17 de enero de 2006. 22/10/2012 11.64 servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” (Proceso 180-IP-2006.

Marca: “BROCHA MONA”, publicado en Gaceta Oficial Nº 1476, de 16 de marzo de 2007). Asimismo, el Tribunal ha indicado que: a) el examen de registrabilidad debe constar en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, dicha Resolución debe estar motivada; b) el examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro marcario así como en relación con anteriores decisiones de la propia oficina, “en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares”; c) lo anterior no implica que la oficina de registro “no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite”; y d) los límites a la actuación administrativa de las oficinas de registro marcario se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos dictados.

(Proceso 153-IP-2007, Marca: “TEC.COM.MX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1606, de 9 de abril de 2008). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo NATURASYS-NATURAL SYSTEMS (denominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previs- GACETA OFICIAL 22/10/2012 12.64 tas en el artículo 136 de la misma Decisión. El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite.

SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos NATURASYS-NATURAL SYSTEMS (denominativo) y NATURASYS-NATURAL SYSTEMS (mixto), será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

TERCERO: En la comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca mixta con parte denominativa compuesta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. En consecuencia, si en la marca mixta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas de comparación entre signos denominativos; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a confusión, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO: La acción de cancelación prosperará cuando, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En este sentido, la acción no podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. De acuerdo a la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior.

QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo a lo expuesto. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2010-00316, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

GACETA OFICIAL 22/10/2012 13.64 Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA PROCESO 88-IP-2011 Interpretación prejudicial del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 12 de la misma Decisión. Actor: sociedad PETROLEOS DEL PERÚ S.A. Caso: Certificación de origen de las mercancías.

Proceso interno Nº 2092-2010. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de junio del año dos mil doce. a) Partes en el proceso interno VISTOS: Demandado: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT y Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas. La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú relativa al artículo15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2092-2010;

El auto de 16 de mayo de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

Demandante: sociedad PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A., PETROPERÚ S.A. b) Hechos 1. La sociedad PETROPERÚ S.A. mediante las Declaraciones Únicas de Aduanas DUA Nº 118-2003-10-115530-01-3-00 y 118-2004-10065143-01-0-00, solicitó al régimen aduanero de Importación Definitiva del producto denominado DIESEL 2 a granel, procedente de Venezuela. 2. La mencionada sociedad solicitó la aplicación de trato preferencial correspondiente a las mercancías importadas procedentes de Venezuela, para lo cual y debido a que al momento del despacho de importación aún no se contaba con el Certificado de Origen para GACETA OFICIAL acreditar ante la Aduana Marítima del CallaoSUNAT el origen y la procedencia venezolana de las mercancías, solicitó la suspensión de plazo de acuerdo a la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina y presentó unas Garantías Nominales que respaldaban la aplicación de dicho trato preferencial. 3.

Mediante Resoluciones Jefaturales de División Nº 118-3D1300/2005-001205 y Nº 1183D1300/2005-001204 se declaró: “IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión de plazo e IMPROCEDENTE la impugnación de tributos interpuesta por PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. y se dispuso la ejecución de las Garantías Nominales (…)”. Contra dichas Resoluciones la sociedad PETROPERÚ S.A. interpuso recurso de apelación. 4.

El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal Fiscal mediante Resolución ª. 04664A-2006, que confirmó las Resoluciones impugnadas. Es decir, denegó la aplicación de la preferencia arancelaria solicitada por PETROPERÚ S.A. manifestando que el Certificado de Origen fue presentado fuera del plazo dispuesto por la norma comunitaria. 5.

Contra dicha Resolución, PETROPERÚ S.A. presentó demanda contencioso administrativa la cual fue resuelta por la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 10, de 15 de noviembre de 2007, declaró: “FUNDADA la demanda (…); en consecuencia NULA la Resolución Nº 04664-A2006 (…)” y ordenaron “que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria proceda a la devolución de la totalidad de los importes acotados y pagados más los intereses correspondientes a la fecha de devolución (…)”. 6.

Contra dicha Providencia el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas y el Procurador Público Ad Hoc Adjunto de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú que, por Providencia de 24 de noviembre de 2009, confirmó la sentencia de primera instancia. 22/10/2012 14.64 7.

Contra dicha Sentencia el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas y el Procurador Público Ad Hoc Adjunto de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, interpusieron recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 2 de noviembre de 2010 declaró que “resulta necesario suspender el procedimiento del presente proceso judicial (…) a efectos de solicitar el informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo 15 de la Decisión Nº 416 (…) lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A., PETRO PERÚ en su escrito de demanda, manifiesta que: 1. “(…) la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao señala que los Certificados de Origen Nº 153548 (P.A.-104013356901) del 19.01.2004 y Nº 190630 (P.A.-104063725401) del 17.06.2004, presentados por mi Representada para acreditar la preferencia arancelaria de la CAN, no pueden ser considerados ni tomados en cuenta por haberse excedido el plazo señalado en el artículo 15 de la Decisión 416, pese que el Certificado antes referido fue presentado dentro de su plazo de vigencia conforme a lo dispuesto en el numeral 13 del Procedimiento INTA-PE.01.11, versión 2 (…)”. 2.

El tema de discusión en la fase administrativa se centró en el cumplimiento o no del requisito de origen de la importación de combustibles originarios y procedentes de Venezuela y “si le correspondía a PETROPERÚ S.A. gozar o no del beneficio de la desgravación arancelaria respecto de las mercancías originarias de unos de los países miembros de la CAN, cuyo origen, si bien no fue discutido por la Aduana Marítima del Callao ni por el Tribunal Fiscal, no bastó para evitar que en atención al incumplimiento de un requisito formal (presentación del Certificado de Origen dentro del plazo establecido) se dictamine la no aplicación de la preferencia arancelaria aplicable en el marco de la CAN”.

GACETA OFICIAL 3. Para acreditar que una mercancía es originaria de un País Miembro de la CAN se debe presentar el Certificado de Origen al momento del Despacho, sin embargo “las normas comunitarias no invalidan el derecho a solicitar la aplicación de la preferencia arancelaria, una vez se haya acreditado el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Negociación (…) b) Expedición Directa (…) c) El origen (…).

Estos tres requisitos son los únicos exigidos por la normatividad internacional comunitaria (…)”. 4. La norma aplicable al caso es la Decisión 416 que dispone que “El origen de las mercancías se demuestra con la presentación del correspondiente Certificado de Origen vigente a la fecha de numeración de la Declaración de Importación (…)”. Cita los artículos 12 y 15 de la mencionada Decisión. 5.

“(…) en ningún momento se ha cuestionado ni el origen de la mercancía ni la autenticidad del Certificado de Origen, razón por la cual el origen venezolano de la mercancía habría quedado acreditado ante la Aduana Marítima del Callao y ante el propio Tribunal Fiscal, con lo cual, para la Autoridad Administrativa el único requisito formal que PETROPERÚ S.A. debía cumplir para acreditar el origen de las mercancías amparadas en la importación realizada era presentar el Certificado de Origen dentro del plazo establecido”. 6.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas “el plazo de los trámites, regímenes y operaciones aduaneros se suspenderá mientras las entidades públicas o privadas obligadas, no entreguen al interesado la documentación requerida para el cumplimiento de sus obligaciones”. 7. Respecto al origen de las mercancías, con fundamento en la Decisión 416 “El derecho para gozar de la preferencia arancelaria en el marco del Programa de Liberación establecido por la CAN, se materializaría con el ingreso al país de mercancías originarias y provenientes de un país miembro; y (…).

El ejercicio de dicho derecho estaría supeditado a la necesaria presentación del correspondiente Certificado de Origen, el mismo que, conforme a esta normativa, habría sido concebido como el documento que permitiría 22/10/2012 15.64 acreditar ante las autoridades aduaneras de los respectivos países miembros, que la mercancía objeto de importación cumple con el respectivo requisito de origen”.

Que el Tribunal Fiscal así lo ha entendido. 8. Considera que “la no presentación oportuna del Certificado de Origen sólo facultaría a la Aduana a hacerse cobro de los tributos impagos pero no a impedir que el importador pueda acreditar con posterioridad el origen de la mercancía (…) a efectos de poder ejercitar el derecho que le asiste conforme a las normas de la CAN”. 9.

Respecto al plazo para la presentación del Certificado de Origen dentro de lo dispuesto en la normativa andina “deberían ser aplicadas en armonía con aquellas disposiciones nacionales que sin desnaturalizarlas, ni transgredirlas permitan su cabal aplicación en nuestro país de forma tal que se cumpla el objetivo primordial de dicha normativa comunitaria, esto es, el acogimiento a preferencias arancelarias respecto a la importación de mercancías verdaderamente originarias de los países miembros de la CAN” y que “las disposiciones comunitarias no sólo requerirían de normas de desarrollo o reglamentarias que regulen los flujos operativos y/o procedimientos que permitan su cumplimiento en el territorio peruano (…) sino también de normas nacionales que complementen o desarrollen aspectos no contemplados o desarrollados expresamente por la norma comunitaria con la finalidad de permitir que la misma pueda ser aplicada a cabalidad”. 10.

Sobre el criterio de especialidad tomado en cuenta por el Tribunal Fiscal en sentido de dar una aplicación preferente al artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comisión de la Comunidad Andina sobre el artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, considera que “en este caso no cabría la aplicación del criterio de especialidad (…) ya que no existiría un conflicto aparente de normas basado en una dualidad normativa (…) sino por el contrario, existiría una concurrencia normativa no conflictiva (…) entre lo previsto en el Reglamento General de Aduanas y el Artículo 15 de la Decisión 416 (…) ambos dispositivos deberían ser interpretados de manera complementaria y no en forma excluyente (…)”.

GACETA OFICIAL 22/10/2012 16.64 11. Respecto al sentido y alcance del artículo 15 de la Decisión 416 “La interpretación esbozada por el Tribunal Fiscal no resultaría correcta debido a que, en nuestra opinión, el establecimiento del plazo de 15 días calendario sólo implicaría el otorgamiento de un periodo de tiempo a favor del importador para que éste pueda levantar las dudas sobre el origen de la mercancía mediante la presentación del documento probatorio respectivo”. una desgravación arancelaria, la legislación internacional y/o comunitaria exige en cada caso el cumplimiento de los requisitos de origen, negociación y expedición directa (…) en el momento de la numeración de la Declaración de Importación, resultando que en el caso que nos ocupa EL REQUISITO DE ORIGEN SE DEMUESTRA CON EL CERTIFICADO DE ORIGEN CORRECTAMENTE EMITIDO SEGÚN LAS NORMAS DE ORIGEN PERTINENTES”. 12.

En aplicación del principio de verdad material la Administración debía analizar los hechos “demostrando no sólo que las mercancías importadas eran efectivamente originarias y procedentes de un país miembro de la CAN, sino que, adicionalmente, el retraso en la presentación del certificado de origen se debió a causas no imputables a PETROPERÚ S.A. y no sólo limitarse a verificar el cumplimiento de aspectos meramente formales que (…) vulnerarían el espíritu del proceso de integración andino perseguido por la CAN y orientado hacia la liberación total de aranceles en el comercio comunitario”.

De esta manera tampoco se respetó el principio de proporcionalidad. 3. Respecto a las interpretaciones sobre la emisión y la presentación del Certificado de Origen “con el fin de establecer un criterio uniforme para la aplicación de tratamientos preferenciales, el Tribunal Fiscal consideró que la autoridad aduanera deberá verificar en cuanto a la emisión del certificado de origen: Si las mercancías son originarias y procedentes de un país miembro de la Comunidad Andina, que el certificado de origen se haya emitido hasta el décimo quinto día calendario contado a partir de la fecha de despacho a consumo o levantarse de la mercancía y que la fecha del mismo es coincidente o posterior a la fecha de emisión de la factura comercial”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

Mientras que “para la presentación del certificado de origen se deberá verificar: Si las mercancías son originarias y procedentes de un país miembro de la Comunidad Andina (…) que el certificado de origen se presente hasta el décimo quinto día calendario contado a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía y que se encuentre vigente al momento de presentarse, es decir que no haya transcurrido más de 180 días calendario contados a partir de la fecha de su emisión”.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, contesta la demanda y argumenta: 1. La materia en controversia “consiste en determinar si procede la solicitud de devolución de tributos pagados en exceso formulada por la contribuyente, para lo cual se debía establecer si en las importaciones realizadas mediante las DUAS Nsº. 118-2003-10-11553001-3-00 y 118-2004-10-065143-01-0-00 son aplicables o no los beneficios arancelarios establecidos en el Programa de Liberación de la Comunidad Andina (…)”. 2.

Sobre la afirmación de la demandante de haber cumplido con presentar el certificado de origen de las mercancías dentro del plazo, no ocurrió, pues el Tribunal Fiscal ya reiteró “que para el debido otorgamiento de los beneficios provenientes de negociaciones comerciales internacionales que impliquen 4. Sobre el requisito de origen “el contribuyente presentó con fecha 06.11.2003 y 30.06.2004 los Certificados de origen Nsº 139067 (posteriormente el Certificado de Origen 153548) y 190630 emitidos el 10.10.2003 y 18.06.2004 por las entidades habilitadas para dicho efecto en Venezuela, observándose pues que los mismos fueron emitidos y presentados ante la Administración después de la numeración de las DUAS mencionadas en líneas anteriores, esto es después del 01.10.2003 y 02.06.2003 y 03.06.2004 respectivamente”.

GACETA OFICIAL 5. Por lo tanto, “en cuanto al Certificado de Origen 1139067 el certificado fue emitido dentro del plazo de 15 días calendario computados desde la fecha de despacho de consumo o levante de la mercancía, y en el caso del Nº 190630, fue presentado fuera de dicho plazo, pero EN AMBOS CASOS, ESTOS FUERON PRESENTADOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA FUERA DEL MENCIONADO PLAZO, INCUMPLIÉNDOSE ASÍ LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 15º DE LA DECISIÓN Nº 416 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (sic), por lo que se concluye fehacientemente que el demandante NO CUMPLIO (sic) CON PRESENTAR EL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE ACREDITARA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE ORIGEN EXIGIDO POR LAS NORMAS DE LA MATERIA, resultando innecesario analizar el cumplimento de los demás requisitos al tratarse de requisitos concurrentes”. 6.

Sobre la suspensión del plazo para presentar el certificado de origen, cabe señalar que en aplicación del artículo 78º del Reglamento de la Ley General de Aduanas (…) y del criterio de especialidad, no corresponde aplicarlos, dado que ésos son de alcance general a todos los regímenes, operaciones y trámites aduaneros, mientras que el artículo 15º de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) se refiere de forma específica al plazo para presentar el certificado de origen en aquellas importaciones en las que el usuario aduanero pretende acogerse a un beneficio arancelario previsto en el ordenamiento comunitario, contemplando la posibilidad que dicho plazo se incumpla, por cualquier razón, incluida la demora de la entidad habilitada para emitirlo estableciendo en dicho caso un plazo adicional de quince días calendario”.

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT, contesta la demanda y manifiesta: 1. La Litis versa sobre “si procede aplicar a las Declaraciones Únicas de Aduanas Nros. 1182003-10-115530 y 118-2004-10-065143 los beneficios arancelarios establecidos en el Programa de Liberación de la Comunidad Andina (…) aprobado por la Decisión 414 (sic) y devolver los tributos pagados en exceso (…)”. 22/10/2012 17.64 2.

Para que se den las preferencias arancelarias se debe cumplir con los requisitos de negociación, origen y expedición directa, los cuales se deben cumplir de manera concurrente. 3. “(…) para la Declaración Única de Aduanas Nº 118-2003-10-115530 numerada el 01.10. 2003, el levante de las mercancías se produjo 03.10.2003, verificándose que el Certificado de Origen Nº 139067 (…) emitido el 10.10.2003 fue presentado recién el 06.11. 2003.

Por otra parte, para la Declaración Única de Aduanas Nº 118-2004-10-065143 numerada el 02.06.2004, el levante de las mercancías se produjo el 03.06.2004, verificándose que el Certificado de Origen Nº 190630 (…) emitido el 18.06.2004, fue presentado recién el 30.06.2004”. 4. Por lo que en ambos casos “estos certificados de origen fueron presentados ante la Administración Aduanera fuera del mencionado plazo, incumpliéndose así con lo previsto en el artículo 15º de la Decisión Nº 416 (…) razón por el (sic) cuya no se cumple con el requisito de origen (…)”. 5.

“(…) la modalidad de los despachos urgentes es una modalidad para el despacho aduanero regulado por el Reglamento de la Ley General de Aduanas (…), es decir el ordenamiento positivo nacional, y las normas de origen regulados por la Decisión 416 se aplican a cualquier modalidad de despacho aduanero regulados por nuestra legislación, por ser éstas de alcance general y conforme al principio de primacía de las normas comunitarias sobre el derecho interno”. 6.

Sobre la suspensión del plazo y el argumento del demandante de que la norma aplicable es el artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas (…) a este respecto, la normatividad comunitaria establecida en el artículo 15º de la Decisión 416 (…) se encuentra por encima del artículo 78º del Decreto Supremo Nº 121-96-EF. Es por ello que en forma categórica afirmamos que el sentido y alcance lo establece el artículo 15º de la Decisión 416". 7.

Finalmente, dice que no se han violado los principios de verdad material y proporcionalidad. GACETA OFICIAL e) Fundamentos jurídicos de los recursos de apelación y de casación. En vista de que la demanda contencioso administrativa fue declarada FUNDANDA por la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT presentaron recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú que por Providencia de 24 de noviembre de 2009, confirmó la sentencia de primera instancia. Contra dicha providencia tanto el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas como la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT presentaron recurso de casación. En los mencionados recursos las partes afirman los argumentos emitidos en sus contestaciones a la demanda.

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en el artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); 22/10/2012 18.64 Que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretará el artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina y, conforme a la norma comunitaria de oficio se interpretará el artículos 12 de la misma Decisión; y, Que, la norma objeto de la presente interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 12.- El cumplimiento de las normas y de los requisitos específicos de origen deberá comprobarse con un certificado de origen emitido por las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por el País Miembro exportador.

Para la certificación del origen, las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas deberán contar con una declaración jurada suministrada por el productor, en el formato a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la presente Decisión. El certificado de origen deberá llevar la firma autógrafa del funcionario habilitado por los Países Miembros para tal efecto.

Cuando el productor sea diferente del exportador, éste deberá suministrar la declaración jurada de origen a las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas, en el formato a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la presente Decisión. La declaración del productor tendrá una validez no superior a dos años, a menos que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción. La fecha de certificación deberá ser coincidente o posterior a la fecha de emisión de la factura comercial.

A los fines de la certificación del origen, en todos los casos, la factura comercial deberá presentarse conjuntamente con el certificado de origen. GACETA OFICIAL (…) Artículo 15.- Las autoridades aduaneras del País Miembro importador no podrán impedir el desaduanamiento de las mercancías en casos de duda acerca de la autenticidad de la certificación, presunción de incumplimiento de las normas establecidas en esta Decisión, cuando la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no-producidos en la subregión, o cuando el certificado de origen no se presente, contenga errores, o esté incompleto.

En tales situaciones se podrá exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes aplicables a terceros países, de conformidad con las legislaciones nacionales de los Países Miembros. Cuando el certificado de origen no se presente, las autoridades aduaneras del País Miembro importador otorgarán un plazo de quince días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, para la debida presentación de dicho documento.

Vencido el plazo, se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes. (…)”. 1. De la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre las normas de derecho interno de los Países Miembros. El Tribunal interpretará el tema en razón a que en el proceso interno se controvierte sobre la primacía del derecho comunitario y la aplicación de la norma comunitaria sobre la norma de origen interno de la República del Perú. Con relación al tema el Tribunal de Justicia sostiene que: “( ) Se estableció así un régimen común y uniformes (sic), de especial significación dentro del proyecto integracionista, cuyas características principales, en cuanto ordenamiento comunitario, son las de constituir una regulación autónoma, coercitiva, de efecto directo y que constituye un derecho único para toda la Subregión, que ha de aplicarse en toda ella de manera homogénea y que ha de prevalecer por lo tanto, en todo caso, sobre el derecho nacional.

Resulta entonces que la norma interna, anterior o posterior (…) que de algún modo resulte contraria o incompatible con el régimen común, que lo transgreda, desvirtúe o desnatu- 22/10/2012 19.64 ralice o que simplemente obstaculice su cabal aplicación, deviene inaplicable ( )”. (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839, de 25 de septiembre de 2002, Secretaría General c/ República del Ecuador, caso: Patentes de segundo uso).

En apoyo del pronunciamiento anterior, el Tribunal realizó las siguientes consideraciones: “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria ( ). No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros “( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal’ ”.

(Proceso 34-AI-2001, ya citado). De esta manera, cabe reiterar que la posición del ordenamiento jurídico de la Comunidad se sustenta en los principios de primacía y aplicación inmediata. En relación al primer principio, el Tribunal ha dicho que: “El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos GACETA OFICIAL nacionales o internos de los Países Miembros ( ).

En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común ( ).

El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias. Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ( )”.

(Proceso 1AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de 2002, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Patentes de segundo uso, citando al Proceso 2-IP-90 publicado en la G.O.A.C. N° 69, de 11 de octubre de 1990). Posteriormente, los principios antes citados fueron objeto de las siguientes consideraciones por parte de este Tribunal: “Dos principios fundamentales del derecho comunitario están llamados a ser tutelados por el Artículo 5° (actual artículo 4) del Tratado de Creación del Tribunal, la aplicación directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir ante sus tribunales nacionales ( ). La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno ( ).

Tales características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el artículo 5° del Tratado 22/10/2012 20.64 impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1°; y la obligación de no hacer consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación ( ).

Las obligaciones previstas en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1° del mismo, trátese de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo” (Proceso 1-AI-2001, ya citado, refiriéndose al Proceso 6IP-93, publicado en la G.O.A.C. Nº 150, de 25 de marzo de 1994).

En consecuencia, la norma andina no deroga la norma nacional o internacional contraria, sino que sólo la inaplica. Al respecto, este Tribunal concuerda con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando señaló que: “se desprende que los jueces nacionales que conocen de un asunto en el marco de su competencia están obligados a aplicar íntegramente el Derecho comunitario y a proteger los derechos que éste confiere a los particulares dejando sin aplicación toda disposición de la ley nacional eventualmente contraria a aquél, ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria (…).

El juez nacional, encargado de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones del Derecho comunitario, tiene la obligación de asegurar el pleno efecto de estas normas, dejando, si es necesario, inaplicada, por su propia autoridad, toda disposición contraria de la legislación nacional, inclusive posterior, sin que tenga que solicitar o esperar la eliminación previa de ésta por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento constitucional”.

(Asunto Simmenthal, Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 1978, asunto 106/77). Los principios observados derivan de las propias normas positivas de carácter constitutivo u originario, específicamente de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, en tal sentido este Organismo ha sosteni- GACETA OFICIAL do que: “(…) las normas del ordenamiento jurídico comunitario rigen, por lo general, en todo el territorio de la comunidad, que es, por supuesto, el de todos y cada uno de los Países Miembros, de manera inmediata y directa, luego de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

No es necesario ni conveniente, y podría presentar una violación al ordenamiento jurídico andino, que cada uno de los Países incorpore la norma comunitaria mediatizándola en un instrumento jurídico interno ( )”. (Proceso 7-AI-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 520, de 20 de diciembre de 1999, Secretaría General c/ República del Perú, caso: Emisión y aplicación de normativa nacional contraria a la normativa andina en materia de propiedad industrial). 2.

Del Programa de Liberación. Se procede a interpretar el tema en virtud a que la parte demandante, respecto al origen de las mercancías, argumenta que con fundamento en la Decisión 416 “El derecho para gozar de la preferencia arancelaria en el marco del Programa de Liberación establecido por la CAN, se materializaría con el ingreso al país de mercancías originarias y provenientes de un país miembro; y (…).

El ejercicio de dicho derecho estaría supeditado a la necesaria presentación del correspondiente Certificado de Origen, el mismo que, conforme a esta normativa, habría sido concebido como el documento que permitiría acreditar ante las autoridades aduaneras de los respectivos países miembros, que la mercancía objeto de importación cumple con el respectivo requisito de origen”.

El Tribunal ha sostenido que “El Programa de Liberación, es considerado como uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo. En efecto, el objetivo final del proceso de integración subregional, orientado a la formación de un mercado común latinoamericano, a que se refiere el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, presupone la adopción de medidas que apunten hacia la liberalización del intercambio comercial.

Solamente de esta forma podrá pensarse en lograr que mediante la cooperación comunitaria alrededor de la liberación del comercio se tienda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los Países Miembros. Podría decirse que en este sentido el Tratado de Integración Subregional Andino propugna por la solidaridad económica como fuente de las obligaciones jurídicas inter- 22/10/2012 21.64 nacionales de los países que la conforman”.

(Proceso 118-AI-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 1206, de 13 de junio de 2005, Secretaría General c/ República de Colombia, caso: Restricciones a las importaciones de arroz). El Programa de Liberación se sustenta en el principio básico de la libre circulación de mercancías, dispuesto en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, es así que el Programa de Liberación, tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro.

En este contexto, el Tribunal ha declarado que “Las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas dictadas unilateralmente por un País Miembro, que tengan como resultado imposibilitar o restringir las importaciones, estarían comprendidas bajo las previsiones del Tratado (sic) sobre ‘restricciones de todo orden’. Por medida restrictiva se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones ( ).

Dicho efecto puede consistir en imposibilitar las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional. Las medidas administrativas incluyen desde la imposición de precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las limitaciones directas a las mismas”.

(Proceso 02-AI-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 289, de 27 de agosto de 1997, Secretaría General c/ República de Ecuador, caso: Prohibición de la importación de cigarrillos marca “Belmont” producidos en Venezuela). En relación al concepto de restricciones de todo orden, el Tribunal ha manifestado que: “Esto nos lleva a la conclusión de que una medida de cualesquier orden que disminuya, limitando y modificando una situación actual en detrimento del comercio interandino, salvo los casos de excepción previstos, constituye una restricción al Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena ( ) concepto que fuera ratificado dentro del Proceso 3-Al-96 ya citado: ‘Por medida restrictiva se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional.

Las medidas administrativas pueden incluir desde la imposición de precios GACETA OFICIAL fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las limitaciones directas a las importaciones´”. (Proceso 117-AI-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1347, de 25 de mayo de 2006, Secretaría General c/ República de Colombia, caso: Aplicación de medidas correctivas y restricciones a la importación de productos oleaginosos originarios de la Subregión).

Por lo tanto, el Programa de Liberación del Comercio a que se refiere el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena contempla la eliminación de las restricciones de todo orden que incidan sobre el comercio de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro, y las define en el artículo 73 como aquellas consistentes en medidas de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante las cuales un País Miembro impide o dificulta las importaciones por decisión unilateral contenida en una norma interna de cualquier género.

(Proceso 03-AI-96, publicado en G.O.A.C. Nº 261, de 29 de abril de 1997, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Restricciones a las importaciones de café tostado procedente de Colombia). Otros principios que sustentan el Programa de Liberación son los dispuestos en el artículo 76 del Acuerdo de Cartagena: carácter automático, irrevocable y universal, al respecto el Tribunal ha declarado que “(…) alcanzar tales fines mediante la conformación de un sistema de integración y cooperación que propenda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los países”.

Resulta por eso, esencial para la buena marcha de la cooperación subregional que los países se comprometan a mantener reglas de juego compatibles con la operación del intercambio comercial dentro de esquemas de libre competencia e igualdad en las relaciones entre ellos, de modo que se cumpla el propósito de la integración económica, cual es el de aglutinar los diversos mercados de los países integrantes reduciendo o eliminando los obstáculos al intercambio comercial recíproco, a fin de que el mercado ampliado cumpla las funciones de expansión comercial y mejore las condiciones de competitividad en la región”.

(Proceso 117-AI-2004, ya citado). Cabe resaltar lo dispuesto por el artículo 84 del Acuerdo de Cartagena “Los Países Miembros 22/10/2012 22.64 se abstendrán de modificar los niveles de gravámenes y de introducir nuevas restricciones de todo orden a las importaciones de productos originarios de la Subregión, de modo que signifique una situación menos favorable que la existente a la entrada en vigor del Acuerdo (…)”, esta norma constituye una obligación de no hacer de los Países Miembros.

A la luz de lo expuesto, el Juez Consultante deberá determinar si en el presente caso se cumplen los principios básicos del programa de liberación de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial. 3. Normas de Origen y Certificado de Origen Andino de las Mercancías. Aplicación de la Decisión 416 al mercado interno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Como quiera que en el asunto bajo examen se discute la certificación del origen andino de las mercancías importadas al territorio peruano por parte de la empresa PETROPERÚ S.A., es pertinente desarrollar los temas referentes a las normas de origen, el certificado de origen andino de las mercancías y la aplicación de la Decisión 416 al mercado interno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

La Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina regula la figura del certificado de origen andino de las mercancías. Dicho certificado es un documento que da fe de si las mercancías introducidas al territorio de cualquiera de los Países Miembros tienen origen andino. Estas normas establecen las condiciones o requisitos para que desde el punto de vista de su origen se considere a una mercancía como producida o fabricada dentro de un país o territorio determinado.

Se emplean para determinar la procedencia primaria de un producto, y su importancia radica en que según el origen de las mercancías, los derechos o las restricciones aplicadas a las importaciones podrían variar, dependiendo del lugar del que se establezca como sitio de fabricación o producción de los bienes. Es decir, su sitio de origen. El Sistema Andino de Integración cuenta con normas propias para la calificación del certificado de origen de las mercancías y, en el caso de la Decisión 416, se establecen específicamen- GACETA OFICIAL te las condiciones que deben cumplir los productos para ser considerados originarios de la Subregión y por ende obtener los beneficios del mercado ampliado.

Con ello se asegura que los beneficios del mercado ampliado alcancen únicamente a los productos fabricados o producidos en los países que forman parte de un sistema o proceso de integración. Sobre la naturaleza y la importancia de las Normas de Origen este Tribunal ha señalado que: “Las Normas de Origen son importantes porque al identificar con precisión la procedencia geográfica de un bien importado se obtienen ventajas de distinto tipo.

Éstas son de carácter estadístico, técnico-productivo o de comercialización internacional. Asimismo, las Normas de Origen son fundamentales para mejorar la ejecución de distintos instrumentos de política comercial e incluso de política industrial, como, por ejemplo, la obligación de aplicar o de eximir el pago de derechos arancelarios y no arancelarios a las importaciones; la adjudicación de cupos arancelarios; y la obtención de datos fidedignos sobre la procedencia y el destino del intercambio mundial de bienes, lo que interesa tanto desde el punto nacional como internacional.” http://www.revistatranvía.cl/tv24/fal204_.htm, viernes 05 de noviembre de 2004.

“Las Normas de Origen determinan el porcentaje máximo de materias primas e insumos extranjeros incluidos en la fabricación de un producto de exportación. El cumplir con estas normas permite que los productos de exportación se acojan a rebajas arancelarias en el país de destino del producto. En los acuerdos de complementación económica se fijan los Requisitos de Origen (porcentajes) para la concesión de las preferencias o desgravaciones acordadas.

Las Normas de Origen se aplican a través de los “Certificados de Origen”. http://www.cadeco.org/Comex/ VARIOS/documentos/certificado, viernes 05 de noviembre de 2004.” (Proceso 101-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. Nº 1949 de 3 de junio de 2011, asunto: Calificación y certificación de origen de las mercancías). Este Tribunal en una sentencia anterior sobre la certificación de origen expresó lo siguiente: “( ) consiste en el procedimiento administrativo a seguir para hacer constar que una merca- 22/10/2012 23.64 dería reúne las condiciones que están definidas en la normativa de origen respectiva, de manera que el producto sea considerado nacional de un país, para así acceder a las condiciones preferenciales correspondientes”.

(Proceso Nº 18-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1086 de 25 de junio del 2004). El certificado de origen se define como el documento en formato oficial, que se utiliza para certificar que el bien exportado es originario de determinado país, la presentación de este documento se exige en el país de destino con el fin de conocer esta característica de las mercaderías importadas.

Los datos contenidos en el certificado de origen deben ser exactos, ya que un error puede significar su nulidad en el país de destino, y ocasionar consecuencias administrativas e incluso penales para los operadores que intervienen. De acuerdo con el artículo 12 de la Decisión 416, los exportadores, al solicitar el certificado de origen a las autoridades gubernamentales competentes o a las entidades habilitadas correspondientes, deben presentar una declaración jurada con los antecedentes que permitan respaldar que la mercancía cumple con los Requisitos de Origen; la validez de ésta declaración no será superior a dos años, salvo que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción. Según lo determinado en el artículo 14 de la misma norma, el formulario a utilizarse es el mismo adoptado por la ALADI, para la declaración y certificación de origen de las mercaderías.

En el Proceso 015-IP-2008, publicado en la G.O. A.C. Nº 1630 de 26 de junio de 2008, este Tribunal señaló que para que el certificado de origen tenga plenos efectos se deberá cumplir con los siguientes requisitos, de conformidad con lo estipulado en el mencionado artículo 12: 1. Para expedir el respectivo certificado, las autoridades competentes o habilitadas deberán solicitar al productor si es el mismo exportador de la mercancía, una declaración jurada.

Si el productor no es el mismo exportador, este último deberá suministrar la declaración jurada. 2. Que la anterior declaración jurada esté vigente. El párrafo 5 del artículo 12 de la Decisión 416 establece como plazo de vigencia GACETA OFICIAL dos años, a menos que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción, razón por la cual se deberá expedir otra declaración jurada. 3.

El certificado de origen deberá contar con la firma autógrafa del funcionario competente para el efecto. 4. Junto con el certificado se debe presentar la respectiva factura comercial, cuya fecha no podrá ser posterior a la de la certificación. 22/10/2012 24.64 las normas nacionales internas que para el efecto estén consagradas. Estás hipótesis son: 1) Que exista duda sobre la autenticidad de la certificación; 2) Que se presuma el incumplimiento de las normas establecidas en la Decisión 416; 3) Que la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no producidos en la subregión y; 5.

Si las mercancías van a ser facturadas en un tercer País Miembro o no, el productor o exportador del País de Origen deberá declarar que las mercancías serán comercializadas por un tercero, indicando el nombre y los demás datos que dé la empresa que facturara la operación de destino. 4) Que el certificado de origen no se presente, contenga errores o esté incompleto.

En el primer evento la autoridad aduanera dará un plazo de quince días calendario contado a partir de la fecha de despacho a consumo o del levante de la mercancía, para que el certificado sea presentado, so pena de hacer exigible la garantía o cobrar los gravámenes correspondientes si no se cumple. 6. De conformidad con el artículo 14 de la Decisión 416, tanto la declaración jurada como el certificado de origen deberá expedirse en el formulario adoptado por la Asociación Latinoamericana de Integración, hasta tanto entre a regir el nuevo formulario adoptado por la Comisión de la Comunidad Andina, a propuesta de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 416.

La Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina al ser una norma de carácter comunitario, en virtud del principio de aplicación directa e inmediata, entra a regir en los Países Miembros una vez en vigor de manera inmediata y automática sin que para ello se requiera proceso de incorporación al orden interno y sin que se requiera ningún tipo de reglamentación para el efecto. 7.

Que el certificado de origen se encuentre vigente. El segundo párrafo de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, determina que el certificado de origen tendrá una vigencia de 180 días calendario, contados a partir de la fecha de emisión, salvo que se trate de mercancía almacenada temporalmente bajo control aduanero en el país de destino, en cuyo evento el certificado de origen se mantendrá vigente por el tiempo adicional que la administración aduanera haya autorizado dichas operaciones o regímenes.

Es importante tener en cuenta lo consagrado en el artículo 15 de la Decisión 416, ya que prevé cuatro hipótesis en donde la Autoridad Aduanera no puede impedir el desaduanamiento de las mercancías cuando haya problemas con el Certificado de Origen de las mercancías, pero si puede exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes que se aplicarían a importaciones de Terceros Países, con base en De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá determinar si se han cumplido con los requisitos que la Decisión 416 consagra en relación con el certificado de origen andino, de conformidad con lo expresado en la presente providencia; lo anterior sin perjuicio de que la República del Perú regule determinados aspectos no especificados por la normativa andina con base en la facultad del complemento indispensable. 4.

Presentación del Certificado de Origen. Plazos. Principio del Complemento Indispensable. Debido a que la demandante, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de la República del Perú – SUNAT, argumenta que la presentación del certificado de origen fuera del plazo establecido en la Decisión 416, implica incumplimiento y, en consecuencia, la imposibilidad de acogerse a los beneficios arancelarios dentro del programa de liberación, el Tribunal considera necesario desarrollar el tema de GACETA OFICIAL la presentación del certificado de origen y sus plazos.

Según lo determinado por el artículo 12 de la Decisión 416, el cumplimiento de las Normas o Requisitos de Origen se verifica a través de un certificado de origen, que debe ser emitido por las autoridades de gobierno competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por el País Miembro exportador. El mismo artículo de la Decisión 416 señala que las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para emitir la certificación de origen deberán contar con una declaración jurada elaborada por el productor en el formato referido en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 416.

El tercer párrafo del artículo analizado señala que el certificado deberá contener la firma del funcionario que ha sido habilitado para tal propósito por los Países Miembros. Es, como ya se dijo, exigencia legal claramente establecida, que la fecha de la certificación de origen debe ser igual o posterior a la fecha de emisión que conste en la factura comercial; la que debe ser presentada conjuntamente con el certificado de origen.

Respecto a la presentación del certificado de origen, el artículo 15 de la Decisión 416 establece que “Las autoridades aduaneras del País Miembro importador no podrán impedir el desaduanamiento de las mercancías en casos de duda acerca de la autenticidad de la certificación, presunción de incumplimiento de las normas establecidas en esta Decisión, cuando la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no-producidos en la subregión, o cuando el certificado de origen no se presente, contenga errores, o esté incompleto.

En tales situaciones se podrá exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes aplicables a terceros países, de conformidad con las legislaciones nacionales de los Países Miembros”. Luego, desarrolla que en caso de que no se presente el certificado de origen, “las autoridades aduaneras del País Miembro importador otorgarán un plazo de quince días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, para la debida presentación de dicho documento.

Vencido el plazo, se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes”. En el presente caso, la solicitud de suspensión del plazo fue declarada improcedente median- 22/10/2012 25.64 te Resoluciones Jefaturales de División Nº 118 3D1300/2005-001205 y Nº 118 3D1300/2005001204, como consecuencia de ello, se procedió a ejecutar la Garantía Nominal y a sancionar a PETROPERÚ S.A. con una multa equivalente al triple de los tributos dejados de pagar.

Al respecto cabe señalar que la normativa andina señala que “se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes”, es decir, se trata de dos alternativas no copulativas, por lo que la autoridad nacional sólo puede ejercer una de las dos opciones. Asimismo, la presentación del certificado de origen fuera del plazo acarrea como única consecuencia la ejecución de la garantía o, en su caso, el cobro de gravámenes, más no la imposibilidad de acceder a los beneficios arancelarios, en tanto se cumpla con todos los demás requisitos establecidos en el Acuerdo de Cartagena, Decisión 414 (Perfeccionamiento de la Integración Andina) y Decisión 416 (Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancías), ello en concordancia con lo establecido por el principio del complemento indispensable, tratado a continuación. Del Principio del complemento indispensable.

Al respecto, cabe señalar que el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura” 1, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘comple- 1 Pablo Navarro, Carlos Alchourrón, George Henrik Von Wright, entre otros, se refieren a las normas de clausura. Pablo Navarro advierte, acerca de estas normas, que éstas “tienen por función completar un determinado sistema normativo y, en ese sentido, su impacto principal es el ámbito de las lagunas de los sistemas normativos”.

“NORMAS PERMISIVAS Y CLAUSURA DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS”. Disponible en Internet: http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=iAxcO% 2FcGINQ%3D&tabid=9724&language=ca-ES. GACETA OFICIAL mento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ’estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ (…) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. 2 En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias ente el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional.

Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995).

Es decir, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispen- 2 Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA. 22/10/2012 26.64 sable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

En el presente caso, el segundo párrafo del artículo 15 de la Decisión 416 resulta ser de carácter general con relación a la suspensión del plazo, sin llegar a regular las excepciones pertinentes, es decir, la normativa comunitaria establece de manera general el otorgamiento de la suspensión un plazo de quince días calendario sin señalar requisitos específicos para dicho otorgamiento de suspensión de plazo, por lo tanto, las excepciones o los requisitos específicos con relación a la suspensión del plazo deberán ser reguladas por la normativa nacional, de conformidad con el principio del complemento indispensable y siempre y cuando no resulten restrictivas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de la aplicación directa, comporta la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y otra nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración. En consecuencia, la norma andina no deroga la norma nacional o internacional contraria, sino que sólo la inaplica.

SEGUNDO: El Juez Consultante deberá determinar en el proceso interno si de conformidad GACETA OFICIAL con la situación de hecho, se cumplen los principios básicos del Programa de Liberación de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: Dentro del Sistema Andino de Integración, las Normas de Origen tienen por objeto regular de manera efectiva los criterios, condiciones y requisitos específicos que debe cumplir una mercancía en su proceso productivo para ser considerada originaria de un País Miembro y, con tal calidad, acceder a las preferencias arancelarias correspondientes.

CUARTO: La certificación de origen consiste en el procedimiento administrativo a seguir para hacer constar que una mercadería reúne las condiciones que están definidas en la normativa de origen respectiva, de manera que el producto sea considerado nacional de un país, para así acceder a las condiciones preferenciales correspondientes. En tal sentido, constituye el documento en formato oficial, que se utiliza para certificar que el bien exportado es originario de determinado país; la presentación de este documento se exige en el país de destino con el fin de conocer la calidad de originarias de las mercaderías importadas.

Los datos o la información contenida en el certificado de origen debe ser exacta, ya que un error puede acarrear su nulidad en el país de destino. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si se han cumplido con los requisitos que la Decisión 416 consagra en relación con el certificado de origen andino, de conformidad con lo expresado en la presente providencia; lo anterior sin perjuicio de que la República del Perú regule determinados aspectos no especificados por la normativa andina con base en la facultad del complemento indispensable.

QUINTO: Como regla general, cuando el certificado de origen no se presente, las autoridades aduaneras del País Miembro importador otorgarán un plazo de quince (15) días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, para la debida presentación de dicho documento. Vencido el plazo, se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes, es decir, se trata de una alternativa no copulativa, por lo que la autoridad nacional sólo puede ejercer una de las dos opciones. 22/10/2012 27.64 SEXTO: La presentación del certificado de origen fuera del plazo acarrea como única consecuencia, o bien la ejecución de la garantía o, en su defecto, el cobro de gravámenes, mas no la imposibilidad de acceder a los beneficios arancelarios, en tanto se cumpla con todos los demás requisitos establecidos en el Acuerdo de Cartagena, Decisión 414 (Perfeccionamiento de la Integración Andina) y Decisión 416 (Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancías), ello en concordancia con lo establecido en el punto 1 de la presente providencia que desarrolla el principio del complemento indispensable.

SÉPTIMO: No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la discreción de los Países Miembros la implementación o el desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados o de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

En el presente caso, el segundo párrafo del artículo 15 de la Decisión 416 resulta ser de carácter general con relación a la suspensión del plazo, sin llegar a regular las excepciones pertinentes, las mismas que deberán ser reguladas por la normativa nacional, de conformidad con el principio del complemento indispensable, pero siempre que no resulten restrictivas.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 22/10/2012 28.64 José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 090-IP-2011 Interpretación prejudicial del artículo 2 de la Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú; y de oficio, interpretación prejudicial de los artículos 2, 12, 14, 15 y 16 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Asunto: “Devolución de tributos pagados en exceso”. Actor: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de la República del Perú – SUNAT. Proceso Interno Nº 2379-2010. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 20 días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 09 de noviembre de 2011.

I.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES Demandante: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de la República del Perú - SUNAT. Demandado: Procuraduría del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal de la República del Perú. Tercero interesado: MABE PERÚ S.A. III.

DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS. Mediante diversas Declaraciones Únicas de Importación (años 1999 y 2000), MABE PERÚ S.A. nacionalizó cocinas a gas para uso doméstico originarias y procedentes de Ecuador, clasificadas en la subpartida nacional 7321.11.10.00 acogiéndose al Programa de Liberación establecido en la Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina, consignan- GACETA OFICIAL do el Código de Trato Preferencial Internacional Nº 13 (TPI 13).

Posteriormente, MABE PERÚ S.A. solicitó la devolución por pago en exceso de los derechos de aduana ad-valorem en las importaciones realizadas mediante las mencionadas Declaraciones, alegando que dichas importaciones se acogieron al Programa de Liberación establecido en la Decisión 414 no obstante tener derecho a la desgravación total de derechos arancelarios establecida en el Acuerdo Regional de Apertura de Mercados (ARAM) Nº 2 a favor de Ecuador suscrito en el marco de ALADI 1, Código de Trato Preferencial Nº 501 (TPI Nº 501).

Para ello, pidió a la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao (Perú) que efectúe la rectificación de las mencionadas Declaraciones Únicas de Importación (DUI) a fin de acogerse al ARAM Nº 2, sustentando su pedido en las cartas rectificatorias de los Certificados de Origen emitidas por la Cámara de Comercio de Guayaquil (de fechas 25/09/2003 y 09/12/2004) mediante las cuales se modificaban dichos documentos en las casillas referidas al Acuerdo (2), a Normas (3) y la correspondiente a la Partida Arancelaria.

MABE PERÚ S.A., al no obtener respuesta respecto de su solicitud de devolución, interpuso recurso de reclamación contra dichas resoluciones fictas denegatorias. Posteriormente, MABE PERÚ S.A. interpuso recurso de apelación contra las resoluciones fictas denegatorias de sus recursos de reclamación. Mediante Resolución Nº 03507-A-2006 de 26 de junio de 2006 el Tribunal Fiscal del Perú revocó las resoluciones fictas denegatorias.

Entre varios argumentos, el Tribunal Fiscal señaló que: a) según una Resolución del Tribunal Fiscal que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria (RTF Nº 0690-A-2000 del 17 de mayo de 2000), “las importaciones que se acojan a una disposición legal liberatoria no se encuentran impedidas de acogerse, vía trámite de una solicitud de devolución, a otra disposición legal liberatoria más favorable, razón por la cual, el hecho que en este caso la recurrente haya invocado en las importaciones en cuestión la disposición legal liberatoria correspondiente al Programa de Liberación de la Comunidad 1 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 22/10/2012 29.64 Andina de Naciones previsto en la Decisión 414, no le impide acogerse a la disposición legal liberatoria del Acuerdo de Alcance Regional de Apertura de Mercados Nº 2, siempre que para ello se acredite el cumplimiento de los requisitos de negociación, expedición directa y origen”; b). que, el ARAM Nº 2 (incorporado a la legislación nacional a través del Decreto Supremo Nº 039-84-ITI-IGI) “se encontraba vigente a la fecha en que se realizaron las importaciones en cuestión y establecía que las cocinas a gas originarias y procedentes de Ecuador se encontraban exoneradas con el 100% de los gravámenes aduaneros…”; c) que, “no varía el objeto y la voluntad del certificado de origen cuando se cambia la información del casillero correspondiente al Tratado Internacional o la Norma Comunitaria que aprueba los beneficios arancelarios, ya que tal modificación no implica el cumplimiento de un criterio de calificación de origen distinto, pues en realidad se trata de un aspecto formal, criterio que ha sido adoptado en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 1669-98SALA DE ADUANAS del 31 de agosto de 1998.”; d) que, tanto la norma comunitaria de la CAN como los tratados internacionales del ALADI no establecen de forma expresa un plazo máximo para modificar los certificados de origen que fueron presentados dentro del plazo de validez (entendiéndose por “modificación” a los cambios en la información del certificado de origen meramente formal, no sustancial); e) que, “la Administración Aduanera se encuentra obligada a tener en cuenta las modificaciones de un certificado de origen para el otorgamiento de los beneficios arancelarios previstos en la CAN y ALADI dentro del plazo de prescripción para devolver lo pagado indebidamente o en exceso cuando se producen a iniciativa del importador, debiendo tenerse en cuenta las causales de interrupción y suspensión del plazo prescriptorio (sic)”.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) interpuso demanda contencioso administrativa contra la mencionada Resolución Nº 03507-A-2006 del Tribunal Fiscal. Con fecha 9 de julio de 2008 la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima resolvió la demanda interpuesta por la SUNAT declarándola fundada. Los fundamentos de dicha sentencia fueron: a) que, una vez expedidos los Certificados de Origen, estos adquieren carácter de declaración definitiva, GACETA OFICIAL conforme a lo dispuesto por la Ley General de Aduanas del Perú (Decreto Legislativo 809, artículo 46); b) que la modificación de las declaraciones implica la emisión de un nuevo acto administrativo y que la existencia de vicios leves o muy leves en el Certificado de Origen supone que estos pueden estar referidos únicamente a aspectos formales y no sustanciales del cumplimiento del requisito de origen; c) que, en el caso de autos, la modificación efectuada se refiere a aspectos sustanciales, otorgándole una connotación completamente distinta, determinando así que dicha modificación constituya un nuevo certificado de origen; d) que, al tratarse de un nuevo certificado de origen, éste debe ser presentado en el plazo establecido y en las condiciones establecidas en el ordenamiento jurídico de la CAN y ALADI, lo cual no ha ocurrido, no cabiendo la sustitución de los mismos por los presentados originalmente.

Contra dicha sentencia MABE PERÚ S.A., interpuso recurso de apelación. Con fecha 23 de noviembre de 2009 la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema del Perú confirmó la decisión de la primera instancia. MABE PERÚ S.A. interpone recurso de casación el cual fue declarado procedente y dentro del cual se solicita interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. La demandante Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, argumenta lo siguiente: - Señala que, “la resolución del Tribunal Fiscal no se encuentra arreglada a Ley, por ser opuesta a las normas comunitarias, contraviene lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Legislativo.

Nº 809, así como las mencionadas Declaraciones no cumplen con los requisitos y condiciones para acogerse al Tratamiento Preferencial Internacional negociado en el marco del Acuerdo Regional de Apertura de Mercados Nº 2 (…)”. - Que, “el artículo 46 de la Ley General de Aduanas, señala: ‘La Declaración aceptada por ADUANAS es definitiva y servirá de base para determinar la obligación tributaria 22/10/2012 30.64 aduanera, salvo las enmiendas que puedan realizarse de constatarse errores no señalados como infracción aduanera’, precisándose en su segundo párrafo: ‘Sin embargo, podrá ser dejada sin efecto por la Administración Aduanera cuando legalmente no haya debido ser aceptada, cuando se acepte el cambio de destinación o la mercancía no apareciera, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento”. - Que, en el presente caso no existe controversia sobre el cumplimiento cabal por parte de MABE PERÚ S.A. de los requisitos de negociación, origen y expedición directa para acogerse al Programa de Liberación de la Decisión 414.

Por ello, la Administración Aduanera aceptó válidamente dichas DUIs “lo que les da el carácter de definitivas al no haberse configurado ninguno de los supuestos del artículo 46 de la Ley General de Aduanas, ni los criterios jurisprudenciales del Tribunal Fiscal para dejarlas sin efecto”. - Que, ni el Tribunal Fiscal ni el importador han acreditado que las referidas DUIs “no hayan sido formuladas conforme a los documentos que las sustentan, o que contengan datos que no corresponden a la realidad o que no se encuentren arregladas a ley, lo que determina que resulte írrito rectificar dichas declaraciones las que tienen carácter de definitivas por mandato de la Ley General de Aduanas, considerando que la Administración Aduanera procedió de acuerdo a la manifestación de voluntad de la empresa demandada (…)”. - Que, “en consecuencia, habiendo quedado acreditado que el importador consignó en la casilla 7.20 de las DUI el TPI 13, es su manifestación de voluntad la que determinó acogerse a los beneficios del Programa de Liberación establecidos en la Decisión 414 de la Comunidad Andina de Naciones con Ecuador, tal como lo indica el certificado de origen presentado en el momento de despacho, voluntad que no puede ser arbitrariamente modificada en el transcurso de los años por cuanto las declaraciones de importación tienen por ley el carácter de definitivas y por cuanto los certificados de origen tiene un plazo de validez de ciento ochenta (180) días establecido por las normas comunitarias de la CAN y de ALADI”.

GACETA OFICIAL - Que, al haber sido expedidos los certificados de origen dentro del marco jurídico de la CAN, “aplicando las normas especiales para la calificación y certificación de origen de las mercancías reguladas por la Decisión 416, les corresponde que para su modificación y/o aclaración se apliquen las normas comunitarias o criterios fijados por la CAN.” - Que, mal se puede afirmar que el texto del artículo 16 de la Decisión 416 admite la modificación de certificados de origen correctamente emitidos. - Haciendo referencia a la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 141-IP-2004, la demandante señala que “las normas del CAN (sic) no sólo no regulan la rectificación o modificación de los certificados de origen, sino que establecen que el error incurrido en los certificados podría acarrear su nulidad y, sólo por excepción, se permite la aclaración de los certificados de origen cuando medien errores de carácter material o errores leves, que no acarreen la nulidad del mismo.” - Que, “en el caso objeto de la presente acción, la modificación que se pretende dar por formal, es esencialmente sustancial, pues el importador ha manifestado su voluntad de acogerse a las normas de la CAN y gozar de sus preferencias arancelarias, y la modificación que se pretende realizar implica acogerse a otro tratado internacional, en el marco del (sic) ALADI, que tiene sus propias reglas y que difiere del Acuerdo de Cartagena, es decir que se trata de dos ordenamientos jurídicos diferentes”. - Que, en relación con el plazo para rectificar un certificado de origen, la demandante indica que “es durante el plazo de la vigencia del mismo, en ese sentido el artículo 14 de la Decisión No. 416 establece que los Certificados de Origen tienen una validez de 180 días calendario desde la fecha de su emisión, por lo cual de proceder una rectificación, debe hacerse durante la vigencia de dicho documento y no cuando ya ha caducado”. 22/10/2012 31.64 de la República del Perú, contestó la demanda argumentando lo siguiente: - Que, la demandante (SUNAT) “considera equivocadamente que la declaración única de importación es definitiva, no siendo posible rectificación alguna, lo cual no es cierto, porque la misma Ley General de Aduanas admite rectificaciones formales, como ocurrió en el caso de autos, al tener la rectificación carácter eminentemente formal, la duración de la validez de este documento no le es aplicable a este documento”. - Que, la demandante pretende forzar una interpretación de la Decisión 416 “en el sentido de que no es viable una modificación de la Declaración única de aduanas (DUI)”. - Que, la actora también se equivoca al sustentar la imposibilidad de rectificar la declaración única de importación, “basándose en la formación del acto jurídico, es decir, la voluntad del importador, cuando para efectos formales dicho elemento no es preponderante en el caso de autos”. - Que, la resolución del Tribunal Fiscal ha sido dictada con arreglo a la Ley, pues “ha observado las normas de procedimiento administrativo, toda vez que no ha sido dictada por órgano incompetente, ni prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido, conforme lo establece el artículo 109 en sus incisos 1 y 2 del Código Tributario vigente”.

D. TERCERO INTERESADO. MABE PERÚ S.A., como tercero interesado, argumenta lo siguiente: C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. - Que, no existe un listado cerrado de causales que dispongan cuándo procede la modificación de un Certificado de Origen. Resalta que “en ningún dispositivo legal emitido por la CAN se establece una lista cerrada de causales por las cuales se pueden modificar certificados de origen, ya sea a pedido de parte o de oficio por la autoridad competente en el país emisor, contrariamente a lo afirmado por la Administración Aduanera a lo largo del presente proceso”.

La Procuraduría del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal - Que, los artículos 15 y 16 de la Decisión 416 (sobre Normas Especiales para la Califica- GACETA OFICIAL ción y Certificación del Origen de las Mercancías) regulan “los supuestos que ameritan la adopción de un procedimiento especial para otorgar la desgravación de tributos a la importación de mercancías” (el subrayado no es nuestro).

Señala que, en los supuestos enunciados en dichos artículos y en virtud de dicho procedimiento especial, “el órgano competente del país exportador debe aclarar la situación a las entidades correspondientes del país exportador, siendo necesario aportar las pruebas que demuestren el cumplimiento de las normas de origen”. Así, agrega, en dichos casos se estaría configurando una “modificación con efecto retroactivo” de los Certificados de Origen. - Que, si bien los mencionados artículos regulan algunos supuestos “en los cuales se permite la modificación de los Certificados de Origen con efecto retroactivo al momento de su emisión, estas causales NO son las únicas oportunidades en las cuales se permite esta figura, por el simple hecho que así no lo dispone la norma, ya que tal como se ha venido indicando, en ningún dispositivo legal emitido por la CAN se encuentra enumeradas taxativamente las causales por las cuales se pueden modificar los Certificados de Origen, ni mucho menos se indica que las únicas causales son las descritas en los artículos 15º y 16º de la Decisión 416” (el subrayado no es nuestro).

Por ello, indica, carece de sustento jurídico la afirmación de la Administración Aduanera en el sentido que aquellas serían las únicas causales para que proceda una modificación de un Certificado de Origen. - Que, “el Certificado de Origen, como acto administrativo unilateral, puede ser objeto de distintas posibilidades de modificación, tales como la reforma, la aclaración o la rectificación, sin que la CAN o el ALADI hayan hecho una precisión exacta sobre cuándo debe aplicarse cada una de estas figuras”. - Que, en el presente caso, la modificación efectuada no implicó un cambio de criterio de calificación de origen, por lo que se trata de un cambio de información de carácter estrictamente formal. - Que, “ni la Comunidad Andina ni ALADI han establecido mediante qué documento se debe realizar modificaciones al Certificado de 22/10/2012 32.64 Origen, ni cuál es el plazo máximo para su presentación”.

En relación con lo primero señala que “el ordenamiento jurídico de la CAN y de ALADI no ha establecido en forma expresa el documento con el que podría realizarse modificaciones al Certificado de Origen, razón por la cual no se puede exigir a las entidades habilitadas que lo hagan bajo una formalidad determinada, siendo posible hacerlo mediante una carta, tal como ha sucedido en el presente caso”.

En relación con lo segundo, indica que “ni la norma comunitaria de la CAN ni los Tratados Internacionales de ALADI hacen mención a un plazo máximo para modificar los Certificados de Origen que fueron presentados ante la Administración Aduanera dentro de su plazo de validez, por lo que se entiende que se podrán presentarse (sic) en cualquier momento durante el trámite del procedimiento tributario aduanero de conocimiento, según criterio expresado en las Resoluciones del Tribunal Fiscal (…)”.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según dispone el artículo 32 de su Tratado de Creación. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La Sala Consultante solicita interpretación prejudicial a “fin de esclarecer la infracción normativa” de la Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre Perfeccionamiento de la Integración Andina. Sin embargo, del análisis de los argumentos esgrimidos por las partes y del contenido de las sentencias expedidas en el proceso interno se desprende que la controversia gira principalmente en torno a la interpretación de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancías.

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal procederá a interpretar el artículo 2 de la Decisión 414 toda vez que sirve de contexto al caso de autos y, de oficio, se interpretarán los artículos 2, 12, 14, 15 y 16 de la Decisión 416. GACETA OFICIAL DECISIÓN 414 “(…) Artículo 2.- Las liberaciones alcanzadas otorgadas en los Acuerdos Comerciales Bilaterales suscritos entre el Perú y los demás Países Miembros, continuarán vigentes en la medida que otorguen un tratamiento más favorable que el previsto en el artículo anterior.

DECISIÓN 416 “(…) CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CALIFICACIÓN DEL ORIGEN Artículo 2.- Para los efectos del Programa de Liberación previsto en el Acuerdo de Cartagena y conforme a lo dispuesto en la presente Decisión, serán consideradas originarias del territorio de cualquier País Miembro, las mercancías: a) Integramente producidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º de la presente Decisión. b) Elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los Países Miembros. c) Que cumplan con los requisitos específicos de origen fijados de conformidad con lo establecido en el Artículo 113 del Acuerdo de Cartagena, los que prevalecerán sobre los demás criterios de la presente Decisión. Los requisitos específicos de origen se fijarán de conformidad con los criterios y procedimientos que establezca la Comisión; d) Las que no se les han fijado requisitos específicos de origen, cuando resulten de un proceso de ensamblaje o montaje siempre que en su elaboración se utilicen materiales originarios del territorio de los Países Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Colombia, Perú y Venezuela, y el 60 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador. e) Las no comprendidas en el literal anterior, que no se les han fijado requisitos 22/10/2012 33.64 específicos de origen y en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios cuando cumplan con las siguientes condiciones: i) Que resulten de un proceso de producción o transformación realizado en el territorio de un País Miembro; y, ii) Que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar clasificados en la NANDINA en partida diferente a la de los materiales no originarios. f) A las que no se les han fijado requisitos específicos de origen y que no cumplan con lo señalado en el inciso ii) del literal anterior, siempre que en su proceso de producción o transformación se utilicen materiales originarios del territorio de los Países Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Colombia, Perú y Venezuela, y el 60 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador. g) Los juegos o surtidos de mercancías, siempre que cada una de las mercancías en ellos contenida, cumplan con las normas establecidas en la presente Decisión. Los valores CIF y FOB a que se refieren los literales d) y f) del presente artículo, podrán corresponder a su valor equivalente según el medio de transporte utilizado.

En el caso de Bolivia se entiende por valor equivalente el valor CIF-Puerto, cuando se trate de importaciones por vía marítima o CIF-Frontera cuando se trate de importaciones por otras vías. (…) CAPÍTULO III DE LA ADMINISTRACIÓN Sección 1 De la declaración y certificación Artículo 12.- El cumplimiento de las normas y de los requisitos específicos de origen deberá comprobarse con un certificado de origen emitido por las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por el País Miembro exportador.

GACETA OFICIAL Para la certificación del origen, las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas deberán contar con una declaración jurada suministrada por el productor, en el formato a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la presente Decisión. 22/10/2012 34.64 En caso que la mercancía sea internada o almacenada temporalmente bajo control aduanero en el país de destino, el certificado de origen se mantendrá vigente por el tiempo adicional que la administración aduanera haya autorizado dichas operaciones o regímenes.

(…) El certificado de origen deberá llevar la firma autógrafa del funcionario habilitado por los Países Miembros para tal efecto. Cuando el productor sea diferente del exportador, éste deberá suministrar la declaración jurada de origen a las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas, en el formato a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la presente Decisión. La declaración del productor tendrá una validez no superior a dos años, a menos que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción. La fecha de certificación deberá ser coincidente o posterior a la fecha de emisión de la factura comercial.

A los fines de la certificación del origen, en todos los casos, la factura comercial deberá presentarse conjuntamente con el certificado de origen. Parágrafo: Cuando las mercancías objeto del intercambio sean facturadas desde un tercer país, miembro o no de la subregión, el productor o exportador del país de origen deberá declarar que las mismas serán comercializadas por un tercero, indicando el nombre y demás datos de la empresa que en definitiva sea la que factura la operación de destino. (…) Artículo 14.- Para la declaración y certificación del origen de los productos se utilizará el formulario adoptado por la Asociación Latinoamericana de Integración, hasta tanto se apruebe un nuevo formulario de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la presente Decisión. El certificado de origen tendrá una validez de 180 días calendario, contados a partir de la fecha de su emisión. Sección 2 Del control de los certificados Artículo 15.- Las autoridades aduaneras del País Miembro importador no podrán impedir el desaduanamiento de las mercancías en casos de duda acerca de la autenticidad de la certificación, presunción de incumplimiento de las normas establecidas en esta Decisión, cuando la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no-producidos en la subregión, o cuando el certificado de origen no se presente, contenga errores, o esté incompleto.

En tales situaciones se podrá exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes aplicables a terceros países, de conformidad con las legislaciones nacionales de los Países Miembros. Cuando el certificado de origen no se presente, las autoridades aduaneras del País Miembro importador otorgarán un plazo de quince días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, para la debida presentación de dicho documento.

Vencido el plazo, se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes. Artículo 16.- Salvo la situación prevista en el segundo párrafo del Artículo anterior, cuando se constituyan garantías, éstas tendrán una vigencia máxima inicial de cuarenta días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, prorrogables por otros cuarenta días calendario, siempre que durante la vigencia inicial de las garantías no se hubiese aclarado el cumplimiento de las normas de la presente Decisión. Al constituir garantías, las autoridades aduaneras notificarán la medida dentro de los tres días hábiles siguientes de adoptada, a su respectivo órgano de enlace, el cual, dentro de los tres días hábiles siguientes de cono- GACETA OFICIAL cida la medida, la comunicará al órgano de enlace del País Miembro exportador y a la Secretaría General, acompañando los antecedentes, acontecimientos o fundamentaciones que justifican la misma.

Comunicada la medida conforme al párrafo anterior, corresponderá al órgano de enlace del País Miembro exportador aclarar la situación al órgano de enlace y a las autoridades aduaneras del País Miembro importador, y de ser necesario, aportar las pruebas que demuestren el cumplimento de las normas de origen. Transcurridos treinta días calendario después de adoptada la medida sin que se hubiere realizado la aclaración o demostración respectiva, o si ésta no ha conducido a solucionar el problema, cualquiera de los Países Miembros involucrados podrá solicitar la intervención de la Secretaría General, suministrándole toda la información que disponga. 22/10/2012 35.64 restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro”.

Y conforme el artículo 77, los Países Miembros deben abstenerse de aplicar gravámenes y de introducir restricciones de todo orden a las importaciones de bienes originarios de la Subregión. Según el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, se entiende por “gravámenes” los derechos aduaneros y cualquier otro recargo de efecto equivalente (ya sean de carácter fiscal, monetario o cambiario) que incidan sobre las importaciones.

Por “restricciones de todo orden” se entiende cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario a través de la cual un País Miembro impida o dificulte, por decisión unilateral, las importaciones. En relación con el concepto de “restricciones de todo orden”, este Tribunal ha señalado que: “(…) una medida de cualesquier orden que disminuya, limitando y modificando una situación actual en detrimento del comercio interandino, salvo los casos de excepción previstos, constituye una restricción al Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena ( ) concepto que fuera ratificado dentro del Proceso 3-Al-96 (….): ‘Por medida restrictiva se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional.

Las medidas administrativas pueden incluir desde la imposición de precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las limitaciones directas a las importaciones”. 3 La Secretaría General deberá pronunciarse mediante Resolución, sobre el cumplimiento de las normas de la presente Decisión o en su defecto, sobre las medidas a ser adoptadas para solucionar el caso, dentro de los treinta días calendario siguientes de recibido el requerimiento.

1. SOBRE EL PROGRAMA DE LIBERACIÓN Y LA DECISIÓN 414. Conforme ha indicado el Tribunal en casos anteriores, el Programa de Liberación es uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de Cartagena. El objetivo final del proceso de integración subregional, orientado a la formación gradual de un mercado común latinoamericano (artículo 1 del Acuerdo de Cartagena), presupone la adopción de medidas que apunten hacia la liberalización del intercambio comercial 2.

El Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena recoge las características de dicho Programa de Liberación. Así, el artículo 72 del Acuerdo establece que el programa de liberación de bienes “tiene por objeto eliminar los gravámenes y las 2 Proceso 118-AI-2003, publicado en G.O.A.C. Nº 1206, de 13 de junio de 2005, Secretaría General c/ República de Colombia, caso: Restricciones a las importaciones de arroz.

Asimismo, cabe resaltar que conforme dispone el artículo 76 del Acuerdo de Cartagena, el Programa de Liberación es automático 4 e irrevocable y comprende la universalidad de los 3 4 Proceso 5-IP-90, publicado en G.O.A.C. N° 162, de 9 de septiembre de 1994. En el sentido que entra a regir de inmediato, sin que dependa de la voluntad momentánea de los Países Miembros.

Lo anterior también implica que los Países Miembros no pueden abstenerse de cumplir con el Programa de Liberación argumentando justificaciones y excepciones no contempladas en las propias normas comunitarias (Proceso 190-IP-2007, publicado en G.O.A.C Nº 1614 de 30 de abril de 2008). GACETA OFICIAL 22/10/2012 36.64 productos, salvo las disposiciones de excepción previstas en el propio Acuerdo de Cartagena, para llegar a su liberación total en los plazos y modalidades previstas en el Acuerdo. favorable a la importación de cocinas (desgravación total derechos arancelarios) que el previsto en el artículo 1 literal d) de la Decisión 414 (desgravación parcial).

La Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina. A la luz de lo expuesto, el Juez Consultante deberá determinar si en el presente caso se cumplen los principios básicos del programa de liberación y lo dispuesto por la Decisión 414 de conformidad con lo expresado en esta interpretación prejudicial. Sobre la base de los Capítulos I y V del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 387 y la Disposición Transitoria Primera del Protocolo de Sucre, la Comisión de la Comunidad Andina dictó la Decisión 414 sobre “Perfeccionamiento de la Integración Andina” (publicada en G.O.A.C N° 283 del 31 de julio de 1997), en cuyo artículo 1 se estableció un cronograma para la liberación del comercio entre el Perú y los demás Países Miembros, de todos los productos del universo arancelario.

Conforme el literal d) del mencionado artículo 1, el cronograma para la desgravación arancelaria de las subpartidas NANDINA que figuran como Anexo IV de la Decisión 414 (entre ellas, la mercancía “cocinas”) era el siguiente: 10% de margen de preferencia al 31 de julio de 1997; 20% al 31de diciembre de 1999; 40% al 31 de diciembre de 2000; 60% al 31 de diciembre de 2001; 80% al 31 de diciembre de 2002 y 100% al 31 de diciembre de 2003.

Ahora bien, el artículo 2 de la Decisión 414 dispuso que “las liberaciones alcanzadas otorgadas en los Acuerdos Comerciales Bilaterales suscritos entre el Perú y los demás Países Miembros, continuarán vigentes en la medida que otorguen un tratamiento más favorable que el previsto en el artículo anterior” (esto es, el artículo 1 antes mencionado, que contiene el cronograma de liberación).

Es decir, la norma comunitaria hizo depender la vigencia de las liberaciones alcanzadas en los acuerdos bilaterales, celebrados entre el Perú y los demás Estados Miembros, en que el tratamiento otorgado en ellas fuese más favorable que el del programa de desgravación arancelaria fijado en el artículo 1 de la Decisión 414 5. Según señala la demandada y el tercero interesado, a la fecha de la importación de las mercancías (entre los años 1999 y 2000), el ARAM Nº 2 a favor del Ecuador otorgaba un trato más

2. PREVALENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO SOBRE LAS NORMAS DE DERECHO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS. EL PRINCIPIO DEL COMPLEMENTO INDISPENSABLE Para los efectos de la presente interpretación prejudicial, el Tribunal considera necesario hacer referencia a la prevalencia del ordenamiento jurídico comunitario sobre las normas de derecho interno de los Países Miembros y luego analizar el principio del “complemento indispensable”.

Conforme ha quedado establecido en reiterada jurisprudencia de este Tribunal, en caso de conflicto de normas, el ordenamiento jurídico comunitario prevalece sobre el derecho interno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Es decir, si alguna norma interna resultare de algún modo contraria o incompatible con el ordenamiento jurídico comunitario, ya sea porque lo transgreda, desvirtúe, desnaturalice o que simplemente obstaculice su cabal aplicación, dicha norma deviene inaplicable en beneficio de la norma comunitaria 6.

Igual acontece de existir contradicción entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional, pues prevalecerá siempre el Derecho Comunitario Andino. Frente a la norma comunitaria los Estados Miembros no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del Derecho Comunitario 7.

El 6 7 5 Proceso 119-AI-2003, publicado en G.O.A.C. Nº 1161 del 27 de enero de 2005. Proceso 34-AI-2001, publicado en G.O.A.C. Nº 839 de 25 de setiembre de 2002. Proceso 34-AI-2001 antes citado; Proceso 101-IP-2010, publicado en G.O.A.C. Nº 1949 de 03 de junio de 2011, entre otros. GACETA OFICIAL proceso de integración andina, regido por las normas del ordenamiento jurídico comunitario, compromete a los Países Miembros “a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación”, conforme lo establecido en el artículo 4, segundo párrafo, del Tratado de Creación de este de este Tribunal.

Este Tribunal también se ha pronunciado en el sentido de que los principios de aplicación directa y de preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario están llamados a ser tutelados por el artículo 4 del Tratado de Creación de Tribunal. Así, ha indicado que por “principio de aplicación directa” se entiende “la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir ante sus tribunales nacionales ( ).

La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno ( ).

Tales características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el artículo 5° (hoy artículo 4) del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1°; y la obligación de no hacer consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación ( ).

Las obligaciones previstas en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1° del mismo, trátese de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo” 8. 8 Proceso 6-IP-93, publicado en G.O.A.C Nº 150 del 25 de marzo de 1994 y Proceso 1-AI-2001, publicado en G.O.A.C. Nº 818 de 23 de julio de 2002. 22/10/2012 37.64 Del Principio del Complemento Indispensable.

En el proceso interno el punto principal en discusión, en lo que respecta a normativa comunitaria, gira entorno a que si, según la Decisión 416: a) está permitido modificar un certificado de origen válidamente emitido y ya presentado ante las Autoridades Aduaneras del País Miembro importador; y b) en caso de ser posible dicha modificación, cuál sería el plazo para efectuarla y cuál sería el plazo para presentar dicha modificación expedida por la entidad habilitada para esos efectos por el País Miembro exportador, ante las autoridades aduaneras del País Miembro importador.

Se advierte que la normativa comunitaria no contempla específicamente dicha situación, como se verá en el punto 3. de la presente providencia. Conforme ha señalado el Tribunal en jurisprudencia anterior, el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura” 9, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica 10.

Sin embargo, en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria 11. 9 10 11 Pablo Navarro, Carlos Alchourrón, George Henrik Von Wright, entre otros, se refieren a las normas de clausura.

Pablo Navarro advierte, acerca de estas normas, que éstas “tienen por función completar un determinado sistema normativo y, en ese sentido, su impacto principal es el ámbito de las lagunas de los sistemas normativos”. “NORMAS PERMISIVAS Y CLAUSURA DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS”. Disponible en Internet: http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=iAxcO% 2FcGINQ%3D&tabid=9724&language=ca-ES.

Proceso 101-IP-2010, ya citado. Proceso 10-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 177 de 20 de abril de 1995. GACETA OFICIAL Este Tribunal también ha indicado que el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional es excepcional y por tanto le es aplicable el principio del complemento indispensable. Por ello, “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad (…)” 12. No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria 13.

3. NORMAS DE ORIGEN Y CERTIFICADO DE ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS. LA DECISIÓN 416 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA Como ya se indicó, en el proceso interno se discute principalmente si, según la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, está permitido modificar, a solicitud de parte, un certificado de origen (válidamente emitido y presentado) en lo que respecta a la información consignada en las casillas referidas al “Acuerdo (2)”, “Normas” (3)” y la correspondiente a la Partida Arancelaria; y, en caso de ser posible dicha modificación, cuál sería el plazo para efectuarla y presentarla ante las autoridades aduaneras del País Miembro importador.

Por ello, se desarrollarán los temas siguientes: las normas de origen y el certificado de origen de 22/10/2012 38.64 las mercancías conforme a las disposiciones de la Decisión 416. La Decisión 416 sobre “Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancías” aplicables al comercio en el mercado ampliado de los Países Miembros, establece específicamente las condiciones que deben cumplir los productos para ser considerados originarios de la Subregión y por ende obtener los beneficios del mercado ampliado.

Con ello se asegura que los beneficios de dicho mercado ampliado alcancen únicamente a los productos fabricados o producidos en los países que forman parte de un sistema o proceso de integración 14. Conforme ha indicado el Tribunal en jurisprudencia anterior, la certificación de origen es el procedimiento administrativo que se debe seguir para hacer constar que una mercadería reúne las condiciones establecidas en la normativa de origen respectiva y poder así acceder a las condiciones preferenciales que correspondan 15.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado que “el certificado de origen se define como el documento en formato oficial, que se utiliza para certificar que el bien exportado es originario de determinado país, la presentación de este documento se exige en el país de destino con el fin de conocer esta característica de las mercaderías importadas.

Los datos contenidos en el certificado de origen deben ser exactos, ya que un error puede significar su nulidad en el país de destino, y ocasionar consecuencias administrativas e incluso penales para los operadores que intervienen” 16. De acuerdo con el artículo 12 de la Decisión 416, los exportadores, al solicitar el certificado de origen a las autoridades gubernamentales competentes o a las entidades habilitadas correspondientes, deben presentar una declaración jurada con los antecedentes que permitan respaldar que la mercancía cumple con los re- 14 12 13 Proceso Nº 02-IP-88, publicado en G.O.A.C. Nº 33 de 26 de julio de 1988.

También Proceso 10-IP-94 ya citado. Proceso 101-IP-2010 ya citado. 15 16 Procesos Nº 101-IP-2010 ya citado y Proceso Nº 141IP-2004, publicado en G.O.A.C. Nº 1158 del 17 de enero de 2005. Proceso Nº 18-IP-2004, publicado en G.O.A.C. Nº 1086 de 25 de junio del 2004 y Procesos Nº 101-IP-2010 y Nº 141-IP-2004 ya citados. Procesos Nº 141-IP-2004 y Nº 101-IP-2010 ya citados.

GACETA OFICIAL quisitos de origen. La validez de esta declaración no será superior a dos años, salvo que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción. Según lo determinado en el artículo 14, para la declaración y certificación de los productos se utilizará el formulario adoptado por la ALADI. Igualmente, conforme se ha establecido en jurisprudencia anterior 17, para que el certificado de origen tenga plenos efectos se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el mencionado artículo 12, entre ellos: 1.

Para expedir el certificado, las autoridades competentes o habilitadas deberán solicitar al productor - si es el mismo exportador de la mercancía - una declaración jurada. Si el productor no es el mismo exportador, este último deberá suministrar la declaración jurada. 2. Dicha declaración jurada debe estar vigente. El párrafo 5 del artículo 12 de la Decisión 416 establece como plazo de vigencia dos años, a menos que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción, razón por la cual se deberá expedir otra declaración jurada. 3.

Junto con el certificado se debe presentar la respectiva factura comercial, cuya fecha no podrá ser posterior a la de la certificación. 4. La declaración jurada y el certificado de origen deberá expedirse en el formulario adoptado por ALADI, hasta que entre a regir el nuevo 5. formulario que apruebe la Comisión de la Comunidad Andina (artículo 14 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 416). 6.

Que el certificado de origen se encuentre vigente. El artículo 14 determina que el certificado de origen tendrá una vigencia de 180 días calendario, contados a partir de la fecha de emisión, salvo que se trate de mercancía almacenada temporalmente bajo control aduanero en el país de destino, en cuyo evento el certificado de origen se mantendrá vigente por el tiempo adicional que la administración aduanera haya autorizado dichas operaciones o regímenes. 17 Entre otros, Procesos Nº 101-IP-2010 y Nº 190-IP-2007 ya citados. 22/10/2012 39.64 Por otro lado, el artículo 15 de la Decisión 416 prevé cuatro supuestos en los cuales la Autoridad Aduanera no puede impedir el desaduanamiento de las mercancías cuando haya problemas con el Certificado de Origen de las mercancías, pero sí puede exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes que se aplicarían a importaciones de Terceros Países, con base en las normas nacionales internas que para el efecto estén consagradas 18.

Estas hipótesis son: 1. Que exista duda sobre la autenticidad de la certificación; 2. Que se presuma el incumplimiento de las normas establecidas en la Decisión 416; 3. Que la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no producidos en la subregión; y, 4. Que el certificado de origen no se presente, contenga errores o esté incompleto. En el supuesto que el certificado de origen no se presente, el segundo párrafo del artículo 15 dispone que la autoridad aduanera del País Miembro importador dará un plazo de quince (15) días calendario contado a partir de la fecha de despacho a consumo o del levante de la mercancía, para que el certificado sea presentado, so pena de hacer exigible la garantía o cobrar los gravámenes correspondientes si no se cumple.

Para los otros supuestos referidos, el artículo 16 de la Decisión 416 prevé que las garantías que se constituyan tendrán una vigencia máxima inicial de 40 días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, prorrogables por otros cuarenta días calendario, siempre que durante la vigencia inicial de las garantías no se hubiese aclarado el cumplimiento de las normas de la Decisión 416.

Asimismo, el citado artículo prevé el procedimiento que debe seguir tanto la autoridad aduanera como los órganos de enlace respectivos para la notificación de la medida y la aclaración de la situación que motivó la constitución de las garantías. De los antecedentes proporcionados por el Juez consultante se desprende que el presente caso no se trata de uno en el que exista duda sobre el origen de la mercancía (Ecuador) o de 18 Proceso 11-IP-2008, publicado en G.O.A.C Nº 1630, del 26 de junio de 2008.

GACETA OFICIAL 22/10/2012 40.64 un caso en el que el certificado de origen presentado contenga errores o esté incompleto. Asimismo, según indica el Tribunal Fiscal en la resolución materia de impugnación, en los certificados de origen en controversia, en el casillero “Normas (3)”, “(…) la base legal citada inicialmente (Decisión 416 Capítulo 2do, Artículo 2do, inciso E) refiere el criterio de calificación (de origen) que se conoce como ‘cambio de partida arancelaria’, que es el mismo que refiere la base legal citada en la modificación (Anexo II, Capítulo I, Artículo Tercero, del ARAM Nº 2 suscrito a favor de Ecuador)(…)”. modificación no altere el elemento esencial del certificado de origen que es, precisamente, la calificación de dicho origen; y b) que la modificación se tramite y sea presentada ante las autoridades competentes del País Miembro exportador e importador, respectivamente, dentro del plazo de validez del certificado de origen.

Ni la situación del caso objeto de controversia en el proceso interno, ni los supuestos de hecho, se encuentran contemplados en la Decisión 416. La finalidad de esta normativa comunitaria es establecer las condiciones que deben reunir los productos a efectos de certificar que el bien exportado es originario de alguno de los Países Miembros y de esta manera obtener los beneficios del mercado ampliado.

PRIMERO: El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de la aplicación directa, comporta la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y otra nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. Igual acontece de existir contradicción entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional, pues prevalecerá siempre el Derecho Comunitario Andino. Así, este Tribunal considera viable que las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para tal efecto en el País Miembro exportador modifiquen, a solicitud de la parte interesada, un certificado de origen válidamente emitido, siempre y cuando dicha modificación no implique un cambio en el criterio de calificación del origen.

También advierte que, como la norma comunitaria no regula la forma de solicitar y de tramitar la solicitud de modificación, se aplicará la normativa nacional respectiva del País Miembro exportador, de conformidad con el principio del complemento indispensable al que se hizo referencia en el punto 2. Ahora bien, el plazo para modificar el certificado de origen no puede ser diferente al de su validez, es decir, 180 días calendario, de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 416.

Asimismo, el plazo para presentar las modificaciones ante las autoridades aduaneras del País Miembro importador tampoco puede ser diferente al señalado, ya que no sería coherente que el certificado tuviera un periodo de validez distinto al plazo para modificarlo y presentarlo ante las autoridades aduaneras respectivas. Como corolario de lo anterior, para que un certificado de origen pueda modificarse y sea válidamente presentado ante las autoridades aduaneras del País Miembro importador, se deben cumplir los siguientes requisitos: a) que la En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración. En consecuencia, la norma andina no deroga la norma nacional o internacional contraria, sino que sólo la inaplica.

SEGUNDO: El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Sin em- GACETA OFICIAL bargo, en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

TERCERO: La certificación de origen consiste en el procedimiento administrativo a seguir para hacer constar que una mercadería reúne las condiciones que están definidas en la normativa de origen respectiva, de manera que el producto sea considerado nacional de un país, para así acceder a las condiciones preferenciales correspondientes. En tal sentido, constituye el documento en formato oficial, que se utiliza para certificar que el bien exportado es originario de determinado país; la presentación de este documento se exige en el país de destino con el fin de conocer la calidad de originarias de las mercaderías importadas.

CUARTO: El Tribunal considera viable que las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para tal efecto en el País Miembro exportador modifiquen, a solicitud de la parte interesada, un certificado de origen válidamente emitido, siempre y cuando dicha modificación no implique un cambio en el criterio de calificación del origen.

También advierte que, como la norma comunitaria no regula la forma de solicitar y de tramitar la solicitud de modificación, se aplicará la normativa nacional respectiva del País Miembro exportador, de conformidad con el principio del complemento indispensable al que se hizo referencia en el punto 2. El plazo para modificar el certificado de origen no puede ser diferente al de su validez, es decir, 180 días 22/10/2012 41.64 calendario, de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 416.

Asimismo, el plazo para presentar las modificaciones ante las autoridades aduaneras del País Miembro importador tampoco puede ser diferente al señalado, ya que no sería coherente que el certificado tuviera un periodo de validez distinto al plazo para modificarlo y presentarlo ante las autoridades aduaneras respectivas. Como corolario de lo anterior, para que un certificado de origen pueda modificarse y sea válidamente presentado ante las autoridades aduaneras del País Miembro importador, se deben cumplir los siguientes requisitos: a) que la modificación no altere el elemento esencial del certificado de origen que es, precisamente, la calificación de dicho origen; y b) que la modificación se tramite y sea presentada ante las autoridades competentes del País Miembro exportador e importador, respectivamente, dentro del plazo de validez del certificado de origen.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO GACETA OFICIAL 22/10/2012 42.64 Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 46-IP-2012 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 16, 19 y 45 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2011-00055. Actor: PROCAPS S.A. Patente: “COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA ELIMINAR ÁCAROS Y SUS ALÉRGENOS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 01 de junio de 2012. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: PROCAPS S.A. Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. III. DATOS RELEVANTES.

A. Hechos. 1. La sociedad PROCAPS S.A., solicitó el 12 de agosto de 2003 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el otorgamiento de la patente de invención titulada “COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA ELIMINAR ÁCAROS Y SUS ALÉRGENOS”. 2. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 009140 de 19 de febrero de 2010, decidió negar la patente de invención solicitada. 3.

La sociedad PROCAPS S.A., presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. 4. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución No. 50717 de 24 de septiembre de 2010 resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado. 5. La sociedad PROCAPS S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

GACETA OFICIAL 6. La Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad PROCAPS S.A. basó su demanda en los siguientes argumentos: 1. Argumenta, que el objeto a patentarse tiene nivel inventivo.

No se deriva de manera evidente de estado de la técnica, no podría resultar obvia para una persona medianamente versada en la materia. 2. Sostiene, la materia reivindicada y la anterioridad D1 (EP 00-17315) tiene diferencias sustanciales. 3. Argumenta, que a la fecha de presentación de la solicitud no existía evidencia científica sobre el efecto acaricida del aceite de pino empleado.

La anterioridad D1 no revelaba una formulación alcohólica ni permitía inferir, aún en combinación con otros documentos, la presencia de un efecto sinérgico entre el aceite de pino y el benzoato de bencilo. 22/10/2012 43.64 3. Argumenta, que para un técnico con nivel medio de conocimiento en la materia, sería obvio una composición acaricida alérgena a base de benzoato de bencilo y un aceite esencial de origen vegetal. 4.

Agrega, que la solicitante combinó dos sustancias que de antemano se conocían como acaricidas, reclamando en su solicitud dicha combinación como acaricida. Combinar dos sustancias acaricidas para lograr una composición acaricida, cuyo efecto sinérgico no se ha demostrado, resultaba evidente para una persona medianamente versada en la materia. 5.

Indica, que las pruebas fueron allegadas por fuera de los plazos establecidos en el trámite respectivo, y por lo tanto, no se tuvieron en cuenta. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. 4. Expresa, que la Superintendencia debió tener en cuenta las pruebas aportadas en el recurso de reposición. Esto generó una clara violación al debido proceso. La corte consultante solicitó la interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. C. La contestación a la demanda.

Se interpretarán las normas solicitadas y, de oficio, las siguientes: 16, 19 y 45 de la misma normativa La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA contestó la demanda con los siguientes argumentos: 1. Sostiene, que el objeto reivindicado se derivaba de forma evidente del estado de la técnica anterior a la solicitud.

Las anterioridades encontradas (D1 EP 00-17315 y CO 03-068947), afectaban el nivel inventivo. 2. Manifiesta, que el demandante realiza una comparación entre el objeto reivindicado y el documento D1 utilizando el sistema de “simple paralelo”, lo que no es adecuado para evaluar el nivel inventivo. A continuación, se inserta el texto de la norma a interpretar: DECISIÓN 486 (…) Artículo 14 “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

GACETA OFICIAL (…) Artículo 16 “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40".

(…) Artículo 18 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Artículo 19 “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”. 22/10/2012 44.64 cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. (…)” VI. CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos de patentabilidad.

(aquí se desarrollará el tema del nivel inventivo). B. Nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos. C. El trámite de la solicitud de patente de invención. Las oportunidades probatorias. Los recursos contra el acto que concede o deniega una solicitud de patente de invención. El principio de complemento indispensable.

A. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 14 de la Decisión 486, y desarrollados por los artículos 15 a 19 de la misma normativa. (…) Artículo 45 “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no Según lo dispuesto por el artículo14 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

GACETA OFICIAL 22/10/2012 45.64 1. De la novedad de la invención: b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad. ( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. El artículo 16 de la Decisión 486 dice: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.

A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “(…) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.

(Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación prejudicial de 21 de octubre de 2000., publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001). Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad. ( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”. 1 (Proceso N° 07-IP-2004.

Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004). Concretando aún más el concepto de novedad, el Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente. Si bien el análisis se realiza bajo el amparo de la Decisión 344, el concepto es aplicable en el marco de la Decisión 486: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Este Tribunal, recogiendo criterios expuestos por la doctrina para delimitar el concepto de novedad, ha concluido: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. 1 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704.

GACETA OFICIAL Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.

(Bercovitz, Alberto, ‘PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA’, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321).” (Proceso 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234, de 21 de abril de 1997). El Tribunal ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), mediante los cuales “la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla.

En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: ‘(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos;

(vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica’. En cuanto al principio relativo a las ‘combinaciones en un documento anterior’, las Cámaras han precisado que ‘cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida’ (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)”.

(Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO 22/10/2012 46.64 DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO). 2 Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” (Proceso 12-IP1998.

Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 428, de 16 de abril de 1999). El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica.

El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado 2 Esto ha sido considerado recientemente en la Interpretación Prejudicial de 2 de diciembre de 2009, expedida en el proceso 85-IP-2009.

GACETA OFICIAL 22/10/2012 47.64 de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos con-tenidos en dicho rango.

Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad.” 3 Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione. El juez consultante deberá determinar si los documentos D1 EP 00-17315 y CO 03-068947 citados como anterioridad por la Superintendencia de Industria y Comercio, afectan el requisito de novedad en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 2.

Del nivel inventivo: Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo. Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo.

Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de “manta” o “toalla” que no presentan características técnicas distintas. Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa. 3 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandina.org/ public/patentes.pdf. GACETA OFICIAL 22/10/2012 48.64 se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso N° 12-IP-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999). “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica.

Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar” 4. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determina ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia.

La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué “cantidad” de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución 4 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. Madrid – España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089. Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evi- GACETA OFICIAL 22/10/2012 49.64 dente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos.

Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente. El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. (…)” 5. 5 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidad andina.org/public/patentes.pdf. GACETA OFICIAL 22/10/2012 50.64 “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”. 6 El Juez Consultante deberá determinar si los documentos D1 EP 00-17315 y CO 03-068947, citados como anterioridad por la Superintendencia de Industria y Comercio, afectan el requisito de nivel inventivo en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 3.

De la susceptibilidad de aplicación industrial. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente en la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto.

Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

B. NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CON LA MEZCLA O COMBINACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS. Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento”. 7 La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que combinar dos sustancias acaricidas para lograr una composición acaricida, cuyo efecto sinérgico no se ha demostrado, resultaba evidente para una persona medianamente versada en la materia.

En consecuencia, es necesario referirse al nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos. En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas anteriormente citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva.

La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: De manera que la oficina de patentes respectiva al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones, de combinaciones o de mezclas de elementos conocidos, debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, el objeto a patentarse no era obvio ni evidente para un técnico medio en la materia. 6 7 Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.

Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág.

72. GACETA OFICIAL 22/10/2012 51.64 versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000. Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001).

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per sé que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial; es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente Es conveniente señalar, que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como sí lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f). 8 Pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, “las oficinas de patentes no puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención”.

(Proceso 182-IP2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005). C. EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. LAS OPORTUNIDADES PROBATORIAS. LOS RECURSOS CONTRA EL ACTO QUE CONCEDE O DENIEGA UNA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

La sociedad demandante manifestó que la Superintendencia debió tener en cuenta las pruebas aportadas en el recurso de reposición, ya que esto generó una clara violación al debido proceso. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia sostuvo que las pruebas presentadas se allegaron por fuera de los plazos establecidos en el trámite respectivo.

Por lo tanto, se tratará el tema de 8 “ARTICULO 6 - No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: (…) f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia”;

GACETA OFICIAL 22/10/2012 52.64 las oportunidades probatorias en el trámite de la solicitud de patente de invención y, partiendo del principio de complemento indispensable, se abordará el tema de los recursos contra el acto que concede o deniega una solicitud de patente de invención. medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo.

A título ilustrativo es conveniente hacer una breve introducción sobre el trámite de la solicitud de patente y los diferentes exámenes realizados a la misma, mostrando los cambios normativos adoptados en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los requisitos establecidos por el artículo 27".

(Proceso 12-IP-98. Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 1998). La Decisión 344, conforme al criterio del Tribunal, distinguía entre el “examen de fondo” y el “examen definitivo”, así: “7. Una vez culminadas las anteriores etapas del trámite, se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención para la solicitud que se analice.

En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse en el artículo 27 al “examen de fondo” y en el artículo 29 al “examen definitivo” cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la Examen de forma 9 La Decisión 486 en sus artículos 45 y 48, también distingue los tipos de exámenes que realizan las Oficinas Nacionales dentro del trámite de una solicitud de patente de invención. Es conveniente tener en cuenta los cambios normativos que se presentan en este tema.

Mediante el siguiente cuadro comparativo se muestran los cambios adoptados por la Decisión 486 9: RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344 RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486 Artículos 21 – 22 (aspectos formales indicados en la Decisión) Artículos 38 – 39 (requisitos de forma de que tratan los artículos 26 y 27) Plazo para responder las observaciones que formule la Oficina Nacional: 30 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de las observaciones.

(prorrogable por una sola vez y por un período igual) Plazo para completar los requisitos: dos meses siguientes a la fecha de la notificación. (prorrogable por una sola vez y por un período igual). Consecuencia: Si el peticionario no presenta respuesta a las observaciones o no complementa los antecedentes la solicitud se considera abandonada.

Consecuencia: Si el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y se perderá la prelación. Cuadro tomado de la interpretación prejudicial de 12 de enero de 2006, expedida dentro del proceso 208-IP-2005. GACETA OFICIAL Publicación e intervención de terceros Examen de Fondo 22/10/2012 53.64 Artículos 23 – 26 Artículos 40 – 43 La Oficina Nacional publicará la solicitud, de conformidad con las disposiciones nacionales, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado, y una vez terminado el examen de forma, publicará el aviso de conformidad con la reglamentación que al efecto establezca cada País Miembro.

Transcurridos dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la Oficina Nacional ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales. El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación… Una vez efectuada la publicación, el expediente tendrá carácter de público.

El solicitante puede pedir que se realice la publicación en cualquier momento, siempre que se hay concluido el examen de forma. Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentales que puedan desvirtuar la patentabilidad. Art. 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.

Dentro del plazo de sesenta días, siguientes a la publicación, quien tenga Interés legítimo podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad. Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada. Art. 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

Art. 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo es- Art. 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá GACETA OFICIAL 22/10/2012 54.64 time conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países. requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

Art. 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera. Consecuencia del Examen Definitivo Art. 29.- Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente.

Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará. Como se observa de las normas transcritas, la Decisión 486 introduce algunos cambios fundamentales en relación con el “Examen de Fondo”, pero se mantiene la misma finalidad respecto de dicho examen: “(…) dotar al examinador de patentes de un elemento adicional para que pueda emitir un juicio objetivo que permita garantizar la eficacia del trámite de Art. 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente.

Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará. patentes y por ende resguardar los intereses generales del Régimen Común de Propiedad Industrial y del Acuerdo Subregional de Integración Andina.” (Interpretación Prejudicial dentro del proceso 12-IP-98, anteriormente citado); es decir, en el artículo 45 de la Decisión mencionada se prevé el examen de fondo con el fin de establecer si la invención es o no patentable, GACETA OFICIAL y/o si cumple o no con los requisitos establecidos en la norma comunitaria para la concesión de la patente; es el examen que constituye una herramienta que dota al examinador de todos los elementos de juicio para poder realizar el examen definitivo y decidir si se otorga o no el título de patente.

Es conveniente resaltar que el examen definitivo de patentabilidad, tanto en la Decisión 344 como en la 486, puede realizarse a propósito del examen de fondo, cuando no haya necesidad de requerir al interesado para el cumplimiento de requisitos o de aportación de documentos y cuando tampoco sea menester requerir informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos.

Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente; si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas, y si fuere desfavorable se denegará la solicitud. Si a propósito del examen de fondo se realizan requerimientos al solicitante, se crea una carga para el interesado en el sentido de que debe resolverlos en un plazo de sesenta días desde la notificación, prorrogable por treinta días adicionales, so pena de que la solicitud sea denegada (artículo 45 de la Decisión 486), sin que se llegue, por lo tanto, al examen definitivo.

Bajo la vigencia de la Decisión 344, la consecuencia de la desatención a los requerimientos efectuada por la Oficina Nacional, a propósito del examen de fondo, era la declaración de abandono de la solicitud; entretanto, en la Decisión 486 se determina que cuando el solicitante no responde a la notificación en relación con que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos, procede la denegación de la patente.

Advierte el Tribunal que el plazo mencionado genera seguridad jurídica en cuanto al procedimiento de concesión de patentes y, en este sentido, permite que los particulares puedan disponer de unas reglas claras y efectivas para garantizar sus derechos. De conformidad con la naturaleza no fundamental y económica de los derechos que se reconocen con la patente, no es coherente desatender la importancia de la norma procesal en este aspecto, ya que de hacerlo se caería en una inseguridad jurídica no justificada. 22/10/2012 55.64 De conformidad con la Decisión 486, las oportunidades probatorias en el trámite de la solicitud de patente de invención son las siguientes: 1.

Al momento de presentarse la solicitud de patente de invención. El solicitante presentará su solicitud con los documentos de soporte de conformidad con los artículos 26 a 31 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Cuando se hubieren presentado oposiciones a la solicitud de patente. La oficina nacional competente le dará traslado de las oposiciones al solicitante, para que en un plazo de 60 días presente sus argumentos, sus aclaraciones y documentos de soporte.

(artículo 43 de la Decisión 486). 3. Cuando la oficina nacional competente notifique al solicitante que no ha cumplido con algunos de los requisitos de patentabilidad. En ese evento el solicitante tendrá un plazo de 60 días a partir de la fecha de la notificación para que responda y sustente la patentabilidad. En este plazo podrá anexar la documentación de soporte que considere necesaria.

(artículo 45 de la Decisión 486). 4. A requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante podrá presentar los documentos determinados en el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para esto se le dará un plazo máximo de tres meses, so pena de denegar la patente. Ahora bien, la normativa comunitaria no contiene ninguna regulación sobre la manera de recurrir en sede administrativa el acto que concede o deniega una patente de invención. En este sentido, el tipo de recursos, requisitos, posibilidad de presentar pruebas, entre otras cuestiones, deberán ser regulados, de conformidad con el principio de complemento indispensable, por la normativa nacional pertinente.

El principio de complemento indispensable permite que normas internas regulen asuntos no regulados en la normativa comunitaria. Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “Artículo 144. Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente GACETA OFICIAL Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. El requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

El Juez Consultante deberá determinar si los documentos D1 EP 0017315 y CO 03-068947 citados como anterioridad por la Superintendencia de Industria y Comercio, afectan los requisitos de novedad y nivel inventivo en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEGUNDO: Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial, para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo, pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial. 22/10/2012 56.64 No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo.

TERCERO: La normativa comunitaria no contiene ninguna regulación sobre la manera de recurrir en sede administrativa el acto que concede o deniega una patente de invención. En este sentido, los recursos, requisitos, posibilidad de presentar pruebas, entre otras cuestiones, deberán ser regulados, de conformidad con el principio de complemento indispensable, por la normativa nacional pertinente.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 201100055, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (e) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 22/10/2012 57.64 PROCESO 07-IP-2012 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 párrafo primero y literal b), y 135 literales b), c) y d), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2009-00094. Actor: COLOMBINA S.A. Marca: FIGURA DE UNA CHUPETA (figurativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los cuatro días del mes de julio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de mayo de 2012.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: COLOMBINA S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Terceros Interesados: COMESTIBLES ALDOR S.A. III.

DATOS RELEVANTES A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A., solicitó el 28 de mayo de 2007 el registro como marca del signo figurativo FIGURA DE UNA CHUPETA, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 582 de 30 de noviembre de 2007, la sociedad COLOMBINA S.A. formuló oposición, argumentando que el signo solicitado es una forma usual de las chupetas comprendidas en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 25823 de 25 de julio de 2008, resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro solicitado. 4.

La sociedad COLOMBINA S.A. presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 33446 de 29 de agosto de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concedió el recurso de apelación. 6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 35471 de 24 de septiembre de 2008, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. 7.

La sociedad COLOMBINA S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. GACETA OFICIAL 22/10/2012 58.64 B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. una chupeta, se diferencia de todas las demás de su clase. El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: • Sostiene, que el signo solicitado tiene la capacidad de generar en el consumidor el efecto de reconocimiento e individualización del producto en el mercado. 1. Manifiesta, que el signo solicitado para registro es una forma usual de productos de la clase 30.

Por tal motivo, carece de distintividad y es irregistrable. 2. Argumenta, que la forma del signo solicitado puede ser usada por cualquier empresario en el ramo de la producción de chupetas. Nadie puede apropiarse de su uso. 3. Afirma, que como el signo solicitado carece de distintividad intrínseca, no tiene la capacidad para diferenciar un producto específico ni un origen empresarial determinado. 4.

Sostiene, que la forma del signo solicitado es impuesta en relación con el producto que se pretende comercializar. La forma cóncava permite que en el medio se ubique un compuesto líquido o en polvo. De permitirse el registro se estaría impidiendo que otros competidores puedan comercializar chupetas que puedan ser llenadas con cualquier compuesto. 5.

Agrega, que el signo solicitado presenta una ventaja funcional del producto chupetas. Por lo tanto, es irregistrable de conformidad con el artículo 135 literal d) de la Decisión 486. • Agrega, que el signo solicitado no es una forma usual de los productos de la clase 30. Por el contrario, representa una forma muy diferente para esta clase de producto. • Señala, que el argumento del demandante consistente en que el signo solicitado tiene características similares a una marca registrada en México, no es jurídicamente admisible por el principio de territorialidad que gobierna el derecho de propiedad industrial.

No se pueden hacer comparaciones con marcas que no se encuentren registradas en Colombia. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El juez consultante no determinó las normas a ser interpretadas, pero afirmó que la parte actora invocó los artículos 134, y 135 literales b), c) y d) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo anterior, se interpretarán de oficio las siguientes normas: artículos 134 párrafo primero y literal b), y 135, literales b), c) y d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: • Argumenta, que el signo solicitado para registro es suficientemente distintivo, ya que la representación no es la convencional para identificar los productos de la clase 30.

No es usual para dichos productos. • Indica, que la marca no se solicitó para un producto específico. DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. • Argumenta, que el signo solicitado para registro es distintivo. Si bien representa Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: • Manifiesta, que el signo solicitado no le otorga ventaja funcional o técnica al producto.

GACETA OFICIAL b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;” (…) Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: 22/10/2012 59.64 1. Concepto de marca. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. (…) b) carezcan de distintividad”; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

(…)” • Indica la calidad del producto o servicio que identifica. • Es indicadora de la procedencia empresarial. VI. CONSIDERACIONES. • Concentra el goodwill del titular de la marca. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

Los signos figurativos. B. La irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas de uso común, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto C. La irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en elementos que den una ventaja técnica o funcional al producto. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

LOS SIGNOS FIGURATIVOS. En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo de una figura de una chupeta. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-94.

Interpretación Prejudicial de 7 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: “EDEN FOR MEN”). GACETA OFICIAL Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”). 1 El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 2.

Requisitos para el registro de marcas. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: 1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. MARCA: TMOBIL. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003 22/10/2012 60.64 “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004.

Marca: “DIADICON”). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: • La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. • La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 GACETA OFICIAL de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. El Tribunal al respecto de este tema ha expresado: 22/10/2012 61.64 razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.

Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004.

Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’. 3. Los signos figurativos. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y 2.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por un gráfico o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.

La corte consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR CONSISTIR EXCLUSIVAMENTE EN FORMAS DE USO COMÚN, O EN FORMAS IMPUESTAS POR LA NATURALEZA O LA FUNCIÓN DEL PRODUCTO.

La sociedad demandante argumentó que la forma del signo solicitado puede ser usada por cualquier empresario en el ramo de la producción de chupetas. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que el signo solicitado no es usual en relación con los productos de la clase 30. En consecuencia, el Tribunal GACETA OFICIAL abordará el tema de la irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas de uso común, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto.

El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

(…)” La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.

Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Está necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto.

Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus enva- 22/10/2012 62.64 ses o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina.

Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa. Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.

Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal la escritura manual. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. 2 Esto es 2 El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita GACETA OFICIAL muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo FIGURA DE UNA CHUPETA es una forma común o necesaria en la clase 30 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. C. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR CONSISTIR EN ELEMENTOS QUE DEN UNA VENTAJA TÉCNICA O FUNCIONAL AL PRODUCTO.

La sociedad demandante sostuvo que el signo solicitado presenta una ventaja funcional del producto chupetas. Por lo tanto, el Tribunal tratará el tema de la irregistrabilidad de signos por consistir en elementos que den una ventaja técnica o funcional al producto. el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b ) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. 22/10/2012 63.64 El literal d) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

(…)” La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja técnica o funcional al producto o servicio que amparan. Las ventajas técnicas o funcionales que se insertan a los productos se encuentran reguladas por la figura del modelo de utilidad. En este d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). GACETA OFICIAL sentido, que un comerciante a título de marca se apropie de formas o elementos que ofrezcan una ventaja técnica o funcional de un producto, no es coherente con la protección que de los mismos objetos ofrece la mencionada figura.

El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. El artículo 81 de la Decisión 486 define al modelo de utilidad de la siguiente manera: “Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.” La patente de modelo de utilidad se otorga por un periodo de 10 años.

Una vez expirado dicho término el objeto protegido entra al dominio público y, por tal razón, no se puede dar a nadie un derecho en exclusiva sobre el mismo. Cuando la norma habla de ventaja técnica o funcional del producto, no está haciendo referencia a elementos meramente estéticos, sino a un perfeccionamiento técnico, que se traduce en una mejora de tipo práctico o un efecto beneficioso, en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo FIGURA DE UNA CHUPETA consiste exclusivamente en formas o elementos que den una ventaja técnica o funcional al producto, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comi- 22/10/2012 64.64 sión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: La corte consultante debe determinar si el signo FIGURA DE UNA CHUPETA es una forma común o necesaria en la clase 30 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

TERCERO: La corte consultante debe determinar si el signo FIGURA DE UNA CHUPETA consiste exclusivamente en formas o elementos que den una ventaja técnica o funcional al producto, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200900094, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú