Año XXXII – Número 2525 Lima, 30 de junio de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 98-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 13 literal d) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio de los artículos 1, 4 literal g), 51 literal d) y 57 de la misma normativa.

Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Demandante: SANRIO COMPANY LTD. Demandado: REPRESENTACIONES HEROV S.A.C. Derechos de Autor: “Infracción de derechos de autor”. Expediente Interno: 08080-2010-0-1801-JR-CA-06 PROCESO 158-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 134 literales a), b) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: Hernández Gómez Constructora S.A. H.G. Demandado: Superintendencia de Industria y de Comercio de la República de Colombia. Marca: “Vive Loft” (mixta). Expediente Interno: 201300048 PROCESO 159-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio del artículo 84 de la misma normativa.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: Advance Magazine Publishers Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y de Comercio de la República de Colombia. Marca: “Vogue” (denominativa). Expediente Interno: 2012-00320 PROCESO 98-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 13 literal d) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio de los artículos 1, 4 literal g), 51 literal d) y 57 de la misma normativa.

Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Demandante: SANRIO COMPANY LTD. Demandado: REPRESENTACIONES HEROV S.A.C. Derechos de Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 30/06/2015 2 de 40       Autor: “Infracción de derechos de autor”.

Expediente Interno: 08080-2010-0-1801JR-CA-06. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y nueve (29) días del mes de abril del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 8080-2010/0/8va SECA-CSJLPI-PJ, de 8 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal vía electrónica el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 08080-2010-0-1801-JR-CA-06.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 28 de octubre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: SANRIO COMPANY LTD. Demandada: REPRESENTACIONES HEROV S.A.C. Hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 12 de noviembre de 2009 la sociedad SANRIO COMPANY LTD., presentó denuncia por infracción de derecho de autor contra REPRESENTACIONES HEROV S.A.C por la importación de llaveros, en los cuales se incluía la obra denominada “HELLO KITTY”. 2.

Mediante Resolución 595-2009/CDA-INDECOPI de 16 de noviembre de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor admitió a trámite la denuncia presentada, ordenó medidas cautelares y corrió traslado a la denunciada para que presente sus descargos. 3. El 17 de noviembre de 2009, la Comisión de Derecho de Autor ratificó la medida cautelar de incautación dictada por la Secretaría Técnica mediante Resolución 5952009/CDA-INDECOPI. 4.

El 17 de noviembre de 2009 se efectuó la diligencia de inspección en el local de Unimar, donde se incautaron 2.244 llaveros monederos de metal que incluían la obra denominada “HELLO KITTY”. 5. Mediante proveído de 16 de diciembre de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor declaró en rebeldía a la denunciada, en vista de no haber presentado sus descargos dentro del término conferido.

GACETA OFICIAL 30/06/2015 3 de 40       6. A través de la Resolución 97-2010/CDA-INDECOPI de 16 de febrero de 2010, la Comisión de Derecho de Autor declaró fundada la denuncia. 7. El 26 de febrero de 2010, REPRESENTACIONES HEROV S.A.C., interpuso recurso de apelación. 8. El 23 de junio de 2010 SANRIO COMPANY LTD., contestó el recurso de apelación interpuesto por la denunciada. 9.

Mediante Resolución 2844-2010/TPI-INDECOPI de 13 de diciembre de 2010 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual ratificó la Resolución 97-2010/CDA-INDECOPI, modificándola en el extremo referido a la multa, la cual se fijó en 3 UIT, dejándola en firme en todo lo demás. 10. El 27 de diciembre de 2010, REPRESENTACIONES HEROV S.A.C., interpone demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 2844-2010/TPIINDECOPI de 13 de diciembre de 2010. 11.

El 27 de enero de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, contesta a la demanda contenciosa administrativa presentada. 12. Con sentencia signada como Resolución Número Seis, el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda planteada por REPRESENTACIONES HEROV S.A.C. 13.

El 19 de abril de 2013, REPRESENTACIONES HEROV S.A.C. apela la Sentencia antes mencionada. 14. Con providencia de 28 de enero de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, avoca conocimiento del recurso de apelación y dispone suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que emita la respectiva Interpretación Prejudicial.

Solicita se pronuncie respecto a: “Cómo debe analizarse e interpretarse el inciso d) del artículo 13 de la Decisión 351, respecto al derecho patrimonial de importación”. a. Argumentos de la demanda. 15. La sociedad REPRESENTACIONES HEROV S.A.C., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que el INDECOPI sin prueba alguna decomisó, sancionó e impuso una multa cuantiosa de dinero por una supuesta reproducción del personaje “Hello Kitty”, cuando jamás infringieron un derecho. - Asegura no haber invadido el derecho de reproducción de “Hello Kitty” toda vez que la empresa china que les vendió los llaveros y monederos cuenta con autorización para reproducir el personaje. - Manifiesta que el INDECOPI sancionó a la empresa por haber comercializado los llaveros, lo cual es falso, ya que la mercancía se quedó bajo custodia de dicha Institución. GACETA OFICIAL 30/06/2015 4 de 40       - Que se les impuso tres sanciones, el decomiso; la multa y el pago de costas, lo cual es ilegal. b. Argumentos de la contestación a la demanda. 16.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, contestó la demanda argumentando lo siguiente: - Afirma que la actora solo cuestiona expresamente la infracción cometida. la sanción económica, reconociendo - Que al haber importado llaveros con el personaje “Hello Kitty” sin autorización, infringió los derechos de autor de Sanrio Company Ltd. - Aclara que el demandante no ha sido sancionado por reproducir o comercializar llaveros con el personaje de “Hello Kitty”, sino por importar los referidos productos. - Que debió acreditar que contaba con la autorización del titular para poder importar los productos, lo cual nunca sucedió. - Afirma que tampoco acreditó que el fabricante en China posee autorización para reproducir llaveros con el personaje de “Hello Kitty”. - Que la multa constituye una sanción económica destinada a garantizar los objetivos de las normas que fueron objeto de afectación y así poder disuadir futuros incumplimientos de la misma. - Que en lo referente al argumento sobre que el decomiso, la multa y el pago de costas constituye una triple sanción, enuncia que cada uno de los conceptos obedece a razones distintas y bajo ningún supuesto constituye un cúmulo de sanciones. c. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia. 17.

El Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda planteada por REPRESENTACIONES HEROV S.A.C., toda vez que de los medios probatorios constantes en el acta de inspección, se comprobó que la denunciada importó sin autorización llaveros monederos de metal con el personaje de “Hello Kitty”, por lo que su conducta constituyó una infracción al derecho patrimonial del autor. d. Argumentos del Recurso de Apelación.

18. REPRESENTACIONES HEROV S.A.C. en su Recurso de Apelación enunció lo siguiente: - Que la administración impuso una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho lo cual es contrario a la ley. - Que no efectuó ningún tipo de acto contrario a los derechos de autor del titular de “Hello Kitty” ni le ha causado ningún tipo de daño. - Que es conocido que la República del Perú y China firmaron el Tratado de Libre Comercio y en base a ello importaron los llaveros.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS GACETA OFICIAL 30/06/2015 5 de 40       19. La Corte Consultante solicita1 la interpretación prejudicial del artículo 13 literal d) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que procede la interpretación solicitada. Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal considera pertinente interpretar, de oficio2, los artículos 1, 4 literal g), 51 literal d) y 57 de la Decisión 351.

C. CUESTIONES A SER DEBATIDAS. 20. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Del objeto de la protección de los Derechos de Autor. Del alcance de la protección. B. De los derechos patrimoniales de importación. Derechos exclusivos de los Autores o sus Derechohabientes.

C. Facultades de la Autoridad Nacional Competente en caso de infracción a los Derechos de Autor. La sanción, multa y medidas cautelares. A. DEL OBJETO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN. DEL 21. Dentro del proceso interno la denunciante afirma ser titular de la obra “HELLO KITTY”, la cual fue reproducida en llaveros, en razón de lo cual es preciso hacer referencia a lo que ampara el derecho de autor y su alcance de protección. 22.

El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad. 23. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección                                                                                                                         1 Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: (…) d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;

(…)   2 Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente Decisión. (…) Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes: g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías;

(…) Artículo 51.- Las Oficinas Nacionales de Derecho de Autor y Derechos Conexos, son competentes para: (…) d) Aplicar, de oficio o a petición de parte, las sanciones contempladas en la presente Decisión o en las legislaciones internas de los Países Miembros; (…) Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.

GACETA OFICIAL 30/06/2015 6 de 40       por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 24. Para Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”3. 25.

Al referirse al objeto de la protección que brinda el derecho de autor, es importante mencionar qué se entiende por “autor”, por “obra” y por “publicación” en la legislación andina, de acuerdo con el artículo 3 de la Decisión 351, son definidos de la siguiente manera: “Autor: Persona física que realiza la creación intelectual”; “Obra: toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”; y, “Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra”. 26.

Este Tribunal ha sostenido que “También doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es obra intelectual, entre otras, las que consideran que es: ‘una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación (…). Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos ( ) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral”4. 27.

La doctrina menciona, asimismo, algunas características de la “obra” como objeto del Derecho de Autor, entre las que se destacan: “1. Que el resultado de la obra debe ser la consecuencia del talento creativo del hombre, en el dominio literario, artístico o científico. 2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión, mérito o destino. 3.

Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”5. 28. En similar sentido, Baylos Corroza enfatiza sobre el elemento o característica de originalidad como supuesto necesario para que pueda hablarse de obra y de derecho de autor al exponer que: "la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro.

Porque en la propiedad intelectual la creación no se contempla como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de representar ser nueva”6.                                                                                                                         3 Charria García, Fernando.

Derechos de Autor en Colombia. Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21. 4 EMERY, Miguel Ángel. ‘PROPIEDAD INTELECTUAL’. Editorial Astrea. Argentina. 2003. Pág. 11’. Proceso Nº 139-IP2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1057, de 21 de abril de 2004. 5 Antequera Parilli, Ricardo. “El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela”.

Autoralex. Venezuela. 1994. Pág. 32 6 Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. 2ª edición. 1993. GACETA OFICIAL 30/06/2015 7 de 40       29. La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual. 30.

El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios y, hace una enumeración ejemplificativa de las obras protegidas, mencionando en el literal g) las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías. 31.

La Decisión 351 no da el concepto de lo que se debe entender por aquéllos. Sin embargo, se puede decir que se incluyen en el concepto de obras plásticas o artes plásticas, la cual engloba manifestaciones creativas muy distintas, en tanto que se parte de un concepto basado en la expresión a través de la forma y el color que se da a materias preexistentes.

De acuerdo con el Manual de Propiedad Intelectual de Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano “(…) se trata de un concepto –el de las obras plásticas- que incluye realidades tan dispares como la pintura y el dibujo, la escultura, la impresión gráfica original, los tapices y tejidos, la arquitectura, el urbanismo, los proyectos de ingeniería, los bocetos y ensayos, la escultura y pintura monumental en grandes dimensiones, la jardinería y composiciones florales, la decoración de interiores; las obras plásticas para el espectáculo (escenarios, vestuario, máscaras, escenografía y cuadros vivos), los cómics y personajes plásticos, los dibujos animados y la obra plástica audiovisual, elementos plásticos incluidos en los videojuegos, el artesanado, el arte aplicado, signos tipográficos, logotipos, etc.”7. 32.

Asimismo, deviene necesario advertir lo siguiente: “el autor puede ser protegido por la originalidad en la concepción plástica, o en la ejecución plástica, o en ambas. Hay determinadas obras cuyo valor tiende a estar en la concepción (claramente los logotipos, los personajes de cómic, los planos de un edificio, o frecuentemente el arte aplicado a la industria), en las que la contemplación del original tiene menor relevancia; otras cuyo valor tiende a estar en la calidad de la ejecución personal (retratos, paisajes, y en general, obras de arte puro), y en las que adquiere mayor importancia la contemplación del original (porque se identifica con la ejecución de sí misma).

La explotación de transformaciones, conservando la concepción plástica, tiene más potencial en las primeras (…)”8. 33. El artículo 4 establece que la protección recae sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Se entiende por reproducción la fijación de la obra, es decir, la incorporación de sus signos, sonidos o imágenes en una base material que permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella, y por divulgación el acto de acceso de la obra al público, por cualquier medio o procedimiento (artículos 3 y 14 de la Decisión citada). 34.

Finalmente, el Tribunal ha manifestado que: “De los textos citados se desprende que, a los efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original. Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o de su destino (Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”.

Ediciones Unesco-Cerlalc-Zavalia, 1993, p. 61), ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla (Antequera Parilli,                                                                                                                         7 Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo.

Manual de Propiedad Intelectual. Tirant lo Blanch. Tercera Edición. ValenciaEspaña. 2006. p. 67. 8 Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo. Manual de Propiedad Intelectual. Op. cit., p.p. 68-69. GACETA OFICIAL 30/06/2015 8 de 40       Ricardo: “Derecho de Autor”. Tomo 1, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1999, p.127), sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso”9.

B. DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE IMPORTACIÓN. EXCLUSIVOS DE LOS AUTORES O SUS DERECHOHABIENTES. DERECHOS 35. El Juez Consultante en su solicitud de interpretación prejudicial solicita se absuelva lo siguiente: “Cómo debe analizarse e interpretarse el inciso d) del artículo 13 de la Decisión 351, respecto al derecho patrimonial de importación”. 36.

Para dar respuesta a su requerimiento, este Tribunal hace mención a que el Capítulo V de la Decisión 351 se refiere a los derechos patrimoniales y el artículo 13 establece el derecho al uso exclusivo que confiere el mismo. 37. Esta exclusividad en favor del autor, también está consagrada en el artículo 11 bis numeral 1) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, es así que los derechos patrimoniales, como se indicó, se refieren al beneficio o utilidad económica que se obtendrá por la publicación y difusión de la obra; tienen la particularidad de ser transferibles, renunciables y temporales. 38.

De conformidad con el artículo citado, el autor o sus causahabientes tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir, la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento, alquiler o cualquier otro contrato; la importación al territorio de cualquier País Miembro de la Comunidad Andina de copias hechas y la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

Para aclarar, se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento. 39. Ratificando lo expuesto por este Tribunal en la Interpretación Prejudicial 102-P-2010, “Los derechos patrimoniales, derivados de la propiedad intelectual, son derechos exclusivos de explotación económica de la obra, cuyas características son: ser transmisibles, renunciables y temporales.

Entre los derechos patrimoniales se encuentran, entre otros, el derecho de realizar, autorizar o prohibir la reproducción de la obra, es decir, su fijación en un medio que permita su comunicación o su copia, total o parcial; el derecho de comunicación pública de la obra, a través de un medio que permita el acceso, también a distancia, de las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes, por separado o en conjunto, incluidas las bases de datos de ordenador por medio de la telecomunicación; el derecho de distribución pública de la obra, de su original o de sus copias o ejemplares, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma; el derecho a la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra original; y el derecho a prohibir la importación, al territorio de cualquier País Miembro, de copias de la obra no autorizadas por su titular (artículo 13).

Estos derechos se caracterizan por su independencia recíproca, de modo que el ejercicio de uno no perjudica el de los demás”.                                                                                                                         9 Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195, de 11 de mayo de 2005.

GACETA OFICIAL 30/06/2015 9 de 40       40. Es importante enfatizar que: “El autor, es decir, la persona física que realiza la creación intelectual (artículo 3), es el titular originario del derecho de propiedad sobre la obra, y se presume que es tal autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo o signo de identificación aparezca en la obra correspondiente (artículo 8).

Ello no obsta para que una persona natural o jurídica distinta del autor pueda poseer la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra, de conformidad con el régimen que contemplen las legislaciones internas de los Países Miembros (artículo 9)”, y que “La propiedad de la obra se ejerce a través del ejercicio de los derechos morales y patrimoniales de carácter exclusivo.

Tales derechos, reconocidos por la Decisión 351, son independientes de la propiedad del objeto material en que se encuentre incorporada la obra (artículo 6)”10. 41. El artículo 13 literal d) de la Decisión 351, enuncia entre los derechos exclusivos del autor o sus causahabientes el de autorizar o prohibir: la importación al territorio de cualquier País Miembro de la Comunidad Andina de copias hechas sin autorización del titular del derecho. 42.

Tratándose de la importación de los llaveros que incorporan un derecho de autor, hay que entender qué es una importación, la cual ha sido concebida como: “(…) la acción comercial que implica y desemboca en la introducción de productos foráneos en un determinado país con la misión de comercializarlos. Básicamente, en la importación, un país le adquiere bienes y productos a otro.

(…) Entonces, la importación lo que hace es trasladar de manera formal y legal productos que se producen en otro país y que son demandados para el consumo y el uso del país al que se llevan. Las importaciones, es decir, los productos que se importan, ingresan al país de recepción a través de las fronteras y normalmente están sujetos al pago de cánones que establece el país en cuestión. Asimismo, existen otras tantas condiciones que se imponen para regular esta actividad comercial”11. 43.

En consecuencia, se considera como infracción a los derechos de autor la importación de obras sin el consentimiento previo del titular, acción que acarrea como consecuencia el pago por la utilización no autorizada de las mismas. 44. En el caso en análisis se denuncia la importación a la República del Perú de llaveros que reproducen la obra “HELLO KITTY”, por lo que el Juez consultante deberá confirmar que se efectuó la importación de productos que contenían una obra no autorizada y aplicar las disposiciones por infracción e imposición del pago de la correspondiente multa.

C. FACULTADES DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE EN CASO DE INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR. LA SANCIÓN, MULTA Y MEDIDAS CAUTELARES.

45. REPRESENTACIONES HEROV S.A.C. afirma que el INDECOPI sin prueba alguna decomisó, sancionó e impuso una multa cuantiosa de dinero por una supuesta reproducción del personaje “Hello Kitty”, cuando jamás infringieron un derecho y que se le impuso tres sanciones, el decomiso; la multa y el pago de costas, lo cual es ilegal, en razón de lo cual en este acápite se analizará lo referente a las facultades de la autoridad y las sanciones por infracción de derechos de autor.                                                                                                                         10 11 Proceso 165-IP-2004, citado.

Definición ABC: http://www.definicionabc.com/economia/importacion.php#ixzz3Xreb7ceq   GACETA OFICIAL 30/06/2015 10 de 40       46. Conforme al artículo 57 de la Decisión 351, de incurrirse en infracción de los derechos de autor, el ilícito y su reparación deberán demandarse ante el órgano administrativo o jurisdiccional competente designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.

La admisión de la demanda dará lugar a la apertura del procedimiento establecido por la legislación del País Miembro, en el cual deberán observarse, entre otros, los principios del debido proceso y, en particular, los de igualdad de las partes, imparcialidad del órgano competente, eficacia, economía procesal y celeridad. Los procedimientos se sujetarán a las normas del derecho nacional, en aplicación del principio de ‘complementariedad’ entre el derecho comunitario y el derecho nacional, ya que la norma comunitaria se hace efectiva a través de órganos y procedimientos internos del País Miembro de que se trate.

Todo proceso llevado a cabo por la autoridad nacional, se reitera, deberá además observar los principios referidos. 47. Frente al ilícito citado, la tutela resarcitoria persigue la compensación económica de la víctima de la lesión patrimonial, a través de la restitución del objeto y, en su defecto, de la reparación o de la indemnización. El daño es pues el presupuesto de la tutela judicial efectiva, ésta consiste en su resarcimiento, que es el montante económico por la falta de ejercicio del derecho infringido y, éste se encuentra gobernado por el principio de la reparación integral, según el cual, la víctima del daño no debe recibir ni más ni menos que la pérdida que, susceptible de valoración económica, haya efectivamente sufrido. 48.

En este contexto, el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, constituye el objeto de la decisión de mérito y, por tanto, de la tutela definitiva del derecho de autor. 49. Sobre el proceso ante la autoridad nacional, el Tribunal ha sostenido “Ahora bien, en el proceso ante la jurisdicción es inevitable la distantia temporis entre el momento de la lesión del derecho y el momento de su resarcimiento, lo que hace posible el riesgo de que, en el intervalo, se materialice o se consolide el daño. Hay pues la necesidad de la prevención de este riesgo, a través de la tutela cautelar, sin perjuicio del principio del contradictorio y del derecho a la defensa.

Se trata de una tutela instrumental y provisional cuyo otorgamiento viene a ser el resultado de la valoración, en términos de probabilidad, del derecho invocado y de su lesión (…). La tutela en referencia debe apoyarse en el cumplimiento de los requisitos del fumus boni iuris, el cual implica un juicio favorable de probabilidad sobre el derecho cuya lesión se quiere prevenir, y del periculum in mora, es decir, del riesgo de que, en el curso del proceso y mientras se dicta la decisión definitiva, se produzca la materialización o la consolidación de la lesión, o de que se vea impedida la efectividad de la tutela de mérito”.

(Proceso 165IP-2004, ya citado). 50. La norma comunitaria atribuye potestad cautelar a la autoridad nacional competente para ordenar el cese inmediato de la actividad ilícita, el embargo o el secuestro preventivo de los ejemplares de la obra producidos ilícitamente y de los aparatos o medios utilizados para ello, así como su incautación o decomiso (artículo 56 de la Decisión 351).

El cese de la actividad ilícita puede alcanzarse a través de medidas cautelares como la suspensión de la producción o el retiro del comercio de los ejemplares ilícitos. 51. Sin embargo, el Tribunal ha aclarado que “la autoridad nacional competente está facultada para adoptar las medidas respectivas cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley, con la salvedad de que éstas no podrán recaer GACETA OFICIAL 30/06/2015 11 de 40       respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para exclusivo uso de un solo individuo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de la misma Decisión”12. 52.

En el caso de la tutela de mérito, cuyo objeto, como se indicó, es el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, la norma comunitaria atribuye potestad a la autoridad nacional competente para disponer el pago de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos, así como el pago por el infractor de las costas del proceso y el retiro definitivo del comercio de los ejemplares ilícitos. 53.

En cuanto a los aspectos no disciplinados por la norma comunitaria, el Tribunal ratifica la aplicabilidad del régimen procesal establecido en la legislación nacional correspondiente, en virtud de la regla del complemento indispensable. 54. La Decisión 351, en su artículo 57, establece las medidas que podrá ordenar la autoridad nacional competente de los Países Miembros de la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley, al disponer: 55.

Ante la infracción comprobada de los derechos de autor, la autoridad nacional competente podrá ordenar: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho. b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud. 56.

Por lo antes expuesto, el Juez Consultante deberá analizar si la sanción impuesta por la autoridad administrativa estuvo dentro de los parámetros señalados por la legislación comunitaria. 57. Afirma la sociedad REPRESENTACIONES HEROV S.A.C. que el INDECOPI sin prueba alguna, impuso una multa cuantiosa en dinero por una supuesta reproducción del personaje “Hello Kitty”, en razón de lo cual es pertinente hacer mención al tema de la multa. 58.

Conforme lo determina el artículo 51 literal d) de la Decisión 351, se faculta a las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros, a aplicar, ya sea de oficio o a petición de parte, las sanciones contempladas en la Decisión antes citada o en las legislaciones internas de cada país. 59. Por lo antes expuesto y en apego a lo determinado en la norma comunitaria, la autoridad nacional, puede imponer multas a los infractores de derechos de autor, sobre los parámetros que fije la ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento indispensable.                                                                                                                         12 Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 428, de 16 de abril de 1999.

GACETA OFICIAL 30/06/2015 12 de 40       60. En tal sentido, el Tribunal concluye que “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)”. 61. Por lo tanto, el Juez nacional, en apego a su normativa interna, revisará los lineamientos para fijar la multa que puede ser impuesta al infractor por el uso no autorizado de un derecho de autor reconocido. Sobre la base de estos fundamentos, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad. El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios y, hace una enumeración ejemplificativa de las obras protegidas, mencionando en el literal g) las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías.

SEGUNDO: El autor o sus causahabientes tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir, la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento, alquiler o cualquier otro contrato; la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas y la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

Para aclarar, se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.

TERCERO: Se considera como infracción a los derechos de autor la importación de obras sin el consentimiento previo del titular, acción que acarrea como consecuencia el pago por la utilización no autorizada de las mismas. En el caso en análisis se denuncia la importación a la República del Perú de llaveros que reproducen la obra “HELLO KITTY”, por lo que el Juez consultante, deberá confirmar que se efectuó la importación de productos GACETA OFICIAL 30/06/2015 13 de 40       que contenían una obra no autorizada y aplicar las disposiciones por infracción e imposición del pago de la correspondiente multa.

Ante la infracción comprobada de los derechos de autor, la autoridad nacional competente podrá ordenar: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho. b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.

El Juez Consultante deberá analizar si la sanción impuesta por la autoridad administrativa estuvo dentro de los parámetros señalados por la legislación comunitaria comprobándose en primer término el cometimiento de la infracción de derechos de autor. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) GACETA OFICIAL 30/06/2015 14 de 40       Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 158-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 134 literales a), b) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: Hernández Gómez Constructora S.A. H.G. Demandado: Superintendencia de Industria y de Comercio de la República de Colombia.

Marca: “Vive Loft” (mixta). Expediente Interno: 2013-00048 Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y nueve (29) días del mes de abril del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 3233 de 10 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el 17 de octubre del 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2013-00048.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 14 de enero de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: HERNÁNDEZ GÓMEZ CONSTRUCTORA S.A. H.G. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO REPÚBLICA DE COLOMBIA. DE LA Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 1 septiembre de 2010, la sociedad Hernández Gómez Constructora S.A. H.G., solicitó el registro de la marca VIVE LOFT (mixta) para proteger productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 687, no se presentaron oposiciones por parte de terceros al registro solicitado. 3. Mediante Resolución 0017408 de 30 de marzo de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, denegó el registro de la marca VIVE GACETA OFICIAL 30/06/2015 15 de 40       LOFT (mixta), por considerar que existe igualdad visual, fonética y conceptual entre las palabras VIVE LOFT, de esta marca y el término LOFT de la marca denominativa registrada por la sociedad ZOOM MEDIA GROUP.

INC, para proteger publicaciones y revistas de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales podrían generar confusión o inducir a error a los consumidores; además, existe conexión competitiva entre los productos que ambos signos distinguen. 4. El 3 de mayo de 2011, la sociedad Hernández Gómez Constructora S.A. H.G. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 17408. 5.

Por Resolución 029336 de 30 de mayo de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolviendo el recurso de reposición interpuesto, confirmó la Resolución 17408. 6. Mediante Resolución 00048354 de 16 de agosto de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación presentado y confirmó la Resolución 17408. 7.

El 21 de enero de 2013, la sociedad Hernández Gómez Constructora S.A. H.G. presenta ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia demanda contenciosa administrativa de nulidad y restablecimiento de derecho contra las Resoluciones 17408, 29336 y 48354. 8. El Representante de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, da contestación a la demanda contenciosa administrativa. 9.

Mediante providencia de 19 de noviembre de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa. 10.

La sociedad Hernández Gómez Constructora S.A. H.G. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Mantiene que la marca VIVE LOFT (mixta) cumple con el requisito de distintividad intrínseca debido a que es susceptible de representación gráfica y no es genérica ni descriptiva; además, no se refiere a un objeto o servicio determinado.

Asimismo, cumple con el requisito de distintividad extrínseca toda vez que la misma se diferencia del signo registrado LOFT (denominativo) por la adición del término VIVE. - Aduce que la expresión LOFT es un término débil y evocativo, ya que alude a una cualidad de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por tanto, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, si una marca, pese a encontrarse registrada, constituye un término débil, su titular no puede impedir que otras personas incluyan en sus marcas ese término débil, pues ello ocasionaría un monopolio injustificado. - Afirma que si bien la marca solicitada VIVE LOFT (mixta) y el signo registrado LOFT (denominativo) tienen en común el término LOFT, ello no las hace confundibles debido a que dicho término se utiliza para hacer alusión a un tipo de apartamentos.

GACETA OFICIAL 30/06/2015 16 de 40       b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (Superintendencia de Industria y Comercio). 11. El apoderado de la SUPERINTEDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Manifiesta que las marcas enfrentadas contienen cada una de ellas una palabra idéntica (LOFT).

Además, la pronunciación de las sílabas de cada conjunto son semejantes, lo que determina que el signo solicitado a registro no sea distintivo e induzca a confusión al público consumidor. - Refiere que los productos del signo solicitado se relacionan con los productos de la marca registrada, existiendo por ello conexión competitiva, ocasionando confusión en el consumidor, quienes podrían entender que las marcas enfrentadas tienen la misma procedencia empresarial. - Indica que cada solicitud de registro de marca es independiente de otros procesos de solicitud; es decir, nada obliga a la Superintendencia de Industria y Comercio a tener que adoptar la misma decisión en cada caso. c. Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado. 12.

En el expediente no obra la contestación del tercero interesado. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 1341, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “VIVE LOFT” (mixto) fue presentada en vigencia de la mencionada Decisión. No se interpretará el artículo 135 por no ser pertinente.

Se considera procedente limitar la interpretación del artículo 134 a los literales a), b) y g). C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:                                                                                                                         1 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) GACETA OFICIAL 30/06/2015 17 de 40       A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. B. Clases de signos: comparación entre signos denominativos y mixtos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta).

C. Los signos en idioma extranjero. D. Los signos evocativos. Los signos débiles. A. IRREGISTABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA. LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 13. Manifiesta la Superintendencia de Industria y de Comercio que el signo solicitado VIVE LOFT (mixto) posee igualdad visual, fonética y conceptual con la marca VIVE LOFT (denominativa) registrada a nombre de la sociedad ZOOM MEDIA GROUP INC., en razón de lo cual se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza 14.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”2. 15.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 16.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 17.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que                                                                                                                         2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 30/06/2015 18 de 40       recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”3. 18. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 19.

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: 20. Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”4. 21.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; 22. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; 23.

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Riesgo de confusión: Directa e, Indirecta.

Riesgo de asociación. 24. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 25. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”5. 26.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.                                                                                                                         3 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171. 5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 30/06/2015 19 de 40       27.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 28.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 29. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6. 30.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 31. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 32.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7.                                                                                                                         6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 30/06/2015 20 de 40       33. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 34. En el presente caso, la Corte consultante deberá efectuar la comparación entre los signos VIVE LOFT (mixto) y VIVE LOFT (denominativo) y verificar si en efecto el signo solicitado, puede crear riesgo de confusión en el público consumidor.

B. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA). 35. En el proceso interno se discute la confusión entre la marca “VIVE LOFT” (mixta) y la marca “VIVE LOFT” (denominativa). Por tal motivo, resulta necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos. 36.

Se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido GACETA OFICIAL 30/06/2015 21 de 40       que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”8. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 37. La Corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 38.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”9. 39.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 40.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor                                                                                                                         8 9 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2008. Marca: ”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. GACETA OFICIAL 30/06/2015 22 de 40       fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”10. 41.

En este orden de ideas, la Corte consultante, aplicando los criterios anteriores, debe establecer el posible riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca “VIVE LOFT” (mixta) y la marca “VIVE LOFT” (denominativa), verificando cuál es el elemento que predomina en el signo mixto. C. LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. 42. En consideración a que los signos en conflicto se componen por la palabra “LOFT”11 que proviene del idioma inglés, este Tribunal analizará lo referente a los signos en idioma extranjero. 43.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013: “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de marcas”. 44.

Ratificando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 144-IP-2013, “Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación con los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual”. 45.

El Tratadista Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, enuncia que “(…) una marca de fantasía puede ser aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características. Así serán de fantasía “Alba” y “El Mono” para pinturas, “Estrella” para algodón o “Estanciera” para automóviles”12. 46.

Este Tribunal en lo referente a los signos de fantasía ha mencionado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el                                                                                                                         10 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. Que en idioma español significa “altillo, desván, ático”, fuente http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=loft. 12 Derecho de Marcas, Otamendi Jorge, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires Argentina, año 2002, pág. 29. 11 GACETA OFICIAL 30/06/2015 23 de 40       resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”13. 47.

Respecto a la afirmación efectuada por la empresa actora, es el Juez Consultante quien sobre la base del criterio antes detallado, deberá analizar si en efecto el término “LOFT”, es una expresión conocida o no por el público consumidor y que puede a su vez crear confusión respecto del signo previamente registrado “VIVE LOFT” (denominativo).

D. LOS SIGNOS EVOCATIVOS. LOS SIGNOS DÉBILES. 48. En vista de que en el proceso interno la sociedad Hernández Gómez Constructora S.A. H.G. argumentara que la palabra LOFT es un término débil y evocativo ya que alude a una de las cualidades de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo un término del cual su titular no puede impedir que otras personas lo incluyan en sus marcas, se tratará el tema de los signos evocativos y débiles. 49.

El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto. Las marcas evocativas, no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, pues, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo. 50.

Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 51. Cosa distinta, ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 52. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema:14 "Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo                                                                                                                         13 Proceso 72-IP-2003.

Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003. Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, expedida dentro del proceso 4-IP95. 14 GACETA OFICIAL 30/06/2015 24 de 40       contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ).

(…) a) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido. Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.

Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades ( )"15. 53. Así las cosas, la corte consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

SEGUNDO: Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una                                                                                                                         15 BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

“DERECHO DE MARCAS”, Tomo II, págs. 78 y

79. GACETA OFICIAL 30/06/2015 25 de 40       connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La Corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

TERCERO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca.

CUARTO: El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto. Las marcas evocativas, no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, pues, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO GACETA OFICIAL 30/06/2015 26 de 40       De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (E) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 159-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio del artículo 84 de la misma normativa.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: Advance Magazine Publishers Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y de Comercio de la República de Colombia. Marca: “Vogue” (denominativa). Expediente Interno: 2012-00320. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y nueve (29) días del mes de abril del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 3281 del 16 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el 17 de octubre del 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2012-00320. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 14 de enero de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A.

ANTECEDENTES. Las partes Demandante: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero Interesado: LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A.S. GACETA OFICIAL 30/06/2015 27 de 40         Hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El 2 octubre de 1997, la sociedad Advance Magazine Publishers Inc., solicitó el registro de la marca VOGUE (denominativa) para proteger productos de la Clase 25 del Arreglo relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza). 2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 455, el 13 de marzo de 1998, el señor León Kadoch Benhur presentó observación argumentando ser titular del signo VOGUE (denominativo) para amparar productos de la Clase 15 y solicitante prioritario del signo VOGUE (mixto) para productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La señora María Minerva Cortés, presentó segunda observación contra la solicitud de la marca denominativa VOGUE (denominativa), argumentando ser titular de las marcas denominativas VOGUE en las Clases 3 y 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. El 19 de junio de 1998 Advance Magazine Publishers Inc. contestó las observaciones presentadas por el señor León Kadoch Benhur y por la señora María Minerva Cortés, señalando que tiene un mejor derecho sobre la marca VOGUE registrada por su parte en Colombia desde 1939; en el mismo sentido, argumentó el carácter notorio de dicho signo distintivo del cual alega ser titular desde la mencionada fecha. 5.

Mediante Resolución 7752 de 11 de marzo de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundadas las observaciones presentadas y denegó el registro de la marca VOGUE (denominativa). 6. Dentro del término legal, la sociedad Advance Magazine Publishers Inc. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución 7752. 7.

Por Resolución 49585 de 29 de septiembre de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolviendo el recurso de reposición interpuesto, confirmó la Resolución 7752. 8. Mediante Resolución 0023090 de 20 de abril de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolviendo el recurso de apelación presentado, confirmó la Resolución 7752, precisando que el cotejo de marcas se realizará únicamente con la marca VOGUE (denominativa) registrada en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A.S. (antes María Minerva Cortés). 9.

El 17 de septiembre de 2012, la sociedad Advance Magazine Publishers Inc., presentó ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia demanda contenciosa administrativa de nulidad y restablecimiento de derecho contra las Resoluciones 7752, 49585 y 23090. 10. El 5 de junio de 2013, Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A.S., dio contestación a la demanda contenciosa administrativa.

GACETA OFICIAL 30/06/2015 28 de 40         11. El 17 de julio de 2013, el Representante de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, da contestación a la demanda contenciosa administrativa. 12. Mediante providencia de 19 de noviembre de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

La sociedad Advance Magazine Publishers, Inc. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Mantiene que sus derechos sobre la marca VOGUE (denominativa) datan desde 1939, fecha en la que registró dicho signo distintivo en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza para identificar la revista de modas de amplia circulación en Colombia y varios países. - Aduce que un aspecto a favor de la registrabilidad de la marca VOGUE (denominativa) solicitada en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, es su conexidad con los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza que distingue la referida marca registrada a su favor en dicha clase. - Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció el carácter notorio de la marca VOGUE (denominativa) registrada en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Advance Magazine Publishers Inc., en consecuencia, en aplicación de lo dispuesto por el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, no podía impedírsele el registro del mencionado signo en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (Tercero Interesado).

La sociedad Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A.S., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Manifiesta que la marca solicitada VOGUE (denominativa) para proteger productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, es idéntica a la marca previamente registrada VOGUE (denominativa) para proteger productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. - Afirma que los productos distinguidos por los signos en conflicto comparten los mismos canales de comercialización, promoción y además guardan una relación de complementariedad, lo que origina un riesgo de confusión y/o asociación que hace inviable su coexistencia pacífica en el mercado. - Indica que si bien la norma prevé una excepción en el caso que el solicitante de la marca sea el propio titular del signo notorio, esto no implica que por ello desaparezcan otros antecedentes de marcas que de todas formas impidan su registro.

GACETA OFICIAL 30/06/2015 29 de 40         - Sostiene que una marca no es absoluta y universalmente notoria, sino que lo es para el producto al que se refiere y respecto del público consumidor de ese producto. En tal sentido, la demandante no demostró que la notoriedad de la marca VOGUE tiene alcance sobre productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, sobre la cual persigue su registro. c. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa.

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal los siguientes argumentos. - Señala que entre las marcas en conflicto existen semejanzas en la escritura, fonética y pronunciación debido a que ambas están compuestas por las mismas letras que conforman la misma marca. Del mismo modo, advierte que los productos que ambas distinguen están relacionados entre sí. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez consultante ha solicitado1 la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se considera que no procede la interpretación del artículo correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “VOGUE” (denominativo) fue presentada en vigencia de la Decisión 344, siendo procedente la interpretación solicitada respecto de esta Decisión, por lo con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio2 el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

B. ASPECTOS A SER INTERPRETADOS. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

C. La notoriedad del signo solicitado a registro.                                                                                                                         1 Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) 2 Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

GACETA OFICIAL 30/06/2015 30 de 40         D. La conexión competitiva entre productos de las Clases 3, 14 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. 13. El Juez Consultante solicitó, entre otras, la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. La solicitud para el registro de la marca VOGUE (denominativa) se realizó el 2 de octubre de 1997, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 14. Dentro de la Interpretación Prejudicial 91-IP-2012, de 3 de octubre de 2012 este Tribunal ha manifestado que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de GACETA OFICIAL 30/06/2015 31 de 40         las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo, y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro de marca.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de una marca.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuáles son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. GACETA OFICIAL 30/06/2015 32 de 40         Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud (…), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). 15. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo VOGUE (denominativo) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la autoridad para verificar las casuales de irregistrabilidad.

B. IRREGISTABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA. LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 16. Manifiesta la Superintendencia de Industria y de Comercio que denegó el registro del signo VOGUE (denominativo) por la existencia previa del signo VOGUE (denominativo), en razón de lo cual se analizará la irregistrabilidad de una marca por identidad.

La identidad y la semejanza 17. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: 18. “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3. 19.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto                                                                                                                         3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 30/06/2015 33 de 40         individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 20.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 21.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4. 22.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 23.

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: 24. Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”5. 25.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; 26. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; 27.

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.                                                                                                                         4 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171. GACETA OFICIAL 30/06/2015 34 de 40         Riesgo de confusión: Directa e, Indirecta. Riesgo de asociación. 28. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 29.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”6. 30. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 31.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 32.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 33. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”7.

Reglas para realizar el cotejo de marcas. 34. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 35. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas:                                                                                                                         6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 GACETA OFICIAL 30/06/2015 35 de 40         “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”8. 36. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 37. En el presente caso, el Tribunal verifica que ambos signos confrontados son idénticos. C. LA NOTORIEDAD DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO. 38. Afirma la actora que la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció el carácter notorio de la marca VOGUE (denominativa) registrada en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en consecuencia, no podía impedírsele el registro del mencionado signo en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es pertinente referirse al tema de la notoriedad del signo solicitado a registro.                                                                                                                         8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946.

Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 30/06/2015 36 de 40         39. Dentro del Proceso 26-IP-2007, de 11 de abril de 2007 este Tribunal señaló lo siguiente: “Como se determinó, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena protege a la marca notoriamente conocida más allá del principio de territorialidad, ya que se establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

En consecuencia con lo anterior, la normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el país miembro en el cual se pide su protección, siempre y cuando sea notoriamente conocida en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Es decir, le otorga efectos a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el País Miembro donde se solicita su protección. De manera que con los efectos mencionados.

El examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva en el comercio subregional o en un país sujeto a reciprocidad y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar9, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”10.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio”. 40.

El Juez consultante deberá analizar los argumentos y pruebas sobre la base de los cuales el solicitante argumenta la notoriedad de su signo y si está de acuerdo con la normativa de la Decisión 344. D. LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LAS CLASES 3, 14 Y 25 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.                                                                                                                         9 No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DEMARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 195. 10 GACETA OFICIAL 30/06/2015 37 de 40         41. El signo solicitado para registro ampara productos de la Clase 2511 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la opositora amparan productos de las Clases 312 y 1413 de la Clasificación Internacional de Niza, por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva. 42.

En este escenario es preciso que la Corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 43. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de estos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. 44.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos, que también son aplicables a los servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos                                                                                                                         11 Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos. 13 Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos. 12 GACETA OFICIAL 30/06/2015 38 de 40         relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. 45. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”14. 46.

Sobre la base de lo antes expuesto la Corte consultante deberá analizar si en efecto el signo solicitado VOGUE (denominativo) puede crear riesgo de confusión en el público consumidor para productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, respecto del signo VOGUE (denominativo) para productos de las Clases 3 y 14, verificando si el consumidor puede considerar que provienen del mismo origen empresarial.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de una marca. Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo VOGUE (denominativo) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la autoridad para verificar las casuales de irregistrabilidad.                                                                                                                         14 Proceso 114-IP-2003.

MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. GACETA OFICIAL 30/06/2015 39 de 40         SEGUNDO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

TERCERO: El examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debe ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

CUARTO: En cuanto a la vinculación de productos, es preciso que la Corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase del nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de éstos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO GACETA OFICIAL 30/06/2015 40 de 40         De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú