Año XXXII – Número 2533 Lima, 08 de julio de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 67-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Nulidad de registro de la marca: “TVS” (denominativa).

Expediente Interno: 3090-2011-0-1801-JR-CA-13 PROCESO 77-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 26 y 27 de la norma mencionada; a solicitud de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Patente de invención: “USO DE PROLINES PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO Y/O EL RENDIMIENTO”. Expediente Interno: 20110279 PROCESO 96-IP-2015 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 4 y 20 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Actor: Novartis AG. Patente de invención: “MACROLIDAS CRISTALINAS”. Expediente Interno: 2003-0350 PROCESO 67-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 2 de 44         Nulidad de registro de la marca: “TVS” (denominativa).

Expediente Interno: 30902011-0-1801-JR-CA-13. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 13 días del mes de mayo del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 3090-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 23 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el 26 de enero del mismo año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 3090-2011-0-1801-JR-CA-13.

El Auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES: 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Subramaniam Krishnaraj Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú. Sundaram- Clayton- Limited. 2. 1. Hechos: El 21 de julio de 2008, Sundaram-Clayton Limited solicitó ante el INDECOPI la nulidad de la marca TVS (denominativa), registrada bajo Certificado 99480 a favor de Subramaniam Krishnaraj para distinguir productos de la Clase 12 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Señaló que: - Su empresa es el fabricante y surtidor más grande de componentes automotores de la India, a los cuales se les identifica con la marca TVS (denominativa) de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. - Su marca se encuentra registrada en diversos países alrededor del mundo. En el Perú ha solicitado el registro de diversas variaciones de la marca TVS. - Subramaniam Krishnaraj al ser de la India tenía conocimiento previo de la existencia de su marca y ha actuado con mala fe al registrarla en el Perú. - Los productos que el titular de la marca vende en sus locales son los mismos que su empresa comercializa.

Así, lo ha reconocido uno de sus vendedores. 2. El 2 de septiembre de 2008, Krishnaraj Subramaniam absolvió el traslado de la nulidad señalando lo siguiente: GACETA OFICIAL 08/07/2015 3 de 44       - En el 2004 cuando solicitó el registro de su marca no existía ninguna otra marca con la denominación TVS. - Sundaram-Clayton Limited no ha demostrado el prestigio de su marca en el mercado nacional ni la existencia de la misma. - Ha venido actuando de manera honesta en la comercialización de productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

Mediante Resolución 2733-2009/CSD-INDECOPI de 25 de septiembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad interpuesta. 4. El 22 de octubre de 2009, Sundaram – Clayton Limited interpuso recurso de reconsideración para lo cual adjuntó, en calidad de nueva prueba, cinco Declaraciones Únicas de Aduanas pertenecientes al 2003.

Reiteró sus argumentos respecto a que el titular del registro conocía la existencia de su marca. 5. Mediante Resolución 325-2010/CSD-INDECOPI de 5 de febrero de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto. Consideró que los productos importados se encontraban identificados con una marca diferente de aquella cuya nulidad se pretende, por lo que los documentos presentados no contribuyeron a acreditar la mala fe alegada. 6.

El 9 de marzo de 2010, Sundaram-Clayton Limited interpuso recurso de apelación contra la resolución precedente. Dicho recurso fue resuelto a través de la Resolución 916-2011/TPI-INDECOPI de 29 de abril de 2011 emitida por la Sala de Propiedad Intelectual, la cual revocó la Resolución 325-2010/CSD-INDECOPI y declaró fundada la acción de nulidad alegando que existían suficientes indicios que hacían razonable asumir que al solicitarse el registro de la marca TVS (denominativa) en el Perú, el entonces solicitante tenía conocimiento de la existencia de la marca TVS. 7.

El 9 de junio de 2011, Subramaniam Krishnaraj presentó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 916-2011/TPI-INDECOPI ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado. 8. Mediante sentencia de 19 de junio de 2014 se declaró infundada la demanda. Ante ello, Subramaniam Krishnaraj presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial. 9.

El 5 de diciembre de 2014, la segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda: 10. Subramaniam Krishnaraj sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - No existe ninguna causal de nulidad probada de manera suficiente, precisa y coherente.

Por lo tanto, los argumentos de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI son alegatos inocuos, hechos para pretender la nulidad del registro de marca del que es titular. GACETA OFICIAL 08/07/2015 4 de 44       - Ha venido utilizando en el mercado la marca TVS (denominativa) a través de la comercialización de bienes de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

Incluso ha iniciado acciones de infracción ante el INDECOPI obteniendo resoluciones favorables, lo cual evidencia que la propia autoridad administrativa lo reconocía como titular de la marca. - Alega la notoriedad de la marca TVS. Y agrega que, existe mala fe al tratar de aprovecharse de la notoriedad de su marca. 4. Argumentaciones de la contestación a la demanda: 11.

El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: - La acción de nulidad del registro de marca es absolutamente independiente de los recursos que pueden plantearse al momento de solicitarse el registro de una marca. El hecho de que no se hayan presentado oposiciones al registro de la marca no significa que posteriormente dicha marca no pueda ser objeto de una acción de nulidad. - No existe fundamento que pueda validar que un empresario que se desempeña en un rubro comercial determinado de pronto decida registrar una marca sin contenido conceptual alguno que presenta la misma estructura de una marca que también es comercializada en el mismo sector comercial.

Por lo tanto, evidentemente se trata de un escenario de mala fe por parte de quien registra la marca. - El hecho de que el demandante hubiera obtenido pronunciamientos favorables emitidos a partir de denuncias interpuestas contra terceros por el uso de su marca, no influye en modo alguno sobre la acción de nulidad que pudiese operar contra el registro de dicha marca. - Existen suficientes indicios que hacen razonable asumir que el solicitarse el registro se tenía conocimiento de la existencia de la marca TVS usada por la accionante, ya que la identidad entre los referidos signos para distinguir los mismos productos no puede atribuirse a la casualidad o a una simple coincidencia, lo que hace inferir que el emplazado tuvo la intención de perjudicar al legítimo titular de la marca, obstruyendo su actividad concurrencial y pretendiendo indebidamente sustraer la clientela habitual obtenida por terceros para obtener un beneficio económico con dicho comportamiento desleal. 12.

Sundaram-Clayton Limited no contestó la demanda presentada en su contra por lo que fue declarado rebelde por la corte consultante. 5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 13. Mediante sentencia de 19 de junio de 2014 se declaró infundada la demanda por considerar que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI ha valorado debidamente las pruebas aportadas al procedimiento, determinando la existencia de mala fe del demandante al solicitar el registro de la marca TVS a su favor. 6.

Fundamentos del recurso de apelación: 14. Subramaniam Krishnaraj presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda. GACETA OFICIAL 08/07/2015 5 de 44       B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 15. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 1361 literal a) y 1722 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Del análisis de los antecedentes del presente proceso, procede la interpretación de los artículos mencionados. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto y riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 2.

La marca notoriamente conocida, su protección y su prueba. El riesgo de uso parasitario. Protección de la marca notoria extracomunitaria. 3. La nulidad relativa: La solicitud de registro presentada con mala fe. Su relación con los signos notoriamente conocidos. El aprovechamiento de la reputación ajena.

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA Y CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTO, RIESGO DE CONFUSIÓN INDIRECTO Y RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 16. En el presente caso, SUNDARAM- CLAYTON LIMITED solicitó la nulidad de la marca TVS (denominativa), registrada bajo Certificado 99480 a favor de Subramaniam Krishnaraj para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el fundamento que su marca TVS se encuentra registrada en diversos países del mundo, entre ellos, el Perú; y, que Subramaniam Krishnaraj al ser de la India tenía conocimiento previo de su existencia, habiéndola registrado de mala fe en el Perú, siendo los productos del titular de la marca los mismos que su empresa comercializa. 17.

Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado que: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra                                                                                                                         1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…). 2 Artículo 172.- (…). La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

GACETA OFICIAL 08/07/2015 6 de 44       empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.3 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud conceptual o ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, riesgo de confusión indirecta y riesgo de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.                                                                                                                         3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 08/07/2015 7 de 44       El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.4 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.5 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.6 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (PROCESO 70-IP-2008.

Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El                                                                                                                         4 5 6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 08/07/2015 8 de 44       segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.7 Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.8 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae                                                                                                                         7 8 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 08/07/2015 9 de 44       en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’9. (…)”. 18. Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA, SU PROTECCIÓN Y SU PRUEBA. EL RIESGO DE USO PARASITARIO. PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA EXTRACOMUNITARIA. 19. En el proceso interno, Sundaram- Claytom Limited, al solicitar la nulidad de la marca TVS registrada a favor de Subramaniam Krishnaraj, señaló que su marca TVS se encuentra registrada en diversos países alrededor del mundo, siendo que en el Perú ha solicitado el registro de diversas variaciones de la marca TVS. Así, refiere que el denunciado ha actuado de mala fe, toda vez que al ser de la India, estaba en la capacidad de conocer las marcas notorias de su propio país. 20.

Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad, determinando el grado de protección de las marcas notoriamente conocidas en países extracomunitarios. El Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, en el marco del proceso 23-IP2013. 21. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.

En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido.

De éste se pueden desprender las siguientes características: - Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, - El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: a. “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: b. los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;                                                                                                                         9 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 08/07/2015 10 de 44       c. las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, d. los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. e. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. - Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. - La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

Protección en relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca. 22. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. GACETA OFICIAL 08/07/2015 11 de 44       La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. 23. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.

De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario10. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales D), F) y G) de la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente                                                                                                                         10 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.

“LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. GACETA OFICIAL 08/07/2015 12 de 44       conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: - Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. - Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. - Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.11 Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 12 Prueba. 24. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde                                                                                                                         11 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 12 Ibídem. Pág. 247. GACETA OFICIAL 08/07/2015 13 de 44       otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) k) los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

Protección de la marca notoria extracomunitaria. 25. Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486, radicó en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido. 26.

De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), lo que tiene las siguientes implicaciones: - En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de la marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

GACETA OFICIAL 08/07/2015 14 de 44       - No se protege a los signos notoriamente conocidos en extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. países No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial.

Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial: La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el artículo 225 de la Decisión 486, que dispone: “Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”.

El artículo 137 de la Decisión 486, prevé la nulidad del registro de la marca cuando fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Sobre esto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “1. La competencia desleal por confusión con una marca registrada. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca.

Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. El análisis que haga corte consultante, debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal. (…) 2. La competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito.

Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. (…) La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de GACETA OFICIAL 08/07/2015 15 de 44       un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de un empresa.

Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.” (Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 54-IP-2013).

En la misma providencia el Tribunal estableció para estos casos el alcance del mercado: “Para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado físico o electrónico. Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal” (Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 54-IP2013).

El Juez Consultante deberá determinar si la marca extracomunitaria TVS es notoria para luego determinar si existe o no riesgo de uso parasitario.

3. LA NULIDAD RELATIVA: LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA CON MALA FE. SU RELACIÓN CON LOS SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS. El APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACIÓN AJENA. 27. En el proceso interno, se advierte que ha sido materia de discusión la mala fe con la que habría actuado Subramaniam Krishnaraj al registrar la marca TVS en el Perú, para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional.

Así, al interponer la demanda, Subramaniam Krishnaraj ha sostenido que no existe causal de nulidad probada de manera suficiente, coherente y precisa. Por su parte, el Indecopi ha señalado que “Existen suficientes indicios que hacen razonable asumir que al solicitarse el registro de la marca se tenía conocimiento de la existencia de la marca TVS usada por la accionante, ya que la identidad entre los referidos signos para distinguir los mismos productos no puede atribuirse a la casualidad o a una simple coincidencia, lo que hace inferir que el emplazado tuvo la intención de perjudicar al legítimo titular de la marca, obstruyendo su actividad concurrencial y pretendiendo indebidamente sustraer la clientela habitual obtenida por terceros para obtener un beneficio económico con dicho comportamiento desleal.” El Tribunal reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 54-IP-2013: 28.

El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de la marca se hubiese solicitado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico.

El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio. El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, GACETA OFICIAL 08/07/2015 16 de 44       constituye uno de lo pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno”13.

En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que: “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”14. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.

Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.

La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.15 29. El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha ganado el estatus de notorio.

En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros, sobre todo si dicha mala fe se materializa en el acto de aprovecharse de la altísima penetración que tendría en el mercado una marca que es considerada como notoria en países extracomunitarios.

Con el auge del comercio electrónico, los medios tecnológicos de información masiva que rompen fronteras, y la posibilidad virtual que tienen los empresarios de captar clientes de cualquier parte del mundo, es muy fácil predecir que un signo notorio extracomunitario pueda tener éxito, gran recordación y altísimo grado de distintividad en el comercio subregional andino. Por tal razón, las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros, sí tienen que estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por                                                                                                                         13 14 15 Proceso 65-IP-2004.

Marca “TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004. Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP-2012.

Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. GACETA OFICIAL 08/07/2015 17 de 44       su puesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo el escenario económico que podría arrastrar una marca notoria extracomunitaria. 30.

Ahora bien, el análisis que haga corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido en países extracomunitarios. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca notoriamente conocida.

Por tal razón, la corte consultante deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca notoria extracomunitaria, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.

Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente. 31. En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

SEGUNDO: La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los GACETA OFICIAL 08/07/2015 18 de 44       Países Miembros. El artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), lo que tiene las siguientes implicaciones:

TERCERO: − En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. − No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.

No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones. Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta.

Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla como causal de nulidad de un registro de una marca, la “mala fe”.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

GACETA OFICIAL 08/07/2015 19 de 44       Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 77-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 26 y 27 de la norma mencionada; a solicitud de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Patente de invención: “USO DE PROLINES PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO Y/O EL RENDIMIENTO”.

Expediente Interno: 2011-0279. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 13 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 115 de 26 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el 27 de enero del mismo año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-0279. El Auto de 1 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Demandante: LOS ÁLAMOS NATIONAL SECURITY LLC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia 1. El 7 de mayo de 2008, LOS ÁLAMOS NATIONAL SECURITY LLC. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de patente de invención titulada “USO DE PROLINES PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO Y/O EL RENDIMIENTO”.

Dicha solicitud fue presentada con la finalidad de dar comienzo a la fase nacional de la solicitud de patente internacional presentada en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (en adelante, el PCT). 2. Mediante Oficio 7798 se requirió al apoderado la presentación de la legalización del poder otorgado por LOS ÁLAMOS NATIONAL SECURITY LLC. y el documento de cesión del derecho a la patente del inventor.

GACETA OFICIAL 08/07/2015 20 de 44       3. Mediante Resolución 19207 de 27 de abril de 2009, la División de Nuevas Creaciones declaró abandonada la solicitud de patente. 4. El 28 de mayo de 2009, LOS ÁLAMOS NATIONAL SECURITY LLC. interpuso recurso de reposición contra la resolución precedente. 5. El 11 de noviembre de 2009 se presentó ante la SIC el memorial presentando el poder, junto con el documento que acredita la existencia y representación legal de dicha sociedad, debidamente legalizado y acompañado de la traducción oficial. 6.

El 15 de diciembre de 2009 se presentó ante la SIC el memorial presentando tres cesiones de derecho a la patente. 7. El 2 de febrero de 2011 el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución 8853 por medio de la cual rechazó el recurso de reposición, agotándose así la vía gubernativa. 8. El 7 de julio de 2011, LOS ÁLAMOS NATIONAL SECURITY LLC. interpuso demanda de nulidad en contra de las Resoluciones 19207 y 8853, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. 9.

El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial. Argumentos de la demanda:

10. LOS ÁLAMOS NATIONAL SECURITY LLC. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Que subsanó el supuesto vicio formal de la solicitud por medio de los memoriales de 11 de noviembre de 2009 y 15 de diciembre de 2009. Por lo tanto, sancionar al solicitante de una patente por ello es dar primacía a lo procedimental. - El artículo 39 de la Decisión 486 es una norma procedimental que no debería utilizarse para impedir la obtención de un derecho sustantivo como es el otorgamiento de una patente de invención. - Las Resoluciones 19207 y 8853 violan abiertamente el principio de eficacia, base de todas las actuaciones de las autoridades administrativas.

Argumentos de las contestaciones a la demanda: 11. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente: - Las copias de las cesiones realizadas por los inventores que se adjuntaron a la solicitud de patente se encontraban incompletas, pues, no aparecían legalizadas ni firmadas por ellos. - Dentro del marco del PCT y de la Decisión 486, la Superintendencia de Industria y Comercio sí puede requerir los documentos no presentados con la solicitud de patente y otorgar un plazo al solicitante para que se subsanen tales omisiones. - En las resoluciones administrativas impugnadas se aplicó estrictamente lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486; así como en el artículo 39 GACETA OFICIAL 08/07/2015 21 de 44       de la misma normativa que regula el trámite de la solicitud de patente de invención. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 12.

El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos 26 y 27 de la norma mencionada1. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. La solicitud de patente y el trámite de la solicitud. Examen de forma.

Abandono de la solicitud. 2. De la exigencia de la presentación de la copia del documento en el que conste la cesión de derechos sobre la solicitud de patente invención. Requisitos. El principio de complemento indispensable.                                                                                                                         1 Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: a) el petitorio; b) la descripción; c) una o más reivindicaciones; d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción; e) el resumen; f) los poderes que fuesen necesarios; g) el comprobante de pago de las tasas establecidas; h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes; j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y, k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: a) el requerimiento de concesión de la patente; b) el nombre y la dirección del solicitante; c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; d) el nombre de la invención; e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante; f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; g) la firma del solicitante o de su representante legal; y, h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.

Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud. GACETA OFICIAL 08/07/2015 22 de 44       D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. LA SOLICITUD DE PATENTE Y EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD. EXAMEN DE FORMA. ABANDONO DE LA SOLICITUD.

13. LOS ÁLAMOS NATIONAL SECURITY LLC. presentó ante la SIC solicitud de patente de invención titulada “USO DE PROLINES PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO Y/O EL RENDIMIENTO”. Mediante Oficio 7798 se requirió al apoderado la presentación de la legalización del poder otorgado por LOS ÁLAMOS NATIONAL SECURITY LLC. y el documento de cesión del derecho a la patente del inventor.

Mediante Resolución 19207 de 27 de abril de 2009, la División de Nuevas Creaciones declaró abandonada la solicitud de patente. 14. Para obtener una patente es necesario presentar una solicitud. Una vez que dicha solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es patentable. 15.

La solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 - según corresponda, tales como: los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; de ser el caso, copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que establezca la legislación interna del respectivo País Miembro. 16.

A fin de determinar claramente la fecha en que fue presentada la solicitud, será la fecha de recepción por la Oficina Nacional Competente y siempre que contenga los requisitos y anexos documentales señalados anteriormente, de lo contrario se la tendrá como no presentada y, por lo tanto, no podrá ordenarse su publicación, no podrá realizarse el examen, ni mucho menos otorgarse o negarse la patente. 17.

Así, de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Decisión 486 se tiene que la Oficina Nacional Competente examinará dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27 de la citada Decisión. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la Oficina Nacional Competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos. 18.

Sin perjuicio de ello, la Oficina Nacional Competente guardará la confidencialidad de la solicitud. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente está en la obligación de comunicarle al solicitante los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos. 19. Es decir, este examen consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos y que hayan sido anexados a la misma los documentos requeridos.

Se debe cumplir con los requisitos de forma y acompañar los anexos contemplados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486. GACETA OFICIAL 08/07/2015 23 de 44       20. Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revisión de la solicitud que: “En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica”2. 21.

Posteriormente, y atendiendo a lo establecido por el artículo 40 de la Decisión 486, la Oficina Nacional revisará las correcciones realizadas y si éstas subsanan los defectos detectados, dentro de los dieciocho meses siguientes publicará el aviso correspondiente, de conformidad con la normativa interna que al efecto se establezca en el País Miembro respectivo. 22.

El artículo 40 de la Decisión 486 en su segundo inciso, señala una excepción al plazo de dieciocho meses para la publicación, en el sentido que el propio solicitante puede pedir que la solicitud se publique antes de ese plazo, siempre que ya se hubiese concluido el examen de forma respectivo. ABANDONO DE LA SOLICITUD. 23. En este escenario es conveniente referirse al examen de forma y a la publicación en el régimen de la Decisión 486.

La Decisión 486 señala que el abandono se da “si el solicitante no completa los requisitos indicados”. Asimismo, el artículo 39 de la Decisión 486, a diferencia de la Decisión 344, sí regula el aspecto de la pérdida de la prelación: “Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud”. 24.

Este “derecho de prelación” viene determinado por el principio que señala “primero en el tiempo, primero en el derecho”, es decir, según el día y la hora en que se presente la solicitud de registro ante la Oficina Nacional, toda vez que quien primero solicita el registro de una marca tiene mejor derecho, sobre quien lo hace posteriormente.

2. DE LA EXIGENCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA COPIA DEL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA CESIÓN DE DERECHOS SOBRE LA SOLICITUD DE PATENTE INVENCIÓN. REQUISITOS. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. 25. La SIC señaló que las copias de las cesiones realizadas por los inventores que se adjuntaron a la solicitud de patente se encontraban incompletas, pues, no aparecían legalizadas ni firmadas por ellos.

En este escenario se tratará el tema propuesto, reiterando lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el marco del Proceso 73-IP-2012: “El artículo 32 de la Decisión 486 dispone que: “Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias”.                                                                                                                         2 Proceso 43-IP-01, Patente de modelo de utilidad: “Tanque compuesto”, publicado en la Gaceta Oficial 717 de 18 de septiembre de 2001.

GACETA OFICIAL 08/07/2015 24 de 44       26. El artículo 26 de la Decisión 486, determina los requisitos que la solicitud de patente debe contener. El literal k) establece que la solicitud de patente de invención deberá contener, de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante (lo subrayado es nuestro). 27.

Al respecto, dentro del Proceso 2-AI-2008, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la oficina nacional competente debe exigir entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia simple del documento en el que conste o se acredite la cesión de derecho de patente. Este documento de cesión, obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular (…)” (lo subrayado es nuestro). 28.

De lo anterior, se desprende que basta con presentar una copia simple del documento de cesión para que éste sea aceptado por la Oficina Nacional Competente, conforme a lo dispuesto en el referido artículo 26 literal k). Sin embargo, hay que tener presente que ese documento, en el que consta la cesión de derechos sobre la solicitud de patente, debe ser expedido conforme a derecho para gozar de validez. 29.

En consecuencia, la regulación contenida en el artículo en referencia permite concluir al Tribunal que la Oficina Nacional Competente debe requerir la copia simple del documento de cesión; sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es decir, este documento de cesión debe cumplir con las formalidades pertinentes. 30. Asimismo, este Tribunal dentro de la interpretación prejudicial realizada en el Proceso 35-IP-2004, Patente de Invención: “Métodos para la producción de material de empaques decorados con tinta para impresión”, publicado en la Gaceta Oficial 1096 de 26 de julio de 2004, ha señalado sobre el tema que: “Si del examen de forma (artículo 21 de la Decisión 344 o 38 de la Decisión 486) resultara que la solicitud no contiene los requisitos exigidos tanto en la Decisión 344 como en la 486, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario las absuelva dentro del plazo de 30 días (para el caso de la Decisión 344) o de 60 días (para el caso de la Decisión 486), según corresponda, so pena de que su solicitud se declare en abandono. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente, está en la obligación de comunicarle al solicitante, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos” (lo subrayado es nuestro). 31.

En caso de que dichos documentos estuvieren en idioma extranjero, el solicitante deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la Oficina Nacional Competente pueda hacer una evaluación de los mismos. Es obvio que tanto los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que no queden dudas del contenido de los mismos y la Autoridad Competente pueda realizar eficazmente su análisis.

La Oficina Nacional Competente podrá exonerar de la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables dependiendo de cada caso. 32. Es conveniente aclarar que, con base en el principio de complemento indispensable3, los requisitos formales que debe contener el documento de cesión pueden ser regulados por                                                                                                                         3 Sobre el principio de complemento indispensable el Tribunal ha expresado lo siguiente: GACETA OFICIAL 08/07/2015 25 de 44       la normativa interna; para el caso particular, por la normativa peruana pertinente.

En efecto, los requisitos formales para la presentación de las firmas de los cedentes serán regulados por la normativa peruana sobre la materia. 33. De conformidad con los artículos 38 y 39 de la Decisión 486, la oficina competente, en un plazo de 30 días desde la presentación de la solicitud, examinará si esta última cumple con los requisitos previstos en los artículos 26 y 27 de la mencionada Decisión. Si no los cumple se notificará al solicitante para que los complete dentro un plazo de dos meses, prorrogables por el mismo periodo por una sola vez, so pena de que su solicitud se considere abandonada y, en consecuencia, pierda la prelación en relación con otras solicitudes. 34.

Por “pérdida de la prelación” debe entenderse que ya no se estudiará la solicitud antes que otras presentadas con posterioridad. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE 1. El examen exigido por el artículo 38 de la Decisión 486 implica un análisis de los aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo.

Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple con los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de sesenta días siguientes a la notificación, según la Decisión 486.

A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada – debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos. 2.

Para que el documento de cesión de derechos sobre la solicitud de patente tenga aceptación y validez, debe cumplir con determinadas formalidades; la Oficina Nacional Competente debe solicitar copia simple del mismo. En el caso concreto, se deberá justificar la cesión de derechos sobre la solicitud de patente y la respectiva acreditación de poder conforme a lo establecido en la presente providencia. En caso de que los documentos presentados estuvieren en idioma extranjero, el solicitante deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la Oficina Nacional Competente pueda hacer una evaluación de los mismos.

Tanto los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas” (Proceso 10-IP-94.

Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 177 de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1828 de 30 de abril 2010).

GACETA OFICIAL 08/07/2015 26 de 44       para que no queden dudas del contenido de los mismos y la Autoridad Competente pueda realizar eficazmente su análisis. La Oficina Nacional Competente podrá exonerar de la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables dependiendo de cada caso. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 96-IP-2015 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 4 y 20 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Actor: Novartis AG. Patente de invención: “MACROLIDAS CRISTALINAS”. Expediente Interno: 2003-0350. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 27 de 44       EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 13 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 233 de 2 de febrero de 2015, recibido vía correo electrónico el 4 de febrero del mismo año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2003-0350. El Auto de xxx de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Demandante: Novartis AG Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia 1. El 25 de junio de 1998, Novartis AG presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de patente de invención titulada “MACROLIDAS CRISTALINAS”. 2. Mediante Oficio 13041 se requirió a Novartis AG que en el término de 60 días hiciera valer los argumentos que considerara pertinentes respecto del concepto de fondo sobre patentabilidad del invento formulado por el examinador de patentes. 3.

Mediante Resolución 38861 de 29 de noviembre de 2002, el Superintendente de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente para la invención “MACROLIDAS CRISTALINAS” sobre la base de que el invento reivindicado carecía de nivel inventivo. 4. Novartis AG interpuso recurso de reposición contra la resolución precedente, a través del cual fracciona en dos la solicitud que presentó. Dicho recurso fue resuelto mediante Resolución 6499 de 11 de marzo de 2003 que no aceptó la propuesta de división de la solicitud y confirmó la Resolución 38861.

De esa manera, quedó agotada la vía gubernativa. 5. Novartis AG interpuso demanda de nulidad en contra de las Resoluciones 38861 y 6499 ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. 6. El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial.

Argumentos de la demanda: 7. Novartis AG sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - La composición en forma cristalina en forma tautomérica o solvatada que pretende proteger tiene altura inventiva puesto que, junto con sus características GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 28 de 44       - - técnicas novedosas, no es obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

El hecho que un determinado elemento, proceso, operación, mecanismo, condición o circunstancia de la nueva invención forme parte del estado de la técnica, ello no implica que ésta deba ser rechazada por carecer del requisito de altura inventiva. Si bien en el texto de farmacología se trata de temas conocidos como son la cristalización y los polimorfismos, ello no da bases técnicas serias ni reales para que se niegue una patente de invención que trata sobre una modificación muy específica, con unos pasos característicos para la obtención de una forma de cristal.

Argumentos de la contestación a la demanda: 8. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente: - El examen de fondo de la solicitud de patente permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales para conceder una patente de invención. - No se observa a lo largo de la solicitud que se presenten ventajas comparativas o resultados sorprendentes de los polimorfos reivindicados frente a los compuestos amorfos del estado de la técnica. - Se ha probado de manera contundente que una persona versada en la materia con sus conocimientos y la combinación de los documentos que forman parte del estado de la técnica, obtendría de manera evidente los solvatos que Novartis AG pretende proteger.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 9. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14, 18 y 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la solicitud de patente de invención se presentó el 25 de junio de 1998, cuando la normativa vigente en ese momento era la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por lo tanto, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 1, 4 y 20 de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 4861.                                                                                                                         1 Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Artículo 20.- El peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial en cualquier País Miembro. La división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite. En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad.

Decisión 486: DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 29 de 44       C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1.

La norma comunitaria en el tiempo. 2. Requisitos de patentabilidad. 3. Novedad. Nivel inventivo. Estado de la técnica. 4. Los polimorfos. 5. La división de la solicitud de patente de invención. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. 10. En el caso de autos, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la solicitud de patente de invención se presentó el 25 de junio de 1998, cuando la normativa vigente en ese momento era la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 11.

Sobre el presente asunto, este Tribunal debe reiterar lo señalado dentro del Proceso 66-IP-2013 de 21 de agosto de 2013: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la oficina nacional competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente de invención. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso.

En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: ‘si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro (…) ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso’.

(Proceso 38-IP-2002, marca: “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicado en la Gaceta Oficial 845 de 1 de octubre de 2002)”. (…)”. 12. En el caso de autos, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la solicitud de patente de invención se presentó el 25 de junio de 1998, cuando la normativa vigente GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 30 de 44       2. en ese momento era la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por lo tanto, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 1, 4 y 20 de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. 13. En el presente caso, la SIC denegó el privilegio de patente para la invención “MACROLIDAS CRISTALINAS” sobre la base de que el invento reivindicado carecía de nivel inventivo. 14.

Dentro del Proceso 7-IP-2005, publicado en la Gaceta Oficial 1203 de 31 de mayo de 2005, así como en el Proceso 13-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial 1061 de 29 de abril de 2004, este Tribunal ha señalado que: “Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

El Tribunal, por su parte, ha manifestado que ‘el concepto de invención a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del estado de la técnica—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria’.

(Proceso 21-IP-2000, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”), publicado en la Gaceta Oficial 631 de 10 de enero de 2001, ‘lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial’ (Proceso 7IP-2005.

Patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras), publicado en la Gaceta Oficial 1203 de 31 de mayo de 2005. Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho.

En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: ‘La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)’.

(Proceso 13-IP-2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO), publicado en la Gaceta Oficial 1061 de 29 de abril de 2004). El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención” (lo resaltado es nuestro). GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 31 de 44       15. Por lo tanto, el Juez Consultante debe tener en cuenta que los requisitos que debe cumplir toda invención para ser objeto de patente, de acuerdo con el artículo 1 de la Decisión 344, son novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. 3.

NOVEDAD. NIVEL INVENTIVO. ESTADO DE LA TÉCNICA. 16. Al respecto, Novartis AG alegó que la composición en forma cristalina en forma tautomérica o solvatada que pretende proteger tiene altura inventiva puesto que, junto con sus características técnicas novedosas, no es obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica. El hecho que un determinado elemento, proceso, operación, mecanismo, condición o circunstancia de la nueva invención forme parte del estado de la técnica, ello no implica que ésta deba ser rechazada por carecer del requisito de altura inventiva.

Novedad: 17. Dentro del Proceso 92-IP-2013 de 16 de julio de 2013, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “La doctrina ha manifestado que ‘Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido’ (ZUCCHERINO, Daniel R. ‘MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. RÉGIMEN LEGAL’, Editado por Abeledo Perrot, 1997, p. 150).

El Tribunal, por su parte ha señalado que la novedad de una invención ‘es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.

Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad’2 (lo subrayado es nuestro).

El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación con el estado de la técnica. Al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad, salvo las excepciones establecidas en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado.

Se aclara que la novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman una invención, pudiendo incluso ser conocidos algunos o todos de tales componentes, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente ya que toda                                                                                                                         2 Proceso 129-IP-2007, Patente: POLIMORFO DE (2S, 3S, 5S) -5- (N - ((N – METIL – N - ((2 – ISOPROPIL – 4 - TIAZOLIL) METOXICARBONIL) AMINO) -1, 6 – DIFENIL – 3 – HIDROXIHEXANOL (RITONAVIR) Y PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN, publicado en la Gaceta Oficial 1586 de 15 de febrero de 2008.

GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 32 de 44       innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. El Tribunal a manera de orientación ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según los cuales ‘la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquella.

En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: ‘(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos;

(vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica’. En cuanto al principio relativo a las ‘combinaciones en un documento anterior’, las Cámaras han precisado que ‘cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida’ (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo ‘Special Edition - Espace Legal’, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)’.

(Proceso 13-IP-2004). La fecha a partir de la cual la oficina nacional competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, ‘no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344. La oficina nacional competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha.

Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita’. (Proceso 12-IP-98, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA, publicado en la Gaceta Oficial 428 de 16 de abril de 1999). Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera: ‘El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 33 de 44       Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de octubre de 1963.

(Bercovitz, Alberto, PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA, en Revista del Derecho Industrial 35, Depalma 1990, pág. 321)'. (Proceso 1-AI-1996, publicada en la Gaceta Oficial 234 de 21 de abril de 1997)”. Nivel inventivo y estado de la técnica: 18. Al respecto, en el Proceso 66-IP-2013 de 21 de agosto de 2013, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “Este requisito, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por ‘todo lo que haya sido accesible al público’ que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, ‘con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo. Si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Proceso 12-IP-98, patente: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA, publicado en la Gaceta Oficial 428 de 16 de abril de 1999).

El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), que se señalan a continuación: ‘Para analizar la existencia del nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)’.

(Proceso 13-IP-2004). GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 34 de 44       En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos señala: ‘el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (…). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (…).

Por otra parte, a su juicio, el hecho que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)”.

(Proceso 13-IP-2004). Por otra parte y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, sostiene: ‘Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué cantidad de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica (lo subrayado es nuestro). GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 35 de 44       Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.

Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10. 2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y, - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 36 de 44       Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir, antes de la invención (lo subrayado es nuestro).

La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo”3. 19.

En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar si la solicitud de patente cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo que establece la norma comunitaria. 4. LOS POLIMORFOS. 20. Novartis AG alegó que si bien en el texto de farmacología se trata de temas conocidos como son la cristalización y los polimorfismos, ello no da bases técnicas serias ni reales para que se niegue una patente de invención que trata sobre una modificación muy específica, con unos pasos característicos para la obtención de una forma de cristal. 21.

El Tribunal, dentro del Proceso 92-IP-2013 ha manifestado: “El caso de los polimorfos ha generado recientemente controversias en el ámbito de las patentes de invención, en particular, la duda de si ellos son patentables o no, por lo que el presente asunto presentado ante este Tribunal le da la oportunidad de pronunciarse sobre esta cuestión: Un compuesto polimórfico es aquél que por sus propiedades puede sufrir transformaciones y revestir formas alternativas a pesar de estar constituido por el mismo tipo de moléculas.

En el diccionario de la Real Academia Española4, el                                                                                                                         3 4 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. Ver diccionario en línea en el siguiente enlace: http://lema.rae.es/drae/?val=polimorfismo GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 37 de 44       polimorfismo es definido como la “cualidad de lo que tiene o puede tener distintas formas”.

La acepción en bioquímica quiere decir “propiedad de los ácidos nucleicos y las proteínas que pueden presentarse bajo varias formas moleculares. Es un fenómeno importante en genética y en la patología molecular”, mientras que en el ámbito de la química se la considera como una “propiedad de los elementos y sus compuestos, que pueden cambiar de forma sin variar su naturaleza”.

El polimorfismo puede ser definido como la capacidad de una sustancia para existir en dos o más fases cristalinas que presentan diferentes arreglos y/o conformación de las moléculas en el cristal. Dentro del complejo debate existen dos posiciones doctrinarias. Por un lado, la posición que afirma que los polimorfos son un descubrimiento. Por otro lado, se encuentran quienes señalan que los polimorfos no son descubrimientos, por lo que son patentables.

El debate sobre la patentabilidad de estos compuestos gira en torno a la demostración de las condiciones de “novedad” y de “nivel inventivo” (artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena). La dificultad para reunir estos requisitos reside en que la obtención de un polimorfo se da a partir de un compuesto ya conocido pero que ha sufrido transformaciones.

Las preguntas que surgen son: ¿Se trata de un componente nuevo? ¿Esta novedad, ha sido el resultado de un avance de la técnica o es simplemente un descubrimiento? Si el nuevo compuesto es el resultado del avance de la técnica, ¿responde al criterio de inventividad? i) Por un lado, la patentabilidad de un polimorfo ha sido aceptada por distintas oficinas nacionales, regionales o internacionales.

Así, en el ámbito de la OMPI, el ejemplo más marcado se encuentra en las diversas generaciones del polimorfo Ritonavir (compuesto que combate el VIH) que han sido patentadas por Abott Laboratories en los tres primeros casos5 y por Transform Pharm y Ranbaxy Laboratoires posteriormente6. Esta posición indica que el proceso por el cual se encuentra un polimorfo no es siempre predecible ni evidente.

Es imprescindible pues que el solicitante revele claramente los pasos procedimentales por los que se obtuvo el polimorfo así como la especificación del lugar y la orientación de las moléculas del polimorfo. ii) Por otro lado, según el jurista Carlos Correa, el polimorfismo es una propiedad natural, por lo que los polimorfos no se “crean” o “inventan”; se descubren normalmente como parte de la experimentación de rutina en la formulación de drogas.

Son el resultado de las condiciones bajo las cuales se obtiene un compuesto7. Cualquier compuesto que presenta polimorfismo tenderá naturalmente a su forma más estable8, aun sin ningún tipo de intervención humana9.                                                                                                                         5 6 7 8 La primera generación ha sido patentada con la aplicación WO1994014436, la segunda mediante los documentos WO1996039398 y WO 1995009614 y la tercera mediante WO200004016, todas atribuidas a Abbot Laboratories.

Ver el informe “Patent Landscape Report on Ritonavir” preparado en octubre del 2011 por la OMPI. Ver en: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/946/wipo_pub_946.pdf El procedimiento habitual para descubrir nuevos polimorfos es recristalizar el principio activo de diferentes solventes, o bajo diferentes condiciones de recristalización como temperatura o velocidad de agitación. Muchos polimorfos son metaestables, es decir, que eventualmente pueden evolucionar hacia formas más estables, de manera espontánea o intencional (por recristalización)-, lo cual reduce su utilidad desde el punto de vista de la producción y el almacenamiento.

Un químico de conocimientos medios que desarrolla una nueva sustancia para uso farmacéutico procurará, -habitualmente, identificar el GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 38 de 44       Las solicitudes de patentes independientes sobre polimorfos se han tornado cada vez más frecuentes y controvertidas, dado que sus patentes se pueden utilizar para obstruir o demorar la entrada de la competencia genérica.

Se puede considerar que los polimorfos pertenecen al arte previo –y, por lo tanto, no son patentables- si se obtienen inevitablemente siguiendo el proceso descrito en la patente original del principio activo. Además, cuando se descubre polimorfismo, la posibilidad de descubrir nuevas formas cristalinas diferentes es obvia10. En consecuencia, según esta posición, el polimorfismo es una propiedad inherente a la materia en su estado sólido.

Los polimorfos no se crean, sino que se descubren. Las oficinas de patentes deben tomar conciencia de la posible ampliación injustificada del período de protección, que surge del patentamiento sucesivo del principio activo y sus polimorfos, incluyendo hidratos/solvatos. Los procedimientos para obtener polimorfos pueden ser patentables en algunos casos, si demuestran ser novedosos y cumplen con el requisito de altura inventiva11.

Entre las excepciones de patentamiento se encuentran los descubrimientos. La historia de Ritonavir Forma II es un ejemplo sumamente interesante, que pone de manifiesto la aparición espontánea de las formas polimórficas, sin que medie la presencia de la mano del hombre12. ¿Por qué una solicitud de nuevas formas cristalinas no debe ser concedida? Ante dicha interrogante, Susana Elida Piatti responde señalando lo siguiente13: “(…) Se denomina “polimorfismo” (del griego poly = muchas, morph = formas) a una propiedad que presenta la materia en estado sólido.

Desde el siglo XVII los científicos conocían compuestos sólidos que presentaban distintas formas cristalinas. Posteriormente, en la primera mitad del siglo XX científicos alemanes, dedicados a la cristalografía, coincidieron en enunciar que el polimorfismo era una propiedad inherente a la materia en estado sólido. Es así como Buerger y Bloom14 expresaban en 1937 que “El polimorfismo es una propiedad inherente del estado sólido que presenta la gran mayoría de las drogas utilizadas en la industria farmacéutica (principios activos y excipientes)”.

En otras palabras, no es una invención realizada por el hombre sino una propiedad de la sustancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         9 10 11 12 13 14 polimorfo más estable.

Sobre algunos aspectos técnicos vinculados con el polimorfismo, ver Dunitz (1995), p. 193-200: Bernstein (1999), p. 3440-3461. Ver el Documento de trabajo de la Organización Mundial de la Salud, “Pautas para el examen de patentes farmacéuticas”, elaborado por Carlos Correa, marzo 2008, p. 10. Ibídem, pp. 10-11. Ibídem, p. 11. Patentes y Salud Pública.

La dimensión técnica de las políticas de patentabilidad: El caso de las patentes farmacéuticas en Argentina. Este documento fue una tesis de la Maestría en propiedad intelectual en la Universidad FLACSO, sede Argentina. Autora: Susana Elida Piatti. Director: Carlos Correa, p. 110. Patentes y Salud Pública. La dimensión técnica de las políticas de patentabilidad: El caso de las patentes farmacéuticas en Argentina.

Este documento fue una tesis de la Maestría en propiedad intelectual en la Universidad FLACSO, sede Argentina. Autora: Susana Elida Piatti. Director: Carlos Correa. Ver pp. 106-121. Buerger M. J. and Bloom, M.C. “Crystal polymorphism” Z. Kristallogr. 96, p. 182-200 [1, 3, 9, 26, 240, 307] (1937). GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 39 de 44       En la actualidad, se considera que la totalidad de los compuestos sólidos presentarían formas polimórficas, sólo en el área farmacéutica se ha determinado que más del 80 % de los principios activos y excipientes conocidos presentan dos o más formas cristalinas perfectamente identificadas.

(…) El polimorfismo, como su nombre lo indica, hace referencia a las diferentes “formas” que pueden adoptar las sustancias en estado sólido. Dicho fenómeno se caracteriza por la habilidad que poseen las sustancias en estado sólido de existir en dos o más fases cristalinas. (…) El polimorfismo se caracteriza, como se mencionó, por la habilidad que poseen las sustancias en estado sólido de existir en dos o más fases cristalinas, las que poseen un ordenamiento o conformación diferente de las moléculas en el estado sólido, hecho que puede producir un profundo efecto en las propiedades del producto cristalino final, en relación con su solubilidad o facilidad de manipulación. (…) El crecimiento de los cristales se encuentra afectado por las condiciones ambientales de su entorno, temperatura, velocidad de enfriamiento, velocidad de nucleación y crecimiento a lo largo de diferentes ejes15.

(…) En un artículo publicado en Pharmaceutical Sciences”16, se considera que el desarrollo de una nueva forma cristalina es un paso obvio, carente de mérito inventivo en la actividad farmacéutica. Se trata de un paso necesario en cualquier proceso de formulación de un producto, en la etapa de preformulación, proceso desprovisto de carácter inventivo.

(…)”. iii) En efecto, existen muchos conflictos de patentes por el tema de los polimorfos: “Son estas diferencias, a veces pequeñas, en las propiedades de los polimorfos de un fármaco (en el sentido amplio del término) las que en numerosas ocasiones han llevado a la industria farmacéutica a considerar a cada uno de ellos como fármaco independiente y potencialmente patentable, sobre todo si cada forma presenta una capacidad distinta en la actividad farmacológica.

Este hecho ha creado frecuentes conflictos entre laboratorios farmacéuticos que disputan la legitimidad de cada polimorfo. Fue muy comentado el conocido caso de Glaxo Wellcome frente a Novopharm por la defensa de la patente de la ranitidina3, antiulceroso desarrollado por la empresa Glaxo en 1970. En su primera patente se defendía el proceso de síntesis y obtención industrial del fármaco, caracterizando el producto mediante espectroscopia de infrarrojos y difracción de rayos X por método de polvo.

En octubre de 1981, Glaxo descubrió que durante el secado de la ranitidina se formaba un nuevo polimorfo, diferente del descrito en la patente de 1971, por lo que 4 años más tarde patentó este segundo polimorfo. En 1997, con la expiración de la patente de 1970, la empresa farmacéutica Novopharm pretendió distribuir su propia ranitidina, pero Glaxo argumentó que podría infringir la patente del segundo polimorfo, que no expiraba hasta 2002.

En este conflicto, los tribunales dieron la razón a Novopharm con el argumento de que a pesar de que ambos polimorfos tenían algunas propiedades                                                                                                                         15 16 J.Bernstein,“Polymorphism in Molecular Crystals” pags. 2, 46, Oxford University Press, reprinted 2006.

Pharmaceutical Sciences, Mack Publishing Company, 1990, 18 edición, Easton Pennsylvania 18042. GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 40 de 44       fisicoquímicas diferentes, no podían ser considerados fármacos independientes porque ambos eran terapéuticamente equivalentes. Ello dio pie a que Novopharm y otras compañías farmacéuticas comenzaran a distribuir el genérico del antiulceroso.

Este ejemplo puede servir para ilustrar hasta qué punto hay que hilar fino en temas de polimorfismo farmacéutico, no solamente por los aspectos sanitarios implicados, sino por los macroeconómicos”17 (lo subrayado es nuestro). iv) En el ámbito de la CAN, la Decisión 344 no establece ningún impedimento para la patentabilidad de los polimorfos, dejando a las autoridades administrativas total libertad para resolver esta cuestión18.

La Oficina Nacional de Patentes debe realizar un análisis muy específico y prolijo, a fin de determinar si un polimorfo tiene nivel inventivo o no, siendo muy cuidadosa en estos casos, ya que no puede validar que los derechos de patentes de invención se extiendan más allá del tiempo determinado en la normativa andina. Por ello, precautelando el derecho a la salud y al acceso a los medicamentos, es responsabilidad de las oficinas nacionales la tarea de determinar técnica y científicamente cada uno de los requisitos de patentabilidad de los polimorfos (Proceso 92-IP-2013, aprobado el 16 de julio de 2013, patente: NUEVO COMPUESTO ANTIDIABÉTICO CON BASE EN SALES DE ÁCIDO MALÉICO). 22.

En consecuencia, los polimorfos pueden entonces ser objeto de protección, pero sólo en la medida en que se cumplan los requisitos exigidos por los artículos 1 y 4 de la Decisión 344. Para ello, el interesado deberá exponer de manera clara y exhaustiva en las reivindicaciones por qué la solicitud en juego constituye una novedad y presenta nivel inventivo, por lo que corresponderá a la Oficina Nacional de Patentes analizar cada caso.

5. LA DIVISIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. 23. Novartis AG interpuso recurso de reposición y solicitó la división en dos de la solicitud de patente que presentó. Dicho recurso fue resuelto mediante Resolución 6499 de 11 de marzo de 2003 que no aceptó la propuesta de división de la solicitud y confirmó la Resolución 38861. De esa manera, quedó agotada la vía gubernativa. 24.

En este escenario, el Tribunal determinará las características de las solicitudes fraccionarias o divisionales, haciendo énfasis en la oportunidad de su presentación. 25. La solicitud fraccionaria está regulada en el artículo 36 de la Decisión 486. Dentro del Proceso 102-IP-2014, el Tribunal ha destacado las siguientes características: − Concepto: es aquella solicitud que se desprende de otra ya presentada, con el objetivo de que se tramite de manera independiente de la inicialmente radicada, generando con esto dos solicitudes diferentes con objetos y trámites distintos.                                                                                                                         17 18 Disponible en web: http://www.doyma.es/farma/ctl_servlet?_f=37&id=13094132 Ver CORREA, Carlos, “Integrando la salud pública en la legislación sobre patentes de los países en desarrollo” (versión española), South Centre, 2001, p. 62.

Título original: “Integrating Public Health into Patent Legislation in Developing Countries”, publicado por primera vez en Octubre 2000 por el South Centre, Chemin du Champ d’Anier 17, 1211 Geneva 19, Suiza. Ver en: http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4918s/s4918s.pdf GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 41 de 44       − Requisitos formales: Se debe presentar la solicitud correspondiente, pagando las tasas respectivas y adjuntando los documentos pertinentes para el trámite de la solicitud de patente, de conformidad con los parámetros que determine la oficina nacional pertinente. − Limitaciones: sólo se puede fraccionar la solicitud inicial si no se genera una ampliación de la protección contenida en la divulgación de la solicitud inicial.

Si existiera una ampliación no encajaría en el supuesto de hecho para que opere la solicitud fraccionaria, lo que implicaría que se tramitará como una nueva solicitud sin beneficiarse de la fecha de presentación inicial. − Ventajas: La solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial, o de la fecha de prioridad cuando se haya reivindicado en la solicitud inicial.

Si se reivindican varias fechas de prioridad, el solicitante deberá indicar claramente cuál de ellas corresponde a cada una de las materias de las solicitudes fraccionarias. En este punto el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, expresa lo siguiente: “Si se ha reclamado prioridad múltiple el solicitante debe indicar cuál corresponde a cada una de las solicitudes fraccionarias”19. − Clases: Se podrían diferenciar dos clases de conformidad con la iniciativa de presentación. 1.

A iniciativa del solicitante: es aquella que nace de la propia decisión del solicitante; por su conveniencia decide fraccionar la solicitud. 2. A iniciativa de la oficina de patentes: si una vez examinada la solicitud, la oficina considera que no se cumple el requisito de unidad de invención, podrá en cualquier momento del trámite solicitar que se presente una solicitud fraccionaria.

Sobre la unidad de la invención, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva.

Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento” (Interpretación Prejudicial de 22 de junio de 2011, expedida en el marco del Proceso 31-IP-2011).                                                                                                                         19 “Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina”.

Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI. 2004, p.

91. GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 42 de 44       − Oportunidad: La norma comunitaria afirma que la solicitud fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trámite. La pregunta obligada es: ¿qué es el trámite? El trámite de concesión de patente son todas aquellas etapas administrativas que se deben surtir en la agencia respectiva, que comienza con la solicitud y termina con el acto administrativo en firme que la concede o la deniega.

Es importante advertir que un acto administrativo queda en firme cuando vence el término para presentar recursos y no se interponen, o cuando presentados los recursos previstos en la legislación nacional se resuelven mediante un acto administrativo. Esto quiere decir que mientras no esté en firme el acto administrativo que concede o deniegue la solicitud, el peticionario puede presentar la petición fraccionaria y la oficina tiene el deber de tramitarla.

Si se presenta en el término para interponer recursos, esto quiere decir que el trámite no había concluido y, por lo tanto, que la solicitud fue radicada oportunamente. Una cosa es la solicitud fraccionaria y otra es el recurso respectivo. Si no se presentaran los recursos, el acto administrativo en relación con la primera solicitud quedaría en firme, pero la oficina nacional debería tramitar la solicitud fraccionaria como una solicitud independiente. 26.

El Juez Consultante deberá determinar si la solicitud fraccionaria fue presentada cuando el trámite de la solicitud de patente inicial estaba en curso, de conformidad con lo expresado en los párrafos precedentes. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRIMERO: En el caso de autos, la solicitud de patente de invención se presentó durante la vigencia de la Decisión 344, disposición comunitaria que contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos de patentabilidad y, por lo tanto, es la norma sustancial que debe ser aplicada al caso concreto.

SEGUNDO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. La novedad de una invención es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).

TERCERO: Respecto del nivel inventivo, la invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 43 de 44       establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si la solicitud de patente cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo que establece la norma comunitaria.

CUARTO: La Oficina Nacional de Patentes debe realizar un análisis muy específico y prolijo, a fin de determinar si un polimorfo tiene nivel inventivo o no, siendo muy cuidadosa en estos casos, ya que no puede validar que los derechos de patentes de invención se extiendan más allá del tiempo determinado en la normativa andina. Por ello, precautelando el derecho a la salud y al acceso a los medicamentos, es responsabilidad de las oficinas nacionales la tarea de determinar técnica y científicamente cada uno de los requisitos de patentabilidad de los polimorfos.

La normativa andina sobre patentes de invención no impide que se otorgue una patente a un polimorfo. Estos compuestos pueden ser objeto de protección, pero sólo en la medida en que se cumplan los requisitos exigidos por los artículos 1 y 4 de la Decisión 344. Para ello, el interesado deberá exponer de manera clara y exhaustiva en las reivindicaciones por qué la solicitud en juego constituye una novedad y presenta nivel inventivo, por lo que corresponderá a la Oficina Nacional de Patentes analizar cada caso.

QUINTO: La norma comunitaria afirma que la solicitud fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trámite. La pregunta obligada es: ¿qué es el trámite? El trámite de concesión de patente consiste en todas aquellas etapas administrativas que se deben surtir en la oficina respectiva, que comienza con la solicitud y termina con el acto administrativo en firme que la concede o la deniega.

Es importante advertir que un acto administrativo queda en firme cuando vence el término para presentar recursos y no se interponen, o cuando presentados los recursos previstos en la legislación nacional se resuelven mediante un acto administrativo. Esto quiere decir que mientras no esté en firme el acto administrativo que concede o deniegue la solicitud, el solicitante puede presentar la petición fraccionaria y la oficina tiene el deber de tramitarla.

Si se presenta en el término para interponer recursos, esto quiere decir que el trámite no había concluido y, por lo tanto, que la solicitud fue radicada oportunamente. Una cosa es la solicitud fraccionaria y otra es el recurso respectivo. Si no se presentaran los recursos, el acto administrativo en relación con la primera solicitud quedaría en firme, pero la oficina nacional debería tramitar la solicitud fraccionaria como una solicitud independiente.

El Juez Consultante deberá determinar si la solicitud fraccionaria fue presentada cuando el trámite de la solicitud de patente inicial estaba en curso, de conformidad con lo expresado en los párrafos precedentes. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 44 de 44       cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú