Año XXXII – Número 2609 Lima, 14 de octubre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 069-IP-2015 Interpretación prejudicial de oficio del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo formulado por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: ZERO EMISSION (mixta).

Demandante: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA. Proceso interno: 5651-2011-01801-JR-CA-09 PROCESO 080-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 33 último párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Patente de invención: COMPOSICIÓN PARA TRATAR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DE LA PIEL.

Actor: SCHERING CORPORATION Proceso interno 3402-2014 PROCESO 069-IP-2015 Interpretación prejudicial de oficio del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo formulado por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: ZERO EMISSION (mixta).

Demandante: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA. Proceso interno: 5651-2011-0-1801-JR-CA-09. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil quince. Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 14/10/2015 2 de 21       VISTOS: El 26 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, para que se proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 5651-2011-0-1801-JR-CA-09.

El auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno Demandante: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Hechos. 1.

El 15 de febrero de 2010, Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (en adelante, Nissan) solicitó el registro de la marca ZERO EMISSION (mixta) para distinguir vehículos a motor (incluyendo vehículos eléctricos), automóviles, camionetas, camiones, camionetas tipo van, vehículos deportivos utilitarios (Sport Utility Vehicles, SUV), buses, vehículos recreacionales (Recreational Vehicles, RV), carros deportivos, carros de carrera, carretillas elevadoras (vehículos) o vehículos montacargas (fork lift trucks), y tractores remolcadores (tractores), y las partes estructurales y accesorios para dichos productos pertenecientes a esta clase, alarmas antirrobo para vehículos, parches de caucho adhesivo para reparación de tubos (cámaras) o llantas, de la Clase 12 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Publicado el extracto de la solicitud de registro, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3. El 8 de noviembre de 2010, mediante Resolución 17245-2010/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) denegó, de oficio, el registro del signo solicitado, por considerarlo descriptivo en idioma extranjero para productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

El 29 de noviembre de 2010, Nissan presentó recurso de apelación contra la Resolución 17245-2010/DSD-INDECOPI. GACETA OFICIAL 14/10/2015 3 de 21     5. El 17 de agosto de 2011, mediante Resolución 1775-2011/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 17245-2010/DSDINDECOPI. 6. Mediante escrito de 18 de octubre de 2011, Nissan interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 1775-2011/TPI-INDECOPI. 7.

El 18 de junio de 2014, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por Nissan. 8. Mediante escrito de 23 de junio de 2014, Nissan interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 18 de junio de 2014. 9.

El 24 de noviembre de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literales b) y e) de la Decisión 486. Argumentos de la demanda.

NISSAN interpuso demanda en la que manifiesta que: 10. La Sala de Propiedad Intelectual denegó el registro del signo solicitado ZERO EMISSION (mixto) por estar conformado por los elementos descriptivos que hacen que el signo carezca de la aptitud distintiva necesaria para constituir una marca. 11. Cuando se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la solicitud de registro de marca, no se formularon oposiciones dentro de los treinta días posteriores, lo cual significa que nadie vio afectados sus derechos con el registro del signo solicitado ZERO EMISSION (mixto). 12.

Al haber limitado los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado ZERO EMISSION (mixto) a “vehículos terrestres a motor” y haber excluido de su lista expresamente “llantas, llantas neumáticas, semi-neumáticas y sólidas para ruedas de vehículos, ruedas de vehículos, aros para vehículos, cámaras de aire para neumáticos, parches de caucho adhesivo para reparación de tubos (cámaras) o llantas, partes y accesorios para todos estos productos, alarmas anti robo para vehículos”, la vinculación o similitud entre los productos que protegen las marcas registradas PZERO y P ZERO y el signo solicitado ha desaparecido totalmente. 13.

Con relación a la supuesta falta de distintividad, el signo solicitado ZERO EMISSION (mixto) debe ser observado en su conjunto, sin desmembraciones artificiales, de lo cual se puede concluir que el mismo reúne los requisitos para ser admitido a registro. Asimismo, contrariamente a lo manifestado por el INDECOPI, la denominación ZERO EMISSION está formada por dos términos en inglés, que en Perú, de habla castellana, resulta ser de fantasía. Tal denominación está escrita en letras bastante pequeñas y ocupan la parte inferior en relación con el logotipo que ha sido diseñado en tamaño grande y ocupa un lugar preponderante en la marca, lo cual le confiere la suficiente distintividad a la marca solicitada. 14.

La marca solicitada ZERO EMISSION (mixta) ha sido admitida a registro en países tales como Filipinas, Corea, China, Nueva Zelanda, Baharein, Oman, Marruecos, Colombia y   GACETA OFICIAL 14/10/2015 4 de 21       Argentina sin problema alguno. Por lo tanto, satisface todos los requisitos exigidos por ley para ser registrada Argumentos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando que: 15. El signo ZERO EMISSION (mixto) no es distintivo debido a que la denominación ZERO EMISSION es percibida por el público consumidor como una frase descriptiva de los productos que pretende distinguir. En efecto, el signo solicitado para registro pretende distinguir, entre otros productos, vehículos terrestres a motor, resaltando la cualidad de no contaminante. 16.

La traducción del término ZERO EMISSION al castellano es CERO EMISIÓN, siendo evidente que el público consumidor logrará identificar su significado en nuestro idioma, ya que resulta entendible y conocida por el público consumidor, no correspondiendo a un término de fantasía como alega el demandante. 17. El hecho que el término ZERO EMISSION informe sobre una característica de los productos terrestres a motor que pretende distinguir demuestra que éstos no podrían ser asignados de manera exclusiva a una sola empresa, como pretendió lograr Nissan con su solicitud de registro. 18.

Con respecto a lo indicado por Nissan, que en otros países se habría otorgado el registro del signo solicitado sin que se haya detectado falta de distintividad en el signo ZERO EMISSION (mixto), el examen que la autoridad administrativa efectuó de cada signo es un examen autónomo, tanto de las decisiones expedidas por la misma oficina como de las expedidas por otras oficinas, toda vez que se debe analizar en cada caso las características particulares de los signos confrontados.

Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: 19. Resulta correcto el análisis efectuado por la Autoridad Administrativa en la Resolución 1775-2011/TPI-INDECOPI por el cual resolvió denegar el registro de la marca solicitada ZERO EMISSION (mixta), toda vez que la misma resulta descriptiva de las características de los productos que pretende distinguir en la Clase 12, no encontrándose conformada por elementos adicionales que le otorguen suficiente aptitud distintiva para constituir una marca. 20.

El registro de la marca solicitada a registro en otros países no resulta vinculante para el INDECOPI, toda vez que en observancia del Principio de Autonomía, la Oficina Nacional Competente podrá denegar de oficio el registro de un signo solicitado cuando advierta que no cumple con los Requisitos de registrabilidad establecidos en la normativa comunitaria y nacional, pese a que el mismo se encuentra registrado en otros países.

Argumentos del recurso de apelación. NISSAN presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda. Solicitud del Juez consultante. 21. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de:   GACETA OFICIAL 14/10/2015 5 de 21       Cómo deberá efectuarse el análisis de registrabilidad de un signo mixto cuyo elemento denominativo sea descriptivo respecto de la prohibición de registro establecida en el inciso e) del artículo 135 de la Decisión 486.

Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad de un signo mixto respecto del requisito de distintividad en el marco del inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486. − − B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 22. Que, el artículo 136 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 23.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 24. Que, no se interpretarán los artículos solicitados por no ser aplicables al caso concreto; y, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: - De oficio: 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. 2. 3. 4. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. Signos en idioma extranjero. Signos descriptivos. Signos de fantasía en idioma extranjero. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus resoluciones. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. 25.

En el presente caso, se argumenta que el signo solicitado a registro ZERO EMISSION (mixto) no es distintivo, por este motivo el Tribunal interpretará el tema. 26. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.                                                                                                                         1 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;

(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…)”. GACETA OFICIAL 14/10/2015 6 de 21     27. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos del registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). 28. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. 29.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”. (Proceso 90-IP2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa). 30. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo ZERO EMISSION (mixto) es distintivo para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, tomando en consideración que no cuenta con elementos adicionales. 2.

Signos en idioma extranjero. Signos descriptivos. 31. En el proceso interno se manifiesta que el signo ZERO EMISSION (mixto) es un signo en idioma inglés y descriptivo para distinguir los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Por este motivo, el Tribunal interpretará el presente tema. 32. Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo. 33.

Respecto a los signos en idioma extranjero, el Tribunal ha manifestado que: “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para una clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le   GACETA OFICIAL 14/10/2015 7 de 21       otorguen distintividad al conjunto (…)”.

(Proceso 146-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP mixta). 34. Existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo (…) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°398 de 22 de diciembre de 1998, marca: SALTIN y etiqueta). 35. Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012). 36. Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). 37. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Signos descriptivos. 38. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 39.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de una marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 8 de 21     40. El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº. 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995). 41. El Tribunal ha señalado que: “Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza”.

El Tribunal continúa diciendo: “La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto (…) suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil”.

(Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERIA AMERICANA mixta). 42. El Juez consultante deberá determinar si el signo ZERO EMISSION (mixto) tendría un significado conocido por el público consumidor, aunque se trate de palabras en idioma inglés; posteriormente, el Juez consultante deberá determinar si el signo ZERO EMISSION (mixto) es descriptivo en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 3.

Signos de fantasía en idioma extranjero. 43. En el proceso se debate si el signo ZERO EMISSION (mixto) constituye un signo de fantasía, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 44. El Tribunal ha manifestado que “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo un significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades”.

(Proceso 23-IP2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2229 de 20 de agosto de 2013, marca: MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta). 45. Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA). 46.

Por lo tanto, el juez consultante, deberá determinar si el signo ZERO EMISSION (mixto) constituye un signo de fantasía o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio. GACETA OFICIAL 14/10/2015 9 de 21       3. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus resoluciones. 47.

Respecto a la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 48.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). 49. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M). 50.

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 51. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro de Marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones.

En consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 52. Asimismo, es pertinente agregar, lo manifestado por el Tribunal en sentido de que:   GACETA OFICIAL 14/10/2015 10 de 21       “(…) este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. 53.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. (Proceso 138-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1591, de 25 de febrero de 2008, marca: FRUITELLA denominativa). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Un signo para ser registrado debe cumplir con el requisito de distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo ZERO EMISSION (mixto) es distintivo para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza tomando en consideración que no cuenta con elementos adicionales.

SEGUNDO: El Juez consultante deberá determinar si el signo ZERO EMISSION (mixto) tendría un significado conocido por el público consumidor, aunque se trate de palabras en idioma inglés; posteriormente, el Juez consultante deberá determinar si el signo ZERO EMISSION (mixto) es descriptivo en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

TERCERO: El juez consultante deberá determinar si el signo ZERO EMISSION (mixto) constituye un signo de fantasía de acuerdo con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial ya que los signos de fantasía son distintivos y, por tanto, registrables.

CUARTO: El sistema de registro de marcas que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 11 de 21       De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 080-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 33 último párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Patente de invención: COMPOSICIÓN PARA TRATAR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DE LA PIEL.

Actor: SCHERING CORPORATION. Proceso interno 3402-2014. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El 27 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, para que se proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 33 último párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 3402-2014;

GACETA OFICIAL 14/10/2015 12 de 21       El auto del 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante. A.

ANTECEDENTES. Partes en el Proceso Interno. Demandante: Demandada: SCHERING CORPORATION Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Hechos. 1. El 22 de diciembre de 1998, Schering Corporation, reivindicando prioridad extranjera sobre la base de solicitudes presentadas en Estados Unidos de América, solicitó la concesión de patente de invención para COMPOSICIÓN PARA TRATAR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DE LA PIEL. 2.

El 23 de febrero de 2000, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la solicitud de patente, sin que se presentaran oposiciones dentro del plazo legal. 3. Mediante Informe Técnico GM 91-2001, se analizó el pliego de 12 reivindicaciones originalmente presentado, estableciendo que: − − − − Las reivindicaciones 1 a 10 no cumplen con el requisito de novedad de acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486.

La reivindicación 11 por definir un método terapéutico no es patentable de acuerdo con el artículo 20 literal d) de la Decisión 486. La reivindicación 12 no es patentable por estar referida a un uso, de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486. En caso de absolverse la objeción de novedad debería argumentarse respecto al nivel inventivo de lo solicitado.

El 18 de octubre de 2002, Schering Corporation contestó el Informe Técnico y presentó un nuevo pliego de 10 reivindicaciones, eliminando las reivindicaciones 11 y 12, y corrigiendo las reivindicaciones 1, 2, 7 y 18. 4. El 27 de marzo de 2003, la examinadora externa presentó el Informe Técnico GM 00912001/A, en el cual realizó un examen adicional a la solicitud de patente, concluyendo que: − −   Las nuevas páginas 1, 2, 7 y 18 de la memoria descriptiva no implican una ampliación de la invención originalmente presentada según el artículo 34 de la Decisión 486.

La nueva reivindicación 1 corresponde a la reivindicación original 1, modificada por la exclusión de algunos compuestos, lo que tiene soporte en el rango más limitado descrito en las reivindicaciones 2 y 5; y las nuevas reivindicaciones 2 a 10 encuentran soporte en el pliego original. Por lo tanto, el pliego de 10 GACETA OFICIAL 14/10/2015 13 de 21       − − reivindicaciones no implica una ampliación de la invención originalmente presentada según el artículo 34 de la Decisión 486.

Las reivindicaciones 1, 2, 4, 5 y 7 a 10 definen la materia que se desea proteger y son claras y concisas, por lo que cumplen con el requisito de claridad. Sin embargo, en la reivindicación 4 se debe retirar el término “de alrededor”, por cuanto afecta la claridad. La reivindicación 3 constituye una repetición innecesaria del contenido de la reivindicación 2 y la reivindicación 6, una repetición del contenido de la reivindicación 5, afectando la concisión del pliego.

Por lo tanto, las reivindicaciones 3 y 6 no cumplen con el artículo 30 de la Decisión 486. 5. El 30 de octubre de 2003, mediante Resolución 1291-2003/OIN-INDECOPI, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente solicitada, considerando que las reivindicaciones 3 y 6 no cumplen con el requisito de claridad y concisión, y que las reivindicaciones 1, 2, 4, 5 y 7 a 10 no cumplen con el requisito de nivel inventivo. 6.

El 25 de noviembre de 2003, Schering Corporation presentó recurso de apelación contra la Resolución 1291-2003/OIN-INDECOPI, adjuntando un nuevo pliego de reivindicaciones. 7. El 5 de marzo de 2004, el examinador externo de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías emitió el Informe Técnico VDG 02-2004, en el cual concluyó lo siguiente: − − − Las reivindicaciones 1 a 6 del escrito de 25 de noviembre de 2003 no implican una ampliación de la invención originalmente presentada, por lo que cumplen con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486.

La reivindicación 2 no cumple con el requisito de claridad contemplado en el artículo 30 de la Decisión 486. Las reivindicaciones 1 y 3 a 6 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486. 8. El 15 de abril de 2004, mediante Resolución 310-2004/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 12912003/OIN-INDECOPI. 9.

El 19 de julio de 2004, Schering Corporation interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 310-2004/TPI-INDECOPI. 10. El 27 de septiembre de 2010, la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por Schering Corporation y, en consecuencia, nula la Resolución 3102004/TPI-INDECOPI. 11.

El 8 de noviembre de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 27 de septiembre de 2010. 12. El 10 de octubre de 2013, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la sentencia apelada. 13.

El 3 de enero de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada el 10 de octubre de 2013. GACETA OFICIAL 14/10/2015 14 de 21     14. Admitido el recurso de casación interpuesto, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de la Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 45 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. SCHERING CORPORATION interpuso demanda en la que manifiesta que: 15. Antes de resolver la apelación, se emitió el Informe Técnico VDG 02-2004, sin embargo, el mismo nunca se le notificó y sobre la base del mismo se declaró infundada la apelación. Por lo tanto se violaron las normas procedimentales y se recortó el derecho de defensa. 16.

Contrariamente a lo señalado en la Resolución que deniega la apelación, la reivindicación 2 es clara, y las 1 y 3 a 6 reúnen los requisitos de patentabilidad. Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando que: 17. No se encontraba obligado a notificar el Informe VDG 02-2004, pues ello constituye una facultad discrecional de la administración al encontrarse el expediente en apelación, habiendo cumplido con notificar los informes técnicos emitidos antes de expedir la resolución de primera instancia que declara infundada su solicitud de registro de patente. 18.

La reivindicación 2 no resulta clara, y las reivindicaciones 1 y 3 a 6 no reúnen los requisitos de patentabilidad conforme al Informe Técnico VDG 02-2004 y al artículo 30 de la Decisión 486. Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada la demanda al considerar que: 19. El Informe Técnico VDG 02-2004 contenía conclusiones que le eran desfavorables con relación a su solicitud, y que el mismo sirvió de sustento para expedir la resolución que declaró infundada su apelación. Por lo tanto, al no haberse puesto en conocimiento a la actora este informe técnico, se ha vulnerado el derecho al debido procedimiento administrativo y de defensa, más aún si la notificación de aquel informe no constituye un acto discrecional sino un acto reglado, conforme a lo previsto en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486. 20.

En virtud de expedirse la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 310-2004/TPI-INDECOPI se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el artículo 10 de la Ley 27444, motivo por el cual la demanda debe ser amparada tanto en su pretensión principal como en la calificada por el accionante como accesoria, debiendo retraerse los efectos de la nulidad hasta el momento en que se incurrió en el vicio de invalidez, esto es, de la notificación del Informe Técnico VDG 022004.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 15 de 21       Argumentos del recurso de apelación. El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial señalando los siguientes argumentos: 21. Es obligatorio notificar el primer cuestionamiento técnico a la solicitud de patente pero es potestativo para la administración notificar los sucesivos cuestionamientos de la solicitud, estén fundamentados en opinión técnica o no. El artículo 45 establece que es potestad de la administración notificar una segunda o sucesivas inconformidades luego de que el solicitante absolvió la primera.

En otras palabras, la autoridad administrativa no se encontraba obligada a notificar una segunda y sucesivas inconformidades respecto de la rectificación o aclaración que el solicitante planteó respecto de la primera observación de inconformidad. 22. El informe técnico que sirvió al Tribunal del INDECOPI para resolver, no podía ser notificado, pues ello ya no era obligatorio y porque si así se hubiera hecho, se habría posibilitado el planteamiento de nuevas reivindicaciones y el procedimiento se hubiera extendido para nuevamente requerir de otro informe técnico el cual al notificarse abría la posibilidad de un nuevo pliego de reivindicaciones que necesitaría un análisis técnico y así sucesiva e indefinidamente.

Si la Administración estuviera obligada a notificar cada inconformidad, podría darse el caso que el procedimiento no acabe nunca, si es que el solicitante insiste en presentar, cada vez que la Oficina Nacional Competente tenga un informe técnico desfavorable a la solicitud de patente procedente, nuevas reivindicaciones modificando la solicitud de patente precedente, que a su vez requiera un nuevo informe técnico para ser analizada.

Sentencia de Segunda Instancia. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la sentencia apelada al considerar que: 23. Si bien es cierto que de acuerdo a la ley de la materia, se ha concedido una facultad discrecional a favor de la administración al momento de notificar los informes técnicos, no puede considerarse dicha facultad absolutamente discrecional ni arbitraria, pues debe guiarse por criterios de razonabilidad y lógica, que sean compatibles con la normativa comunitaria andina y con los principios fundamentales contenidos en la Constitución. 24.

Por consiguiente, al no notificar previamente el Informe Técnico VDG 02-2004, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI habría resuelto la controversia administrativa sobre la base de un nuevo elemento de convicción, esto es, sobre la base del mencionado informe técnico, que no pudo ser absuelto por la solicitante, toda vez que no se cumplió con notificarle dicho informe.

En consecuencia, se vulneró el derecho de defensa y el principio del debido procedimiento, incurriendo de esta manera en la omisión de uno de los requisitos de validez del acto administrativo. Argumentos del recurso de casación. El INDECOPI interpuso recurso de casación alegando las siguientes infracciones relativas a requisitos de fondo de la sentencia impugnada: 25.

Infracción normativa por afectación al derecho al debido proceso: la Sala de mérito ha inobservado lo previsto en los artículo 1 del Título Preliminar del Código Civil, 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por no haber cumplido con solicitar al Tribunal la interpretación prejudicial de la norma aplicable al caso concreto.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 16 de 21     26. 27. Infracción normativa por inaplicación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: conforme al referido artículo, la autoridad administrativa tan sólo está obligada a notificar el primer informe técnico que se emita con las observaciones a la solicitud de patente y no los posteriores que se expidan durante el decurso del procedimiento administrativo.

Procedencia excepcional: la Sala Suprema, a efecto de unificar criterios jurisprudenciales respecto a la correcta interpretación del artículo 45 de la Decisión 486, debe declarar la procedencia excepcional del recurso. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 28. Que, los artículos 33 último párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 29.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 30. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 33 último párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de última instancia. 2. De la notificación de los informes técnicos. 1                                                                                                                             Artículo 33.- (…) En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.

(…). Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 17 de 21       D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de última instancia. 31. El Juez consultante solicita la interpretación de los artículos 33 último párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justica de la Comunidad Andina y 123 de su Estatuto, por lo tanto, el Tribunal manifiesta que se deben tener en cuenta los criterios esgrimidos en la interpretación prejudicial 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2012, marca: PRADAXA (denominativa). 2.

De la notificación de los informes técnicos. 32. El Tribunal interpretará el tema, ya que en el caso de autos, la parte demandante manifestó que el último informe técnico VDG 02-2004 no le fue notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones. Por lo expuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema. 33.

Por su parte, el juez consultante consultó: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención? 34.

De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 35.

Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43IP-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 18 de 21       El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

GACETA OFICIAL 14/10/2015 19 de 21       El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). 36. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Respecto a la consulta prejudicial facultativa y obligatoria el Tribunal manifiesta que se deben tener en cuenta los criterios esgrimidos en la interpretación prejudicial 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2012, marca: PRADAXA (denominativa).

SEGUNDO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia   GACETA OFICIAL 14/10/2015 20 de 21       que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores i informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e)   Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) GACETA OFICIAL 14/10/2015 21 de 21       Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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