Año XXXIV – Número 2908 Lima, 31 de enero de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 602-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00651. Referencia: Patente de invención “NUEVAS FORMAS SÓLIDAS DE UN MICROBICIDA” PROCESO 621-IP-2015 Interpretación Prejudicial.
Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2008-00115. Referencia: Signo ACI-2 (denominativo) PROCESO 631-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente interno del Consultante: 2010-00372. Referencia: Acción de nulidad dentro de proceso de registro de la marca mixta “G3” en que se presentó oposición sobre la base de la marca mixta previamente registrada “G2”. Para nosotros la Patria es América 31/01/2017 GACETA OFICIAL 2 de 35 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 602-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00651 Referencia: Patente de invención uNUEVAS FORMAS SÓLIDAS DE UN MICROBICIDA" Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3732, recibido via correo electrónico se recibido el 11 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Articulas 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 201300651; y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Syngenta Limited-Syngenta Participations AG GACETA OFICIAL Demandada: 2. 31/01/2017 3 de 35 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Hechos relevantes: 2.1. El 1O de septiembre de 2009, Syngenta Limited-Syngenta Participations AG (en adelante, Syngenta) presento solicitud PCT entrada en fase nacional para la invención titulada NUEVAS FORMAS SÓLIDAS DE UN MICROBICIDA1• 2.2.
El 23 de diciembre de 2010, Syngenta, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la SIC) de la República de Colombia la realización del examen de patentabilidad de la solicitud a fin de determinar si la invención es patentable, pagando las correspondientes tasas oficiales. 2.3.
El 4 de octubre de 2012 mediante oficio 17803, la SIC requirió que la sociedad actora se pronuncie respecto a las objeciones formuladas a la invención, dentro del examen de patentabilidad. El día 3 de enero de 2013 la sociedad Syngenta, solicitó una prórroga para dar respuesta a las objeciones formuladas y el 18 de febrero de 2013, la sociedad actora respondió dichas objeciones. 2.4.
El 1 de abril de 2013, la SIC, expidió la Resolución 14629, mediante la cual niega la protección de la solicitud de patente titulada NUEVAS FORMAS SÓLIDAS DE (9-ISOPROPIL-1,2,3,4-TETRAHIDR0-1,4METANO-NAFTALEN-5-IL)-AMIDA DE ÁCIDO 3. DIFLUORMETIL-1METIL-1 H-PIRAZOL-4-CARBOXILICO Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ESTAS NUEVAS FORMAS SÓLIDAS, por no cumplir con el requisito de nivel inventivo ya que los antecedentes 01, D2, 03, 04, 05, 06, anteriores a la fecha de la prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta. 2.5.
El 17 de mayo de 2013, Syngenta interpuso recurso de reposición contra la Resolución 14629, la cual fue resuelta mediante la Resolución 38458, de 27 de junio de 2013, confirmando la decisión inicial. 2.6. El 28 de noviembre de 2013 Syngenta presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 14629 y 38458 ante el Consejo de Estado. 2.7.
El 21 de julio de 2014, la SIC dio contestación a la demanda presentada por la sociedad Syngenta. 2.8. Mediante Auto de 5 de noviembre de 2014, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República 1 () Expediente 2009.097.211 2 GACETA OFICIAL 31/01/2017 4 de 35 de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad La sociedad Sygenta en su escrito de demanda expresa, en lo principal, tos siguientes argumentos: 3.1. "( ) la entidad demandada no tuvo en cuenta lo establecido en el Articulo 14 de la Decisión 486 cuando llevó a cabo el examen de patentabilidad de la solicitud de la referencia, considerando que no obstante la invención estudiada cumple como demostró de manera idónea al solicitante, con /os requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, esa entidad decidió denegar a la misma el privilegio de patente. n 3.2.
"( ) Violación del articulo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina( ) puesto que( ) la invención reivindicada no se deriva evidentemente de las anteriores 01 a 06 citadas en las resoluciones 14629 y 38458, (... ) ya que(... ) /as enseñanzas reveladas en /as anteriores D3 a D6, aún en combinación con D1 o D2, carecen de total validez desde el punto de vista técnico, pues no solamente son muy generales sino que se requiere mucho más que la aplicación de la información a/11 divulgada para obtener de manera reproducible un tipo de estructura cristalina en particular, con propiedades especificas." 3.3.
"( ) no resulta aceptable el proceder de la SIC en tanto que intenta a toda costa " crear sugerencias" a partir de elementos del estado de la técnica, para intentar sostener su presunción de que las invenciones de polimorfos, en general, adolecen de falta de nivel inventivo." 3.4. "( ) El análisis de patentabilidad efectuado por la entidad demandada contraviene los estándares establecidos por la normativa vigente en los Países miembros de la Comunidad Andina.
( ) La demandada parece ignorar el principio establecido por el Manual Andino de Patentes que establece que: " un compuesto tiene nivel inventivo cuando {lLm. compuesto tiene estructura inesperada, o (ii) cuando el compuesto exhibe un uso o un efecto sorprendente." 3.5. "( ) la SIC cita 6 documentos independientes y no proporciona pruebas concretas de que la combinación de exclusivamente 2 de ellos podrla conllevar especlficamente a la invención reivindicada." 3.6. ª( ) La entidad demandada ignora los datos que demuestra la mayor estabilidad termodinámica de la modalidad cristalina reivindicada y argumentan, además, que el efecto técnico no puede ser demostrado puesto que no se cuenta con pruebas de estabilidad." 3 31/01/2017 GACETA OFICIAL 5 de 35 3.7.
"( ) /os potenciales problemas de estabilidad estarfan asociados a la forma flsica del principio activo no al tipo de formulación final, como /o quiere hacer creer la demandada, para ignorar /os datos experimentales aportados (que demuestran la mayor estabilidad termodinámica de la modificación cristalina C)." v 4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La SIC, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.
"(...) la solicitud no contiene evidencia de que la forma cristalina reivindicada proporcione algún efecto técnico inesperado para la persona versada, por ello es obvia y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo." 4.2. "( ) no basta con afirmar un resultado inesperado de los productos reivindicados, pues se requieren evidencias técnicas como, por ejemplo para el presente caso, estudios comparativos que muestren la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnologfa más cercana.
(... ) En este caso, la solicitud no contiene evidencia de que el objeto reivindicado proporcione efectos técnicos 'superiores' o 'mejorados' inesperados para la persona versada en la materia. " 4.3. "( ) En el presente caso el actor alega que la Administración al negar la solicitud de patente, violó los artlculos 14 y 18 de la Decisión(...) Vistas las diligencias que obran en el expediente administrativo, se advierte que, precisamente, como resultado del examen de patentabilidad, y con fundamento en Jo dispuesto por los mencionados artlculos 14 y 1 B de la Decisión 486, se encontró que la invención de /as reivindicaciones 1 a 7 y 9 (Fls. 186 a 188 del cuaderno administrativo) no cumple con el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica, antecedentes D1, D2, D3, D4, D5, D6, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de la prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta." B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.
El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4 GACETA OFICIAL 31/01/2017 6 de 35 2. Procede la interpretación de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 4862• C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. Requisitos de patentabilidad: Análisis de nivel inventivo Patentabilidad de Polimorfos.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de patentabilidad: Análisis de nivel inventivo 1.1. El Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. 1.2. Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de ta solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 3 1.3.
En relación al requisito de nivel inventivo, el Articulo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica." 1.4.
Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se 2 "At11culo 14.-Los Pafses Miembros otorgarán patentes para fas invenciones, sean da producto o de procedimiento, en tocios los campos de fa tecnologfa. siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industria(.
Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, sí para una persona del olicio normafmente versada en le materia tdcníca cof18spondiente, esa invención no hubiese resuflado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.· 3 Proceso 157-IP-2014 de fecha 13 de mayo de 2015. 5 GACETA OFICIAL 31/01/2017 7 de 35 hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 4 Ahora bien, para los efectos del Articulo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.
Lo obvio es aquello que es muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es la certeza absoluta y manifiesta de la que no se puede dudar5• Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 1.5. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 6 1.6.
Por su parte, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios para determinar el nivel inventivo7: "Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia. en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no son un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué cantidad de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias. 4 lbfdem. 5 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAIVOlA.
Vigésima Segunda Edición. Madrid-Espafla. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO� Págs. 686 y 1089. 8 Proceso 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015. 7 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Pafses de la Comunidad Andina. Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.
Afio 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http:!Avww.comunídadandina.o,p/publícmatentes.pdf. 6 {2 GACETA OFICIAL 31/01/2017 8 de 35 El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por /as reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer /as diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.
Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante." 1.7.
Asimismo, el Manual citado en el punto anterior establece al "análisis problema-solución como un método para la evaluación del nivel inventivo, el cual indica que para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema solución, debiéndose cumplir las siguientes etapas: 8..
( ). - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las caracterfsticas técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y, - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿ qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de caracterlsticas técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución serla evidente. 8lbldem. 7 /J GACETA OFICIAL 31/01/2017 9 de 35 El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud ya veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda.
El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la caracterlstica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio considerarla de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto, el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.
Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas caracterlsticas. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si 8 1 /) GACETA OFICIAL 31/01/2017 10 de 35 existe un efecto inesperado.
Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en /os tres casos, no hay nivel inventivo". 1.8.
En relación a la susceptibilidad de aplicación industrial, es necesario que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 19 de la Decisión 486.9 1.9. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia.
Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 2. Patentabilidad de Polimorfos 2.1.
En el proceso interno, la SIC determina que la solicitud no contiene evidencia de que la forma cristalina reivindicada proporcione algún efecto técnico inesperado para la persona versada, por ello es obvia y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo. Si bien se muestra un cambio en la estabilidad y en la solubilidad de los polimorfos reclamados, dicho cambio no es sorprendente a la luz de las anterioridades (03 y 06). 2.2.
El demandante establece que las enseñanzas de 03 y D6 son generales sobre la formación de hidratos, cristalización, polimorfismos que no son específicas sobre el compuesto isopirizan y, por lo tanto no afectan el nivel inventivo de la solicitud. La forma C reclamada tiene propiedades ventajosas e inesperadas (punto de fusión más elevado, un mayor calor de fusión y una menos solubilidad) frente a la modificación A, conocida en el estado del arte. 8 Proceso 182-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015. 9 GACETA OFICIAL 31/01/2017 11 de 35 2.3.
Al respecto, un compuesto polimórfico es aquél que por sus propiedades puede sufrir transformaciones y revestir formas alternativas a pesar de estar constituido por el mismo tipo de moléculas10. La acepción en bioqulmica quiere decir "propiedad de los ácidos nucleicos y las proteínas que pueden presentarse bajo varias formas moleculares. Es un fenómeno importante en genética y en la patología molecular', mientras que en el ámbito de la química se la considera como una "propiedad de los elementos y sus compuestos, que pueden cambiar de forma sin variar su naturaleza".
El polimorfismo puede ser definido como la capacidad de una sustancia para existir en dos o más fases cristalinas que presentan diferentes arreglos y/o conformación de las moléculas en el cristal. 11 2.4. Siguiendo con las acepciones se denomina "polimorfismo" (del griego poly = muchas, morph = formas) a una propiedad que presenta la materia en estado sólido.
Desde el siglo XVII los científicos conoclan compuestos sólidos que presentaban distintas formas cristalinas. Posteriormente, en la primera mitad del siglo XX científicos alemanes, dedicados a la cristalografía, coincidieron en enunciar que el polimorfismo era una propiedad inherente a la materia en estado sólido. Es así como Buerger y Bloom12 expresaban en 1937 que "El polimorfismo es una propiedad inherente del estado sólido que presenta la gran mayoría de las drogas utilizadas en la industria farmacéutica (principios activos y excipientes)".
En otras palabras, no es una invención realizada por el hombre sino una propiedad de la sustancia 2.5. Dentro de este contexto, existe un debate de dos criterios vertidos por las oficinas de patentes a nivel mundial y sustentados por la doctrina, aquellos que afirma que los polimorfos son un descubrimiento por tanto no son patentables y la otros que afirman lo contrario. 2.6.
Por un lado, la patentabilidad de un polimorfo ha sido aceptada por distintas oficinas nacionales, regionales o internacionales. Así, en el ámbito de la OMPI, el ejemplo más marcado se encuentra en las diversas generaciones del polimorfo Ritonavir (compuesto que combate el VIH) que han sido patentadas por Abott Laboratories en los tres primeros casos13 y por Transform Pharm y Ranbaxy Laboratoires 10 Según el dicxionario de la Real Academia Espaífola el polimorfismo es definido como la ·cualidad de lo que tiene o puede tener distintas fonnas".
Ver dicxionerio en linea en el siguiente enlace: http:ll1eme.rae.esldrael'Jval=polimorfismo " Procesos 92-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013, 066-IP-2013 de feche 21 de agosto de 2013 y 096-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015. 12 Buerr¡erM. J. andB/oom, M.C. •crystalpolymorphism" Z. Kristallogr. 96, p. 182-200 {1, 3, 9, 26, 240, 307)(1937).
" La primera generación ha sido patentada con la aplicación W01994014436, la segunda mediante los documentos W01996039398 y WO 1995009614 y la tercera mediante W0200004016, todas atribuidas a Abbot Laboratories. 10 p GACETA OFICIAL 31/01/2017 12 de 35 posteriormente 14. Esta posición indica que el proceso por el cual se encuentra un polimorfo no es siempre predecible ni evidente.
Es imprescindible pues que el solicitante revele claramente los pasos procedimentales por los que se obtuvo el polimorfo asl como la especificación del Jugar y la orientación de las moléculas del polimorfo. 2.7. Por otro lado, según el jurista Carlos Correa, el polimorfismo es una propiedad natural, por lo que los polimorfos no se "crean" o "inventan"; se descubren normalmente como parte de la experimentación de rutina en la formulación de drogas.
Son el resultado de las condiciones bajo las cuales se obtiene un compuesto 1 5. Cualquier compuesto que presenta polimorfismo tenderá naturalmente a su forma más estable 16, aun sin ningún tipo de intervención humana17• Las solicitudes de patentes independientes sobre polimorfos se han tornado cada vez más frecuentes y controvertidas, dado que sus patentes se pueden utilizar para obstruir o demorar la entrada de la competencia genérica.
Se puede considerar que los polimorfos pertenecen al arte previo -y, por lo tanto, no son patentables- si se obtienen inevitablemente siguiendo el proceso descrito en la patente original del principio activo. Además, cuando se descubre polimorfismo, la posibilidad de descubrir nuevas formas cristalinas diferentes es obvia18• En consecuencia, según esta posición, el polimorfismo es una propiedad inherente a la materia en su estado sólido.
Los polimorfos no se crean, sino que se descubren. Las oficinas de patentes deben tomar conciencia de la posible ampliación injustificada del periodo de protección, que surge del patentamiento sucesivo del principio activo y sus polimorfos, incluyendo hidratos/solvatos.19 Entre las excepciones de patentamiento se encuentran los descubrimientos.
La historia de Ritonavir Forma 11 es un ejemplo sumamente interesante, que pone de manifiesto la aparición espontánea Ver el infonne "Patent Landscape Report on Ritonavir" preparado en octubre del 2011 por le OMPI. Ver en: http:/,www. wipo. inVexportlsiteslwwwlfreepublicationslen/patents/946twipo pub 946.pdf '' El procedimiento habitual para descubrir nuevos polimorfos es recristalizar el principio activo de diferentes solventes, o bajo diferentes condiciones de recristalización como temperatura o velocidad de agitación. 'º Muchos polimorfos son metaestables, es decir, que eventualmente pueden evolucione, hacia fonnas más 17 11 estables, de manera espontánea o intencional (por recristalización)·, lo cual reduce su utilidad desde el punto de vista de la producción y el almacenamiento.
Un qufmico de conocimientos medios que desarrolla una nueva sustancia para uso fannacéutico procurará, -habitualmente, identificar el polimorfo más estable. Sobre algunos aspeaos técnicos vinculados con el polimorfismo, ver Dunitz (1995J, p. 193-200: Bemstein (1999), p. 3440-3461. Ver el Documento de trabajo de la Organización Mundial de la Salud.
"Pautas para el examen de patentes fannacéuticas·. elaborado por Carlos Correa. marzo 2008, p. 10. lbfdem, pp. 10-11. 18 lbldem, p. 11. e 11 GACETA OFICIAL 31/01/2017 13 de 35 de las formas polimórficas, sin que medie la presencia de la mano del hombre20• 2.8. El debate sobre la patentabilidad de estos compuestos gira en torno a la demostración de las condiciones de "novedad" y de "nivel inventivo" (Artfculos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).
La dificultad para reunir estos requisitos reside en que la obtención de un polimorfo se da a partir de un compuesto ya conocido pero que ha sufrido transformaciones, 21 por lo tanto, es imprescindible pues que el solicitante describa claramente los pasos procedimentales por los que se obtuvo el polimorfo asf como la especificación del lugar y la orientación de las moléculas del polimorfo. 2.9.
La Decisión 486, norma comunitaria andina, no establece impedimentos para la patentabilidad de los polimorfos, por lo que las autoridades administrativas tienen libertad para resolver esta cuestión. 2.1 O. En este sentido, este Tribunal ha considerado que la oficina nacional de patentes debe realizar un análisis muy especifico a fin de determinar si un polimorfo tiene nivel inventivo o no, ya que no puede validar que los derechos de patentes de invención se extiendan más allá del tiempo determinado en la normativa andina.
Por tanto, en aras de cautelar el derecho a la salud y al acceso a los medicamentos, es responsabilidad de las oficinas nacionales la tarea de determinar técnica y cientlficamente cada uno de los requisitos de patentabilidad de los poi imorfos22. 2.11. Por lo expuesto, los polimorfos pueden o no ser objeto de protección, pero sólo en la medida en que se cumplan los requisitos exigidos por los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Para ello, el interesado deberá exponer de manera clara y exhaustiva en las reivindicaciones y su análisis será caso por caso. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 2013-00651, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. zo Patentes y Salud Publica.
La dimensión técnica de tas po/lticas de patentabilidad: El caso de las patentes farmacéuticas en A'!7entina. Este documento fue una tesis de la Maestrla en propiedad intelectual en la Universidad FLACSO, sede A'!7entina. Autora: Susana Elida Piattí. Director: Carlos Corres, p. 110. 2' Cfr. lbldem. 22 lbldem. 12 GACETA OFICIAL 31/01/2017 14 de 35 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.
MAGISTRADA / Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notiflquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13 GACETA OFICIAL 31/01/2017 15 de 35 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso: 621-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: 2008-00115 Signo ACl-2 (denominativo) Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3807, recibido el 18 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del articulo 135 literal b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N º 2008-00115; y El auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: CADBURY ADAMS USA LLC. Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: COLOMBINA S.A. 6 f 1 GACETA OFICIAL f 31/01/2017 16 de 35 2. Hechos Relevantes: 2.1. El 11 de enero de 2006, CADBURY ADAMS USA LLC. {en adelante CADBURY), solicitó el registro del signo ACl-2 {denominativo), para distinguir los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: confitería, especialmente goma de mascar.
(Expediente Administrativo 06-1966). 2.2. Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, COLOMBINA S.A (en adelante COLOMBINA), presentó oposición argumentando que el signo solicitado carece de distintividad por ser un término descriptivo, usualmente utilizado para referirse a una de las características que presentan los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3.
El 28 de diciembre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 36664, declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado. 2.4. COLOMBINA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.5. El 26 de febrero de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 004962, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado. 2.6.
El 9 de noviembre de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución 37130, resolvió revocar el acto administrativo impugnado, declarar fundada la oposición presentada y negar el registro solicitado. 2.7. El 12 de marzo de 2008, CADBURYinterpuso demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad del anterior acto administrativo. 2.8.
El 17 de marzo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 3807 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la Demanda presentados por CADBURY: 3.1. Señaló que el signo solicitado tiene aptitud distintiva para diferenciar los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2.
Indicó que el signo ACl-2 no es descriptivo sino evocativo de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que genera la idea de dos veces ácido. El público consumidor se genera dicha idea indirecta, producto de la pronunciación del signo. 2 GACETA OFICIAL 31/01/2017 17 de 35 3.3. Manifestó que debido a su estructura y al primer impacto visual que genera, la marca ACl-2 resulta ser una expresión de fantasía. 4.
Argumentos de la Contestación presentados SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: 4.1. En resumen sostiene que el signo ACl-2 no reúne los requisitos de registrabilidad y que el signo ACl-2 no goza de distintividad, pues describe una de las cualidades de los productos amparados por la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.
Participación del Tercero Interesado COLOMBINA: 5.1. Indicó que el signo ACl-2 no es distintivo, ya que es descriptivo de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2. Argumentó que no se trata de una marca evocativa, pues ésta no indica de forma indirecta cualidades del producto. 5.3. Sostuvo que la expresión ACl-2 no demanda mayor esfuerzo por parte del consumidor para que entender el concepto que involucra al signo. 5.4.
Señaló que es evidente que el signo ACl-2 refiere a la palabra "ácidos", y no a la expresión "dos veces ácido". B. NORMAS A SER INTERPRETADAS por la La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del articulo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 1 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. c. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El caso de los signos descriptivos. El análisis fonético para determinar la descriptividad. Los signos evocativos. 2. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ( ) "Articulo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distinlividad;
( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios". 6 f ( )": 3 GACETA OFICIAL 31/01/2017 18 de 35 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. El caso de los signos descriptivos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo ACl-2 es descriptivo para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema planteado reiterando la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia2• 1.2.
La distintividad es la capacidad que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de un signo le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; y permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. 1.3.
La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Se refiere al signo en sí mismo sin tener en cuenta derechos de terceros; y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.4.
La falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el articulo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero únicamente en relación con la distintividad intrínseca. Esto quiere decir que cuando se invoque deberá estudiarse si el signo en sí mismo es capaz de identificar bienes o servicios. 1.5.
Ahora bien, la mencionada causal es una previsión general que tiene concreción en diversos literales del mismo artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En este sentido, la falta de distintividad intrínseca puede verse reflejada en los signos de uso común (literal g); los signos descriptivos (literal e); los signos genéricos (literal f); las formas de uso común (literal c), entre otros. 1.6.
Para el caso particular es de especial interés la causal absoluta consagrada en le literal e) del articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que prevé la irregistrabilidad de signos compuestos exclusivamente por indicaciones descriptivas. 1. 7. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las caracteristicas o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma 2 f Ver las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 14-IP-2009 del 1 de abril de 2009; 17B-IP-2014 del 20 de febrero de 2015; y 246-IP-2014 del 27 de mayo de 2015. 4 GACETA OFICIAL 31/01/2017 19 de 35 precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus caracteristicas, cualidades o propiedades según se trate. 1.8.
Los signos meramente descriptivos no pueden ser registrables al tenor de la prohibición contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: "No podrán registrarse como marcas /os signos que: (...) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios". 1.9.
En linea de principio, los elementos descriptivos carecen de distintividad y en consecuencia, no procede su registro de acuerdo con lo previsto en la norma precedente. Sin embargo, excepcionalmente aquellos formados por la unión o combinación de uno o más elementos primigeniamente descriptivos, puedan generar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro.
También sería registrable el signo compuesto por elementos descriptivos que unidos con otros no descriptivos generen distintividad en el conjunto. 1.1 O. En otra hipótesis, puede suceder que un elemento descriptivo respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio. 1.11.
De todos modos, el titular de un signo que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su signo puede llegar a ser considerado débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones descriptivas no pueden ser apropiadas. 1.12. Es importante resaltar que los elementos descriptivos en una clase determinada pueden no ser así en otra.
Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 1.13.Ahora bien, en el caso particular deben analizarse todos los aspectos necesarios, es decir, no sólo el aspecto ortográfico sino también el fonético para determinar si el signo es descriptivo o no para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. b f 5 GACETA OFICIAL 31/01/2017 20 de 35 1.14.
En nuestro idioma podemos hacer ciertas conjunciones de letras, números y partículas cuya pronunciación sea idéntica a algunas palabras. Por ejemplo, la palabra Cbra en estricto sentido no se encuentra en el diccionario, pero si la pronunciamos lo haríamos igual que el animal Cebra. 1.15. Este tipo de estructuras deben analizarse más allá de su aspecto ortográfico, ya que el público consumidor aprehende y comunica las marcas por su pronunciación. Ciertamente el móvil fonético, en principio, es el que más impacta en la mente del consumidor y el que genera la recordación de las marcas denominativas o de las mixtas cuya parte denominativa es relevante. 1.16.
En este sentido, para determinar si el signo denominativo ACl-2 es descriptivo en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, deberá establecer si su pronunciación es idéntica a una palabra descriptiva en dicha clase. Si esto es así, estariamos en frente de un signo irregistrable sobre la base de dicho análisis fonético. Ningún empresario se puede apropiar de una palabra descriptiva, camuflando su condición con un juego de letras que el público consumidor inmediatamente captaría. 1.17.
En consecuencia, y con el ánimo de resolver la nulidad planteada en el proceso interno, se deberá determinar si el signo denominativo ACl-2 es descriptivo, de conformidad con los parámetros establecidos en la presente providencia. 2. Los signos evocativos 2.1. Como en el proceso interno también se discute si el signo ACl-2 es evocativo, el Tribunal analizará el tema en referencia reiterando la línea jurisprudencia! que ha trazado sobre la materia3 • 2.2.
Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio. 2.3.
Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrian configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva. 3 (J ( Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de diciembre de 1996 dentro del Proceso 4-IP-95;
Interpretación Prejudicial del 16 de julio de 2013 dentro del Proceso 112IP-2013 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015. 6 31/01/2017 GACETA OFICIAL 21 de 35 2.4. En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto, ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos. 2.5.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte. 2.6.
En consecuencia, considerando los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza se deberá establecer si el signo ACl-2 tiene carácter de evocativo, para posteriormente analizar la legalidad del acto objeto de la demanda de nulidad presentada. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2008-00115, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Lu�LJ.teros MAGISTRADA \ Hugo Ram1 Apac MAGISTRADO 7 GACETA OFICIAL 31/01/2017 22 de 35 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.
C i"V t Ql Cecilia Luisa Ayllón �os PRESIDENTA (e) Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1 PROCESO 621-IP-2015 1 8 31/01/2017 GACETA OFICIAL 23 de 35 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: 631-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente interno del Consultante: 2010-00372 Referencia: Acción de nulidad dentro de proceso de registro de la marca mixta "G3" en que se presentó oposición sobre la base de la marca mixta previamente registrada "G2" Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3887, recibido el 25 de noviembre de 2015, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2010-00372; y, El Auto de 1O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: Nse Products, lnc. Demandada: Superintendencia adelante, la SIC). de Industria y Comercio (en 1 31/01/2017 GACETA OFICIAL 2. 24 de 35 Hechos Relevantes 2.1. El 3 de marzo de 2009, la sociedad Nse Products. lnc., solicitó el registro de la marca G3 (mixta) 1 para identificar productos comprendidos en la Clase 322 de la Clasificación Internacional de Niza, sin que se hayan presentado oposiciones.
El signo solicitado 2.2. El 30 de abril del 2009, se publicó el extracto de la solicitud de registro de la marca G3 (mixta} en la Gaceta de la Propiedad Industrial 603, sin que se hayan presentado oposiciones. 2.3. El 29 de octubre de 2009, mediante Resolución 55946, la Jefa de División de Signos Distintivos de la SIC decidió denegar de oficio el registro de la marca G3 (mixta) para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, porque encontró la existencia de la marca G2 (mixta) registrada anteriormente3 a favor de la sociedad Stokely-Van Camp, lnc.
La marca registrada l_· 2.4. El 2 de diciembre de 2009, Nse Products, lnc., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 55946 con la cual se denegó el registro de la marca G3 (mixta) para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.5. El 16 de diciembre de 2009, mediante Resolución 65189, la Directora de la División de Signos Distintivos de la SIC, resolvió el recurso de reposición confirmando la negativa de registro de la marca tras considerar que "( ) los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión e inducir a error al público consumidor".
Expediente Administrativo Nº 09-21286. 2 ( /) 3 Clase 32: "( ) mezclas de jugos de fruta enriquecidas con nutrientes; jugos de fruta". Certificado 388874 I Clase 32: "(•.. ) bebidas no alcohólicas, no carbonatadas con sabor a frutas". 2 GACETA OFICIAL 31/01/2017 25 de 35 2.6. El 17 de febrero de 2010, mediante Resolución 8362 se resolvió el recurso de apelación contra la Resolución 55946, confirmando la decisión inicial. 2.7.
El 9 de julio de 2010, Nse Products, lnc. planteó acción de nulidad contra las antes aludidas Resoluciones 55946, 65189 y 8362. 2.8. Mediante auto del 19 de marzo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. decide suspender el proceso y solicita Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda de Nse Products, lnc. Nse Products, lnc., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. Se ha incurrido en la violación del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en donde se establece que constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, podrán registrarse los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 3.2. Se ha vulnerado el Articulo 136 literal a) de la misma Decisión 486, en el cual se establece que no se podrán registrar como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente derechos de terceros, en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. En el presente caso, es evidente que la marca solicitada G3 (mixta) no se encuentra inmersa en dicha causal de irregistrabilidad. 3.3.
Los signos G2 y G3 comparten una letra inapreciable con exclusividad y que sus demás elementos resultan suficientes para permitir su identificación. 3.4. Las sociedades Nse Products, lnc. y Stokely�Van Camp, lnc. celebraron un acuerdo de coexistencia de sus marcas mixtas G3 y G2, ya que sus productos están dirigidos a consumidores diferentes, pues mientras que la marca G2 (mixta) identifica una línea de productos para atletas que incluyen bebidas bajas en calarlas y electrolitos, el signo solicitado identifica suplementos nutricionales, de dieta y jugos de frutas. 3.5.
Existen varias marcas registradas con la misma letra y el mismo número que coexisten paclficamente para identificar los mismos productos, pero son registrados a nombre de diferentes titulares. I 3 GACETA OFICIAL 31/01/2017 26 de 35 3.6. En las Resoluciones que son objeto de la acción de nulidad la entidad demandada reconoció que las letras son inapropiables con exclusividad pero insistió en que el presente asunto constituye una excepción a dicha regla general. 4.
Argumentos de contestación de la SIC La SIC en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. Con las Resoluciones emitidas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y la División de Signos Distintivos de la SIC no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por el contrario, las decisiones atacadas se fundamentaron en la normativa vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina reconocida y aplicable. 4.2.
La SIC denegó el registro de la marca G3 (mixta) solicitada por Nse Products, lnc., para amparar productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que estaba comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo así los criterios propios señalados en la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Prejudicial 32-IP-97. 4.3.
La División de Signos Distintivos y posteriormente la Delegatura de Propiedad Industrial de la SIC realizaron el análisis en conjunto de las marcas en conflicto, de los productos y servicios que distinguen, determinándose que, en ambos signos, el elemento predominante es el denominativo. 4.4. Después del examen de registrabilidad se pudo establecer que el signo G3 (mixto) y la marca registrada G2 (mixta) presentan semejanzas y elementos similares los cuales pudieran crear confusión en el público consumidor, el cual creerla que el nuevo signo es una actualización o derivación de la marca anterior, causando confusión directa en el consumidor pensando que tienen el mismo origen empresarial. 4.5.
Al igual que existen similitudes fonéticas y visuales, también existen similitudes ortográficas con la letra G junto a un número (2 o 3) los cuales producen confusión al momento de identificar cada signo. 4.6. El signo solicitado sirve para distinguir bebidas enriquecidas en nutrientes, mientras que el signo registrado distingue bebidas no alcohólicas, ambos establecidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, la marca pretende la protección de un producto ya protegido y/o relacionado con la marca registrada, que tienen la misma finalidad y los mismos canales de comercialización, creando una conexión competitiva que implica la no coexistencia de las marcas en el mercado. 4 GACETA OFICIAL 31/01/2017 27 de 35 4.7.
Revisando el sistema de información de la SIC, no se ha encontrado acuerdo de coexistencia alguno entre Nse Products, lnc. y Stokely Van Camp, lnc., entre el signo solicitado G3 {mixto) y la marca registrada G2 (mixta). 4.8. En el presente caso el demandante manifestó que la SIC ya se había pronunciado en casos semejantes. Pues el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas, significa que juzgaran la registrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras oficinas competentes de los Países Miembros.
Las Oficinas de Registro de marcas gozan de independencia para decidir en cada caso y no obligan a tomar referencias en sus decisiones anteriores. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De los cuales el Tribunal solo interpretará el Artículo 136 literal a) de la antes aludida Decisión 4864, por ser pertinente su análisis para resolver el proceso interno. De oficio se interpretarán los dos primeros incisos del Artículo 159 de la antes referida Decisión 4865, a fin de establecer el marco normativo en el cual se desarrollará el tema de los acuerdos de coexistencia de marcas conforme a lo argumentado en la demanda de nulidad planteada.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. 2. 4 "( ) Artlcu/o 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación".
"Artlculo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o setvicios, se prohibe la comercialización de las mercancfas o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercanclas o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporciona/es a los mismos para la debida información al público consumidor.
Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia·. 5 GACETA OFICIAL 31/01/2017 28 de 35 4. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos de uso común. Acuerdos de coexistencia marcaria. Requisitos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 3. 1.1. En el proceso interno se discute si los signos mixtos "G3" y "G2" son confundibles, consecuentemente, resulta pertinente analizar el contenido del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (... )". 1.2.
Según la precitada norma no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.3.
Un signo es idéntico a la marca solicitada o registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que la constituyen y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 1.4. En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante al registrado cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. /} Jt.( 6 GACETA OFICIAL 31/01/2017 29 de 35 b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente, tanto por la marca solicitada a registro como por la marca anteriormente registrada, son idénticos o presentan conexión competitiva.
A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.5. Al respecto se advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir. 6 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería manifiestamente evidente.
Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables. 1.6. En cuanto al riesgo de confusión, igualmente hemos sostenido que éste puede ser directo e indirecto.
El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.7. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 7 1.8.
Se debe tener en cuenta que la similitud entre dos signos puede ser: 6 7 1.8.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.8.2.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: "LOCKHEED MARTIN". Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR". 7 GACETA OFICIAL 31/01/2017 30 de 35 1.8.3.
Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.8.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.9. Se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.9.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.9.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.9.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.9.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.1O. Es importante que al resolver la acción de nulidad se observe que en el caso concreto se haya determinado las posibles similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.
Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en la confusión de signos mixtos, es necesario se haya procedido a compararlos teniendo en cuenta que los de dicha naturaleza están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.
El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras 8 GACETA OFICIAL 31/01/2017 31 de 35 caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.
En consecuencia, se debe tener en cuenta que para determinar cuál es el elemento característico del signo mixto, se deben utilizar las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
El cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos. 2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues 9 GACETA OFICIAL 31/01/2017 32 de 35 esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá tener en cuenta que el cotejo de las marcas en conflicto se debió realizar de conformidad con las reglas ya expuestas, a fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos "G3" y "G2". 3. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos de uso común 3.1.
Nse Products, lnc. en su escrito de demanda expresó que existen varias marcas registradas con la misma letra y el mismo número que coexisten pacíficamente para identificar los mismos productos, pero son registrados a nombre de diferentes titulares. En este marco, es apropiado referirse a las palabras o más específicamente en el caso concreto a las letras y números genéricos y de uso común en la conformación de marcas. 3.2.
Para lo anterior, se reitera lo expresado8 en interpretaciones precedentes, esto es, que al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 3.3.
El Literal g) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. 3.4. Si bien la antes aludida norma prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 3.5.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 9 8 9 Interpretación Prejudicial de 1 O de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013.
Dentro del tema Jorge Olamendi sel'lala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas asl configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se 10 GACETA OFICIAL 31/01/2017 33 de 35 3.6. Se tendrá en cuenta si la SIC analizó si la letra (G) y los números (2 y 3) empleados para conformar los signos en conflicto son de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación y que, posteriormente, se debe realizar la comparación excluyendo las palabras o partículas de uso común, si es que dicha palabra o partícula forma parte del conjunto de la marca de conformidad con lo expresado en la presente interpretación. 4.
Acuerdos de Coexistencia Marcaria. Requisitos. 4.1. Nse Products, lnc. en su escrito de demanda afirmó que las sociedades Nse Products, lnc. y Stokely-Van Camp, lnc. celebraron un acuerdo de coexistencia de sus marcas mixtas G3 y G2, ya que sus productos están dirigidos a consumidores diferentes, pues mientras que la marca G2 (mixta) identifica una línea de productos para atletas que incluyen bebidas bajas en calorías y electrolitos, el signo solicitado identifica suplementos nutricionales, de dieta y jugos de frutas, mientras que por su parte, la SIC en su contestación a la demanda afirmó que luego de revisando su sistema de información no encontró ningún acuerdo de coexistencia entre las sociedades Nse Products, lnc. y Stokely Van-Camp, lnc., entre el signo solicitado G3 (mixto) y la marca registrada G2 (mixta), por lo que resulta pertinente referirnos al tema de los acuerdos de coexistencia marcaria y determinar cuáles son sus requisitos. 4.2.
El Tribunal ha sostenido que los llamados Acuerdos de Coexistencia de marcas son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza. 10 4.3.
El Tribunal ha precisado, además, que la suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia de marcas, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error. 11 aplique en el cotejo.
Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles". OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perro!. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 10 11 Proceso 104-IP-2003. Sentencia de 29 de octubre de 2003, publlcada en la G.O.A.C. Nº 1015, de 27 de noviembre de 2003, marca: "BSCH mixta•. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 50-IP-2001. Sentencia de 31 de octubre de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 3 de diciembre de 2001, marca: "ALLEGRA". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 GACETA OFICIAL 31/01/2017 34 de 35 4.4. En el marco de la norma referida, se entiende que los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión. 12 4.5.
De igual manera reiterando lo manifestado anteriormente 13, se puede afirmar que los acuerdos de coexistencia de marcas, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia, a saber: 4.5.1. Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos. 4.5.2.
Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia. 4.5.3. Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes. 4.6. En este sentido, se debe tener presente que el acuerdo de coexistencia debe cumplir con los antes aludidos requisitos, pudiendo la autoridad competente en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que dichas marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general. 4.7.
Necesariamente la autoridad nacional debió verificar, si en el caso concreto han existido tales acuerdos, para luego constatar que en ellos se hayan incorporado las condiciones necesarias para que los signos en conflicto no se confundan en el mercado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2010-00372, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 12 /(} 21( 13 Proceso 104-IP-2002. Sentencia de 4 de diciembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N" 891, de 29 de enero de 2003, marca: "STARBUCKS".
TRIBUNAL DE JUSTIClA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Revisar a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 96-IP-2011. 12 31/01/2017 GACETA OFICIAL 35 de 35 MAGISTRADA ) Hugo MAGISTRADO Apac De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Seer Notifiquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13