Año XXXIV – Número 3002 Lima, 26 de abril de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 348-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No 1. de Quito, República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-7302. Referencia: Signos involucrados: KINDERSARIATO (mixto) y KINDER HUEVO CON SORPRESA (mixto), KINDER BUENO, KINDER COUNTRY, KINDER NUTELLA (denominativas) PROCESO 351-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en Quito, República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-1856. Referencia: Signo involucrado: GANDARA (denominativo) PROCESO 363-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador.

Expediente interno del Consultante: 17811-2013-1816. Referencia: Signo involucrado: SPAGHETTERIA (denominativo) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 26/04/2017 2 de 44 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 348-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No 1. de Quito, República del Ecuador.

Expediente interno del Consultante: 17811-2013-7302 Referencia: Signos involucrados: KINDERSARIATO (mixto) y KINDER HUEVO CON SORPRESA (mixto), KINDER BUENO, KINDER COUNTRY, KINDER NUTELLA (denominativas) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 5492-TDCA No.1-VAR, recibido el 21 de junio de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, República del Ecuador, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal h), 155 literales e) y f), 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-7302; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 Proceso 348-JP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 Demandante: FERRERO S.p.A. Demandado: DE ECUATORIANO INSTITUTO PROPIEDAD INTELECTUAL (En adelante IEPI) PROCURADURIA ESTADO Tercero interesado: 2. 3 de 44 GENERAL DEL CARLOS ALBERTO YAGUAL MURILLO Hechos relevantes 2.1. El 12 de octubre de 2004, CARLOS ALBERTO YAGUAL MURILLO, solicitó el registro del signo KINDERSARIATO + LOGOTIPO (mixto) 1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 28 2 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 477, correspondiente al mes de octubre de 2004, FERRERO S.p.A., presentó oposición en contra de la solicitud de registro, con fundamento en las siguientes marcas registradas en la Clase 303 de la Clasificación Internacional de Niza: MARCA KINDER BUENO KINDER COUNTRY KINDER HUEVO CON SORPRESA and device C.I. REGISTRO KINDER NUTELLA 30 741-90 30 30 30 2655-93 2656-93 2098-95 Expediente interno 149605. 2 Juegos, Juguetes; artículos de gimnasia y de deportes no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad. 3 Productos de la Clase 30, especialmente chocolates.

No se pudo determinar la existencia de más productos dentro de la ciase. 2 Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL ! KINDER SORPRESA 26/04/2017 30 4 de 44 856-95 2.3. El 21 de noviembre de 2005, mediante Resolución 986874 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, resolvió rechazar la oposición presentada por FERRERO S.p.A. y conceder el registro como marca del signo KINDERSARIATO (mixto). 2.4.

El 14 de diciembre de 2005, FERRERO S.p.A., presentó recurso de apelación en contra de la Resolución 986874. 2.5. El 12 de agosto de 2009, mediante Resolución s/n el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, resolvió negar el recurso de apelación interpuesto por FERRERO S.p.A., y confirmar la Resolución 986874. 2.6.

El 2 de octubre de 2009, FERRERO S.p.A., interpone una demanda en acción subjetiva o de plena jurisdicción en contra de la Resolución del 12 de agosto de 2009, emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI. 2.7. El 2 de febrero de 2011, el Presidente del IEPI presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por FERRERO S.p.A. 2.8.

El 17 de febrero de 2011, el señor CARLOS ALBERTO YAGUAL MURILLO presenta un escrito, en su calidad de tercero interesado. 2.9. El 21 de febrero de 2011, el Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por FERRERO S.p.A. 2.10. EI 16 de febrero de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, de la República del Ecuador, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial artículos 136 literal h), 155 literales e) y f), 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda planteada por FERRERO S.p.A.: 3.1. Notoriedad de la marca KINDER reconocida a nivel mundial obteniendo gran aceptación en el mercado, su uso ha sido sostenido y amplio durante más de 40 años y su calidad le ha ganado merecido reconocimiento, al punto de ser uno de los dulces de mayor venta en el Ecuador. 3.2. El signo solicitado KINDERSARIATO (mixto), carece de distintividad respecto del registro previo de las marcas KINDER, debido a las semejanzas existentes, las cuales crean confusión en el consumidor. 3 Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 5 de 44 3.3.

Entre los signos en conflicto existe riesgo de confusión en los campos gráfico-visual y fonético-auditivo, causando un impacto similar en el público. 3.4. Existe relación entre los productos protegidos, sin embargo, debe tomarse en cuenta que, al tratarse de una marca notoria, existe una excepción al principio de especialidad y, por lo tanto, no cabe hablar de riesgo de confusión. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda presentada por parte del IEPI 4.1. No ha existido omisiones de solemnidades sustanciales, ni vicios que pudieran generar la nulidad del trámite. 4.2. El signo KINDERSARIATO es un término conformado por dos elementos yuxtapuestos, un prefijo KINDER y un sufijo SARIATO, los que dan origen a una expresión individualizable como es KINDERSARIATO, que, al ser observado en conjunto, cumple con la función de distintividad; y, por tanto, no es idéntica ni similar a las marcas de propiedad de la demandante, que contiene el término KINDER y que ampara productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

Del cotejo realizado, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI consideró que, entre los signos confrontados, existen marcadas diferencias, tanto en los campos gráficos-ortográficos, como fonético-auditivo e ideológico-conceptual. 4.4. Los productos que los signos en controversia protegen son distintos, por lo que los medios de comercialización y distribución no son los mismos, consecuentemente, no existiría riesgo de confusión o asociación. 5.

Argumentos de la contestación a la demanda presentada por parte de CARLOS ALBERTO YAGUAL 5.1. El signo solicitado está destinado a proteger productos de la Clase 28, juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deportes. Es decir, juegos didácticos que no tienen nada que ver con productos comestibles de la Clase 30, por lo que jamás puede existir confusión o similitud. 5.2.

KINDERSARIATO es una sola palabra y no se encuentra dividida en dos partes, como las marcas de la demandante KINDER BUENO, KINDER COUNTRY, KINDER HUEVO CON SORPRESA, KINDER SORPRESA, KINDER NUTELLA. 4 é Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 6 de 44 5.3. La palabra Kinder es una palabra en idioma extranjero que es sinónimo de niños y por lo tanto es genérica y es utilizada por instituciones educativas. 5.4.

El logotipo que acompaña al signo solicitado KINDERSARIATO está plenamente identificado con nuestro país, ya que el gráfico es figurativamente un niño, con los colores amarillo, azul y rojo. 6. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la Procuraduría General del Estado La Dra. Martha Escobar Koziel, en su calidad de Directora Nacional de Patrocinio, compareció dentro del proceso, limitándose a señalar casillero judicial, para futuras notificaciones.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal h), 155 literales e) y f), 226 y 2284 de la Decisión 4 "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: h) Constituyan una reproducción, imllación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo noloriamenle conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios: un aprovechamlenlo injusto del prestigio del signo: o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

( )" Articulo 155.- EJ registro de una marca confiere a su Ulular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ellos pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publícltarlo de la marca, o por razón de un aprovechamiento Injusto del prestigio de la marca o de su titular. f) Usa públicamente un signo idéntico o similar a una maca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publlcllario de ta marca, o un aprovechamiento Injusto de su prestigio.

Articulo 226.· Constituirá uso no autorizado del signo distintivo nolorlamenle conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o translileración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, Imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efeclos siguientes: a) Riesgo de confusión o de asociación con el lilular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; 5 ! Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 7 de 44 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación del Articulo 136 limitándolo a los literales a) y h), al tratarse de un tema relacionado con la irregistrabilidad de un signo por confusión y no por denegatoria por falta de distintividad del signo. Así como de un signo notoriamente conocido. De la misma manera se interpretarán los artículos 224, 226 y 228 de la Decisión 486 relativos a las marcas notorias y su ámbito de protección. 2.

Se interpretará de oficio el Artículo 135 literal g) de la Decisión 486 de la Comunidad Anida, por cuanto en el presente caso se discute acerca de los términos de uso común o usuales ¿ Por qué? C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos.

Comparación entre signos mixtos y denominativos. b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza dlsUnUva o del valor comercial o publlcilario del signo; o, e) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ros electrónicos.

Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideración entre otros, los siguientes factores: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del eslablecimiento o de la acllvidad a los que se aplique; d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, aclividad, produclos o servicios a los que se aplique; e) Las cifras de venias y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) El grado de dlsUntivldad inherente o adquirida del signo; g) El valor contable del signo como activo empresarial; h) El volumen de pedidos de personas Interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado lerrllorio; o, i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el lilular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; j) Los aspectos del comercio internacional; o, k) La existencia y anligüedad de cualquler registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 6 Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL 4. 5. 6. 7. 26/04/2017 8 de 44 La marca notoriamente conocida y su prueba. lrregistrabilidad de signos notoriamente conocidos por parte de terceros Palabras en idioma extranjero.

Las palabras de uso común en la formación de una marca. Conexión competitiva entre las Clases 28 y 30. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1.

Como en el proceso interno se discute si el signo KINDERSARIATO (mixto) es confundible con las marcas KINDER (denominativas y mixtas), es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: ''Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) " 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado este Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales5• 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee6 • Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 Proceso 397-IP-2015. 7 Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 9 de 44 1.4. En cuanto al riesgo de asociac1on, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica7 • 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejanteª. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos d istintivos9: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. 7 Ibídem. 8 Ibídem. 9 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e lnlerpretaclón Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 10 de 44 No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3.

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de las Clases 28 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica el signo solicitado. 1.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo KINDERSARIATO {mixto) y la marca KINDER HUEVO CON SORPRESA and device (mixta), se abordará en este acápite este tema. 2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos 9 Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 11 de 44 elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico 10. 2.3.

La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado 1 1. 2.4. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.12 2.5. De acuerdo con lo antes expuesto, se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 2.6. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 2.6.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una funci ón diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.6.1.1 Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.1 3 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, 10 Proceso 12-IP-2014. 11 Proceso 55-IP-2002, diseño Industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gacela Oficial Nº 821, de 01 de agoslo de 2002. 12 Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) ·c.A.S.A", publicado en la Gacela Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999. 13 RAE: unidad mínima que significa léxico que no presenta moñemas gramaticales; p. ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación. P. ej.;

Terr. en Enlerráis. 10 Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL deport-ivo, deport-istas, deport-ivo, deport-istas 26/04/2017 deport-ólogo, 12 de 44 deport-e, Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a lun lexema modifica su definición 14 Si los signos en conflicto comparten un lexema o rafz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente; 2.6.1.2 Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hace un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.6.1.3 Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 2.6.1.4 Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 15 2.6.2 Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.6.3 Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.6.4 Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado 16. 2. 7 Si de la comparación resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 2.8 En este caso, entre los signos en controversia al momento de comparar los signos se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante. u Proceso 308-IP-2015. 15 Ibídem. 1e Proceso 56-IP-2013. 11 Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL 2.9 26/04/2017 13 de 44 En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 1 1 2.1 O Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 18 a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, et cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: c) (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 17 Ver lnlerpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 18 lbfdem. 12 Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 14 de 44 2.11 Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 19• En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcaría, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 3 Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1.

Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre un signo mixto y signos denominativos, se abordará en este acápite este tema. 3.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.3.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo20 entre los mismos: 19 20 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. Eslas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de JusUcia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso B4-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 13 Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 15 de 44 3.3.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 3.3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.2.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 3.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin pe�uicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros21: 21 3.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.4.2. Impacto en fa mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de Se destaca la slgulenle providencia: lnlerprelación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, lnlerprelación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 14 I Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 16 de 44 la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.4.

Analizar si la palabra es evocatlva y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.4.5. Analizar si la palabra es generica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.

En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.2.

Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados. 4.

La marca notoriamente conocida y su prueba. lrregistrabilidad de signos notoriamente conocidos por parte de terceros 4.1. En virtud de que en el proceso interno se discute el carácter notorio de las marcas KINDER BUENO, KINDER COUNTRY, KINDER HUEVO CON SORPRESA and device (mixta) KINDER NUTELLA y KINDER 15 Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 17 de 44 SORPRESA, registradas a favor de FERRERO S.p.A., el Tribunal estima conveniente analizar el presente tema. 4.2.

A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.� No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo usa en el comercia afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total a parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

" 4.3. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial, hechos que deberán ser debidamente demostrados. 4.4.

El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. 4.5.

Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo 16 Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 18 de 44 similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella 22• 4.6.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición23. Además, el reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado24. 4.7.

Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca2s. 22 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 107-lP2015, p. 15. 23 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 08-IP-95, p.18, 25-IP-2011, p. 15, y 107-IP-2015, p. 15. 24 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - ·Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) b} c) d) e) f) g} h} i} )} k) 25 el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; la duración, ampfltud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y fa presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la aclividad a los que se apfique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende fa protección; el grado de dfstfnlivldad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; ef volumen de pedidos de personas Interesadas en obtener una franquicia o ficencla del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en et País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en e/ extranjero. ff Véase, a modo referencial, la inlerprelación prejudicial expedida dentro del Proceso 66-IP2015, p. 17. 17 f. f Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 19 de 44 4.8.

En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, al resolver la presente controversia se debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar, de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486: 26 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. e) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 4.9.

En el caso concreto, se deberá analizar si entre los signos en controversia existe o puede suscitarse uno de los riesgos descritos. 5. Palabras en idioma extranjero 5.1. Afirma el solicitante, que el término KINDER, es una palabra escrita en idioma extranjero, en razón de lo cual se revisará este tema. 5.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 5.3.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si, además, se trata 26 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro de los Procesos 35-IP-2008, pp. 15-16, y 366-IP-2015, pp. 20-21. 18 Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 20 de 44 exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. 5.4.

Cuando la denominación se exprese en idioma extranjero que sirva de raíz al vocablo equivalente en el idioma castellano al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión locaP7 • 5.5. En el presente caso se deberá determinar si la palabra KINDER es conocida por los consumidores y si ésta se ha convertido en parte del lenguaje común respecto de los productos que identifica en el mercado. 6.

Las palabras de uso común en la formación de una marca

6.1. CARLOS ALBERTO YAGUAL afirma que el término "KINDER" es un término genérico y de uso común. En el presente caso, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas. 6.2. El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

( )" 6.3. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 28 27 Proceso N ª 69·1P-2001. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 759, de 6 de febrero de 2002. 28 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de Junio de 2016. 19 Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 21 de 44 6.4.

Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.2e. 6.5. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clases 28, y 30 de la Clasificación Internacional de Niza para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo tos elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 7.

Conexión competitiva entre las Clases 28 y 30 7.1. En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado KINDERSARIATO (mixto) para proteger productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con las marcas KINDER BUENO, KINDER COUNTRY, KINDER HUEVO CON SORPRESA, KINDER NUTELLA para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es preciso analizar este tema. 7.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase y en clases distintas, no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486.30 29 30 Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.0.A.C. 965 de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Pafses Miembros utifízarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de Junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el pá"afo anterior no determinarán fa similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. w (Subrayado agregado) 20 t Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 22 de 44 7.3. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 31 7.4.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) SI los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza32 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase o en una clase distinta, no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines33, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, fa misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. 31 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de Junio de 2016. 32 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 33 Véase, por ejemplo, Interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 21 Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 23 de 44 Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos.34 o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 35 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otroJs.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 35 De modo reíerenclal ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testfmonio Comunitario. Doctrina - Legisfación - Jurisprudencia. Tribunal de JusUcia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 36 En lo que concierne a la susUlución de productos o servicios, se debe tener en cuenla ro señalado por Paul Krugman y Robln Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA.

MICROECONOMIA •. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en térmínos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos'.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de esle por otro que sea relalivamenle más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https:J/books.google.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pq=PA247&dq=microeconomia +eíecto+suslitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjOmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXc06AEIJTA C#v=onepaqe&q=microeconomia%20erecto%20sustilucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 22 Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 24 de 44 de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 7.5.

Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 37 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-7302, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispue to en el último párrafo del Articulo 0 del Estaz del Tribunal., � 1 L d� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Verg ra MAGISTRADO Hugo Ramiro Góme 7\pac MAGISTRADO 37 Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de Junio de 2016. 23 Proceso 348-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 25 de 44 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

L�v!I ( AA Cecilia Luisa Ayl�teros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación eri la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 24 GACETA OFICIAL 26/04/2017 26 de 44 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 351-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en Quito, República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-1856 Referencia: Signo involucrado: GANDARA (denominativo) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 5006-TDCA-DQ-BL, recibido el 21 de junio de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-1856; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. t A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: UNIÓN GANDARENSE S.A.C.I.A. Demandado: MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA Proceso 351-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 26/04/2017 27 de 44 Hechos relevantes 2.1. El 17 de junio de 1994, UNIÓN GANDARENSE S.A.C.I.A. (en adelante, UNIÓN GANDARENSE) solicitó el registro del signo GANDARA (denominativo)1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 292 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 353, no se presentaron observaciones por parte de terceros. 2.3. El 31 de agosto de 1995, mediante Resolución 017009, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió denegar de oficio el registro del signo GANDARA (denominativo), por considerar que el signo solicitado incurre en la causal de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 83 literal f) de la Decisión 344, siendo GANDARA el apellido de distinguidas familias ecuatorianas, por lo que daría origen a confundir al público consumidor sobre la procedencia del producto. 2.4.

El 27 de octubre de 1995, UNIÓN GANDARENSE presentó Recurso de Reposición en contra de la Resolución 017009. 2.5. El 16 de enero de 1996, mediante Resolución 017407, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al resolver el Recurso de Reposición, ratificó la Resolución 017009. 2.6. El 26 de febrero de 1996, UNIÓN GANDARENSE presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción, en contra de la Resolución 017407. 2.7.

El 26 de octubre de 1996el Ministro de Industrias. Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por UNIÓN GANDARENSE. 2.8. Mediante providencia del 21 de abril de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en Quito, de la República del Ecuador, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial del Articulo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Expediente interno 42246-94. De la revisión del expediente no se ha podido encontrar los productos que ampara el signo. 2 /} Proceso 351-IP-2016 GACETA OFICIAL 3. 26/04/2017 28 de 44 Argumentos de la demanda planteada por UNIÓN GANDARENSE 3.1. El término GANDARA no puede ser considerado como nombre, pues no está compuesto por el "nombre personal o nombre de la persona y el nombre patronímico o apellido". 3.2.

Se protege el "nombre patronímico o apellido" siempre y cuando este sea notoriamente conocido, de tal forma que pueda despertar en la gran mayoría del público reminiscencias de un nombre famoso que solventaría la calidad de la mercadería prescindiendo del consentimiento del titular que la ley requiere para que sea apropiación ilegítima. 3.3.

La prohibición del Articulo 83 literal f) de la Decisión 344, se aplica cuando se ve afectado por el uso como marca del nombre de una persona. 3.4. El solicitante del signo GANDARA es la UNIÓN GANDARENSE de nacionalidad argentina y por tanto constituye una derivación de su derecho a registrar su razón social como marca de fábrica. 3.5. La denominación GANDARA no constituye un nombre en sentido conceptual, no contiene un "nombre personal o patronímico", y dando una interpretación extensiva a la disposición subregional que prohibe el registro de "nombres completos" por lo que habría que considerar que el apellido GANDARA como "apellido" no es de aquellos que puedan ser considerados como notorios y capaces de provocar reminiscencias de apellidos famosos ecuatorianos en la comercialización de productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.6.

Es usual registrar apellidos como marcas tales como son los casos de KODAK, FORO, CASA PAZ, VALLEJO ARAUJO, PONCE YÉPEZ, SERGIO VALENTI, CARLOS NIETO, CASANOVA, DEL CORRAL. 3.7. El signo GÁNDARA ya ha sido registrado en otros países como Chile, Uruguay, México, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Colombia. 4. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por parte del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca 4.1. legalidad y validez de la Resolución impugnada, al guardar conformidad con la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es legal y válida. 4.2.

Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda interpuesta. 3 Proceso 351-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 29 de 44 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 81 de la Decisión 3443 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No procede la interpretación solicitada, toda vez que no se analizarán los requisitos para el registro de una marca. 2.

De oficio se interpretará el Artículo 83 literal f) de la Decisión 3444, para analizar la causal de irregistrabilidad de nombres propios. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios. 2. Autonomía de las oficinas nacionales para tomar sus decisiones. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios 1.1. En el caso concreto, la solicitud de registro del signo GANDARA (denominativo) fue denegado de oficio al considerar que se trata de un apellido ecuatoriano que podrfa crear confusión en el consumidor, es por tanto necesario analizar el tema relacionado a las marcas compuestas por nombres propios. 1.2.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 83 de la Decisión 344, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal f), cuyo tenor es el siguiente: Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con J "Articulo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distinlivos y susceplibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios ldénlicos o similares de otra persona". 4 Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) () Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del pelicionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente; y, ( )" Proceso 351-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 30 de 44 derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (...) f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente; y, (...)" 1.3.

La norma antes citada prohíbe el registro como marca de aquellos signos que incorporen el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural que no sea el propio peticionario o que sea identificado por el público como una persona diferente a éste, señalándose como excepción que el solicitante cuente con el consentimiento de la persona o de sus herederos para la petición del registro del signo, y siempre y cuando se acople dicha autorización a los trámites y requisitos formales determinados en la legislación nacional respectiva. 1.4.

En el caso en concreto, el IEPI denegó de oficio el registro del signo GANDARA al tratarse de un apellido, por lo que se analizará este tema en particular. 1.5. Cabe destacar que la Doctrina y la Jurisprudencia han señalado, con fundamento en la causal de irregistrabilidad que se analiza, contemplada en el literal f) del Artículo 83 de la Decisión 344, que quienes tienen la posibilidad de invocar la protección por la utilización inconsulta de su nombre, apellido, seudónimo, etc. son precisamente los titulares del nombre o sus herederos.

En consonancia con lo anterior, la referida disposición exceptúa del impedimento de registro, al signo que, consistente en el nombre de una persona distinta del solicitante, acredite el consentimiento dado por parte de la persona titular del nombre propio o por sus herederos5• 1.6. El nombre como medio de identificación del individuo es un atributo de la personalidad que por su naturaleza no se presta a su comercialización. Sin embargo, la normativa andina establece varias salvedades para el registro de nombres propios, entre los cuales se 5 Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 171-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, p. 13. 5 f Proceso 351-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 31 de 44 encuentra el principio general de que podrán registrarse como marca únicamente cuando corresponda al solicitante o cuando exista la certeza de que la marca a registrar sea identificada por la generalidad del público como distinta al peticionario6• 1.7.

En consecuencia, se protegen los nombres que son identificados de forma amplia por el público, debido a su notoriedad. Esta protección se deberá aplicar exclusivamente cuando el nombre solicitado para su registro corresponda a un nombre totalmente identificable y conocido por el público, pues de lo contrario se afectaría la identidad y prestigio de la persona cuyo nombre notorio se solicita, pudiendo únicamente ser la persona titular del nombre, o sus herederos directos, los autorizados a realizar dicho pedido7 • 1.8.

Sin embargo, es preciso destacar que el nombre de pila per se, no identifica a una persona como tal. Si la exigencia de solicitar su autorización se refiriera a esos nombres, la norma se volvería inaplicable por la imposibilidad física de cumplirla. El literal comentado, exige la autorización de los herederos, en caso de personas fallecidas para la inscripción del nombre.

Los herederos a quienes se les protege en sus derechos inalienables de la persona (como el nombre), no se verían afectados con la inscripción, si esta tuviera relación únicamente con el nombre propio de su antecesor, pues no podría establecerse la identificación o confusión real entre el nombre que se pretende registrar y el nombre del causante, aunque los dos fueran los mismos8 • 1.9.

Otra corriente de tratadistas estima que la expresión "nombre" hace relación únicamente al apellido, que es el que identifica a las personas y que puede ser materia de protección marcaria. Aquí también, surge la inquietud de que, si el apellido que se utiliza como marca es "Pérez", "Ramirez" o "García"; ¿cuántas personas no llevan este apellido o patronímico y cuánta dificultad revestiría solicitar la autorización a todos los que se apellidan Pérez, Ramirez o García?.

Desde luego hay excepciones con apellidos notorios como "Churchill", "De Gaulle", "Picasso", en los cuales la autorización exigida por la ley es necesaria bien sea directamente a su titular o a sus herederos9• 6 En ese sentido, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 171-IP-2015, ya citada, p. 14. fbfd. 8 En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 2-IP-95 de 19 de septiembre de 1995, p. 13. 9 Asl, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 2-IP-95, ya citada, p. 13. 6 t Proceso 351-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 32 de 44 1.1 O. Si la pretensión jurídica es proteger ese derecho personal, la prohibición contemplada ha de referirse a esos casos y no solo al nombre propio o solo al patronímico, excepto en el caso de los apellidos notorios.

Esta prohibición subsiste cuando se vaya a utilizar, para el registro, un nombre ajeno: no así en el caso de utilización del nombre personal que corresponde al titular de la solicitud, derecho que se deriva de la legitimación que toda persona tiene para emplear su nombre en las actividades que la ley le faculta 1º. 1.11. En consecuencia, la inscripción de un nombre propio no está sujeta a la regla especialisima respecto a la inscripción del nombre y apellido o solo de este.

Ese vocablo se sujeta a las reglas comunes sobre la inscripción en cuanto sea confundible con otro previamente inscrito o solicitado. Es decir, el nombre propio, por más que tenga peculiaridades especiales o distintivos exteriores, no será registrable de existir un signo idéntico o similar registrado o solicitado con anterioridad11• 1.12.

En cualquier caso, solicitado el registro de un nombre (nombre y apellido o solo apellido), este no se encuentra eximido del correspondiente examen de registrabilidad ni tampoco de la posibilidad de ser sujeto de oposición por la confundibilidad, en los términos señalados, con otro signo previamente registrado o con solicitud prioritaria.

El nombre pasa, por lo tanto, de ser un atributo de la personalidad y de la propia individualidad de la persona, a convertirse en elemento de análisis y observaciones para efectos del registro de marcas 12. 1.13. En el presente caso, se deberá verificar si el signo solicitado GANDARA (denominativo) incurre o no en la causal de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 83 literal f) de la Decisión 344. 2.

Autonomía de las oficinas nacionales para tomar sus decisiones 2.1. Afirma UNIÓN GANDARENSE que es titular de la marca GANDARA en varios países, en razón de lo cual es necesario abordar el tema la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. 10 En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 2-IP-95, ya citada, p. 13. 11 En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 2-IP-95, ya citada, p. 15. /bid. 7 (' Proceso 351-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 33 de 44 2.2.

El principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.

O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse base el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro 1 3• 2.3. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho de que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación con el caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado14 • 2.4. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado1s. 2.5. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares 1s. 13 Proceso 71-IP-2007. 14 Proceso 181-IP-2014. 15 Ibídem. 18 lbldem. 8 Proceso 351-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 34 de 44 2.6.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga limites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite17. 2.7.

Sobre la base del principio de la autonomia se faculta a que la oficina nacional competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega 1s.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-1856, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. ¿¡¡J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA afael Vergara Quintero MAGISTRADO \ Hugo 17 Ibídem. 18 Ibídem. Apac 9 Proceso 351-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 35 de 44 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10 GACETA OFICIAL 26/04/2017 36 de 44 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 363-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-1816 Referencia: involucrado: Signo (denominativo) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros SPAGHETTERIA VISTOS: El Oficio 6003-TDCA-NPC, recibido el 23 de junio de 2016, mediante el cual la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-1816; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: KNORR NAEHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT Proceso 363-IP·2016 GACETA OFICIAL Demandado: 2. 26/04/2017 INSTITUTO ECUATORIANO PROPIEDAD INTELECTUAL ADELANTE, IEPI) 37 de 44 DE (EN Hechos relevantes 2.1. El 15 de octubre de 2001, KNORR NAEHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT (en adelante, KNORR) solicitó el registro del signo SPAGHETTERIA (denominativo)1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 302 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 443, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 27 de marzo de 2003, mediante Resolución 46629, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI resolvió denegar de oficio el registro del signo SPAGHETTERIA (denominativo), por considerar que el signo solicitado es genérico e incurre en la causal de irregistrabilidad del Artículo 136 literal b) de la Decisión 486. 2.4.

El 27 de mayo de 2003, KNORR presentó Recurso de Revisión en contra de la Resolución 46629. 2.5. El 15 de abril de 2008, mediante Resolución innumerada, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI ratificó la Resolución 46629. 2.6. El 24 de junio de 2008, KNORR presentó demanda en acción subjetiva o de plena jurisdicción, en contra de la Resolución dictada el 15 de abril de 2008. 2.7.

El 24 de septiembre de 2010, el Presidente de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por KNORR. Expedlente interno 118152. 2 Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, café artificial, harina y preparaciones hechas de cereal, allmenlos hechos de harina, fideos, pastas, pasta inslantánea o comidas a base de fideo, bocadilos, pasla, pan, pastelería y dulces, hielo, miel, melaza, levadura, polvo de hornear, sal, moslaza, vinagre, salsas, condimentos, especies, hielo, comidas preparadas en lanlo no estén incluidas en otras clases, correspondientes a la clase internacional 30. 2 Proceso 36J.IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 38 de 44 2.8.

El 20 de mayo de 2013, la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda planteada por KNORR 3.1.

La Resolución que se impugna enuncia que: "(...) la palabra SPAGUETTI identifica una larga y delgada forma de pasta, versátil y popular en todo el mundo occidental, palabra italiana que es un diminutivo de spago, que significa delgada cadena o cordel. El lugar donde se ofrece al público consumidor de SPAGHETTI se conoce como SPAGUETTERIA.

Así como el lugar donde se vende el papel se conoce como PAPELERIA; el lugar donde se vende zapatos se conoce como ZAPA TERIA; el lugar donde se vende camisas se conoce como CAMISERIA. La denominación SPAGHETTERIA destinada a proteger café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial ( ) es genérica para los productos que intenta proteger'� 3.2.

La autoridad confunde el concepto de marca con nombre comercial al mezclar un producto con el servicio que eventualmente lo prestarla un restaurante. 3.3. El signo solicitado no identifica un servicio o el nombre de un establecimiento como para considerar que SPAGHETTERIA designa el género de un giro comercial, ya que se solicitó para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.4.

El nombre comercial SPAGHETTERIA para identificar actividades relacionadas con la comercialización de SPAGHETTI seria irregistrable, ya que describirla una de las características principales de la actividad comercial, mientras que la marca SPAGHETTERIA para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, si es registrable, ya que no describe ni designa ningún producto especifico. 3.5.

El signo SPAGHETTERIA no es genérico, al no individualizar ningún producto de la clase que solicita y al estar compuesto por un vocablo inapropiable como es SPAGHETTI y un complemento que le dota de fuerza distintiva que es TERIA. 3.6. El signo SPAGHETTERIA es evocativo, sugiere al consumidor ciertas características de uno de los productos que se intentan proteger (no de todos) exigiéndole hacer uso de la imaginación para relacionar el signo con el producto. 3.7.

SPAGHETTERIA como tal no se refiere de manera directa a una característica o cualidad del producto, ya que el consumidor debe 3 t Proceso 363-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 39 de 44 realizar un proceso deductivo y usar su imaginación al solo contar con una idea otorgada por el signo. 3.8. KNORR es titular de la marca SPAGHETTERIA para productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que puede registrar signos que se deriven de la citada denominación, siempre y cuando no existan modificaciones esenciales. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda presentada por parte del IEPI 4.1. Es conocido que la palabra SPAGHETTI identifica una larga y delgada forma de pasta, versátil y popular en todo el mundo occidental, palabra italiana, que es un diminutivo de spago, cuyo significado es "delgada cadena o cordel': 4.2. El lugar donde se ofrece al público consumidor el SPAGHETTI se conoce como SPAGHETTERIA, así como el lugar donde se vende PAPEL, PEPELERIA o donde se venden ZAPATOS, ZAPATERIA. 4.3.

La denominación SPAGHETTERIA destinada a proteger productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es genérica respeto de las mercancías que intenta expender en el mercado. 4.4. La solicitud presentada, no cumple con el Artículo 134 de la Decisión 486, encontrándose incursa en la prohibición del Artículo 135 literal f) de la norma antes enunciada.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los articulas 134 y 135 literal f) de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada, limitando la interpretación del Artículo 134 al primer párrafo. 3 "Articulo 134.• A efectos de esle régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceplibles de represenlación gráfica. La naluraleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán conslituir marcas, entre otros, los siguientes signos:(••• )" "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: { ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;· 4 Proceso 363-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 40 de 44 2.

De oficio se interpretarán los literales a) y b) del Articulo 135 de la Decisión 4864 para analizar la falta de distintividad de un signo como causal de irregistrabilidad. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. Los signos genéricos. Los signos evocativos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

La falta de distintividad como irregistrabilidad. Los signos genéricos causal absoluta de 1.1. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI denegó de oficio la solicitud del signo SPAGHETTERIA, por considerar que incurre en la causal de irregistrabilidad del Articulo 134, por lo que se analizará este tema. 1.2. El requisito contemplado en el Articulo 134 de la Decisión 486 es que un signo para ser admitido como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. 1.3.

La aptitud distintiva, es precisamente uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 1.4. Por su parte, el literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Articulo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1.5.

De igual manera, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Articulo 135, literal b) que hace referencia especifica a la distintividad intrínseca que debe tener un signo en el mercado para ser admitido a registro como marca. 4 "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior. b) carezcan de distintividad;

( r 5 Proceso 363-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 41 de 44 1.6. En consecuencia, en el caso concreto, se debe analizar si el signo SPAGHETTERIA (denominativo), cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 135 literal b) de la referida Decisión. Los signos genéricos 1.7.

De igual manera se consideró que el signo solicitado está incurso en la causal contemplada en el Artículo 135 literal f) de la Decisión 486, al considerar que SPAGHETTERIA es genérico respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que ampara, por lo que se profundizará esta prohibición. 1.8. El literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;" 1.9.

El literal transcrito prohibe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. 1.1 O. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate5• 1.11. La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo6. 1.12.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa 5 Proceso 164-IP-2012. 6 Ibídem. 6 Proceso 363--IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 42 de 44 para distinguir determinados productos o serv1cros, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza7 • 1.13.

Ahora bien, lo que genérico en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos genéricos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 1.14. En el caso concreto se debe determinar si el signo SPAGUETIERIA es genérico en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distinüvo y proceder o no a su registro. 2.

Los signos evocativos 2.1. Afirma la compañía actora que el signo SPAGHETTERIA es evocativo, en razón de lo cual se analizará este tema. 2.2. Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objetoª. 2.3.

Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio. 9 2.4.

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo 1°. 2.5. El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y es, por lo tanto, registrable.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por 7 Proceso 110-IP-2015. e Proceso 38-IP-2008. 9 Proceso 7-IP-2001. 10 Proceso 21-IP-2014. 7 Proceso 363-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 43 de 44 tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo 11. 2.6.

En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: "las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o caracteristicas de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no asi las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio". 12 2. 7. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.

En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas. 13 2.8. En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos. 2.9.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte. 11 Proceso 403-IP-2015. 12 Proceso 50-IP-2003. 13 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 7-Vlll-95. Proceso 7IP-95. Caso "COMODISIMOS", G.0.A.C. 189 de 15-IX-95. 8 t Proceso 363-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 44 de 44 2.1 O. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios esgrimidos, se deberá analizar si la palabra "SPAGHETTETIA" es una palabra evocativa o no, en relación con el producto que pretende distinguir.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-1816, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispue o en el último párrafo del Tribunal. del Articulo 90 del Esta _ z Cecilia LJi:.vil?a;;;;eros MAGISTRADA itt � afael Vergara Q ntero MAGISTRADO ---- De acuerdo con el Artícu lo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Pr judicial la Presidenta y el Seer río. t Cecilia Luisa Aylló�os PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 9