Año XXXIV – Número 3005 Lima, 26 de abril de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 410-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2015-299598. Referencia: Infracción de Marcas - Signos involucrados conformados por la denominación NOSOTRAS (tanto denominativos como mixtos) y la marca ANGELS SECRET NEGATIVE ION CORE (denominativa) PROCESO 425-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2014-00117. Referencia: Patente de invención para “VACUNA DE VIRUS DE VARICELA ZÓSTER” PROCESO 448-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-13443. Referencia: Marcas involucradas GYNOFIL (denominativa) vs GYNOX-TEEN (denominativa) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 26/04/2017 2 de 51 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de marzo de 2017 Proceso 410-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para la de Jurisdiccionales Asuntos Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2015-299598 Referencia Infracción de Marcas - Signos involucrados conformados por la denominación NOSOTRAS (tanto denominativos como mixtos} y la marca ANGELS SECRET NEGATIVE ION CORE (denominativa} Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-230 del 30 de junio de 2016, recibido vía courier el 19 de julio del 2016, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial del Artfculo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-299598; y, El Auto del 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. t Proceso 41 O-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 3 de 51 A.

ANTECEDENTES 1. 2. Partes en el Proceso Interno Demandante Productos Familia S.A. Demandado Joymind lnternational S.A.S. Hechos relevantes 2.1. El 19 de febrero de 2016, PRODUCTOS FAMILIA S.A. (en adelante, FAMILIA) interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal contra JOYMIND INTERNATIONAL S.A.S. (en adelante, JM), basándose en la titularidad que ostenta sobre las siguientes marcas: - NOSOTRAS MULTIFORM (denominativa), con Certificado 300585; - NOSOTRAS DIARIOS NATURAL TANGA ALITAS (mixta), con Certificado 312773; - NOSOTRAS INVISIBLE Certificado 213341; - NOSOTRAS BORDES SUAVES (denominativa), con Certificado 233754; - NOSOTRAS (mixta), con Certificado 239064;

NOSOTRAS INVISIBLE (mixta), con Certificado 249349; y - FRESQUI NOSOTRAS (denominativa), con Certificado 160542; LARGA CON RAPISEC (mixta), con Las marcas detalladas distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, entre otros signos distintivos que contienen en su conformación la denominación NOSOTRAS y distinguen productos de las Clases 3, 5 y 16 de la clasificación antes citada. 1 2.2.

El 15 de abril de 2016, JM contestó la demanda. 2.3. Mediante Auto 52490 del 22 de junio de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio Los signos distintivos sustento de la presente acción están conrormados por marcas y lemas comerciales y constituyen 62 registros.

Asimismo, de la documenlación obranle en el expediente no se verifica la reproducción de los signos mixtos. Proceso 410-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 4 de 51 de la República de Colombia dispuso solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de FAMILIA 3.1. Desde hace muchos años participa en el mercado colombiano de productos de protección femenina (tales como toallas sanitarias y protectores diarios) con la marca NOSOTRAS, marca notoriamente conocida, conforme a lo declarado por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) mediante Resolución 27794 del 28 de mayo de 2010, durante el periodo de 1990 hasta marzo de 2006; no obstante, la SIC ha establecido que la notoriedad no se pierde por el paso del tiempo, como ocurre en este caso. 3.2.

NOSOTRAS tiene una importante participación en el mercado (65% reportado en los últimos tres años), lo cual se evidencia en un estudio del mercado de protección femenina en Colombia. 3.3. JM comercializa toallas sanitarias identificadas con la marca ANGELS SECRET NEGATIVE ION CORE (denominativa), inscrita con Certificado 508569, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.4.

JM ha recurrido a estrategias de publicidad engañosas, haciendo afirmaciones falsas y desacreditando a las demás marcas de toallas sanitarias en el mercado, en especial las de NOSOTRAS, señalando que los materiales de los que están hechas son perjudiciales para la salud. 3.5. Los actos de JM constituyen actos por comparación, pues compara sus toallas con las de la marca NOSOTRAS, siendo estos actos desleales de descrédito que implican una dilución de la fuerza distintiva de la referida marca.

Los actos de descrédito de una marca notoriamente conocida podrían llegar a constituir una infracción marcaria a la luz del Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486. JM también ha realizado actos de competencia desleal por violación de normas de protección al consumidor y en materia sanitaria respecto de sus propios productos. 3.6. Se está generando un daño económico a los productos que tradicionalmente se han identificado con las marcas NOSOTRAS y se aprovecha injustamente del prestigio y renombre de FAMILIA, para generar una suerte de apalancamiento de los productos de JM a través de la difamación de las toallas higiénicas NOSOTRAS. 3.7.

El video donde se hace la comparación con las toallas NOSOTRAS, se debe considerar como ilícito. En consecuencia, se solicitó que no sea tomado en cuenta, toda vez que se elaboró de manera oculta y engañosa. 3 t Proceso 410-IP-2016 GACETA OFICIAL 4. 26/04/2017 5 de 51 Argumentos de la contestación de la demanda de JM 4.1. Existen varias compañías multinivel que comercializan con sus productos e incluso fueron constituidas con el mismo nombre en diferentes tipos societarios, sin que JM tenga relación con estas compañías.

Consecuentemente, no se demuestra en la demanda que los actos denunciados puedan atribuírseles. 4.2. Es equivocado señalar de falsas las aseveraciones de los componentes de los productos de NOSOTRAS, pues estos realmente no se conocen y no se aportó prueba de cuáles son. 4.3. Respecto de la violación de normas, no consta una ventaja de JM sobre FAMILIA.

La marca ANGELS SECRET ni siquiera aparece en los estudios presentados por FAMILIA como competidor, por lo que la ventaja que se alega no existe. 4.4. JM nunca ha utilizado los signos distintivos NOSOTRAS para fines comerciales o no. Lo que se evidencia es una comparación de las toallas higiénicas NOSOTRAS, lo que es permitido por la ley. 4.5.

La marca ANGELS SECRET es totalmente diferente a cualquiera de las marcas NOSOTRAS. Nunca utilizó los signos distintivos de FAMILIA para suplantarla; es más, el objeto de las comparaciones era que el público evidenciara la diferencia abismal entre una y otra toalla, jamás se dijo que eran idénticas, parecidas o se hizo demostraciones con el nombre de NOSOTRAS. 4.6.

No se encuentra probada la notoriedad actual de la marca NOSOTRAS dentro del proceso. Los estudios de mercado de FAMILIA solo arrojan resultados hasta el primer semestre de 2015. 4. 7. El video donde se hace la comparación con las toallas NOSOTRAS es ilícito, pues no se contó con la autorización de los intervinientes ni constituye prueba de un delito. 4.8.

En los estudios de mercado aportados por FAMILIA no existe dilución o debilidad de la marca NOSOTRAS, no existe ningún daño cuantificable. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Órgano consultante solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2, en el sentido que se le explique lo siguiente: 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- 4 Proceso 410-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 6 de 51 i) ¿En los términos del Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden entenderse los actos de comparación entre dos marcas como un uso para fines no comerciales? ii) ¿A efectos de dar aplicación al Artículo 243 de la Decisión 486, que se refiere a los criterios para calcular los daños y perjuicios, es necesario que la demandante en una acción por infracción de derecho de propiedad industrial demuestre la existencia del daño o basta que se configure la infracción para aplicar esos criterios de manera automática? iii) No procede interpretar los Literales a), b), c), d) y e) del Artículo 155 de la Decisión antes citada, toda vez que los actos de infracción regulados en los mismos no tienen relación con las preguntas antes referidas. iv) Procede interpretar el Literal f) del Artfculo 155 mencionado, a fin de dar atención a la consulta planteada por el Órgano consultante. v) De oficio, procede interpretar los Artículos 224, 226, 228, 229, 230 y 243 de la misma norma3, en tanto que se ha invocado la calidad de ·Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los a) cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o b) colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre /os envases, envolturas, embalajes o acondicfonamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o c) contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales materiales; usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cuafesqulera productos d) o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto e) de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuena distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusta del prestigio de la marca o de su titular; usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para f) fines na comerciales, cuando ella pudiese causar una dilución de la fuena distintiva o del valor comercial o publicitaria de la marca, a un aprovechamiento Injusta de su prestigia.• 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.MArtfcu/o 224.- Se entiende par signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de fa manera a el medio por el cual se hubiese hecha conocida.• MArtículo 226.• Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el usa del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación can establecimientos, actividades, productos a servicios idénticos o similares a los que se aplique. 5 Proceso 410-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 7 de 51 También constituirá uso no autorizado del signo dfslinlivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totafidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de estabfeclmientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, sf tal uso pudiese causar alguno de los afectos siguientes: riesgo de confusión o da asocfación con el titular del signo, o con sus establecfmlentos, a) actividades, productos o servicfos; daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza b} distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, e) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, Incluyendo tos electrónicos.• "Articulo 228.- Para determinar fa notoriedad de un signo distintivo, se lomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) b) c) d) e) f} g) h) I) j) k) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de tos productos o servicfos, del establecimiento o de ta actividad a tos que se aplique; et valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en et plano internacional como en et del Pals Miembro en el que se pretende ta protección; el grado de dlstlntividad inherente o adqufrida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas Interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Mfembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en et Pals Miembro o en el extranjero.• "Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el soto hecho que: a) b} c) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, no sea notoriamente conocido en el extranjero.· "Articulo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar ta notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) b) c) los consumidores reates o potenciafes del lipa de productos o servicios a tos que se aplique; fas personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los cfrculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.• "Articulo 243.• Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a} et daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; 6 Proceso 410-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 8 de 51 notoria de la marca NOSOTRAS y es pertinente analizar la indemnización de daños y perjuicios producto de una infracción de derechos de propiedad industrial.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La acción por infracción de derechos. El supuesto de infracción contemplado en el Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486. La marca notoriamente conocida, su protección y prueba. La indemnización por daños y perjuicios resultantes de la infracción a derechos de propiedad industrial. Preguntas formuladas por el Órgano consultante. 2. 3. 4.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La acción por infracción de derechos. El supuesto de infracción contemplado en el Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486 1.1. Del proceso interno se verifica que FAMILIA presenta una denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial -entre otros- contra JM, toda vez que, esta última estaría comercializando productos identificados con el signo ANGELES SECRET NEGATIVE ION CORE (denominativa). 1.2.

La acción por infracción de derechos se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los sujetos que intervienen en esta acción, conforme con lo establecido en el Artículo 238 de la norma antes citada, son los siguientes: a) b) b) c) Sujeto activo, persona que puede interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica.

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Sujeto pasivo, persona sobre la cual recae la acción: el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, el precio que el infractor habrfa pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido� 7 Proceso 41 O-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 9 de 51 (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.3. El objeto de la acción por infracción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto. 4 1.4.

El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin el consentimiento del titular de la marcas. Para el caso particular, es de especial interés el comportamiento establecido en el Literal f) del mencionado artículo: "Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio." 1.5.

La disposición contenida en el citado artículo extiende la protección de las marcas notorias frente al uso que realice un tercero de dicha marca sin autorización. 1.6. En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta. 1.7.

Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-IP-2015 del 25 de febrero de 2016, p. 13. 5 t Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 460-IP-2015 del 7 de julio de 2016, p. 9. 8 Proceso 410-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 10 de 51 1.8. El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.9.

Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior. 1.1 O. Asimismo, cabe señalar que el "uso con fines no comerciales" de un signo debe entenderse cuando aquél no está disponible en el mercado y por tanto no existe una ganancia económica6. 1.11.

En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, si vulnera otra de las funciones de la marca. 2.

La marca notoriamente conocida, su protección y prueba 2.1. En la demanda por infracción, FAMILIA invocó el carácter de notoriamente conocido que ostentaría su marca NOSOTRAS; por tanto, el Tribunal se referirá a este tema. 2.2. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 2.3.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere, proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados. 2.4. El Artículo 230 de la Decisión 486 establece algunas consideraciones respecto de qué sectores pueden ser entendidos como sectores pertinentes a efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo: 6 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 460-IP-2015 del 7 de julio de 2016, p. 22. 9 Proceso 41Q.IP·2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 11 de 51 a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique: o, c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 2.5.

Por su parte, el Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria. 2.6. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el articulo previamente mencionado: "Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) b) c) d} e) f) g) h) i) j) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grada de distintividad inherente o adquirida del signo; el valar cantable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signa en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el títu/ar del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, 10 Proceso 41 0-1 P·2016 GACETA OFICIAL k) 26/04/2017 12 de 51 la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero." 2.7.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, que no requiere de prueba porque es conocido de manera generalizada por todos (v.g. las capitales de los países), la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia al momento de que esta es alegada, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores. 7 2.8.

Así, la calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser declarada por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria. 8 2.9 Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o uso no autorizado o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 9 2.1 O. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro o usado sin autorización, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar o su uso indebido pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella1º concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad., 2.11.

Por su parte, el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486 establece que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo país miembro y, en 7 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 109·1P-2013 del 5 de Junio de 2013, p. 15. 8 Ver lnterprelación Prejudicial recaída en el Proceso 44-IP-1999 del 2 de febrero de 2000, p. 15.

Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 470-IP·2015 del 19 de mayo de 2016. 10 Ibídem. 11 Proceso 410-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 13 de 51 consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 2.12. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el Literal b) del Articulo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro. 11 2.13. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Artículo 226 de la Decisión 486, los cuales resultan concordantes con lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma decisión. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario: 12 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su 11 Ver lnlerprelación Prejudicial recaída en el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 12 Ibídem. 12 Proceso 410-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 14 de 51 legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia. '"3 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.14 d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.1s 2.14. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, asi como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. 16 2.15.

Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error en el público consumidor. Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza y, sus componentes, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

Bastará que se presente alguno de los cuatro riesgos señalados para conceder a la marca notoria la protección especial que merece por haber alcanzado dicha calidad en el mercado. 13 MONTEAGUDO, Monliano. La Protección de la Marca Renombrada. Clvitas, Madrid, 1995, p. 283. Ver lnlerprelación Prejudicial recaída en el Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19.

I¿, fy 15 lbldem. 16 Ver lnterprelación Prejudicial recaída en el Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 13 Proceso 41 O-IP-2016 GACETA OFICIAL 3. 26/04/2017 15 de 51 La indemnización por daños y perjuicios resultantes de la infracción a derechos de propiedad industrial 3.1. De las consultas efectuadas por la Corte consultante, se verifica que una de ellas está referida a los criterios para calcular los daños y perjuicios por la comisión de una infracción: en ese sentido, corresponde analizar al respecto. 3.2.

El Artículo 243 de la Decisión 486 enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el titular del signo. El titular deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. 17 3.3.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente: es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.

Sin embargo, si el titular ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, asi como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (Literal e) del Artículo 241). 1 ª 3.4.

Será igualmente indemnizable el lucro cesante: es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del dañó y el pago de la indemnización. 19 3.5.

La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

En estos eventos, se tendrá que tomar en cuenta el periodo de vigencia del derecho de 17 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-IP-2015 del 25 de íebrero de 2016, p. 13. 18 Ibídem, pp. 13-14. \9 Ibídem, p. 14. 14 Proceso 41 O-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 16 de 51 explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas.20 4.

Preguntas formuladas por el Órgano consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1.

¿En los términos del Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden entenderse los actos de comparación entre dos marcas como un uso para fines no comercia/es? De conformidad con el Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486, el registro de una marca confiere a su titular e/ derecho de impedir a cualquier tercero usar públicamente sin su consentimiento un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales. cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

El derecho exclusivo antes referido, tiene como límite lo establecido en el Artículo 157 de la norma antes mencionada, el mismo que establece que el registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial o servicios respectivos.

(subrayado nuestro). De lo antes referido, con relación a la publicidad comparativa, debe entenderse que esta, permite a las empresas realizar válidamente publicidad comparativa; es decir, pueden públicamente ofrecer en el mercado las ventajas del producto o servicio de una empresa frente a lo ofrecido por un competidor, así como, pueden mostrar o referir válidamente a la marca de la competencia. Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe.

(ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. A diferencia de lo antes desarrollado, la protección que se establece en el Literal f) del artículo 155 de la Decisión 486, como expresamente lo señala, tiene por finalidad brindar protección a marcas notoriamente conocidas inclusive contra usos no comerciales, siempre y cuando estas 20 Ibídem. 15 Proceso 41 O-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 17 de 51 no generen una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

En ese sentido, tratándose de la publicidad comparativa, es evidente que este siempre tendrá fines comerciales; mientras que, la protección que se establece en Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486, está referido a usos no comerciales. 4.2. ¿A efectos de dar aplicación al Artículo 243 de la Decisión 486, que se refiere a los criterios para calcular los daños y perjuicios, es necesario que la demandante en una acción por infracción de derecho de propiedad industrial demuestre la existencia del daño o basta que se configure la infracción para aplicar esos criterios de manera automática? En atención a esta pregunta, debe tenerse presente lo desarrollado en el Apartado 3 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, en especial el numeral 3.1.

En ese sentido, en una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial, la denunciante, quien es la titular del derecho presuntamente afectado, debe probar el daño sufrido en el transcurso del proceso, para lo cual deberá aportar la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos las bases para fijarla, teniendo en cuenta los criterios señalados de forma no exhaustiva en el Artículo 243 de la Decisión 486.

En consecuencia, D.Q basta que se configure la infracción para que de manera automática se proceda a aplicar una indemnización por daños y perjuicios según los criterios para su cálculo desarrollados en el Apartado 3 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, sino que es necesario que el titular del derecho pruebe el daño producido por el infractor oportunamente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2015-299598, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con Jo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 16 Proceso 410-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 18 de 51 / " 0' l,US Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGIST�DO I Hugo Ramiro Góm MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. { t b' A [ {J /1,.

Cecilia L\risa A�teros PRESIDENTA Notiffquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17 GACETA OFICIAL 26/04/2017 19 de 51 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de marzo de 2017 Proceso 425-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2014-00117 Referencia Patente de invención para "VACUNA DE VIRUS DE VARICELA ZÓSTER" Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3667 del 10 de agosto de 2016, recibido vía correo electrónico el 12 de agosto de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00117; y, El Auto del 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Glaxosmithkline Biological S.A. 1 Proceso 425-IP-2016 GACETA OFICIAL Demandado 2. 26/04/2017 20 de 51 Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Hechos relevantes 2.1. Mediante escrito de fecha 28 de septiembre de 20011, presentando ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) Glaxosmithkline Biological S.A. (en adelante, Glaxosmithkllne) ingresó a fase nacional la patente de invención, para "VACUNA DE VIRUS DE VARICELA DE ZÓSTER", que corresponde a la Solicitud Internacional PCT/EP2006/002070 del 1 de marzo de 2006. 2.2.

El 30 de noviembre de 2009, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 610, sin que se hubiesen presentado oposiciones por parte de terceros. 2.3. Mediante Oficio 17226 notificado el 2 de octubre de 2012, la División de Nuevas Creaciones de la SIC, después de realizar el correspondiente examen de patentabilidad, formuló observaciones al pliego de reivindicaciones presentado. 2.4.

El 28 de diciembre de 2012, Glaxosmithkline contestó las objeciones realizadas por la División de Nuevas Creaciones de la SIC e incluyó un nuevo capitulo reivindicatorio. 2.5. Por Resolución 1550 del 28 de enero de 2013, el Superintendente de la SIC resolvió denegar la patente en cuestión, toda vez que consideró que dicha invención carecía del requisito de nivel inventivo. 2.6.

El 5 de marzo de 2013, Glaxosmithkline interpuso recurso de reposición contra la Resolución 1550. 2.7. Por Resolución 55393 del 18 de septiembre de 2013, el Superintendente de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 1550. 2.8. El 18 de febrero de 2014, Gtaxosmithkline presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado. 2.9.

El 14 de julio de 2014, la SIC contestó la demanda. 2.1O. Mediante Auto del 28 de abril de 2014, ta Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda. Radicación PCT/07-101632. 2 Proceso 425--IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 21 de 51 2.11. Mediante Auto del 9 de septiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 3.

Argumentos de la demanda de Glaxosmithkline 3.1. Las resoluciones acusadas trasgredieron las normas de la Comunidad Andina, toda vez que la invención solicitada sí tiene nivel inventivo, motivo por el cual no puede ser considerada como derivada de manera obvia del estado de la técnica ni mucho menos considerada evidente para una persona del oficio versada en química farmacéutica. 3.2.

La SIC no realizó un análisis técnico válido respecto de la materia revelada en el capítulo reivindicatorio, por lo que interpretó erróneamente los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486. 3.3. No es cierto el argumento de la SIC, según el cual una persona medianamente versada en la materia incluiría el adyuvante enseñado en el documento D5 en la composición divulgada en el documento 04. 3.4.

Las enseñanzas de los documentos 042 y 053 de ninguna manera habrían podido sugerir de manera evidente a las personas medianamente versadas en la materia técnica que la novedosa composición inmunogénica revelada en la invención denegada actúa como una vacuna efectiva para la prevención del virus de varicela zóster. 3.5. El informe D4 da indicios teóricos de que la proteína GE podría ser incluida en una vacuna.

A diferencia de la presente solicitud que es para la prevención de una infección inicial del Virus de Varicela Zóster. 3.6. Para los autores del documento 04 la protefna GE no es suficiente para prevenir la infección del virus varicela-zóster. 3.7. La solicitud de patente ha sido concedida en Estados Unidos de América, bajo número US 7939084, lo que evidencia un indicio de que la materia técnica revelada en la solicitud de patente en cuestión cumple con los requisitos de patentabilidad. 2 D4: VIRUS RESEARCH 40 (1996)199-204, "PURIFICATION, CHARACTERIZATION AND IMMUNOGENICITY OF RECOMBINANT VARICELLA-ZÓSTER VIRUS GLYCOPROTEIN GE SECRETEO BY CHINESE HAMSTER OVARY CELLS", publicado en íebrero de 1996.

J D5: W00232450, "VACCINES", publicado el 25 de abril de 2002. 3 Proceso 425-IP-2016 GACETA OFICIAL 4. 26/04/2017 22 de 51 Argumentos de la contestación de la SIC 4.1. La solicitud no contiene evidencia de que el proceso reivindicado proporcione efectos técnicos inesperados o superiores para una persona versada en la materia. 4.2.

Los actos acusados se fundaron en lo dispuesto en los Artículos 14 y 18 de la Decisión Andina, toda vez que el objeto de la solicitud carece de nivel inventivo al surgir del estado de la técnica lo que se evidencia con las pruebas documentales D4 y D5, cuyas revelaciones específicas permiten al técnico de nivel medio llevar a cabo la invención propuesta. 4.3.

La solicitud no demostró que la invención sea ventajosa frente a una nueva vacuna que comprenda la proteína GE o un derivado inmunogénico del mismo en combinación con otro coadyuvante. 4.4. Las reivindicaciones 1 a 9 de la invención no cumplen con el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se derivan de manera evidente del estado de la técnica los documentos considerados como antecedentes D4 y D5, pues los conocimientos integrantes del estado del arte anteriores a la fecha de la prioridad invocada conducen de manera obvia a la invención propuesta.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4• En ese sentido, teniendo en cuenta la materia controvertida del caso, se interpretará únicamente el Artfculo 18 de la Decisión 486, el cual desarrolla el nivel inventivo y el estado de la técnica.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. Nivel inventivo y estado de la técnica. Autonomía de la oficina nacional de patentes para tomar sus decisiones. 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Artfcu/o 14.- Los Pafses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de fa tecno/ogia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.· "Articulo 18.• Se considerará que una invención tiene nivel Inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.• 4 Proceso 425-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Nivel inventivo y estado de la técnica 23 de 51 1.1. Se analizará este tema toda vez que la patente solicitada en el proceso interno fue denegada por carecer de nivel inventivo. Asimismo, la demandante Glaxosmithkline señaló en su demanda que la invención solicitada sí tendría nivel inventivo, por lo que no puede ser considerada como derivada de manera obvia del estado de la técnica ni evidente para una persona del oficio versada en química farmacéutica. 1.2.

En relación con el requisito de nivel inventivo, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica." 1.3.

Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.s 1.4.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.6 1.5.

Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios7: 5 Ibídem, p.12. 6 De modo reíerenclal, ver I nlerpretación Prejudicial expedida en el Proceso 141-IP-2015 de racha 20 de julio de 2015. p. 11. 7 Cír. Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina.

Secrelaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad lnleleclual y Oficina Europea de Palenles. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en: hllp://www.comunidadandlna.org/public/patenles.pdí. (Consulta: 18 de agosto de 2016). 5 Proceso 425-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 24 de 51 - El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. - El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.

La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. - El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. - Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. - En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. 1.6.

Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: (i) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿ qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. 6 Proceso 425-IP-2016 GACETA OFICIAL (iii) 26/04/2017 25 de 51 Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

"( ) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio considerarla de todos modos (...)'ª - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.

Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos." La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características •9 - "...

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto 8 Ibídem. 9 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-IP-2015 de fecha 20 de julío de 2015. p. 11. 7 Proceso 425-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 26 de 51 inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo '1 º - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: • • • ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;

¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 1.7. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 2. Autonomía de la oficina nacional de patentes para tomar sus decisiones 2.1.

La demandante ha sostenido que la solicitud de patente ha sido concedida en Estados Unidos de América, bajo número US 7939084, lo que según ella serla un indicio de que la materia técnica revelada en la solicitud de patente en cuestión cumple con los requisitos de patentabilidad. 2.2. Sobre el particular cabe señalar que el sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas de patentes de cada país miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el Capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad. 11 10 lbldem. 11 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 38-IP-2012 de fecha 1 de junio de 2012. 8 Proceso 425-IP�2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 27 de 51 2.3.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones 12. 2.4. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado lo siguiente: "Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras ( ) las ponen en contacto, ( ) sin que Jo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. '113 2.5.

En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de patentes significa que estas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras oficinas competentes; es decir, el examen realizado por otras oficinas no es vinculante para la oficina de patentes del respectivo país miembro. 14 2.6.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o no de la patente de invención. 1 5 2.7.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto. 16 2.8.

Con ello no se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que esta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. 17 t fe ip ao 1l En la Interpretación Prejudicial 110-IP-2008, el Tribunal desarrolló relativo a la autonomía de fa oficina de registro marcarlo para tomar sus decisiones, lo cual es aplicable al presente caso. 13 Ver Interpretación Prejudicial reca!da en el Proceso 71-IP-2007 del 15 de agosto de 2007, ° publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1553, de 15 de octubre de 2007. 14 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 38-IP-2012 de fecha 1 de Junio de 2012. 1ili Ibídem. 18 Ibídem. 11 Ibídem. 9 Proceso 425-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 28 de 51 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2014-00117, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. \tlJ,/' Cecilia Lulsa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGIST DO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

J. r{ �l Cecilia [uisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA 10 Proceso 425-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 29 de 51 Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11 GACETA OFICIAL 26/04/2017 30 de 51 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso 448-IP-2016 Asunto 1 nterpretación Prejudicial Consultante Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante 17811-2013-13443 Referencia involucradas Marcas (denominativa) vs (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac.

GYNOFIL GYNOX-TEEN VISTOS El Oficio 7171-TCA-DQ-COO del 10 de agosto de 2016, recibido el 18 de agosto de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, del Literal a) del Articulo 82 y de los Artículos 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno N º 17811-2013-13443; y, Auto del 9 de septiembre de 2016, mediante el cual el Tribunal Andino admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Laboratorios Spai-Sons Limitada Demandado Industrias, de Ministerio Integración y Pesca; Comercio, Proceso 448-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 31 de 51 Procuraduria General del Estado, Dirección Nacional de Propiedad Industrial y Laboratorios Kressfor de Colombia S.A. 2. Hechos relevantes 2.1.

El 6 de mayo de 1994, Laboratorios Kressfor de Colombia S.A. (en adelante, Kressfor) solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro de la marca GYNOFIL (denominativa) para distinguir productos de la Clase 51 de la Clasificación Internacional de Niza.2 2.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 352. 2.3.

Dentro del término legal, el 1 de diciembre de 1994, la solicitud fue objetada por Laboratorios Spai-Sons Limitada (en adelante, Spai­ Sons) con base a la marca GYNOX-TEEN, en trámite de registro, para distinguir productos todos los productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza3 • 2.4. Por Resolución 0955960 del 18 de junio de 1996, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial declaró infundada la observación presentada y otorgó el registro de la marca de producto GYNOFIL, al considerar que el único elemento en común que comparten los signos en conflicto es el prefijo GYNO, el cual es utilizado comúnmente por casi todos los fabricantes o laboratorios de productos farmacéuticos con relación a productos ginecológicos, por lo que no se inducirá a confusión a los consumidores. 2.5.

El 16 de septiembre de 1996, Spai-Sons presentó demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, a fin de anular la Resolución 0955960, argumentando en su primer fundamento de hecho que la marca GYNOX-TEEN, de propiedad de su representada, se encuentra registrada en Ecuador para distinguir productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Clase 5: productos farmacéuUcos, veterinarios e higiénicos: productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para estampación de dentaduras; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos. 2 Expediente administralivo 47271/94. 3 A la fecha de presentación de la objeción, las marcas de la opositora aún se encontraban en trámite.

Las mismas fueron otorgadas con fecha 21 de marzo de 1995 con Titulo N º DNPl0882-95-M lClP (Clase 3) y Titulo N º DNPl-0889-95-MlCIP (Clase 5). 2 Proceso 448-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 32 de 51 2.6. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito admitió la demanda y ordenó notificar al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; a la Procuraduría General del Estado, a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y al tercero interesado Laboratorios Kressfor de Colombia S.A. 2.7.

El 3 de diciembre de 1996, Laboratorios Kressfor de Colombia S.A. contestó la demanda contencioso administrativa 2.8. El 18 de febrero de 1997, la Procuraduría General del Estado contestó la demanda contencioso administrativa. 2.9. El 8 de junio de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda de Spai-Sons 3.1. Según la doctrina, las marcas en conflicto, deben ser apreciadas en conjunto y no separadamente; por lo que existe una semejanza gráfica­ visual y fonética susceptible de inducir a confusión al consumidor. Además, ambos signos son creaciones de fantasía, razón por la cual no es posible realizar una comparación conceptual, sino una comparación gráfico-visual y fonético-auditiva. 3.2.

Las marcas en conflicto están destinadas a proteger productos comprendidos dentro de la misma clase internacional, lo que causa grave perjuicio a su empresa. 3.3. La resolución emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial contiene un grave error al señalar que entre los signos en conflicto "no existen semejanzas determinantes que puedan inducir a error al público consumidor" y concede el registro de la marca observada. 3.4.

La marca GYNOX-TEEN se encuentra registrada en Colombia y ha sido utilizada desde hace varios años siendo famosa y notoriamente conocida, conforme lo demostrará oportunamente. 4. Argumentos del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca No obra en el expediente la contestación del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca. 3 Proceso 448-IP-2016 GACETA OFICIAL 5. 26/04/2017 33 de 51 Argumentos de la contestación de la Procuraduría General del Estado 5.1.

Deduce las siguientes excepciones: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Improcedencia de la demanda por no reunir los requisitos previstos en los Artfculos 3 y 30 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa y por no precisar fundamentos de derecho, por lo que impugna el auto de calificación de la demanda.

Legitimidad del acto impugnado. Caducidad del derecho de la parte aclara y prescripción de la acción. 6. Argumentos de la contestación de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial No obra en el expediente la contestación de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 7. Argumentos de la contestación de Kressfor: 7.1. Deduce las siguientes excepciones: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada.

Negativa total sobre la base que el actor tenga derecho de impedir el registro de la marca "GYNOFIL" solicitada por Laboratorios Kressfor de Colombia S.A. Los signos son completamente diferentes, por lo que no existiría confusión, dado que la raíz GYNO es comúnmente usada en el lenguaje farmacéutico con relación a productos ginecológicos.

El conjunto de elementos de las marcas son las que marcan individualidad de cada una de las marcas en cuestión. Los productos deben ser apreciados por el público consumidor, en este caso especializado, donde se utilizan términos comunes sobre la cualidad del producto y se los individualiza con términos de fantasía unidos a estos, logrando que el público los identifique. 4 Proceso 448-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 34 de 51 La actora manifiesta que la marca de su propiedad GYNOX-TEEN se encuentra registrada en la República de Colombia, país del domicilio principal de su empresa manifestando que es famosa en ese pais, utilizada desde hace varios años y notoriamente conocida en ese país y en el Pacto Andino, por lo que resulta extraño que la actora pretenda impedir el registro de la marca GYNOFIL de su propiedad en el Ecuador, ya que en Colombia no ha existido una oposición al registro y peor aún a la comercialización del producto bajo esa denominación. Tiene y ha mantenido un mercado extendido y notorio en el Pacto Andino y a nivel mundial, incluso en Ecuador.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, del Literal a) del Artículo 82 y de los Artículos 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4 2. No procede la Interpretación Prejudicial de las siguientes normas: Artículos 81 y Literal a) del Artículo 82 de la Decisión 344, debido a que la materia controvertida no gira en torno a la distintividad intrínseca del signo solicitado sino a la posibilidad de que éste 4 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.• "Articulo 81.· Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de fas productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Articulo 82.. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al articulo anterior;

( )" "Articulo 93.- Dentro de los treinta dlas hábifes siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legitimo Interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente articulo, se entenderá que también tiene legitimo interés para presentar observaciones en los demás Paises Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Palses Miembros".

"Artfculo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no Incurriendo ésta en las causales del articulo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de los treinta dlas hábfles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este articulo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada". 5 Proceso 448-IP·2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 35 de 51 resulte confundible con signos distintivos registrados a favor de un tercero. Artículos 93 y 95 de la Decisión 344 debido a que no es materia controvertida el procedimiento de observación formulado en sede administrativa. 3.

Procede interpretar de oficio los Literales a), d) y e) del Articulo 83 y el Artículo 84 de la Decisión 3445, debido a que dichas normas versan sobre los argumentos planteados por las partes en el procedimiento. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

Comparación entre marcas denominativas compuestas. Marcas farmacéuticas. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. La marca notoriamente conocida. Conexión competitiva entre productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. 3. 4. 5. 5 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.· "Articulo 83.· Asimismo, no podrán registrarse coma marcas aqueflos signos que, en relación con derechas de terceros, presenten algunos de las siguientes impedimentas: a) Sean idénticos o se asemejen en forma que puedan Inducir al público a e"or, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para las mismos productos o servfclas, o para productos o servicios respecta de las cuales el usa de la marca pueda inducir al púbfico a e"°';

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traduccfón o /a transcripción total o parcia/, de un signa distintivo notoriamente conocido en el país en el que se soficita et registro o en el comercio subregianal, o Internacional sujeta a reciprocidad, por los sectores Interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en las que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Articulo 84. - Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, /os siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordad: b) La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) Et análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca". 6 Proceso 448-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 36 de 51 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado GYNOFIL (denominativo) y la marca registrada GYNOX-TEEN (denominativa) son confundibles o no (susceptibles de inducir a error), es pertinente analizar el Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) ( )" sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; 1.2.

Las prohibiciones contenidas en el Articulo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

El error podría generarse por confusión o por asociación. 1.3. Como se desprende del Artículo 83 de la Decisión 344, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 6 a) 6 El riesgo de confu sión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 265-IP-2014 del 26 de febrero de 2015 y 31-IP-2004 del 9 de junio de 2004. 7 Proceso 448-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 37 de 51 producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4.

Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 7 a) b) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:8 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. 7 Ibídem. 8 Ibídem. 8 Proceso 448-IP·2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 38 de 51 b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, así como en el criterio del consumidor especializado, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de las Clases 3 y 5, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la selección de los artículos. 9 (ii) Criterio del consumidor especializado: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo selectivo: es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más 9 Ver Interpretación Prejudicial 411·1P·2015 de 1 de septiembre de 2016. 9 Proceso 448-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 39 de 51 prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1 º 1.6.

Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre marcas denominativas compuestas 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado GYNOFIL (denominativo) y la marca registrada GYNOX­ TEEN (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 11 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 12 2.3. En consecuencia, al realizar la comparac1on entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas: 13 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 10 Ver lnlerpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de Junio de 2016. 11 Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 1O de junio de 2016. 12 Ibídem. 13 Ibídem. 10 Proceso 448-IP-2016 GACETA OFICIAL b) 26/04/2017 40 de 51 Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario 14• Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport­ ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.1s Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. e) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 14 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "lexema·: Unidad mlnima con significado léxico que no presenta morfemas gramaUcales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, terr, en enterráis. 15 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "morfema•: Unidad mínima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y­ es. Por oposición a lexema, morfema gramatical: p. ej., de, no, yo, el, ar, -s. -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 11 Proceso 448-IP-2016 GACETA OFICIAL e) 26/04/2017 41 de 51 Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: 1s a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.5.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o 16 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en tos Procesos 529,IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de íecha 10 de junio de 2016. 12 Proceso 44S.IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 42 de 51 asoc1ac1on que pudiera existir entre el signo solicitado GYNOFIL (denominativo) y la marca registrada GYNOX-TEEN (denominativa). 3.

Marcas farmacéuticas. Partículas de conformación de marcas farmacéuticas uso común en la 3.1. Dado que el signo solicitado "GYNOFIL" (denominativo) y la marca registrada "GYNOX-TEEN" (denominativa) amparan productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. 3.2.

Sobre el particular, este Tribunal ha señalado que el examen de estos signos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.17 3.3. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado señalando que lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. 3.4. El criterio jurisprudencia! concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias, estableciendo lo siguiente1 ª: "Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno'� 3.5.

Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo 17 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 8-IP-2013 del 15 de marzo de 2013. 18 Ver a modo referencial la lnlerpretación Prejudicial en el Proceso 30.lP-2000, del 2 de junio de 2000. 13 Proceso 448-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 43 de 51 recomendable en estos casos es aplicar. al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas. 19 3.6.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas qulmicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente 3.7.

En el presente caso, la demandada manifiesta que los signos son completamente diferentes, por lo que no existiría confusión, dado que la raíz GYNO es comúnmente usada en el lenguaje farmacéutico con relación a productos ginecológicos, por lo que resulta pertinente determinar si dicha partlcula es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza para, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto. 3.8.

Al respecto, cabe reiterar lo señalado por el Tribunal en reiterados pronunciamientos: Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partlcula común. w El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general20• En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. 19 Ver a modo referencial Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso N° 68-IP-2001. de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficíal del Acuerdo de Cartagena 765, de 27 de febrero de 2002. 20 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas asl configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partlculas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcaría. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles� OTAMENDI Jorge.

Derecho de Marcas. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2002. P. 191. 14 Proceso 448-IP·2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 44 de 51 Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes".21 3.9.

Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 3.1 O. Es pertinente señalar que la palabra o frase que constituye un término técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, puede también tener esa naturaleza con relación a los productos o servicios de otra clase, si es que entre ellos hay vinculación o conexión competitiva.

Sin embargo, considerando la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, habrá situaciones en las que, pese a existir dicha vinculación o conexión competitiva, la palabra o frase que es un término técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, no lo será con relación a los productos o servicios de otra clase. 3.11.

Dicho en otras palabras, que una palabra o frase sea un término técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, no implica que también lo sea, necesariamente, respecto de los productos o servicios de otra clase, pese a existir entre ellos vinculación o conexión competitiva. El hecho de que se dé esta circunstancia -la vinculación o conexión competitiva-, no significa que haya que efectuar una extrapolación automática, sino que habrá que considerar, caso por caso, si lo que califica como término técnico, descriptivo o de uso común para los productos o servicios de una clase también califica como tal con relación a los productos o servicios de otra clase. 3.12.

De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si la partícula GYNO es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 21 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial de 03 de diciembre de 2013, expedida en el Proceso 182-IP·2013. 15 Proceso 448-IP·2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 45 de 51 signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 4.

La marca notoriamente conocida 4.1. Spai- Sons alegó que la marca GYNOX-TEEN se encuentra registrada en Colombia y ha sido utilizada desde varios años siendo famosa y notoriamente conocida conforme lo demostrará oportunamente. 4.2. En ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artf culo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en sus Literales d) y e), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 83.- Asimismo, na podrán registrarse como marcas aquellas signas que, en relación con derechos de terceras, presenten algunos de las siguientes impedimentos: (... ) d) constituyan una reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocida en el país en el que se solicita el registro o en el comercia subregianal, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el usa del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicias distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionaria sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; f) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para las cuales se solicita el registro. ( )".3. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 4.4.

El Artículo 84 de la Decisión 344 analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. 4.5. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un 16 Proceso 448-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 46 de 51 signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella22, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad. 4.6.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición23. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artfculo previamente citado. 4.7. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los cuales se le debe resguardar.

Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario: 24 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. e) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: 22 lbldem. 23 lbidem. 24 lbidem. 17 Proceso 448-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 47 de 51 "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia'� 25 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. 2a d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o seivicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 27 4.8. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, asi como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. 28 4.9.

Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. Consecuentemente, se deben analizar todos los Z5 MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada.

Civitas, Madrid, 1995, p. 283. Z6 De modo rererencial ver la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 66-IP-2015, p. 19. 27 Ibídem. 28 De modo rererencial ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 18 Proceso 448-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 48 de 51 elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar si se configura el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. 5.

Conexión competitiva entre productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza 5.1. Considerando lo expuesto por las partes, dado que el signo solicitado pretende identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y los signos fundamento de la oposición identifican productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza corresponde analizar el tema referido a la posible conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada. 5.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. 5.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 29 5.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. 29 Ver a modo referencial la lnterprelación Prejudicial expedida en el Proceso 095-IP-2008 de fecha 27 de oclubre de 2008. 19 Proceso 448-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 49 de 51 La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o seivicio) es competidor de otro producto (o seivicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y seivicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un seivicio y un producto puede ser el seivicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o seivicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o seivicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o seivicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprendan con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. 20 Proceso 448-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 50 de 51 Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios criterios en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-13443, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artfculo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA ' Hugo Ramiro Gómez pac MAGISTRADO 21 Proceso 448-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 51 de 51 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.., ñ/ t t}/Í � Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notiflquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22