Año XL - Número 5350 Lima, 27 de octubre de 2023 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 285-IP-2022 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada por medios telemáticos¹ el 23 de octubre de 2023, adopta por unanimidad el presente auto PROCESO 300-IP-2022 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada por medios telemáticos¹ el 23 de octubre de 2023, adopta por unanimidad el presente auto PROCESO 314-IP-2022 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada por medios telemáticos¹ el 23 de octubre de 2023, adopta por unanimidad el presente auto Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 27/10/2023 2 of 14 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 285-IP-2022 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada por medios telemáticos1 el 23 de octubre de 2023, adopta por unanimidad el presente auto.

VISTOS: El Oficio TSJ-SCCASAII-N°569/2022 de fecha 3 de agosto de 2022 recibido vía Courier el 19 de agosto de 2022, mediante el cual la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó la interpretación prejudicial a fin de resolver el proceso interno 13/2018.

La resolución de 28 de mayo de 2020, mediante la cual la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia dispone solicitar la interpretación de la Decisión 486 ─ «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486).

La solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal Andino de Justicia en la que la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia indica como normas de relevancia en el ordenamiento andino cuya interpretación se requiere los artículos 154, 134 y 136 de la Decisión 486.

Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP2022, 261-IP-2022, 350-IP-20222 y 391-IP-20223, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) reconoció que «el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto». 1 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf 3 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf GACETA OFICIAL 27/10/2023 3 of 14 Proceso 285-IP-2022

CONSIDERANDO

Que el mecanismo de interpretación prejudicial tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, por parte de los jueces nacionales4 que deben resolver una controversia en la que tengan que aplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento;

Que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;

Que en el presente proceso la autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 y 154, de la Decisión 486; Que el artículo 134 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 344-IP-2022 del 11 de abril de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205154.pdf Que de todos los temas controvertidos en el proceso interno, según consta en la documentación remitida por la autoridad consultante, el que a juicio de este Tribunal está vinculado con el artículo 136 de la Decisión 486 es el presunto riesgo de confusión entre un signo solicitado a registro y una marca, lo cual está regulado en el literal a) del referido artículo;

Que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 350IP-2022 del 13 de marzo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf Que el artículo 154 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf Que, adicionalmente, la autoridad consultante realizó las siguientes preguntas: 1. 4 «¿Cuál es la naturaleza jurídica de la acción de cancelación?» Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del TJCA. 2 GACETA OFICIAL 27/10/2023 4 of 14 Proceso 285-IP-2022 2. «¿Cómo se acredita el interés legítimo para interponer la acción de cancelación?» Para dar respuesta a estas preguntas, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.1. a 1.5. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 426-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023 (ver páginas 7 a 9); disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205155.pdf 3. 4. 5. 6. «¿Cuál es la condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso?» «¿Cuáles son los supuestos para determinar que una marca se encuentra en uso?» «¿Qué se entiende por uso real y efectivo?» «¿Qué se entiende por intensión de uso?» Para dar respuesta a estas preguntas, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 4.1. a 4.17 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 426-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023 (ver páginas 11 a 15); disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205155.pdf De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: DECIDE:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, dentro del proceso interno 02/2018 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 350-IP-2022, 344-IP-2022, 426IP-2022 y 243-IP-2022, la cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023; 5154 del 12 de abril de 2023; 5155 del 12 de abril de 2023; y 5187 del 22 de mayo de 2023, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de la presente providencia. 3 GACETA OFICIAL 27/10/2023 5 of 14 GACETA OFICIAL 27/10/2023 6 of 14 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 300-IP-2022 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada por medios telemáticos1 el 23 de octubre de 2023, adopta por unanimidad el presente auto.

VISTOS: El Oficio 8338-2019-0-S-5taSECA-CSJLI-PJ de fecha 1 de agosto de 2022, recibido vía correo electrónico el 22 de agosto de 2022, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 ─ «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno 8338-2019-0-1801-JR-CA-26.

Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP2022, 261-IP-2022, 350-IP-20222 y 391-IP-20223, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) reconoció que «el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto».

CONSIDERANDO

Que el mecanismo de interpretación prejudicial tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, por parte de los jueces nacionales4 que deben resolver una controversia en la que tengan que aplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento; 1 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf 3 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf 4 Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del TJCA.

GACETA OFICIAL 27/10/2023 7 of 14 Proceso 300-IP-2022 Que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;

Que en el presente proceso la autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486; Que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 145IP-2022 del 13 de marzo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf Que, adicionalmente, la autoridad consultante realizó las siguientes preguntas: 1. «¿Se pueden considerar confundibles una marca denominativa y un signo mixto que, a pesar de contener elementos adicionales que los harían diferentes, comparten un mismo término relevante? En este caso ¿cómo debe evaluarse la conexión competitiva entre ellos, si uno distingue productos y el otro servicios?» 2. «¿El hecho de que algunos de los productos que distingue el signo mixto pueden ser utilizados en la prestación de los servicios que identifica la marca registrada, determina la existencia de vinculación competitiva?» Para dar respuesta a estas preguntas, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.10. y 3.1. a 3.7. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 145-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023 (ver páginas 13 y 18 a 21); disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf 3.

¿En el caso de que el solicitante del registro de una marca tenga inscrita otra marca con el mismo elemento denominativo relevante en la misma clase, dicho registro previo le otorga algún derecho especial o preferente para obtener el nuevo registro? No, el registro previo de una o varias marcas no genera ningún derecho especial frente a una nueva solicitud de registro.

En todos los casos la oficina nacional competente deberá realizar de oficio el respectivo examen de registrabilidad, sobre el particular, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 5.1. a 5.6. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 344-IP-2022 del 11 de abril de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del 2 GACETA OFICIAL 27/10/2023 8 of 14 GACETA OFICIAL 27/10/2023 9 of 14 GACETA OFICIAL 27/10/2023 10 of 14 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 314-IP-2022 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada por medios telemáticos1 el 23 de octubre de 2023, adopta por unanimidad el presente auto.

VISTOS: El Oficio 246-2020-0-S-5taSECA-CSJLI-PJ de fecha 8 de agosto de 2022, recibido vía correo electrónico el 26 de agosto de 2022, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literal a) y 151 de la Decisión 486 ─ «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno 246-2020-0-1801-JR-CA-26.

Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP2022, 261-IP-2022, 350-IP-20222 y 391-IP-20223, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) reconoció que «el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto».

CONSIDERANDO

Que el mecanismo de interpretación prejudicial tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, por parte de los jueces nacionales4 que deben resolver una controversia en la que tengan que aplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento; 1 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf 3 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf 4 Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del TJCA.

GACETA OFICIAL 27/10/2023 11 of 14 Proceso 314-IP-2022 Que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;

Que en el presente proceso la autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literal a) y 151 de la Decisión 486; Que los artículos 136 (literal a) y 151 de la Decisión 486 constituyen un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 145-IP-2022 del 13 de marzo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf Que, adicionalmente, la autoridad consultante realizó las siguientes preguntas: 1. «¿Cómo se debe evaluar la solicitud de registro de marca del signo denominativo cuando hay un signo mixto registrado que distingue productos en la misma clase?» Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.10. 3.1. a 3.7. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 145-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023 (ver páginas 13 y 18 a 21); disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf 2. «¿En el análisis cómo se consideran los términos que están en inglés?¿Cómo se determina si un término del signo es de fantasía?¿Cómo se determina si el consumidor tiene conocimiento del término en el territorio aunque el signo esté en un idioma extranjero?» Para dar respuesta a esta pregunta y con relación a los aspectos relacionados con los signos conformados por palabras en idioma extranjero, autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 4.2. a 4.7. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 315-IP-2021 del 21 de septiembre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5058 del 19 de octubre de 2022 (ver páginas 44 y 45); disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205058.pdf Adicionalmente, con relación a los aspectos relacionados con las marcas de fantasía, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.2. a 2.4. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 23-IP-2022 del 2 GACETA OFICIAL 27/10/2023 12 of 14 Proceso 314-IP-2022 15 de diciembre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5114 del 21 de enero de 2023 (ver páginas 57 y 58); disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf 3. «¿En el análisis de registrabilidad y el riesgo de confusión, una marca constituida sólo por denominaciones o una denominación puede ser objeto de evaluación desde el punto de vista gráfico o figurativo o sólo corresponde evaluarla desde un aspecto fonético y conceptual?» Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.3. y 2.1. a 2.3. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 145-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023 (ver páginas 5 a 6 y 8 a 10); disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf 4.

¿Es relevante en el análisis de registrabilidad de un signo que se evalúe los rubros en los que se utilizan los signos en el mercado?¿Cómo se determina si no existe conexión competitiva entre los productos que distinguen dos signos distintivos para productos de una misma clase? Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 3.1. a 3.7. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 145-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023 (ver páginas 18 a 21); disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf 5. «¿El hecho de que no se hayan presentado oposiciones al registro, implica que el titular de una marca registrada que no se opuso, considera que no se afectan sus derechos con el registro?¿Hay una presunción al respecto?» No existe una presunción sobre el particular.

El hecho que el titular de una marca no presente oposición al registro de un signo distintivo puede originarse en múltiples factores, razón por la cual, corresponde que la oficina nacional competente realice de oficio el respectivo examen de registrabilidad, aún en aquellos casos en los que no se presenten oposiciones. Al respecto, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 5.1. a 5.11. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 342-IP-2022 del 6 de septiembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5303 del 7 de septiembre de 2023 (ver páginas 41 a 43); disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205303.pdf 3 GACETA OFICIAL 27/10/2023 13 of 14 GACETA OFICIAL 27/10/2023 14 of 14