PROCESO 27-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el doctor, Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Doctor Manuel S. Urueta Ayola. Interpretación de oficio del artículo 96 de la decisión 344.
Actor: Floriberto Ríos Vásquez, Caso marca “RIOFLEX”. Expediente Interno Nº 4128. Quito, 18 de noviembre de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola, en oficio Nº 658 solicita a este Tribunal comunitario interpretación prejudicial de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Que la consulta se ajusta a lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal indicándose el nombre del Tribunal que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento cuya interpretación se requiere; el lugar y dirección en donde el despacho judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación: “ º El señor Floriberto Ríos Vásquez es propietario del establecimiento de comercio denominado RIOFLEX, cuya actividad comercial es la fabricación y distribución de acoples para agua caliente y fría. “2º El nombre comercial adoptado por el accionante para su negocio está íntimamente relacionado con su nombre y apellido, lo cual se aprecia al ser desglosado de la manera siguiente: la partícula RIO corresponde al apellido Ríos; la partícula FL corresponde al nombre de Floriberto, la que a su vez adicionada a la partícula EX constituye la característica de flexibilidad del producto comercializado.
“3º El demandante utilizó el nombre comercial RIOFLEX con anterioridad a que fuera solicitado el registro de la marca por Jorge Enrique Méndez Segura. “4º El señor Méndez Segura, quien era conocedor de la actividad comercial desarrollada por el demandante, así como del nombre empleado por éste, solicitó el 5 de diciembre de 1995 el registro de la marca Rioflex en la Clase 11 para el mismo tipo de productos, solicitud que fue radicada bajo el número 95.057604 en la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
“5º Surtido el trámite de ley, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la resolución núm. 6900 de 18 de marzo de 1996 concedió el registro de la marca nominativa Rioflex a favor de Jorge Enrique Méndez Segura y expidió el Certificado de Registro núm. 185.391, por el término de 10 años, para distinguir productos de la Clase 11, Clasificación Internacional de Niza ”.
Además del informe sucinto de los hechos este Tribunal considera de interés para enmarcar legalmente la interpretación que a continuación se expide, hacer una síntesis de algunos aspectos adicionales contemplados en el proceso interno sujeto a consulta. La Demanda Sostiene la demanda que el señor Florentino Ríos Vásquez es dueño del establecimiento comercial RIOFLEX inscrito en el registro mercantil de Bogotá el 29 de agosto de 1995 y la principal actividad del establecimiento es la fabricación y distribución de acoples para agua caliente y agua fría. El nombre comercial está ligado a su vez a su nombre y apellido así: la partícula RIO corresponde a su apellido; la partícula FL corresponde al nombre y la partícula EX constituye la característica de flexibilidad del producto.
Sostiene que desde su inscripción el actor ha venido explotando comercialmente su actividad y la utilización del nombre RIOFLEX se ha dado con anterioridad al registro del signo idéntico por el señor Jorge Enrique Méndez Segura quien lo solicitó el 5 de diciembre de 1995 para la clase internacional 11, que protege el mismo tipo de productos que fabrica el demandante.
Considera el actor violados los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 en consonancia con el artículo 586 numeral 3º del Código de Comercio colombiano que prohiben el registro de cualquier marca que se asemeje en forma que pueda inducir a error al público, a un nombre comercial o a una enseña utilizados anteriormente en Colombia por un tercero. Sostiene que en el presente caso la marca cuya anulación se solicita en el proceso interno no sólo es semejante sino idéntica al nombre comercial de su propiedad, habiendo sido registrada para la misma actividad y el mismo tipo de producto.
Por lo anterior considera que la Resolución Nº 6900 de 18 de marzo de 1996 que concede el registro a la marca RIOFLEX es atentatoria contra los preceptos mencionados por lo cual solicita su nulidad. Contestación a la Demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio.- La Superintendencia procede a contestar la demanda recalcando su competencia para expedir la resolución demandada, para lo cual afirma que la actuación administrativa surtida por la División de Signos Distintivos, en el caso en estudio, se ajustó a la ley y que la demandante no se opuso a la solicitud de registro de la marca RIOFLEX (nominativa).
Agrega que considera inequívoco que a la fecha de expedición de la resolución acusada la parte demandante no era la titular del registro marcario anterior sobre la marca RIOFLEX para amparar los productos de la clase 11 y agrega que la actora nunca interpuso los recursos procedentes en la vía gubernativa contra el acto administrativo acusado y “no ha solicitado ante la Oficina Nacional Competente el depósito del nombre comercial o de la enseña en que se destaque la expresión RIOFLEX”, para lo cual cita jurisprudencia del Consejo de Estado en donde se señala “que el titular, dueño o propietario de una marca, a la luz de las transcritas disposiciones, es únicamente el que ha adquirido tal derecho de conformidad con las pautas o exigencias de las normas pertinentes, lo cual se desprende del registro de la misma ante la Oficina Nacional Competente”.
Impugnación de la Demanda.- El señor Jorge Enrique Méndez Segura en su libelo de impugnación a la demanda sostiene que él había registrado y tiene vigente a su favor derechos sobre la denominación RIOFLEX desde el 2 de mayo de 1988, y arguye que entre las dos denominaciones “RIOFLEX” y “ACOFLEX”, ésta última registrada a su nombre, no hay tanta exclusividad como pretende resaltar el actor”.
Considera la actuación del demandante como competencia desleal toda vez que éste tenía una relación laboral con el demandado y así tuvo oportunidad de acceder a la marca ACOFLEX de éste. Sostiene la demandada que tiene exclusividad sobre el 80% de la nueva marca por razón de ser titular de la porción OFLEX e indica el origen de la composición de esta última.
Afirma que para defender el derecho sobre el nombre comercial RIOFLEX frente a terceros era necesario solicitar su depósito y obtener el correspondiente certificado tal como lo prescribe el artículo 102 de la Decisión 344. Indica que no puede darse mejor derecho al titular del nombre comercial sobre la marca RIOFLEX puesto que tiene el previo uso y exclusividad sobre parte de la denominación, OFLEX, desde hace más de diez años.
Por lo tanto considera que el nombre comercial RIOFLEX apenas tiene una expectativa pues “no basta con tener el derecho, sino además debe usarlo, invocarlo y acogerlo al amparo de la ley”. Asegura el demandado que el artículo 83 exige que las marcas o nombres comerciales deben cumplir determinados requisitos como es el de que esté registrado ya que si la legislación interna contempla un sistema de registro, se aplicará a los nombres comerciales las normas relativas a las marcas.
Que el Consejero ponente remite con la solicitud de interpretación prejudicial las siguientes piezas procesales: - Copia de la demanda y sus anexos, - Copia del auto admisorio de la demanda, - Copia de la contestación de la demanda por parte de un tercero interesado en las resultas del proceso, - Copia de la contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, - Copia de la corrección de la demanda, - Copia del auto que admite la corrección de la demanda, - Copia del expediente administrativo Nº 57604 del 5 de diciembre de 1995.
Que la solicitud se hace en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 y demás normas de la Sección Tercera del Capítulo III del Tratado de Creación del Tribunal y el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, por estar conociendo de un proceso de nulidad de normas jurídicas de derecho interno por supuesta violación de las Decisiones de la Comisión. Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su creación. El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N S I D E R A N D O: I. NORMAS QUE SE SOLICITAN INTERPRETAR El Tribunal acoge la solicitud de interpretación de las normas comunitarias requeridas por el juez consultante y decide que también es necesario dar alcance al artículo 96 de la Decisión 344, así: “ DECISION 344: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “b).- Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.
“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.
En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembros ”. II. PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES COMERCIALES.- Dentro de las causales de irregistrabilidad de una marca, en protección del derecho de terceros, el artículo 83, literal b) de la Decisión 344 comprende aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, dentro de los siguientes criterios: a) que el nombre comercial se encuentre protegido por la legislación interna del País Miembro respectivo, y b) que dadas las circunstancias hubiere lugar a inducir al público a error.
En cuanto al primero de los criterios señalados, éste debe entenderse concordante con el artículo 128 de la Decisión 344 como quiera que este último exige que la protección del nombre comercial se haga efectiva sin obligación de depósito o de registro. El artículo 83 literal b) de la Decisión 344 reprodujo el texto del precedente artículo 73 literal b) de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, cuya redacción era concordante con el anterior sistema comunitario en el que no se establecía la obligación a los Países Miembros de proteger los nombres comerciales sin la exigencia del registro, sino que se remitía la norma comunitaria al derecho interno. En países como Colombia que al momento de expedirse la Decisión 313 no habían adherido aún al convenio de París para la protección de la propiedad industrial la anterior disposición de la Decisión 313 se explicaba porque para aquella no existía la obligación de reconocimiento o protección de la propiedad industrial a nombres comerciales por el simple uso de los mismos.
Hoy, cuando el artículo 8o. del Convenio de París se encuentra en vigor para todos los Países Miembros, esa remisión debe entenderse hecha para efectos de permitir que internamente los países regulen aspectos tales como las condiciones de uso, la definición de nombre comercial y las circunstancias en las cuales se otorgará protección a él. El artículo 128 de la Decisión en comento, referido al nombre comercial, consagra como disposición novedosa la de que los Países Miembros deben proteger el nombre comercial sin la obligación de depósito o de registro, pero a continuación y en forma aparentemente contradictoria señala que en el caso de la legislación interna contemple un sistema de registro, se aplicarán las normas del Capítulo sobre marcas.
La duda está planteada pues, en términos de qué cosa sucede con la protección del nombre comercial cuando la legislación interna establece la posibilidad de dotarlo de un sistema de registro. Pues debe entenderse, claro está, que ese sistema de registro es el mismo establecido para la propiedad industrial en lo referente a marcas puesto que esa es la materia que regula la Decisión 344.
Para dilucidar este tema conviene hacer mención al planteamiento que en similar sentido hace la doctora Hildegar Rondón de Sansó en su obra “El Régimen de la Propiedad Industrial” (Editorial Arte, 1995, Caracas, pág. 235), a propósito de comentar el artículo 128 de la Decisión 344. Señala la autora: “La norma citada indica que el nombre comercial sea protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un sistema de registro.
En tal caso, tiene igual derecho el titular de una denominación no registrada al titular de una denominación registrada? Si se atiende a lo antedicho, esto es que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea.
“Por lo que atañe al sistema de registro, la Decisión 344 indica que en los países en que se prevea, se aplicarán las normas que ella establece para las marcas y la reglamentación que de las mismas haga el respectivo País Miembro”. El Tribunal no puede estar menos que de acuerdo con la interpretación de la autora citada atrás, que permite armonizar de un lado el régimen comunitario andino de protección al nombre comercial -obligatoria para los Países Miembros- con el artículo 8º del Convenio de París para la Protección Industrial, que establece obligación en similar sentido.
La conclusión necesariamente será la de que en lo que referente a la protección del nombre comercial frente a la marca y a la igualdad de derechos para quienes ostenten uno y otra, deberá darse aplicación al principio de la prioridad para definir el conflicto entre una marca y un nombre comercial; de esta manera puede decirse, como regla general, que un nombre comercial preexistente que reúna los requisitos exigidos para su protección, puede oponerse al registro de una marca.
De lo anterior cabe concluir que la remisión a la ley interna que hacen tanto el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 como su artículo 128 no implica, sinembargo, que el ordenamiento jurídico comunitario esté cediendo a la aplicación del principio de prelación o de precedencia del derecho de integración sobre el derecho interno, sino que el legislador andino ha permitido aplicar al nombre comercial el sistema de registro marcario, con lo cual se puede facilitar el reconocimiento público del nombre comercial y asegurar su protección. El autor Hermenegildo Baylos Corroza en su “Tratado de Derecho Industrial” (segunda edición, Editorial Civitas, 1993, pág. 848) hace la siguiente interpretación doctrinal del artículo 8º del Convenio de París que, para efectos de la obligatoriedad de protección al nombre comercial sin necesidad de registro, es exactamente aplicable al precepto legal contenido en el artículo 128 de la Decisión 344.
Señala el autor que “al declarar el artículo 8º del Convenio, que se protegerá el nombre comercial sin necesidad de registro, hay que entender que ello supone atribuir al nombre no registrado una protección plena que lógicamente implica la obtención del derecho exclusivo a su uso”. De acuerdo con la doctrina podría concluirse entonces que la protección del nombre comercial puede obtenerse por una doble vía: por el uso y por la inscripción o registro en la oficina nacional competente, pero que no hay precedencia, prelación o privilegio alguno entre una y otra forma de protección, sino que ambas tienen la misma validez si cumplen con los requisitos exigidos, y, finalmente que la solución al conflicto en el tiempo entre estos signos se determinará por la aplicación del principio prior tempore potior iure.
III. EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL.- Al señalar el artículo 128 de la Decisión 344 que el nombre comercial deberá protegerse sin obligación de depósito o de registro, está implícitamente aludiendo al requisito del uso o de la utilización del nombre como modo o forma de adquirir el derecho a la protección industrial, y es en este sentido en el que resulta aplicable a la Decisión 344 en el contexto del presente caso, la interpretación prejudicial que sobre el anterior artículo 117 de la Decisión 313 hizo este Tribunal en el proceso 20-IP-97, caso Manuelita, al referirse al uso del nombre comercial”.
“ La doctrina en forma generalizada se inclina por la tesis de que el nombre comercial está protegido por el uso más que por el registro. Así debe entenderse el inciso tercero del artículo 117 de la Decisión 313, el cual si bien dispone “que los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente ”, permite sinembargo complementar el régimen de la protección del nombre comercial con la “reglamentación” que para el efecto establezca la legislación de cada País Miembro.
Existe una expresa remisión, en este caso, a la legislación nacional la que se aplicará en todo cuanto no contradiga a la comunitaria, por estar revestida de su carácter preeminente y de aplicación directa. “Al no haber establecido la citada norma del artículo 117 de la Decisión 313 el registro del nombre comercial, como sí lo hace la legislación comunitaria categórica y expresamente con las marcas y los lemas comerciales, ha de concluirse en primer lugar, que el registro no impera como medio de obtener la protección al nombre comercial.
Descartándose la titularidad por la vía registral, la Decisión 313 se remitía al uso del nombre como requisito de protección, sin perjuicio, desde luego, de lo que dispusiera la legislación interna, que en este supuesto es complementaria de la ley comunitaria otorgándole la facultad para reglamentar todo lo concerniente al nombre comercial.
De lo cual se puede desprender que si la legislación nacional prescribió el registro como medio de obtener la protección, dicho registro no será en todo caso constitutivo del derecho, sino un medio eficaz de prueba de su uso. La referencia que el artículo 117 de la Decisión 313 hacía al Capítulo de Marcas “en lo que fuere pertinente” pudo haber creado la confusión sobre la necesidad de que el nombre comercial tenía que ser registrado para que se le confiriera un derecho exclusivo.
“Esta remisión a la legislación nacional, complementada con el artículo 120 de la indicada Decisión que disponía que “los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”, debía entenderse en el sentido de que el uso del nombre comercial confiere por sí derechos.
Pero no podía ampliarse con el criterio de que la legislación nacional tenía que exigir como requisito esencial el registro del nombre comercial, requisito, que como se anota, no está contemplado en la norma comunitaria. Se facultaba sólo a la legislación interna a proteger dicho uso sin necesidad del procedimiento de registro o, existiendo éste, a establecer uno en base al uso, que bien podía comprender un examen de registrabilidad de los signos para evitar la confusión con otros ya usados o registrados anteriormente o con las marcas ya registradas, pues éstas, según el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, estaban impedidas de registrarse si eran idénticas o se asemejaban a un nombre comercial protegido, siempre que las circunstancias pudieran conducir al público a error.
No habla esta norma de un nombre “registrado”, sino protegido, protección que en esencia radicaba en el uso y no en el registro. Si la norma hubiere querido establecer el requisito del registro tendría que haber hecho mención expresa de éste por ser una forma de adquirir un derecho. Al omitirse tal requisito, la protección nació del uso del nombre comercial, pudiendo los Países regular su registro como asunto formal y declarativo pero no constitutivo del derecho al uso exclusivo del nombre comercial ”.
De otro lado los autores que se ocupan de la forma como deberá verificarse el uso para que tenga la capacidad de otorgar vigencia al nombre comercial para hacerse valer como signo distintivo, señalan que: “el concepto de uso de una designación se vincula directamente con la función definitoria de ésta, o sea la de obrar como signo distintivo de una actividad.
Mientras un signo no opera en tal carácter, no es una designación y no puede hablarse de uso de ésta. “Sobre estas bases, para que exista uso será necesario que el empleo de la designación se haya exteriorizado saliendo de la órbita interna de la empresa o persona que lleva a cabo la actividad en cuestión ” “Los tribunales argentinos decidieron repetidas veces que era precisa la explotación efectiva del nombre comercial para adquirir la exclusividad que esa ley reconoce sobre el mismo”.
(Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, “Derecho de Marcas, Tomo II, Pág. 272). De lo anteriormente expuesto se deduce sin lugar a dudas que el registro no es obligatorio en el derecho comunitario andino, que basta con el uso del nombre comercial para que este tenga derecho a la protección industrial y que en presencia de conflicto entre una marca y un nombre comercial, éste se ha de resolver por la aplicación del principio in dubio pro signo priori que le otorga al nombre comercial prioridad sobre la marca en el caso de que el propietario de aquel demuestre su utilización con anterioridad al registro de la marca.
Por ello este Tribunal no puede estar de acuerdo con la tesis de que para defender el derecho del nombre comercial frente a terceros, sea necesario haber solicitado su depósito y obtener el correspondiente certificado tal como lo establece el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que éste artículo se refiere al derecho al uso exclusivo de una marca que -si bien aplicable por remisión a los nombres comerciales en el caso de que las legislaciones internas establezcan para estos la posibilidad del registro- en el entendido de que no es la única forma de adquirir el derecho a la protección del nombre comercial, puesto que su uso es suficiente modo de adquisición del dominio sobre esta forma de signo distintivo.
Constituyen fuente útil de derecho comparado acerca de la protección del nombre comercial por el sólo uso las leyes de Propiedad Industrial del Ecuador, en su artículo 230 y del Perú en su artículo 210. IV. COMPARACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS.- La controversia que se ha suscitado en el proceso interno objeto de examen no sólo se refiere a la confrontación de dos signos idénticos como son el nombre comercial y la marca RIOFLEX; en opinión del demandado, éste pretende hacer entrar en juego también la marca ACOFLEX de su propiedad para hacer derivar de ella unos derechos anteriores al uso del nombre comercial RIOFLEX, por considerar que es titular y detentador del derecho al uso y exclusividad sobre el 80% de la nueva marca como quiera que denominación “OFLEX” era de su propiedad con antelación suficiente.
Debe rechazar el Tribunal este tipo de argumentaciones porque con ellas se están segmentando los signos denominativos para derivar de ellos una nueva denominación no protegible por carecer de asidero jurídico alguno y además porque dentro del proceso administrativo interno no se enfrentaron los signos RIOFLEX y ACOFLEX, de manera que su comparabilidad está por fuera de cualquier examen por parte de la administración o de la autoridad nacional competente.
V. CONFUNDIBILIDAD.- Lo que verdaderamente se presenta dentro del caso en estudio, es la confundibilidad entre signos distintivos por identidad de los mismos. El Tribunal ya se pronunció sobre el tema de la confundibilidad en el caso de las marcas MANUELITA Y MANOLITA, cuya parte pertinente dice así: “ Determinar si entre dos signos distintivos existe confusión actual o presente o que pudiera darse en el futuro por el uso de los mismos, es un hecho que no está sujeto a reglas legales de ningún orden, admitiéndose esa determinación como una decisión unilateral y propia de la administración o del juzgador, criterio que sin ser arbitrario o abusivo se ha de complementar con las reglas que la doctrina y jurisprudencia han sugerido para efectos de precisar el grado de confundibilidad.
“En caso de dudas respecto a la confundibilidad entre dos marcas, se ha de resolver en contra de la marca solicitada, en aplicación del principio “in dibujo pro signo priori” ”. “ La confundibilidad es impedimento de registro de signos distintivos idénticos o similares para los mismos o iguales productos, porque las coincidencias de esas circunstancias producirían entre los consumidores un error directo en cuanto a los productos que adquieren, con un signo igual o parecido; y un error indirecto en cuanto a la creencia o convicción de la procedencia empresarial de la marca, enturbiando, de cierto modo, su origen empresarial.
La confundibilidad choca también contra el principio de lealtad comercial y transparencia que deben regir en las transacciones comerciales, pues en el registro marcario prima preferentemente la tutela al concepto “pro consumitore” ”. Pero aquí no sólo se trata de semejanza entre dos signos distintivos sino de identidad entre los mismos.
No hay duda de que al tema de la confundibilidad entre signos distintivos les son aplicables también las normas contenidas en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 por simple analogía, por la vía de la interpretación según el método de “integración del derecho”, que acoge en esta oportunidad el Tribunal para buscar una solución contextual a falta de disposición expresa sobre la materia y con el fin de llenar las lagunas de la ley.
Por tanto en este caso corresponde aplicar la interpretación por el camino de la ‘analogía juris’ para buscar la solución al problema planteado dentro del conjunto de la legislación vigente, que en el sistema legal comunitario regula el conjunto de la propiedad industrial. En este sentido a la confusión entre una marca y un signo le son perfectamente aplicables las normas destinadas a regular la confundibilidad marcaria, particularmente el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.
Para determinar la confundibilidad entre una marca y un nombre comercial, es necesario proceder también a la comparación entre los productos o servicios que la marca protege y las actividades con las que el nombre comercial se relaciona, para deducir la existencia o no de confusión entre los signos, como análisis necesario para evitar su coexistencia. Es pertinente reiterar la jurisprudencia que sobre confusión y error trae el Tribunal en distintas fallos de interpretación prejudicial.
Según este órgano comunitario la confundibilidad es entendida como el efecto de confundir o tomar una cosa por otra, que va desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad total de las mismas, como sucede en la confrontación de los signos distintivos aquí estudiados. Lo que se pretenda registrar como marca no debe pues confundirse con un signo distintivo anterior o con un nombre comercial que cumpla con los requisitos necesarios para ser acreedor a la protección de la propiedad industrial, porque la confusión es generadora de error.
Ha dicho el Tribunal que: “ La confundibilidad de la marca a que se refería el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento.
La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro ”.
(Proceso 21-IP-96 Gaceta Oficial 318 de 26 de enero de 1998). La confundibilidad que se deriva del artículo 83 literal b) de la Decisión 344 es causal de nulidad a la luz de lo dispuesto en el artículo 113 de la misma Decisión según el cual la autoridad nacional competente de oficio o a solicitud de parte interesada podrá decretar la nulidad del registro de una marca cuando éste se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la misma Decisión, entre ellas naturalmente el artículo 83 literal b) de la Decisión comunitaria.
El no reconocimiento de la prioridad del nombre comercial que haya demostrado haberse utilizado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de una marca, constituye doble violación de preceptos jurídicos aplicables al caso controvertido. Se violaría así la protección otorgada por la Decisión 344 a los nombres comerciales sin requisitos de registro.
Recuérdese además el artículo 8º de la Convención de París que establece “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”. VI. CONDICIONES DE VALIDEZ DEL NOMBRE COMERCIAL.- Tres requisitos ha identificado la jurisprudencia del Tribunal para la validez de un nombre comercial: a) La distintividad b) La licitud c) Uso de los mismos.
En la sentencia proferida dentro del proceso 20-IP-97, caso MANUELITA (Gaceta Oficial Nº 332 de 30 de marzo de 1998), se estableció lo siguiente sobre los requisitos del nombre comercial, que hoy reitera este órgano comunitario, así: “ Distintividad.- “Tanto intrínseca, esto es capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa que no constituye el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa.
El nombre comercial no debe ser confundible con otro ya empleado para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos y puede servir de base para prestar observaciones a una solicitud de marca. “El otro requisito es la LICITUD, con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrarios a las buenas costumbres y a la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar riesgos de asociación, de confusión o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros “ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria”.
(Aracama Zocarrín, obra citada, pág., 205) “Caracteres del nombre comercial.- “Los nombres comerciales, salvo los notorios, deben usarse en el País en el cual se solicita la protección, y presentar las siguientes características: ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario (profesor Aracama, obra citada, pág. 206).
“El uso continuo de un nombre comercial como requisito de observación de una marca o de nulidad de la misma, refleja un período de tiempo prudente del que pueda deducirse que dicho uso llegue a ser conocido por el público. En este caso el uso no puede equipararse al simple conocimiento que el público tenga del nombre comercial por parte del titular a través de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege.
“La sola inscripción de una sociedad en el registro mercantil no significaría de por sí que se ha utilizado el nombre comercial, pues no hay impedimento para que subsista ese nombre social y que la actividad de la sociedad con ese nombre se desarrolle dentro de un período de tiempo posterior. O bien puede la sociedad utilizar otro nombre comercial para el ejercicio de la actividad a la que la compañía se dedica.
“La prueba del uso del nombre comercial corresponde a quien alega su existencia y a quien formula la observación a la marca o a otro signo por su anterior uso, uso que debe preceder al registro de la marca impugnada, en aplicación del principio “prior tempore, potior iure”. “Si la legislación interna de un País Miembro hubiere adoptado el registro del nombre comercial, según la Decisión 313 este acto constituiría la prueba de uso.
“Signos que pueden constituir nombre comercial.- “El nombre comercial puede estar constituido por una denominación, una sigla, una combinación de números, un apellido, un nombre, un nombre y un apellido, un seudónimo, un nombre geográfico, etc. y así mismo estará impedido de ser utilizado cuando atente contra la moral pública, las buenas costumbres y será oponible por terceros que hayan utilizado ese nombre anteriormente -en caso de necesidad de registro por quienes hayan solicitado o registrado el nombre comercial- o cuando exista confundibilidad entre los nombres, o los signos sean genéricos de la actividad etc., aplicando los principios que sobre marcas regulan estos campos ”.
VII. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y CONSECUENCIAS DE LA AUSENCIA DE OPOSICIÓN.- La Superintendencia de Industria y Comercio, entre los argumentos de impugnación de la demanda, sostiene que la actora no se opuso a la solicitud de registro de la marca dentro del término legal en que era oportuno hacerlo. En relación con esta afirmación el Tribunal estima oportuno también interpretar el artículo 96 de la Decisión 344, sobre examen de registrabilidad de las marcas.
La norma contenida en el artículo 96 impone a la Oficina Nacional Competente la obligación de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que procede tanto en el caso de haberse presentado observaciones, como aquel en que no se hubieren hecho. La inexistencia de observaciones por lo tanto, a juicio de este Tribunal, no exime al administrador de la exigencia del examen de registrabilidad en la forma y en el fondo para que sea éste, según su criterio, quien determine otorgar o denegar el registro de la marca, ciñéndose a las disposiciones sobre registrabilidad de la misma contenidas en el artículo 81 de la Decisión comentada y en las causales de irregistrabilidad, obviamente entre ellas, la contenida en el artículo 83 literal b) de la misma Decisión. La resolución que como resultado del examen de registrabilidad expidiere la Oficina Nacional Competente, sea para negar o para aprobar el registro, deberá estar motivada y ser debidamente notificada al interesado.
Sobre el particular el Tribunal se ha pronunciado en sus sentencias 27-IP-95, marca EXCLUSIVA (Gaceta Oficial Nº 257 de 14 de abril de 1997) y 9-IP-97, caso calzado MIZUNO. En la primera de las sentencias mencionadas el Tribunal ha dicho: “En el otro supuesto de que no se presenten observaciones, el artículo 96 ha previsto que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado observaciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
“La facultad que se confiere a la Oficina Nacional Competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. “No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca.
“Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83. “Conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la Oficina Nacional Competente (en su examen( no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro”.
Dentro del anterior criterio, en el evento de que la autoridad competente haya acertado o no al ejercer su atribución, las normas comunitarias y legislaciones internas contienen las reglas aplicables a la revocación o enmienda del acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas, tal como lo contempla el artículo 113 de la decisión 344.
Por tanto la oficina nacional competente que tiene la facultad de decretar la nulidad de un registro por vía administrativa, cuando de su examen de oficio o a petición de parte se den las causales de irregistrabilidad, no puede negarse a ella argumentando la simple ausencia de oposición o de observaciones al registro porque estaría violando la ley comunitaria por omisión en la aplicación de la misma.
En desarrollo de las consideraciones que preceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1) El Artículo 83, literal b) de la Decisión 344 comprende, dentro de las causales de irregistrabilidad de las marcas, a aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido por la legislación interna del País Miembro y que dada las circunstancias indujere al público a error. 2) La remisión a la ley interna que hace el artículo y literal citados, no significa que la ley comunitaria ceda la aplicación del principio “prior tempore, potior iure” según el cual, un nombre comercial preexistente, que reúna los requisitos exigidos por la ley andina para su protección, puede oponerse validamente al registro de una marca. 3) El juez debe determinar la relación entre el nombre comercial y la marca, para establecer si hay lugar a confundibilidad entre ellos, tanto en cuanto a los signos en sí mismos como a las actividades y productos o servicios protegidos por el nombre o la marca, respectivamente.
Para determinar la confundibilidad se recurrirá a los principios doctrinales y jurisprudenciales que al respecto se han enunciado en esta sentencia. 4) Para la validez del nombre comercial se requiere verificar por la autoridad nacional competente su distintividad, su licitud y el uso del mismo, que deberá verificarse mediante su explotación efectiva, como condición para reconocerse su exclusividad. 5) Cuando la autoridad nacional competente aboque un caso de nulidad de un registro marcario, no puede negarse a ella arguyendo la simple ausencia de oposición o de observaciones al registro, porque estaría violando la ley comunitaria por omisión en la aplicación de la misma.
De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso Interno Nº 4128. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial.
Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.