Año XV - Número 416 Lima, 15 de marzo de 1999 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 32-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal g) de la Decisión 344 y 1, 3 y 7 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A., contra los actos contenidos en las Resoluciones números 49049 y 1677, denegatorias del registro de la marca “TERMINATOR”, solicitada para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional No. 05, proceso interno correspondiente al expediente N° 4212 Proceso 33-IP-98.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y h) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, e interpretación de oficio del literal a) del artículo 113 ibídem.

Marca GLICOLIK. Expediente Interno No. 4650 Proceso 27-IP-98.- Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Doctor Manuel S. Urueta Ayola.

Interpretación de oficio del artículo 96 de la Decisión 344. Actor: Floriberto Ríos Vásquez, Caso marca “RIOFLEX”. Expediente Interno Nº 4128 17 32 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 32-IP-97 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal g) de la Decisión 344 y 1, 3 y 7 de la Decisión 351, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A., contra los actos contenido en las resoluciones números 49049 y 1677, denegatorias del registro de la marca “TERMINATOR”, solicitada para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional No. 05, proceso interno correspondiente al expediente N° 4212.

Quito, 02 de octubre de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administra- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL tivo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal g), de la Decisión 344, y 1, 3 y 7 de la de Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Se plantea la interpretación en razón de que la Sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A., por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las resoluciones números 49049, de 30 de noviembre de 1994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio “POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”, y 1677, del 8 de agosto de 1996, confirmatoria de la anterior, ésta emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

A continuación procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, y al respecto observa: A) LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS Se fundamentan básicamente en los considerandos pertinentes, los cuales son transcritos seguidamente en la presente sentencia junto con la respectiva parte propiamente resolutoria de los actos impugnados. 1.- Resolución No. 49049 del 30 de noviembre de 1994 Expresa en lo pertinente: “TERCERO: Que el signo TERMINATOR cuyo registro se solicita corresponde al título de una obra cinematográfica de autor distinto del peticionario, y cuyo consentimiento no se acredita en el expediente, razón por la cual encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro de las marcas que: ‘Consistan en títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento’.” 15/03/99 2.44 “CUARTO: Que el examen de registrabilidad implica establecer si el signo cuyo registro se solicita cumple con todas las condiciones legales para servir como distintivo de un producto o servicio en el tráfico comercial, incluyendo la manera como pueda ser recibido por el público en general, de tal forma que no pueda confundir al consumidor sobre el origen de los bienes, o sobre los empresarios que los producen.

Igualmente se busca proteger los derechos de terceros, que resultarían afectados en caso de que el título de la obra se utilizara sin su consentimiento en actividades comerciales como marca de un producto. “En consecuencia, “

RESUELVE

“ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la expresión TERMINATOR para distinguir todos los productos de la clase 5 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, solicitada por VICAR DE COLOMBIA S.A. con domicilio en SANTAFE DE BOGOTÁ, COLOMBIA.” 2.- Resolución No. 1677 del 08 de agosto de 1996 Conforme a ella: “La causal de irregistrabilidad contenida en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 impide el registro de las marcas que en relación con derechos de terceros, afectan en (sic) los ‘títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento.’ “De acuerdo con la norma transcrita, establecida la existencia de un derecho de autor, se precisará de la autorización del titular para poder tener derecho a obtener el registro como marca de la expresión de que se trate.

“En el presente caso, como acertadamente sostuvo la División de Signos Distintivos, el signo TERMINATOR corresponde al título de una muy conocida obra cinematográfica de autor distinto del peticionario, cuyo consentimiento no se acreditó, y no es un tér- GACETA OFICIAL mino genérico, por lo que encuadra en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal g) mencionado.

“Debe aclararse que lo que busca la norma supranacional andina es la protección del titular de los derechos de autor, independientemente de que el título de la obra corresponda a una palabra en otro idioma. “En virtud de lo expuesto, se “

RESUELVE

“ARTICULO PRIMERO: confirmar la resolución número 49049 del 30 de noviembre de 1994, emanada del Jefe de la División de Signos Distintivos.” B) LOS HECHOS Y EL DERECHO SUPUESTAMENTE VULNERADOS Son, conforme al criterio de la alta jurisdicción consultante, los siguientes: “a) El 10 de agosto de 1.992 la actora solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca ‘TERMINATOR’ para amparar productos de la clase 5a. de la Clasificación Internacional de Niza.

“b) A través de los actos acusados se negó el registro de dicha marca por considerar que estaba incursa dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro como marcas [de las] que consistan en títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor que corresponda a un tercero, salvo que medie su consentimiento.” 15/03/99 3.44 “Se cumple con el requisito de la distintividad porque la marca de marras se puede diferenciar de cualquier otra, porque mal podría pensarse que un veterinario al momento de recetar este producto pudiera siquiera lejanamente imaginar que, en el evento de que exista una película con dicho nombre, la industria hollywoodense se ha dedicado a producir vermífugos y que es por tanto la productora de dicho antiparásito.

“- Se violó el artículo 83 literal g) ibídem, porque la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la referida marca estaba incursa en la causal de irregistrabilidad a que se contrae dicha norma, al darle a las causales de irregistrabilidad mayores alcances que los que de acuerdo con una sana interpretación puedan tener, toda vez que le dio equivocadamente una interpretación extensiva, desconociendo el hecho de que como norma limitativa del principio general de derecho a registro, debe ser aplicada restrictivamente, es decir, sólo en los casos en que la similitud lleve a la confundibilidad de una marca.

“El vocablo ‘TERMINATOR’ significa el que termina, el que acaba; no tiene como significado exclusivo la película. No es alusivo al nombre de obra cinematográfica alguna. Además, no está probado el registro del derecho de autor, y la existencia de la obra no constituye hecho notorio. “- Se violó el artículo 1º de la Decisión 351, en concordancia con el artículo 83 de la Decisión 344, porque un vocablo de uso común en una lengua no constituye obra del ingenio.

El derecho de autor está instituido para proteger la creación artística, la obra original, no el título de la obra, el cual, si se quiere proteger, se debe registrar como marca. Conforme a la siguiente transcripción literal del escrito proveniente del Consejo de Estado, las imputaciones de violación aducidas por la actora son las siguientes: “- Se violó el artículo 3º ibídem, porque el vocablo ‘TERMINATOR’ no constituye una creación intelectual original, no es ni siquiera una creación no original.

“- Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque la marca en cuestión reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. “- Se violó el artículo 7º ibídem, porque no son objeto de protección las formas que no constituyan medio de descripción, explicación o ilustración de las ideas del autor.

En este caso la utilización de un vocablo de uso GACETA OFICIAL común en los países angloparlantes no constituye una forma de descripción de las ideas del autor, pues tal vocablo poco o nada es lo que puede decir acerca de una obra en general, y menos aún de una obra cinematográfica.” C) ESCRITO DE DEMANDA: Pero igualmente se permite transcribir el Tribunal otros argumentos expuestos por la parte demandante VICAR DE COLOMBIA S.A. reforzatorios de los precedentes en los cuales también insiste: “Olvida el Despacho que las circunstancias que determinan cuándo una marca no puede ser registrada constituyen la excepción, pues la regla general es la registrabilidad.

Por lo tanto, no se puede, limitando los derechos que tienen los solicitantes al registro, darle a las causales de irregistrabilidad mayores alcances de los que de acuerdo a una sana interpretación puedan tener. Por estas razones se violó el mencionado artículo 83 de la Decisión 344 por ser aplicado indebidamente, ya que se le dio equivocadamente una interpretación extensiva, desconociendo el hecho de que como norma limitativa del principio general de derecho a registro, debe ser aplicada restrictivamente, es decir, sólo en los casos en que la similitud lleva a la confundibilidad de una manera indefectible.

“El vocablo TERMINATOR usado por VICAR DE COLOMBIA S.A., es un significante que no tiene como significado exclusivo la película, pues es un vocablo latino que significa ‘terminador’, es decir, el que termina, el que acaba; y puede ser usado para distinguir muchos y diversos productos, sin que por eso se esté violando el derecho de autor del creador de una supuesta película en la cual, dicho sea de paso, difícilmente el tema podría girar en torno a un garrapaticida.

“El vocablo TERMINATOR no es alusivo al nombre de ninguna obra cinematográfica, pues la Superintendencia de Industria y Comercio no prueba su existencia, ni determina quien es el titular o productor de la citada obra. Debe tenerse en cuenta también que la marca TERMINATOR aquí solicitada no distingue obras cinematográfica, ni bienes ni servicios afines.

( ) 15/03/99 4.44 “El signo en cuestión, que es un vocablo latino e inglés que significa ‘terminador’, no tiene relación alguna con la película, y mal podría pensarse que el título de un filme o de una obra literaria producida en cualquier parte del mundo, monopolizara la utilización de un vocablo, al punto de excluir la posibilidad de que ese vocablo sea usado para distinguir cualquier clase de productos.

Pues de ser así, bastaría con publicar cualquier relato con un título determinado para devenir automáticamente privilegiado al derecho a la exclusividad del uso de dicho vocablo en toda la amplia gama de productos de la Clasificación Internacional de Niza. ( ) “ el titulo de una obra no puede ser objeto de protección, pues el titulo no es la obra misma, ni es una forma de descripción de la creatividad del autor sino un elemento para identificar la obra; prueba de ello es la certificación expedida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR en la que el Jefe de la Oficina de Registro dice textualmente: ‘ Es de anotar que el Registro Nacional del Derecho de Autor está instituido para inscribir obras artísticas y literarias, fonogramas Actos y Contratos software, y no vocablos o nombres’.

(Se resalta).” D) DEFENSA DE LA ADMINISTRACIÓN: Considera el Tribunal que resulta oportuno así mismo transcribir parte de la contestación que a la demanda diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en la cual expresa, en apretada síntesis, lo siguiente: 1º Que los actos administrativos acusados de violación de ley se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria; que se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa y que estuvieron válidamente fundamentados; sin que, por otra parte, se hubieran violado tampoco las normas preeminentes de la Decisión 344; 2º Que “la Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo examen de la marca ‘TERMINATOR’ para distinguir los productos de la clase 5a (expediente No. 364962), concluyendo acertadamente en que la expre- GACETA OFICIAL sión antes referida es irregistrable conforme a lo dispuesto en el artículo 83 literal g) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; 3º Que el hecho de que no se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros, no impedía que la Oficina Nacional competente examinara la registrabilidad y decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca, tal como lo dispone el artículo 96 de la Decisión 344, y, acota el Tribunal, es doctrina constante del órgano emisor de las resoluciones administrativas internas cuestionadas, en el presente caso, también reiteradamente avalada por este órgano judicial comunitario, doctrina administrativa conforme a la cual: “La presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo a tenor del art. 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones de los arts. 82 y 83.” Concluyendo en efecto el Tribunal Andino en profusa y reiterada jurisprudencia: “Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir no sólo los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino además, no hallarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.” (Interpretación prejudicial No. 11-IP-98, marca “PAVCO”, del 03 de mayo de 1998).

Finalmente, con vista de lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, a los fines de la exclusiva interpretación que de las normas supranacionales le corresponde, 15/03/99 5.44 de la alta jurisdicción consultante-, pero en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; y que igualmente se encuentra conforme la solicitud con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal, así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) complementario del Tratado.

II. NORMAS COMUNITARIAS PERTINENTES Que de las normas solicitadas en interpretación prejudicial por la alta jurisdicción consultante, el Tribunal considera pertinente interpretar en concreto las siguientes: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento.” DECISIÓN 351 CONSIDERANDO I. COMPETENCIA Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -tal el caso “Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. GACETA OFICIAL Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente Decisión.” “Artículo 3.- A los efectos de esta Decisión se entiende por: 15/03/99 6.44 No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológica o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.” - Autor: Persona física que realiza la creación intelectual.

( ) Con vista de los artículos transcritos, debe este Tribunal realizar la interpretación prejudicial que le corresponde, tomando en consideración la jurisprudencia sentada al respecto, para lo cual estima conveniente examinar: - Autoridad Nacional Competente: Órgano designado al efecto, por la legislación nacional sobre la materia. ( ) III.

EL CONCEPTO DE MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS - Obra: Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. ( ) - Oficina Nacional Competente: Órgano administrativo encargado de la protección y aplicación del Derecho de Autor y Derechos Conexos. ( ) - Titularidad: Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente Decisión. - Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor.

( )” “Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes: ( ) “f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento;

( )” “Artículo 7.- Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. El inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, ya transcrito, al definir lo que es marca, establece: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Al referirse la doctrina al concepto de “marca”, señala: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, CONSIDERA, en el presente caso: QUE de las definiciones anteriores se desprende cómo la marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. Así lo ha sen- GACETA OFICIAL 15/03/99 7.44 más adelante se identifica. sación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.” (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).

QUE de lo anterior se colige igualmente cómo para que un signo pueda ser inscrito en el registro marcario debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Con la advertencia de que no por el hecho de que un signo cumpla con estos requisitos, quede necesariamente asegurado su registro, ya que podría encuadrar aun dentro de alguna de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la Decisión 344 establece en sus artículos 82 y 83.

Así lo ha sentado constantemente este Tribunal, y reiterado últimamente en el procedimiento de interpretación prejudicial No. 11IP-98 (marca PAVCO), mediante sentencia emitida el 03 de mayo del presente año. El Tribunal Andino considera asimismo, y conforme a también reiterada jurisprudencia, que la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el cual aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra.

Pero por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. Y QUE, aún más en concreto, a) En cuanto a la distintividad, función así mismo esencial de la marca, radica ésta en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.

El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Además, el que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y de la especialidad.

La distintividad exige, por tanto, que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser registrado como marca. b) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos.

Al respecto el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir”; y describe “percibir” como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”. “Percepción”, dice además, es la “sen- c) Adicionalmente, la representación gráfica es un requisito formal pero también indispensable, que permite tanto la publicación como la posibilidad de archivo de las marcas solicitadas y registradas, en las respectivas oficinas de propiedad industrial, y se la concibe como la “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Marco Matías ALEMAN, “Marcas”, Top Management, Bogotá, pág. 77). Todos los anteriores conceptos han sido elaborados, acogidos, sentados y desarrollados, como ha sido expresado supra, por la ya constante jurisprudencia de este Tribunal sentada al respecto. (Véanse, por vía de ejemplo, las sentencias correspondientes a las interpretaciones prejudiciales: 04-IP-88, “DAIMLER AKTIENGESLLSCHAFT”; 03-IP-90, “NIKE INTERNACIONAL LTDA.”; 03-IP-91, “HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA Y CIA. S. EN C.”; 01-IP-94, “MAC POLLO”; y 02-IP-94, “NOEL S.A”.

Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena Nos. 39, 70, 93, 164 y 163, respectivamente. Y, últimamente, la sentencia que puso fin a la interpretación prejudicial 14-IP-96, “PROMOFERIAS”, del 11 de marzo de 1998). IV. LA ESPECIFICA INTERPRETACIÓN DEL LITERAL g) DEL ARTICULO 83 En cuanto al sentido general de la interpretación, el Tribunal Andino ha venido tradicional GACETA OFICIAL y pacíficamente haciendo destacar en sus fallos una interpretación sistemática, cónsona con los principios universales de la hermenéutica jurídica y que son los que en resumen aplica también el intérprete para desentrañar la voluntad del legislador nacional en cada uno de los Países Miembros.

(Véanse sentencias correspondientes a las interpretaciones prejudiciales y a los procesos 01-IP-87 del 03 de diciembre de 1987, 05-IP-89 del 26 de octubre de 1989, 04-AN-92 del 28 de enero de 1993 y 02-AI-96 del 13 de agosto de 1997, esta última de fecha 20 de junio de 1997. Gacetas Oficiales números 28 del 15 de febrero de 1988, 50 del 17 de noviembre de 1989, 127 del 19 de febrero de 1993, 291 del 03 de setiembre de 1997, respectivamente, reiterada últimamente en la reciente, del 17 de agosto de 1998, emitida en el proceso 04-AN-97, G.O. 373 del 21 de setiembre de 1998).

Conforme a tales principios: “La primera labor del juzgador es la de acudir a la interpretación gramatical del texto legislado, para extraer de éste, sin mayor esfuerzo, el sentido que de sus propias palabras se pone en evidencia, según la conexión de éstas entre sí y la intención del legislador. Aunque en algún momento llegara a tildársela con cierto menosprecio de ‘literal’, es ella la primigenia pero, de ahí el error, no la única.

“En efecto, descubrir la intención del legislador en defecto de la claridad gramatical del texto, apunta a la vez hacia la necesidad de desarrollar la labor hermenéutica con base en un criterio teleológico, que constantemente ha presidido la labor interpretativa del Tribunal Andino, como lo demuestran los procesos arriba señalados. “Del primero se desprende: ‘En cuanto a los métodos de interpretación que debe utilizar el Tribunal, ha de tenerse presente la realidad y características esenciales del nuevo Derecho de la Integración y la importante contribución que en esta materia tiene ya acumulada la experiencia europea, sobre todo por el aporte de la jurisprudencia de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas en la aplicación de este Derecho, que se está haciendo constantemente en beneficio de la construcción comunitaria, sin perder de vista el fin permanente de la nor- 15/03/99 8.44 ma.

Por estas consideraciones corresponde el empleo preferente de los métodos de interpretación llamados ‘funcionales’, como los métodos sistemáticos y de interpretación teleológica, sin dejar de utilizar, si fuese el caso, los demás universalmente admitidos, con la advertencia de que el método teleológico, que adquiere connotación especial en el derecho comunitario como normativa de un proceso de realizaciones conjuntas para el logro de un objetivo común, es el que mejor se adapta a la naturaleza propia de la decisión prejudicial en cuanto tiene en cuenta el ‘objeto y fin’ de la norma, o sea, en último término, el proceso de integración de la Subregión Andina que es el propósito que inspira la suscripción del Acuerdo de Cartagena.

(Sentencia del 03.12.87, caso ‘VOLVO’).” Por ello “ no resulta admisible en el Derecho de la integración la escuela hermenéutica denominada de ‘Interpretación Libre’ según la cual el juez debe atender tan solo a la realidad de las cosas y al derecho que él considere ‘justo’. Dentro de este sistema, sustentado entre otros por F. Geny y J. Lambert, el intérprete ocupa abusivamente el lugar del legislador, atendiendo según su propio criterio a las razones que éste supuestamente hubiera debido tener en cuenta, convirtiéndose así en verdadero creador de la norma.

Se suele criticar a este sistema por apoyarse en opiniones individuales, en cada caso concreto, con lo cual se atenta contra la seguridad jurídica, creándose así una total incertidumbre en la aplicación de la ley. También se argumenta que es un sistema que atenta contra la separación de poderes puesto que convierte al juez o al administrador en verdadero legislador.

Este sistema, por supuesto, no resulta en ningún caso admisible dentro del Derecho Andino de la Integración ya que éste está fundado en el principio de legalidad y consagra expresamente la división de poderes o funciones. La exégesis propuesta por la Junta en su defensa, sin embargo, se aproxima en sus resultados a esta escuela del ‘derecho libre’.

(Sentencia de fecha 28.01.93. Caso República de Colombia contra Resolución 313 de la JUNAC, Gaceta Oficial 127 de febrero 19 de 1993). Pero así mismo el Tribunal, dentro de su propia jurisprudencia, aclara: GACETA OFICIAL “Detectar la intención del legislador requiere -cuando ella no aparece evidente de sus propias expresiones, según el sentido propio de las palabras y la conexión de éstas entre sía menudo, de la necesidad de hurgar en los antecedentes legislativos, y apoyarla también en la jurisprudencia y la doctrina, lo que resulta no sólo lícito sino aconsejable, y en ocasiones hasta indispensable, caso en el cual dejan de ser fuentes secundarias.

No obstante, la correcta interpretación de una norma obliga a adoptar precauciones en cuanto a las fuentes que pudieren contribuir con esa labor. “Respecto a los antecedentes legislativos (nacionales y de Derecho comparado; diarios de debate de los parlamentos; por ejemplo), constituyen ellos importantes y a veces también indispensables puntos de referencia, pero con la advertencia de que no son en definitiva la voluntad misma del legislador, que es únicamente la que quedó plasmada en la propia norma, a despecho a veces de la que quisieron imprimirle sus propios autores, aprobándola con sus respectivos votos.

Y, por cierto, la interpretación ‘auténtica’ de la misma, corresponde final y únicamente al juez, cuando éste realiza la actividad jurisdiccional de subsumir los hechos en el Derecho, representados éstos por el caso concreto que constituya la base de cada proceso. Por eso, sólo en sentido figurado puede hablarse del legislador como único y exclusivo intérprete ‘auténtico’ de la norma legislada.

En efecto, aun cuando el Parlamento llegare a emitir otra ley del mismo rango, interpretativa de aquello que no hubiere quedado claro en su propio texto legislativo anterior, el único intérprete final y definitivo, mediante sentencia con efectos de cosa juzgada, de ese nuevo acto legislado, sigue siendo el órgano judicial competente, cuando le corresponda aplicarlo a la luz de un caso concreto.

Es en ese sentido que puede afirmarse con criterio realista que la única y verdadera interpretación -por eso ‘auténtica’- es la realizada por el juzgador en sus fallos. “A la interpretación igualmente gramatical, pero también con sentido finalista de otros artículos de la misma ley, o de los de una semejante, es a la que debe acudir el juez, por vía de analogía, pero sólo cuando el texto inicialmente aplicable no se baste por 15/03/99 9.44 sí mismo o con el auxilio de las fuentes interpretativas tradicionales (doctrina y jurisprudencia), con lo cual queda en evidencia que sigue siendo el texto legislado -aquel originalmente aplicable o uno análogo- el único objeto de interpretación; siempre con el apoyo de la jurisprudencia y de la doctrina.

“Cabe guardar también con respecto a la analogía, prudentes reservas: unas derivadas de que el texto originario es el preferentemente aplicable, y de ahí la posición subsidiaria que ocupa el que va a ser aplicado analógicamente; además de que sólo procede su empleo cuando se trate de supuestos de hecho enteramente similares o equiparables; circunstancias todas que impiden la aplicación analógica de consecuencias jurídicas de carácter excepcional o restrictivo.

“Si resultaren insuficientes los anteriores métodos de interpretación, habrá de acudirse a los principios generales del Derecho que conforman el respectivo sistema legislado, y que siguen siendo la ley misma como objeto de interpretación, en cuanto son los que la sustentan; hasta el punto de que doctrina autorizada los coloca como primera fuente de interpretación en el sentido de que ni siquiera la propia ley puede contrariarlos porque forman parte de la conciencia jurídica colectiva de cada país -aisladamente considerado o integrado en una comunidad-, y hasta de la humanidad.

“De nuevo la doctrina y la jurisprudencia sirven de valioso auxiliar al intérprete para identificar los principios generales que se encuentran en el substrato de cada sistema de derecho positivo, pero sigue siendo la ley que los contiene el único objeto de interpretación.” (Sentencia del 20 de junio de 1997, Proceso No. 02-AI-96). Ha precisado más aún el Tribunal Andino en reciente sentencia: “Con arreglo a dichos principios interpretativos, trasunta de esa jurisprudencia que, tal como acontece con las normas que conforman los ordenamientos jurídicos nacionales, también debe atribuírsele a las comunitarias el sentido que aparezca evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del GACETA OFICIAL legislador Y, asimismo, que cuando no hubiere disposición precisa a la que pueda acudirse, han de tenerse en consideración las que regulen casos semejantes o materias análogas (analogía); y que, de existir todavía dudas, se aplicarán los principios generales del Derecho, los cuales constituyen el sustrato de la legislación nacional, así como del Derecho comunitario.

“De donde autorizada doctrina (Federico de Castro y Bravo) ha observado cómo los principios generales del Derecho, colocados tradicionalmente en último lugar dentro del orden de prelación de fuentes señalado en los dos últimos párrafos, dado que se encuentran en la base de las disposiciones legisladas específicas aplicables al caso concreto o de las que pudiere aplicar por analogía, adquieren primacía en la medida en que, conectados con la conciencia jurídica de la nación como se encuentran esos principios, ni los propios y respectivos legisladores pueden contrariarlos.” (Sentencia que puso fin al Proceso No. 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998).

En atención a las consideraciones precedentes considera este Tribunal Comunitario que la letra de la disposición contenida en el artículo 83 literal g) de la Decisión 344 no se adapta a los que fueron el espíritu, próposito y razón del legislador andino. En efecto es confusa y poco técnica su redacción, por lo que no logra concretar una disposición ajustada ni a la materia de Propiedad Industrial ni a la de Derecho de Autor, lo cual acarrea el permanente riesgo de una interpretación de la norma, en disconformidad con los principios generales que orientan ambas disciplinas jurídicas.

Es tal su redacción que si se llegara a extremar la interpretación literal de esa norma, se podría desembocar en conclusiones absurdas como la de que no cabría el registro como marca del título de una obra sin el consentimiento del titular del derecho sobre ella, pero sí procedería en cambio el registro de la obra misma sin necesidad de autorización, con base en el inaceptable argumento de que el impedimento legal se refiere sólo -”literalmente” hablando- al “título” y no a la “obra”.

Dicho por vía ejemplificativa, la interpretación literal conduciría al absurdo de que no se podría registrar como marca el título de una obra del pintor 15/03/99 10.44 Guayasamín, sin que mediara su consentimiento, pero sí se podría obtener el registro de la propia obra como signo distintivo de un producto o servicio, sin que mediara el consentimiento del titular de la obra misma, lo cual evidentemente es un contrasentido.

Con base en el razonamiento anteriormente expuesto, el Tribunal formula las siguientes consideraciones, en relación con el caso específico, destinadas a orientar la sentencia definitiva del juez nacional consultante: Debe el órgano judicial andino interpretar adecuadamente la normativa comunitaria sobre la materia relativa al caso de autos, para desentrañar la auténtica finalidad de la misma, evitando que ésta quede desvirtuada por la argumentación del recurrente conforme a la cual: “ olvida el despacho que las circunstancias que determinan cuándo una marca no puede ser registrada constituye la excepción, pues la regla general es la registrabilidad ”.

Observa al respecto el Tribunal que aun admitiendo que se tratare de una regla general la de la admisibilidad, ésta se encuentra condicionada como tal por las excepciones de irregistrabilidad taxativamente consagradas en dicha normativa. Además de que, aun con arreglo a los más estrictos principios procesales, si bien la taxatividad impide al juez -y al intérprete en general- añadir otras excepciones a la lista establecida numerus clausus por el legislador, no le está vedado en cambio a aquél en la solución del caso concreto, admitir también supuestos de hecho idénticos a los contenidos en las causales fijadas taxativamente por la norma.

El derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial -como lo dispone, por ejemplo, la ley española, que es seguida de cerca en ese sentido por la peruana-, lo que quiere decir entonces que los derechos de propiedad industrial son también independientes y así mismo compatibles con los del autor.

Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial. En consecuencia, resulta pertinente citar lo que al respecto comenta autorizada doctrina: a) Para Armando SCIARRA, las ideas no son protegibles “sino que lo protegible es la GACETA OFICIAL expresión concreta y exteriorizada de esa idea y que una idea puede ser objeto de infinitos desarrollos y formas de presentación, lo que les imprime la característica de ser todas ellas obras independientes y susceptibles de protección.” Continúa: “ no debemos olvidar que el principio de la protección marcaria no está basado en la creación, sino en la utilización. Una marca para ser tal, no necesita ser una creación original, una obra de fantasía absoluta, sino como decía el Maestro Breuer Moreno, el signo más banal puede constituirse en marca, a condición de que no haya sido utilizado antes por un tercero para distinguir los mismos o similares productos o servicios.” Concluye el reputado autor con la siguiente cita de Alberto CASADO CERVIÑO: “ ‘ se acepta e incorpora en nuestro Derecho Positivo la tesis doctrinal y jurisprudencial que defendía la posibilidad o, al menos, la conveniencia de proteger un mismo bien a través de varios sistemas de protección simultánea.

La protección simultánea o acumulación supone, como ha sido resaltado, invocar para su protección, bien los distintos sistemas existentes en el Ordenamiento Jurídico, al mismo tiempo o bien uno solo de éstos. Y que esta decisión quede en manos del titular del bien que podrá optar, a su elección por las diversas posibilidades de las que dispone’.

Y más adelante agrega: ‘ carácter acumulativo de la protección plural de que puede gozar el titular de un bien inmaterial, constituye la vía para resolver las distintas posibilidades de colisión o concurrencia entre la propiedad industrial y la propiedad intelectual’.” Al respecto comenta, además, que en el derecho uruguayo “ambas protecciones: la emergente del Derecho de Autor y la que surge del régimen de Propiedad Industrial, pueden invocarse simultáneamente, siendo el titular libre de utilizar los dos regímenes o de elegir el que considere más adecuado y conveniente para la situación dada.

No vemos en nuestras normas de Derecho Positivo, ningún inconveniente para ello.” (Armando SCIARRA QUADRI, “Las Obras Figurativas y los Signos Marcarios”, Memorias 15/03/99 11.44 del Tercer Congreso Iberoamericano sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Tomo I, Montevideo - Uruguay, 1997.) b) Ricardo ANTEQUERA PARILLI comenta asimismo: “ el Acuerdo sobre los ADPIC emplea la expresión ‘propiedad intelectual’ para referirse tanto al derecho de autor como a los derechos de propiedad industrial, en una acepción amplia que no está referida a una disciplina, sino a un espacio jurídico que abarca diversas áreas, cada una de ellas con su propia autonomía científica y sus particulares características.

“En ese marco tan amplio caben los derechos conexos, los derechos de propiedad industrial que, a su vez, se han dividido tradicionalmente en dos grandes ramas: el ‘derecho invencional’ que regula el régimen de las invenciones, y el ‘derecho marcario’, atinente a los signos distintivos en la industria, el comercio y los servicios. “Entre el derecho de autor y el derecho invencional existe como común denominador que el objeto de la protección es una aportación creadora, en el primer caso una obra literaria o artística, y, en el segundo, una invención aplicable a la industria.” Al respecto considera además que entre estas disciplinas se presentan “ ‘zonas fronterizas’, que hacen posible la protección por cada una de ellas, bajo diferentes ópticas y con distinto contenido, de un mismo bien intelectual.” Concluyendo: “entre el derecho de autor y los derechos conexos pueden presentarse puntos de contacto, que den lugar a supuestos de una acumulación de la protección de unos y otros derechos, cada uno en forma distinta pero no excluyente, en cabeza de la misma persona.” (Ricardo ANTEQUERA PARILLI, “El Nuevo Derecho de Autor en el Perú”, primera edición, Lima-Perú, Edit.

Monterrico S.A., 1996, pág. 76-79) De allí que, siempre como ejemplo, una obra pueda ser protegida asimismo como marca, o que un signo distintivo marcario constituya también una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa. GACETA OFICIAL Pero esa independencia y posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero en sus respectivos ámbitos.

En último caso, la prevalencia podría surgir de las características del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor -lo que no se encuentra, al menos literalmente, prohibido por el art. 83, párrafo g) de la 344, pero que resulta un exabrupto-, o si alguien pretendiere registrar aunque sea optativo pero para el creador, al amparo del Derecho de Autor una obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero. De lo expuesto, obviamente resulta concluyente que lo que la Decisión 344 prohibe en el literal g) del artículo 83, es el registro como marcas de aquellos signos que consistan en títulos de obras literarias, artísticas y científicas cuando éstos a su vez sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.

Ha sido resaltado lo anterior por cuanto lo determinante de la norma es que en los dos supuestos allí previstos (títulos de obras, por una parte, y personajes ficticios o simbólicos, por la otra), el legislador comunitario exige que sean objeto de un derecho de autor. Por argumento a contrario se deduce entonces, que la prohibición no se aplica si el título de la obra o el personaje ficticio o simbólico no son objeto de un derecho de autor. 15/03/99 12.44 - Si determinado título de una obra literaria, artística o científica, puede no estar protegido por el derecho de autor, en cuyo caso tampoco podría lógicamente subsumirse en la prohibición a que se refiere el artículo 83 párrafo g), de la Decisión 344; - Cuáles son los derechos que se ostentan sobre el título de una obra, en el caso de encontrarse éste protegido; y, - Cuál es en definitiva el sentido de la norma, contenido en el ya citado artículo de la Decisión 344.

Es una constante en la legislación comparada y en la doctrina, que el título de una obra goza de protección tanto como ella misma. Con lo que se pretende evitar que un tercero utilice el mismo título para identificar otra obra, de manera que se produzca confusión entre el público en relación con ambas creaciones. De esa manera resulta evidente que una persona no podría titular una nueva composición musical con el conocido nombre de la canción “Caballo Viejo”, pero no debería existir en cambio inconveniente en que se utilizara esa expresión como denominación comercial de una fábrica de sillas de montar, porque a nadie se le ocurriría pensar que dicha fábrica tenga relación con la obra musical del mismo nombre, o con su autor.

Esa independencia es la que permite al titular del derecho sobre la obra solicitar también el registro de su título como marca, pero en este caso no para distinguir la obra, sino para identificar un producto o servicio. Es lo que ocurre con las grandes productoras cinematográficas cuando registran el nombre de sus películas como marcas, para comercializar diferente clase de productos y servicios.

Es Walt Disney el ejemplo más connotado. - Si el título de una obra goza de protección independiente de la misma o conjuntamente con ella; Así como el título está vinculado a una obra, la marca lo está con un producto o servicio, al punto que, salvo en el caso de las marcas notorias, una misma marca puede tener diferentes titulares cuando dicho signo distintivo es registrado por cada uno de ellos para distinguir productos o servicios pertenecientes a clases diferentes, siempre que no se genere confusión con el registro. - Si todo título de una obra es objeto del derecho de autor;

De ahí que en varias legislaciones nacionales se disponga expresamente que el título de Por ello, en el caso que nos ocupa, lo que el juez nacional debe determinar fundamentalmente es: GACETA OFICIAL la obra se encuentra protegido conjuntamente con ella. Sobre el tema relativo al régimen jurídico aplicable a la protección del título, cuando éste es utilizado por separado de la obra y sin autorización de su autor, Delia LIPSZYC, comenta: “a) Protección por el derecho de autor.

Cuando el título es original, por tratarse de una creación, resultan aplicables las normas del derecho de autor. “b) Protección contra actos de competencia desleal. Aun tratándose de un título banal, la utilización por un tercero puede originar un perjuicio que dé lugar a reparación en favor del autor lesionado. Aquí resulta apropiada la aplicación del régimen de protección contra actos de competencia desleal.

Pero en este caso, la inaplicabilidad de la protección del derecho de autor no se relaciona con la falta de valor o mérito artístico del título, sino con la ausencia de originalidad, condición necesaria para que opere la protección del derecho de autor. “El régimen de protección contra actos de competencia desleal exige, entre otros requisitos, que el título tenga (como en materia de marcas) alguna significación distintiva; que la utilización se haya efectuado en condiciones susceptibles de provocar confusión; que quien se considere lesionado pruebe el perjuicio que le causa la imitación; que su obra haya sido divulgada o, al menos, publicitada, y el carácter intencional de la utilización. (Autores tan importantes como Pouillet, Piola Caselli, Mayer, Vanois, Darras sostienen que la utilización del título siempre está sometida al régimen de la competencia desleal; consideran que el derecho al título es independiente del derecho de autor sobre la obra, pues por específico y original que sea no puede ser considerado como una obra o una parte de una obra intelectual.) “c) Protección por el derecho de marcas.

Las marcas identifican al producto, su procedencia u origen. El título de una obra no es marca. No sirve para identificar el producto en el cual está fijada la obra en relación con su fabricante o expendedor, que es la función de las marcas. Por ello, el derecho de marcas no es aplicable a la protección del título. 15/03/99 13.44 “Distinto es el caso de los títulos de los diarios, periódicos y revistas.

Estos constituyen marcas porque esas publicaciones, en sí mismas, no son ‘obras’ en el concepto del derecho de autor. Ello sin perjuicio de la protección por el derecho de autor de las obras incluidas en las mencionadas publicaciones. ( ) “d) En el orden internacional, la Convención Interamericana de Washington 1946, establece que: ‘El título de una obra protegida, que por la notoriedad internacional de esta última adquiere un carácter distintivo que la identifique, no podrá ser reproducido en otra, sin el consentimiento del autor’ (art. 14)”.

(Delia LIPSZYC, “Derecho de autor y derechos conexos”, Ediciones UNESCO/CERLALC/ ZAVALIA, Buenos Aires-Argentina, 1993, pág. 119-122. Lo subrayado corresponde a la presente sentencia). Cabe resaltar que no todo título de una obra se encuentra protegido por el derecho de autor conjuntamente con ella. Esto resulta importantísimo, porque el párrafo g) del artículo 83 de la Decisión 344 se refiere a los títulos de obras, que sean objeto de un derecho de autor que corresponda a un tercero. En efecto, así como la obra, para gozar de protección requiere del requisito de la originalidad, lo mismo ocurre con el título, a los efectos de que éste pueda gozar, conjuntamente con la obra, de la protección del derecho de autor.

La originalidad -en el sentido de “individualidad”- como requisito existencial de la “obra” objeto del derecho de autor, no constituye solamente una elaboración doctrinaria, sino que es recogida en el plano del derecho positivo. Así, la Decisión 351 reconoce la protección a los autores sobre las “obras del ingenio” (artículo 1), y a esos efectos define como autor a la persona física que realiza la “creación” intelectual, y a la obra como toda “creación” de naturaleza artística, científica o literaria (artículo 3).

Ahora bien, si la obra debe tener características de originalidad para poder gozar de la protección legal, nada distinto puede ocurrir respecto del título, porque la finalidad del derecho de autor es proteger las creaciones humanas. Por lo demás, el requisito de la originali- GACETA OFICIAL dad para la protección del título responde incluso al propio sentido común, como se analiza subsiguientemente.

En efecto es de pacífica aceptación que no gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad, como los genéricos si consisten por ejemplo en un simple vocablo del lenguaje común (v.g.: Noche, Fiesta, Alegría, Nostalgia, etc.); los comunes o banales (v.g.: Tú, La lluvia, El Crepúsculo); los que simplemente indican el género o características de la obra (v.g.: Biografía, Diccionario, Enciclopedia, Atlas, Tratado); una determinada disciplina (v.g.: Derecho Penal, Derecho Civil, Medicina Tropical, etc.), o cualquiera de sus áreas o especialidades (v.g.: Delitos contra las Personas, Familia y Sucesiones, Mal de Chagas, etc.).

Sostener lo contrario sería tanto como reconocer monopolios de explotación sobre títulos sin valoración creativa alguna, lo que resulta contrario al propósito del derecho de autor; o sobre títulos de necesario y común uso para designar obras distintas pero del mismo género. Si no se concibe un monopolio de explotación sobre una obra carente de originalidad, tampoco puede concebirse un derecho exclusivo sobre un título que adolezca de ese mismo requisito.

Sobre el punto ANTEQUERA PARILLI comenta: “El título de una obra consistente en la palabra o conjunto de palabras o signos que sirven para identificarla, sea a través de combinaciones de fantasía, o bien mediante el uso de vocablos que aludan a su contenido. ( ) “Al igual que como ocurre con otros medios distintivos, el título puede tener elementos de originalidad o, por el contrario, adolecer de cualquier rasgo que revele algún grado de creatividad, en cuyo caso el título apenas sirve para identificar la obra.

“Así, la diferencia entre los títulos originales, como la ‘Doña Bárbara’ de Gallegos, las ‘Lanzas Coloradas’ de Uslar Pietri o ‘El General en su laberinto’ de García Márquez, en comparación con los título genéricos o banales, carentes de creatividad, y que por centenares aparecen en los repertorios musicales 15/03/99 14.44 administrados por las entidades de gestión colectiva, con composiciones identificadas como ‘Amor’, ‘Tú’ o ‘La Noche’.

( ) “La protección del título distintivo de una creación intelectual implica determinar, en primer lugar, si el autor tiene el derecho a exigir que dicho signo sea mencionado para identificar la obra cada vez que ella sea objeto de una utilización; y la segunda, si igualmente tiene la facultad de impedir que dicho título sea empleado para distinguir a otra producción intelectual.

“El ámbito apropiado y específico para la tutela del título se encuentra en el derecho de autor, como parte de la obra misma, según lo disponen expresamente ciertas legislaciones (v.gr.: Benín, Brasil, Camerún, Chile, España, Francia, Portugal, Senegal), pero en muchas de ellas, con la exigencia, al igual que ocurre con la propia obra, de que el título tenga características de originalidad (v.gr.: Benín, Camerún, Colombia, Francia, España, Senegal), de manera que los títulos genéricos y los nombre propios no tienen protección (v.gr.: Costa Rica) ni cuando se limitan a indicar el género, contenido o índole de la obra (v.gr.: ‘diccionario’, ‘enciclopedia’, ‘recopilaciones’, etc.), o si se trata de nombres de personajes históricos, histórico-dramáticos o literarios y mitológicos o de nombres de personas vivas (v.gr.: Portugal).

( ) “Al formar parte de la obra misma, son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de la obra, especialmente para exigir que en toda utilización de la creación se emplee el título de la misma, como parte del derecho moral de integridad del bien protegido, o para impedir que se use dicho título para identificar a otra creación, tanto en ejercicio del derecho moral de paternidad, junto con el nombre del autor, como en razón del derecho exclusivo de explotación de la obra.

“Tales principios son por lo demás concordantes con lo previsto en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, por el cual no pueden registrarse como marcas los títulos GACETA OFICIAL de obras literarias, artísticas o científicas que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento.” (Derecho de Autor, 2da.

Edición, Tomo I, Caracas Venezuela, 1998, pág. 147. Lo resaltado corresponde a la presente sentencia). Como regla también pacíficamente aceptada, el derecho sobre el título de una obra no puede ir más allá del derecho que se tiene sobre la obra misma. De ahí que, como lo establecen muchas legislaciones, el derecho sobre el título de la obra se limite a impedir su uso en otra obra del mismo género, de manera que sea susceptible de crear confusión entre ambas (v.g.: Venezuela), mientras que en otros textos (v.g.: Perú), ese derecho sobre el título se extiende a impedir el uso del mismo sobre cualquier otra obra (aunque sea de otro género), siempre sobre la base del peligro de la confusión. En este punto existen divergencias doctrinarias, pues, como lo comenta Delia LIPSZYC en su citada obra, la prohibición de uso del mismo título no debería limitarse a otra obra del mismo género, sino a cualquier otra obra literaria, artística o científica.

Por su parte, ANTEQUERA PARILLI, apunta: “Al formar parte de la obra son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de la creación, especialmente para exigir que en toda utilización de la misma (es decir, de la obra), se respete su título como parte del derecho moral de integridad, o para impedir que se use dicho signo para identificar a otra creación (o sea, a otra obra) ”.

(op.cit., pág. 90-91. Lo agregado y destacado, es del Tribunal). De ahí que la prohibición a que se refiere el artículo 83, literal g) de la Decisión 344, por la propia remisión que ella hace a la protección del derecho de autor deba ser interpretada en concordancia con esta última. Y en ese sentido, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca de un producto o servicio, resulta indispensable que: - Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión. 15/03/99 15.44 - Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaria es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión. Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la “supranotoriedad como marca del título de una obra”.

En efecto, en el caso de la marca notoria (para impedir su registro por un tercero en cualquier clase), esa notoriedad debe ser probada. En cambio, si se interpretara incorrectamente el párrafo g) artículo 83 de la Decisión 344 resultaría que, en el caso del título de una obra, el impedimento para registrarlo como marca (en cualquier clase y aún sin riesgo de confusión) tendría efectos mayores que el de la marca notoria, ya que no se exigiría la comprobación de la notoriedad.

Dicho de otra manera: se estaría creando una figura que no tiene parangón en el derecho marcario, y que no existe en el derecho de autor. Ello daría lugar a un conjunto de prácticas desleales: sucedería, por ejemplo, si una persona deseara tener el monopolio absoluto de una marca o de muchas, como si fueran notorias, para lo cual le bastaría con crear alguna obra de poca dificultad, ponerle un título más o menos original, y lograr, incluso sin necesidad de inscribirlo en un registro, oponerse a toda marca y respecto de cualquier producto y clase GACETA OFICIAL que pretendiera identificarse con cualquiera de esos títulos.

Se pondría en riesgo, como consecuencia, el sentido del derecho marcario, por cuanto resultaría más efectivo acudir sistemáticamente a las oficinas de derecho de autor para registrar tales obras obteniendo de esta manera monopolios absolutos, como si se tratare de marcas notorias, e incluso sin que sea necesario probar la notoriedad, y luego acudir ante la oficina de registro marcario, simplemente para hacer oposiciones o para obtener transacciones ventajosas con base en la supuesta necesidad legal de “autorización”, que deba ser otorgada para usar cualquiera de los títulos de dichas obras como marcas.

Como consecuencia de lo expuesto, considera el Tribunal que la intención de la prohibición contenida en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344, no puede ser otra que la de prohibir el registro como marca del título de una obra cuando éste se encuentre protegido por el derecho de autor, es decir, cuando tenga también características de originalidad.

Por tanto, la prohibición marcaria para el uso del título de una obra no puede ir más allá de la reconocida por el derecho de autor, vale decir, la del uso del mismo título para distinguir otra obra, sea o no del mismo género, según lo que disponga la ley del país donde se reclame la protección. Con base en las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

El Derecho de autor constituye un derecho independiente aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Esa independencia y compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda encontrarse protegido simultáneamente por el derecho de autor y por el de propiedad industrial. Pero ello no significa que un derecho prevalezca sobre el otro, sino que cada uno de éstos proporciona a su titular un derecho exclusivo, en cada uno de sus respectivos ámbitos. 2.

El párrafo g) del artículo 83 de la Decisión 344 prohibe el registro como marcas de 15/03/99 16.44 aquellos signos que consistan en títulos de obras literarias, artísticas y científicas, o personajes ficticios o simbólicos, que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste. 3.

Tal como ha sido expuesto en la presente sentencia de interpretación, la originalidad constituye un requisito existencial para que pueda hablarse de “obra” objeto del derecho de autor. No gozan, por tanto, de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad. 4. Por otra parte, si el sentido de la protección del título original por el Derecho de autor, tiene como finalidad esencial evitar que el uso del mismo título en otra obra pueda crear confusión entre ambas, quiere ello decir sólo que no puede registrarse como marca el título de una obra, única y exclusivamente cuando éste, por ser original, se encuentra protegido por el derecho de autor; y, además, porque el uso de dicho título para distinguir un producto o servicio puede crear confusión para el público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir con el mismo signo. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico andino al dictar la respectiva sentencia en el proceso interno No. 4212.

Notifíquesele mediante copia certificada y sellada. Remítase asimismo copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO GACETA OFICIAL 15/03/99 Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La precedente sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada en la sesión judicial correspondiente al día 2 de octubre de 1998, por los cinco Magistrados arriba mencionados, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.44 26 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

No la suscribe el Doctor Roberto Salazar Manrique por haber fallecido el día 24 de enero de 1999. Por tanto, en sesión judicial celebrada el día 26 del mismo mes bajo la Presidencia del Magistrado Dr. Juan José Calle y Calle se acordó que, conforme a las prescripciones del artículo 64 del Estatuto, queda suscrita por los cuatro Magistrados que actualmente conforman el Tribunal, por el Secretario del mismo, y a sellarla y depositarla en Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. PROCESO 33-IP-98 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y h) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, e interpretación de oficio del literal a) del artículo 113 ibidem.

Marca GLICOLIK. Expediente Interno No. 4650 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En la ciudad de Quito a los seis días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y h) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz en el proceso interno en que se demanda por parte de la sociedad Allergan Inc., domiciliada en los Estados Unidos de América, la nulidad de la resolución No. 48337 de 29 de noviembre de 1994, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en virtud de la cual se concedió en favor de laboratorios Medihealth S.A. el registro de la marca GLICOLIK, para distinguir “todos los productos de la clase 3 y productos de limpieza y tocador, productos comprendidos en la clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza” El artículo 28 del Tratado de Creación del Tribunal, conforme al cual es competente para interpretar por vía prejudicial las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

El artículo 29 del mismo Tratado en cuya virtud el Consejo de Estado de la República de Colombia se encuentra legitimado para elevar ante este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial por estar conociendo un proceso interno en el que deben aplicarse normas integrantes del Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena. Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL Los hechos materia del proceso interno, son resumidos en forma completa por la instancia jurisdiccional consultante en los siguientes términos: El juez consultante advierte en la solicitud de interpretación que: “Como quiera que en la demanda simplemente se solicitó la declaratoria de nulidad del citado acto, sin expresarse cuál es el interés de los accionantes para formular esa petición, conforme lo dispone el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mediante auto de 19 de septiembre de 1997 se inadmitió la demanda para que se aclarara tal aspecto, y en escrito que obra a folios 34 a 35, los accionantes manifestaron, en lo esencial, lo siguiente: “Como se sabe, las causales de irregistrabilidad marcaria tienen por finalidad tutelar, bien el interés del tercero que poséa (sic) un mejor derecho, o bien el interés del público.

A las primeras se refiere el artículo 83 ibidem y a las segundas el artículo 82. Así que cualquier persona tiene interés en que la Administración no contravenga las causales de irregistrabilidad establecidas para la protección de todos, cuales son las del artículo 82. Si ninguna persona pudiera invocar la protección que brinda el artículo 82 al público en general, las causales de irregistrabilidad enunciadas en dicho artículo serían inoperantes toda vez que la Administración las contraviniere.

Dicho en otras palabras, no serían verdaderas causales de irregistrabilidad, puesto que ese Honorable Consejo de Estado no siempre, ni mucho menos, tiene conocimiento de las contravenciones al artículo 82 en que incurra la Superintendencia de Industria y Comercio. “Pues bien, en la demanda que mi representada y yo hemos presentado a su ilustrada consideración, los tres últimos cargos están relacionados con causales de irregistrabilidad enunciadas en el artículo 82 de la Decisión 344, y tanto yo como mi representada, tenemos interés como parte que somos del público, en que no se nos engañe, no se nos confunda, ni se nos recorte la facultad o libertad de expresión, con el registro como marca del término “GLICOLIK” “Por si lo anterior no fuera suficiente, mi representada tiene un interés adicional en la nulidad impetrada, por cuanto el titular de la marca 15/03/99 18.44 “GLICOLIK” se opuso a la solicitud de registro de una marca presentada inicialmente por la sociedad Herald Pharmacal Inc. que ha venido siendo tramitada en el expediente Nº 94-57.720, solicitud de la cual mi representada es cesionaria, y la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte, ha considerado la existencia del registro Nº 171.911 de “GLICOLIK”, como causal de irregistrabilidad de la marca de mi representada”.

Informe sucinto de los hechos que se consideran relevantes para la interpretación prejudicial: “1.- El 11 de julio de 1994, la sociedad Laboratorios Medihealth S.A., solicitó el registro de la marca GLICOLIK, “ tomada en sí misma e independientemente de toda forma distintiva o acompañada de leyendas, figuras, alegorías y etiquetas de carácter explicativo, para ser usada en todos los colores y tamaños, (…) para distinguir productos de limpieza y tocador; preparaciones para blanquear y otras substancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, productos relacionados en la clase 3, según Clasificación Internacional de Niza” y, publicado como fue el extracto de tal solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones por parte de terceros.

“2.- Mediante el acto cuya nulidad se impetra, previa consideración acerca de “Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes”, se concedió el registro de la marca solicitada. “3.- Mediante Resolución núm. 6653 de 13 de marzo de 1996, se ordenó la inscripción, en el Registro de la Propiedad Industrial, de la referida marca GLICOLIK realizado por su titular, en favor de Laboratorios Silpro S.A.” (se entiende el traspaso de la marca por la compañia Laboratorios Medihealth S.A a favor de Silpro SA) “4.- La parte actora aduce, en resumen, lo siguiente: GACETA OFICIAL Indebida motivación. Al expedir el acto acusado, se incumplió la formalidad contemplada en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues no motivó debidamente el acto y no se puede saber, de todas las disposiciones legales vigentes, cuáles fueron las que se aplicaron en este caso particular, ni como fue que se consideró que estaban cumplidas dichas disposiciones para conceder el registro de GLICOLIK como marca.

“Falta de examen de registrabilidad. De conformidad con el artículo 96 de la Decisión 344, la División de Signos Distintivos ha debido efectuar un serio examen de registrabilidad de la expresión cuyo registro se solicitó como marca, pero el que hizo fue incompleto, puesto que no examinó la registrabilidad de la expresión en si misma, sino apenas si existía otra marca idéntica o similar a ella, solicitada o registrada con anterioridad por un tercero. “Insuficiente distintividad.

Si conforme al artículo 81 de la Decisión 344, una de las condiciones para que una marca pueda ser registrada es la de que sea suficientemente distintiva, para expedir el acto acusado no se observó dicha condición, pues las expresiones GLICOLIK (registrada) y GLICOLIC (usada), son insuficientemente distintivas en relación con el ácido glicólico en loción, al cual el actual titular de la marca impugnada podría aplicar la primera de dichas expresiones o de hecho aplica la segunda.

El ácido en cuestión tiene la característica de ser GLICOLICO, y la sola supresión de sus nueve letras, no es suficiente fonéticamente para impedir la confusión de cualquiera de las expresiones en cuestión, con esta característica. Posibilidad de engaño. Al expedirse el acto acusado se desconoció el artículo 82 literal h) de la Decisión 344, pues la expresión GLICOLIK da a entender que se trata de un producto con la característica, cualidades y aptitud para el uso de ser GLICOLICO, como lo es el ácido glicólico para ciertos daños de la piel, pero característica, cualidades y aptitud que no siempre tienen todos los productos de la Clase 3 Internacional para los cuales se concedió el registro de la marca GLICOLIK.

Se trata de un término descriptivo. También se violó el artículo 82 literal d) de la Decisión 15/03/99 19.44 344, puesto que se concedió el registro de la expresión GLICOLIK para productos como el ácido glicólico en loción, expresión que es fonéticamente idéntica al término inglés “GLYCOLIC”, y dado que en el comercio de productos higiénicos, de tocador y cosméticos, el uso de terminología inglesa es frecuente como símbolo de tecnicismo y calidad.

“5.- Por su parte, la entidad demandada sostiene que el acto acusado se ajusta plenamente a derecho, pues se expidió conforme a lo dispuesto en la Decisión 344, se respetó el trámite administrativo en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Agrega que, en razón a que no se presentaron oposiciones, la oficina nacional competente efectuó el estudio administrativo de la marca solicitada, y al encontrar que es novedosa, visible y suficientemente distintiva, se concedió su registro.

“Finalmente, se expresa que es de suma importancia tener en cuenta lo expuesto por esta Corporación en sentencia proferida el 26 de febrero de 1998 dentro del proceso en que fue actor el ciudadano Carlos Adolfo Cháves Fabre y la correspondiente interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. “6.- A su vez, el apoderado judicial de la sociedad Laboratorios Silpro S.A., expone, en resumen, los siguientes argumentos: “Que la expresión GLICOLIK cumple con los requisitos señalados en el Artículo 81 de la Decisión 344, como son distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de ser representada gráficamente, y no estar comprendida dentro de las causales de irregistrabilidad contempladas en el Artículo 82 ibídem.

“Que la mencionada sociedad ofrece con la indicada marca un producto de belleza que contiene una pequeña parte de ácido glicólico, y que está siendo usada para reparar algunos problemas de la piel, por lo que no está incursa en la causal de irregistrabilidad del articulo 82, literal h) de la citada Decisión 344”. Con todos los antecedentes expuestos, el Tribunal pasa a resolver el asunto de autos:

CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL 15/03/99 20.44 1.- LAS NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE. de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; En varias oportunidades este Tribunal ha indicado que la interpretación prejudicial debe hacerse teniendo en cuenta el alcance del cuerpo legal en su conjunto, para lo cual resulta necesario integrar las materias que, reguladas en distintas normas, son pertinentes para la solución del caso controvertido, de forma que el juez comunitario, en desarrollo del principio según el cual debe existir recíproca colaboración con las jurisdicciones nacionales, puede adicionar o restringir el acervo de normas comprendidas en la solicitud de interpretación. (Proceso 01-IP-94, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 164 del 2 de Noviembre de 1994, Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 163 de 12 de septiembre de 1994, Proceso 7-IP-98, G.O. No. 349 de 19 de Junio de 1998 y Proceso 4-IP98).

( ) En el presente caso, además de los artículos 81, 82 literales d) y h) y 96 de la Decisión 344, el Tribunal estima pertinente referirse al contenido y alcance del literal a) del artículo 113. El texto de las mencionadas disposiciones es el siguiente: h) “Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” ( ) “Articulo 96”.- Vencido el plazo establecido en el artículo 96, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante Resolución debidamente motivada.” Literal a) del artículo 113 de la Decisión 344. “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: Artículo 81 de la Decisión 344: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Literales d) y h) del artículo 82 de la Decisión 344: No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión”; 2.- REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRABLE COMO MARCA a) La distintividad La condición esencial de un signo para que pueda ser registrado como marca es su distintividad, que se revela en su capacidad propia o intrínseca de diferenciarse y no confundirse con los productos o servicios que el signo pretende proteger o amparar y en su aptitud exterior para distinguirse de otros signos. La distintividad, vista desde estas dos dimensiones, constituye así requisito sine qua non para que un signo pueda acceder al registro marcario, que es precisamente a partir del cual se adquiere el derecho al uso exclusivo, cuyo contenido se concreta en un ius prohibendi que alberga las facultades necesarias para garantizar que terceros no hagan uso ilegítimo de la marca.

GACETA OFICIAL A partir del requisito de distintividad se estructuran la mayoría de las causales de irregistrabilidad. Así, la que dice relación a los signos genéricos y descriptivos del producto o servicio o de sus características; la referida a los términos usuales o comunes que utiliza el público consumidor para mencionar a los productos o servicios de que se trate, etc.

La indistintividad del signo o la insuficiente distintividad es motivo, razón o causa para que la oficina nacional competente rechace su inscripción o registro en aplicación de las prohibiciones de registro contempladas en los Artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344. El análisis de registrabilidad del signo no puede hacerse en forma aislada de otros factores que integran el concepto y la finalidad de la marca, como son los productos o servicios que va a individualizar.

En efecto, la sola circunstancia de que exista identidad o similitud entre signos bajo comparación, es insuficiente para la aplicación de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa comunitaria, pues puede ocurrir que por la distinta naturaleza y función de los productos o servicios respecto de los cuales se pretenden usar dichos signos, no exista un verdadero riesgo de confusión. En esta comparación - signos - productos o servicios - radica la esencia de la distintividad, ya que signos similares pueden coexistir en el mercado si entre los productos o servicios no existe dato alguno que permita afirmar su conexión o competividad hasta el punto de crear confusión. Por esos motivos, marcas iguales pueden subsistir para productos distintos, salvo el caso de los signos notorios.

“Visto el sistema marcario en su conjunto, se observa que el mismo se encuentra estructurado sobre el concepto de distintividad bien que se contemple en forma estática, como elemento esencial para la existencia de la marca, y desde su perspectiva dinámica, es decir, analizada la función del signo una vez que los productos o servicios que individualiza circulan en el mercado.

Basta repasar las causales de irregistrabilidad para percatarse de que en su mayoría el legislador comunitario toma como fundamento el carácter distintivo del signo. Basta también analizar el contenido del derecho marcario, para deducir que la exclusividad con- 15/03/99 21.44 ferida al titular del registro no tiene un fin en sí misma sino que se encuentra concebida en aras de la distintividad ” (Proceso 4-IP-98, Gaceta Oficial No. 375 de 7 de Octubre de 1998).

El derecho marcario en general, y así se observa también en la Decisión 344, al garantizar la existencia y permanencia del carácter distintivo de las marcas cumple una finalidad de interés público, consistente en procurar el correcto funcionamiento del mercado, todo para la salvaguarda de los intereses del consumidor, como principal afectado dentro del régimen de competencia económica.

Es por ello que las normas agrupadas en lo que hoy se conoce como el Derecho de Marcas deben analizarse teniendo en cuenta no sólo la posición de las empresas que ofrecen los productos o servicios, sino también, y principalmente, la del consumidor. “Cuando el legislador dispone la distintividad como condición necesaria para el registro, pretende asegurar ab initio el cumplimiento de la función principal de la marca, consistente en facilitar al público la elección de los bienes que desea, sin que en el proceso de adquisición su voluntad se encuentre viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios.

Garantizando tal función, salvaguarda al mismo tiempo el interés de quienes son titulares de registros o de solicitudes anteriores, pues así impide que la distintividad de las marcas ya existentes sea afectada por actos imputables a terceros, con lo que de inicio dispone de una herramienta contra la competencia desleal, en especial contra el aprovechamiento de la reputación que, real o potencialmente, se alberga en la marca”.

(Proceso 4-IP-98) La jurisprudencia de este Tribunal en punto de la distintividad de la marca ha sido extensa y constante. Así, en la sentencia dictada dentro del proceso 1-IP-87 expresó: “( ) Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca ( ) Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse.

Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad -que GACETA OFICIAL siempre serán relativas-, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando”. (Jurisprudencia reiterada en los procesos 4-IP-88, 3-IP-90, 3-IP-91, 6-IP93, 1-IP-94, 2-IP-94, 9-IP-94, 5-IP-94, 7-IP-94, 15-IP-97, 26-IP-97, 27-IP-97, 4-IP-98, 6-IP-98, 11-IP-98,14-IP-98 y 17-IP-98).

En la sentencia proferida dentro del proceso 2-IP-95, el Tribunal manifestó: “El signo distintivo no es sino aquel que permite en forma inconfundible distinguir e identificar y singularizar los productos o servicios de una empresa frente a los de otra, evitando la confusión o la posibilidad de confusión entre los signos registrados como entre los productos y servicios que se encuentran amparados por una marca ( )” (Gaceta Oficial No. 199 de 26 de enero de 1996). b) La perceptibilidad El signo en que consiste la marca debe poderse apreciar por cualquiera de los sentidos, pues sólo así puede cumplir la función distintiva bajo cuya consideración se reconoce su importancia y se otorga el derecho de exclusividad en el uso.

Mientras no se exteriorice sólo podrá calificársele como una idea o un sentimiento, sin relevancia jurídica y económica, por lo que resulta necesaria su materialización para que pueda ser considerada como un dato de la realidad. Dicha materialización puede lograrse por distintas vías, bien representando la idea en una gráfica, vocablo, forma, colores, o bien en sabores, olores y sonidos.

Traducido el signo en una sustentación física o material, el público en general y en particular el consumidor de esos productos o servicios, tiene la posibilidad fáctica de percibirlo por uno o varios sentidos, según sea la configuración interna del mismo. La perceptibilidad exigida como requisito esencial de la marca, es entonces congruente con la función que a ésta se le reconoce y al mismo tiempo se le atribuye, toda vez que constituye premisa indispensable para que el signo pueda distinguir los productos o servicios de un empresario de los homólogos de otro. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica es sobre todo un requisito formal para el regis- 15/03/99 22.44 tro, cuya finalidad consiste en que la oficina nacional competente conserve un soporte documental que le permita comparar la marca con otras ya registradas y con aquellas cuyo registro se solicite en el futuro, a efectos de determinar si existe o no riesgo de confusión, y proceder en consecuencia de acuerdo con las normas pertinentes.

El cumplimiento del requisito permite también que la publicación de la solicitud cumpla con el objeto para el que ha sido prevista, es decir, que los terceros puedan saber a ciencia cierta cuál es la tipología de la marca cuyo registro se pide (denominativa, gráfica, mixta, bidimensional o tridimensional), así como las características y demás datos que la configuran, para que con base en dicha información cuenten con los elementos de juicio necesarios que les permita formular o no las observaciones pertinentes. 3.- SIGNOS DESCRIPTIVOS (artículo 82, literal d) de la Decisión 344) Una de las causales de irregistrabilidad sustentadas en el requisito de la distintividad de la marca, se encuentra referida a los signos descriptivos, entendidos como aquellos que representan de forma tal las características esenciales del producto o servicio para el que se pretende utilizar, que al consumidor le basta percibirlos para formarse directamente la idea de que se están señalando las cualidades o las calidades de dichos bienes.

El profesor Manuel Otero Lastres define la denominación descriptiva como aquella que “informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio” (MEMORIAS, Seminario Internacional: “La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios” Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, 1996, página 237).

Al decir del autor Víctor Bentata (“Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, pág. 170), el signo será descriptivo positivamente, es decir, impedido de su registro, cuando “comunica a quien lo oiga, lo vea, una idea clara, inmediata y directa con referencia al producto” Con relación a esta causal, debe quedar claro que lo prohibido consiste en que tales signos se encuentren constituidos exclusivamente por GACETA OFICIAL la descripción de que se trate, así como que no cualquier aditivo o modificación que se incorpore a la descripción respectiva permite su registro, sino sólo aquella que le otorgue suficiente distintividad.

Desde esta última perspectiva, no cabría el registro de una denominación que conceptualmente represente las cualidades del producto, por el hecho de que se le haya suprimido una letra para sustituirla por otra que posea el mismo sonido, pues tal modificación al no variar la percepción auditiva, mantiene el carácter descriptivo. De otro lado, para que la descripción sea irregistrable como marca debe “encaminarse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que protege.

En estos casos, si el bien protegido por la marca se halla por ésta directamente designado, pierde su carácter de distintivo para el uso comercial. Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la irregistrabilidad de un signo” (Proceso 12-IP-96 Gaceta Oficial No. 265 de 16 de mayo de 1997) 4.- SIGNOS ENGAÑOSOS Un signo que pretende ser registrado como marca puede reunir los tres requisitos esenciales analizados anteriormente y, sin embargo, encontrarse imposibilitado de ingresar al registro cuando, por ejemplo, produzca ante el consumidor efectos negativos como son el error, la confusión o el engaño, o afecte derechos de terceros que hayan solicitado o registrado anteriormente signos iguales o semejantes para los mismos o iguales productos.

Esas prohibiciones de registro se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 y en su mayoría derivan del carácter distintivo que debe poseer la marca. Las normas marcarias pretenden proteger al consumidor como destinatario directo de los bienes y servicios, así como al titular del derecho evitando que su signo pueda ser utilizado indebidamente en el tráfico mercantil por otros productores de bienes o servicios competitivos (Procesos 12-IP-96, G.O. 265 del 16 de mayo de 1996, 30-IP-96, G.O. No. 299 del 17 de Octubre de 1997, 20-IP-97, G.O. 332 del 30 de Marzo de 1998, 27-IP-97 y 4-IP-98) 15/03/99 23.44 Dentro de una concepción trasparente del mercado, resulta necesario prohibir el registro de un signo que pueda engañar al público o a los medios comerciales sobre “la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos de que se trate”, engaño que debe entenderse como “La distorsión de la realidad acerca de esas condiciones o características” (Proceso 30-IP-96).

Las prácticas de lanzar al mercado indicaciones incorrectas o falsas sobre los productos o servicios, inducen, incuestionablemente a engaño, asunto que en todo momento trata de evitar la norma del literal h) del artículo 82 de la Decisión 344, sustentada en la necesidad de fomentar un comercio en el que los productores reciban la adhesión de los consumidores gracias a las referencias ciertas de los bienes y no sobre la base de apariencias y engaños que, por demás, afectan perjudicialmente el adecuado funcionamiento de un sistema competitivo en el que las reglas de lealtad y corrección revisten importancia capital.

Al referirse a los signos engañosos el Tribunal en el proceso 21-IP-95 (Gaceta Oficial Nº 233 de 19 de noviembre de 1996), expresó: “La denominación “OFTAFLOX” puede ser considerada como evocativa al utilizar el prefijo “ofta” que dentro del campo farmacéutico se refiere a un producto para la utilización en los órganos visuales. No hay impedimento, en forma general, para que entre los productos farmacéuticos exista una relativa semejanza dada la libertad de comercio de un competidor frente a otro.

Pero si la evocación del producto se refiere a uno que no tenga esa aptitud, composición o finalidad, la marca no podría ser registrada, no por la similitud ortográfica o fonética, sino por el posible engaño que el público soportaría al escuchar un signo que tiene una finalidad propia y generalmente conocida y constatar, ante la realidad, que el mismo no puede ser usado para la necesidad que se imaginó en un primer momento el adquirente.

“El peligro que, en el campo farmacéutico o químico, puede correr el consumidor al adquirir un producto con determinada aptitud de utilización o composición, que no corresponde a su denominación o evocación, debe llevar a pen- GACETA OFICIAL sar que para la aceptación del registro marcario es necesario realizar un examen más exigente de los signos a registrarse, aún cuando estos productos puedan venderse o expenderse bajo receta médica.

Hipotéticamente, por ejemplo puede existir un fármaco con la denominación de “calci oral”, entendiéndose el prefijo “calci” como reconstituyente y no teniendo esa aptitud, sino más bien la de eliminación de parásitos y bacterias. No podría registrarse esa marca por referirse a las características, cualidades o aptitud para el empleo del producto, según lo establecido en el artículo 72 literal h) de la Decisión 313.

“El objetivo de esta prohibición de irregistrabilidad es el evitar la confusión o el engaño pues “depende de que el signo que se pretenda registrar como marca, pueda cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros”, tal como lo ha establecido el Tribunal Andino en la sentencia dictada en el Proceso 3-IP-90 (jurisprudencia del TJAC, Tomo II, Pág. 119)”.

Es oportuno citar en este aspecto el valioso criterio del Profesor Fernández Novoa, quien señala que para determinar si un signo es engañoso o provoca el riesgo de engaño, se debe, en primer lugar, “relacionar la denominación o signo solicitado como marca con los productos o servicios para los que se ha presentado la correspondiente solicitud”, es decir, que la denominación será engañosa sólo cuando proporciona información errónea en relación con los productos o servicios que la marca está destinada a proteger y, en segundo término, tener en cuenta la situación del consumidor medio, “dotado de las normales facultades perceptivas y que se guía por apreciaciones visuales o auditivas normales” (“Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, S.A, Madrid 1990, págs. 95 y 96).

La enumeración contenida en el precitado artículo 82 literal h) es enunciativa y podría agregarse a aquella otros elementos más como serian el de la finalidad, los ingredientes, el destino de los productos o su composición (Proceso 12-IP-96) El engaño para el público radica en la inconformidad, desfiguración o alteración de las características, aptitudes o composición del 15/03/99 24.44 producto frente a lo que el signo refleja o pretende reflejar, o como bien sostiene el tratadista Jorge Otamendi, esos signos aplicados a ciertos productos o servicios “Inducen a hacer creer al público consumidor que aquellos tienen determinadas características” (“DERECHO DE MARCAS”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1989, Pág. 85).

Así por ejemplo, un signo que consista en términos como “Eterna o irrompible” podría hacer pensar que el producto respectivo tiene estas cualidades, cuando lo cierto es que, por regla general, ningún bien tiene duración indefinida. Conforme a lo expuesto, en el caso sub examen, sólo podría ser el signo engañoso si la denominación que lo conforma designa alguna cualidad o característica del producto del cual carezca Al respecto el Tribunal, en el caso de la marca MARGARINA EXCLUSIVA (Proceso 12IP-96), manifestó: “El añadido de la indicación del producto de que se trate, en este caso “margarina”, y la aptitud o destino, esto es, “para repostería y pastelería”, no impide su uso en la marca, por referirse al producto que verdaderamente es, es decir, no rodea la sombra del engaño al público respecto a su calidad ni aptitud para el consumo, pues el consumidor medio entenderá que al adquirir margarina EXCLUSIVA, está adquiriendo ese producto y para el uso o aptitud para el que él está dedicado, y por el contrario no entenderá que con el producto margarina está adquiriendo pan o arroz que se encuentran especificados en la categoría 30 internacional, así como tampoco podrá entender que el producto margarina servirá para elaborar café o té o tapioca, pero sí que es un producto que puede ser utilizado en la elaboración de pan, pastelería o en la confitería en general.

Este análisis no significa sino una precisión del alcance de la solicitud de registro de la marca, y no una calificación de los hechos materia de proceso, lo que está impedido de hacer el Tribunal conforme al artículo 30 de su Tratado de Creación. “Diferente sería la situación, en el caso de que el producto designado como “margarina”, no hubiere tenido esa composición ni característica, ni sirviera para los fines propios de su elaboración y propósito, es decir, se habría pre- GACETA OFICIAL sentado un engaño entre la denominación del producto y la aptitud del mismo”.

De otra parte, puede ocurrir que el signo no indique directamente una de las características del producto, es decir, que no se trate de una denominación descriptiva, pero que sí la evoque, caso en el cual tendrá que analizarse si el concepto evocado resulta engañoso. Sobre el punto Otamendi comenta: “Las marcas que son claramente evocativas de una determinada materia prima, de una función, o en definitiva de cualquier característica de un producto o servicio pueden ser engañosas si los productos o servicios que distingue nada tienen que ver con la evocación que hacen dichas marcas ” (Obra citada Pág. 89).

La Resolución que confirió el registro del signo GLIKOLIK ha sido objeto de una demanda de nulidad por considerarse que la expresión es descriptiva y engañosa. Para decidir el asunto, el juez nacional tendrá en cuenta, en primer lugar, si la expresión es exclusivamente descriptiva de los productos para los que el registro se ha concedido, caso en el cual procederá el decreto de nulidad con base en el literal d) del artículo 82, o si únicamente evoca sus cualidades, en especial su composición y función, evento en el que tendrá que analizarse en relación con cada uno de los productos si lo evocado corresponde con la realidad de los mismos para, en caso de que ello no resulte así, declarar la nulidad con fundamento en el literal h) de la misma norma.

Se advierte que el análisis debe hacerse en relación con cada uno de los productos para los que se ha otorgado el registro marcario, por cuanto la distinta naturaleza y finalidad que revisten podría hacer llegar a la conclusión que la expresión GLICOLIK es exclusivamente descriptiva para algunos de ellos pero no para los demás o que, siendo sólo evocativa, insinúa conceptos falsos en relación con uno o más de ellos, y verdaderos frente a los otros. 5.- DENOMINACIONES EN IDIOMA EXTRANJERO Autores como Jorge Otamendi (obra citada, pág. 177) consideran que en términos generales el equivalente de una marca en idioma extranjero, no teniendo significado conocido para 15/03/99 25.44 el público consumidor, constituye marca de fantasía. Sin embargo puede suceder que el idioma extranjero sea conocido entre el público consumidor, caso en el cual, si las palabras son fácilmente reconocibles por su escritura o por su pronunciamiento, pueden estar impedidas para acceder al registro En la demanda de nulidad se hace referencia a que el término GLYCOLIC pertenece al idioma ingles.

Para el estudio del asunto, se remite el Tribunal a lo expresado en el fallo proferido dentro del proceso 3-IP-95 (Gaceta Oficial 189 del 15 de septiembre de 1995) y reiterado en el proceso 4-IP-97 (G.O. No. 329 de 9 de marzo de 1998), en el que se precisó: “La legislación comunitaria se refiere a las marcas extranjeras dentro del tópico de las denominaciones descriptivas y genéricas, como no registrables.

Las Decisiones 311, 313 y la actual Decisión 344, nada dicen al respecto, por lo cual corresponde examinar lo que la doctrina señala sobre el particular. El Tribunal ha dicho que “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común. Tal sería el caso de la palabra francesa “Chevalier”, por “caballero” o la denominación italiana “tutto il mondo”, por “todo el mundo”.

Con igual sentido puede aludirse al vocablo extranjero que por su uso frecuente en los medios de difusión y publicidad, ha pasado a formar parte del léxico común para la designación de un producto, como sería el caso de las expresiones “sweter” o “pull over” para referirse a “sacos tejidos en lana”. “Por último existen nombres que teniendo origen en un idioma extranjero, han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95, G.O. 189 de 15 de septiembre de 1995). GACETA OFICIAL 6.- DEBIDA MOTIVACIÓN (Interpretación del art. 96 de la Decisión 344) La accionante descansa su objeción al registro del signo GLICOLIK, también en el hecho de que la Resolución impugnada, esto es la No. 48337 de 29 de noviembre de 1994, no tiene la debida motivación, acusándola por su vaguedad que “puede ser aplicada a gran cantidad de solicitudes de registro a pesar de que ellas conciernan a diferentes marcas, productos, servicios, solicitantes y/o vigencias.

De modo que no aparece motivación alguna relativa a este caso particular”. El análisis sobre la debida o indebida, suficiente o insuficiente motivación es un hecho que corresponde decidir al Juez Nacional. El Tribunal se remite a lo expuesto en el fallo dictado dentro del proceso 5-AN-97 (G.O. No. 361 de 7 de agosto de 1998) en el que se decidió la demanda de nulidad interpuesta contra la Resolución 430 de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

Allí se dijo todo cuanto sigue: “A. CAUSA O MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS “La causa del acto administrativo no es sino el antecedente o precedente o las razones de hecho y de derecho que en cada caso lleva a la administración a dictar el acto. De esto se deriva la importancia de la causa. Para Bielsa “La causa en el derecho privado y en el derecho público tienen de común que ella sirve de fundamento legal a la obligación, y que los motivos-supuestos que deben ser necesariamente lícitos son esenciales, pues la validez o legitimidad del acto depende de la validez o legitimidad de esos motivos (Aunque el Código Civil sólo requiere que la obligación se funde en una causa verdadera, aunque la expresada en ella sea falta ); en el derecho público la causa (o el motivo - presupuesto) debe tener como directiva la realización de un fin de interés público, y esa realización le está impuesta a la administración pública de acuerdo con normas legales, según la reglada o discrecional.

La falta o alteración de esos motivos afecta la validez del acto” (Cita de José Canasi, “Derecho Administrativo”, Editorial Depalma, Buenos Aires 1984, Tomo II, pág. 150). 15/03/99 26.44 “Entendiéndose causa como motivo, y motivación como “acción y efecto de motivar”, los términos tienen un contenido único, aunque se diferencien desde el punto gramatical.

El motivo o la causa es “la circunstancia o antecedente de hecho aceptado o impuesto por la ley para justificar la emisión del acto; “motivación” es la expresión o constancia de que el motivo existe o concurre en el caso concreto” (Cita de Marienhoff, por Canasi, obra mencionada pág. 181). El motivo está constituido por los procesos intelectivos que realice el funcionario para tomar una resolución en forma abstracta, y que concretados ya al caso específico se transforma en realidad a través de la motivación, es decir, de la traslación de lo abstracto a lo concreto.

“Si la norma positiva exige como requisito que una resolución o decisión administrativa sea motivada, la ausencia, insuficiencia o la falsedad de la motivación puede conducir a la nulidad o anulabilidad del acto, dependiendo en cada caso de la incidencia que la falta de motivación tenga en la parte resolutiva del acto administrativo. También en el fallo que decidió el proceso 1-AN-97 el Tribunal al referirse a la motivación expresó: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinan al funcionario a pronunciarse en uno u otro sentido tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o las situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué del acto y la razón de ser de la resolución o declaración, constituyendo por ello una formalidad sustancial cuya ausencia, insuficiencia, error o falsedad puede llevar a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador sobre el derecho y los hechos y la resolución adoptada frente a los efectos que el acto va a producir, constituirá la ecuación jurídica para hablar de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. “La motivación jurídica y de hecho, vendría a constituir la causa del acto, emitida por el sujeto del mismo (la administración) que expresa su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo.

GACETA OFICIAL “La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o de su materia y de los efectos que el acto pueda producir en el administrado, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la resolución, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de “manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/ Comisión, as 1/69.

Rec. 277). “Según sentencia del mismo Tribunal, citada por Guy Issaac (“Manual de Derecho Comunitario General”, Ariel Derecho, pág. 143), “la motivación tiene el fin de dar a las partes la posibilidad de defender sus derechos, al Tribunal de ejercer su control, y a los Estados Miembros como a todo nacional (interior), de conocer las condiciones en las cuales las instituciones aplican el Tratado” (4.7, 1963, Alemania c/ Comisión, as. 24/62, Rec. 143).

“El objeto de la motivación es el “ de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada o si eventualmente está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez” (“Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 1994-6, pág. 2572 asunto C-292/93 Norbert Lieben contra Willi S. Gobel y Siegrid Gobel).

“Un acto administrativo puede ser anulado por varias causales ya sea por vicios de fondo o de forma. Estas causales de nulidad o anulabilidad del acto, se recogen en la disposición del Artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal que abre la vía contenciosa comunitaria para que las Resoluciones de la Junta puedan ser declaradas nulas cuando fueren dictadas con violación de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, incluso por desviación de poder, con lo cual se entiende que las causales de nulidad pueden referirse a vicios de fondo y de forma que son aceptados generalmente por la doctrina.

“El acto administrativo carente de una efectiva motivación o contentivo de disgregaciones legales que sólo conduzcan a que los hechos no concuerden con el objetivo o esencia de la 15/03/99 27.44 norma impugnada, o que estén tergiversados, alterados o interpretados erróneamente, lleva a la nulidad del acto. “La motivación en los actos no ha de pretender recoger todas y cada una de las condiciones o de las circunstancias de los hechos que han servido de base o de fundamento para su expedición. Basta que la motivación se reduzca a la esencia del razonamiento, interpretada ésta como la correspondencia jurídica y real entre la parte motiva y la parte declarativa del acto, vale decir, entre el procedimiento constitutivo y la expresión de la voluntad del administrador.

Será suficiente que el acto en cuestión destaque lo esencial de los objetivos perseguidos por la institución y que “los elementos de hecho y de derecho” que constituyen su objetivo “estén en armonía con el Sistema Normativo del que forman parte” (Rec -9 Pág. 4153, caso: Reino de España contra el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas).

“Por la importancia del tema, merece mención la cita que Canasi recoge sobre las reglas establecidas por el Consejo de Estado de Francia, que se aplican a la motivación de un acto administrativo: “1a. Regla: ‘Los agentes públicos están obligados a motivar sus actos, cuando la ley o un reglamento así lo dispone’, pero ello no quita que pueda motivarse o tenerse en cuenta dicha motivación en los demás casos.

“2a. Regla: ‘Cuando un agente público está obligado, según las leyes y reglamentos, a motivar su acto, debe hacerlo, bajo pena de nulidad del acto. La ausencia de motivos es entonces un vicio radical’. ‘Esta laguna -agrega- hace suponer que el motivo determinante no es un motivo de interés público’. “3a regla: ‘Cuando un agente público expresa, en el acto mismo, los motivos que le han hecho obrar, estos motivos, por lo mismo que están expresados en el acto, se consideran, en principio, determinantes.

“4a regla: ‘Cuando la ley o un reglamento obligan a un agente público a dar a conocer los motivos del acto jurídico que realiza, debe exponer dichos motivos de manera clara y preci- GACETA OFICIAL sa, y no mediante fórmulas de estilo, fórmulas ganzúas, o frases sin significación exacta’. “5a regla: ‘Los motivos alegados deben ser materialmente exactos’.

“6a regla: ‘El motivo determinante invocado debe ser lícito’. “7a regla: ‘Cuando los motivos de derecho determinantes son múltiples, si uno de ellos se considera ilícito, el juez deberá investigar si, fuera del motivo determinante de derecho que subsisten, son suficientes para legitimar el acto jurídico’. “8a regla: ‘Los agentes públicos no pueden sustraerse al control jurisdiccional, sosteniendo que los motivos determinantes son de orden político.

Aquí se vincula con la célebre teoría de los actos de gobierno en que juegan los móviles políticos. “9a regla: ‘En principio el juez no investiga de oficio los motivos determinantes; solamente los examina si se le señalan y si se los critica. Sin embargo, se admite que cuando el motivo determinante es flagrante y tiene por resultado hacer salir manifiestamente al agente público de su competencia legal para invadir la competencia de otro agente, el juez tiene el deber de comprobar de oficio el motivo determinante ilícito; en efecto, debe comprobar de oficio el vicio de incompetencia, lo que pone de manifiesto el motivo determinante.

En el hecho esto se produce muy raramente’. “10a regla: ‘El juez no puede apreciar la oportunidad de las medidas adoptadas por los agentes administrativos. No puede dictar una sentencia sobre la aptitud del agente administrativo, cuando deduce consecuencia de motivos determinantes materialmente exactos y lícitos’. “11a regla: ‘La prueba del motivo determinante incumbe a aquel que critica el motivo, debiendo resultar de las piezas del expediente’”.

(Ob. citada, Vol. II, Parte especial, págs. 174 y 175). “En el caso “The Irish Farmers Association y otros contra Minister for Agriculture, Food and Forestry, Irlanda y Attorney General”, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas al referirse a la motivación expresó: 15/03/99 28.44 “ Sin embargo, no exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de que si la motivación de una decisión cumple las exigencias del Artículo 190 del Tratado debe apreciarse no sólo en la relación con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase la sentencia de 17 de octubre de 1.995, Países Bajos/ Comisión, C-478/93, Rec. p. Y3081, apartados 48 y 49)” (Asunto C22/97 “Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, Parte I, 1997-4, pág. I-1843)”.

En el caso sub judice el juzgador apreciará si la motivación de la resolución impugnada es suficiente con base en el análisis de la actuación surtida con anterioridad a la expedición del acto administrativo de concesión del registro, teniendo en cuenta que en el mismo deben constar todos aquellos hechos relevantes que sirvieron de fundamento, así como las consideraciones de Derecho que sobre las normas pertinentes de la Decisión 344 motivaron el otorgamiento del titulo sobre la marca.

Para tal efecto, debe tenerse en cuenta la finalidad que se persigue con la exigencia de la motivación del acto administrativo en virtud del cual se resuelve las solicitudes de registro de una marca, consistente en que los peticionarios se enteren de las razones por las cuales no se accedió a su petición, que los terceros que presentaron observaciones a la misma conozcan la causa por la cual sus argumentaciones y alegatos fueron rechazados, e igualmente que unos u otros, según sea el caso, conozcan los razonamientos de la oficina nacional competente a partir de los cuales se adoptó la decisión respectiva a fin de que los recursos y acciones procedentes contra ella puedan fundamentarse adecuadamente.

De otra parte, ha de advertirse que al no ser requisito de legitimación para demandar la nulidad del mencionado acto el de que se hayan presentado observaciones frente a la solicitud de registro, la motivación debe contener las circunstancias fácticas y jurídicas cuyo conocimiento resulte indispensable para que los terceros autorizados, no intervinientes en dicha actuación, puedan ejercer la referida acción. Con base en lo anteriormente expuesto, cabe afirmar que no todos los actos administrativos GACETA OFICIAL en virtud de los cuales se resuelve una solicitud de registro deben contener idéntica motivación, así como también que no toda omisión produce la nulidad del acto, sino únicamente aquellas que afecten un interés legítimamente tutelado. 7.- LEGITIMACIÓN PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO La declaración de nulidad de un registro marcario debe hacerse por la autoridad nacional competente, esto es, la designada por cada País Miembro, bien de oficio o a petición de parte interesada, pero en cualquiera de estos casos previa audiencia de las partes interesadas, cuando, entre otros supuestos el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión 344 (literal a) del artículo 113).

En concordancia con la prescripción legal comunitaria sobre observaciones (artículo 93 de la Decisión 344), que pueden ser presentadas por quienes tengan “interés legítimo”, el artículo 113 de la misma Decisión faculta también bajo la denominación de “parte interesada” a quienes puedan tener esa calidad. Pero en todo caso la condición de parte interesada para solicitar la nulidad de una marca debe ser analizada en cada caso por el juez que decida el proceso interno. Así por ejemplo quien ofrece productos o servicios que pertenecen al género que la marca propuesta designa, reúne las condiciones de interés directo exigidas como legitimación procesal cuando pretenda por la observación impedir la apropiación en exclusiva por otro, de la denominación identificativa del género.

Dentro de la sentencia de interpretación prejudicial 28-IP-95 (marca: CANALI, G.O. No. 332 de 30 de marzo de 1998), el Tribunal hizo un estudio pormenorizado sobre la legitimación para demandar la nulidad, la cancelación de una marca notoria según la disposición del artículo 108 de la Decisión 344 y para presentar observaciones. Respecto al Artículo 113 el Tribunal en esa ocasión expresó: “b) Pero existe además el recurso consagrado en el Artículo 113, concebido por la propia Decisión como: ‘De nulidad del regis- 15/03/99 29.44 tro’, tampoco sometido a plazo alguno para interponerlo ante la ‘autoridad nacional competente’ (expresión textual de la Decisión 344), la cual es, ya no exclusivamente ‘la Oficina Nacional Competente’ como en el caso del 108, sino que dicha acción podría ser llevada ante el órgano administrativo o judicial al que se encuentren asignadas, conforme al Derecho interno de los Países Miembros (Disposición Final Única), las funciones jurisdiccionales sobre la materia, reguladas en dicho artículo; mas, librada esta acción específica a otra u otras personas naturales o jurídicas que demostraren su condición de ‘parte interesada’, con lo que se está ampliando la legitimidad para obrar.

(Véase a este respecto sentencia de 24 de septiembre de 1997, Proceso 10-IP-97, ‘COLSUBSIDIO’, que mantiene una línea jurisprudencial recogida en el fallo emitido con motivo del proceso 04-IP-95 (G.O. No.253 de 7 de marzo de 1997). Recurso este, el del 113, que procede únicamente por causales también ‘taxativas’ consagradas en el texto legal comunitario, pero todas de ‘ilegalidad’; y constituyendo ellas -como puede apreciarsenumerus clausus para el intérprete y, se entiende, también para el juez en el momento en que le corresponda aplicarlas.” En el Proceso 10-IP-97 (marca: COLSUBSIDIO G.O. No. 308 de 28 de noviembre de 1997), el Tribunal al referirse a la legitimación activa para presentar una demanda de nulidad dijo: “Como en todo proceso de contradicción, en el juicio impugnatorio de la validez del registro existen dos partes procesales: por un lado, la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (demandada), como autora o emisora del acto administrativo de concesión del registro; y, de otro, el particular (actor) que recurre en defensa de sus intereses lesionados.

Sin embargo, en el proceso de anulación del registro, el titular de los derechos derivados del acto administrativo participa como verdadera parte demandada, a la cual se le oirá y se le permitirá un integral ejercicio de su derecho a la defensa. “En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario “DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA”.

“La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad GACETA OFICIAL 15/03/99 30.44 del registro es la de ser “parte interesada”. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO. 58 del “Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial” objeto de la Decisión 85, es bien distinta de la por ésta exigida en su artículo 44 para obtener la nulidad de una patente, “si la invención no era patentable de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, y 5 del presente Reglamento o no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el literal e) del artículo 12”.

“Para Cabanellas, parte interesada es, “procesalmente, quien puede aducir un interés legalmente protegido como base o fundamento de la acción”. (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Tomo VI, 23 Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1994). “‘En efecto, para el caso de la nulidad de patentes la legitimación es tan amplia que se la convierte en una verdadera acción popular al habilitarse a “cualquier persona” a los fines de interponer la respectiva solicitud.

“El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor. “Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial, pues el ejercicio de la acción contencioso - administrativa fue consagrado para restaurar los agravios ya producidos en perjuicio de los administrados.

“De todo lo anterior se concluye que, previo a decidir sobre lo principal, la autoridad nacional competente debe calificar la calidad de “parte interesada”, cuando la petición de nulidad provenga de un particular”. En el Proceso 04-IP-95 (Gaceta Oficial N° 253 de 7 de marzo de 1997), el Tribunal hizo una clara diferenciación entre la legitimación activa exigida en la Decisión 85 frente a la cancelación de una marca.

En esa ocasión expresó: “‘B) Legitimación activa bajo el régimen de la Decisión 85 (artículo 76). “Por lo que toca a ésta, y obviamente también en relación con el caso concreto, observa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que la legitimación requerida en el ya transcrito artículo 76 de la Decisión 85, para solicitar ante la Oficina Nacional Competente la cancelación de una marca expedida en contravención de las disposiciones de los artículos 56 y “‘Cuando se trata en cambio de marcas, la expresión “el registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte por la Oficina Nacional Competente ” ha de entenderse, y así en efecto lo interpreta este Tribunal Andino, en el sentido de que debe ser acreditada esa condición de parte, que aun en la amplitud que el Derecho comunitario da a esta expresión, podría abarcar cuando más, aparte de los titulares de derechos subjetivos, también y sólo a los interesados legítimos; pero no a los simples interesados, quienes sí quedan cobijados en cambio por la expresión “cualquier persona”, en tratándose de patentes.

“La condición de parte interesada para solicitar la nulidad de una marca, deberá ser analizada en cada caso según la causal que se haya planteado. “En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del Artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de “parte interesada” lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo, los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial.” Con los antecedentes expuestos EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.- Un signo que no se diferencie de otro ya registrado o por registrarse o que no se distinga de los productos o servicios a los GACETA OFICIAL que se refiera, carecería de distintividad y por lo tanto sería irregistrable, según lo previsto en el artículo 81 de la Decisión 344. 2.- Para que una denominación descriptiva sea irregistrable como marca deberá representar los elementos, cualidades o características esenciales del producto o servicio. 3.- Un signo puede ser exclusivamente descriptivo en relación con unos productos y apto como marca para la identificación de otros. 4.- Si el signo consiste exclusivamente en la descripción de los componentes o ingredientes del producto, se encuentra imposibilitado para acceder al registro marcario. 5.- Si el signo por registrarse o registrado ha sido solicitado para varios productos de una misma clase, y es la expresión denominativa de uno de sus ingredientes, puede ser descriptivo para unos productos y engañoso para otros, según que contengan o no tales ingredientes. 6.- Las palabras en idioma extranjero serán irregistrables si además de ser conocidas en el medio geográfico en donde se va a utilizar la marca, aparecen como genéricas o descriptivas para designar productos o servicios.

Así mismo, ciertos términos que en otro idioma tienen la misma configuración gramatical o la misma fonética, serían irregistrables si caen en alguna de las causales dispuestas en la Decisión 344. 7.- La suficiencia de la motivación de una resolución en virtud de la cual se decide sobre una solicitud de registro marcario, ha de analizarse teniendo en cuenta la finalidad de su exigencia normativa y tomando como referencia en cada caso concreto los antecedentes de la actuación. 8.- Previamente a resolver lo principal, el juzgador analizará si el accionante en una demanda de nulidad reúne la condición de “parte interesada” conforme se advierte en este fallo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Tratado, el Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la 15/03/99 31.44 presente interpretación en la sentencia que dicte dentro del Proceso Interno Nº 4650. En cumplimiento del Artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada.

Remítase así mismo copia de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La precedente sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada en la sesión judicial correspondiente al día 6 de noviembre de 1998, por los cinco Magistrados arriba mencionados, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

No la suscribe el Doctor Roberto Salazar Manrique por haber fallecido el día 24 de enero de 1999. Por tanto, en sesión judicial celebrada el día 26 del mismo mes bajo la Presidencia del Magistrado Dr. Juan José Calle y Calle se acordó que, conforme a las prescripciones del artículo 64 del Estatuto, queda suscrita por los cuatro Magistrados que actualmente conforman el Tribunal, por el Secretario del mismo, y a sellarla y depositarla en Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 15/03/99 32.44 PROCESO 27-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el doctor, Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Doctor Manuel S. Urueta Ayola.

Interpretación de oficio del artículo 96 de la decisión 344. Actor: Floriberto Ríos Vásquez, Caso marca “RIOFLEX”. Expediente Interno Nº 4128. Quito, 18 de noviembre de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola, en oficio Nº 658 solicita a este Tribunal comunitario interpretación prejudicial de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la consulta se ajusta a lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal indicándose el nombre del Tribunal que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento cuya interpretación se requiere; el lugar y dirección en donde el despacho judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación: “ º El señor Floriberto Ríos Vásquez es propietario del establecimiento de comercio denominado RIOFLEX, cuya actividad comercial es la fabricación y distribución de acoples para agua caliente y fría. “2º El nombre comercial adoptado por el accionante para su negocio está íntimamente relacionado con su nombre y apellido, lo cual se aprecia al ser desglosado de la manera siguiente: la partícula RIO corresponde al apellido Ríos; la partícula FL corresponde al nombre de Floriberto, la que a su vez adicionada a la partícula EX constituye la característica de flexibilidad del producto comercializado.

“3º El demandante utilizó el nombre comercial RIOFLEX con anterioridad a que fuera solicitado el registro de la marca por Jorge Enrique Méndez Segura. “4º El señor Méndez Segura, quien era conocedor de la actividad comercial desarrollada por el demandante, así como del nombre empleado por éste, solicitó el 5 de diciembre de 1995 el registro de la marca Rioflex en la Clase 11 para el mismo tipo de productos, solicitud que fue radicada bajo el número 95.057604 en la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

“5º Surtido el trámite de ley, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la resolución núm. 6900 de 18 de marzo de 1996 concedió el registro de la marca nominativa Rioflex a favor de Jorge Enrique Méndez Segura y expidió el Certificado de Registro núm. 185.391, por el término de 10 años, para distinguir productos de la Clase 11, Clasificación Internacional de Niza ”.

Además del informe sucinto de los hechos este Tribunal considera de interés para enmarcar legalmente la interpretación que a continuación se expide, hacer una síntesis de algunos aspectos adicionales contemplados en el proceso interno sujeto a consulta. La Demanda Sostiene la demanda que el señor Florentino Ríos Vásquez es dueño del establecimiento comercial RIOFLEX inscrito en el registro mercantil de Bogotá el 29 de agosto de 1995 y la principal actividad del establecimiento es la fabricación y distribución de acoples para agua caliente y agua fría. El nombre comercial está ligado a su vez a su nombre y apellido así: la partícula RIO corresponde a su apellido; la partícula FL corresponde al nombre y la partícula GACETA OFICIAL EX constituye la característica de flexibilidad del producto.

Sostiene que desde su inscripción el actor ha venido explotando comercialmente su actividad y la utilización del nombre RIOFLEX se ha dado con anterioridad al registro del signo idéntico por el señor Jorge Enrique Méndez Segura quien lo solicitó el 5 de diciembre de 1995 para la clase internacional 11, que protege el mismo tipo de productos que fabrica el demandante.

Considera el actor violados los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 en consonancia con el artículo 586 numeral 3º del Código de Comercio colombiano que prohiben el registro de cualquier marca que se asemeje en forma que pueda inducir a error al público, a un nombre comercial o a una enseña utilizados anteriormente en Colombia por un tercero. Sostiene que en el presente caso la marca cuya anulación se solicita en el proceso interno no sólo es semejante sino idéntica al nombre comercial de su propiedad, habiendo sido registrada para la misma actividad y el mismo tipo de producto.

Por lo anterior considera que la Resolución Nº 6900 de 18 de marzo de 1996 que concede el registro a la marca RIOFLEX es atentatoria contra los preceptos mencionados por lo cual solicita su nulidad. Contestación a la Demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio.La Superintendencia procede a contestar la demanda recalcando su competencia para expedir la resolución demandada, para lo cual afirma que la actuación administrativa surtida por la División de Signos Distintivos, en el caso en estudio, se ajustó a la ley y que la demandante no se opuso a la solicitud de registro de la marca RIOFLEX (nominativa).

Agrega que considera inequívoco que a la fecha de expedición de la resolución acusada la parte demandante no era la titular del registro marcario anterior sobre la marca RIOFLEX para amparar los productos de la clase 11 y agrega que la actora nunca interpuso los recursos procedentes en la vía gubernativa contra el acto administrativo acusado y “no ha solicitado ante la Oficina Nacional Competente el depósito del nombre comercial o de la enseña en que se destaque la expresión RIOFLEX”, para lo cual cita jurisprudencia del Consejo de Estado en donde se señala “que el titular, dueño o propietario de una marca, a la luz de las transcritas 15/03/99 33.44 disposiciones, es únicamente el que ha adquirido tal derecho de conformidad con las pautas o exigencias de las normas pertinentes, lo cual se desprende del registro de la misma ante la Oficina Nacional Competente”.

Impugnación de la Demanda.El señor Jorge Enrique Méndez Segura en su libelo de impugnación a la demanda sostiene que él había registrado y tiene vigente a su favor derechos sobre la denominación RIOFLEX desde el 2 de mayo de 1988, y arguye que entre las dos denominaciones “RIOFLEX” y “ACOFLEX”, ésta última registrada a su nombre, no hay tanta exclusividad como pretende resaltar el actor”.

Considera la actuación del demandante como competencia desleal toda vez que éste tenía una relación laboral con el demandado y así tuvo oportunidad de acceder a la marca ACOFLEX de éste. Sostiene la demandada que tiene exclusividad sobre el 80% de la nueva marca por razón de ser titular de la porción OFLEX e indica el origen de la composición de esta última.

Afirma que para defender el derecho sobre el nombre comercial RIOFLEX frente a terceros era necesario solicitar su depósito y obtener el correspondiente certificado tal como lo prescribe el artículo 102 de la Decisión 344. Indica que no puede darse mejor derecho al titular del nombre comercial sobre la marca RIOFLEX puesto que tiene el previo uso y exclusividad sobre parte de la denominación, OFLEX, desde hace más de diez años.

Por lo tanto considera que el nombre comercial RIOFLEX apenas tiene una expectativa pues “no basta con tener el derecho, sino además debe usarlo, invocarlo y acogerlo al amparo de la ley”. Asegura el demandado que el artículo 83 exige que las marcas o nombres comerciales deben cumplir determinados requisitos como es el de que esté registrado ya que si la legislación interna contempla un sistema de registro, se aplicará a los nombres comerciales las normas relativas a las marcas.

Que el Consejero ponente remite con la solicitud de interpretación prejudicial las siguientes piezas procesales: GACETA OFICIAL - Copia de la demanda y sus anexos, - Copia del auto admisorio de la demanda, - Copia de la contestación de la demanda por parte de un tercero interesado en las resultas del proceso, - Copia de la contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, - Copia de la corrección de la demanda, - Copia del auto que admite la corrección de la demanda, - Copia del expediente administrativo Nº 57604 del 5 de diciembre de 1995.

Que la solicitud se hace en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 y demás normas de la Sección Tercera del Capítulo III del Tratado de Creación del Tribunal y el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, por estar conociendo de un proceso de nulidad de normas jurídicas de derecho interno por supuesta violación de las Decisiones de la Comisión. Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su creación. El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 15/03/99 34.44 “b).- Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembros ”. II. PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES COMERCIALES.Dentro de las causales de irregistrabilidad de una marca, en protección del derecho de terceros, el artículo 83, literal b) de la Decisión 344 comprende aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, dentro de los siguientes criterios: a) que el nombre comercial se encuentre protegido por la legislación interna del País Miembro respectivo, y C O N S I D E R A N D O: I. NORMAS QUE SE SOLICITAN INTERPRETAR El Tribunal acoge la solicitud de interpretación de las normas comunitarias requeridas por el juez consultante y decide que también es necesario dar alcance al artículo 96 de la Decisión 344, así: “ DECISION 344: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: b) que dadas las circunstancias hubiere lugar a inducir al público a error.

En cuanto al primero de los criterios señalados, éste debe entenderse concordante con el artículo 128 de la Decisión 344 como quiera que este último exige que la protección del nombre comercial se haga efectiva sin obligación de depósito o de registro. El artículo 83 literal b) de la Decisión 344 reprodujo el texto del precedente artículo 73 literal b) de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, cuya redacción era concordante con el anterior sistema comunitario en el que no se establecía la obligación a los Países Miembros GACETA OFICIAL de proteger los nombres comerciales sin la exigencia del registro, sino que se remitía la norma comunitaria al derecho interno. En países como Colombia que al momento de expedirse la Decisión 313 no habían adherido aún al convenio de París para la protección de la propiedad industrial la anterior disposición de la Decisión 313 se explicaba porque para aquella no existía la obligación de reconocimiento o protección de la propiedad industrial a nombres comerciales por el simple uso de los mismos.

Hoy, cuando el artículo 8o. del Convenio de París se encuentra en vigor para todos los Países Miembros, esa remisión debe entenderse hecha para efectos de permitir que internamente los países regulen aspectos tales como las condiciones de uso, la definición de nombre comercial y las circunstancias en las cuales se otorgará protección a él. El artículo 128 de la Decisión en comento, referido al nombre comercial, consagra como disposición novedosa la de que los Países Miembros deben proteger el nombre comercial sin la obligación de depósito o de registro, pero a continuación y en forma aparentemente contradictoria señala que en el caso de la legislación interna contemple un sistema de registro, se aplicarán las normas del Capítulo sobre marcas.

La duda está planteada pues, en términos de qué cosa sucede con la protección del nombre comercial cuando la legislación interna establece la posibilidad de dotarlo de un sistema de registro. Pues debe entenderse, claro está, que ese sistema de registro es el mismo establecido para la propiedad industrial en lo referente a marcas puesto que esa es la materia que regula la Decisión 344.

Para dilucidar este tema conviene hacer mención al planteamiento que en similar sentido hace la doctora Hildegar Rondón de Sansó en su obra “El Régimen de la Propiedad Industrial” (Editorial Arte, 1995, Caracas, pág. 235), a propósito de comentar el artículo 128 de la Decisión 344. Señala la autora: “La norma citada indica que el nombre comercial sea protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un 15/03/99 35.44 sistema de registro.

En tal caso, tiene igual derecho el titular de una denominación no registrada al titular de una denominación registrada? Si se atiende a lo antedicho, esto es que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea. “Por lo que atañe al sistema de registro, la Decisión 344 indica que en los países en que se prevea, se aplicarán las normas que ella establece para las marcas y la reglamentación que de las mismas haga el respectivo País Miembro”.

El Tribunal no puede estar menos que de acuerdo con la interpretación de la autora citada atrás, que permite armonizar de un lado el régimen comunitario andino de protección al nombre comercial -obligatoria para los Países Miembros- con el artículo 8º del Convenio de París para la Protección Industrial, que establece obligación en similar sentido.

La conclusión necesariamente será la de que en lo que referente a la protección del nombre comercial frente a la marca y a la igualdad de derechos para quienes ostenten uno y otra, deberá darse aplicación al principio de la prioridad para definir el conflicto entre una marca y un nombre comercial; de esta manera puede decirse, como regla general, que un nombre comercial preexistente que reúna los requisitos exigidos para su protección, puede oponerse al registro de una marca.

De lo anterior cabe concluir que la remisión a la ley interna que hacen tanto el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 como su artículo 128 no implica, sinembargo, que el ordenamiento jurídico comunitario esté cediendo a la aplicación del principio de prelación o de precedencia del derecho de integración sobre el derecho interno, sino que el legislador andino ha permitido aplicar al nombre comercial el sistema de registro marcario, con lo cual se puede facilitar el reconocimiento público del nombre comercial y asegurar su protección. El autor Hermenegildo Baylos Corroza en su “Tratado de Derecho Industrial” (segunda edición, Editorial Civitas, 1993, pág. 848) hace la siguiente interpretación doctrinal del artículo 8º GACETA OFICIAL del Convenio de París que, para efectos de la obligatoriedad de protección al nombre comercial sin necesidad de registro, es exactamente aplicable al precepto legal contenido en el artículo 128 de la Decisión 344.

Señala el autor que “al declarar el artículo 8º del Convenio, que se protegerá el nombre comercial sin necesidad de registro, hay que entender que ello supone atribuir al nombre no registrado una protección plena que lógicamente implica la obtención del derecho exclusivo a su uso”. De acuerdo con la doctrina podría concluirse entonces que la protección del nombre comercial puede obtenerse por una doble vía: por el uso y por la inscripción o registro en la oficina nacional competente, pero que no hay precedencia, prelación o privilegio alguno entre una y otra forma de protección, sino que ambas tienen la misma validez si cumplen con los requisitos exigidos, y, finalmente que la solución al conflicto en el tiempo entre estos signos se determinará por la aplicación del principio prior tempore potior iure.

III. EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL.Al señalar el artículo 128 de la Decisión 344 que el nombre comercial deberá protegerse sin obligación de depósito o de registro, está implícitamente aludiendo al requisito del uso o de la utilización del nombre como modo o forma de adquirir el derecho a la protección industrial, y es en este sentido en el que resulta aplicable a la Decisión 344 en el contexto del presente caso, la interpretación prejudicial que sobre el anterior artículo 117 de la Decisión 313 hizo este Tribunal en el proceso 20-IP-97, caso Manuelita, al referirse al uso del nombre comercial”.

“ La doctrina en forma generalizada se inclina por la tesis de que el nombre comercial está protegido por el uso más que por el registro. Así debe entenderse el inciso tercero del artículo 117 de la Decisión 313, el cual si bien dispone “que los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente ”, permite sinembargo complementar el régimen de la protección del nombre comercial con la “reglamentación” que para el efecto establezca la legislación de cada País Miembro.

Existe una expresa remisión, en este caso, a la legis- 15/03/99 36.44 lación nacional la que se aplicará en todo cuanto no contradiga a la comunitaria, por estar revestida de su carácter preeminente y de aplicación directa. “Al no haber establecido la citada norma del artículo 117 de la Decisión 313 el registro del nombre comercial, como sí lo hace la legislación comunitaria categórica y expresamente con las marcas y los lemas comerciales, ha de concluirse en primer lugar, que el registro no impera como medio de obtener la protección al nombre comercial.

Descartándose la titularidad por la vía registral, la Decisión 313 se remitía al uso del nombre como requisito de protección, sin perjuicio, desde luego, de lo que dispusiera la legislación interna, que en este supuesto es complementaria de la ley comunitaria otorgándole la facultad para reglamentar todo lo concerniente al nombre comercial.

De lo cual se puede desprender que si la legislación nacional prescribió el registro como medio de obtener la protección, dicho registro no será en todo caso constitutivo del derecho, sino un medio eficaz de prueba de su uso. La referencia que el artículo 117 de la Decisión 313 hacía al Capítulo de Marcas “en lo que fuere pertinente” pudo haber creado la confusión sobre la necesidad de que el nombre comercial tenía que ser registrado para que se le confiriera un derecho exclusivo.

“Esta remisión a la legislación nacional, complementada con el artículo 120 de la indicada Decisión que disponía que “los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”, debía entenderse en el sentido de que el uso del nombre comercial confiere por sí derechos.

Pero no podía ampliarse con el criterio de que la legislación nacional tenía que exigir como requisito esencial el registro del nombre comercial, requisito, que como se anota, no está contemplado en la norma comunitaria. Se facultaba sólo a la legislación interna a proteger dicho uso sin necesidad del procedimiento de registro o, existiendo éste, a establecer uno en base al uso, que bien podía comprender un examen de registrabilidad de los signos para evitar la confusión con otros ya usados o registrados anteriormente o con las marcas ya registradas, pues éstas, según el literal b) del artícu- GACETA OFICIAL lo 73 de la Decisión 313, estaban impedidas de registrarse si eran idénticas o se asemejaban a un nombre comercial protegido, siempre que las circunstancias pudieran conducir al público a error.

No habla esta norma de un nombre “registrado”, sino protegido, protección que en esencia radicaba en el uso y no en el registro. Si la norma hubiere querido establecer el requisito del registro tendría que haber hecho mención expresa de éste por ser una forma de adquirir un derecho. Al omitirse tal requisito, la protección nació del uso del nombre comercial, pudiendo los Países regular su registro como asunto formal y declarativo pero no constitutivo del derecho al uso exclusivo del nombre comercial ”.

De otro lado los autores que se ocupan de la forma como deberá verificarse el uso para que tenga la capacidad de otorgar vigencia al nombre comercial para hacerse valer como signo distintivo, señalan que: “el concepto de uso de una designación se vincula directamente con la función definitoria de ésta, o sea la de obrar como signo distintivo de una actividad.

Mientras un signo no opera en tal carácter, no es una designación y no puede hablarse de uso de ésta. “Sobre estas bases, para que exista uso será necesario que el empleo de la designación se haya exteriorizado saliendo de la órbita interna de la empresa o persona que lleva a cabo la actividad en cuestión ” “Los tribunales argentinos decidieron repetidas veces que era precisa la explotación efectiva del nombre comercial para adquirir la exclusividad que esa ley reconoce sobre el mismo”.

(Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, “Derecho de Marcas, Tomo II, Pág. 272). De lo anteriormente expuesto se deduce sin lugar a dudas que el registro no es obligatorio en el derecho comunitario andino, que basta con el uso del nombre comercial para que este tenga derecho a la protección industrial y que en presencia de conflicto entre una marca y un nombre comercial, éste se ha de resolver por la aplicación del principio in dubio pro signo priori que le otorga al nombre comercial prioridad sobre la marca en el caso de que el propietario de aquel demuestre su utilización con anterioridad al registro de la marca.

Por ello este 15/03/99 37.44 Tribunal no puede estar de acuerdo con la tesis de que para defender el derecho del nombre comercial frente a terceros, sea necesario haber solicitado su depósito y obtener el correspondiente certificado tal como lo establece el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que éste artículo se refiere al derecho al uso exclusivo de una marca que -si bien aplicable por remisión a los nombres comerciales en el caso de que las legislaciones internas establezcan para estos la posibilidad del registro- en el entendido de que no es la única forma de adquirir el derecho a la protección del nombre comercial, puesto que su uso es suficiente modo de adquisición del dominio sobre esta forma de signo distintivo.

Constituyen fuente útil de derecho comparado acerca de la protección del nombre comercial por el sólo uso las leyes de Propiedad Industrial del Ecuador, en su artículo 230 y del Perú en su artículo 210. IV. COMPARACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS.La controversia que se ha suscitado en el proceso interno objeto de examen no sólo se refiere a la confrontación de dos signos idénticos como son el nombre comercial y la marca RIOFLEX; en opinión del demandado, éste pretende hacer entrar en juego también la marca ACOFLEX de su propiedad para hacer derivar de ella unos derechos anteriores al uso del nombre comercial RIOFLEX, por considerar que es titular y detentador del derecho al uso y exclusividad sobre el 80% de la nueva marca como quiera que denominación “OFLEX” era de su propiedad con antelación suficiente.

Debe rechazar el Tribunal este tipo de argumentaciones porque con ellas se están segmentando los signos denominativos para derivar de ellos una nueva denominación no protegible por carecer de asidero jurídico alguno y además porque dentro del proceso administrativo interno no se enfrentaron los signos RIOFLEX y ACOFLEX, de manera que su comparabilidad está por fuera de cualquier examen por parte de la administración o de la autoridad nacional competente.

V. CONFUNDIBILIDAD.Lo que verdaderamente se presenta dentro del caso en estudio, es la confundibilidad entre signos distintivos por identidad de los mismos. GACETA OFICIAL El Tribunal ya se pronunció sobre el tema de la confundibilidad en el caso de las marcas MANUELITA Y MANOLITA, cuya parte pertinente dice así: “ Determinar si entre dos signos distintivos existe confusión actual o presente o que pudiera darse en el futuro por el uso de los mismos, es un hecho que no está sujeto a reglas legales de ningún orden, admitiéndose esa determinación como una decisión unilateral y propia de la administración o del juzgador, criterio que sin ser arbitrario o abusivo se ha de complementar con las reglas que la doctrina y jurisprudencia han sugerido para efectos de precisar el grado de confundibilidad.

“En caso de dudas respecto a la confundibilidad entre dos marcas, se ha de resolver en contra de la marca solicitada, en aplicación del principio “in dibujo pro signo priori” ”. “ La confundibilidad es impedimento de registro de signos distintivos idénticos o similares para los mismos o iguales productos, porque las coincidencias de esas circunstancias producirían entre los consumidores un error directo en cuanto a los productos que adquieren, con un signo igual o parecido; y un error indirecto en cuanto a la creencia o convicción de la procedencia empresarial de la marca, enturbiando, de cierto modo, su origen empresarial.

La confundibilidad choca también contra el principio de lealtad comercial y transparencia que deben regir en las transacciones comerciales, pues en el registro marcario prima preferentemente la tutela al concepto “pro consumitore” ”. Pero aquí no sólo se trata de semejanza entre dos signos distintivos sino de identidad entre los mismos. No hay duda de que al tema de la confundibilidad entre signos distintivos les son aplicables también las normas contenidas en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 por simple analogía, por la vía de la interpretación según el método de “integración del derecho”, que acoge en esta oportunidad el Tribunal para buscar una solución contextual a falta de disposición expresa sobre la materia y con el fin de llenar las lagunas de la ley.

Por tanto en este caso corresponde aplicar la interpretación por el camino de la ‘analogía juris’ para buscar la solución al problema planteado 15/03/99 38.44 dentro del conjunto de la legislación vigente, que en el sistema legal comunitario regula el conjunto de la propiedad industrial. En este sentido a la confusión entre una marca y un signo le son perfectamente aplicables las normas destinadas a regular la confundibilidad marcaria, particularmente el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

Para determinar la confundibilidad entre una marca y un nombre comercial, es necesario proceder también a la comparación entre los productos o servicios que la marca protege y las actividades con las que el nombre comercial se relaciona, para deducir la existencia o no de confusión entre los signos, como análisis necesario para evitar su coexistencia. Es pertinente reiterar la jurisprudencia que sobre confusión y error trae el Tribunal en distintas fallos de interpretación prejudicial.

Según este órgano comunitario la confundibilidad es entendida como el efecto de confundir o tomar una cosa por otra, que va desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad total de las mismas, como sucede en la confrontación de los signos distintivos aquí estudiados. Lo que se pretenda registrar como marca no debe pues confundirse con un signo distintivo anterior o con un nombre comercial que cumpla con los requisitos necesarios para ser acreedor a la protección de la propiedad industrial, porque la confusión es generadora de error.

Ha dicho el Tribunal que: “ La confundibilidad de la marca a que se refería el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento.

La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al produc- GACETA OFICIAL tor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro ”.

(Proceso 21IP-96 Gaceta Oficial 318 de 26 de enero de 1998). La confundibilidad que se deriva del artículo 83 literal b) de la Decisión 344 es causal de nulidad a la luz de lo dispuesto en el artículo 113 de la misma Decisión según el cual la autoridad nacional competente de oficio o a solicitud de parte interesada podrá decretar la nulidad del registro de una marca cuando éste se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la misma Decisión, entre ellas naturalmente el artículo 83 literal b) de la Decisión comunitaria.

El no reconocimiento de la prioridad del nombre comercial que haya demostrado haberse utilizado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de una marca, constituye doble violación de preceptos jurídicos aplicables al caso controvertido. Se violaría así la protección otorgada por la Decisión 344 a los nombres comerciales sin requisitos de registro.

Recuérdese además el artículo 8º de la Convención de París que establece “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”. VI. CONDICIONES DE VALIDEZ DEL NOMBRE COMERCIAL.Tres requisitos ha identificado la jurisprudencia del Tribunal para la validez de un nombre comercial: a) La distintividad b) La licitud c) Uso de los mismos.

En la sentencia proferida dentro del proceso 20-IP-97, caso MANUELITA (Gaceta Oficial Nº 332 de 30 de marzo de 1998), se estableció lo 15/03/99 39.44 siguiente sobre los requisitos del nombre comercial, que hoy reitera este órgano comunitario, así: “ Distintividad.“Tanto intrínseca, esto es capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa que no constituye el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa.

El nombre comercial no debe ser confundible con otro ya empleado para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos y puede servir de base para prestar observaciones a una solicitud de marca. “El otro requisito es la LICITUD, con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrarios a las buenas costumbres y a la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar riesgos de asociación, de confusión o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros “ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria”.

(Aracama Zocarrín, obra citada, pág., 205) “Caracteres del nombre comercial.“Los nombres comerciales, salvo los notorios, deben usarse en el País en el cual se solicita la protección, y presentar las siguientes características: ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario (profesor Aracama, obra citada, pág. 206).

“El uso continuo de un nombre comercial como requisito de observación de una marca o de nulidad de la misma, refleja un período de tiempo prudente del que pueda deducirse que dicho uso llegue a ser conocido por el público. En este caso el uso no puede equipararse al simple conocimiento que el GACETA OFICIAL público tenga del nombre comercial por parte del titular a través de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege.

“La sola inscripción de una sociedad en el registro mercantil no significaría de por sí que se ha utilizado el nombre comercial, pues no hay impedimento para que subsista ese nombre social y que la actividad de la sociedad con ese nombre se desarrolle dentro de un período de tiempo posterior. O bien puede la sociedad utilizar otro nombre comercial para el ejercicio de la actividad a la que la compañía se dedica.

“La prueba del uso del nombre comercial corresponde a quien alega su existencia y a quien formula la observación a la marca o a otro signo por su anterior uso, uso que debe preceder al registro de la marca impugnada, en aplicación del principio “prior tempore, potior iure”. “Si la legislación interna de un País Miembro hubiere adoptado el registro del nombre comercial, según la Decisión 313 este acto constituiría la prueba de uso.

“Signos que pueden constituir nombre comercial.“El nombre comercial puede estar constituido por una denominación, una sigla, una combinación de números, un apellido, un nombre, un nombre y un apellido, un seudónimo, un nombre geográfico, etc. y así mismo estará impedido de ser utilizado cuando atente contra la moral pública, las buenas costumbres y será oponible por terceros que hayan utilizado ese nombre anteriormente -en caso de necesidad de registro por quienes hayan solicitado o registrado el nombre comercial- o cuando exista confundibilidad entre los nombres, o los signos sean genéricos de la actividad etc., aplicando los principios que sobre marcas regulan estos campos ”.

VII. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y CONSECUENCIAS DE LA AUSENCIA DE OPOSICIÓN.La Superintendencia de Industria y Comercio, entre los argumentos de impugnación de la 15/03/99 40.44 demanda, sostiene que la actora no se opuso a la solicitud de registro de la marca dentro del término legal en que era oportuno hacerlo. En relación con esta afirmación el Tribunal estima oportuno también interpretar el artículo 96 de la Decisión 344, sobre examen de registrabilidad de las marcas.

La norma contenida en el artículo 96 impone a la Oficina Nacional Competente la obligación de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que procede tanto en el caso de haberse presentado observaciones, como aquel en que no se hubieren hecho. La inexistencia de observaciones por lo tanto, a juicio de este Tribunal, no exime al administrador de la exigencia del examen de registrabilidad en la forma y en el fondo para que sea éste, según su criterio, quien determine otorgar o denegar el registro de la marca, ciñéndose a las disposiciones sobre registrabilidad de la misma contenidas en el artículo 81 de la Decisión comentada y en las causales de irregistrabilidad, obviamente entre ellas, la contenida en el artículo 83 literal b) de la misma Decisión. La resolución que como resultado del examen de registrabilidad expidiere la Oficina Nacional Competente, sea para negar o para aprobar el registro, deberá estar motivada y ser debidamente notificada al interesado.

Sobre el particular el Tribunal se ha pronunciado en sus sentencias 27-IP-95, marca EXCLUSIVA (Gaceta Oficial Nº 257 de 14 de abril de 1997) y 9-IP-97, caso calzado MIZUNO. En la primera de las sentencias mencionadas el Tribunal ha dicho: “En el otro supuesto de que no se presenten observaciones, el artículo 96 ha previsto que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado observaciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

“La facultad que se confiere a la Oficina Nacional Competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. “No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuan- GACETA OFICIAL 15/03/99 41.44 do el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. un nombre comercial protegido por la legislación interna del País Miembro y que dada las circunstancias indujere al público a error.

“Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83. 2) La remisión a la ley interna que hace el artículo y literal citados, no significa que la ley comunitaria ceda la aplicación del principio “prior tempore, potior iure” según el cual, un nombre comercial preexistente, que reúna los requisitos exigidos por la ley andina para su protección, puede oponerse validamente al registro de una marca.

“Conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la Oficina Nacional Competente [en su examen] no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro”. 3) El juez debe determinar la relación entre el nombre comercial y la marca, para establecer si hay lugar a confundibilidad entre ellos, tanto en cuanto a los signos en sí mismos como a las actividades y productos o servicios protegidos por el nombre o la marca, respectivamente.

Para determinar la confundibilidad se recurrirá a los principios doctrinales y jurisprudenciales que al respecto se han enunciado en esta sentencia. Dentro del anterior criterio, en el evento de que la autoridad competente haya acertado o no al ejercer su atribución, las normas comunitarias y legislaciones internas contienen las reglas aplicables a la revocación o enmienda del acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas, tal como lo contempla el artículo 113 de la decisión 344.

Por tanto la oficina nacional competente que tiene la facultad de decretar la nulidad de un registro por vía administrativa, cuando de su examen de oficio o a petición de parte se den las causales de irregistrabilidad, no puede negarse a ella argumentando la simple ausencia de oposición o de observaciones al registro porque estaría violando la ley comunitaria por omisión en la aplicación de la misma.

En desarrollo de las consideraciones que preceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1) El Artículo 83, literal b) de la Decisión 344 comprende, dentro de las causales de irregistrabilidad de las marcas, a aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a 4) Para la validez del nombre comercial se requiere verificar por la autoridad nacional competente su distintividad, su licitud y el uso del mismo, que deberá verificarse mediante su explotación efectiva, como condición para reconocerse su exclusividad. 5) Cuando la autoridad nacional competente aboque un caso de nulidad de un registro marcario, no puede negarse a ella arguyendo la simple ausencia de oposición o de observaciones al registro, porque estaría violando la ley comunitaria por omisión en la aplicación de la misma.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso Interno Nº 4128. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial.

GACETA OFICIAL Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO 15/03/99 42.44 Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. Gualberto Dávalos García MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.