INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 20-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 párrafos a), d), e) y h), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad QUALA S.A., contra el acto administrativo de concesión de registro contenido en la resolución Nº 7391, de la marca de productos “SUMMER JUICE”, comprendida ésta dentro de la Clase Internacional No. 32; e interpretación de oficio de los artículos 95 y 113 de la misma Decisión 344.

Proceso interno N° 4933. Quito, 20 de octubre de 1999 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente, Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 párrafos a), d), e) y h), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -tal el caso de la alta jurisdicción consultante-, en tanto esas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; y que igualmente se encuentra conforme la solicitud con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) complementario del Tratado;

Que se plantea la interpretación en razón de que la sociedad QUALA S.A., por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de la resolución Nº 7391, del 05 de abril de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y como consecuencia solicita la cancelación del Certificado de Registro 177.022 correspondiente a “SUMMER JUICE”, cuyo titular es la sociedad INDUSTRIAL NOEL S.A., marca destinada a proteger productos comprendidos en la Clase Internacional No. 32.

A continuación procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, y al respecto observa: a) Los hechos 1. En fecha 05 de abril de 1995 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución Nº 7391 del 05 de abril de 1995, concedió el registro de la marca “SUMMER JUICE” para la Clase Internacional Nº 32, a favor de la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. 2.

En dicha resolución se advierte que “contra ella proceden los recursos de reposición ante el Jefe de la División de Signos Distintivos y el de apelación para ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación”. (Ver folio 06 del expediente remitido a este Tribunal). 3.

Posteriormente la sociedad QUALA S.A. presenta ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, acción de nulidad (folio 21), contra la mencionada resolución Nº 7391. El Consejo de Estado colombiano, mediante auto del 29 de mayo de 1998, admite la demanda, notifica a la Superintendencia de Industria y Comercio y también a la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. 4.

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio procede a contestarla (folio 40 del expediente de Secretaría). 5. Además interviene en el proceso la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A., en calidad de coadyuvante de la Administración. A esos efectos presenta un escrito calificado por ella como “contestación de la demanda”. b) El escrito de demanda Presentado por la sociedad QUALA S.A., en él se esgrimen los siguientes argumentos, relacionados con la supuesta violación de normas del ordenamiento jurídico andino, específicamente las contenidas en la Decisión 344: 1.

Al momento de expedir la resolución Nº 7391 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio violó el precepto contenido en el artículo 81 de la Decisión 344, dado que concedió el registro del signo “SUMMER JUICE”, sin tomar en cuenta que se trata de un “vocablo inglés cuya traducción al español es VERANO JUGO o JUGO DE VERANO, para distinguir jugos y bebidas de la clase 32 internacional”.

Por tanto, al ser aplicada a los productos mencionados, se convierte en una denominación carente de novedad, de distintividad y por lo tanto no es susceptible de registro como marca de fábrica para distinguir los productos comprendidos en la Clase 32 Internacional. 2. En razón de lo cual alega como violados los párrafos a), d), e) y h) del artículo 82 de la Decisión 344, por cuanto la marca registrada “está describiendo la especie [y] época para su uso”.

Argumenta también que “ningún comerciante puede apropiarse de manera exclusiva, de términos con el que normalmente se identifica el producto; por lo tanto la marca otorgada engaña de manera inequívoca a los medios comerciales y al público en general.” 3. En cuanto al fundamento legal para presentar la acción de nulidad ante el Consejo de Estado, QUALA S.A. acude al artículo 113 de la Decisión 344. 4.

Finalmente argumenta que el acto administrativo impugnado, la resolución 7391, se encuentra falsamente motivado (folio 28). c) Contestación de la Demanda La Administración demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, por el contrario expone: 1. El acto administrativo impugnado ante el Honorable Consejo de Estado fue expedido por la División de Signos Distintivos con plena competencia para conceder registro de marcas, y previo cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas vigentes en materia marcaria, en especial las de la Decisión 344. 2.

Invoca como defensa que la parte demandante dentro del trámite administrativo de registro de la marca “SUMMER JUICE”, no se opuso a la solicitud de registro, a pesar de existir para ello la oportunidad procedimental correspondiente. 3. Finalmente, considera que la resolución Nº 7391 del 05 de abril d 1995, “no es nula, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre marcas..

Además, es de precisar que la marca concedida no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad contempladas en las normas legales vigentes, es novedosa, visible y suficientemente distintiva.” Con vista de todo lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A N D O I. EL CONTENIDO DE LA PRESENTE SENTENCIA De lo expuesto en la precedente narrativa, el Tribunal considera necesario interpretar de oficio, a más de los artículos ya solicitados, el 95 de la misma Decisión 344, dado que el actor en su escrito de demanda argumenta que “el acto administrativo impugnado está falsamente motivado” (folio 28); y también el 113 ibidem, por cuanto la acción iniciada por QUALA S.A. “se fundamenta en el ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” (folio 29).

En cuanto a los artículos solicitados en interpretación, cobra especial importancia el hacer referencia a las prohibiciones contenidas en los párrafos d) y e) del artículo 82, relativos a las marcas descriptivas y genéricas; ello en razón de ser éste el punto controvertido ante el juez nacional consultante. II. NORMAS OBJETO DE LA PRESENTE INTERPRETACIÓN QUE las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante, y las que el Tribunal considera pertinente interpretar de oficio, son las siguientes: Decisión 344 “Artículo 81.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.

No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” “Artículo 95.

( ) “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 113. La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

( ) “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” Con vista de los artículos transcritos y tomando en consideración la vasta jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Andino, debe éste realizar la interpretación prejudicial que le corresponde, en relación con los puntos pertinentes, para que el juez consultante decida el caso ante él planteado.

III. NULIDAD DEL REGISTRO El artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena faculta a la Autoridad Nacional Competente -que, en los términos de dicha Decisión (Disposición Final Única), es el “órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”- para que de oficio o a petición de parte interesada y en cualquier momento, decrete la nulidad del registro de una marca previa audiencia de los interesados, señalando los casos en los cuales procede, entre los que figura el relativo a la concesión del registro “en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión”.

El comentado artículo 113 en concordancia con el 144 de la Decisión 344, le otorga a los Países Miembros, a través de sus legislaciones, la facultad de establecer el procedimiento, así como los requisitos y demás aspectos para regular la acción de nulidad marcaria, excepto lo que tiene que ver con la prescriptibilidad de la misma, por estar ya regulada en la norma comunitaria andina.

Así lo ha establecido este Tribunal en el fallo producido con motivo de la interpretación prejudicial 28-IP-95, caso “CANALI” sentencia de fecha 13 de febrero de 1998, en la que dejó sentado: “ la [acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344] por sus características tiene la naturaleza de una revisión judicial distinta del contencioso administrativo, normalmente procedente contra los actos que hubieren agotado la vía gubernativa, presupuesto este último indispensable para que dicho recurso avance hacia la vía judicial, ya que constituye una consecuencia normal de la revisión efectuada por la administración a instancia sólo del legítimo titular de una marca;

Obviamente, el ejercicio de esos recursos -el administrativo y el subsiguiente judicial-, incluido el trámite del ‘agotamiento de la vía administrativo’ estará sometido a las regulaciones de cada ordenamiento nacional”. (G.O.A.C. Nº 332 del 30 de marzo de 1998. Resaltado de la presente sentencia). Observa el Tribunal que dentro del proceso interno, el acto recurrido ante el consultante es únicamente la resolución Nº 7391 del 05 de abril de 1995, que concedió el registro de la marca “SUMMER JUICE” a favor de la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A., resolución en la que por lo demás se previene al interesado, de que “contra ella proceden los recursos de reposición ante el Jefe de la División de Signos Distintivos y el de apelación para ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación”; pero del expediente remitido a este Tribunal no se desprende indicio alguno de que aquella hubiere sido recurrida a los fines de agotar la vía gubernativa o jerárquica ni, por tanto, que haya causado estado, requisito indispensable para acceder al contencioso administrativo judicial.

Por tanto, en esta ocasión el Tribunal reitera su jurisprudencia, en el sentido de que el juez consultante, previo a la decisión del fondo de asunto, deberá decidir si la acción de nulidad interpuesta, ejercida al tenor de lo establecido en el artículo 113 de la Decisión 344, ha cumplido con los requisitos establecidos por el derecho colombiano para el ingreso y conocimiento de aquella por la jurisdicción contencioso-administrativa.

IV. DEBIDA MOTIVACIÓN Entre los argumentos del actor se encuentra el de que la resolución objeto de impugnación carece de la debida motivación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 95 de la Decisión 344 según el cual, vencido el plazo de treinta días concedido al interesado para contestar las observaciones, la Oficina Nacional Competente deberá decidir acerca de las mismas y, expresamente, sobre la concesión o denegación del registro, lo cual “notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” La necesaria motivación de los actos administrativos traduce las razones que llevaron al órgano emisor a adoptar una decisión. Al respecto este Tribunal estima necesario referirse a las consideraciones que al respecto se hicieron en su sentencia 04-AN-97 (caso CONTRACHAPADOS ECUADOR), criterios reiterados en las de interpretación prejudicial 29-IP-96 del 30 de setiembre de 1998 (caso “RENTAR, nominativa”) y 35-IP-98, del 30 de octubre de 1998 (caso “GLEN SIMON”); toda vez que ellos son aplicables, en lo pertinente, al caso en estudio: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinan al funcionario a pronunciarse en uno u otro sentido tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o las situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué del acto y la razón de ser de la resolución o declaración, constituyendo por ello una formalidad sustancial cuya ausencia, insuficiencia, error o falsedad puede llevar a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador sobre el derecho y los hechos y la resolución adoptada frente a los efectos que el acto va a producir, constituirá la ecuación jurídica para hablar de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación”.

Estos principios generales se desprenden, como se ha expresado, de la tradicional jurisprudencia del Tribunal, ratificada en la sentencia producida con motivo del proceso Nº 05-AN-97, caso “AJOS VENEZUELA”, del 08 de junio de 1998 (G.O. 361 del 7 de agosto de 1998). Así, ante la clara y contundente exigencia de la norma comunitaria, todo acto administrativo a través del cual se pretenda denegar el registro de un signo, deberá exponer las razones de hecho y de derecho que llevaron a emitir la decisión respectiva, lo que permitirá al que se sienta afectado por los efectos del acto, rebatirlas una vez que las haya conocido.

“ la motivación tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo”. (Citada interpretación prejudicial 04-AN-97, caso “CONTRACHAPADOS ECUADOR”, del 17 de agosto de 1998).

No obstante, “la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que pueda producir, por lo que en unos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales de basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/Comisión, as 1/69.

Rec. 277. Citada en la sentencia que puso fin al señalado proceso No. 04-AN-97 de este Tribunal Andino) En razón de lo expuesto, es el juez nacional quien debe determinar con arreglo al ya expuesto criterio interpretatorio sentado por este Tribunal, si la resolución que se impugna se ciñe a las exigencias de la norma comunitaria, en tanto en cuanto ésta exige que la concesión o denegación del registro deberán ser notificadas al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

Como consecuencia del examen de la motivación, sólo si el juez nacional estimare, en el ejercicio de sus funciones, que el acto concesorio se encuentra debidamente motivado, procederá a pronunciarse sobre el fondo del asunto objeto de la controversia, ciñéndose también a tal efecto a los principios que se desprenden de la interpretación de las normas comunitarias, en la forma seguidamente indicada por este Tribunal Andino. V. DEFINICIÓN DE MARCA Al respecto la doctrina ha establecido: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13). Así mismo el profesor OTAMENDI define “marca” como “el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro.” (“DERECHO DE MARCAS”.

Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1989, pág. 7) También la jurisprudencia del Tribunal ha venido desarrollando prolijamente el concepto de marca, y al respecto se ha pronunciado en el sentido de que la marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendrá la capacidad necesaria para ser distintivo. (Véanse recientes sentencias de interpretación prejudicial Nos. 31-IP-98, de fecha 05 de marzo de 1999, caso “LOS ALPES”, publicada en G.O.A.C. Nº 450, del 21 de junio de 1999 y 03-IP-99, del 14 de mayo de 1999, caso “LELLI (I)”, en G.O.A.C. No. 461, del 22 de julio de 1999, entre otras).

Como puede observarse, las transcritas definiciones hacen énfasis en la función distintiva que debe cumplir toda marca en el mercado, consistente en “la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial a la marca.” (Otamendi, Jorge. Ob. cit., pág. 10) Al respecto, señala también ROUBIER, citado por PACHON, que: “La marca sólo puede ser objeto de un derecho si ella es distintiva. Este carácter no existe, ya sea porque se confunde con las ya existentes, lo cual supone como se ha dicho el estudio de las anterioridades; ya sea porque se trata de signos genéricos o necesarios que pertenecen forzosamente al dominio público y de los cuales nadie se puede apropiar.” (“El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez C. Ltda., Santa Fe de Bogotá D.C., Colombia, pág. 199) VI.

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SU REGISTRO a) Distintividad Considerada como ya se dijo la característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser admitido a registro como marca, con este requisito se pretende tutelar: El interés del titular del signo ya registrado, quien ante tal requerimiento adquirirá la certeza de que teniendo derechos exclusivos sobre un signo, no será posible el acceso al registro, de otros que induzcan a error respecto de la fuente u origen empresarial de los bienes respectivos;

El interés del consumidor, quien podrá identificar el origen o fuente empresarial de los bienes que desea adquirir, diferenciándolos en el mercado de aquellos fabricados por otros empresarios del mismo sector económico, toda vez que la marca “facilita al consumidor identificar la procedencia del producto o servicio, identificación que le permitirá formarse una idea acerca de la calidad del objeto que adquiere ”.

(Interpretación prejudicial 26-IP-96, caso “SEFRITA”, en G.O.A.C. N° 308 del 28 de noviembre de 1996). Este carácter distintivo alude a la capacidad intrínseca y extrínseca del signo: La primera, se refiere a que el signo en sí mismo, sea capaz de individualizar los bienes sobre los cuales va a plasmarse. Así pues, estará impedido el acceso al registro, de aquellos signos que designen el bien susceptible de distinguirse o que hagan referencia a sus cualidades o características esenciales, toda vez que, por una parte, su apropiación exclusiva representaría un monopolio sobre términos o locuciones de necesario uso; y, por la otra, el consumidor no podría asociarlo con una fuente empresarial determinada.

La segunda, hace referencia a que el signo sobre el cual se pretende la apropiación exclusiva, no accederá al registro si previo a él ha sido solicitado o registrado otro signo idéntico o similar para distinguir bienes idénticos o análogos, esto es, bienes sobre los cuales pueda inducirse al público consumidor a error o confusión sobre su origen o fuente empresarial. b) Perceptibilidad La inclusión por parte del legislador andino del requisito de perceptibilidad obedece al interés de ampliar las posibilidades de registro de denominaciones que, por impedírselo la ausencia del requisito de visibilidad no podían ser registrados, toda vez que se trataba de signos, que como tales, podían ser percibidos a través de otros sentidos diferentes al de la vista, y concretamente por el olfato y la audición. Este requisito, considerado por algunos como una tautología, porque “del concepto de signo se deduce que éste tiene que ser perceptible por el sujeto receptor, pues si no se puede percibir deja de ser signo” (Manuel Pachón, Ob. cit., pág. 196), se refiere a que el signo para ser identificado por los consumidores debe ser perceptible por medio de los sentidos y va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto) es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica, lejos de responder a las funciones mismas atribuidas a los signos distintivos, tiene que ver además con la necesidad de que la marca pueda ser dada a conocer tanto al momento de introducirse la solicitud de registro, como para su publicación. Al respecto ha señalado Marco Matías ALEMAN: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.” (“MARCAS”, Top Management.

Bogotá. Pág. 77) Así pues, los signos perceptibles a través de los sentidos, la vista, el gusto, el tacto y el olfato, pueden acceder al registro en tanto reúnan el carácter distintivo exigido, y sean susceptibles de ser representados gráficamente. De lo dicho anteriormente, el juez nacional tendrá que determinar necesariamente si en el presente caso la marca registrada “SUMMER JUICE” reúne los mencionados requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, y si además, conforme se pasa a desarrollar seguidamente, no se encuentra incursa en las prohibiciones o las restricciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, especialmente las específicas contenidas en los párrafos d) y e) del primero de los artículos mencionados.

De dicha determinación concluirá en si la marca fue concedida con apego a lo establecido en la Decisión andina, o, si por el contrario, la contraviene, caso en el cual procedería la nulidad del registro. VII. CONCEPTO DE GENERICIDAD Conforme al Diccionario de la Real Academia, GENÉRICO es “lo común a muchas especies”, y GÉNERO el “conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes”.

También es la “clase o tipo a la que pertenecen personas o cosas” o el “conjunto de especies que tienen cierto número de caracteres comunes”. Por su parte, ESPECIE es “el conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes.” La “genericidad” de un signo impide su utilización como marca y debe apreciarse en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

Una denominación no tiene el carácter de genérica -en lo que a marcas se refiere- por el solo hecho de serlo exclusivamente en su acepción gramatical. En sentido estricto y conforme a la doctrina: “Por denominación genérica debe entenderse aquella que, con anterioridad a la fecha de presentación de solicitud de la marca, designa el género o la especie de los productos o servicios que se quiere distinguir con ella.

“Igualmente, como lo señala FERNÁNDEZ NOVOA, deben equipararse a las denominaciones genéricas stricto sensu, las denominaciones que poseyendo una grafía parcialmente distinta o incorrecta son el equivalente fonético o gráfico de una denominación genérica; así como los signos gráficos que evoquen en el consumidor el mismo concepto de una denominación genérica.” (Manuel PACHON, “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”.

Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Bogotá, 1995, páginas 207 a 213. Los resaltados, salvo las expresiones latinas, corresponde a la presente sentencia). Y, también conforme a la jurisprudencia del Tribunal en la que se han recogido los criterios de la doctrina, se considera que una expresión es genérica cuando a la pregunta ¿qué es? se responde empleando la denominación genérica.

Los principios expuestos forman parte del acervo jurisprudencial del Tribunal Andino. Así, en la sentencia dictada el 07 de agosto de 1995, interpretación prejudicial 03-IP-95, marca “TUTTI-FRUTTI” (G.O.A.C. 189 del 15 de Septiembre de 1995), respecto de la denominación genérica el Tribunal expresó: “ la noción de denominaciones genéricas debe comprender, para efectos marcarios, tanto las que se refieren a unidades de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en la medida en que etimológicamente tanto el uno como la otra hacen relación al conjunto de elementos que tienen uno o varios caracteres comunes y que por tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar el producto o servicio que se trate de registrar.

Tanto en la noción de género como en la de especie, que trae el Diccionario de la Real Academia, la comunidad de elementos hace evocar la idea de generalidad. La prohibición de registro se dirige pues, en ambos casos (género y especie), a precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser utilizados, vía el registro marcario, para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o servicio.' (Criterio ratificado en las interpretaciones prejudiciales 14-IP-95, G.O. 230 del 16 de octubre de 1996, y en la del 18-IP-95, G.O. 231 del 17 de octubre de 1996).” Asimismo, la doctrina ha sostenido contundentemente, en términos generales, que toda palabra que se entienda y reconozca por el público como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca.

Con base en los anteriores criterios jurisprudenciales y doctrinarios, corresponderá al juez nacional determinar si la marca “SUMMER JUICE”, considerada como tal, sin mutilaciones ni modificaciones de ningún tipo, es decir, apreciada en su conjunto, consiste en un término genérico. VIII. CONCEPTO DE DESCRIPTIVIDAD En doctrina se considera marca descriptiva “aquella que informa a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o del servicio, que se quiere distinguir con la marca.

Como lo señala FERNÁNDEZ NOVOA, la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto. “A las denominaciones stricto sensu descriptivas deben agregarse, aquellas denominaciones y signos gráficos que hemos mencionado en el caso de las indicaciones genéricas.

Esto es, las que fonética o ideológicamente evocan una denominación descriptiva.” (PACHON, op. cit.) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor, u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger, situación que también tendrá que verificar el juez nacional en relación con la marca “SUMMER JUICE”.

En suma, el Tribunal Andino considera que, si el signo consiste en una denominación que en lenguaje corriente o en el uso comercial sea una designación común o usual de los productos o servicios que pretende amparar, quedará impedido de registro; criterio que claramente trasunta de la prohibición contenida en el párrafo e) del artículo 82 de la Decisión 344.

IX. OBLIGATORIEDAD DEL EXAMEN DE FONDO Finalmente, el Tribunal, respecto al argumento de la administración demandada, según el cual el actor no presentó en su momento las oposiciones a la solicitud de registro de la marca “SUMMER JUICE”, ratifica el criterio sostenido incesantemente, y además, en múltiples casos acogidos por la propia administración recurrida, conforme al cual estimó que la facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de “observaciones” compromete más todavía al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la no formulación de ellas por los interesados no lo libera de la obligación legal de proceder a dicho examen. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y eso lo expresó acertadamente la propia administración ahora recurrida dentro del caso de la marca “RENTAR (nominativa)”, proceso interno 3610 en la Sala del Consejo de Estado (Interpretación prejudicial 29-IP-96 del 30 de setiembre de 1998.

G.O. del Acuerdo de Cartagena 394 del 15 de diciembre de 1998). Con base en las consideraciones expuestas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina C O N C L U Y E: 1º De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional para proceder a la interpretación, sólo o adicionalmente, de las que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto en debate ante aquel; aunque siempre con vista de los hechos del proceso por él mismo aportados, pero sin entrar a analizarlos. 2º Los actos administrativos requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquellos, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría el acto administrativo quedar afectado hasta de nulidad absoluta, colindante con la inexistencia, si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados. 3º La acción de nulidad bajo ese nombre prevista como tal en el artículo 113 de la Decisión 344, es la que por sus características tiene la naturaleza de una revisión judicial distinta del contencioso administrativo ordinario interno, pero también normalmente procedente contra los actos que hubieren agotado la vía gubernativa, presupuesto este último indispensable por lo general, para que dicho recurso avance hacia la vía judicial, y cuya necesidad conforme a la legislación interna de cada País Miembro, deberá ser examinada y decidida por el juez consultante. 4º La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de, o comercializados por, una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretende identificar tales bienes, en razón de lo cual el insuficientemente distintivo no es registrable. 5º Un signo solicitado para registro es genérico cuando los empresarios de un determinado sector económico lo utilizan para señalar el producto o servicio que desean proteger, o cuando por sí solo identifica dichos productos o servicios.

De manera que no sería admisible que un empresario pretendiera apropiarse del signo común que utilizado en el lenguaje corriente señalara las características generales de bienes de un determinado sector de producción. 6º Una vez más se ratifican los criterios sentados por este Tribunal, de que al funcionario administrativo competente le corresponde el examen de fondo de la registrabilidad del signo, háyanse formulado o no "observaciones" por parte de los interesados; y que dicho examen debe preceder necesariamente al otorgamiento o denegación del registro marcario.

El juez consultante, al emitir su respectivo fallo, deberá adoptar la interpretación realizada en la presente sentencia, respecto de las señaladas normas del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada. Remítase asimismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial.

Juan José Calle y Calle PRESIDENTE (E) Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO