PROCESO 29-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: JOSE MARIA FERNANDEZ. Marca: “NOVALAR”. Proceso interno N° 5512.

Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los dos días del mes de mayo del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de la Honorable Consejera Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS: Que la solicitud arriba citada se encuentra ajustada a las prescripciones del artículo 61 del Estatuto del Tribunal, razón por la cual fue admitida a trámite con auto de once de abril del año en curso. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. La parte demandante es la persona natural JOSE MARIA FERNANDEZ y la demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. Actos administrativos demandados. Se pretende mediante la acción de nulidad intentada ante el Consejo de Estado que se decrete la anulación de la Resolución Nº 4459 de 2 de diciembre de 1998, por la cual la anteriormente citada Superintendencia, al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución No. 19826 de 12 de septiembre de 1996 que había desestimado las observaciones y otorgado el registro y decidió, en cambio, de manera definitiva que las observaciones formuladas tenían fundamento, por lo que el registro de la expresión NOVALAR, inicialmente concedido, fue negado. 1.3 Hechos relevantes.

El Tribunal sintetiza los hechos que dan materialidad al proceso interno de la siguiente manera: Ante la solicitud de registro presentada por el señor JOSE MARIA FERNANDEZ para registrar la expresión NOVALAR con el fin de distinguir productos de la clase internacional No. 20 y desatendiendo a las observaciones presentadas por la sociedad FENOLICOS COLOMBIANOS LTDA., con fundamento en su marca registrada NOVA, la Superintendencia de Industria y Comercio, otorgó registro al mencionado signo. Al resolver el recurso de reposición se confirmó la actuación anterior, empero con el recurso de alzada propuesto por la observante, se produjo la revocatoria del acto administrativo concesorio, el cual fue reemplazado por el que es objeto de demanda que le otorgó mérito a las observaciones y deniega el registro solicitado.

Los argumentos que se utilizaron para otorgar el registro se fundan en que las marcas en conflicto no presentan semejanzas que determinen o generen riesgo de confusión, al paso que el criterio que sostuvo la instancia superior que resolvió la apelación, es el diametralmente contrario, esto es, que existe gran riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, lo que impide su coexistencia en le mercado.

El demandante afirma que la resolución acusada es nula por violar normas de derecho comunitario, así como también disposiciones de carácter constitucional. Alega que existen infinidad de marcas registradas en Colombia (tales como NOVACEL, NOVASOL, CORTINOVA, BADANOVA, CITANOVA, etc.) que contienen la palabra NOVA y que no obstante no merecieron el mismo reparo para su registro que se le hace al signo NOVALAR.

La Superintendencia, a su turno, al contestar la demanda defiende la legalidad del acto administrativo impugnado, insistiendo básicamente en el argumento de que la marca NOVALAR (solicitada) contiene en su totalidad la marca previamente registrada (NOVA), lo cual causa confusión y dificultad por parte del público consumidor. En atención a lo anteriormente expuesto, este Tribunal, 2.

CONSIDERANDO: 2.1. Competencia del Tribunal. Que es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, que actúe como juez comunitario, como lo es la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2.

Normas a ser interpretadas. Son las señaladas en la consulta, cuyo texto se transcribe a renglón seguido: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” ( ) 2.3.

Definición de marca y requisitos para su registro. El Tribunal, en reiteradas ocasiones, y tomando como punto de partida las expresiones del artículo 81 de la Decisión 344, ha definido como marca a todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El artículo 81 ibídem, establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable; ellos son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 2.3.1. Perceptibilidad. La marca es un signo inmaterial, que para ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), necesita su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más generalizada el sentido de la vista, han venido utilizándose preferentemente los signos que se plasman en una denominación, en un conjunto de palabras, en una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. 2.3.2.

Distintividad. La distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica son elementos de la esencia de la marca, circunstancia que se advierte de la simple lectura del inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344; siendo, sin embargo, la distintividad el que se considera como la característica y la función primigenia que debe reunir el signo para ser susceptible de registro como marca.

La distintividad lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. 2.3.3. Susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito se entiende como la aptitud que presente el signo para que en relación con él se pueda realizar una descripción que permita formarse una idea del mismo, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idóneo.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. También para que su descripción pueda manipularse a los fines de la Administración encargada del registro en aspectos tales como publicación, archivo, búsqueda, cotejo, etc. 2.4. Impedimentos para el registro de la marca.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala como causal de irregistrabilidad, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada o solicitada de tal forma que la identidad o semejanza genere error o confusión entre los consumidores o usuarios. Se determina en la norma citada que no pueden ser objeto de registro los signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Y es que si la marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, el titular del registro debe gozar de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y debe tener el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.[1] Es muy importante, pues, que las autoridades competentes para conceder o denegar el registro de signos marcarios, procedan luego de realizar un juicio técnico acerca de las diferencias y semejanzas que puedan establecerse entre los solicitados para registro y los que ya se encuentran amparados por él o gozan de algún derecho de prioridad por haberse solicitado previamente.

Con miras a contribuir a la mejor realización de ese juicio de valor, la Doctrina ha elaborado, bajo el rótulo de “cotejo marcario” algunas reglas que el Tribunal ha acogido en su jurisprudencia. La tarea de confrontar, comparar o cotejar un signo con otro, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellos, es tarea compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores, sin que sea posible formular reglas jurídicas generales y precisas al respecto.

La normativa comunitaria no lo ha hecho y, en consecuencia, para la realización del cotejo, el examinador debe usar su criterio, que si bien es discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberían ser tomadas en cuenta, entre las que se destacan las que a continuación se insertan: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas"[2] En referencia a ellas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, hasta el punto de "disecarlas", que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Respecto a la cuarta regla, el tratadista Breuer ha expresado que "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".[3] Adicionalmente a lo anterior, en el presente caso, por tratarse de signos que contienen un prefijo o un sufijo común (la expresión NOVA), debe el examinador tener en cuenta algunos elementos particulares que se han originado en la doctrina y la jurisprudencia y que resultan pertinentes al cotejo de las marcas en conflicto.

Basta reiterar ahora lo dicho sobre el tema en una reciente sentencia: “Es indudable que en el mundo de las marcas, ciertos prefijos o radicales han pasado a ser de uso común para identificar determinados bienes, por lo que carecen de toda distintividad, motivo por el cual ninguna persona, en particular, puede apropiarse de ellos. Resultaría absurdo y por lo mismo, contrario al espíritu de la ley, que una persona propietaria de una marca conformada con un prefijo de uso común, fundamentara en ese solo hecho la posibilidad de que prosperara una oposición al registro de otra marca que contuviera el mismo radical de uso común. “La distintividad en este tipo de marcas hay que encontrarla en los sufijos que acompañan a los prefijos de uso común, ya que deben ser sufijos de fantasía, ellos mismos impregnados de una distintividad que les permita diferenciar una marca de otra, y, por lo tanto que, entre los sufijos de fantasía que acompañen a estos prefijos de uso común no exista una real confundibilidad que lleve a negar la marca posteriormente solicitada.

En consecuencia, en el presente caso el Juez nacional consultante deberá, en relación con lo expuesto, analizar la composición de la marca PINTUBLER, para determinar, tomando en cuenta la naturaleza del prefijo PINTU, si la segunda parte de la marca analizada le da, en su conjunto, la suficiente distintividad para permitirle permanecer coexistiendo en el mercado”. [4] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: PRIMERA.

Un signo es registrable como marca cuando cumple los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, esto es, distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Adicionalmente, su registro no debe encontrarse impedido por las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. SEGUNDA.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente (o en su caso, por el juez), sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede generarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. TERCERA. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos hay que apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al analizar las marcas en conflicto.

Por ello, el examen de registrabilidad entre dos marcas debe partir de un análisis comparativo global entre éstas. CUARTA. Los prefijos de uso común que se utilizan para identificar determinados bienes no pueden ser apropiados por ninguna persona en particular. Al formar parte de una denominación, quedan supeditados a que sea el sufijo el que les otorgue la distintividad requerida para lograr la coexistencia pacífica en el mercado con otra u otras marcas que contengan el mismo prefijo de uso común. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso interno Nº 5512, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Notifíquese al mencionado Consejo de Estado mediante copia certificada y remítase, así mismo, copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 46-IP-00. Sentencia del 26-VII-2000. En G.O.A.C. Nº 594, de 21-VIII-2000. [2] BREUER MORENO Pedro C., "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 09-IP-94, de 24- III-1995. Marca: DIDA. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Tomo IV. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 37-IP-98. Sentencia del 5-V-1999. Marca: PINTUBLER. En G.O.A.C. Nº 455, de 2-VII- 1999.