Año XVII - Número 674 Lima, 31 de mayo del 2001 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 9-IP-2001.- Interpretación Prejudicial del artículo 83, letra a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
De oficio, interpretación del Art. 81 de la Decisión 344. Proceso Interno No. 4722. Actora: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca PLANILUX Proceso 16-IP-2001.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a) y f) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.
Interpretación de oficio del literal a) del artículo 82, de los literales d) y e) del artículo 83 y del artículo 95 de la Decisión 344. Actora: Varela S.A. Marca: “PURO VARELA Y LOGOTIPO”. Proceso interno N° 4737-98 MP Proceso 17-IP-2001.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literal h); 83, literales a) y d); 84 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del literal e) del artículo 82 de la Decisión citada.
Expediente interno N° 6737-00-LYM. Marca: “HARINA GALLO DE ORO” 18 Proceso 20-IP-2001.- Interpretación Prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actora: LIPHA.
Marca: “SYNERGON”. Proceso interno Nº 6012 Proceso 29-IP-2001.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: JOSE MARIA FERNANDEZ.
Marca: “NOVALAR”. Proceso interno N° 5512 Para nosotros la Patria es América 31 GACETA OFICIAL 31/05/2001 2.36 PROCESO 9-IP-2001 Interpretación prejudicial del artículo 83, letra a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
De oficio, interpretación del Art. 81 de la Decisión 344. Proceso Interno No. 4722. Actora: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca PLANILUX. Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCÍA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, a través del Magistrado Manuel S. Urueta Ayola, en oficio 2715 de 13 de diciembre de 2000, recibido en El Tribunal el 16 de enero de 2001.
V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Es demandante ETERNIT COLOMBIANA S.A. frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que es demandada por haberle otorgado registro a la solicitud para la marca PLANILUX destinada a distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la clasificación internacional de Niza, desechando las observaciones de la empresa demandante. 1.2.
Actos demandados en el proceso interno. Lo son, las Resoluciones Nº 25096 de 27 de diciembre de 1995, 12253 de 17 de mayo de 1996 y 970 de 16 de junio de 1997 mediante las cuales la entidad demandada no aceptó las observaciones de la demandante y concedió el registro marcario, resolvió el recurso de reposición y denegó el recurso de apelación, respectivamente. 1.3.
La demanda. Estima la demandante que la Superintendencia interpretó de una forma errada al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que considera que la marca PLANILUX de Colombit puede coexistir con la marca PLANICEL de Eternit de Colombia, ya que no existen suficiente semejanzas; lo cual contradice lo expresado en la norma comunitaria donde “ se alude tan solo a que las marcas ‘se asemejen’ (subrayo).
Y agrega la administración que ‘es necesario que las semejanzas entre dos signos sean tales que sean susceptibles de inducir a error al público consumidor’”. Señala que la coexistencia de las marcas, a simple vista, causa error en el público consumidor. 1.4. Contestación de la demanda. Contesta la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio en memorial en el cual solicita que se rechacen las pretensiones del actor y al defender la legalidad de los actos administrativos impugnados, expresa que las causales de irregistrabilidad son normas de orden público y de obligatorio cumplimiento, lo cual no puede ignorar la Oficina Nacional Competente al decidir sobre la concesión de un registro marcario.
El artículo 81 de la Decisión 344 señala que podrán registrarse como marcas los signos que sean distintivos, perceptibles y susceptibles de representación gráfica, radicando la esencia de la marca en su naturaleza distintiva lo que le permite identificar productos y servicios que se encuentren en el mercado. GACETA OFICIAL “Se reitera que entre la marca ‘PLANILUX’ (según modelo) para distinguir productos comprendidos en la clase 19ª de la nomenclatura vigente no se encuentra incursa dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
“Es de precisar que entre las marcas registradas ‘PLANILUX’ (según modelo) y ‘PLANICEL’ no se presentan semejanzas susceptibles de inducir al público a error”. 31/05/2001 3.36 Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios o similares de otra persona.
Artículo 83. 1.5. Resoluciones Impugnadas. En ellas se sostiene la inconfundibilidad de los signos en conflicto; así la Resolución 970 de 16 de junio de 1997, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al ratificar las Resoluciones No. 25096 de 27 de diciembre de 1995 y 12253 de 17 de mayo de 1996, considera que: “En contra de lo que sostiene el recurrente, este despacho considera que no basta que los signos que se comparan presenten semejanzas, y que distingan los mismos productos o similares, para que no puedan coexistir en el mercado, de acuerdo a lo establecido en el literal a del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sino que también es necesario que las semejanzas entre los signos sean susceptibles de inducir a error al público consumidor”.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal para interpretar, por la vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal considera que a más de la norma cuya interpretación se solicita, el literal a) del artículo 83, debe previamente interpretar el artículo 81 de la Decisión 344. Se transcriben a continuación. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”. 4.
CONSIDERACIONES. El Tribunal considerará en esta interpretación el tema de la irregistrabilidad de las marcas. 4.1 Irregistrabilidad de las marcas. Un signo que reúna las condiciones exigidas por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica, y siempre que no incurra en ninguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo normativo, puede ser registrado como marca.
Estas prohibiciones se refieren al signo por sí mismo; así el artículo 82 en sus diferentes apartados prohíbe otorgar un registro a un signo que se constituya en su forma usual, o confiera una ventaja funcional, o sea la indicación que designe en el comercio un producto, o sea contrario a la moral y a las buenas costumbres o reproduzca una indicación geográfica, o los símbolos de cualquier Estado, etcétera, lo que significa que el signo por sí mismo –independientemente de los derechos de terceros- no podrá ser registrado como marca.
GACETA OFICIAL En cambio, los diferentes párrafos del artículo 83 de la Decisión 344, ya no ven las condiciones del signo por sí mismo, sino que buscan proteger los derechos de terceros, ya que no se pueden registrar como marcas los signos donde exista, entre otros, el riesgo de confusión con nombres comerciales, con el nombre completo de una persona conocida, títulos de obras literarias, marcas notorias o marcas en general.
Este último caso pasaremos a analizar en los siguientes puntos. 4.2 Riesgo de confusión con marcas ya registradas o solicitadas anteriormente para registro. 31/05/2001 otro, ya que a partir de este análisis se determina la existencia o no de riesgo de confusión. 4.4 Reglas para determinar el riesgo de confusión. El determinar la existencia o no del riesgo de confusión es la actividad más difícil y que más cuidado exige al Juez Nacional, por lo cual este Órgano Comunitario, siguiendo la opinión doctrinaria y jurisprudenciales, ha dado a través de diferentes interpretaciones prejudiciales criterios que buscan ayudar a cumplir esta difícil y delicada labor, y son: “El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no confusión. Entre los elementos exigidos por la norma comunitaria para que un signo pueda ser registrado como marca, tenemos la distintividad, tanto intrínsecamente, lo que implica que el signo sea identificable independientemente de los productos amparados por la misma, como extrínsecamente respecto a signos ya registrados como marcas o signos solicitados con anterioridad a la actual solicitud.
“El cotejo marcario para esos efectos se basa en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro. 4.3 Naturaleza de las marcas confrontadas.
Al efectuarse el examen para establecer la existencia del riesgo de confusión, se debe determinar la clase de marcas confrontadas, estableciendo si son denominativas, gráficas o mixtas. “La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud, ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas Las marcas denominativas son las que se hallan constituidas por palabras, las cuales pueden tener un significado o carecer del mismo; las gráficas en cambio únicamente poseen imágenes y finalmente las mixtas están constituidas por elementos tanto gráficos como denominativos, debiendo establecerse cual de estos elementos es el preponderante, ya que éste se constituye en el elemento distintivo que lo caracterizará y ahí se podrá determinar la existencia o no del riesgo de confusión. Generalmente el elemento denominativo es más característico y más determinante, toda vez que las palabras son las que por definición se pueden pronunciar y la que más fuerza expresiva tienen; sin embargo en algunos casos puede ser el elemento gráfico al que se reconozca prioridad, por lo tanto es deber del Juez Nacional determinar cual de los elementos de los signos es el que tiene trascendencia sobre el 4.36 “La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar.
“La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación que aquellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico. En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto ”.1 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, Quito, 1997, p. 353, caso “AFLOX”; sentencia 21-IP95, publicada en Gaceta Oficial No. 233 de 19 de noviembre de 1996 GACETA OFICIAL Con el fin de cumplir con la función principal de la marca, la distintividad, las autoridades competentes tienen el derecho y la obligación de evitar que se utilice arbitraria y abusivamente signos idénticos o similares, concernientes a productos o servicios idénticos o similares, se creen situaciones de confusión y de aturdimiento entre la clientela.
“Por lo anterior y para evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha consagrado como un deber de las autoridades nacionales competentes de los Países Miembros la vigilancia y control sobre este particular, determinando que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
(artículo 83, literal a)). Igualmente, poniendo en cabeza de los titulares de los signos registrados o de los solicitantes prioritarios, incluso, el derecho de oponerse, presentando observaciones a las solicitudes de registro de signos creadores de confusión, o de impugnar en busca de su anulación, si fueren concedidos, el registro de las marcas de igual carácter.
“Aunque la legislación comunitaria no contempla normas sobre el particular, El Tribunal, siguiendo la doctrina más autorizada en esta materia ha realizado amplios pronunciamientos sobre el cuidado que se debe tener y las reglas que se deben aplicar al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión “Sobre la existencia del citado riesgo de confusión, El Tribunal en reciente sentencia expresó: “ La determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración, revisable por el juzgador.
En efecto, alejándose de toda arbitrariedad, el funcionario, y el juez a su turno, han de determinar si se ha incurrido en ella, echando mano, para averiguarlo, de reglas y principios que la doctrina y la jurisprudencia han elaborado a los efectos de precisar el grado de la misma, que va del extremo de la identidad al de 31/05/2001 5.36 la semejanza, siendo por tanto la confundibilidad un “ ‘concepto jurídico indeterminado’ en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, [a partir de] los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”.
(“Sección de Derecho de la Propiedad Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, Nº 648, Valencia - España, 1998. Criterio recogido en la sentencia que puso fin a la interpretación prejudicial 43-IP-98, del 19 de marzo de 1999, marca: “FAIRBANKS (mixta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 490 del 04 de octubre de 1999) ”. (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 26-01-2000. Proceso 55-IP-99. Marca FARLIN) (…) “- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas”.
(Ibídem) “Cuando las marcas, no sólo son idénticas sino tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. En los demás casos, en cambio, este análisis exige un mayor esfuerzo del juez quien deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados la posibilidad de confusión no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos GACETA OFICIAL 31/05/2001 sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 17-VIII98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. E n G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98).” 2 4.5 POSICIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIO. dio prestará un elevado grado de atención al examen del producto y de la marca, lo cual hace que disminuya la posibilidad del riesgo de confusión. “En cambio si el precio del producto es bajo, descenderá correlativamente el grado de atención con que el consumidor contemplará las marcas, y por lo mismo, aumentará la posibilidad del riesgo de confusión” 3.
Sobre este tema, la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado: Finalmente es necesario recordar el público al cual las marcas están dirigidas, ya que generalmente éstas se dirigen al “consumidor medio” o sea al común y corriente de cualquier clase de productos o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales; ya que en ellos, el comprador no se detiene a efectuar un examen más minucioso de las marcas y al contrario el grado de atención será más bajo.
Estos productos están destinados, como ya lo expresamos antes, al consumidor medio quien no efectúa un examen ni muy riguroso ni muy negligente al producto que piensa adquirir. “La marca y su protección no tendrían razón de ser si aquella no tuviera un destinatario que pueda adquirir e identificar los productos o servicios que ese signo ampara.
La marca existe en cuanto haya un público consumidor, el que dentro de todo el proceso de determinación de la confusión, es un factor necesario para considerarlo. El consumidor es el sujeto que va a ser motivo del riesgo de confusión entre las dos marcas iguales o semejantes, y es el que soporta, junto al titular de la marca, el perjuicio por la falta de identificación de los productos y servicios que una marca protege frente a los de otra.
En cambio en los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor o que sólo pueden ser adquiridos por profesionales, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura, perfumes de marca, instrumental médico van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería. No se aplica este criterio para el caso de productos farmacéuticos, para los cuales se exige un mayor cuidado, dado el eventual riesgo para la salud de los consumidores.
“Hay consumidores menos proclives a que sean inducidos al riesgo de confusión frente a la adquisición de bienes que se distinguen con las marcas semejantes. Esta clase de consumidor es el profesional y especializado, que ante ciertos grupos de bienes y por su amplio conocimiento de esa actividad, fácilmente diferencian una marca de otra. Pero el consumidor que debe considerarse para el análisis del riesgo de confusión entre dos marcas iguales o semejantes, es el consumidor medio.
“El Tribunal ha abordado el punto del consumidor medio en sentencia de 3 de diciembre de 1987. Ha dicho el alto organismo comunitario: ‘…El Tribunal se permite precisar –de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible “Fernández Novoa señala como un factor determinante de la atención del consumidor el precio del producto; por tanto, si el precio es alto, cabe esperar que el consumidor me2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia del 16-II-2000, Proceso 12-IP-2000, Marca SVELTY 6.36 3 DERECHO DE MARCAS, Martínez Medrano Gabriel, pág.: 99.
Ediciones La Roca, Buenos Aires. 2000. GACETA OFICIAL riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. Por supuesto que, en cuanto a ese fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de producto, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto’” 4.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, si no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV, págs: 138-139. Sentencia del 7-VIII-95, Proceso 04-IP94, Marca EDEN FOR MAN 31/05/2001 Tercero: 7.36 Para determinar la existencia del riesgo de confusión deben los Jueces Nacionales y autoridades competentes tomar en cuenta al consumidor medio de los productos, es decir que deben efectuar un examen riguroso de las solicitudes de registro de marcas, en especial si son productos de consumo masivo.
El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 4722, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada.
Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 31/05/2001 8.36 PROCESO 16-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a) y f) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.
Interpretación de oficio del literal a) del artículo 82, de los literales d) y e) del artículo 83 y del artículo 95 de la Decisión 344. Actora: Varela S.A. Marca: “PURO VARELA Y LOGOTIPO”. Proceso interno N° 4737-98 MP. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, por intermedio de su Presidente, doctor Ernesto Muñoz Borrero.
Y LOGOTIPO” como marca de fábrica, para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 3 de la Clasificación Internacional de Niza y, además, se niega dicho registro, por considerar que las marcas en controversia pueden inducir a engaño y confusión al público consumidor. En consecuencia, se ordena el archivo del expediente. VISTOS 1.3 Hechos relevantes.
Que la solicitud recibida por este Tribunal, el 12 de febrero del año 2001, se encuentra ajustada a las prescripciones del artículo 61 de su Estatuto, y que en consecuencia ha sido admitida a trámite. En el escrito presentado por el Juez Consultante, esa instancia relieva los siguientes aspectos: 1.
ANTECEDENTES: 1. El 30 de enero de 1996, la sociedad VARELA S.A., a través de su apoderado, presentó la solicitud Nº 65228-96, en la cual pidió ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el registro de la marca “PURO VARELA Y LOGOTIPO” destinada a distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 3. 1.1 Partes. La parte demandante es la empresa VARELA S.A. y, las demandadas, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado ecuatoriano, así como, los terceros beneficiarios, la sociedad Jabonería Nacional S.A. y la Fábrica de Aceites La Favorita S.A. 1.2.
Acto administrativo demandado. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad Varela S.A. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 0961363, de 27 de octubre de 1997, expedida por el Director de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, por medio de la cual son aceptadas las observaciones formuladas en contra de la solicitud de registro de la denominación “PURO VARELA a) Los hechos 2.
Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 372 correspondiente al mes de enero de 1996, pág. 233. 3. El 27 de junio de 1997, la sociedad Jabonería Nacional S.A., formuló observación al registro de la marca “PURO VALERA Y LOGOTIPO”, argumentando que tiene registrada la marca de fábrica “PURO”, inscrita bajo el Nº 2615/91, de 31 de octubre de 1991, para proteger productos de la Clase Internacional Nº 3. 4.
El 23 de julio de 1997, FABRICA DE ACEITES LA FAVORITA S.A., por su parte, pre- GACETA OFICIAL sentó también observación, aduciendo ser propietaria de la marca “PURO, SUAVE CON SUS MANOS DURO CON LA MUGRE”, registrada bajo el Nº 658/91 de 24 de abril de 1991, para proteger productos de la misma clase Nº 3. 5. El 23 de septiembre de 1997, la sociedad VARELA S.A. contestó las observaciones presentadas y pidió se revoque la Providencia Nº 0961363, de 27 de octubre de 1997, pronunciada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, objeto de la impugnación y, que se acepte el registro de la marca “PURO VARELA Y LOGOTIPO”. b) Escrito de demanda La sociedad VARELA S.A., fundamenta la demanda en el hecho de que el Director Nacional de Propiedad Industrial pasó por alto las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de marcas.
Que una de las partes integrantes de la marca es la palabra “VARELA”, la misma que constituye la razón social de la empresa, que goza de suficiente distintividad y que por lo tanto no se produce confusión con las marcas en que se apoyan las observaciones formuladas acerca de la respectiva solicitud. Expresa que tampoco existen similitudes que lleven a confusión, ya que las marcas en cotejo son distintas, la una es mixta y las otras denominativas, las que deben ser analizadas de manera conjunta, sin aislar o independizar unas partes de otras.
Afirma que la marca “PURO” de Varela S.A. es famosa y notoria en Colombia y, que, adicionalmente, está registrada en Perú y Venezuela. Agrega que “La marca “PURO VARELA Y LOGOTIPO” es suficientemente distintiva y, por tanto, capaz de ser objeto de registro como marca, pues cumple los requisitos de registrabilidad establecidos en el Art.81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues ha sido concebida de modo que especializa, individualiza y singulariza, haciéndola efectivamente distintiva”. c) Contestación de la demanda - El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, al contestar la demanda argumenta: 31/05/2001 9.36 Legalidad y validez de la resolución impugnada;
Negativa de los fundamentos de la demanda; y, Pide se solicite al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d), y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - El Procurador General del Estado ecuatoriano, por medio de su delegado, comparece al juicio y fija casillero judicial para futuras notificaciones.
Solicita también del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - El Director Nacional de Propiedad Industrial se limita a remitir el respectivo expediente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito y fija casillero judicial para las notificaciones que puedan corresponderle. - La sociedad Jabonería Nacional S.A., en calidad de coadyuvante de la Oficina Nacional Competente, por medio de apoderado señala que la observación por élla presentada tiene como fundamento jurídico la disposición contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 y, reivindica la titularidad de la marca “PURO” en Ecuador.
Expresa que la denominación “PURO VARELA Y LOGOTIPO” viola los artículos 82, literal h) y 83 literal f) de la Decisión 344. - La Fábrica de Aceites La Favorita S.A., en calidad también de coadyuvante de la Administración Nacional, contesta así mismo la demanda, argumentando que la solicitud de registro denegada no cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 y, al reivindicar su titularidad respecto de la marca PURO, SUAVE CON SUS MANOS DURO CON LA MUGRE, expresa igualmente que se viola el artículo 82 literal h) de la misma Decisión con el pretendido registro de la denominación “Puro Varela y Logotipo”.
Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, GACETA OFICIAL CONSIDERANDO: 31/05/2001 10.36 servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ( ) Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.
NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o “f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esta persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente;
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en uso de su natural competencia, considera que la interpretación prejudicial pedida de la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión no es procedente, toda vez que el acto impugnado, esto es, la Resolución Nº 0961363, ha sido expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior el 27 de octubre de 1997, cuando se encontraba ya en plena vigencia de Decisión 344, aprobada por el mismo Organo Comunitario, el 21 de octubre de 1993 y, cuyas normas son las únicas aplicables para la solución del asunto controvertido.
Contrariamente a lo expuesto, este Tribunal considera que además de la interpretación prejudicial de las disposiciones precisadas y, con el objeto de cubrir todas las situaciones involucradas en la causa propuesta ante las Autoridades Nacionales, es conveniente extender esa interpretación, esta vez de oficio, a las siguientes normas contenidas también por la Decisión 344 de la Comisión: “Artículo 82 “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
“Artículo 83 ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sec- GACETA OFICIAL tores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; 31/05/2001 11.36 a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.
“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.”
3. DEFINICION DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede GACETA OFICIAL darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
4. TIPOS DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. “La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. La MARCA GRÁFICA es la definida como un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.
Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca, esto es, un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con en el que es conocida la marca gráfica.
El tercer subgrupo corresponde a la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización. 31/05/2001 12.36 a) Naturaleza del distintivo en conflicto El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina observa que la denominación motivo de la controversia corresponde a las marcas mixtas, lo cual sin duda es determinante para el cotejo marcario que ha de efectuar el examinador.
Para el examen de esta clase de signos distintivos es necesario precisar cuál de los dos elementos que los conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder identificar el que resulte más importante dentro del conjunto que constituye el signo; elemento que es en definitiva el que lo caracterizará. La jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve, cómo el elemento denominativo “de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.” 2 Corresponde por tanto al Juez Consultante, determinar necesariamente y como primer punto del análisis comparativo que realice, cuál de los elementos, el gráfico o el denominativo, que componen el conjunto marcario, es el relevante, dado que es a partir de esa precisión cuando procede el análisis destinado a establecer la existencia o no del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
Al respecto, en el caso que se analiza, el juez consultante, deberá acudir a los siguientes criterios generales, a los fines de que, al momento de resolver, pueda orientarse certeramente en la solución del caso concreto: b) Reglas para el cotejo marcario Las MARCAS MIXTAS son las compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes)”. 1 Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido acogiendo en reiterada jurisprudencia, los expues2 1 Fernández Novoa, Carlos, Fundamentos de Derechos de Marcas, Edit.
Montecorvo S.A., Madrid, España, 1984, pp. 29 y ss. Proceso Nº 04-IP-88, caso “DAIMLER”, sentencia de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. Nº 39 del 29 de enero de 1989. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL tos por la doctrina, resumiéndolos de la siguiente manera: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; 31/05/2001 13.36 Todo lo anterior se complementa, necesariamente, con el análisis específico que el juez consultante realice de la naturaleza intrínseca de las marcas.
5. EXCEPCIONES AL REGISTRO MARCARIO - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; a) Denominaciones no consideradas marca El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado como marca. - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
(BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit. Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.) El literal a) de la disposición establece que no podrán registrarse como marca los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir marca. En relación con estos criterios, este Tribunal ha concluido: b) Denominaciones que pueden producir engaño “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
El inciso h) del artículo 82 de la misma Decisión, considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar a los productos y servicios de un comerciante de los de otro.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, ésto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.
Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 3 3 Interpretaciones prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1987, marca “VOLVO”; y, 40-IP-99, G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero del 2000, marca “LAUREL”, entre otras.
Esta prohibición hace referencia al engaño o confusión que los signos pueden producir en relación con la procedencia y las características de los productos, derivándose del concepto de marca, en cuanto a su función esencial de identificar los productos o servicios de un empresario o de otro u otros similares o idénticos pertenecientes a diferentes empresarios.
6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO Entre los impedimentos para el registro de un signo se encuentran los determinados en los literales a), d), e) y f) del artículo 83 de la Decisión 344, los cuales señalan como tales: el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada; que se trate de una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido; que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conoci- GACETA OFICIAL da, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro; así como que consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o, que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esta persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente. a) La similitud o semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
(artículo 83, literal a). Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 El Tribunal ha enfatizado en sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y, según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas no sólo son idénticas, sino que tienen por objeto individualizar unos mismos 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 31/05/2001 14.36 productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la semejanza. b) La notoriedad de signos distintivos El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica.
La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusión” y de “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.
El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.
Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede GACETA OFICIAL ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 5 En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca.
“Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” 6 31/05/2001 les y por lo tanto, no es, en manera alguna, aplicable en relación con personas jurídicas o morales o con personas ficticias.
Las hipótesis normativas que se contemplan permiten advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, esto es, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato. Es evidente, por otra parte, que en el mismo estatuto normativo contiene disposiciones que protegen como nombre comercial el de las personas morales, su razón social, etc., caso en el cual no podría hablarse del nombre propio de una persona natural, sino de la razón social o del nombre comercial de una persona jurídica.
La doctrina encuentra justificada la prohibición de registrar nombres propios de personas naturales, tal como lo hace la norma interpretada. En tal sentido cabe destacar la opinión del tratadista Manuel Pachón quien al respecto ha expresado: “Según enseña don Andrés Bello en su gramática de la lengua castellana, se designa con el vocablo nombre a los sustantivos y adjetivos, los cuales pueden clasificarse en propios y apelativos.
Por nombre propio se entiende ‘el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia’. La independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.
“A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el derecho marcario colombiano, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo apellido. Los nombres geográficos también son nombre propios, pero su regulación legal es diferente ”. 7 c) Utilización de nombres propios, apellidos, seudónimos, etc.
De conformidad con el literal f) del artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables los signos que consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o, que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos.
En similar sentido Otamendi, partiendo de la base de que la protección relativa al nombre sólo es aplicable respecto a las personas físicas, manifiesta que ellas: Esta disposición, tal como se desprende de su texto, sólo opera respecto de personas natura- 5 6 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Ibídem 15.36 “ tienen un nombre y un apellido, lo que es vulgarmente conocido como nombre. La norma ¿se refiere a este conjunto de nombre y apellido?. ¿o también se refiere al apellido en forma individual?. 7 PACHON MUÑOZ, Manuel. Manual de Propiedad Industrial. Edit. Temis. 1984. pág.
96. GACETA OFICIAL “A principios de este siglo la cuestión fue decidida respondiendo afirmativamente a estas preguntas, aunque desde entonces la jurisprudencia parece haber modificado el criterio ” 31/05/2001 16.36 quisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados y, tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. b) Trámite de las observaciones ( ) “Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona.
Pero no creo que siempre deba ocurrir lo mismo con relación al apellido. “El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como ‘Lindbergh, Reuteman o Vilas’, no son comparables a ‘Pérez, González o Díaz’.
En una palabra nadie tiene porque utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca ‘Churchill’ dijo: ‘Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia’”.8 Una vez admitida a trámite la solicitud de registro de una marca, por reunir los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que tengan interés legítimo en los resultados de esa solicitud, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).
De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido ese plazo, la misma oficina competente deberá decidir sobre esas observaciones y acerca de la concesión o denegación del registro solicitado.
La Decisión 344 exige en los artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, que expresen los fundamentos que los sustentan. También es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia señalan acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc..
De consuno tratadistas y jueces indican que quien tiene tal derecho es el titular del nombre o sus herederos. Con fundamento en las consideraciones anteriores,
7. TRAMITE DE REGISTRO Y OBSERVACIONES A LA SOLICITUD 1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, no debe encontrarse afectado por alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.
La Oficina Nacional Competente deberá analizar el grado de confusión, considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes grá- EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: a) Examen de la solicitud de Registro El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los re8 OTAMENDI, Jorge.
“Derecho de Marcas”. AbeledoPerrot. Buenos Aires. 1989. pág.
96. GACETA OFICIAL ficas, fonéticas y conceptuales. Para el efecto de la comparación, al juez le corresponde aplicar las reglas reconocidas por la doctrina y la jurisprudencia referidas en esta sentencia. 3. No son registrables los nombres completos, ni el apellido, ni el seudónimo, ni la firma, ni tampoco la caricatura o el retrato de personas naturales distintas del peticionario o, que sean identificadas por la generalidad del público como distintas a él. La titularidad de los derechos para oponerse al registro o para solicitar su anulación en caso de que se haya producido, se radica en cabeza de las personas naturales portadoras del nombre propio protegido o del apellido, o dueñas del seudónimo o de la firma o, sujetos de la caricatura o del retrato.
Puede radicarse también en cabeza de sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente. 4. La marca notoria se caracteriza por sus atributos sobre difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación y reconocimiento.
La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca. 5. 6. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344.
Dicho examen debe ser practicado, aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro. La Oficina Nacional Competente procederá a la publicación de la solicitud del registro de una marca, a partir de la cual, cualquier persona que tenga legítimo interés en los resultados de esa solicitud, puede presen- 31/05/2001 17.36 tar observaciones al registro de la misma, dentro de los treinta días hábiles siguientes.
Tienen legítimo interés para presentar esas observaciones, tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro del signo correspondiente. La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 4737-98-MP, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado.
Notifíquese al mencionado Tribunal mediante copia certificada, en cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional. Remítase, así mismo, copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 31/05/2001 18.36 PROCESO 17-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal h); 83, literales a) y d); 84 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del literal e) del artículo 82 de la Decisión citada.
Expediente interno N° 6737-00-LYM. Marca: “HARINA GALLO DE ORO”. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil uno; en la solicitud formulada para que se realice la interpretación prejudicial requerida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador, instancia que por intermedio de su Presidente, doctor Ernesto Muñoz Borrero, la eleva ante este Tribunal Comunitario dentro del Expediente Interno N° 6737-00-LYM, a cuyos efectos remitió el oficio No. 095-TDCA-2S del 9 de febrero del año en curso.
VISTOS: Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, habiendo sido, por esta razón, admitida a trámite mediante auto proferido el 7 de marzo del año 2001. 1.
ANTECEDENTES. La Alta Instancia Nacional consultante ha señalado como hechos relevantes para la interpretación, los siguientes: 1.1. Las Partes. La demanda es presentada por la sociedad MOLINO ELECTRO MODERNO S.A., quien comparece por medio de su representante legal el Ing. Rodrigo López Buenaño. Son citados como parte demandada el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y el Procurador General del Estado.
Actúan como coadyuvantes de la parte demandada las sociedades ARROCERA ARGENTINA S.A., INDUSTRIAL MOLINERA C.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO S.A., empresas que formularon observaciones ante la oficina nacional competente para oponerse al registro de la marca cuya habilidad distintiva se discute. 1.2. Objeto de la demanda. Pretende la actora que en la sentencia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, declare la nulidad del acto administrativo en el cual se aceptan las observaciones propuestas por las firmas anteriormente citadas y se deniega el registro de la marca HARINA GALLO DE ORO y diseño. Dicho acto administrativo demandado está contenido en la Resolución 0974429 expedida el 19 de noviembre de 1999 por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador. 1.3.
Hechos y fundamentos de la demanda. La demanda se fundamenta en que la actora, desde el año de 1935, viene usando la marca HARINA GALLO DE ORO y diseño en el mercado ecuatoriano, pero no la ha registrado. Enfatiza la demandante en el hecho de que las tres empresas observantes plantean la oposición al registro de la marca solicitada, con base en marcas que tienen entre sus elementos la expresión genérica “GALLO”, circunstancia que las habría hecho irregistrables si se les hubiere aplicado el mismo criterio.
Considera que entre las marcas en conflicto no se genera confusión pues la marca solicitada se diferencia claramente de las marcas observantes. GACETA OFICIAL Por último, afirma que es una marca notoria y de alto renombre en el Ecuador. 1.4. Contestación de la demanda. La demanda fue contestada por las personas citadas como demandadas, esto es, El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, El Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado, quienes con distintos fundamentos le niegan vocación de prosperidad a la misma.
El Procurador General del Estado hace mención a que el IEPI es una persona de Derecho Público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa y por lo tanto le corresponde comparecer directamente en juicio, pero que no obstante ello vigilará las actuaciones jurídicas en este proceso. Las tres sociedades coadyuvantes de la parte demandada, ARROCERA ARGENTINA S.A.;
INDUSTRIAL MOLINERA C.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO S.A., contestan separadamente la demanda y, a la vez que excepcionan contra ésta, razonan en el sentido de considerar legalmente expedido el acto administrativo cuya nulidad se solicita.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal resulta de lo que consagra el Tratado de su Creación, que lo faculta en su artículo 32 para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. La interpretación prejudicial que realizará el Tribunal estará referida a los artículos 81; 82, literal h); 83, literales a) y d); 84 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitados por el Juez Consultante y al literal e) del artículo 82 de la Decisión citada, como interpretación de oficio por razón de la pertinencia que guarda con las situaciones de hecho antes descritas.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: 31/05/2001 19.36 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 3.2.
Artículo 82. “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate” 3.3.
Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.
( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o GACETA OFICIAL 31/05/2001 20.36 parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. cos; la notoriedad de la marca, su prueba y, la forma de adquirir el derecho al uso exclusivo.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” Respecto de la distintividad ha dicho el Tribunal en reciente sentencia: 4.1. Los requisitos para el registro de un signo como marca. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito en esta sentencia, se refiere a las tres características básicas que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica.
“No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra. El principio general de protección jurídica de la marca basado en su distintividad que consagra el artículo 81, se desarrolla a continuación por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en todos y cada uno de sus literales relativos a las causales de irregistrabilidad de las marcas, unas veces por su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc. ”.1 3.4.
Artículo 84. “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
“c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. 3.5. Artículo 102. “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. 4. CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará principalmente los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de las marcas y los impedimentos para su registro; la irregistrabilidad de términos genéri- El segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344 al definir el concepto de marca hace énfasis en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
La definición mencionada deja ver que la marca se caracteriza por ser un bien inmaterial, destinado a distinguir un producto o un servicio de otros, representada por un signo, que por ser intangible requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda aprehenderlo esto es, apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. GACETA OFICIAL Reiteradamente el Tribunal de la Comunidad Andina al interpretar el artículo 81 de la Decisión 344 ha enfatizado en cuanto a la importancia del cumplimiento de los tres requisitos anteriormente mencionados, como paso previo a la registrabilidad de una marca 2.
En consecuencia de lo anterior, un signo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 interpretado, y además, no está incurso en alguna de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. El juez nacional al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino deberá analizar, en primer lugar, si el signo que se pretende registrar como marca o cuyo registro se impugna, cumple con los requisitos antedichos y, en segundo lugar, determinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión. De donde se colige que aunque el cumplimiento de los requisitos prevenidos en el artículo 81, interpretado, es esencial para que proceda el registro, no es la única condición para que éste se dé, puesto que el legislador andino ha previsto determinadas causales o razones para que se frustre el registro solicitado o se cancele o anule el que haya sido otorgado, tales como las contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 4.2.
La irregistrabilidad de los signos como marca. Como se dijo anteriormente, además de reunir los requisitos señalados para que un signo pueda ser registrado como marca éste no debe estar incurso en ninguna de las prohibiciones o impedimentos señalados en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. En el caso sub-examine deberá examinarse particularmente si el signo cuyo registro fue denegado, se inscribe o no en alguna de esas causales y especialmente en las señaladas por los literales e) y h) del artículo 82 y a) y d) del artículo 83 referidos, según la interpretación que de tales disposiciones efectúa el Tribunal a renglón seguido. 2 Véase TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 3-V-1998. Proceso 11-IP-98. Caso “PAVCO”. G.O.A.C. Nº 359 del 4-VIII-98. 31/05/2001 21.36 4.2.1. Irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a otros registrados o solicitados para registro e irregistrabilidad por confundibilidad. El artículo 83, literal a), de la Decisión 344, prescribe claramente la irregistrabilidad de los signos que por ser idénticos o semejantes entre sí pueden inducir al publico a error.
Esta irregistrabilidad se refiere tanto al caso de existir un signo anteriormente solicitado para registro como al de una marca ya registrada por un tercero para los mismos productos o servicios. A su turno, en el artículo 82, literal h) se prohíbe el registro como marca de los signos que “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.
Esta prohibición hace referencia al engaño o confusión que los signos pueden producir en relación con la procedencia y características de los productos y se deriva del concepto de marca en cuanto a su función esencial de identificar los productos o servicios de un empresario con los de otro u otros similares o idénticos. Si como se ha dicho tantas veces por la doctrina y por la jurisprudencia, la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, el titular de la marca debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo. Esto es, que debe poseer el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.
La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría, ciertamente, un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger así, entre ellos, en condiciones de entera libertad.
Con el propósito de evitar el riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, la legislación andina ha determinado que no GACETA OFICIAL pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
El Tribunal ha hecho énfasis en sus sentencias sobre el cuidado que debe tenerse al realizarse por el juez o el administrador el llamado “análisis de confundibilidad”, que permite en un momento determinado zanjar la discusión acerca de si una marca es o no similar o idéntica a otra y si por ende puede o no ser registrada. Ha dicho: “La labor de determinar si un signo es confundible con otro presenta diferentes matices según que entre ellos exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado.
Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1). En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia 3 ”. 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. 31/05/2001 22.36 4.2.2. Irregistrabilidad de signos comunes. El artículo 82 de la Decisión 344 en su literal e) señala que no podrá registrarse un signo que sea una designación común o usual de productos o servicios, esto es, que no se puede registrar una marca que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca.
Sobre el tema este Tribunal ha dicho: “Por carecer de distintividad no pueden ser registradas como marcas las denominaciones genéricas, que no son sino aquellas que se refieren al producto mismo. Si la marca que protege o ampara un producto o servicio es del mismo nombre del producto, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no reúne uno de los requisitos esenciales que la norma exige para que pueda constituirse en marca.
En las denominaciones genéricas el nombre del producto que es conocido de manera general y amplia por el público es la designación de la misma marca estableciéndose una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse” 4. Según tal criterio jurisprudencial, tanto en el caso de los signos genéricos como en el de los descriptivos, para que rija la prohibición de registro, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue.
Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, ha puesto de ejemplo el Tribunal que “silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste” 5. 4 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del 03-V-98. Proceso 11-IP-98, G.O.A.C. N° 359 de 4-VIII-98. Marca: PAVCO NÚCLEO CELULAR. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 25-X-96. Proceso 27-IP-95. Marca: “EXCLUSIVA”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo V. Pág. 93. También sobre la utilización de prefijos y sufijos de uso común en las marcas puede consultarse la exposición que al respecto se hace en la sentencia de 7-XI-98, dictada en el proceso 33-IP-98.
Marca: GLICOLIK. Publicada en la G.O.A.C. Nº 416 de 15-III-99. GACETA OFICIAL 4.3. La marca notoria, su prueba y la protección especial que a ella se otorga. Las reglas contenidas en el artículo 83, literal d) (y también en el e), de la Decisión 344 de la Comisión, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad.
La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusión” y “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica. La notoriedad es un “status”, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.
La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc..
La carga de la prueba corresponde a quien alegue la notoriedad, pues con ello se pretende convencer al juzgador de que la marca reputada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes. 6 Corresponde, entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.
Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conoci6 Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV98. Proceso 23-IP-96. Marca VODKA BALALAIKA. Publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. 31/05/2001 23.36 da, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.
De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de “especialidad” y de “territorialidad” generalmente aplicables con relación a las marcas comunes. 7 Destaca el Tribunal que, interpretándose esta norma de manera sistemática y en función de lo que consagran otras disposiciones comunitarias constitutivas del régimen andino sobre propiedad industrial, la no aplicación del principio de la territorialidad con relación a la marca notoria, no puede llegar al extremo de considerar que ésta no se halle registrada en ningún país del mundo.
Siendo el registro, como se verá en el siguiente aparte, el único medio que permite la adquisición del derecho al uso exclusivo de la marca y por ende al goce de la protección, debe entenderse que la marca notoria debe ser también una marca registrada, aunque no necesariamente en el país dentro del cual se pretende que se le reconozca la aludida calidad especial. 4.4.
Adquisición del derecho al uso exclusivo de la marca. La norma comunitaria que consagra el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se encuentra ubicada en la Sección Tercera referente a los derechos conferidos por la marca. Como ha señalado el Tribunal en la doctrina y en diversas legislaciones se encuentran dos sistemas para la protección de un signo: el declarativo que protege a la marca únicamente por su uso y el atributivo que sólo confiere el derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.
El régimen comunitario se ubica en el sistema atributivo expresando claramente en el artículo 102 que “El derecho al uso exclusivo de una 7 En similar sentido se pronunció el Tribunal en Sentencia de 8-X-99. Dentro del Proceso 36-IP-99. Marca FRISKIES. Publicado en G.O.A.C. Nº 504 de 9-XI-99. GACETA OFICIAL 31/05/2001 marca se adquirirá por el registro de la misma, ante la respectiva Oficina Nacional Competente”. confiere el registro de las marcas comunes; empero, esa marca notoria debe encontrarse registrada y las circunstancias que han dado lugar a la presencia de la notoriedad deben ser probadas.
El Tribunal ha dicho que: “De ese derecho exclusivo se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Así mismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”. 8 Alegada la notoriedad como obstáculo para el registro de un nuevo signo, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, de los medios procesales que la legislación interna haya previsto.
La protección especial que confiere la marca notoria es independiente de la clase de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro. Con fundamento en las consideraciones anteriores, Cuarto: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: 24.36 La única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca es mediante el registro concedido por la Autoridad Nacional Competente.
Un signo puede registrarse como marca únicamente si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. La Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno N° 6737-00-LYM, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial.
Tercero: 8 La protección legal comunitaria a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 15-V-98. Proceso 9-IP-98. Marca DERMALEX. En G.O.A.C. Nº 481 de 13-IX-99. Notifíquese al juez consultante mediante copia certificada. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO GACETA OFICIAL 31/05/2001 Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO 25.36 copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 20-IP-2001 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Actora: LIPHA. Marca: “SYNERGON”. Proceso interno Nº 6012. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera de Estado, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.
VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 14 de febrero del año 2001, se encuentra ajustada a las disposiciones del artículo 61 de su Estatuto, y que en consecuencia ha sido admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES: de Colombia, por medio de la cual se niega registro como marca de fábrica para la denominación “SYNERGON”, solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Solicita además, la nulidad de la Resolución Nº 12143, de 30 de junio de 1999, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Dependencia, mediante la cual ha sido resuelto el recurso de reposición interpuesto y se confirma la Resolución anterior; y, finalmente, propone la nulidad de la Resolución Nº 16625, de 23 de agosto del mismo año, a través de la cual la misma Superintendencia niega la revocatoria planteada por la recurrente, confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 06038 y, declara agotada la vía gubernativa. 1.1.
Partes. 1.3. Hechos relevantes. Es demandante en esta acción la sociedad LIPHA, siendo demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y, considerada como tercero interesado, la compañía Nature’s Sunshine Products Inc. La Instancia Consultante, relieva los siguientes aspectos: 1.2. Acto administrativo demandado.
La interpretación se plantea en razón de que la sociedad LIPHA demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 06038, de 31 de marzo de 1999, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio a) Los hechos 1. La sociedad LIPHA, constituida en Francia, con domicilio en la ciudad de Lyon, a través de su apoderado presentó el 9 de junio de 1998 una solicitud en la cual pidió ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro de la marca “SYNERGON” destinada a distinguir productos comprendidos en la clase internacional Nº
5. GACETA OFICIAL 2. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 464, de 21 de agosto de 1998. 3. La firma Nature’s Sunshine Products Inc., formuló oposición al registro de la marca SYNERGON, aduciendo ser propietaria de la marca SYNERPRO. 4. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución Nº 06038, de 31 de marzo de 1999, en la que declara infundada la observación presentada por la firma Nature’s Sunshine Products Inc., sin embargo de lo cual niega la solicitud de registro de la marca “SYNERGON”, fundamentando la existencia de un registro previamente conferido para la marca “SYNERGEN” que distingue productos también de la clase 5. 5.
La sociedad LIPHA interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución Nº 06038 de 31 de marzo de 1999. 6. El 30 de junio de 1999, la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolviendo el recurso de reposición, expide la Resolución Nº 12143, en la que expresa que “entre el signo SYNERGON y la marca SYNERGEN, de la sociedad Lipha, además de distinguir productos de la misma clase existen semejanzas gráficas y fonéticas que pueden inducir al público consumidor a error.
Por consiguiente estos signos no pueden coexistir en el mercado, pues generarían confusión en el público consumidor”. 31/05/2001 26.36 de los signos en confrontación, en su conjunto presentan suficientes semejanzas las cuales imposibilitan la coexistencia de las marcas en el mercado. ” b) Escrito de demanda La sociedad LIPHA, fundamenta la demanda argumentando que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, en torno a lo cual manifiesta: “Si se lee con detenimiento, el artículo exige la marca que se solicita sea semejante de tal forma, que sea susceptible de inducir al público a error, y que sea para los mimos productos o servicios o para productos o servicios relacionados para que opere la causal de irregistrabilidad.
La Superintendencia no puede negar el registro de la marca SYNERGON, toda vez que no existe entre ésta y la marca SYNERGEN, una similitud susceptible de inducir al público a error, las marcas SYNERGON y SYNERGEN solamente tienen en común la raíz “SYNER” por lo que no se puede derivar de ésta, una semejanza capas de confundir a los consumidores.
En efecto, se trata de dos expresiones distintas pero que comparten una misma raíz, la cual es frecuente o usual en marcas de la clase quinta (5) Internacional, por lo cual se ha convertido en una raíz de uso común o necesario para todos los empresarios del sector”. Agrega que: 7. El 3 de agosto del mismo año, mediante Resolución Nº 16625, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decide confirmar la Resolución 06038, fundamentando que: “si bien es cierto el vocablo Syner es de uso común para los productos de la clase 5, no lo es menos que analizadas en su conjunto las marcas en confrontación Synergon (solicitada) y Synergen (registrada) existen semejanzas, desde el punto de vista gráfico, fonético y visual, que pueden inducir al consumidor a error, toda vez que lo único que se cambia dentro del signo solicitado es una vocal.” “En consecuencia esta Delegatura considera que del examen “ la Sociedad Synergen Inc., hubiese considerado que la marca solicitada lesionaba de alguna manera sus intereses hubiera presentado oportunamente observaciones contra la misma o por lo menos habría advertido a la Oficina de Marcas de la existencia de su registro.
En conclusión vemos como la División de Signos Distintivos expidió una Resolución totalmente errada al negar la marca SYNERGON, puesto que como quedó demostrado NO es posible que la coexistencia de las marcas SYNERGON Y SYNERGEN sea sus- GACETA OFICIAL ceptible de inducir al público a error, máxime si tenemos en cuenta que actualmente coexisten en registro marcas más parecidas a la marca base de esta decisión que la marca de mi representado”. c) Contestación de la demanda 1.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda niega haber incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Manifiesta que como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo establecido en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
Argumenta además, que “En opinión de este Despacho entre la expresión que se pretende registrar como marca SYNERGON y la marca en que se base la observación SYNEPRO, no existen semejanzas que produzcan confusión entre los signos cotejados, por el contrario entre la marca solicitada SYNERGON y la marca encontrada de oficio SYNERGEN, si existen grandes semejanzas gráficas, fonéticas y en mayor medida conceptuales que pueden inducir al público consumidor a error, ya que la marca solicitada reproduce el signo registrado sin que la variación introducida por esta, en el cambio de la vocal E por la O, dote de distintividad a la marca cuyo registro se solicita, que ampara la misma clase de productos que esta; circunstancias que junto con la identidad en el tipo de comercialización y distribución de dichos productos en el mercado, acrecientan el riesgo de confusión que representaría la coexistencia de las marcas en cotejo frente a los consumidores que serían susceptibles de caer en engaño respecto de la procedencia y origen de dichos productos, en tanto que podrían suponer erróneamente que los productos que amparan las marcas en conflicto tienen una misma fuente de procedencia. Por consiguiente estas marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor.
En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el ar- 31/05/2001 27.36 tículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. En la contestación a la demanda, la Superintendencia destaca alguna jurisprudencia originada en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como la sentada en el Proceso 14-IP-98 y, solicita la interpretación prejudicial por parte del Organismo, del literal a) del artículo en referencia. 2.
La compañía Nature’s Sunshine Products no contesta la demanda. Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.
NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a la siguiente disposición de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO Entre los impedimentos para el registro de un signo se encuentra, precisamente, el determinado en el literal a) del artículo 83 de la Deci- GACETA OFICIAL sión 344, el cual señala como tal, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada. La similitud o semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares, conforme lo establece el literal objeto de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 1 El Tribunal ha enfatizado en sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de pre- 1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 31/05/2001 28.36 cisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la similitud. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas.
Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152). En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo anterior, no obstante, se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. GACETA OFICIAL 31/05/2001 “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 2. mente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.
“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 3 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mencionado tratadista ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
4. LAS MARCAS FARMACEUTICAS Y EL EXAMEN PARA SU REGISTRO En el caso motivo de esta interpretación prejudicial, por tratarse de marcas que amparan productos farmacéuticos, es conveniente referir lo que a este respecto este órgano jurisdiccional ha manifestado en el Proceso 13-IP-97, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329 de 9 de marzo de 1998: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas, el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisa- 2 Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. 29.36 En este contexto este Tribunal ha considerado, vista la importancia de proteger al consumidor en materia de productos destinados al cuidado de la salud, que en el cotejo de las denominaciones cuyo registro como marca de fábrica ha sido solicitado, “Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.
Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o 3 Ibídem GACETA OFICIAL el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca”. 4 Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. 2.
La Oficina Nacional Competente deberá analizar el grado de confusión que produzca una marca, considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Para el efecto de la comparación, al juez le corresponde aplicar las reglas reconocidas por la doctrina y la jurisprudencia resaltadas en esta sentencia. El examen técnico atinente a signos distintivos de productos farmacéuticos deberá ser siempre más exigente, pues la delicadeza en la utilización de tales productos por parte del público al que están destinados, puede ocasionar, por efectos de la confusión, daños graves e incluso irreparables.
El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, 4 Proceso 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995. En G.O.A.C Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: “DIDA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 31/05/2001 30.36 Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 6012, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado.
Notifíquese al mencionado Consejo por medio de copia certificada, en cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional. Remítase copia, así mismo, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 31/05/2001 31.36 PROCESO 29-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Actor: JOSE MARIA FERNANDEZ. Marca: “NOVALAR”. Proceso interno N° 5512. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los dos días del mes de mayo del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de la Honorable Consejera Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.
VISTOS: Que la solicitud arriba citada se encuentra ajustada a las prescripciones del artículo 61 del Estatuto del Tribunal, razón por la cual fue admitida a trámite con auto de once de abril del año en curso. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes. La parte demandante es la persona natural JOSE MARIA FERNANDEZ y la demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. Actos administrativos demandados. Se pretende mediante la acción de nulidad intentada ante el Consejo de Estado que se decrete la anulación de la Resolución Nº 4459 de 2 de diciembre de 1998, por la cual la anteriormente citada Superintendencia, al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución No. 19826 de 12 de septiembre de 1996 que había desestimado las observaciones y otorgado el registro y decidió, en cambio, de manera definitiva que las observaciones formuladas tenían fundamento, por lo que el registro de la expresión NOVALAR, inicialmente concedido, fue negado. 1.3 Hechos relevantes.
El Tribunal sintetiza los hechos que dan materialidad al proceso interno de la siguiente manera: Ante la solicitud de registro presentada por el señor JOSE MARIA FERNANDEZ para registrar la expresión NOVALAR con el fin de distinguir productos de la clase internacional No. 20 y desatendiendo a las observaciones presentadas por la sociedad FENOLICOS COLOMBIANOS LTDA., con fundamento en su marca registrada NOVA, la Superintendencia de Industria y Comercio, otorgó registro al mencionado signo. Al resolver el recurso de reposición se confirmó la actuación anterior, empero con el recurso de alzada propuesto por la observante, se produjo la revocatoria del acto administrativo concesorio, el cual fue reemplazado por el que es objeto de demanda que le otorgó mérito a las observaciones y deniega el registro solicitado.
Los argumentos que se utilizaron para otorgar el registro se fundan en que las marcas en conflicto no presentan semejanzas que determinen o generen riesgo de confusión, al paso que el criterio que sostuvo la instancia superior que resolvió la apelación, es el diametralmente contrario, esto es, que existe gran riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, lo que impide su coexistencia en le mercado.
El demandante afirma que la resolución acusada es nula por violar normas de derecho comunitario, así como también disposiciones de carácter constitucional. Alega que existen infinidad de marcas registradas en Colombia (tales como NOVACEL, NOVASOL, CORTINOVA, BADANOVA, CITANOVA, etc.) que contienen GACETA OFICIAL la palabra NOVA y que no obstante no merecieron el mismo reparo para su registro que se le hace al signo NOVALAR.
La Superintendencia, a su turno, al contestar la demanda defiende la legalidad del acto administrativo impugnado, insistiendo básicamente en el argumento de que la marca NOVALAR (solicitada) contiene en su totalidad la marca previamente registrada (NOVA), lo cual causa confusión y dificultad por parte del público consumidor. En atención a lo anteriormente expuesto, este Tribunal, 2.
CONSIDERANDO: 2.1. Competencia del Tribunal. Que es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, que actúe como juez comunitario, como lo es la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2.
Normas a ser interpretadas. Son las señaladas en la consulta, cuyo texto se transcribe a renglón seguido: 31/05/2001 32.36 marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” ( ) 2.3.
Definición de marca y requisitos para su registro. El Tribunal, en reiteradas ocasiones, y tomando como punto de partida las expresiones del artículo 81 de la Decisión 344, ha definido como marca a todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.
El artículo 81 ibídem, establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable; ellos son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 2.3.1. Perceptibilidad. La marca es un signo inmaterial, que para ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), necesita su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.
Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad.
Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más generalizada el sentido de la vista, han venido utilizándose preferentemente los signos que se plasman en una denominación, en un conjunto de palabras, en una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. 2.3.2. Distintividad. La distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica son elementos de la esencia de la marca, circunstancia GACETA OFICIAL que se advierte de la simple lectura del inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344; siendo, sin embargo, la distintividad el que se considera como la característica y la función primigenia que debe reunir el signo para ser susceptible de registro como marca.
La distintividad lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. 2.3.3. Susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito se entiende como la aptitud que presente el signo para que en relación con él se pueda realizar una descripción que permita formarse una idea del mismo, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idóneo.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. También para que su descripción pueda manipularse a los fines de la Administración encargada del registro en aspectos tales como publicación, archivo, búsqueda, cotejo, etc. 2.4. Impedimentos para el registro de la marca.
El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala como causal de irregistrabilidad, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada o solicitada de tal forma que la identidad o semejanza genere error o confusión entre los consumidores o usuarios. 31/05/2001 de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, el titular del registro debe gozar de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y debe tener el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. 1 Es muy importante, pues, que las autoridades competentes para conceder o denegar el registro de signos marcarios, procedan luego de realizar un juicio técnico acerca de las diferencias y semejanzas que puedan establecerse entre los solicitados para registro y los que ya se encuentran amparados por él o gozan de algún derecho de prioridad por haberse solicitado previamente.
Con miras a contribuir a la mejor realización de ese juicio de valor, la Doctrina ha elaborado, bajo el rótulo de “cotejo marcario” algunas reglas que el Tribunal ha acogido en su jurisprudencia. La tarea de confrontar, comparar o cotejar un signo con otro, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellos, es tarea compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores, sin que sea posible formular reglas jurídicas generales y precisas al respecto.
La normativa comunitaria no lo ha hecho y, en consecuencia, para la realización del cotejo, el examinador debe usar su criterio, que si bien es discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberían ser tomadas en cuenta, entre las que se destacan las que a continuación se insertan: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Se determina en la norma citada que no pueden ser objeto de registro los signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
Y es que si la marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos 33.36 “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-00.
Sentencia del 26-VII-2000. En G.O.A.C. Nº 594, de 21-VIII-2000. GACETA OFICIAL 31/05/2001 “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 2 “Respecto a la cuarta regla, el tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.3 En referencia a ellas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. Adicionalmente a lo anterior, en el presente caso, por tratarse de signos que contienen un prefijo o un sufijo común (la expresión NOVA), debe el examinador tener en cuenta algunos elementos particulares que se han originado en la doctrina y la jurisprudencia y que resultan pertinentes al cotejo de las marcas en conflicto.
Basta reiterar ahora lo dicho sobre el tema en una reciente sentencia: “Es indudable que en el mundo de las marcas, ciertos prefijos o radicales han pasado a ser de uso común para identificar determinados bienes, por lo que carecen de toda distintividad, motivo por el cual ninguna persona, en particular, puede apropiarse de ellos. Resultaría absurdo y por lo mismo, contrario al espíritu de la ley, que una persona propietaria de una marca conformada con un prefijo de uso común, fundamentara en ese solo hecho la posibilidad de que prosperara una oposición al registro de otra marca que contuviera el mismo radical de uso común. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“La distintividad en este tipo de marcas hay que encontrarla en los sufijos que acompañan a los prefijos de uso común, ya que deben ser sufijos de fantasía, ellos mismos impregnados de una distintividad que les permita diferenciar una marca de otra, y, por lo tanto que, entre los sufijos de fantasía que acompañen a estos prefijos de uso común no exista una real confundibilidad que lleve a negar la marca posteriormente solicitada.
En consecuencia, en el presente caso el Juez nacional consultante deberá, en relación con lo expuesto, analizar la composición de la marca PINTUBLER, para determinar, tomando en cuenta la naturaleza del prefijo PINTU, si la segunda parte de la marca analizada le da, en su conjunto, la suficiente distintividad “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.
El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, hasta el punto de «disecarlas», que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. 3 2 BREUER MORENO Pedro C., “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. 34.36 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 09-IP-94, de 24-III-1995. Marca: DIDA. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV. GACETA OFICIAL para permitirle permanecer coexistiendo en el mercado”. 4 Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: PRIMERA. Un signo es registrable como marca cuando cumple los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, esto es, distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.
Adicionalmente, su registro no debe encontrarse impedido por las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. SEGUNDA. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente (o en su caso, por el juez), sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede generarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
TERCERA. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos hay que apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al analizar las marcas en conflicto. Por ello, el examen de registrabilidad entre dos marcas debe partir de un análisis comparativo global entre éstas. 35.36 dos bienes no pueden ser apropiados por ninguna persona en particular.
Al formar parte de una denominación, quedan supeditados a que sea el sufijo el que les otorgue la distintividad requerida para lograr la coexistencia pacífica en el mercado con otra u otras marcas que contengan el mismo prefijo de uso común. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso interno Nº 5512, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Notifíquese al mencionado Consejo de Estado mediante copia certificada y remítase, así mismo, copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Los prefijos de uso común que se utilizan para identificar determina- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 37-IP-98. Sentencia del 5-V-1999. Marca: PINTUBLER. En G.O.A.C. Nº 455, de 2-VII-1999. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO CUARTA. 4 31/05/2001 GACETA OFICIAL 31/05/2001 36.36 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú