PROCESO 66-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93, 95, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: LEONEL LIBARDO ROMERO JARAMILLO. Marca: “COKORIN” (mixta).
Proceso interno Nº 6029. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 26 de septiembre del año 2001, se ajustó a las disposiciones del artículo 61 de su Estatuto y que, en consecuencia, fue admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Es demandante el señor LEONEL LIBARDO ROMERO JARAMILLO, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y, considerado como tercero interesado en el proceso, la sociedad KOKORIKO LTDA. 1.2. Actos administrativos demandados. La interpretación se plantea en razón de que el señor LEONEL LIBARDO ROMERO JARAMILLO, por medio de su apoderado, demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 30667, de 28 de noviembre de 1997, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, por medio de la cual se declara fundada la oposición presentada por la sociedad KOKORIKO LTDA. y, se niega el registro de la marca COKORIN (MIXTA); signo destinado a distinguir, exclusivamente, “servicios prestados por establecimientos de comercio que se encargan de procurar alimentos y bebidas para el consumo humano, tales como restaurantes, autoservicios, asaderos salones de té y tabernas”; servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
Solicita también la nulidad de la Resolución Nº 15951, de 31 de agosto de 1998, por la que se resuelve el recurso de reposición; y, además, la nulidad de la Resolución Nº 16690, de 25 de agosto de 1999, por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto y que confirma la Resolución Nº 30667. 1.3. Hechos relevantes. La Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos: a) Los hechos 1.
El 19 de septiembre de 1996, el señor LEONEL LIBARDO ROMERO JARAMILLO, domiciliado en Pasto, Departamento de Nariño, Colombia, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro de la marca “COKORIN” (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la Clase Internacional Nº 42.[1] 2.
Se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 439, de 9 de diciembre 1996. 3. La sociedad KOKORIKO LTDA., domiciliada en Cali, Departamento del Valle, Colombia, a través de apoderado, formuló observaciones al registro de dicha marca, argumentando ser propietaria de la marca KOKORIKO (NOMINATIVA) y (MIXTA), la que distingue productos de las clases 16, 29, 30, 31, 32, 35 y 42.[2]; además de ser propietaria del nombre comercial KOKORIKO conforme al certificado de depósito Nº 4861. 4.
El 28 de noviembre de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, expidió la resolución Nº 30667, en la cual declaró fundada la demanda de observaciones presentada por la sociedad KOKORIKO LTDA., y negó el registro de la marca COKORIN (MIXTA). 5. El señor LEONEL LIBARDO ROMERO JARAMILLO, a través de apoderado, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 6.
El 31 de agosto de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia expidió la resolución Nº 15951, en la cual confirma la resolución impugnada y concede el recurso de apelación. 7. El 25 de agosto de 1999, la misma Dependencia emite la resolución Nº 16690, resolviendo el recurso de apelación y, confirmando igualmente la resolución Nº 30667. b) Escrito de demanda El señor LEONEL LIBARDO ROMERO JARAMILLO, a través de su apoderado, al fundamentar su demanda considera como violados los artículos 81, 83, 93, 95, 102, 146 y 147 de la Decisión 344.
Argumenta, en lo fundamental, que “La Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que COKORIN es un signo con suficiente capacidad de representación gráfica, dado que transmite mediante trazos, figuras, dibujos y expresiones la descripción de la marca; es distintivo extrínsecamente ya que permite en forma inconfundible, distinguir, identificar y singularizar los servicios prestados por el actor en relación con los servicios prestados por la sociedad Kokoriko Limitada, evitando la confusión o la posibilidad de confusión de los signos; y es perceptible, toda vez que como signo complejo que es, está compuesto por palabras, figuras, gráficos y colores.” Señala que “El elemento denominativo de la marca COKORIN (MIXTA) y el elemento denominativo de la marca KOKORICO (MIXTA), carecen de una significación, idea o concepto, en la mente del consumidor, que permitan a través de la idea evocar el producto, razón por la cual adquiere mayor importancia el elemento figurativo, gráfico y cromático de los signos, que conducen a su recordación a través de la figura o dibujo característico, fijado en la mente del consumidor.” Sostiene que “teniendo en cuenta la naturaleza mixta de la marca solicitada, la relevancia del elemento figurativo, compuesto por gráficos y figuras, con reinvindicación de colores, y el dibujo de un ave característica, estrechamente ligado al elemento denominativo, desprovisto de una carga conceptual, es evidente que el impacto visual de inmediato frente al signo denominativo y mixto KOKORIKO es absolutamente distintivo.” Manifiesta, finalmente, que “tanto la marca KOKORIKO (MIXTA) y (DENOMINATIVA), son denominaciones caprichosas y, por consiguiente, carecen de una significación real, razón por la cual es imposible, contrario a lo manifestado por la división de Signos Distintivos, que evoquen una misma idea o significación idéntica o similar en el consumidor.” c) Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, niega haber incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Argumenta que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente, fue expedida legal y validamente la resolución impugnada, declarando fundada la observación presentada, con apego al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Solicita del Consejo de Estado, no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen, afirmando, además que en el examen conjunto de los signos comparados “el Despacho considera que entre la expresión COKORIN (MIXTA) en la cual predomina el elemento denominativo y la marca KOKORIKO, además de distinguir productos y servicios relacionados; existen semejanzas gráficas y fonéticas que pueden inducir al público consumidor a error, por consiguiente estos signos no pueden coexistir en el mercado, pues generarían confusión en el público consumidor.
En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” En su contestación a la demanda destaca jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los procesos 22-IP-96, 2-IP- 97 y 14-IP-98 y; solicita de manera expresa entre la prueba pedida, la interpretación prejudicial de ese Organismo. d) Tercero interesado Se observa que la sociedad KOKORIKO LTDA., parte considerada como tercero interesado en los resultados del proceso, no ha presentado contestación alguna a la demanda propuesta.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.
La consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a la siguiente disposición de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
"Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros” “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.
“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.
Interpretación de los artículos 146 Y 147 de la Decisión 344 y, del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal Este Organismo, en reiteradas ocasiones, ha expresado que los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 hacen referencia a compromisos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, asumidos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311; responsabilidades de carácter nacional, que no pueden ser invocadas respecto de los casos en que los particulares participen con intereses individuales.
Los compromisos plasmados en esos artículos constituyen obligaciones asumidas que deberán concretarse en el fortalecimiento institucional de los órganos nacionales de la propiedad industrial en la subregión “con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria”. El artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, por su parte, determina su constitución orgánica y funcional, así como su Sede, lo cual tampoco es susceptible de consideración respecto del asunto controvertido en el contexto nacional y, razones por las cuales el Tribunal no incluirá en esta sentencia, interpretación prejudicial de las normas especificadas en este punto. 4.
CONSIDERACIONES: Procede, en consecuencia, el Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los siguientes aspectos: 4.1. Concepto y elementos constitutivos de la marca La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.
El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos. c) Susceptibilidad de representación gráfica Consiste en representaciones realizadas por medio de palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser rápidamente apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes indicados. 4.2. Prohibiciones para el registro marcario Entre los impedimentos para el registro de un signo se encuentra, precisamente, el determinado por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, el cual señala como tal, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada. a) La similitud o semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares, conforme lo establece el literal objeto de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[3] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152).
En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;
Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo expuesto se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" [4]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mencionado tratadista ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [5] b) Marcas Confundibles Una marca idéntica o semejante a otra registrada o solicitada, que pueda inducir al público a error respecto a ese signo y de los productos o servicios que protege la marca anterior, no cumpliría la función esencial de una marca, que es la de diferenciar los signos frente a productos de personas distintas evitando que entre el público consumidor se produzca una confusión, si es que no reúne condiciones suficientes de distintividad.
Si la función de identificación de una marca se presenta restringida o desaparece, el signo se convierte en irregistrable, conforme al literal a) del artículo 83, el cual prevé no solamente una confusión inmediata y presente, sino también una futura por el uso de la marca en el mercado. Así lo ha dicho este Tribunal: “La confusión o el riesgo de confusión no implica entonces la certeza de tal hecho entre marcas y productos sino la simple duda o incertidumbre de que al ingresar al registro una nueva marca solicitada pueda ésta producir en el consumidor dicha confusión con la marca inscrita o solicitada.
“El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios.
Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83 literal a). (Resaltado en la presente sentencia)”. [6] 4.3. Clases de marcas La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. Las marcas caprichosas o de fantasía no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.
La MARCA GRAFICA es definida como un signo visual, porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa. La MARCA MIXTA está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Comparación de marcas mixtas Sobre la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia para el cotejo o comparación de las marcas mixtas ha declarado este Tribunal: “Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.
La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
"Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión". [7] Realizada la comparación entre marcas denominativa y mixta, se concluye que si predomina la denominación o la expresión verbal, debe procederse al cotejo de signos aplicando las reglas para este propósito enunciadas; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 4.4.
Observaciones al registro marcario; el legítimo interés para presentarlas, admisión, alegatos y decisión Una vez admitida la solicitud sobre registro de la marca por reunir los requisitos formales del artículo 92 de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente debe proceder a la publicación de la misma. Efectuada la publicación, los terceros que tengan interés legítimo respecto de la solicitud, pueden oponerse al registro del signo mediante la formulación de observaciones, las cuales pueden ser presentadas dentro de los 30 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de la publicación como lo establece el artículo 93 de la Decisión 344.
En el evento de que hayan sido presentadas observaciones en término oportuno y por parte de quien tenga el interés legítimo requerido para hacerlo, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” conforme al artículo 95 de la misma Decisión. Una vez agotado este término, la misma Oficina decidirá sobre las observaciones y sobre la concesión o denegación del registro.
La función conferida a la Oficina Nacional Competente, para realizar el examen de fondo sobre registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete al funcionario a la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación legal de practicarlo; esto porque el objetivo de la norma es el de que el examen de fondo se constituya en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.
Las observaciones deben en consecuencia ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual podrá rechazar las extemporáneas, las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se respalden en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o, aquéllas en que los interesados no hubieren pagado las tasas de tramitación correspondientes.
Finalmente, se debe tomar en consideración que la actividad de la Oficina Nacional Competente no debe concretarse exclusivamente al estudio de las observaciones, como en un primer momento podría desprenderse del inciso segundo del artículo 95, sino que para la concesión o denegación del registro, deberá realizar un análisis exhaustivo de la solicitud, frente a las prohibiciones contenidas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 4.5.
Derechos conferidos por el Registro Es natural entender que en un mercado comercial activo de registros de marcas, se presenten más de una solicitud dentro de un mismo período, incluso al mismo tiempo. En solución del conflicto que ese hecho puede originar, se ha establecido el derecho de uso exclusivo de la marca. En la doctrina y en diversas legislaciones encontramos dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso y, el sistema atributivo que sólo confiere derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.
La norma comunitaria que consagra el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se encuentra ubicada en el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo; “es decir en las normas del ordenamiento jurídico andino el registro es título constitutivo del derecho de marcas.” [8] La doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro, y por el cual el titular puede hacer valer su derecho de propietario: "La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;
"Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar; "La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca." [9] El valor constitutivo del registro de marca se da desde el momento de la concesión por parte de la Oficina Nacional Competente, adquiriendo su titular el derecho exclusivo sobre una marca, derecho subjetivo de usarla para la identificación de productos y servicios.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, como determina el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la solicitud respectiva no debe encontrarse afectada por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 83 de la misma Decisión. 2.
La Oficina Nacional Competente deberá evaluar el grado de confusión que produzca una marca, considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 3. Para efecto de la comparación de marcas, al examinador le corresponde aplicar las reglas reconocidas por la doctrina, así como las determinadas en este fallo y en jurisprudencia sentada por este Organismo. 4.
Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para solicitar el producto o el servicio deseados, exigiéndose en tales casos, que no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición ineludible para la legal coexistencia de los signos en el mercado. 5.
El examen de registrabilidad al que debe ser sometido un signo por parte de la Oficina Nacional Competente, antes de ser aceptada o denegada la respectiva solicitud, procede tanto en los casos en los que se presenten observaciones, como en aquellos en los que éstas no sean formuladas. 6. Sólo pueden formular observaciones a la solicitud de registro de una marca, las personas que acrediten legítimo interés, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de que se trate.
Tienen legítimo interés para presentar esas observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registro de otra idéntica o similar a aquella, así como quien haya solicitado en primer lugar el registro del respectivo signo. 7. La única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, es mediante el registro concedido por la Autoridad Nacional Competente.
Este registro le permite a su titular, la posibilidad de ejercitar las acciones del caso frente a terceros que pretendan utilizar, sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante al registrado, para distinguir productos o servicios de la misma clase, induciendo de este modo a error al público consumidor. El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 6029, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese al mencionado Consejo por medio de copia certificada y, remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.- Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases. [2] Clase 16.- Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas par embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caractéres de imprenta; clichés. Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. Clase 31.- Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta.
Clase 32.- Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Clase 35.- Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. [3] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. [5] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 32-IP-96, sentencia de 21 de mayo de 1997, G.O. Nº 279, de 25 de julio de 1997, marca: “DC’OS”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 20-IP-98, sentencia de 7 de agosto de 1998, G.O. No. 393, de 14 de diciembre de 1998, marca: “RIO CLARO (nominativa)”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 4-IP-94, sentencia de 7 de agosto de 1995, G.O. No. 189, de 15 de septiembre de 1995, marca: “EDEN FOR MAN (etiqueta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.