PROCESO 25-IP-95 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 113, literal c) y el numeral 2°, literal c) íbidem, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia - Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Primera, Consejero Ponente doctor Rafael Ariza Muñoz.

Interpretación de los artículos 58, 60, 61, 62 y 64 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. Expediente Nacional N° 3045. Marca Bonita. Actor: Nacional Mercantil S. A. Quito, Octubre 18 de 1996 TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por conducto del Consejero Ponente Ernesto Rafael Ariza Muñoz, en oficio dirigido a este Tribunal dentro del proceso contencioso administrativo de nulidad contra la Nación representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y contra la firma Mover Ltda., sociedad comercial domiciliada en Pereira, en el que figura como demandante la empresa Nacional Mercantil S. A. de la República del Perú - demanda de nulidad contenida en el expediente N° 3045 relacionada con la Resolución N° 3418 de 13 de junio de 1991, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia - solicita a este Tribunal Comunitario interpretación por la vía prejudicial de las disposiciones referidas en el encabezamiento de esta sentencia;

Que la consulta se origina en el mandato del artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, organismo competente de acuerdo con el artículo 28 del mismo Tratado, se presenta por juez nacional competente y se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del mismo Tribunal, indicándose el nombre del tribunal nacional que formula la solicitud; las normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere; el lugar y dirección en donde el despacho judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente, y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación: “ °) La sociedad DEL MAR S. A., domiciliada en Lima, Perú, solicitó y obtuvo ante la Dirección de Propiedad Industrial de la mencionada ciudad, el registro de las marcas: Fecha de concesión 039038 TIMONEL clase 29 16 junio 1981 043344 TIMONEL (mixta) clase 29 18 febrero 1982 043344 TIMONEL (mixta) clase 29 18 febrero 1982 “Los anteriores registros fueron cedidos por dicha sociedad en favor de la demandante.

“2°) El 21 de Diciembre de 1987, la sociedad MOVER LTDA., solicitó en Colombia el registro de una marca idéntica (también mixta), sustituyendo la expresión TIMONEL por BONITA, para distinguir igual clase de productos, la cual fue concedida por la División de Propiedad Industrial (hoy Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución N° 3418 de Junio 13 de 1991.

“3°) El 30 de Marzo de 1994, mediante FAX, fue remitida por el representante legal de la sociedad MOVER LTDA. a la sociedad DEL MAR S. A. una comunicación en la que informaban el registro de la marca BONITA y ofrecían la compra e importación de sus productos, lo cual demuestra que la marca cuya anulación y cancelación se pretende se obtuvo de mala fe.

“4°) El hecho de que en la descripción de la marca BONITA se haya afirmado que la expresión “BONITA” es esencial en ella, no significa que sea suficientemente distinta de la marca TIMONEL de propiedad de la actora. “Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la actora lo siguiente: “1°) Se viola el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que el registro de la marca BONITA (mixta) se obtuvo con el fin de comercializar los mismos productos del mar, especialmente atún, pescado y sardinas enlatados, comercializados y distinguidos por la demandante, tanto en el Perú como en Colombia, con las marcas TIMONEL (mixtas).

“2°) Se viola el numeral 2° del literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, dado que la mala fe se configura por el solo hecho de haberse obtenido el registro de la marca BONITA (mixta), a sabiendas de que la sociedad DEL MAR S. A. ya había obtenido, ante la dirección de propiedad industrial de Lima, Perú, el registro de las marcas TIMONEL (mixtas), esencialmente idénticas, para distinguir la misma clase de productos ”.

Este Tribunal estima además necesario, para orientar la presente interpretación prejudicial, hacer una síntesis de los argumentos esgrimidos por los demandados, la firma MOVER LTDA. y la Nación Colombiana por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio en sendos memoriales sustentatorios de la contestación de la demanda. La primera de ellas se opone a las pretensiones de la demanda aduciendo que el registro de la marca “BONITA” obtenido mediante Resolución N° 3418 de 13 de junio de 1991, le ha permitido hacer uso legal de la marca “BONITA” y de la comercialización de los productos obrando de buena fe y que la mala fe que pregona la entidad demandante “obedece única y exclusivamente a celos comerciales con el fin de adquirir la exclusividad en la comercialización de los productos en nuestro territorio”.

A su vez la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de apoderado solicita no tener en cuenta las pretensiones del demandante argumentando, entre otras cosas que no es cierto que la marca “BONITA” (mixta) sea idéntica a las marcas “TIMONEL” (mixta) que según la parte demandante se encuentran registradas en la República del Perú y expone las siguientes razones de defensa: que la Superintendencia obró dentro de las atribuciones otorgadas al momento de efectuarse el registro, por el Decreto ley 149 de 1976 y la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, la cual era aplicable, válida y legalmente, sin que pueda afirmarse que se violaron las normas legales a que se refiere la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, que solo entró a regir el 14 de febrero de 1992; que el solicitante del registro cumplió con los requisitos exigidos por los artículos 60 y 61 de la Decisión 85 citada, y que se ordenó publicar el extracto de la solicitud, sin que se hubieran presentado en el plazo previsto oposiciones a dicha solicitud; finalmente advierte que la sociedad demandante, Nacional Mercantil S. A., no demostró en la oportunidad legal correspondiente tener un mejor derecho o prioridad sobre el registro de la marca “BONITA” (mixta).

Que en el expediente anexo a la consulta, se incluyen, en copias, los siguientes documentos: el Certificado de Constitución y Gerencia de la Sociedad Mover Ltda. expedido por la Cámara de Comercio de Pereira (Colombia); copias de la expresión mixta (denominativa y gráfica) de las marcas “Timonel” y “Bonita”; carta de marzo 30 de 1994 suscrita por la firma Mover Ltda. de Colombia y dirigida a la firma del Mar, S.A. del Perú en la que da cuenta del registro en Colombia de la marca “Bonita”; demanda ante el Consejo de Estado de nulidad de la Resolución 3418 de 1991, de la División de Propiedad Industrial, hoy División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, presentada por la firma Nacional Mercantil, S.A. del Perú, titular de la marca “Timonel” en dicho país; auto admisorio de la demanda expedido por el Consejo de Estado de la República de Colombia de 19 de septiembre de 1994; certificado de registro de la marca “Bonita” (etiqueta), expedido en Colombia el 21 de diciembre de 1987; certificado de Constitución y Gerencia de “Mover Ltda.” expedido por la Cámara de Comercio de Pereira de 18 de noviembre de 1987; copia de la solicitud de la marca “Bonita” (etiqueta) de 16 de febrero de 1988, y otros documentos relacionados;

Resolución 3418 de junio 13 de 1991 de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, objeto de la Demanda; contestaciones de la demanda suscritas por el apoderado de Mover Ltda. y de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. C O N S I D E R A N D O: I. NORMAS APLICABLES AL CASO CONTROVERTIDO.- Antes de entrar en consideraciones sobre el fondo del asunto controvertido, este Tribunal pone de presente que el acto administrativo de registro de la marca “BONITA” (mixta), cuya nulidad se reclama, fue expedido en plena vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que rigió hasta el día 11 de diciembre de 1991; a partir del 12 de diciembre de 1991 entró en vigor la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sustituida el 14 de febrero de 1992 por la Decisión 313, la cual a su vez fue subrogada íntegramente el 1 de enero de 1995 por la Decisión 344 actualmente vigente en materia de régimen común sobre propiedad industrial.

De lo anterior debe deducirse que la conducta administrativa derivada del acto de registro de la marca “BONITA” (mixta) por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, debe juzgarse a la luz de las normas contenidas en la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena vigente al momento de otorgarse dicho registro, y no de otras. En el presente caso, este Tribunal Comunitario no podría entrar a interpretar la Decisión 344 solicitada por las siguientes razones: a) Irretroactividad de la Ley.- Es abundante su tratamiento en derecho y constituye noción elemental al estudiar las aplicaciones de las leyes en el tiempo, el principio generalmente aceptado de que las leyes no producen efectos retroactivos, o lo que es lo mismo, que ellas solo disponen para el futuro.

Para resumir el significado de este principio básico de derecho que ha sido objeto de debate amplísimo dentro del estudio de los derechos adquiridos, (Blondeau), de las más recientes teorías sobre las situaciones jurídicas concretas (Bonecasse) o la teoría de la “facta praetérita” (Savigni, Roubier), conviene anotar que todas las teorías se dirigen a sustentar desde diversos enfoques la no retroactividad de la ley, es decir la imposibilidad de que la nueva norma jurídica pueda afectar los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas concretas o los hechos cumplidos antes de su vigencia. En el caso que se estudia no cabe duda de que cualquiera de las teorías que se acojan para aplicar a las pretensiones de la demanda, lleva a la conclusión de que el registro de la marca “Bonita” (mixta), se otorgó el 13 de junio de 1991 mediante Resolución # 3418 de junio 13 de 1991 de la División de Propiedad Industrial, hoy Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Ahora bien, la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena era la norma vigente y aplicable al régimen comunitario andino sobre Propiedad Industrial, mientras que la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena sobre la misma materia, apenas entró a regir el 1 de enero de 1995. La razón para avocar este tema reside en que en el presente caso, por el texto mismo de la Decisión que se interpreta, se está ante un evento en el que se ventila la forma, el reconocimiento y la constitución de un derecho real, que incorporado al individuo le confiere un claro derecho adquirido dentro del imperio de una norma como la vigente en el momento de su constitución. Por tanto a él debe aplicarse el principio de la irretroactividad de la ley, en el sentido de que ese derecho no podrá ser modificado con arreglo a leyes sustantivas posteriores, como serían las contenidas en las Decisiones 311, 313 o 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Desconocer la existencia de la Decisión 85 como norma incorporada a los derechos adquiridos dentro de su vigencia, llevaría a la eventualidad de que al acogerse interpretaciones basadas en normas sustantivas posteriores, como sería por ejemplo la Decisión 344, se rompería el principio de la irretroactividad de la ley, consagrado uniformemente en los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Anotan los autores, entre ellos, Luis Moisset de Espanes, en su obra sobre “Irretroactividad de la Ley” que “..pretender juzgar la creación, modificación o extinción de una relación jurídica con arreglo a las nuevas leyes, es darles un efecto retroactivo” y agrega: “el mismo principio rige para las consecuencias ya agotadas de las situaciones jurídicas existentes; tampoco en este caso se puede pretender volver atrás, y gobernarlas por leyes nuevas, porque se vulneraría el principio básico de la irretroactividad de la ley”.

De otro lado Luis Claro Solar en sus “explicaciones de Derecho Civil Chileno”, págs. 67 y 73, recoge el principio de la no retroactividad de la ley como cuestión de derecho universal, remontándose a las instituciones de derecho romano y de los códigos francés, argentino, español y alemán. Así mismo explica que, en tratándose de leyes relativas a los bienes, “el principio de la no retroactividad y de los derechos adquiridos toma toda su importancia.” Este Tribunal se ha pronunciado sobre la aplicación de la ley en el tiempo a propósito del artículo 85 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, con motivo de la interpretación prejudicial 1-IP-88, cuya parte pertinente se reproduce a continuación: “ De la lectura de la misma se aprecia en primer término que la Comisión, órgano de la cual legítimamente emana, al reconocer que el Reglamento es de aquellos actos que tienen efectos directos y primacía sobre el derecho interno de los Países Miembros, tomó la previsión de regular la incidencia temporal del nuevo “corpus iuris”.

La naturaleza conceptual innovadora de este último, frente a leyes nacionales de un corte más tradicional, hacía necesario establecer los mecanismos adecuados para que las situaciones jurídicas preexistentes, en diversas fases de desarrollo, fueran atendidas y consideradas. En esta forma previó en primer término la situación de los derechos adquiridos.

En tal sentido, optó por la homologación temporal de todos aquellos derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la normativa comunitaria. Es decir, se aceptó que el derecho otorgado se mantendría o subsistiría en principio durante el mismo lapso por el cual fue concedido”. Las consideraciones que anteceden llevan sin lugar a dudas a rechazar la posibilidad de interpretación, para el caso consultado, de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que entró a regir más de tres años después de haber expirado la vigencia de la Decisión 85 y después de que en el tiempo intermedio rigieron para el régimen común sobre Propiedad Industrial, las Decisiones 311 (vigente desde el 12 de diciembre de 1991) y 313 (vigente a partir del 14 de febrero de 1992) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. b) Interpretación de la Decisión 85.- Reiteradamente el Tribunal ha considerado que la finalidad de la interpretación prejudicial es la de dar alcance al cuerpo legal en el conjunto de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando o restringiendo el acervo de las normas solicitadas en consulta por el juez nacional, a fin de lograr una comprensión global del caso, que tome en consideración no solo los argumentos del actor, sino de la parte demandada para dar cabida global a la declaración del derecho comunitario en juego.

En el caso presente, estas consideraciones resultan además pertinentes frente al principio de igualdad que prevalece en el proceso ordinario que se deriva del principio de igualdad de las personas ante la ley y de la consiguiente obligación de aplicar el precepto “audiatur altera pars” (óigase a la otra parte) que precisamente le introduce la bilateralidad a un juicio.

Couture deriva de este principio, entre otras, las siguientes aplicaciones: La de que “ambas partes tengan iguales posibilidades de presentar sus exposiciones de conclusión o alegatos y de impugnar ” Es así como en el proceso sub-judice la parte demandada representada por la Superintendencia de Industria y Comercio, sostiene que al registro de la marca “Bonita” le es aplicable la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y que el solicitante del registro cumplió con los requisitos exigidos por los artículos 60 y 61 de la Decisión 85.

Resulta entonces pertinente para este Tribunal el examen de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena vigente en la época que se expidió el acto administrativo que se enjuicia en el proceso interno, haciendo mención, no solo a los artículos 60 y 61 que cita la parte demandada, sino a aquellos que se refieren a la verificación de los requisitos señalados en los literales f) y g) del artículo 58, el artículo 62 y el artículo 64 de la Decisión citada, cuyos textos se transcriben a continuación. “ Decisión 85 Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

Artículo 60.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente y deberá contener: a) El nombre y apellido o la razón social y el domicilio del solicitante; b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; y c) Indicación de la clase o clases de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca.

Artículo 61.- A la solicitud deberá acompañarse: a) Comprobantes de pago de los derechos fiscales correspondientes; b) Los poderes que fueren necesarios; c) Los documentos que acrediten la existencia y la representación de la persona jurídica solicitante; y d) Reproducciones de la marca si fuere el caso. Artículo 62.- Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los Artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo.

Artículo 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 56, 58 y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud ” Este Tribunal no concuerda con la afirmación de que basta el cumplimiento de los artículos 60 y 61 de la Decisión 85 para garantizar la legalidad de la actuación de la Oficina Nacional Competente.

Estos artículos se refieren únicamente a los requisitos formales o de procedimiento que deberán reunir las solicitudes de registro y a los documentos que las deban acompañar; tales son las exigencias del nombre y domicilio del solicitante, de la descripción clara y completa de la marca y de la indicación de la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca, según lo establece el artículo 60 de la Decisión citada, o la exigencia de documentos como los comprobantes de pagos fiscales, los poderes, la acreditación de la existencia y representación de la persona jurídica solicitante o las reproducciones de la marca si fuere el caso, a que se refiere el artículo 61 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

De los documentos acompañados a la consulta no se desprende que el cuestionamiento de la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio, se refiera al cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud de registro, que naturalmente constituye obligación de toda entidad encargada del registro de la marca. El artículo 62 de la Decisión 85, asigna una responsabilidad concreta a la Oficina Nacional Competente para que presentada una solicitud de registro de marca, proceda a examinar el cumplimiento de los requisitos señalados no solamente en los artículos 60 y 61 del Estatuto comunitario mencionado, sino también deberá constatar que las solicitudes se ajustan a las disposiciones de los artículos 56, 58 y 59 de los cuales son aplicables al presente caso los dos artículos primeramente citados.

Es lo que se denomina requisitos de fondo de la solicitud que comprende el estudio de las exigencias requeridas por la Decisión Comunitaria para que el signo sea susceptible de registrarse como marca. II. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA.- Las causales de irregistrabilidad de la marca, que constituyen parte fundamental del estudio de fondo de las solicitudes de registro, se derivaban en vigencia de la Decisión 85 de sus artículos 56, 58 y 59.

El examen de fondo presenta dos aspectos que conducen a una misma determinación, la registrabilidad de la marca. El primero de ellos está contenido en el artículo 56 de la Decisión 85, que establece la función distintiva de la marca. Desde el proceso 1-IP-87 (G. O. N° 28 de 15 de Febrero de 1988 este Tribunal se refirió al tema en los siguientes términos: “.2.

La función distintiva.- De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la de que los signos que la constituye deben ser ‘suficientemente distintivos’. Las demás características atribuidas a la marca son derivación de este carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca.

De allí que el signo que se elija para identificar un producto o servicio, tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares. “Para proteger a los consumidores y también a los propietarios de marcas, el artículo 58 de la Decisión 85 prohíbe el registro de aquellos signos ‘que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate’ (literal a).

Por las mismas razones prohíbe el registro de los signos que puedan confundirse con otros ya registrados, o cuyo registro haya sido solicitado con anterioridad por un tercero o posteriormente con una reivindicación válida del derecho de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase (literal f). Asimismo se prohíbe el registro de las que puedan confundirse con otras ‘notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares’ (literal g).

“La marca, pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor, y como tal cumple una función individualizadora. Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca.

Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es por ello que el artículo 56 de la Decisión 85 exige que los signos sean ‘visibles’, calidad que es la única que normalmente permite la identificación. Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse.

Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad -que siempre serán relativas-, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando (artículo 56) ”. En el proceso 5-IP-94 este Tribunal recogiendo antigua jurisprudencia hacía un parangón entre la distintividad de la marca considerada en el artículo 56 de la Decisión 85 y el concepto del riesgo de confusión o confundibilidad de la marca, que debe ser objeto de examen cuidadoso por la autoridad nacional competente antes de decidir sobre la registrabilidad de la marca solicitada.

Similares consideraciones han sido repetidas por el Tribunal en los casos 9-IP-94 y 2-IP-95. (Gacetas Oficiales 180 de mayo 10 de 1995 y 199 de enero 26 de 1996). Es conveniente anotar el caso 9-IP-94 en el que este Tribunal destacó la distintividad como requisito esencial de los signos marcarios. A su vez el riesgo de confusión de una marca ha sido asociado por la jurisprudencia del Tribunal de manera uniforme con la exigencia establecida en el artículo 58, literales f) y g) de la Decisión 85, sobre las marcas confundibles con otras ya registradas.

En el proceso N° 4-IP-88 el Tribunal dio alcance a estas causales de irregistrabilidad dirigidas a otorgar protección legal contra el engaño en los medios comerciales resultante de un examen de comparación entre marcas que se prestan a confusión, como las referidas en los literales f) y g) citados, pudiendo conducir también a engaño público al consumidor acerca de aspectos básicos del correspondiente producto, tales como naturaleza, procedencia, modo de fabricación, características, etc.

En los procesos 3-IP-88 (Gaceta Oficial 35 de octubre 28 de 1988) y 4- IP-90 (Gaceta Oficial 71 de octubre 17 de 1990), el Tribunal también se refiere al tema reiterando distintos pronunciamientos anteriores (proceso 4- IP-88), en el sentido de que “la finalidad de una marca no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares”.

En virtud de esta función diferenciadora, ha añadido el Tribunal, que “la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicios de que se trata, evitan ser confundidos o engañados”. III. COMPARACION ENTRE LAS MARCAS.- En el análisis comparativo de las marcas o cotejo de las mismas que debe hacer la Oficina Nacional Competente dentro del examen de registrabilidad, ha de tomar en cuenta entre otras circunstancias el carácter denominativo y gráfico de la marca a fin de contar con criterios adecuados de valoración para determinar la similitud entre las mismas.

En el proceso 9-IP-94 el Tribunal ha hecho un detenido análisis sobre los tipos de marcas en orden a su comparabilidad dividiéndolas entre marcas denominativas, marcas gráficas, y marcas mixtas como las que se contraponen en el presente caso, definiéndolas así: “ La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual ” “ La MARCA GRAFICA es la definida como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa ” “ La MARCA MIXTA, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

(Proceso 4-IP-91, G.O. N° 97 de 16 de diciembre de 1991) ”. En el caso Daimler - Benz, A. G. marca “Mister Benz”, Proceso 4-IP- 88, este Tribunal señaló las pautas para comparación de marcas, que deberá tomar en cuenta el juzgador a fin de establecer si hay lugar a la identidad o semejanza de las mismas. Conceptuó en aquella oportunidad el Tribunal: “ Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. “Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la de que no exista confusión. Si, por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo, denominativo o gráfico, corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos.

En cuanto a la comparación entre gráficos, indican la doctrina y la jurisprudencia que debe atenderse principalmente al efecto visual de la figura, apreciada en su conjunto. Es ésta la imagen que llega al público y por tanto no es pertinente el análisis comparativo detallado de trazos o líneas tomados aisladamente. “En estos procesos de comparación para determinar la confundibilidad de marcas, debe tenerse muy presente, en todo caso, cuál es la actitud normal y cuál la reacción espontánea del público consumidor de un determinado producto o servicio.

Se ha observado al respecto que el signo es captado en iguales condiciones por personas alfabetas y analfabetas, lo cual por supuesto resulta relevante sólo en el caso de que éstas últimas hagan parte del público consumidor ” pues estas pueden ser engañadas debido al efecto de confusión que va implícito en los componentes gráficos idénticos de dos marcas”.

“El producto o servicio concretos al que el signo se refiere, constituyen la dimensión real y objetiva de la marca, cuya vigencia radica, de otra parte, en la reacción del público que está en condiciones de utilizar el servicio o de adquirir el producto. Y este público consumidor, se ha dicho, no distingue entre las clases de nomenclator sino entre los productos o servicios que se ofrecen”.

Alcance del “Rechazo de la solicitud de una Marca”.- El artículo 64 de la Decisión 85 establece las consecuencias provenientes del incumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 de la misma Decisión. Es a la Oficina Nacional Competente, a la que corresponde decidir sobre el rechazo de la solicitud, constituyendo ésta un obligación para la oficina dada la posibilidad técnica de establecer el incumplimiento, como se anota más adelante.

Este Tribunal en el Proceso 4-IP-88 (G.O. N° 39 de 24 de enero de 1989) dio alcance al artículo 64 mencionado, en los siguientes términos: “ El artículo 64 de la Decisión 85, por su parte, dispone que es obligación de la Oficina Nacional Competente la de rechazar las solicitudes de registro de marcas que no cumplan con los requisitos exigidos al efecto en la misma Decisión 85 (artículos 56, 58 y 59).

El texto literal del artículo 64, en cuanto dice que la Oficina Nacional Competente ‘podrá decidir el rechazo de la solicitud’ (subraya el Tribunal), debe entenderse en concordancia con la posibilidad alternativa de formular observaciones a la solicitud, la cual puede ser complementada (artículo 65 ibidem), pero nunca en el sentido de que resulte opcional para el funcionario nacional competente el registro de marcas sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, bajo pena de nulidad ”.

Lo anterior significa que corresponde a la oficina nacional competente la obligación de rechazar el registro cuando ella establezca el incumplimiento de los requisitos señalados en la ley comunitaria. En el caso presente, para determinar el cumplimiento de la obligación establecida por el artículo 64 de la Decisión 85, por la Oficina Nacional Competente, ha de tenerse en cuenta las circunstancias que rodean el caso en litigio, es decir, el hecho de que en el examen de registro, el ejercicio de comparabilidad entre las marcas que disputan el mejor derecho tendría que hacerse entre marcas registradas en países distintos para establecer una identidad gráfica que desembocaría en causal de irregistrabilidad sólo en el supuesto, no conocido por este Tribunal, de comprobarse la calidad de notoria de la marca “Timonel”.

Dado el principio de territorialidad marcaria, por el cual la protección del registro de una marca no se extiende más allá de la fronteras del país que tutela el registro marcario, no habría lugar a negar el registro de una marca igual o similar, en el país “A”, proveniente de otro país “B”. El Tribunal únicamente ha dado alcance extraterritorial a la marca en el caso de que ésta tenga las características de notoria a que se refiere el artículo 83, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en el evento de los acuerdos de comercialización previstos en el artículo 107 de la misma Decisión. En el supuesto de imposibilidad técnica de establecer la registrabilidad de la marca, en el momento de solicitar el registro, al legítimo contradictor de la marca en vigencia de la Decisión 85, le asistiría el derecho de solicitar ante la oficina nacional competente la cancelación de la misma cuando se verificara que su expedición fue contraria a los requisitos exigidos en el artículo 58 de la Decisión 85.

Es de advertir acá que la cancelación del registro por las causales antedichas dejó de existir jurídicamente a partir de la expedición de la Decisión 311 del Acuerdo de Cartagena, que en su artículo 103 otorgó el derecho a la parte interesada de solicitar la nulidad si el registro fue concedido en contravención a la norma comunitaria. Similar disposición establecen los artículos 102 de la Decisión 313 y 113 de la Decisión 344.

Esta última disposición agrega además, como causal de nulidad de registro de una marca, aquel que se haya obtenido de mala fe. Sinembargo como el Tribunal lo ha anotado al referirse a la irretroactividad en la aplicación de la ley, en la presente sentencia, por inaplicabilidad de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena al caso controvertido, no es posible interpretar el artículo 113 de dicha norma.

Hacerlo significaría para este Tribunal desconocer el principio fundamental de “nulla paena sine lege” que rige para la aplicación de la ley en el tiempo. Sinembargo, este Tribunal comunitario considera importante advertir el inconveniente de que al amparo de deficiencias en el planteamiento de una demanda, por indebida aplicación de la ley, puedan quedar sin tutela jurídica los derechos sobre una marca idéntica o similar, notoria y debidamente registrada en terceros países, en los que por imposibilidad técnica no se pudo detectar la identidad de marcas en tiempo oportuno por las oficinas nacionales competentes, con el consiguiente riesgo de confusión en el mercado comunitario.

Desde la expedición de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (artículo 122), el sentido finalista de la ley andina ha sido el de consolidar un sistema de administración comunitaria de la propiedad industrial, mediante el fortalecimiento técnico e intercambio de información entre las oficinas nacionales competentes. Qué importante sería que como culminación de ese proceso de avance, la ley positiva andina pudiera dar el paso hacia una protección comunitaria centralizada de las marcas en el mercado subregional, con miras a amparar el interés de consumidores y empresarios del área andina.

C O N C L U S I O N E S: 1. El principio audiatur altera pars (óigase a la otra parte) que debe orientar a todo proceso judicial o administrativo, es consecuencia de la bilateralidad del proceso, de manera que todas las partes en el mismo deben gozar de iguales derechos para su intervención en el proceso, en cuanto impugnación, alegatos, conclusiones, etc.

De ahí la conveniencia de que el juez nacional que hace una solicitud de interpretación prejudicial, deba contemplar en la síntesis de los hechos a que se refiere el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tanto los argumentos de la parte demandante como los de la parte demandada (Superintendencia de Industria y Comercio en el presente caso), que ilustran el objeto de la controversia judicial. 2.

La actuación administrativa derivada del acto de registro de una marca por parte de la Oficina Nacional Competente, que supone el estudio de la forma, el reconocimiento y la constitución de un derecho, debe juzgarse al amparo de las normas contenidas en la Decisión del Acuerdo de Cartagena vigente al momento de otorgarse dicho registro, y no de otras. 3.

En el caso de la presente consulta, la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que entró a regir más de 3 años después de haber expirado la vigencia de la Decisión 85, no es aplicable para el examen de legalidad de las actuaciones de la Oficina Nacional Competente relacionadas con el registro de la marca “Bonita”. La norma aplicable es la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. 4.

Corresponde a la Oficina Nacional Competente, en relación con el registro de las marcas dentro del régimen de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, proceder al examen no sólo del cumplimiento de los requisitos formales establecidos en los artículos 60 y 61 de la Decisión, sino también practicar el examen de fondo de la solicitud de registro, a que aluden los artículos 56, 58 y 59 de la misma que conceptualmente se conservan hoy en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344. 5.

La marca como signo distintivo de los productos o servicios que se transan en un mercado, cumple una función individualizadora e identificadora y por lo tanto debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla de otros productos o servicios. 6. El concepto de riesgo de confusión o confundibilidad de la marca, debe ser objeto de cuidadoso examen por la autoridad nacional competente antes de decidir sobre la registrabilidad de una marca.

Ello implica, que la Oficina Nacional Competente, o el juez en su caso, deba acudir a todos los medios probatorios y técnicos a su alcance para determinar la similitud entre ellas. 7. El factor predominante (denominativo o gráfico) de las marcas que deban compararse dentro del examen de registrabilidad, deberá contemplar el cotejo tanto de las palabras, como de los dibujos.

El factor gráfico de la marca, puede llegar a ser predominante en consideración al público consumidor, cuando una persona analfabeta pueda ser engañada debido al efecto de confusión que va implícito en la identidad de los componentes gráficos de dos marcas. 8. La ley comunitaria andina sólo contempla la causal de irregistrabilidad de marcas idénticas o similares, entre países distintos, en el supuesto de que el signo que se pretenda registrar en un País Miembro constituya la reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial de una marca notoriamente conocida en la subregión o en otro país extranjero sujeto a la reciprocidad comercial. 9.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. 10. Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.

Gualberto Dávalos García PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría.- CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.