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GACETA OFICIAL Año XIII - Número 241 del Acuerdo de Cartagena Lima, 20 de enero de 1997 SUMARIO Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena Pág. Proceso 8-IP-94.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 64 y 65 de la Decisión 85 (correspondientes a los artículos 92 y 96 de la Decisión 344), formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Consejero Ponente: Doctor Miguel González Rodríguez. Expediente Nacional Nº 2607; demandante: “SOCIEDAD ESPUMAS PLASTICAS S.A.”. E interpretación de los artículos 58, 67, 68 de la Decisión 85; y 72, 80, 81, 85 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313. Caso: “COMODISIMOS”. 1 Proceso 25-IP-95.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 113, literal c) y el numeral 2°, literal c) íbidem, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, Consejero Ponente doctor Rafael Ariza Muñoz.

Interpretación de los artículos 58, 60, 61, 62 y 64 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. Expediente Nacional N° 3045. Marca Bonita. Actor: Nacional Mercantil S.A Proceso 30-IP-95.- Interpretación Prejudicial del artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal; de los artículos 99, inciso segundo, y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; del artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Presentada por el doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Caso: Productos Concentrados Argom. Aliños el Cheff Ltda. Marca Scheik. Expediente Nacional N° 3246. Proceso 32-IP-95.- Interpretación Prejudicial del artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal; de los artículos 99, inciso segundo, y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; del artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Consejero Ponente: Doctor Miguel González Rodríguez. Expediente Nacional Nº 2607; demandante: “SOCIEDAD ESPUMAS PLASTICAS S.A.”. E interpretación de los artículos 58, 67, 68 de la Decisión 85; y 72, 80, 81, 85 y Disposición Transitoria Cuarta, de la Decisión 313. Caso: “COMODISIMOS”. Quito,14 de octubre de 1996 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, V I S T O S: Que en el proceso judicial interno correspondiente al Expediente Nº 2607 identificado en el epígrafe, instaurado ante el Tribunal consultante Consejo de Estado de la República de Colombia por la SOCIEDAD ESPUMAS PLASTICAS S.A., fueron intentadas, a través de apoderados, acciones de nulidad y restablecimiento de derechos contra las Resoluciones administrativas números: 08227 y 08229, ambas de 17 de octubre de 1991; 02925 y 02926 de 27 de agosto de 1992; y 733 de 31 de mayo de 1993.

Las cuatro primeras, fueron emitidas por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la 733 por la citada Superintendencia de Industria y Comercio. Que esta última resolvió -acumulándolos- los recursos de apelación interpuestos contra las indicadas Resoluciones 08229 y 08227, las que a su vez habían confirmado, respectivamente y por vía de “reposición” o “reconsideración”, las también ya identificadas números 02925 y 02926.

Que la consulta se tramita con observancia formal de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal Comunitario, indicándose el nombre del Tribunal Nacional que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento jurídico cuya interpretación se requiere; el lugar y dirección del despacho judicial solicitante; la identificación de las causas que han dado origen a la solicitud de interpretación; y, además, A. Que los actos administrativos impugnados versan sobre los hechos que a continuación se describen, considerados por el Tribunal solicitante como los relevantes para la interpretación prejudicial: “a) La sociedad ESPUMAS PLASTICAS S.A., presentó las solicitudes de registro de las marcas COMODISIMOS (etiqueta con reivindicación de colores) y COMODISIMOS (etiqueta), para distinguir productos de la clase 20 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972 “b) Mediante autos de 3 de marzo de 1.988, proferidos en ambos expedientes por la División de Propiedad Industrial, se advirtió que las marcas en cuestión no eran susceptibles de registro por encuadrar dentro de las causales de irregistrabilidad consagradas en los literales a) á c) de la Decisión 85”, según la solicitud de interpretación. Observa este Tribunal Andino que, en efecto, la respectiva constancia administrativa de la Superintendencia da fe de que sobre esas normas versó la advertencia, en tanto que, conforme a los propios términos del escrito impugnatorio, la advertencia administrativa de la que se habla, se encuentra -según la demandantelimitada a los incisos “a) y c)” del señalado artículo “58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

“c) Por memoriales Nos. 008794 y 008795 de 7 de abril de 1.988 agregados en cada uno de los expedientes se dió respuesta a las advertencias sobre irregistrabilidad aclarando que lo que se pretendía registrar era la descripción del contenido externo de las mar- GACETA OFICIAL cas, es decir, sus figuras, sus signos y sus colores. No obstante ello -afirma la demandante- la División de Propiedad Industrial decidió negar los registros solicitados por considerar que las marcas COMODISIMOS son expresiones que pueden llevar a los medios comerciales y al público consumidor a engaños sobre las características o aptitud para el uso de los productos y son denominaciones descriptivas por cuanto transmiten una idea clara e inmediata de una calidad o un rasgo particular de los productos” (subrayado de esta sentencia).

Asímismo, y conforme a lo que concluye el Alto Tribunal solicitante por vía de narración de los hechos del proceso judicial interno: “Para sustentar los cargos de violación adujo la demandante, en síntesis, lo siguiente: “ - Se violó el artículo 65 inciso 1º de la Decisión 85 (92 de la Decisión 344) por cuanto las solicitudes de registro de las marcas COMODISIMOS no merecían observaciones.

Además que dichas observaciones fueron clara y oportunamente desvirtuadas. En efecto, el signo COMODISIMOS no lleva a los medios comerciales ni al público consumidor a engaños sobre las características o aptitud para el uso de los productos que distingue ya que los productos de la clase 20 son de naturaleza doméstica. Tales productos proceden de materias primas extraídas del reino animal y/o vegetal.

Son fabricados en madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, etc. El modo de fabrica-ción hace referencia a las técnicas empleadas para su elaboración y las características se refieren a las cualidades que permiten distinguirlos de otros productos. De tal suerte que la expresión COMODISIMOS no indica nada de lo anterior”.

“ - Se violó el artículo 64 de la Decisión 85 (96 de la Decisión 344), por cuanto la advertencia de que las marcas COMODISIMOS incurrían en causales de irregistrabilidad llevó a la División de Propiedad Industrial a violar por aplicación indebida dicha norma, pues si hubiere tenido en cuenta que las aludidas marcas no incurrían en tales causales, no hubiera dado aplicación al citado artículo 64”.

Adicionalmente, y por su parte, observa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que entre los argumentos esgrimidos por la impugnante de las resoluciones administrativas 20/01/97 3.40 denegatorias de las marcas solicitadas, destaca que “COMODISIMOS” (etiqueta con reivindicación de colores) y “COMODISIMOS” (etiqueta) no describen ninguno de los productos comprendidos en la clase 20 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972 y que, a lo sumo, son denominaciones sugestivas o evocativas susceptibles de ser registradas como tales.

Observa además esta jurisdicción andina que la sociedad demandante fundamenta los recursos administrativos y el judicial interpuestos, “entre otros, en el siguiente argumento doctrinario: “Deslindar el campo entre las denominaciones descriptivas y las sugestivas o evocativas no es fácil. Nosotros consideramos que la marca AROMA, para jabones, es lo suficientemente distintiva para que se permita su registro, tal como se resolvió hace algunos años en Colombia, pues simplemente sugiere o evoca una característica del jabón” (negrillas fuera del texto).

PACHON MUÑOZ, Manuel. Manual de Propiedad Industrial. 1 ed. Bogotá: Temis, 1.984, P.103)”. Y así mismo, justifica el demandante esos recursos, entre otros razonamientos, en las siguientes normas de Derecho positivo comunitario andino: “ las citadas marcas no incurrían en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y c) del artículo 58 de la Decisión 85 (hoy literales h) y d) del artículo 72 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena)”.

“Es conveniente -continúa el recurrenteinterpretar las causales de irregistrabilidad referidas: “Del literal a) del artículo 58 de la Decisión 85, se desprenden las siguientes causales de irregistrabilidad: “i) Que la marca sea contraria a las buenas costumbres.” “ii) Que la marca sea contraria al orden público.” “iii) Que la marca pueda engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de GACETA OFICIAL que se trate.” “No ocurre lo mismo con el literal h) del artículo 72 de la Decisión 313, pues el susodicho literal sólo hace referencia a la causal de irregistrabilidad citada en el punto iii., causal en la cual, tanto la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) como la Superintendencia de Industria y Comercio, se apoyaron para negar el registro de las marcas que ahora nos ocupa.” “Por tales razones, sólo es pertinente analizar la modalidad última citada.

“En efecto, el signo COMODISIMOS no lleva a los medios comerciales ni al público consumidor a engaños sobre las características o aptitud para el uso de los productos que distingue. “Sometida a examen la expresión COMODISIMOS acerca de la posibilidad de engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre lanaturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios que identifica, se obtienen los siguientes resultados: “- Los productos de la clase 20 son de naturaleza doméstica.

Los muebles, espejos y marcas, etc., comprendidos en la clase mencionada, forman parte del ajuar de la casa. 20/01/97 4.40 alcoba, espejos para baños, marcos para espejos, etc, etc. “Como puede observase, la expresión COMODISIMOS no indica que los productos que distingue, esto es, los comprendidos en la clase 20, son de naturaleza doméstica, o que procedan de elementos extraídos de vegetales o animales; tampoco determina el modo de fabricación ni las características ni las aptitudes para el uso de los mismos”.

Después de transcribir los artículos 58, letra c), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 72, letra d), de la Decisión 313, afirma la demandante: “Regulan las normas acabadas de transcribir lo atinente a la prohibición de registrar como marcas los signos o denominaciones descriptivas, idóneas para comunicar las características, funciones, cualidades o ingredientes de los productos que distinguen.” Y añade: “Con todo, dicho registro también es procedente por la siguiente razón adicional: “Porque ya está registrada la marca COMODISIMOS, a nombre de mi mandante, para distinguir tal clase de productos.” “- El modo de fabricación hace referencia a las técnicas (artesanales, industriales, etc.) empleadas para su elaboración. Visto que este Tribunal estima, como va siendo ya tradicional en su jurisprudencia, que la narración de los hechos de la parte demandante debe acompañarse también de los expuestos por la demandada, en el caso la Nación colombiana (Superintendencia de Industria y Comercio), y así lo ha dejado establecido en efecto -por ejemplo en el caso 7-IP-95, proceso entre las mismas partes, sentencia de 7 de agosto de 1995-, y como en la presente solicitud de interpretación considera también indispensable resumir el contenido del escrito de respuesta a la demanda, pieza siempre relevante en todo proceso judicial: “- Las características se refieren a las cualidades que permiten distinguirlos de otros productos, por ejemplo: muebles reclinables, muebles acolchados, muebles de tocador, etc.

La aptitud para el uso se refiere a la cualidad que hace que sean idóneos, adecuados o acomodados para cierto fin o destinación. Verbigracia: muebles para sala, muebles para B. Aporta en efecto la demandada en su contestación, que las resoluciones 08227 y 08229, ambas del 17 de octubre de 1991, se expidieron con arreglo a la Decisión 85, artículo 85, letras a) y c), y al respecto expresa que “la mención que hace el demandante de la Decisión 313 no es pertinente, habida cuenta (de) que ésta solamente entró a regir el 14 de febrero “- Tales productos proceden de materias primas extraídas del reino animal y/o del reino vegetal.

Son fabricados en madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, corcho (sic), ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas (procesamiento sintético). GACETA OFICIAL de 1992 y las resoluciones antes citadas se expidieron el 17 de octubre de 1991, es decir, antes de la vigencia de la Decisión 313.” Pero observa al respecto este Tribunal Andino que si bien, en efecto, las mencionadas resoluciones, denegatorias de la inscripción registral, al amparo de la Decisión 85, impugnadas luego “en reposición” o “reconsideración”, fueron confirmadas por resoluciones administrativas de índole jurisdiccional números 02925 y 02926, ambas del 27 de agosto de 1992; confirmación que se produjo también bajo el mismo régimen comunitario de la Decisión 85.

Resuelto posteriormente el subsidiario recurso de alzada, apelación o jerárquico, mediante la tantas veces citada providencia administrativa 733 del 31 de mayo de 1993 -igualmente confirmatoria de las anteriores que declararon la irregistrabilidad de las marcas COMODISIMOS- fue esta última la única en agotar la vía administrativa, habiendo consecuentemente “causado estado”, vigente la Decisión 313 desde el 14 de febrero de 1992 (fecha de su publicación en la Gaceta Oficial Nº 101 del Acuerdo de Cartagena).

Expresa en efecto la administración recurrida, en su referido escrito de contestación a la demanda lo siguiente: “Es inequívoco que las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y las que ahora preceptúa la Decisión 313 son normas de orden público y de obligatorio cumplimiento, a las que no puede sustraerse la Oficina Nacional Competente en su acatamiento.” La demandada apoya también sus resoluciones decisorias en jurisprudencia comunitaria.

C. Por todo lo anteriormente expuesto considera también relevante este Tribunal Andino, a los fines de la interpretación solicitada, hacer mención aunque sucinta, del contenido de la Resolución 733; de la cual se desprende: Que la Administración recurrida, obligada como estaba por la Decisión 85 a examinar las causales de irregistrabilidad de las marcas solicitadas, las declaró inadmisibles, y así lo confirmó al decidir los respectivos recursos de reposición, e igualmente al resolver el subsidiario de “apelación” o de “alzada” mediante su pronunciamiento Nº 733 del 31-5-93, definitivo y 20/01/97 5.40 firme en la vía administrativa, producido este último, como se ha reseñado supra, cuando ya estaba vigente la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Consideró en esa oportunidad la Administración recurrida que con “la expresión COMODISIMOS” se le está dando un calificativo al mismo producto sobre una de sus características, por lo que las respectivas solicitudes caen dentro de la causal de irregistrabilidad aplicables a las denominaciones descriptivas o genéricas que puedan servir para designar la calidad o un rasgo particular del producto; a pesar de que la expresión ‘COMODISIMOS’ se ha presentado con características especiales como son el tipo de letra especial utilizado en su presentación,” porque “no puede dejarse de lado la descriptividad de la expresión, la cual debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos comprendidos en la clase solicitada.” Se apoya la recurrida en que “la doctrina ha precisado también que las denominaciones descriptivas corresponden a la pregunta ‘¿cómo es?’ (Manuel Pachón Muñoz, Manual de Propiedad Industrial ).

A juicio de este despacho -continúala expresión ‘COMODISIMOS’ referida a productos de la clase 20 de la nomenclatura vigente resulta descriptiva, puesto que enuncia las características del producto (muebles) ya que se refiere a la proporcionalidad y comodidad para satisfacer las necesidades de descanso y reposo por quien la utiliza, vale decir responde a la pregunta ¿cómo es el producto distinguido?; en consecuencia se trata de una expresión irregistrable en razón de su descriptividad respecto de los productos que pretende distinguir.” Como ya se ha expuesto supra, la demandada respalda, además, las resoluciones impugnadas en la jurisprudencia de esta Jurisdicción Comunitaria y cita, en el escrito de contestación a la demanda, sentencia de fecha 19 octubre de 1989.

Con ocasión de la presente consulta, advierte el Tribunal Andino que aun la Resolución 733 del 31.5.93, producida obviamente vigente la Decisión 313 -Resolución aquella confirmatoria, se insiste, de las números 02925 y 02926, ambas del 27 de agosto de 1992, y estas últimas, a su vez confirmatorias también de las Resoluciones Nº 08227 y 08229, del 17 de octubre de 1991, todas emitidas en vigencia de la Decisión 85- alude sinembargo (la número 733, en su GACETA OFICIAL parte fundamentatoria), a las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 58, letras a) y c), de la Decisión 85.

La defensa de las impugnadas la realiza la administración en los términos que ya se han dejado expuestos: “Es cierto que las Resoluciones Nº 08227 del 17 de octubre de 1991 y Nº 08229 de la misma fecha, se fundamentaron entre otras consideraciones en que las marcas COMODISIMOS (etiqueta) solicitadas en registro, se encontraban comprendidas dentro de las causales establecidas en los literales a) y c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; la mención que hace el demandante de este hecho de la Decisión 313 no es pertinente habida cuenta de que ésta solamente entró a regir el 14 de febrero de 1992 y las resoluciones antes citadas se expidieron el 17 de octubre de 1991, es decir, antes de la vigencia de la Decisión 313.” Y finalmente se desprende de la recurrida: “Que a pesar de que el solicitante insiste en el registro del contenido externo de las marcas ‘COMODISIMOS’ (etiqueta) y ‘COMODISIMOS’ (etiqueta con reivindicación de colores), el signo descrito no tiene connotación o características diferentes al conceptual de la misma expresión; por lo tanto, la insistencia del interesado no tiene cabida; además la respuesta a la advertencia de irregistrabilidad en ningún momento describió figuras o características externas que desvirtuaran las causales de irregistrabilidad observadas con anterioridad para la expresión ‘COMODISIMOS’;” (véase folio treinta y dos).

Y concluye: “ en consecuencia este Despacho considera que la expresión ‘COMODISIMOS’ (etiqueta) y ‘COMODISIMOS’ (etiqueta con reivindicación de colores) están comprendidas en las causales de irregistrabilidad consagradas en los literales a) y c) del artículo 58 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” C O N S I D E R A N D O: Por tanto este Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, con vista de todo lo anteriormente expuesto: I. APLICACION DE LA DECISION 313 Habiendo entrado a regir el 14 de febrero de 20/01/97 6.40 1992, estima el juzgador comunitario, y así lo declara expresamente, que sus normas son obviamente aplicables a la Resolución Nº 733 de fecha 31 de mayo de 1993, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia por vía de tramitación del recurso gubernativo o jerárquico, y en consecuencia quedó firme en la vía administrativa al haber causado estado.

En razón de lo cual las disposiciones de la misma, pertinentes para el caso concreto planteado ante la jurisdicción nacional, han de añadirse al catálogo de las solicitadas por esta última en interpretación prejudicial. En efecto a pesar de que dicha Resolución aparece como presentada por la administración recurrida con fundamento en las letras a) y c) del Artículo 58 de la Decisión 85, dictada como fue cuando ya se encontraba en vigencia la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, su fundamento implícito se encuentra en las normas bajo cuyo imperio nació, particularmente en su Artículo 72.

Véase esta fundamentación implícita, en la defensa judicial de la recurrida, punto DÉCIMO CUARTO, frase transcrita supra, y que textualmente expresa: “Es inequívoco que las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y las que ahora preceptúa la Decisión 313 son normas de orden público y de obligatorio cumplimiento, a las que no puede sustraerse la Oficina Nacional Competente en su acatamiento.” En opinión de esta Jurisdicción Andina, tampoco repelería al Derecho Comunitario la fundamentación de una resolución administrativa en el Derecho derogado, si los principios generales de éste hubieren pasado a formar parte del Derecho, también Comunitario, vigente.

Tanto más cuanto -como es el caso de autossi en la cadena de actuaciones administrativas resolutorias, que configuran el procedimiento de conformación y revisión de éstas, las iniciales que denegaron la marca y las posteriores, decisorias de los recursos de reconsideración o reposición, se dictaron en ejecución de la Decisión 85, habiendo culminado finalmente en el acto que causó estado (Resolución 733), adoptado con arreglo a la Decisión 313, que ya había entrado a regir el caso.

Lo que no es más que una manifestación del “límite temporal de la GACETA OFICIAL vigencia de la ley”, respecto de la Decisión 85; y de aplicación de la para entonces recién entrada en vigor Decisión 313 a los procedimientos en curso, problema de “la vigencia temporal de la Ley”, prolijamente examinado en sentencia de este Tribunal del 11 de octubre de 1994 (‘Sociedad Comidas Rápidas Mac Pollo S.A.’, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, pág. 115 y s.s.”).

Dentro de la misma problemática se inscribe también la Cuarta Disposición Transitoria de la Decisión 313, que protege “todo derecho de Propiedad Industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la” referida Decisión 313. Lo que por argumento a contrario excluye la tramitación de solicitudes que no han culminado en un derecho ya adquirido, aplicándose por tanto desde su entrada en vigencia a las tramitaciones en curso.

De consiguiente, en opinión de este Tribunal, la norma vigente al momento de resolverse los recursos interpuestos, a los que puso fin la tantas veces citada Resolución 733, era la Decisión 313 que en el tránsito legislativo sustituyó a la Decisión 311, derogatoria a su vez de la Decisión 85, ésta aplicada a las Resoluciones 08227 y 08229, ambas de 17.10.91., y a las de 27.08.92, números 02925 y 02926.

En razón de lo cual, la Decisión 313 es también aplicable al caso controvertido, y por tanto viable su interpretación prejudicial. Así lo ha decidido este Tribunal en caso semejante al de autos, trabado entre las mismas partes (Proceso 7-IP-95, sentencia de 07.08.95, caso “COMODISIMOS”). La correspondiente aplicación de las Decisiones 85 y 313 aparece también reseñada en los propios argumentos de la demandante cuando hace referencia a las normas equivalentes de las Decisiones 85 y 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

(Véase supra, páginas tres y siguientes de la presente sentencia). Habrá de ser examinado entonces por la Jurisdicción Nacional si ambas Decisiones Comunitarias conservan idénticos principios -y en el caso límite las mismas normas- en relación al caso concreto en debate, debiendo ser acatados los criterios sentados a continuación por este Tribunal respecto de las: 20/01/97 7.40 Considera este Tribunal como objeto de interpretación los siguientes textos: DECISION 85: “ Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;” ( ) c) Las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios;” ( ) “Artículo 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 56, 58, y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud.” “Artículo 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro.

“Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca”. “Artículo 67.- Si no se presentaren oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro.” “Artículo 68.- El registro de una marca y su protección se extenderán solamente a una clase.

Para registrar una marca en varias clases se requerirá solicitudes separadas para cada una de ellas, deberán pagarse los derechos respectivos y su tramitación se hará en forma independiente. II. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACION “Los Países Miembros se comprometen a GACETA OFICIAL adoptar la clasificación internacional suscrita en Niza el 15 de junio de 1957.

“Los Países Miembros que todavía no han adoptado dicha clasificación tendrán un plazo de un año, contado a partir de la vigencia del presente Reglamento, para hacerlo.” DECISION 313: “Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “g) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;” “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” “Artículo 80.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades.

Este plazo será prorrogable por una sola vez, por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pier-da su prioridad. “Si dentro del término señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada.” “Artículo 81.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación, por una sola vez.” “Artículo 85.- Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” “DISPOSICIONES TRANSITORIAS 20/01/97 8.40 “CUARTA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” III. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD Sobre el particular este Tribunal se ha manifestado en el señalado caso 7-IP-95 (“COMODISIMOS”), sentando una doctrina enteramente aplicable al caso concreto, orientadora para el juez consultante, y en su caso para el funcionario administrativo, de la aplicación de las causales de irregistrabilidad que en el juicio interno se controvierte.

El orden público Expresó en esa ocasión la Jurisdicción Andina que: “El artículo 58, literal a), de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena tutela el interés general frente a marcas que puedan contrariar el orden público y las buenas costumbres o puedan causar engaño al consumidor, conceptos también incorporados en los literales g) y h) del artículo 72 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena.” Protección que juega -se afirma- en los artículos de esas Decisiones, que van dirigidos tanto a la protección del consumidor como del productor, pero siempre en interés general de la comunidad andina, discriminando al respecto: “Del primero, el consumidor, a fin de defender su autonomía y evitar que pueda caer en error de hecho en el proceso de selección y adquisición de los bienes y servicios que consume, por verse inducido al engaño o confusión sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o, en general, sobre la información acerca de los productos que eventualmente esté llamado a adquirir.

Del segundo, el productor, con el fin de protegerlo de las prácticas desleales de comercio que puedan menoscabar la legítima posición que hayan logrado los productores y distribuidores de un determinado bien en el mercado. Adicionalmente la capacidad distintiva de la marca que protege el registro, tiene como GACETA OFICIAL finalidad contribuir al libre comercio en un mercado competitivo que debe caracterizarse por la transparencia en la oferta pública de bienes y servicios.

Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a su aprobación, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores.” “Sobre los anteriores temas se ha pronunciado el Tribunal en las Interpretaciones Prejudiciales 1-IP-87, 4-IP-88, 2-IP-89 (citada por la administración recurrida en la defensa de los actos impugnados ante la jurisdicción consultante), 6-IP-89, 3-IP-90, 4-IP-90, 3-IP-91, 4-IP-91 y 2-IP-94, publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena, 28, 39, 49, 50, 70, 71, 93, 97 y 163, respectivamente.” (El paréntesis de este párrafo corresponde a la presente sentencia).

Denominaciones Descriptivas y Denominaciones Evocativas o Sugestivas En cuanto al alegato del demandante de que la marca “COMODISIMOS” corresponde a una denominación evocativa y no descriptiva, el pronunciamento del juez consultante ha de estar orientado también por la constante jurisprudencia de este Tribunal, concretada en el caso arriba señalado, y conforme a la cual, tanto el artículo 58, literal c), de la Decisión 85 como el artículo 72, literal d), de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, que lo sustituyó, establecen a la par la irregistrabilidad de los signos descriptivos, entendiendo por éstos, los que designan la calidad o características usuales del producto que se describe, apoyada dicha sentencia en autorizada doctrina.

Pero reconoce así mismo el Tribunal Andino que: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad 20/01/97 9.40 común y genérica de un producto.

De ahí, por ejemplo, que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, también por ejemplo, para pasta de dientes.” (Señalada sentencia del 07.08.95., Proceso 07-IP-95, “COMODISIMO”, confirmando la jurisprudencia pacíficamente reiterada a partir de nuestra sentencia de 19 de octubre de 1989, caso “empresa Productos Familia S.A.”, citada por la recurrida en la defensa que ante la jurisdicción nacional interna hizo de las resoluciones impugnadas).

También reconoce esta Alta Jurisdicción Andina: “Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar lo signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.

(Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs. 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas.” Corresponde ahora al juez consultante juzgar el caso de autos a la luz de la doctrina interpretativa -reiterada y constante-, de este Tribunal Andino. IV.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO De lo expuesto supra, al reseñar tanto el juez solicitante como el Tribunal Andino, las causales de impugnación alegadas por la demandante, expresa ésta que la Administración recurrida, al dictar las resoluciones impugnadas, violó: el GACETA OFICIAL artículo 65, inciso 1º, de la Deci-sión 85; y el 64 de la Decisión 85, por aplicación indebida de esta última, argumentando al respecto que si la Administración hubiere tenido en cuenta que las marcas COMODISIMOS no incurrían en las causales de irregistrabilidad previstas en la norma comunitaria, “no hubiera dado aplicación al citado artículo 64”.

Es atinente al caso concreto, la doctrina sentada y reiterada por este Tribunal, conforme a la cual: “La demandante considera que los actos tachados de ilegalidad violaron los artículos 64 de la Decisión 85 y 85 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, al advertir la Oficina Nacional Competente que la marca solicitada está incursa en las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria. 20/01/97 10.40 de si el signo que se solicita registrar es novedoso, visible y suficientemente distintivo, y si no está incurso en causales de irregistrabilidad como las contenidas en los artículo 58 y 59 de la Decisión 85 y 72 y 73 de la 313; la notificación al interesado con el lleno de los requisitos de forma exigidos por los artículo 60 y 61 de la Decisión 85; la orden de publicación del extracto de la solicitud para que las personas puedan oponerse a ella según lo establecido por el artículo 65 de la Decisión 85 o puedan presentar observaciones de acuerdo con los artículo 82 y 83 de la Decisión 313 y la tramitación de ellas; y finalmente la aprobación o negación de la solicitud según el caso.

“A fin de dar aplicación al ordenamiento jurídico andino en materia procesal y distinguirlo de normas sustantivas como las contenidas en los artículos 58 de la Decisión 85 y 72 de la 313, este Tribunal estima del caso referirse al procedimiento de registro contenido en los artículos 60 y siguientes de la Decisión 85 y a los correspondientes de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, a fin de desentrañar el alcance de la tramitación del registro de una marca para que el Juez Nacional pueda determinar en el proceso contencioso en curso, si la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superentendencia de Industria y Comercio, se ciñó o no al procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico comunitario.

“Admitida desde el punto de vista formal la solicitud, debe la administración examinar de oficio si la marca puede registrarse por no hallarse comprendida en ninguna de la causales que impiden el registro como marca de un signo distintivo. En esta etapa del proceso administrativo la Oficina Nacional Competente en su análisis sobre la registrabilidad de la marca, obra en interés general para proteger los derechos de los consumidores de los productores y de la trasparencia del mercado.

El examen ex officio sobre la registrabilidad de la marca debe preservarse como pilar fundamental que garantiza la protección de los pequeños comerciantes y de los consumidores. La autoridad cuando actúa de oficio decide de conformidad con los hechos y con las pruebas que obren en el expediente, aplicando además su propio criterio y evaluando las pruebas de acuerdo con las normas de la sana crítica.

“Las normas de procedimiento mencionadas se refieren al contenido y a los documentos que deberán acompañarse a una solicitud de Registro (Arts. 60 de la Decisión 85 y 76 de la 313); al examen de forma y de fondo de la solicitud (Arts. 62 y 63 de la Decisión 85 y 79 y 80 de la 313); y al rechazo o expedición del registro (Arts. 64 y 67 de la Decisión 85 y 80, inciso 2º de la 313).

“La norma comunitaria contempla pues los siguientes trámites procesales para la aprobación o rechazo de un registro que deberán ser cumplidos para que la actuación administrativa no sea viciada de nulidad: el examen formal de registrabilidad y la determinación, también mediante examen, acerca “De lo anteriormente expuesto puede deducirse que si la administración se ha ajustado a las normas procedimentales para la aprobación o rechazo de una solicitud de registro, habiendo dado oportunidad procesal a las partes para ejercer el derecho de defensa, la actuación de la Oficina Nacional Competente se habrá ajustado a lo previsto por el artículo 64 de la Decisión 85 (relacionado con el artículo 80 inciso 2º de la Decisión 313), sin que pueda alegarse, como lo hace la demandante, que las normas citadas se han violado por el hecho, en sí mismo, de haberse negado el registro al considerar que el signo no era registrable por los motivos aducidos en las Resoluciones que se acusan de ilegalidad.

GACETA OFICIAL “Otra cosa distinta sería el juzgamiento que debe hacer el juez nacional acerca de la conducta de la administración al aplicar las normas sustantivas sobre registrabilidad de la marca. Tal caso se daría cuando frente al hecho evidente de que el signo que se examina se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, la administración, sinembargo, procediera a su registro, o cuando lo rechazara sin existir tales causales.

En esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en aplicación indebida de la ley, generadora de nulidad en su actuación, lo cual será objeto de decisión por el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente mediante aplicación de la legislación comunitaria que se interpreta en el presente caso.” (Señalada sentencia del 7.8.95, proceso 7-IP-95, COMODISIMOS).

V. PROTECCION DEL REGISTRO MARCARIO La jurisprudencia del Tribunal Andino ha sido también constante en dejar sentado el carácter de “sistema atributivo” que nuestra legislación comunitaria tiene, “en virtud del cual sólo gozará de derechos inherentes a la marca quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente, a cargo de la Oficina Nacional Competente”; pero dejando aclarado que el “beneficiario del registro de una marca dentro de una clase determinada del nomenclator” sólo “goza de título legítimo para ejercer el derecho al uso exclusivo de la misma con respecto a los bienes comprendidos en la clase para la cual solicitó el registro, no pudiendo extenderse los beneficios a productos incluidos en otras clases”.

(Señalada sentencia de 07.08.95, proceso 7-IP95). Concluye la señalada sentencia: “En otros términos, autorizado el registro su titular adquiere un derecho al uso de la marca en consideración a determinado producto o clase de productos. En el caso aludido por el demandante dentro del proceso interno que dio origen a la presente consulta, el titular de la marca COMODISIMOS puede utilizarla para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la clasificación internacional de Niza y en tal sentido tiene un derecho adquirido sobre ella; pero de esta situación no 20/01/97 11.40 puede derivarse derecho eventual alguno para obtener el registro de la misma marca con respecto a productos comprendidos en una clase diferente, porque las razones que tuvo en cuenta la administración para registrar determinada marca en una clase, no constituyen condición necesaria para que puedan ser aplicadas al registro de productos perteneciente a otra clase.

Se trata de dos actuaciones distintas, para dos clases de productos diferentes y de dos situaciones jurídicas diversas: en el caso del registro de la marca COMODISIMOS dentro de la clase 20 del nomenclator, existe un derecho adquirido o situación jurídica concreta para su titular, en tanto que las pretensiones del demandante frente al registro del mismo signo en la clase 24 apenas representan una mera expectativa o situación jurídica abstracta.

“El artículo 68 de la Decisión 85, es claro al establecer que el registro de una marca y su protección se extienden solamente a una clase; de manera que para registrar una marca en varias clases se requerirán solicitudes separadas para cada una de ellas, y su tramitación por la Oficina Nacional Competente deberá hacerse en forma independiente.

Lógico es concluir que en presencia de diversas solicitudes de registro de una misma marca, las consideraciones sobre registrabilidad que haga autónomamente la administración serán distintas en uno y otro caso, como quiera que ellas deberán examinarse en forma independiente, sin que el criterio del administrador deba verse necesariamente comprometido por la preexistencia de un signo ya registrado como marca en otra clasificación del nomenclator." Interpretación que deberá tener en cuenta el juez consultante cuando le toque juzgar acerca del argumento de la demandante, conforme al cual ya tiene registrada la marca COMODISIMOS a su nombre, para distinguir determinados productos.

Con fundamento en las precedentes consideraciones, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, C O N C L U Y E: 1. Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al GACETA OFICIAL momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas. 20/01/97 12.40 del Tratado, el Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que dicte dentro del Proceso Interno Nº 2607. 2.

No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate. 7. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada.

Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia. 8. Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. 3.

El examen sobre la registrabilidad de la marca que deba hacer la oficina nacional competente, según lo dispuesto en los artículos 62 y 63 de la Decisión 85, y 79 y 80 de la Decisión 313, se enmarca dentro de los criterios de orden público. Por tanto deberá ceñirse a consideraciones de interés colectivo en beneficio general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervengan en el mismo. 4.

El cumplimiento de las normas procedimentales para la aprobación del registro de una marca por parte de la autoridad nacional competente, constituye requisito necesario para garantizar el debido proceso, pero es independiente del resultado de la aplicación de las normas sustantivas contenidas en los artículos 58 y 59 de la Decisión 85 y 72 y 73 de la Decisión 313, en su caso. 5.

De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, el registro de una marca y su protección se extiende solamente a la clase de productos para la cual se hubiere solicitado, y no confiere a su titular expectativa o derecho alguno para obtener necesariamente el registro de igual signo distintivo en otra clase de productos. 6.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 31 Gualberto Dávalos García PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el respectivo expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 20/01/97 13.40 PROCESO 25-IP-95 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 113, literal c) y el numeral 2°, literal c) íbidem, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Primera, Consejero Ponente doctor Rafael Ariza Muñoz.

Interpretación de los artículos 58, 60, 61, 62 y 64 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. Expediente Nacional N° 3045. Marca Bonita. Actor: Nacional Mercantil S. A. Quito, Octubre 18 de 1996 TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA “ °) La sociedad DEL MAR S. A., domiciliada en Lima, Perú, solicitó y obtuvo ante la Dirección de Propiedad Industrial de la mencionada ciudad, el registro de las marcas: VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por conducto del Consejero Ponente Ernesto Rafael Ariza Muñoz, en oficio dirigido a este Tribunal dentro del proceso contencioso administrativo de nulidad contra la Nación representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y contra la firma Mover Ltda., sociedad comercial domiciliada en Pereira, en el que figura como demandante la empresa Nacional Mercantil S. A. de la República del Perú - demanda de nulidad contenida en el expediente N° 3045 relacionada con la Resolución N° 3418 de 13 de junio de 1991, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia - solicita a este Tribunal Comunitario interpretación por la vía prejudicial de las disposiciones referidas en el encabezamiento de esta sentencia;

Que la consulta se origina en el mandato del artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, organismo competente de acuerdo con el artículo 28 del mismo Tratado, se presenta por juez nacional competente y se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del mismo Tribunal, indicándose el nombre del tribunal nacional que formula la solicitud; las normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere; el lugar y dirección en donde el despacho judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente, y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación: Fecha de concesión 039038 043344 043344 TIMONEL TIMONEL (mixta) TIMONEL (mixta) clase 29 clase 29 clase 29 16 junio 1981 18 febrero 1982 18 febrero 1982 “Los anteriores registros fueron cedidos por dicha sociedad en favor de la demandante.

“2°) El 21 de Diciembre de 1987, la sociedad MOVER LTDA., solicitó en Colombia el registro de una marca idéntica (también mixta), sustituyendo la expresión TIMONEL por BONITA, para distinguir igual clase de productos, la cual fue concedida por la División de Propiedad Industrial (hoy Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución N° 3418 de Junio 13 de 1991.

“3°) El 30 de Marzo de 1994, mediante FAX, fue remitida por el representante legal de la sociedad MOVER LTDA. a la sociedad DEL MAR S. A. una comunicación en la que informaban el registro de la marca BONITA y ofrecían la compra e importación de sus productos, lo cual demuestra que la marca cuya anulación y cancelación se pretende se obtuvo de mala fe.

“4°) El hecho de que en la descripción de la marca BONITA se haya afirmado que la expresión “BONITA” es esencial en ella, no significa que sea suficientemente distinta de la marca TIMONEL de propiedad de la actora. “Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la actora lo siguiente: “1°) Se viola el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo GACETA OFICIAL de Cartagena, dado que el registro de la marca BONITA (mixta) se obtuvo con el fin de comercializar los mismos productos del mar, especialmente atún, pescado y sardinas enlatados, comercializados y distinguidos por la demandante, tanto en el Perú como en Colombia, con las marcas TIMONEL (mixtas).

“2°) Se viola el numeral 2° del literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, dado que la mala fe se configura por el solo hecho de haberse obtenido el registro de la marca BONITA (mixta), a sabiendas de que la sociedad DEL MAR S. A. ya había obtenido, ante la dirección de propiedad industrial de Lima, Perú, el registro de las marcas TIMONEL (mixtas), esencialmente idénticas, para distinguir la misma clase de productos ”.

Este Tribunal estima además necesario, para orientar la presente interpretación prejudicial, hacer una síntesis de los argumentos esgrimidos por los demandados, la firma MOVER LTDA. y la Nación Colombiana por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio en sendos memoriales sustentatorios de la contestación de la demanda. La primera de ellas se opone a las pretensiones de la demanda aduciendo que el registro de la marca “BONITA” obtenido mediante Resolución N° 3418 de 13 de junio de 1991, le ha permitido hacer uso legal de la marca “BONITA” y de la comercialización de los productos obrando de buena fe y que la mala fe que pregona la entidad demandante “obedece única y exclusivamente a celos comerciales con el fin de adquirir la exclusividad en la comercialización de los productos en nuestro territorio”.

A su vez la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de apoderado solicita no tener en cuenta las pretensiones del demandante argumentando, entre otras cosas que no es cierto que la marca “BONITA” (mixta) sea idéntica a las marcas “TIMONEL” (mixta) que según la parte demandante se encuentran registradas en la República del Perú y expone las siguientes razones de defensa: que la Superintendencia obró dentro de las atribuciones otorgadas al momento de efectuarse el registro, por el Decreto ley 149 de 1976 y la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, la cual era aplicable, válida y legalmente, sin que pueda afirmarse que se violaron las normas legales a que se refiere la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, 20/01/97 14.40 que solo entró a regir el 14 de febrero de 1992; que el solicitante del registro cumplió con los requisitos exigidos por los artículos 60 y 61 de la Decisión 85 citada, y que se ordenó publicar el extracto de la solicitud, sin que se hubieran presentado en el plazo previsto oposiciones a dicha solicitud; finalmente advierte que la sociedad demandante, Nacional Mercantil S. A., no demostró en la oportunidad legal correspondiente tener un mejor derecho o prioridad sobre el registro de la marca “BONI-TA” (mixta).

Que en el expediente anexo a la consulta, se incluyen, en copias, los siguientes documentos: el Certificado de Constitución y Gerencia de la Sociedad Mover Ltda. expedido por la Cámara de Comercio de Pereira (Colombia); copias de la expresión mixta (denominativa y gráfica) de las marcas “Timonel” y “Bonita”; carta de marzo 30 de 1994 suscrita por la firma Mover Ltda. de Colombia y dirigida a la firma del Mar, S.A. del Perú en la que da cuenta del registro en Colombia de la marca “Bonita”; demanda ante el Consejo de Estado de nulidad de la Resolución 3418 de 1991, de la División de Propiedad Industrial, hoy División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, presentada por la firma Nacional Mercantil, S.A. del Perú, titular de la marca “Timonel” en dicho país; auto admisorio de la demanda expedido por el Consejo de Estado de la República de Colombia de 19 de septiembre de 1994; certificado de registro de la marca “Bonita” (etiqueta), expedido en Colombia el 21 de diciembre de 1987; certificado de Constitución y Gerencia de “Mover Ltda.” expedido por la Cámara de Comercio de Pereira de 18 de noviembre de 1987; copia de la solicitud de la marca “Bonita” (etiqueta) de 16 de febrero de 1988, y otros documentos relacionados;

Resolución 3418 de junio 13 de 1991 de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, objeto de la Demanda; contestaciones de la demanda suscritas por el apoderado de Mover Ltda. y de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. C O N S I D E R A N D O: I. NORMAS APLICABLES AL CASO CONTROVERTIDO.Antes de entrar en consideraciones sobre el fondo del asunto controvertido, este Tribunal pone de presente que el acto administrativo de GACETA OFICIAL registro de la marca “BONITA” (mixta), cuya nulidad se reclama, fue expedido en plena vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que rigió hasta el día 11 de diciembre de 1991; a partir del 12 de diciembre de 1991 entró en vigor la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sustituida el 14 de febrero de 1992 por la Decisión 313, la cual a su vez fue subrogada íntegramente el 1 de enero de 1995 por la Decisión 344 actualmente vigente en materia de régimen común sobre propiedad industrial.

De lo anterior debe deducirse que la conducta administrativa derivada del acto de registro de la marca “BONITA” (mixta) por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, debe juzgarse a la luz de las normas contenidas en la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena vigente al momento de otorgarse dicho registro, y no de otras. En el presente caso, este Tribunal Comunitario no podría entrar a interpretar la Decisión 344 solicitada por las siguientes razones: 20/01/97 15.40 de la División de Propiedad Industrial, hoy Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Ahora bien, la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena era la norma vigente y aplicable al régimen comunitario andino sobre Propiedad Industrial, mientras que la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena sobre la misma materia, apenas entró a regir el 1 de enero de 1995. La razón para avocar este tema reside en que en el presente caso, por el texto mismo de la Decisión que se interpreta, se está ante un evento en el que se ventila la forma, el reconocimiento y la constitución de un derecho real, que incorporado al individuo le confiere un claro derecho adquirido dentro del imperio de una norma como la vigente en el momento de su constitución. Por tanto a él debe aplicarse el principio de la irretroactividad de la ley, en el sentido de que ese derecho no podrá ser modificado con arreglo a leyes sustantivas posteriores, como serían las contenidas en las Decisiones 311, 313 o 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. a) Irretroactividad de la Ley.Es abundante su tratamiento en derecho y constituye noción elemental al estudiar las aplicaciones de las leyes en el tiempo, el principio generalmente aceptado de que las leyes no producen efectos retroactivos, o lo que es lo mismo, que ellas solo disponen para el futuro.

Para resumir el significado de este principio básico de derecho que ha sido objeto de debate amplísimo dentro del estudio de los derechos adquiridos, (Blondeau), de las más recientes teorías sobre las situaciones jurídicas concretas (Bonecasse) o la teoría de la “facta praetérita” (Savigni, Roubier), conviene anotar que todas las teorías se dirigen a sustentar desde diversos enfoques la no retroactividad de la ley, es decir la imposibilidad de que la nueva norma jurídica pueda afectar los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas concretas o los hechos cumplidos antes de su vigencia. En el caso que se estudia no cabe duda de que cualquiera de las teorías que se acojan para aplicar a las pretensiones de la demanda, lleva a la conclusión de que el registro de la marca “Bonita” (mixta), se otorgó el 13 de junio de 1991 mediante Resolución # 3418 de junio 13 de 1991 Desconocer la existencia de la Decisión 85 como norma incorporada a los derechos adquiridos dentro de su vigencia, llevaría a la eventualidad de que al acogerse interpretaciones basadas en normas sustantivas posteriores, como sería por ejemplo la Decisión 344, se rompería el principio de la irretroactividad de la ley, consagrado uniformemente en los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Anotan los autores, entre ellos, Luis Moisset de Espanes, en su obra sobre “Irretroactividad de la Ley” que “..pretender juzgar la creación, modificación o extinción de una relación jurídica con arreglo a las nuevas leyes, es darles un efecto retroactivo” y agrega: “el mismo principio rige para las consecuencias ya agotadas de las situaciones jurídicas existentes; tampoco en este caso se puede pretender volver atrás, y gobernarlas por leyes nuevas, porque se vulneraría el principio básico de la irretroactividad de la ley”.

De otro lado Luis Claro Solar en sus “explicaciones de Derecho Civil Chileno”, págs. 67 y 73, recoge el principio de la no retroactividad de la ley como cuestión de derecho universal, remontándose a las instituciones de derecho GACETA OFICIAL romano y de los códigos francés, argentino, español y alemán. Así mismo explica que, en tratándose de leyes relativas a los bienes, “el principio de la no retroactividad y de los derechos adquiridos toma toda su importancia.” Este Tribunal se ha pronunciado sobre la aplicación de la ley en el tiempo a propósito del artículo 85 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, con motivo de la interpretación prejudicial 1-IP-88, cuya parte pertinente se reproduce a continuación: “ De la lectura de la misma se aprecia en primer término que la Comisión, órgano de la cual legítimamente emana, al reconocer que el Reglamento es de aquellos actos que tienen efectos directos y primacía sobre el derecho interno de los Países Miembros, tomó la previsión de regular la incidencia temporal del nuevo “corpus iuris”.

La naturaleza conceptual innovadora de este último, frente a leyes nacionales de un corte más tradicional, hacía necesario establecer los mecanismos adecuados para que las situaciones jurídicas preexistentes, en diversas fases de desarrollo, fueran atendidas y consideradas. En esta forma previó en primer término la situación de los derechos adquiridos.

En tal sentido, optó por la homologación temporal de todos aquellos derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la normativa comunitaria. Es decir, se aceptó que el derecho otorgado se mantendría o subsistiría en principio durante el mismo lapso por el cual fue concedido”. Las consideraciones que anteceden llevan sin lugar a dudas a rechazar la posibilidad de interpretación, para el caso consultado, de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que entró a regir más de tres años después de haber expirado la vigencia de la Decisión 85 y después de que en el tiempo intermedio rigieron para el régimen común sobre Propiedad Industrial, las Decisiones 311 (vigente desde el 12 de diciembre de 1991) y 313 (vigente a partir del 14 de febrero de 1992) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 20/01/97 16.40 de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando o restringiendo el acervo de las normas solicitadas en consulta por el juez nacional, a fin de lograr una comprensión global del caso, que tome en consideración no solo los argumentos del actor, sino de la parte demandada para dar cabida global a la declaración del derecho comunitario en juego.

En el caso presente, estas consideraciones resultan además pertinentes frente al principio de igualdad que prevalece en el proceso ordinario que se deriva del principio de igualdad de las personas ante la ley y de la consiguiente obligación de aplicar el precepto “audiatur altera pars” (óigase a la otra parte) que precisamente le introduce la bilateralidad a un juicio.

Couture deriva de este principio, entre otras, las siguientes aplicaciones: La de que “ambas partes tengan iguales posibilidades de presentar sus exposiciones de conclusión o alegatos y de impugnar ” Es así como en el proceso sub-judice la parte demandada representada por la Superintendencia de Industria y Comercio, sostiene que al registro de la marca “Bonita” le es aplicable la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y que el solicitante del registro cumplió con los requisitos exigidos por los artículos 60 y 61 de la Decisión 85.

Resulta entonces pertinente para este Tribunal el examen de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena vigente en la época que se expidió el acto administrativo que se enjuicia en el proceso interno, haciendo mención, no solo a los artículos 60 y 61 que cita la parte demandada, sino a aquellos que se refieren a la verificación de los requisitos señalados en los literales f) y g) del artículo 58, el artículo 62 y el artículo 64 de la Decisión citada, cuyos textos se transcriben a continuación. “ Decisión 85 Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: b) Interpretación de la Decisión 85.- f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

Reiteradamente el Tribunal ha considerado que la finalidad de la interpretación prejudicial es la de dar alcance al cuerpo legal en el conjunto g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o GACETA OFICIAL servicios idénticos o similares; Artículo 60.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente y deberá contener: a) El nombre y apellido o la razón social y el domicilio del solicitante; b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; y c) Indicación de la clase o clases de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca.

Artículo 61.- A la solicitud deberá acompañarse: a) Comprobantes de pago de los derechos fiscales correspondientes; b) Los poderes que fueren necesarios; c) Los documentos que acrediten la existencia y la representación de la persona jurídica solicitante; y d) Reproducciones de la marca si fuere el caso. Artículo 62.- Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los Artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo.

Artículo 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 56, 58 y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud ” Este Tribunal no concuerda con la afirmación de que basta el cumplimiento de los artículos 60 y 61 de la Decisión 85 para garantizar la legalidad de la actuación de la Oficina Nacional Competente.

Estos artículos se refieren únicamente a los requisitos formales o de procedimiento que deberán reunir las solicitudes de registro y a los documentos que las deban acompañar; tales son las exigencias del nombre y domicilio del solicitante, de la descripción clara y completa de la marca y de la indicación 20/01/97 17.40 de la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca, según lo establece el artículo 60 de la Decisión citada, o la exigencia de documentos como los comprobantes de pagos fiscales, los poderes, la acreditación de la existencia y representación de la persona jurídica solicitante o las reproducciones de la marca si fuere el caso, a que se refiere el artículo 61 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

De los documentos acompañados a la consulta no se desprende que el cuestionamiento de la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio, se refiera al cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud de registro, que naturalmente constituye obligación de toda entidad encargada del registro de la marca. El artículo 62 de la Decisión 85, asigna una responsabilidad concreta a la Oficina Nacional Competente para que presentada una solicitud de registro de marca, proceda a examinar el cumplimiento de los requisitos señalados no solamente en los artículos 60 y 61 del Estatuto comunitario mencionado, sino también deberá constatar que las solicitudes se ajustan a las disposiciones de los artículos 56, 58 y 59 de los cuales son aplicables al presente caso los dos artículos primeramente citados.

Es lo que se denomina requisitos de fondo de la solicitud que comprende el estudio de las exigencias requeridas por la Decisión Comunitaria para que el signo sea susceptible de registrarse como marca. II. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA.Las causales de irregistrabilidad de la marca, que constituyen parte fundamental del estudio de fondo de las solicitudes de registro, se derivaban en vigencia de la Decisión 85 de sus artículos 56, 58 y 59.

El examen de fondo presenta dos aspectos que conducen a una misma determinación, la registrabilidad de la marca. El primero de ellos está contenido en el artículo 56 de la Decisión 85, que establece la función distintiva de la marca. Desde el proceso 1-IP-87 (G. O. N° 28 de 15 de Febrero de 1988 este Tribunal se refirió al tema en los siguientes términos: “.2.

La función distintiva.- De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es GACETA OFICIAL la de que los signos que la constituye deben ser ‘suficientemente distintivos’. Las demás características atribuidas a la marca son derivación de este carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca.

De allí que el signo que se elija para identificar un producto o servicio, tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares. “Para proteger a los consumidores y también a los propietarios de marcas, el artículo 58 de la Decisión 85 prohíbe el registro de aquellos signos ‘que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate’ (literal a).

Por las mismas razones prohíbe el registro de los signos que puedan confundirse con otros ya registrados, o cuyo registro haya sido solicitado con anterioridad por un tercero o posteriormente con una reivindicación válida del derecho de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase (literal f). Asimismo se prohíbe el registro de las que puedan confundirse con otras ‘notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares’ (literal g).

“La marca, pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor, y como tal cumple una función individualizadora. Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca.

Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es por ello que el artículo 56 de la Decisión 85 exige que los signos sean ‘visibles’, calidad que es la única que normalmente permite la identificación. Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse.

Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad -que siempre serán relativas-, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando (artículo 20/01/97 18.40 56) ”. En el proceso 5-IP-94 este Tribunal recogiendo antigua jurisprudencia hacía un parangón entre la distintividad de la marca considerada en el artículo 56 de la Decisión 85 y el concepto del riesgo de confusión o confundibilidad de la marca, que debe ser objeto de examen cuidadoso por la autoridad nacional competente antes de decidir sobre la registrabilidad de la marca solicitada.

Similares consideraciones han sido repetidas por el Tribunal en los casos 9-IP-94 y 2-IP-95. (Gacetas Oficiales 180 de mayo 10 de 1995 y 199 de enero 26 de 1996). Es conveniente anotar el caso 9-IP-94 en el que este Tribunal destacó la distintividad como requisito esencial de los signos marcarios. A su vez el riesgo de confusión de una marca ha sido asociado por la jurisprudencia del Tribunal de manera uniforme con la exigencia establecida en el artículo 58, literales f) y g) de la Decisión 85, sobre las marcas confundibles con otras ya registradas.

En el proceso N° 4-IP-88 el Tribunal dio alcance a estas causales de irregistrabilidad dirigidas a otorgar protección legal contra el engaño en los medios comerciales resultante de un examen de comparación entre marcas que se prestan a confusión, como las referidas en los literales f) y g) citados, pudiendo conducir también a engaño público al consumidor acerca de aspectos básicos del correspondiente producto, tales como naturaleza, procedencia, modo de fabricación, características, etc.

En los procesos 3-IP-88 (Gaceta Oficial 35 de octubre 28 de 1988) y 4-IP-90 (Gaceta Oficial 71 de octubre 17 de 1990), el Tribunal también se refiere al tema reiterando distintos pronunciamientos anteriores (proceso 4-IP-88), en el sentido de que “la finalidad de una marca no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares”.

En virtud de esta función diferenciadora, ha añadido el Tribunal, que “la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicios de que se trata, evitan ser confundidos o engañados”. III. COMPARACION ENTRE LAS MARCAS.En el análisis comparativo de las marcas o cotejo de las mismas que debe hacer la Oficina Nacional Competente dentro del examen de GACETA OFICIAL 20/01/97 19.40 registrabilidad, ha de tomar en cuenta entre otras circunstancias el carácter denominativo y gráfico de la marca a fin de contar con criterios adecuados de valoración para determinar la similitud entre las mismas. ción, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. En el proceso 9-IP-94 el Tribunal ha hecho un detenido análisis sobre los tipos de marcas en orden a su comparabilidad dividiéndolas entre marcas denominativas, marcas gráficas, y marcas mixtas como las que se contraponen en el presente caso, definiéndolas así: “Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la de que no exista confusión. Si, por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo, denominativo o gráfico, corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos.

En cuanto a la comparación entre gráficos, indican la doctrina y la jurisprudencia que debe atenderse principalmente al efecto visual de la figura, apreciada en su conjunto. Es ésta la imagen que llega al público y por tanto no es pertinente el análisis comparativo detallado de trazos o líneas tomados aisladamente. “ La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual ” “ La MARCA GRAFICA es la definida como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa ” “ La MARCA MIXTA, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

(Proceso 4-IP-91, G.O. N° 97 de 16 de diciembre de 1991) ”. En el caso Daimler - Benz, A. G. marca “Mister Benz”, Proceso 4-IP-88, este Tribunal señaló las pautas para comparación de marcas, que deberá tomar en cuenta el juzgador a fin de establecer si hay lugar a la identidad o semejanza de las mismas. Conceptuó en aquella oportunidad el Tribunal: “ Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráficoresulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y coloca- “En estos procesos de comparación para determinar la confundibilidad de marcas, debe tenerse muy presente, en todo caso, cuál es la actitud normal y cuál la reacción espontánea del público consumidor de un determinado producto o servicio.

Se ha observado al respecto que el signo es captado en iguales condiciones por personas alfabetas y analfabetas, lo cual por supuesto resulta relevante sólo en el caso de que éstas últimas hagan parte del público consumidor ” pues estas pueden ser engañadas debido al efecto de confusión que va implícito en los componentes gráficos idénticos de dos marcas”.

“El producto o servicio concretos al que el signo se refiere, constituyen la dimensión real y objetiva de la marca, cuya vigencia radica, de otra parte, en la reacción del público que está en condiciones de utilizar el servicio o de adquirir el producto. Y este público consumidor, se ha dicho, no distingue entre las clases de nomenclator sino entre los productos o servicios que se ofrecen”.

Alcance del “Rechazo de la solicitud de una Marca”.El artículo 64 de la Decisión 85 establece las consecuencias provenientes del incumplimiento de los requisitos señalados en los artículos GACETA OFICIAL 56, 58 y 59 de la misma Decisión. Es a la Oficina Nacional Competente, a la que corresponde decidir sobre el rechazo de la solicitud, constituyendo ésta un obligación para la oficina dada la posibilidad técnica de establecer el incumplimiento, como se anota más adelante.

Este Tribunal en el Proceso 4-IP-88 (G.O. N° 39 de 24 de enero de 1989) dio alcance al artículo 64 mencionado, en los siguientes términos: “ El artículo 64 de la Decisión 85, por su parte, dispone que es obligación de la Oficina Nacional Competente la de rechazar las solicitudes de registro de marcas que no cumplan con los requisitos exigidos al efecto en la misma Decisión 85 (artículos 56, 58 y 59).

El texto literal del artículo 64, en cuanto dice que la Oficina Nacional Competente ‘podrá decidir el rechazo de la solicitud’ (subraya el Tribunal), debe entenderse en concordancia con la posibilidad alternativa de formular observaciones a la solicitud, la cual puede ser complementada (artículo 65 ibidem), pero nunca en el sentido de que resulte opcional para el funcionario nacio-nal competente el registro de marcas sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, bajo pena de nulidad ”.

Lo anterior significa que corresponde a la oficina nacional competente la obligación de rechazar el registro cuando ella establezca el incumplimiento de los requisitos señalados en la ley comunitaria. En el caso presente, para determinar el cumplimiento de la obligación establecida por el artículo 64 de la Decisión 85, por la Oficina Nacional Competente, ha de tenerse en cuenta las circunstancias que rodean el caso en litigio, es decir, el hecho de que en el examen de registro, el ejercicio de comparabilidad entre las marcas que disputan el mejor derecho tendría que hacerse entre marcas registradas en países distintos para establecer una identidad gráfica que desembocaría en causal de irregistrabilidad sólo en el supuesto, no conocido por este Tribunal, de comprobarse la calidad de notoria de la marca “Timonel”.

Dado el principio de territorialidad marcaria, por el cual la protección del registro de una marca no se extiende más allá de la fronteras del país que tutela el registro marcario, no habría lugar a negar el registro de una marca igual o similar, en el país “A”, proveniente de otro país “B”. El Tribunal únicamente ha dado alcance 20/01/97 20.40 extraterritorial a la marca en el caso de que ésta tenga las características de notoria a que se refiere el artículo 83, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en el evento de los acuerdos de comercialización previstos en el artículo 107 de la misma Decisión. En el supuesto de imposibilidad técnica de establecer la registrabilidad de la marca, en el momento de solicitar el registro, al legítimo contradictor de la marca en vigencia de la Decisión 85, le asistiría el derecho de solicitar ante la oficina nacional competente la cancelación de la misma cuando se verificara que su expedición fue contraria a los requisitos exigidos en el artículo 58 de la Decisión 85.

Es de advertir acá que la cancelación del registro por las causales antedichas dejó de existir jurídicamente a partir de la expedición de la Decisión 311 del Acuerdo de Cartagena, que en su artículo 103 otorgó el derecho a la parte interesada de solicitar la nulidad si el registro fue concedido en contravención a la norma comunitaria. Similar disposición establecen los artículos 102 de la Decisión 313 y 113 de la Decisión 344.

Esta última disposición agrega además, como causal de nulidad de registro de una marca, aquel que se haya obtenido de mala fe. Sinembargo como el Tribunal lo ha anotado al referirse a la irretroactividad en la aplicación de la ley, en la presente sentencia, por inaplicabilidad de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena al caso controvertido, no es posible interpretar el artículo 113 de dicha norma.

Hacerlo significaría para este Tribunal desconocer el principio fundamental de “nulla paena sine lege” que rige para la aplicación de la ley en el tiempo. Sinembargo, este Tribunal comunitario considera importante advertir el inconveniente de que al amparo de deficiencias en el planteamiento de una demanda, por indebida aplicación de la ley, puedan quedar sin tutela jurídica los derechos sobre una marca idéntica o similar, notoria y debidamente registrada en terceros países, en los que por imposibilidad técnica no se pudo detectar la identidad de marcas en tiempo oportuno por las oficinas nacionales competentes, con el consiguiente riesgo de confusión en el mercado comunitario.

Desde la expedición de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (artículo 122), el sentido GACETA OFICIAL finalista de la ley andina ha sido el de consolidar un sistema de administración comunitaria de la propiedad industrial, mediante el fortalecimiento técnico e intercambio de información entre las oficinas nacionales competentes.

Qué importante sería que como culminación de ese proceso de avance, la ley positiva andina pudiera dar el paso hacia una protección comunitaria centralizada de las marcas en el mercado subregional, con miras a amparar el interés de consumidores y empresarios del área andina. C O N C L U S I O N E S: 1. El principio audiatur altera pars (óigase a la otra parte) que debe orientar a todo proceso judicial o administrativo, es consecuencia de la bilateralidad del proceso, de manera que todas las partes en el mismo deben gozar de iguales derechos para su intervención en el proceso, en cuanto impugnación, alegatos, conclusiones, etc.

De ahí la conveniencia de que el juez nacional que hace una solicitud de interpretación prejudicial, deba contemplar en la síntesis de los hechos a que se refiere el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tanto los argumentos de la parte demandante como los de la parte demandada (Superintendencia de Industria y Comercio en el presente caso), que ilustran el objeto de la controversia judicial. 2.

La actuación administrativa derivada del acto de registro de una marca por parte de la Oficina Nacional Competente, que supone el estudio de la forma, el reconocimiento y la constitución de un derecho, debe juzgarse al amparo de las normas contenidas en la Decisión del Acuerdo de Cartagena vigente al momento de otorgarse dicho registro, y no de otras. 3.

En el caso de la presente consulta, la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que entró a regir más de 3 años después de haber expirado la vigencia de la Decisión 85, no es aplicable para el examen de legalidad de las actuaciones de la Oficina Nacional Competente relacionadas con el registro de la marca “Bonita”. La norma aplicable es la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. 4.

Corresponde a la Oficina Nacional Competente, en relación con el registro de las 20/01/97 21.40 marcas dentro del régimen de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, proceder al examen no sólo del cumplimiento de los requisitos formales establecidos en los artículos 60 y 61 de la Decisión, sino también practicar el examen de fondo de la solicitud de registro, a que aluden los artículos 56, 58 y 59 de la misma que conceptualmente se conservan hoy en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344. 5.

La marca como signo distintivo de los productos o servicios que se transan en un mercado, cumple una función individualizadora e identificadora y por lo tanto debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla de otros productos o servicios. 6. El concepto de riesgo de confusión o confundibilidad de la marca, debe ser objeto de cuidadoso examen por la autoridad nacional competente antes de decidir sobre la registrabilidad de una marca.

Ello implica, que la Oficina Nacional Competente, o el juez en su caso, deba acudir a todos los medios probatorios y técnicos a su alcance para determinar la similitud entre ellas. 7. El factor predominante (denominativo o gráfico) de las marcas que deban compararse dentro del examen de registrabilidad, deberá contemplar el cotejo tanto de las palabras, como de los dibujos.

El factor gráfico de la marca, puede llegar a ser predominante en consideración al público consumidor, cuando una persona analfabeta pueda ser engañada debido al efecto de confusión que va implícito en la identidad de los componentes gráficos de dos marcas. 8. La ley comunitaria andina sólo contempla la causal de irregistrabilidad de marcas idénticas o similares, entre países distintos, en el supuesto de que el signo que se pretenda registrar en un País Miembro constituya la reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial de una marca notoriamente conocida en la subregión o en otro país extranjero sujeto a la reciprocidad comercial. 9.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, GACETA OFICIAL 20/01/97 22.40 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. Juan José Calle y Calle MAGISTRADO 10.

Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Gualberto Dávalos García PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría.- CERTIFICO.- Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO PROCESO 30-IP-95 Interpretación Prejudicial del artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal; de los artículos 99 inciso segundo, y Disposición Transitoria primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; del artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Presentada por el doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Caso: Productos Concentrados Argom. Aliños el Cheff Ltda. Marca Scheik. Expediente Nacional N°3246. Quito, Noviembre 8 de 1996 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA vía prejudicial el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el artículo 63 de la Decisión 85 y el artículo 99, inciso 2° de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por conducto del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en oficio dirigido a este Tribunal dentro del proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho, expediente No. 3246, seguido contra la Nación representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en el que figura como demandante la firma Productos Concentrados, Argom Aliños el Cheff Ltda., solicita a este Tribunal Comunitario, interpretar por la Que tanto el tribunal solicitante, como este Tribunal Comunitario son competentes para solicitar e interpretar, respectivamente las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo con los artículos 28 y 29 del Tratado constitutivo del Tribunal Andino. Que la solicitud del Tribunal requirente reúne los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y de conformidad con lo establecido en el literal c) de dicho artículo el Consejo de Estado de la República de Colombia hace el GACETA OFICIAL siguiente informe sucinto de los hechos que estima relevantes para la interpretación: “ °.

Productos Concentrados Argom Aliños el Cheff Ltda. por intermedio de apoderado solicito ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la renovación del Registro N° 116.022 marca SCHEIK, clase 29, período julio 6 de 1989 a julio 6 de 1999.(sic). “2. Mediante Resolución N° 36928 de fecha 26 de agosto de 1994 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, ordenó el archivo de la solicitud de renovación de la marca solicitada, argumentando que conforme a los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo, se entendía que el peticionario había desistido de su solicitud al no haber dado cumplimiento dentro del término procedente y oportuno (2 meses) al requerimiento que se le formuló para que completara su solicitud de renovación, aportando la prueba de uso de la marca.

“3. Contra la anterior decisión la solicitante interpuso recurso de apelación alegando: “a). Que a todo derecho de Propiedad Industrial en lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas le son aplicables las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena según lo establecido en su Disposición Transitoria Primera, vigente a la fecha en que se expidió la Resolución impugnada.

“b). que la renovación de un registro no requiere que se aporte la prueba de uso de la marca, conforme a lo dispuesto por el artículo 99 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. “4. Dicho recurso fue resuelto mediante la Resolución número 2401 de 3 de noviembre de 1994 de manera desfavorable para el recurrente con base en los siguientes argumentos: “a) Que la razón por la cual la División de Signos Distintivos ordenó el archivo del expediente obedeció a la circunstancia de que el peticionario no dio cumplimiento dentro del término de dos meses concedido al requerimiento formulado para que se aportara la prueba del uso de la marca que exigía la Decisión 85 de la comisión del Acuerdo de Cartagena para proceder a la renovación de los registros marcarios. 20/01/97 23.40 “b).

Que el haber vencido dicho término dentro de la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sin darse cumplimiento al requerimiento formulado, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 13 del Código Contencioso Administrativo operó el desistimiento tácito de la solicitud. “c). Que “ el recurso interpuesto no desvirtúa los fundamentos fácticos y jurídicos de la providencia cuya legalidad se cuestiona, pues se limita a puntualizar que hoy en día, bajo la vigencia de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, no se requiere la prueba de uso, aspecto éste que en ningún momento está controvirtiendo este Despacho, pero el cual es ajeno a las consideraciones que sirvieron para proferir la providencia recurrida, en razón a que -se reitera- el desistimiento operó al vencerse el término otorgado por la administración para que se aportara la prueba de uso, momento en el cual se exigía dicho requisito, sin que la misma se hubiere allegado al respectivo expediente ”.

Este Tribunal estima además necesario, para orientar la presente interpretación prejudicial, hacer una síntesis de los argumentos esgrimidos por la demandada (la Nación Colombiana) por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio en memorial sustentatorio de la contestación de la demanda. La demandada arguye que el solicitante de renovación de registro de la marca SCHEIK no dio cumplimiento al requerimiento formulado bajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por el entonces Jefe de la División de la Propiedad Industrial, para que el interesado allegara la prueba de uso de la marca, cuya renovación fue solicitada en 1989.

Agrega que las resoluciones demandadas no han incurrido en violación de normas de carácter superior, puesto que la Superintendencia de Industria y Comercio obró dentro de sus precisas atribuciones legales conferidas por la ley, el Código Contencioso Administrativo y la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la solicitud de registro atrás mencionada, se resolvió con arreglo a la Decisión 85, aplicable, válida y legalmente a la solicitud de renovación. Que no se incurrió, por parte del Superintendente de Industria y Comercio, en violación de las normas legales a que se refiere la deman- GACETA OFICIAL dante y “menos aún, en lo previsto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual solamente entró a regir el 29 de octubre de 1993 (sic), mucho tiempo después” de la actuación administrativa cuya legalidad se cuestiona.

Que dichas actuaciones se ajustan a las disposiciones legales vigentes sobre la materia marcaria, habiéndose acatado el principio del debido proceso, otorgado a las partes interesadas plenas garantías para el ejercicio del derecho de defensa, y requerido al interesado para que completara su solicitud de renovación, quien se abstuvo de cumplir con los mismos.

La demandada considera aplicable en este caso el artículo 13 del Código Contencioso Administrativo de Colombia, según el cual “se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones, no da respuesta en el término de dos meses”. Finalmente cita en apoyo de sus argumentos las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, de 30 de octubre de 1992 y de 21 de abril de 1995 sobre la materia controvertida, concluyendo con la legalidad de la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que en el expediente anexo a la consulta, se incluyen, en copias, los siguientes documentos: poderes de la parte demandante; Resoluciones 36928 de 26 de agosto de 1994 y 2401 de 3 de noviembre del mismo año; recurso de apelación a la resolución N° 36928 presentado por la actora a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia mencionada; texto de la demanda de nulidad referida al inicio de esta sentencia y auto admisorio de aquella; texto de la contestación de la demanda por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio; resolución de la Sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, decretando la solicitud de interpretación prejudicial a este Tribunal, así como otros documentos relativos a la tramitación del expediente interno.

CONSIDERANDO: 1. Normas Objeto de la Interpretación De la descripción de los hechos a que este Tribunal ha hecho referencia en páginas ante- 20/01/97 24.40 riores, se desprende claramente que la parte actora solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la renovación de su registro N° 106022, para la marca SCHEIK, clase 29 dentro de la vigencia del artículo 70 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

Asimismo de la confrontación judicial interna resulta que la mencionada División de la Superintendencia, procedió a archivar la solicitud de renovación de la marca en vigencia de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, dando aplicación a los artículos 12 y 13 del Código de lo Contencioso Administrativo de Colombia. La demandante pretende hacer valer su derecho a la renovación del registro de la marca amparada en la ausencia de facultad de la Superintendencia para archivar la petición de registro y que debió darse aplicación al artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre plazo de dos meses para las correcciones a la solicitud de registro.

En concepto de este Tribunal los antecedentes fácticos y desarrollos conocidos del negocio interno que origina la presente consulta, hacen necesario referirse al tránsito legislativo entre las Decisiones 85 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y al alcance interpretativo de los artículos 63 y 70 de la Decisión 85 y 99, 114, 143 y 144 y disposición transitoria Primera de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

“ DECISION 85.“Artículo 63: Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos del Artículo 60 o no se han acompañado los documentos previstos en el Artículo 61, la oficina nacional competente notificará al interesado para que en un plazo de sesenta días hábiles GACETA OFICIAL 20/01/97 25.40 haga las correcciones a que hubiere lugar o presente los documentos que faltaren, sin que esto perjudique la prioridad prevista en el presente Capítulo. cisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros ”.

“Artículo 70: Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro ”. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. “ DECISION 344.“Artículo 99: La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros.

Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia. “La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca.

“Artículo 114: El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. “Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro. “Artículo 143: Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas.

“Artículo 144: Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente De- Disposición Transitoria Primera 2. Naturaleza Especial del Registro y Diferencias con la Renovación de la Marca Ni la Decisión 85, ni las posteriores reformas del régimen común sobre Propiedad Industrial, en lo referente a las marcas de fábrica, establecen en forma expresa identidad entre la figura del registro de una marca y la renovación de la misma, de manera tal que ellas regulan actuaciones procesales autónomas cuyos requisitos, naturaleza y fines están claramente delimitados en la legislación comunitaria andina.

Este Tribunal Comunitario ha definido ya en su interpretación prejudicial 13-IP-95, caso GAMBRO LUNDIA AB. Gaceta Oficial N° 207 de 29 de abril de 1996, el contenido del artículo 70 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena sobre renovación de la marca y lo ha distinguido del procedimiento registral. Dicha Jurisprudencia ha sido recogida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, en sentencia del 27 de junio de 1996.

Después de considerar el Tribunal en la interpretación 13-IP-95, que la legislación comunitaria no ha establecido trámite especial para la renovación de las marcas y después de declarar que “la renovación no significa la creación del derecho a la marca sino su continuación en el uso exclusivo de la misma”, desarrolló estos conceptos en los siguientes términos: “ Entre el registro de la marca y la renovación existe una gran diferencia jurídica: el registro a través de la solicitud crea o configura o da nacimiento u origen al derecho marcario a favor de su titular.

El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro de la marca, constituyendo GACETA OFICIAL la renovación una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo. “En el procedimiento del registro, se admiten correcciones y oposiciones y se controvierten derechos. La renovación no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe, bajo estas consideraciones aceptar oposición u observación a una marca o denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo (novedad, distintividad o visibilidad) o afectan a derechos de terceros (marcas similares), pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite del registro.

Su inaplicabilidad para el trámite de renovación es evidente, por consideraciones diferentes que miran al objetivo del registro y de la renovación, la que, hasta por un sentido práctico, debe tramitarse sumarísimamente por cuanto el goce o la continuación del goce de un derecho no puede estar suspendido indefinidamente o sujeto a un engorroso procedimiento como sucede con el registro de marcas.

“Una marca sólo podrá extinguirse o anularse por las causales previstas en la Decisión 85 pudiendo acudir los Países Miembros a normas supletorias del Derecho Interno, únicamente en aquellos puntos en que existen vacíos en la legislación comunitaria (Procesos 5-IP-95, Gaceta Oficial 179 del 28 de abril de 1995). “La renovación de una marca, de conformidad con la Decisión 85, depende de la volun- 20/01/97 26.40 tad del titular traducida en dos aspectos: la prueba de uso de la utilización de la marca y la presentación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la solicitud correspondiente por parte del titular, quien podría desistir de la solicitud o renunciar al derecho que la ley marcaria le confiere.

“Presumir o hacer presumir esa falta de ‘voluntad expresa’ para la continuidad en el goce del derecho al uso exclusivo de una marca, sustituyéndola por cualquiera otra figura o institución jurídica, sería condicionar la renovación de una marca a una causal no prevista en la norma comunitaria de la Decisión 85, hecho jurídico que contraría la interrelación o complementariedad entre el derecho comunitario y el nacional.

“Rechazada una renovación por falta de cumplimiento de los requisitos o por no haber sido presentada la misma, el efecto jurídico es la cancelación del registro o extinción del derecho y la disponibilidad de la marca para el público. Igual efecto tendría el supuesto de nulidad del registro. No así otras figuras no contempladas en las normas comunitarias ”. 3.

La Norma Comunitaria y el Derecho Interno. Aplicación Directa y Preferente. En la Comunidad Andina el principio de aplicación directa del derecho comunitario se deriva tanto de la Jurisprudencia como del derecho positivo comunitario. Es, a su vez, base fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional.

Establece el artículo 3 del Tratado de creación del Tribunal que “Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”. La norma ha tenido abundantes desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales.

La jurisprudencia ha desarrollado el principio de la aplicación directa, partiendo de la Sentencia de nulidad de fecha 10 de Junio de 1987 (Gaceta Oficial N° 21, de 15 de julio de 1987), al expresar que “ha de tenerse en cuenta además, que el Ordenamiento Jurídico del Acuer-do de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y GACETA OFICIAL por supuesto por los Organos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino”.

En el examen de la actuación administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la División de Signos Distintivos que se cuestiona en el proceso interno, la parte actora arguye en primer lugar que se violó el régimen comunitario por haberse omitido dar aplicación al artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que señala un plazo de 60 días para completar las solicitudes incompletas y en segundo lugar se aplicaron sin ser procedentes los artículos 12 y 13 del Có-digo Contencioso Administrativo sobre solicitud de informaciones y documentos adicionales y sobre presunción de desistimiento de una solicitud por no dar respuesta al requerimiento de requisitos adicionales por la administración, en el plazo de dos meses.

De la primera parte de las consideraciones de la presente sentencia ha quedado claro que siendo figuras distintas la del registro y la de renovación del mismo, a esta última no le es aplicable el artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En cuanto a la segunda objeción de la parte actora sobre no aplicabilidad de los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo colombiano, cabe dar alcance a los artículos 84 de la Decisión 85 y 143 y 144 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, para determinar cual ha sido la evolución jurisprudencial en cuanto a las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno y a la inaplicabilidad de este último.

En vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal desde el caso 2-IP-88, en sentencia de 25 de mayo, (Gaceta Oficial N° 33 de julio 26 de 1988), se refirió al artículo 84 de la Decisión 85 sobre desarrollo normativo interno de la ley comunitaria. Fue enfático el Tribunal en afirmar que la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las 20/01/97 27.40 innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”.

Desde aquella oportunidad el Tribunal advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, “la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”.

Esta jurisprudencia aplicable también al actual artículo 144 de la Decisión 344 ha sido reiterada por el Tribunal. En el caso 10IP-94 se pronunciaba así el Tribunal haciendo compatible la jurisprudencia expedida desde 1988 con el actual artículo 144 de la Decisión 344 vigente: “ El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión ‘régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), “No se puede admitir en consecuencia que la legislación Nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ” regulados por la legislación comunitaria “o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella ”, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional.

GACETA OFICIAL En los procesos 3-IP-94 (Gaceta Oficial 162 de 9 de septiembre de 1994), 6-IP-94 (Gaceta Oficial 170 de enero 23 de 1995) y 10-IP-94 (Gaceta Oficial 177 de abril 20 de 1995), el Tribunal se refirió al contenido del artículo 143 de la Decisión 344 sobre fortalecimiento por las legislaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial, en los siguientes términos: “ Los países signatarios por imperio de la norma comunitaria vigente, Decisión 344, pueden fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales internas con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y además, deben legislar sobre lo no comprendido en la norma comunitaria.

“En concepto de este Tribunal debe interpretarse lo que se entiende por ‘fortalecer los derechos de propiedad industrial’ a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344 para justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de los países miembros. “Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española, el verbo fortalecer se refiere a la acción de ‘hacer más fuerte o vigoroso’.

De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.

“Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se fundan -como lo establece su preámbulo- en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario.

“Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito 20/01/97 28.40 fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional ”.

A las anotaciones anteriores ha de agregarse que el fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial por parte de los países miembros requiere de información a la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre estas medidas, lo cual indica a las claras que el fortalecimiento del régimen comunitario de propiedad industrial contemplado en el artículo 143 citado, no es posible desarrollarlo dando aplicación de manera arbitraria a disposiciones internas vigentes con anterioridad a la Decisión comunitaria.

Lo anterior lleva al convencimiento de que el procedimiento claro y conciso establecido en su momento por las Decisiones 85, artículo 70 y 344, artículo 99, no era ni es susceptible de desarrollo interno, pues la aplicación de la norma comunitaria, pura y simple bastaba para dar tratamiento uniforme a la renovación de las marcas, siendo vedado a los países establecer requisitos adicionales no contemplados en la ley comunitaria. 4.

Situación Jurídica de la Marca frente al Tránsito Legislativo Preocupa sobremanera a este Tribunal que al amparo de la aplicación equívoca de la ley interna frente al régimen marcario andino, por fallas en la administración interna de los países, puedan beneficiarse y estimularse las prácticas precisamente rechazadas por el sistema marcario andino, como la marca defensiva, cuando se registra sin la intención de usarla, con el solo propósito de impedir el uso y el registro de una marca legítima.

Precisamente para este tipo de marcas de defensa la legislación comunitaria ha impuesto siempre la carga de uso por su titular, unas veces como requisito para la renovación de la marca como fue el caso del artículo 70 de la Decisión 85 y otras veces como causal de caducidad de la marca, cuando no se haya usado en al menos uno de los Países Miembros, sin motivo justificado, por un período de tres años, como lo establece el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En el presente caso el procedimiento gubernativo o administrativo que se examina en el proceso interno transcurrió desde mayo 09 de 1989, fecha de la solicitud de renovación del registro y agosto de 1994 fecha en que la GACETA OFICIAL Superintendencia de Industria y Comercio decidió el archivo de la renovación del registro. En ese lapso rigieron en cuanto hace a la renovación del registro las Decisiones 85, artículo 70 y 344, artículo 99, ambas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La primera de ellas condicionaba el derecho de renovación a la demostración por el interesado, de que se estaba utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro. La Decisión 85 rigió hasta el 11 de diciembre de 1991, fecha a partir de la cual entró en vigencia la Decisión 311 que sustituyó a la primera y fue a su vez sustituida por la Decisión 313 del 14 de febrero de 1992 y ésta por la Decisión 344 vigente a partir del 1° de enero de 1994, las cuales eliminaron la prueba de uso de la marca, previa a la renovación del registro.

De la sucesión de los hechos y del derecho supuestamente aplicable a ellos se pueden dar las siguientes hipótesis: Al entrar en vigencia las Decisiones 311, 313 y 344, la marca en estudio estaba vigente, y su renovación debió concederse al amparo del artículo 99 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, de manera automática y sin la exigencia de la prueba del uso de la marca; o, En la segunda hipótesis, el derecho a la renovación del registro de la marca no nació a la vida jurídica por cuanto su titular no demostró ante la oficina nacional competente, que estaba utilizando la marca en cuestión en cualquier País Miembro; ante la eliminación de prueba de uso de la marca, al entrar en vigencia la Decisión 344, se tiene que el titular de la marca no había solicitado su renovación dentro del término legal previsto por la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, habiendo perdido por tanto su derecho a obtener la renovación. Frente a las dos hipótesis planteadas en los términos anteriores, al tenor de lo dispuesto en el artículo 70 de la Decisión 85, se estableció allí una condición suspensiva para dar nacimiento al derecho de la renovación de una marca, cual era la demostración de su uso.

Si esta condición no se dio porque el titular no demostró en tiempo oportuno el uso de la misma, el término de vigencia del registro de la marca expiró al vencerse el período de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento. Pretender 20/01/97 29.40 que el registro permaneció en vigencia, implicaría aceptar la posibilidad de que la culpa o negligencia de quien fue titular de la marca en demostrar oportunamente su uso pueda ser generadora de un derecho a la renovación, ilimitado en el tiempo, lo cual choca con los principios generadores de las fuentes del derecho y en especial con el de que nadie puede alegar su culpa en provecho propio.

Aún en el supuesto, inadmisible de que la marca hubiese estado vigente al momento de expedirse la Decisión 344, de conformidad con el artículo 99 de dicha Decisión, el titular de la marca gozaba de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación, al cabo del cual debía aplicarse el artículo 114 de la Decisión 344 sobre cancelación del registro de la marca cuando el titular no solicita la renovación dentro del término legal incluido el período de gracia de seis meses.

A este respecto, el Tribunal en sentencia 09IP-94 (Gaceta Oficial 180 de 10 de mayo de 1995), ha dicho: “ El registro caducado, deja en libertad al propio titular o un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro”, “Acorde con la Legislación Comunitaria, la marca tendrá su eficacia legal hasta el día del vencimiento del período de gracia, eficacia que se traduce, inclusive como un impedimento de irregistrabilidad para marcas semejantes o similares, que se pretenda inscribir durante el lapso total de la vigencia del registro de una marca ”.

Sobre el particular el Dr. Marco Matías Alemán (“Marcas”, página 118) dice: ‘Bajo la Decisión 85 al momento de hacer la solicitud de renovación se debían aportar las pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca, ya fuera en Colombia o en otro País de la Subregión’. Bertone y Cabanellas (pág. 203) señalan: ‘Si no se cumple con este requisito formal, que debe acompañar la solicitud de renovación antes de la expiración del término final para su presentación, la marca registrada se extinguirá por falta de renovación. La presentación de la declaración jurada o la acreditación del uso de la marca con posterioridad a la expiración del registro, no impedirán su extinción’.

En la GACETA OFICIAL Legislación Argentina se exige la declaración del uso durante 5 años previo a la renovación (artículo 20 de la ley 22362) ”. 5. Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 La Comisión del Acuerdo de Cartagena en su técnica legislativa ha sido cuidadosa en establecer mecanismos adecuados para que las situaciones jurídicas preexistentes al momento de entrar a regir la ley comunitaria, fueran atendidas y consideradas.

En esta forma la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, previó la situación de los derechos adquiridos optando por homologar todos aquellos derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la normativa andina, previendo que el derecho de propiedad industrial válidamente otorgado, subsistirá por el tiempo en que hubiere sido concedido.

Aplicadas las reglas de tránsito legislativo a que se refiere la disposición transitoria primera al caso del registro de propiedad industrial, concedido válidamente bajo el imperio de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a él le serían atribuirles los postulados de protección del derecho adquirido o de la situación jurídica concreta, por parte del ordenamiento jurídico que le sirvió de origen y que continuaría amparándolo mientras subsista la validez del registro.

En el evento en que no se diere la presencia de validez del registro porque éste había caducado o cumplida su fecha de vencimiento sin que hubiere podido ser prorrogado en tiempo oportuno, se estaría ante la ausencia de una situación jurídica concreta y cualquier intento de revivirla implicaría la necesidad de presentar ante la oficina nacional competente una nueva solicitud de registro dentro de los términos establecidos en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA C O N C L U Y E: 1. El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria por los órganos del Acuerdo, por todos los Países Miembros, por los funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho ordenamiento, y para los particulares. 2. Los artículos 84, de la Decisión 85 y 144 de 20/01/97 30.40 la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena están inspirados en los principios fundamentales de aplicación directa de la ley comunitaria, sin complemento legislativo interno y de preeminencia sobre la ley nacional, siendo inaplicables las disposiciones de derecho interno que contradigan o sean irreconciliables con la norma comunitaria. 3.

Las normas contenidas en el ordenamiento jurídico comunitario relativas al régimen de propiedad industrial, establecen claramente los requisitos para el otorgamiento de los registro de marcas y señalan específicamente los procedimientos sumarios para la renovación del registro de una marca, siendo vedado a los países miembros establecer requisitos adicionales no contemplados en la ley comunitaria, como sería la declaración por el administrador nacional, del desistimiento tácito de una solicitud de renovación. 4.

La prueba de uso de la marca era aplicable a las solicitudes de renovación del registro, presentadas durante la vigencia de la Decisión 85, artículo 70 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Según ésta el derecho a la renovación del registro de la marca estaba sujeto a una condición suspensiva, de manera que no pudo nacer a la vida jurídica si el titular se abstuvo de demostrar oportunamente el uso de la marca ante la Oficina Nacional Competente. 5.

De conformidad con el artículo 143 de la Decisión 344, el fortalecimiento por las legislaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial, sólo es posible de establecer siempre que con ello no se restrinja el régimen común en sus propósitos, ni se recorte la protección de los derechos, que dicho régimen consagra. 6. Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, no se podría admitir que sea válida la renovación del registro de una marca cuya prórroga fue solicitada en vigencia de la Decisión 85, sin comprobación del uso de la misma exigido por el artículo 70 de esta norma, pues ello implicaría reconocer que la culpa o negligencia en el cumplimiento de la ley sobre demostración de uso, pueda generar un derecho a la renovación, ilimitado en el tiempo.

GACETA OFICIAL 20/01/97 7. Dentro del régimen de la Decisión 85 el registro de una marca expiraba al transcurrir los cinco años de su otorgamiento o de su última renovación, cuando no se hubiere dado cumplimiento a la solicitud de renovación acompañada de la prueba de uso. Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO 8.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. 9. Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. 31.40 Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Gualberto Dávalos García PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO PROCESO 32-IP-95 Interpretación Prejudicial del artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal; de los artículos 99 inciso segundo, y Disposición Transitoria primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; del artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Presentada por el doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Caso: Productos Concentrados Argom. Aliños el Cheff Ltda. Marca Cheff. Expediente Nacional N°3245. Quito, Noviembre 8 de 1996 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por conducto del Consejero Ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, en oficio dirigido a este Tribunal dentro del proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho, expediente No. 3245, seguido contra la Nación representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en el que figura como demandante la firma Productos Concentrados Argom - Aliños El Cheff Ltda., solicita a este Tribunal Comunitario, interpretar por la vía prejudicial el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el artículo 63 de la Decisión 85 y el artículo 99, inciso 2°de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que tanto el tribunal solicitante, como este Tribunal Comunitario son competentes para solicitar e interpretar, respectivamente las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuer- GACETA OFICIAL do de Cartagena, de acuerdo con los artículos 28 y 29 del Tratado constitutivo del Tribunal Andino. Que la solicitud del Tribunal requirente reúne los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y de conformidad con lo establecido en el literal c) de dicho artículo el Consejo de Estado de la República de Colombia hace el siguiente informe sucinto de los hechos que estima relevantes para la interpretación: “ Como hechos relevantes para la interpretación se señalan los siguientes: “1.

La sociedad PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM -ALIÑOS EL CHEFF LTDA.- a través de apoderado, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la renovación del registro N° 116.024 de la marca SCHEIK, para distinguir los productos de la clase 30, solicitud que fue tramitada bajo en expediente N° 302.116. “2. Mediante la Resolución N° 35634 de 26 de Agosto de 1994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó el archivo de la solicitud de renovación argumentando que no se aportó la prueba de uso de la marca.

“3. Contra la Resolución mencionada se interpuso el recurso de apelación, el cual fue decidido mediante la Resolución N° 2399 de 3 de noviembre de 1994, expedida por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, en el sentido de confirmar la Resolución N° 35634, mediante la cual se había ordenado el archivo de la solicitud. “Para sustentar el cargo de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la actora lo siguiente: “1.

Tanto la División de Signos Distintivos como la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, dependencias ambas de la Superintendencia de Industria y Comercio, no dieron aplicación a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, esto es, no tuvieron en cuenta las normas de dicha Decisión relativas a renovaciones de registros marcarios. 20/01/97 32.40 “Al no darse aplicación directa e inmediata a esta Disposición Transitoria se violó consecuencialmente el artículo 3° del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que dispone que las Decisiones rigen a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo o en la fecha que ellas señalen, que para la Decisión 344, según su Disposición Transitoria Segunda, lo fue el 1° de enero de 1994.

“2. Se violó el inciso 2° del artículo 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que las dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio antes mencionadas no tuvieron en cuenta que la renovación solicitada no exigía prueba de uso y que, por tanto, debía ser otorgada (o concedida) en forma automática. “3.

Se violó el artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en concordancia con el artículo 80 de la Decisión 313 y el artículo 91 de la Decisión 344): al omitir la aplicación de la norma mencionada, debiendo hacerlo, que señala un plazo de sesenta días para completar las solicitudes incompletas en materia de solicitudes de registros marcarios y sus consiguientes renovaciones; y al aplicar, sin ser procedente, los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo de Colombia, que son normas especiales, de excepción, y, por consiguiente, de interpretación restrictiva, no aplicables por vía de analogía en lo referente a desistimientos de peticiones en materia de registros marcarios y sus consecuenciales renovaciones.

“En parte alguna la Decisión 85, disponía que la falta de respuesta al requerimiento de aportar documentos generaba, como sanción, que se tuviera por desistida la solicitud ” Este Tribunal estima además necesario, para orientar la presente interpretación prejudicial, hacer una síntesis de los argumentos esgrimidos por la demandada (la Nación Colombiana) por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio en memorial sustentatorio de la contestación de la demanda.

La demandada arguye que el solicitante de renovación de registro de la marca SCHEIK no dio cumplimiento al requerimiento formulado bajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comi- GACETA OFICIAL sión del Acuerdo de Cartagena, por el entonces Jefe de la División de la Propiedad Industrial, para que el interesado allegara la prueba de uso de la marca, cuya renovación fue solicitada en 1989.

Agrega que las resoluciones demandadas no han incurrido en violación de normas de carácter superior, puesto que la Superintendencia de Industria y Comercio obró dentro de sus precisas atribuciones legales conferidas por la ley, el Código Contencioso Administrativo y la Decisión 85 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena y la solicitud de registro atrás mencionada, se resolvió con arreglo a la Decisión 85, aplicable, válida y legalmente a la solicitud de renovación. Que no se incurrió, por parte del Superintendente de Industria y Comercio, en violación de las normas legales a que se refiere la demandante y “menos aún, en lo previsto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual solamente entró a regir el 29 de octubre de 1993 (sic), mucho tiempo después” de la actuación administrativa cuya legalidad se cuestiona.

Que en el expediente anexo a la consulta, se incluyen, en copias, los siguientes documentos: poderes de la parte demandante; Resoluciones 35634 de 26 de agosto de 1994 y 2399 de 3 de noviembre del mismo año; recurso de 20/01/97 33.40 apelación a la resolución N° 35634 presentado por la actora a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia mencionada; texto de la demanda de nulidad referida al inicio de esta sentencia; texto de la contestación de la demanda por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio; así como otros documentos relativos a la tramitación del expediente interno.

CONSIDERANDO: 1. Normas Objeto de la Interpretación De la descripción de los hechos a que este Tribunal ha hecho referencia en páginas anteriores, se desprende claramente que la parte actora solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la renovación de su registro N° 116024, para la marca Cheff clase 30, dentro de la vigencia del artículo 70 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

De igual modo corresponde interpretar el artículo 3°, inciso primero del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Su texto se transcribe a continuación: GACETA OFICIAL Tratado del Tribunal “Artículo 3.- Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”..“ DECISION 85.“Artículo 63: Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos del Artículo 60 o no se han acompañado los documentos previstos en el Artículo 61, la oficina nacional competente notificará al interesado para que en un plazo de sesenta días hábiles haga las correcciones a que hubiere lugar o presente los documentos que faltaren, sin que esto perjudique la prioridad prevista en el presente Capítulo.

“Artículo 70: Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro ”. “ DECISION 344.“Artículo 99: La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia. “La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata.

Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca. “Artículo 114: El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, 20/01/97 34.40 de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. “Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro.

“Artículo 143: Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas. “Artículo 144: Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros ”.

Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. 2.

Naturaleza Especial del Registro y Diferencias con la Renovación de la Marca Ni la Decisión 85, ni las posteriores reformas del régimen común sobre Propiedad Industrial, en lo referente a las marcas de fábrica, establecen en forma expresa identidad entre la figura del registro de una marca y la renovación de la misma, de manera tal que ellas regulan actuaciones procesales autónomas cuyos requisitos, naturaleza y fines están claramente delimitados en la legislación comunitaria andina.

Este Tribunal Comunitario ha definido ya en su interpretación prejudicial 13-IP-95, caso GAMBRO LUNDIA AB. Gaceta Oficial N° 207 de 29 de abril de 1996, el contenido del artículo 70 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena sobre renovación de la marca y lo ha distinguido del procedimiento registral. Dicha Jurisprudencia ha sido recogida por el Consejo de Estado de GACETA OFICIAL la República de Colombia, en sentencia del 27 de junio de 1996.

El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro de la marca, constituyendo la renovación una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo. “En el procedimiento del registro, se admiten correcciones y oposiciones y se controvierten derechos. La renovación no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe, bajo estas consideraciones aceptar oposición u observación a una marca o denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo (novedad, distintividad o visibilidad) o afectan a derechos de terceros (marcas similares), pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite del registro.

Estas materias o puntos podrían ser objeto de otras acciones que la norma comunitaria consagra como es el caso de la nulidad del registro. “El registro de la marca y la renovación de la misma son figuras jurídicas diferentes en los fines que cada una persigue; y, en tal virtud no cabe aplicarse a la renovación un trámite o un procedimiento similar o semejante al de la concesión del registro de la marca, en el cual se pueden discutir eventualmente derechos de terceros o causales de irregistrabilidad que no se presentan dentro de la renovación. “La sección segunda de la Decisión 85 (artículos 60 y 68) contempla las disposiciones para el procedimiento de registro de una marca. 20/01/97 35.40 Su inaplicabilidad para el trámite de renovación es evidente, por consideraciones diferentes que miran al objetivo del registro y de la renovación, la que, hasta por un sentido práctico, debe tramitarse sumarísimamente por cuanto el goce o la continuación del goce de un derecho no puede estar suspendido indefinidamente o sujeto a un engorroso procedimiento como sucede con el registro de marcas.

“Una marca sólo podrá extinguirse o anularse por las causales previstas en la Decisión 85 pudiendo acudir los Países Miembros a normas supletorias del Derecho Interno, únicamente en aquellos puntos en que existen vacíos en la legislación comunitaria (Procesos 5-IP-95, Gaceta Oficial 179 del 28 de abril de 1995). “La renovación de una marca, de conformidad con la Decisión 85, depende de la voluntad del titular traducida en dos aspectos: la prueba de uso de la utilización de la marca y la presentación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la solicitud correspondiente por parte del titular, quien podría desistir de la solicitud o renunciar al derecho que la ley marcaria le confiere.

La Norma Comunitaria y el Derecho Interno. Aplicación Directa y Preferente. En la Comunidad Andina el principio de aplicación directa del derecho comunitario se deriva tanto de la Jurisprudencia como del derecho positivo comunitario. Es, a su vez, base GACETA OFICIAL fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional.

La jurisprudencia ha desarrollado el principio de la aplicación directa, partiendo de la Sentencia de nulidad de fecha 10 de Junio de 1987 (Gaceta Oficial N° 21, de 15 de julio de 1987), al expresar que “ha de tenerse en cuenta además, que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Organos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino”.

En el examen de la actuación administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la División de Signos Distintivos que se cuestiona en el proceso interno, la parte actora arguye en primer lugar que se violó el régimen comunitario por haberse omitido dar aplicación al artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que señala un plazo de 60 días para completar las solicitudes incompletas y en segundo lugar se aplicaron sin ser procedentes los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo sobre solicitud de informaciones y documentos adicionales y sobre presunción de desistimiento de una solicitud por no dar respuesta al requerimiento de requisitos adicionales por la administración, en el plazo de dos meses.

De la primera parte de las consideraciones de la presente sentencia ha quedado claro que siendo figuras distintas la del registro y la de renovación del mismo, a esta última no le es aplicable el artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En cuanto a la segunda objeción de la parte actora sobre no aplicabilidad de los artículos 12 20/01/97 36.40 y 13 del Código Contencioso Administrativo colombiano, cabe dar alcance a los artículos 84 de la Decisión 85 y 143 y 144 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, para determinar cual ha sido la evolución jurisprudencial en cuanto a las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno y a la inaplicabilidad de este último.

En vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal desde el caso 2-IP-88, en sentencia de 25 de mayo, (Gaceta Oficial N° 33 de julio 26 de 1988), se refirió al artículo 84 de la Decisión 85 sobre desarrollo normativo interno de la ley comunitaria. Fue enfático el Tribunal en afirmar que la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno,anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”.

Esta jurisprudencia aplicable también al actual artículo 144 de la Decisión 344 ha sido reiterada por el Tribunal. En el caso 10-IP-94 se pronunciaba así el Tribunal haciendo compatible la jurisprudencia expedida desde 1988 con el actual artículo 144 de la Decisión 344 vigente: “ El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma GACETA OFICIAL restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión ‘régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

En los procesos 3-IP-94 (Gaceta Oficial 162 de 9 de septiembre de 1994), 6-IP-94 (Gaceta Oficial 170 de enero 23 de 1995) y 10-IP-94 (Gaceta Oficial 177 de abril 20 de 1995), el Tribunal se refirió al contenido del artículo 143 de la Decisión 344 sobre fortalecimiento por las legislaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial, en los siguientes términos: “ Los países signatarios por imperio de la norma comunitaria vigente, Decisión 344, pueden fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales internas con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y además, deben legislar sobre lo no comprendido en la norma comunitaria.

De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se 20/01/97 37.40 restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.

“Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional ”.

Situación Jurídica de la Marca frente al Tránsito Legislativo Preocupa sobremanera a este Tribunal que al amparo de la aplicación equívoca de la ley interna frente al régimen marcario andino, por fallas en la administración interna de los países, GACETA OFICIAL puedan beneficiarse y estimularse las prácticas precisamente rechazadas por el sistema marcario andino, como la marca defensiva, cuando se registra sin la intención de usarla, con el solo propósito de impedir el uso y el registro de una marca legítima.

En el presente caso el procedimiento gubernativo o administrativo que se examina en el proceso interno transcurrió desde mayo 09 de 1989, fecha de la solicitud de renovación del registro y agosto de 1994 fecha en que la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el archivo de la renovación del registro. En ese lapso rigieron en cuanto hace a la renovación del registro las Decisiones 85, artículo 70 y 344, artículo 99, ambas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

De la sucesión de los hechos y del derecho supuestamente aplicable a ellos se pueden dar las siguientes hipótesis: Al entrar en vigencia las Decisiones 311, 313 y 344, la marca en estudio estaba vigente, y su renovación debió concederse al amparo del artículo 99 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, de manera automática y sin la exigencia de la prueba del uso de la marca; o, En la segunda hipótesis, el derecho a la renovación del registro de la marca no nació a la 20/01/97 38.40 vida jurídica por cuanto su titular no demostró ante la oficina nacional competente, que estaba utilizando la marca en cuestión en cualquier País Miembro; ante la eliminación de prueba de uso de la marca, al entrar en vigencia la Decisión 344, se tiene que el titular de la marca no había solicitado su renovación dentro del término legal previsto por la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, habiendo perdido por tanto su derecho a obtener la renovación. Frente a las dos hipótesis planteadas en los términos anteriores, al tenor de lo dispuesto en el artículo 70 de la Decisión 85, se estableció allí una condición suspensiva para dar nacimiento al derecho de la renovación de una marca, cual era la demostración de su uso.

Si esta condición no se dio porque el titular no demostró en tiempo oportuno el uso de la misma, el término de vigencia del registro de la marca expiró al vencerse el período de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento. Pretender que el registro permaneció en vigencia, implicaría aceptar la posibilidad de que la culpa o negligencia de quien fue titular de la marca en demostrar oportunamente su uso pueda ser generadora de un derecho a la renovación, ilimitado en el tiempo, lo cual choca con los principios generadores de las fuentes del derecho y en especial con el de que nadie puede alegar su culpa en provecho propio.

A este respecto, el Tribunal en sentencia 09-IP-94 (Gaceta Oficial 180 de 10 de mayo de 1995), ha dicho: “ El registro caducado, deja en libertad al propio titular o un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la mis-ma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro”, “Acorde con la Legislación Comunitaria, la marca tendrá su eficacia legal hasta el día del vencimiento del período de gracia, eficacia que se traduce, inclusive como GACETA OFICIAL un impedimento de irregistrabilidad para marcas semejantes o similares, que se pretenda inscribir durante el lapso total de la vigencia del registro de una marca ”.

En la Legislación Argentina se exige la declaración del uso durante 5 años previo a la renovación (artículo 20 de la ley 22362) ”. 5. Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 La Comisión del Acuerdo de Cartagena en su técnica legislativa ha sido cuidadosa en establecer mecanismos adecuados para que las situaciones jurídicas preexistentes al momento de entrar a regir la ley comunitaria, fueran atendidas y consideradas.

En el evento en que no se diere la presencia de validez del registro porque éste 20/01/97 39.40 había caducado o cumplida su fecha de vencimiento sin que hubiere podido ser prorrogado en tiempo oportuno, se estaría ante la ausencia de una situación jurídica concreta y cualquier intento de revivirla implicaría la necesidad de presentar ante la oficina nacional competente una nueva solicitud de registro dentro de los términos establecidos en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA C O N C L U Y E: 1. El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria por los órganos del Acuerdo, por todos los Países Miembros, por los funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho ordenamiento, y para los particulares. 2. Los artículos 84, de la Decisión 85 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena están inspirados en los principios fundamentales de aplicación directa de la ley comunitaria, sin complemento legislativo interno y de preeminencia sobre la ley nacional, siendo inaplicables las disposiciones de derecho interno que contradigan o sean irreconciliables con la norma comunitaria. 3.

La prueba de uso de la marca era aplicable a las solicitudes de renovación del registro, presentadas durante la vigencia de la Decisión 85, artículo 70 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Según ésta el derecho a la renovación del registro de la marca estaba sujeto a una condición suspensiva, de manera que no pudo nacer a la vida jurídica si el GACETA OFICIAL 20/01/97 40.40 titular se abstuvo de demostrar oportunamente el uso de la marca ante la Oficina Nacional Competente.

Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. 5. De conformidad con el artículo 143 de la Decisión 344, el fortalecimiento por las legislaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial, sólo es posible de establecer siempre que con ello no se restrinja el régimen común en sus propósitos, ni se recorte la protección de los derechos, que dicho régimen consagra. 9.

Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. 6. Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, no se podría admitir que sea válida la renovación del registro de una marca cuya prórroga fue solicitada en vigencia de la Decisión 85, sin comprobación del uso de la misma exigido por el artículo 70 de esta norma, pues ello implicaría reconocer que la culpa o negligencia en el cumplimiento de la ley sobre demostración de uso, pueda generar un derecho a la renovación, ilimitado en el tiempo. 7.

Dentro del régimen de la Decisión 85 el registro de una marca expiraba al transcurrir los cinco años de su otorgamiento o de su última renovación, cuando no se hubiere dado cumplimiento a la solicitud de renovación acompañada de la prueba de uso. 8. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Gualberto Dávalos García PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría.- CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Editado por la Junta del Acuerdo de Cartagena - P. de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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