PROCESO 31-IP-96 Interpretación prejudicial de los artículos 83 y 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Expediente Nº 2699. Sociedad Productos Concentrados Argom - Aliños el Chef, Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta).

Quito, 3 de Diciembre de 1997 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: Que dentro de la acción de nulidad contra la Resolución Nº 6867 de 30 de junio de 1993, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de lndustria y Comercio, cuyo demandante es la Sociedad de Productos Concentrados Argom, Aliños el Cheff, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 83 y 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al aceptar la solicitud admite la competencia del Consejo de Estado de la República de Colombia para requerir la interpretación conforme al artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, y que éste a su vez tiene competencia para resolver según el artículo 28 del mismo instrumento.

Que la solicitud recibida por el Tribunal comunitario reúne los requisitos contenidos en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184). Que el Consejero solicitante señala como informe sucinto de los hechos los siguientes: “ A título de restablecimiento se solicita se admita la demanda de observaciones (oposiciones) y previa la notificación correspondiente, se conceda plazo a SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. (solicitante del registro de la marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA -etiqueta- para que presente sus alegatos ”.

“.

HECHOS DE LA DEMANDA “Se alega en la demanda que la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. presentó solicitud de registro de la marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 artículo 2º del Decreto 755 de 1972, solicitud a la cual le correspondió el expediente administrativo 293.701.

“Hechas las publicaciones de rigor, la sociedad PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM-ALlÑOS EL CHEFF LTDA., sigla ALIÑOS EL CHEFF LTDA. presentó demanda de observaciones (oposición) al registro de la marca COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta), no obstante lo cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no notificó a la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., solicitante del registro, para que alegara si lo estimare conveniente y en su lugar, decidió expedir el acto administrativo que se demanda, rechazando la observación presentada y argumentando que los elementos figurativos que integran la marca solicitada nada tienen que ver con los mismos elementos de la marca que sirvió de base para la oposición. “5.

FUNDAMENTOS DE DERECHO “En los fundamentos de derecho manifiesta el actor que se violaron las siguientes normas: “a) El artículo 83 literal c) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto no obstante la observación presentada, la División de Signos Distintivos estimó que la misma se basó en una marca evidentemente distinta.

“La sociedad actora tiene registradas otras marcas como COCINERITO para distinguir productos de la clase 35 y con base en la cual formuló la oposición; EL COCINERITO (etiqueta) para productos de la clase 39; EL CHEFF (etiqueta) para productos de la clase 41. “La marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDAS (etiqueta), contra la cual se formuló la observación es similar y confundible con las marcas citadas, similitud que se hace más evidente si se aplican los principios establecidos internacionalmente, que permiten apreciar la existencia de la semejanza entre dos marcas.

"La comparación debe apreciarse, dice el actor, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias; la semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto; la imitación debe apreciarse por impresión, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas; la imitación debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio y que presta la atención común y ordinaria, atención que habrá de valorarse teniendo en cuenta el tipo de producto y la calidad del comprador.

“b) El artículo 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se violó esta norma por cuanto la División de Signos Distintivos no notificó al solicitante del registro de la marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta) sobre la oposición (observaciones) formulada por la sociedad Productos Concentrados Argom Aliños El Cheff para que en un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables presentara los alegatos que estimare convenientes ”.

Como en las solicitudes recibidas del Consejo de Estado de la República de Colombia, en otras oportunidades, se nota también acá que esa alta jurisdicción no incorpora en la síntesis de los hechos a que se refiere el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, los argumentos de la parte demandada, lo cual debe ser subsanado por este órgano comunitario en aras de la economía procesal en el manejo de las interpretaciones prejudiciales.

No obstante sería a todas luces conveniente que desde su origen en las solicitudes viniera la síntesis completa de los hechos para dar cumplimiento así al principio de bilateralidad y contradicción en el proceso judicial, en el que todas las partes gozan de iguales derechos para intervenir en el mismo. Contestación de la Demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, al contestar la demanda solicita no tener en cuenta las pretensiones esbozadas por ella, con base en los siguientes argumentos: Considera la demandada que la actuación en el caso controvertido cumplió con las disposiciones legales vigentes en materia de marcas y con base en lo previsto en el artículo 83 literal c) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Superintendencia no admitió las observaciones presentadas por la parte actora, habida cuenta de que los elementos figurativos que integran la marca solicitada en registro, eran distintos a los de las marcas registradas que legitimaron la oposición. Que la Resolución 6867 demandada fue notificada debidamente a la parte actora, pero como quiera que las observaciones fueron rechazadas de oficio con base en el propio artículo 83, no era necesaria la notificación a la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. de Suiza, pues el citado artículo en su literal c) establece que la Oficina Nacional Competente rechazará de oficio la observación presentada contra la solicitud de registro de la marca en cuestión en el evento de que ésta se base en marca evidentemente distinta o que pertenezca a clases disímiles, lo cual resulta del examen y confrontación de las marcas (etiquetas) atendiendo al contenido específico de ellas o sea en su aspecto puramente gráfico y visual, prescindiendo de las palabras o denominaciones, como lo ha sostenido el Consejo de Estado en fallo de 5 de junio de 1992.

Agrega que dicho examen concluyó con que las etiquetas son distintas entre sí y no existe posibilidad de confusión entre las mismas. Finaliza anotando además que el conjunto de la marca solicitada en registro frente al conjunto de las marcas registradas que dieron lugar a la oposición es novedosa, visible y suficientemente distintiva, y por consiguiente susceptible de registro marcario.

CONSIDERANDO: 1. Normas Objeto de lnterpretación Las normas solicitadas en interpretación y su texto, son las siguientes: “DECISION 313 “Artículo 83.- La Oficina Nacional Competente rechazará de oficio aquellas observaciones que, cumpliendo con los requisitos establecidos por la presente Decisión, están comprendidas en algunos de los siguientes casos: a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente; b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa; c) Que la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles, a menos que la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta; o, d) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca.” “Artículo 84.- Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada.” 2.

Procedimiento de observaciones Las observaciones al registro son resultado del derecho de que gozan quienes tengan interés legítimo y los particulares propietarios de una marca para oponerse al registro de otra cuando de ella se predique imitación, semejanza o identidad, que pueda atentar contra el juicio del consumidor medio e inducirlo a confundirse o a errar en la selección de los productos.

La facultad de presentar observaciones en el caso del propietario de una marca se deriva del derecho al uso exclusivo de la misma de que goza en ejercicio del ius prohibendi que lo legitima para actuar. Las observaciones al registro marcario constituyen un incidente dentro del proceso administrativo que corresponde decidir a la Oficina Nacional Competente como entidad a quien se ha asignado la función de otorgar o denegar el registro.

Este tipo de oficinas tienen facultad reglada para el trámite de las observaciones, en la medida en que se les faculta para, de acuerdo con la ley, rechazar de oficio aquellas observaciones que se susciten en una supuesta similitud de marcas, cuando de una comparación superficial de la marca en conflicto resulten -según criterio del funcionario administrativo- ser evidentemente distintas; es decir cuando a primera vista no ofrezca lugar a dudas con respecto a la ausencia de confundibilidad.

En tal caso, como lo establece el artículo 83 literal c) de la Decisión 313, la Oficina Nacional Competente puede rechazar las observaciones de plano y de oficio, salvo que la mera solicitud de registro pueda causar al titular de la marca, ya registrada con anterioridad, perjuicio económico o comercial injustificado por razón de una posible dilución de la fuerza distintiva.

La otra posibilidad para la Oficina Nacional Competente sería la de que conforme al artículo 84 de la prenombrada Decisión, admitiera a trámite la observación, caso en el cual deberá notificarla al peticionario del registro para que éste presente sus alegatos. Naturalmente que desde el punto de vista procedimental este requisito tiene por objeto cumplir con el principio fundamental de contradicción y de derecho de defensa.

Sinembargo, si las observaciones son rechazadas conforme al literal c) del artículo 83 mencionado porque a juicio de la Oficina Nacional Competente no se basan en elementos de confundibilidad -puesto que las marcas en supuesto conflicto son evidentemente distintas- entonces por ausencia de materia no habría lugar a la contradicción y sería necio e inocuo pretender que se notificara al solicitante del registro.

Esto ocurre, se repite, sólo en el supuesto de evidente o palmaria diferenciación de las marcas. 3. La Dilución de la Marca El artículo 83 literal c) de la Decisión 313, establecía una excepción al rechazo de oficio de las observaciones cuando, a pesar de que las marcas en conflicto sean distintas o que pertenezcan a clases disímiles, se produzca dilución en la marca registrada con daño injusto para su propietario.

A diferencia de lo que ocurre en el derecho marcario estadounidense y en el inglés, la legislación comunitaria apenas menciona el fenómeno de la dilución de las marcas en el artículo que se comenta -hoy derogado por la Decisión 344- que trata sobre la dilución en el artículo 104 sobre derecho al ius prohibendi que tiene el titular de una marca frente al uso de un signo idéntico o similar que produzca dilución de la fuerza distintiva de la marca.

El fenómeno de la dilución tiene aplicación frente a la marca notoria y a la renombrada, que en el derecho anglosajón da lugar a acciones concretas; está basado en el debilitamiento de la principal característica de una marca como es su distintividad. Puede generarse la dilución bien por el uso no autorizado de la marca en productos o servicios distintos a los relacionados con la registrada, que pueden ocasionar que la marca cese de cumplir sus funciones de único identificador de los productos de su titular; también puede darse el fenómeno cuando el registro de la marca para otros productos de distinta clase se asocia con la mala calidad de otros bienes o servicios ofrecidos en el mercado.

Desde el punto de vista probatorio los autores coinciden en calificar la dilución como un hecho de difícil comprobación, a no ser que ella se asocie con el fenómeno de la confusión marcaria. Para este Tribunal la figura de la dilución, en el contexto del literal c) que se comenta sólo cabe cuando los productos a que se refiere la marca en observación o sujeta a oposición sean evidentemente distintos o pertenezcan a clases distintas del nomenclator.

Así lo considera la doctrina cuando señala que la dilución es el “cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos.” (Schechter, citado por Jorge Otamendi en "Derecho de Marcas", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 377). El profesor Fernández Novoa, “Derechos de Marca”, pág. 127 al tiempo de comentar la legislación española sobre la materia, indica que la ley prohibe registrar como marca “los signos que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados” para prevenir el “riesgo de debilitamiento de la reputación de una marca altamente renombrada. 4.

Las Marcas Figurativas Algunos autores (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, 1984, pág. 227) distinguen las marcas figurativas, de las marcas puramente gráficas en la medida en que la protección de aquellas se extiende tanto a la imagen representada en el signo como a la noción conceptual que dicho signo puede evocar.

En el caso de marcas figurativas, que corresponde al objeto de la controversia interna, el riesgo de confusión puede darse no solamente por la presencia de identidad o semejanza gráfica de las marcas sino por razón de identidad o semejanza de los conceptos que ellas evocan. (Fernández Novoa, obra citada). Estima el Tribunal que no puede ser aplicable el literal c) del artículo 83 de la Decisión 313 -en el sentido de que las marcas sean evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles- porque ambas corresponden a la misma clase del nomenclator y además, si bien entre ellas la parte gráfica presenta diferencias en cuanto a la configuración de la imagen "Un Cocinero con Gorro" frente a "Un gorro de Cocinero”, sí presentan indudablemente semejanzas conceptuales.

Esta apreciación no correspondería al supuesto de "marcas evidentemente distintas" a que se refiere el artículo 83 de la Decisión 313 en su literal c). De contera, no cumpliéndose este supuesto legal mal puede considerarse que dentro del caso en estudio se hubieran podido rechazar de oficio las observaciones formuladas por la sociedad Concentrados Argom Aliños el Cheff, como propietaria de la marca "Gorro Cocinero y Estrellas con Banda" (etiqueta). 5.

Examen de Comparabilidad Corresponde a la Oficina Nacional Competente en el examen de comparabilidad de las marcas acudir, como queda dicho, no solamente al contenido gráfico de las mismas sino también al contenido conceptual que lleva al consumidor a asociar las marcas con sus productos respectivos por el concepto que se haya formado de las mismas como consecuencia de su representación gráfica (figuras, estampas, dibujos, etc.).

Entre dos marcas gráficas con contenido figurativo el predominio en su examen de comparabilidad deberá darse con respecto a la representación gráfica de las mismas, así una de ellas contenga algún elemento denominativo, como es el caso en estudio, en el que una de las marcas lleva el nombre “El Cocinerito”. Por ser una de las marcas mixta y la otra gráfica, en el examen de registrabilidad deberá tomarse en consideración esta circunstancia para determinar el predominio del elemento gráfico.

En la hipótesis de dar aplicación al artículo 84 de la Decisión 313, es decir cuando no se den los supuestos para el rechazo de las observaciones y éstas deban admitirse a trámite, a la Oficina Nacional Competente corresponderá -dentro de su poder discrecional pero no arbitrario- estudiar tanto la similitud gráfica como la figurativa entre las marcas, basada en la comparabilidad de las semejanzas, su confrontación de conjunto, la similitud conceptual y el efecto de confusión o no, que pueda producirse en el consumidor medio ante la presencia de dos marcas en el mercado con productos pertenecientes a una misma clase del nomenclator.

Este Tribunal, en el caso 4-IP-94 señaló a manera indicativa los criterios generales que deberá tener en cuenta la Oficina Nacional Competente para determinar la similitud entre marcas que son aplicables al caso en estudio y por ello las reitera el Tribunal así: “ Criterios generales de apreciación de la similitud.- “La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales para facilitar la comparación y apreciar la similitud: a) Cotejo de conjunto, o visión en conjunto de las marcas comparables.

“Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras o viceversa. Riñe esta regla también con un “procedimiento matemático” de contabilizar las sílabas o letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad.

El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella. La imagen que retiene el público en último momento es “la primera impresión” que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una "ojeada superficial". “Sobre este punto se remite el Tribunal al fallo pronunciado en el proceso 1-IP-87: “ Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma.

Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ” “b) Cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos. “El consumidor en la gran generalidad observará las marcas en forma separada, y no simultáneamente, lo que permitirá conocer si la impresión o imagen dejada por la una, recuerda la imagen de la otra.

“c) Relevancia de las semejanzas más que de las diferencias. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos, que aparezcan en ella, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos" (Breuer, cita de Manuel Pachón, "Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial", Editorial Temis S.A. Bogotá, Página 69).

“d) La posición del juez.- “El juzgador en definitiva está defendiendo al consumidor y también al titular de la marca ante un posible riesgo de confusión. En su análisis debe suponerse si el público podría confundirse con las dos marcas antes que él personalmente”. A lo anterior el Tribunal Andino agrega ahora que en la comparación de las marcas gráficas ha de tomarse en consideración no solo la imagen visual que ellas suscitan, sino el concepto que evocan, por ejemplo, un utensilio, un oficio o una profesión (en el caso de "el Cocinero"), para lo cual es representativa la figura de un gorro de cocina que lleva a una única asociación de ideas: la de la profesión de cocinero.

En opinión de esta jurisdicción comunitaria, el examinador de las marcas ha debido tomar en consideración los anteriores criterios, particularmente el conceptual, antes de concluir en la evidente diferenciación de las marcas y de aplicar el literal c) del Artículo 83 de la Decisión 313. Con tales consideraciones en mente, una vez admitidas las observaciones la Oficina Nacional Competente debe dar aplicación al artículo 84 de la Decisión 313, notificando de ellas al solicitante del registro y otorgando un plazo de 30 días a quien presentó las observaciones para que haga valer los alegatos sustentatorios del incidente, todo ello antes de decidir sobre las observaciones.

En desarrollo del alcance legal contenido en las precedentes apreciaciones de esta sentencia. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. El derecho al uso exclusivo de una marca incorpora el ius prohibendi, y legitima al titular de ella y al interesado legítimo para presentar observaciones al registro marcario ante la Oficina Nacional Competente cuando se pretenda registrar una marca similar o idéntica a la suya, para los mismos productos o servicios.

El interesado legítimo también tiene el derecho de formular observaciones. 2. No hay lugar a aplicar el artículo 83 de la Decisión 313 cuando además de presentar algún grado de semejanza gráfica o conceptual, las marcas pertenecen a una misma clase de nomenclator. En tal caso el artículo aplicable sería el 84 que establece la admisibilidad de las observaciones y su traslado al peticionario del registro. 3.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 83 de la Decisión 313, la Oficina Nacional Competente está facultada para rechazar de oficio las observaciones al registro de una marca únicamente cuando las marcas en conflicto sean evidentemente distintas, salvo el caso de dilución de la marca notoria. 4. Las marcas figurativas dan lugar a confusión cuando de ellas se predica similitud por identidad o semejanza gráfica o conceptual. 5.

En el examen de comparabilidad entre dos marcas con elementos gráfico predominantes, la Oficina Nacional Competente debe dar preponderancia al aspecto relacionado con la similitud o diferenciación conceptual de las mismas para decidir sobre la aceptación o rechazo de las observaciones al registro marcario. 6. La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas debe ser el resultado de un examen comparativo que tome en consideración los criterios que la doctrina y jurisprudencia han elaborado para el cotejo marcario según lo expresado en la parte considerativa de esta sentencia. 7.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. 8. Remítase también copia de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.

Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.