Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año XIV - Número 318 Lima, 26 de enero de 1998 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 34-IP-95.- Solicitud de interpretación prejudicial del inciso primero del artículo 15 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, Consejera ponente doctora Nubia González Cerón, e Interpretación de oficio de los artículos 11, 12, 14 y 19 de la mencionada Decisión. Expediente Nacional No. 3122.

Actora “Sociedad International Business Machines Corporation” en el procedimiento de concesión de Patente: “Método para la entrega de órdenes en un sistema computador y la combinación de medios que lo hacen posible” Proceso 18-IP-96.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 96, en concordancia con el artículo 83 literal a), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; los dos últimos en concordancia con el Artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de dicho Acuerdo, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Nacional Nº 3384, actor: Sociedad Espumas Plásticas S.A., marca “POLIFOAM” Proceso 21-IP-96.- Solicitud de interpretación prejudicial, presentada por el doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, expediente nacional Nº 3363, parte actora Delictus Ltda., caso marca GOLOSIA.

Interpretación prejudicial de los artículos 58, literal f), 64, 65 y 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concordantes respectivamente, con los artículos 73 y 84 de la Decisión 313 y 83 literal a), 96 y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Los artículos 81, 83, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena Proceso 28-IP-96.- Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso-Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Expediente Nacional Nº. 1485, Caso: Marca “CIEL” e interpretación de oficio de los artículos 84, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95 y 96 de la Decisión 344 Proceso 31-IP-96.- Interpretación prejudicial de los artículos 83 y 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Expediente Nº 2699.

Sociedad Productos Concentrados Argom - Aliños El Cheff, Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 26/01/98 2.48 PROCESO No. 34-IP-95 Solicitud de interpretación prejudicial del inciso primero del artículo 15 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, Consejera ponente doctora Nubia González Cerón, e Interpretación de oficio de los artículos 11, 12, 14 y 19 de la mencionada Decisión. Expediente Nacional No. 3122.

Actora “Sociedad International Business Machines Corporation” en el procedimiento de concesión de Patente: “Método para la entrega de órdenes en un sistema computador y la combinación de medios que lo hacen posible”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, VISTOS: Pretende también que sea declarada nula la Resolución Nº 1229 dictada por la Superintendencia de Industria y Comercio el 3 de junio de 1994, a través de la cual se confirma la Resolución 03376, por la que se confirmó la resolución de abandono y se declara agotada la vía gubernativa. 1.

La consulta de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso que sigue la Sociedad Internacional Business Machines Corporation en contra de la Nación Colombiana, representada por el Superintendente de Industria y Comercio, autor del acto administrativo impugnado. Con dichos fundamentos, pretende asímos que se restablezca el derecho de INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION y se continúe con el procedimiento de concesión de patente, esto es, que se publique el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial y la continuación del trámite administrativo correspondiente. 2.

Las piezas procesales remitidas por el Juez requirente junto con la solicitud de interpretación, de las cuales este Tribunal, a fin de tener una visión global sobre los puntos controvertidos, estima conveniente referirse sintéticamente a la demanda propuesta por la Sociedad INTERNACIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION y a la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Los hechos relevantes detallados por el juez nacional y en los cuales se fundamenta la demanda, son: En Quito, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete. DEMANDA DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL BUSINES MACHINES CORPORATION La parte actora pretende obtener la nulidad de la Resolución Nº 03376 de 30 de septiembre de 1992 emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se ordena el archivo de la solicitud de patente de invención consistente en un “MÉTODO PARA LA ENTREGA DE ORDENES EN UN SISTEMA COMPUTADOR Y LA COMBINACIÓN DE MEDIOS QUE LO HACEN POSIBLE”, por considerarla abandonada. 1º.

Mediante memorial de 1o. de junio de 1990 se presentó ante esa División solicitud de patente de invención para “ENTREGA DE COMANDO PARA UN SISTEMA DE COMPUTACIÓN”, a nombre de INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, sociedad organizada y existente en las leyes del Estado de New York. 2º. En la anterior solicitud se indicó el número bajo el cual el poder correspondiente se encontraba protocolizado en esa División de Propiedad Industrial y a ella se anexaron los recibos por concepto de los derechos fiscales, de publicación del extracto y de los servicios administrativos iniciales. 3º.

El 27 de agosto de 1990 se notificó el auto de ese despacho por medio del cual se ordenaba completar la solicitud, dentro de un plazo de sesenta (60) días hábiles. GACETA OFICIAL 4º. El término de sesenta (60) días vencía el 22 de noviembre de 1990. 5º. El solicitante mediante memorial de 20 de noviembre de 1990, estando dentro del anterior término presentó la copia legalizada de la primera solicitud formulada en el extranjero y pidio el plazo de 60 días, expresamente establecido en el artículo 15 de la Decisión 85, para la entrega de la documentación restante. 6º.

El 28 de enero de 1991 se notificó el auto que concedía el plazo de sesenta (60) días solicitado por el peticionario para la presentación de los documentos e información faltante. 7º. El nuevo plazo vencía el 25 de abril de 1991. 8º. El 28 de febrero de 1991, estando dentro del anterior término, el solicitante presentó un memorial, (a) acompañando las descripciones, las reivindicaciones, los dibujos, el extracto de la solicitud en sus dos formas, el Arte Final requerido y el recibo por el pago del faltante de los derechos de publicación, (b) indicó el objeto de la solicitud y (c) modificó el título de la misma con el fin de que guardara armonía con la descripción y reivindicaciones. 9º.

Con todo lo anterior, es claro que el solicitante dio estricto cumplimiento, dentro de los plazos concedidos por esa División, a todo lo solicitado mediante auto notificado el 27 de agosto de 1990. 10º. El 10 de octubre de 1991, el doctor Alvaro Fontalvo rinde el Segundo Examen de Forma por técnicos, en el cual dice que: el objeto no se presentó en la forma requerida, que el pliego reivindicatorio presenta iteraciones de ésta innecesarias y una referenciación defectuosa, que el extracto para publicación no puede aceptarse porque no incluye todas las reivindicaciones independientes, que en ciertos dibujos hay algunos errores de transcripción, que no influyen en la comprensión de los mismos. 11º.

Del informe realizado por el perito no se da traslado al peticionario. 26/01/98 3.48 12º. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 03376, con base en el informe mencionado, ordenó el archivo de la solicitud por considerarla abandonada. 13º. El 6 de mayo de 1993, se interpuso contra dicha Resolución el recurso de reposición. 14º.

El 7 de marzo de 1994, la Superintendencia de Industria y Comercio dicta la Resolución 1229 mediante la cual confirma la Resolución de abandono por considerar erróneamente que no existe oportunidad legal para dar respuesta a las observaciones contenidas en el segundo Examen de Forma. 15º. Esta última Resolución fue notificada mediante Edicto el 23 de junio de 1994 y desfijado el 7 de julio de 1994.

Sobre el particular es pertinente puntualizar que la Superintendencia no pretermitió etapa alguna dentro del Trámite establecido en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, habida cuenta que concedió el plazo de que trata el artículo 15 de la Decisión para efectos de que el peticionario cumpliera con los requisitos señalados en la legislación aplicable, pues, se reitera, allegó la solicitud incompleta y, adicionalmente se le concedió el término de prórroga por él solicitado.

Sociedad International Business Machines Corporation considera que se ha violado el artículo 15 inciso primero de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “norma vigente al momento de presentar la solicitud”, ya que luego de analizar los artículos 11 y 12 de la Decisión, los cuales indican cuales son los datos que la solicitud debe contener y el trámite que corresponde dársele (artículo 14), y, además, el hecho de que la Oficina en el caso de que la solicitud no cumpliera con esos requisitos, podía permitir que el solicitante o presentare las observaciones o complementare los antecedentes dentro de un plazo de sesenta días, prorrogables por sesenta días más. La Sociedad International Business Machines Corporation, deduce entonces que “existía la posibilidad legal de que el peticionario no presentara (sic) la solicitud de patente de invención junto con todos los documentos requeridos o con sólo alguno de ellos, ya que se preveía un plazo para presentarlos.” GACETA OFICIAL 26/01/98 4.48 Alega el actor que no ha hecho más que mostrar su interés cumpliendo dentro de los plazos legales todas las providencias emanadas de la Administración, que no le fue posible presentarlas ya que los reparos no fueron jamás expuestos de manera clara y expresa por la oficina nacional competente.

Como conclusión se dice que: “Ninguno de los presupuestos requeridos para la declaratoria de abandono se cumplió en el caso en cues-tión” y que “las objeciones formuladas por el Examinador de Patentes además de no haber sido jamás notificadas al solicitante, carecen de fundamento legal.” La figura jurídica del ABANDONO como la establecía la Decisión 85, se surtía sólo cuando el solicitante no satisfacía las exigencias formuladas, esto es, cuando no aportaba los elementos de juicio que aclararan las observaciones del Examinador, o sea cuando en el término señalado el solicitante no absolvía los reparos formulados.

En el caso en que el solicitante hubiera absuelto las observaciones y redactado nuevamente las reivindicaciones de la invención soliciteda el examen definitivo puede llevar según los términos del artículo 20 a la aprobación total o parcial de la patente o a la denegación de la misma pero no a declarar el abandono. Sostiene el demandante asimismo que, “El Segundo Examen de Forma por Técnicos de fecha 10 de Octubre de 1991, en el cual se fundamenta la orden de archivo de la solicitud de patente tramitada bajo el Expediente 323.128 no fue jamás notificado al peticionario, razón por la cual éste no pudo nunca desvirtuar la opinión equivocada del Señor Examinador de Patentes sobre el contenido del objetivo de la solicitud, la referenciación de las reivindicaciones y el contenido del estracto.

No pudo ni controvertir las pruebas allegadas en su contra por el Ingeniero Técnico de Patentes, ni allegar las suyas, con lo cual muy seguramente se habría evitado la expedición de la Resolución número 03376 cuya declaratoria de nulidad ahora solicito”. El artículo 15 inciso 2o. de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena establece que “Si a la expiración del término señalado, el solicitante no satisface las exigencias formuladas se considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración”.

Por lo tanto, para proceder a la declaratoria legal del abandono es necesario que esté plenamente demostrado que el peticionario no presentó las observaciones requeridas o no complementó los antecedentes dentro de los plazos establecidos para el efecto. Asimismo, es procedente y carente de legalidad declarar el abandono de una solicitud de patente cuando no se ha procedido previamente a notificar a la parte interesada las observaciones encontradas, tal como aconteció con el segundo examen de forma en el presente caso.

Según el solicitante de la patente es absurdo pretender que los plazos que establecía el artículo 15 de la Decisión 85 debían entenderse como excluyentes, ya que de haber sido así, “las solicitudes presentadas de manera incompleta ante la Superintendencia deberían haber sido declaradas abandonadas de plano por la Administración, pues ya desde ese momento se sabría que no habría oportunidad legal de contestar las observaciones que en un futuro hiciere el Examinador a la documentación presentada.” La falta de notificación implica que el procedimiento seguido fue evidentemente irregular, por lo que el demandante alega que “el derecho de defensa fue flagrantemente irrespetado”.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. La autoridad administrativa demandada, en su contestación se limita a reiterar que no se incurrió en violación de las normas legales vigentes; reitera también la legalidad y validez del acto administrativo impugnado, en razón de que se han observado las normas contenidas tanto en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como en el Código Contencioso Administrativo y demás normas legales vigentes.

La Superintendencia está únicamente facultada “por dicha norma (artículo 15 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) para solicitar aclaraciones o subsanar las omisiones observadas en la solicitud, o para complementar la solicitud por estar incompleta, y conceder un término de sesenta (60) días, término que se podía prorrogar por una sola GACETA OFICIAL vez y por el mismo plazo, sólo a solicitud justificada del solicitante”.

De tal manera que “cuando pase al examen definitivo se puedan analizar estos documentos y se pueda determinar con suficiente claridad la novedad y su aplicación industrial”. De esta manera, “no significa que el sólo hecho de haber completado la solicitud dentro del término legal concedido, la solicitud sea apta para su publicación, y más aún cuando se presentó en forma tan incompleta como en el presente caso”.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 26/01/98 5.48 e) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla; f) Una o más reivindicaciones que precisen el alcance de la novedad y de la aplicación industrial de la invención; y g) Copia legalizada de la primera solicitud de patente presentada para la misma invención”.

De la tramitación de la solicitud Artículo 14: “Presentada la solicitud, la oficina nacional competente examinará si ella se ajusta a lo establecido en los literales a) y d) del Artículo 5; a lo dispuesto en los artículos 11 y 13 y si se han acompañado los documentos a que se refiere el Artículo 12”. De las solicitudes de patente Artículo 15: “Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos del artículo anterior, formulará los reparos a fin de que el peticionario presente sus observaciones o complemente los antecedentes dentro del plazo de sesenta días hábiles, que puede ser prorrogado por un plazo igual, en circunstancias debidamente justificadas, sin que pierda su prioridad.

Artículo 11: “Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la respectiva oficina nacional competente y deberán contener: “Si a la expiración del término señalado el solicitante no satisface las exigencias formuladas, se considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración. a) Nombre y apellido o la razón social y el domicilio del solicitante o los del inventor, si fuere el caso; “La descripción, las reivindicaciones y los planos o dibujos no pueden ser modificados sino en la medida que permitan remediar las objeciones señaladas por la oficina respectiva”.

Que el tenor literal de la norma, cuya interpretación se solicita y el de las que de oficio, el Tribunal considera pertinente interpretar es el siguiente: DECISIÓN 85 b) El título o nombre de la invención; y c) El objeto o finalidad de la invención”. Artículo 12: “A la solicitud deberá acompañarse: a) Los poderes que fueren necesarios; b) Comprobantes de pago de los derechos fiscales correspondientes, si fuere el caso; c) Los documentos que acrediten la existencia y la representación de la persona jurídica solicitante; d) Los planos y dibujos que procedieren;

Artículo 19: “Vencidos los plazos previstos en los Artículos 17 y 18, según el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es patentable, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 2, 3, 4 y en los literales b), c) y e) del Artículo 5; y en el caso de la patente de perfeccionamiento si el objeto de ella significa tal perfeccionamiento”.

Que a pesar de que el Juez requirente solicitó la interpretación exclusivamente del inciso primero del artículo 15 de la Decisión 85, este Tribunal estima procedente interpretar el artículo 15 en su conjunto. GACETA OFICIAL Que este Tribunal, tomando en consideración las normas transcritas y los hechos sintetizados, y con el fin de cumplir con su labor interpretativa, estima procedente referirse a los siguientes puntos: I. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE PATENTE EXIGIDOS POR LA DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA.

Los artículos 11 y 12 de la Decisión 85 establecen las formalidades que deben reunir las solicitudes de patentes; el primero de ellos enumera los requisitos que debe contener la solicitud; el segundo, por su parte, señala los documentos que se deben acompañar a la misma. La solicitud se debe presentar en la oficina nacional competente y en ella el solicitante debe indicar su nombre y apellido o la razón social, así como su domicilio.

Igualmente debe señalar el título o nombre de la invención y su objeto o finalidad, de una manera clara y completa (artículo 12 lit. e)). Este Tribunal al referirse al título de la invención ha precisado que “es importante señalar que todo invento por su misma novedad, necesita ser identificado, mediante un nombre, para distinguirlo de los inventos ya existentes.

El solicitante puede darle al invento el título o nombre que considere más apropiado, según su naturaleza, siempre que ese título o nombre no se preste a confusión con otro ya existente. El título o nombre sirve para identificar al invento, ya sea de un producto, de un proceso o de una mejora”. Proceso 6-IP-89, (Gaceta Oficial Nº 50, de 17 de noviembre de 1989).

A la solicitud de patente se deberá acompañar los documentos precisados en los siete literales del Art. 12 de la Decisión 85, consistentes en: los poderes que fueren necesarios, los comprobantes de pago de los derechos fiscales correspondientes, los documentos que acrediten la existencia y la representación de la persona jurídica solicitante, los planos y dibujos que procediere, una o más reivindicaciones que precisen el alcance de la novedad y de la aplicación industrial de la invención y la copia legalizada de la primera solicitud de patente presentada para la misma invención. El cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma comunitaria es de estricta obser- 26/01/98 6.48 vancia para el solicitante, a fin de que la solicitud pueda ser tramitada por la oficina nacional competente.

Así, cuando el artículo 11 de la Decisión 85 disponía que “Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la respectiva oficina nacional competente y deberán contener ”, no dejaba -ni deja hoy- al arbitrio del solicitante el cumplimiento de los requisitos detallados, sino que le impone un deber, deber que en caso de no ser acatado puede ocasionar que la solicitud sea considerada como abandonada, una vez cumplido el trámite previsto en el artículo 15 de la Decisión 85.

De igual manera, cuando el artículo 12 de la Decisión 85 expresa que “A la solicitud de patente deberá acompañarse ”, tampoco se otorga al solicitante una mera facultad discrecional de presentar los documentos exigidos por la norma. Las formalidades exigidas por los mencionados artículos conllevan una implícita obligación de hacer, obligación que en caso de no ser cumplida produce las consecuencias jurídicas previstas por la propia Decisión. II EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN SEGÚN LA DECISIÓN 85.

La Decisión 85 prevé dos tipos de examen. El primero de ellos es el examen “formal”, a que se refiere el artículo 14, que consiste en verificar si la solicitud reúne los requisitos exigidos por el artículo 11 y si está acompañada de los documentos a los que se refiere el ar-tículo 12. Igualmente se debe verificar si la solicitud versa sobre una sola creación o invento o sobre un grupo de invenciones relacionadas directamente y que constituyan una unidad, como lo establece el artículo 13.

En los únicos casos en que la oficina nacional competente, dentro del examen formal regulado por la Decisión 85, tiene que hacer un juicio de valor y no otorgar patentes es cuando determina que la patente es contraria al orden público o a las buenas costumbres, o si afecta al desarrollo económico del País Miembro, o a las personas, productos o grupos de productos cuya patentabilidad esté excluida por el gobierno (artículo 5 literal a) y e)).

En la sentencia dictada en el Proceso 6-IP89 (G.O. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989), el Tribunal ha dicho que “El examen preliminar previsto en el artículo 14 de la Decisión no GACETA OFICIAL prejuzga sobre los resultados del examen definitivo de que trata el artículo 19. El hecho de que la oficina nacional competente no haya formulado reparos a la solicitud de patente o que éstos hayan sido respondidos o aclarados y que se hayan completado los antecedentes no significa que la patente tenga que ser concedida.

En este primer examen, la oficina nacional competente no está facultada para emitir juicio de valor sobre los documentos que se han adjuntado a la solicitud. Su facultad se limita a verificar si los documentos indicados en el artículo 12 fueron presentados junto con la solicitud. El análisis de fondo de esos documentos deberá hacerse con ocasión del examen definitivo, luego de que la solicitud haya sido publicada para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones.

Si la invención no precisa con exactitud el objeto inventivo y si el memorial descriptivo tampoco distingue claramente entre lo novedoso y lo conocido, la oficina nacional competente debe solicitar que se precisen las reivindicaciones y se complete la descripción. Cuando en la descripción se haya acumulado un número excesivo de reivindicaciones, lo que puede hacer difícil determinar el verdadero alcance de la patente, se debe pedir al solicitante que determine con precisión el campo exacto de los derechos que se pretenden proteger con la patente.

Con este examen lo que se busca, entre otras finalidades, es evitar que un solicitante obtenga la protección de reivindicaciones injustificadamente extensas que le permitan sacar ventajas a las que no tiene derecho”. El segundo tipo de examen, al que se refiere el artículo 19 de la decisión en estudio, “examen de fondo”, consiste en verificar si la solicitud reúne los requisitos de patentabilidad, es decir, si el invento cumple con las condiciones objetivas de patentabilidad, que al amparo de la Decisión 85 pueden resumirse en novedad, aplicación industrial y licitud.

El examen formal de la solicitud se efectúa una vez que ésta se ha presentado ante la oficina encargada del Registro de la Propiedad Industrial. Si del análisis se determina que la solicitud no se ajusta a los requerimientos de la Decisión 85, la oficina nacional competente debe formular los reparos pertinentes por una sola vez. Frente a las observaciones propuestas por la oficina nacional competente el peticionario puede adoptar dos actitudes: abste- 26/01/98 7.48 nerse de contestarlas o comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes o complementar los antecedentes materia del reparo.

En todo caso, su derecho a formular observaciones o completar los antecedentes deberá ejercitarlo dentro del plazo de sesenta días hábiles, que puede ser prorrogado por un plazo igual, en circunstancias debidamente justificadas, tal como dispone el artículo 15. El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de declaración. La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente presentación de observaciones o complementación de antecedentes puede producir dos situaciones jurídicas con diversas consecuencias.

La primera situación, de carácter positivo, se efectúa cuando el solicitante satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicados “por una vez en un órgano de publicación adecuado” (artículo 16). La segunda situación -negativa- se produce cuando el solicitante, a pesar de haber presentado observaciones o complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados.

En este último caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, según el mandato contenido en el inciso 2 del artículo 15 de la Decisión 85. Para estos efectos, la Administración debe hacerle conocer al solicitante que no satisfizo los requerimientos y, por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevos reparos.

Tampoco se podrá conceder un nuevo plazo para que subsane las omisiones observadas en la solicitud o para que envíe cualquier antecedente que se hubiere omitido. Si el solicitante completa los reparos formulados por la oficina nacional competente en vista del examen formal, no podría rechazarse la solicitud, si posteriormente la oficina formula nuevos o diferentes reparos de este orden, esto es, que no podría agregarse nuevos reparos que se realice el examen de los requisitos a que se refiere el artículo 14, recalcándose que GACETA OFICIAL 26/01/98 8.48 todo aquello relacionado con las reivindicaciones es objeto de análisis con ocasión del examen definitivo, el que procederá luego de efectuada la publicación según lo dispuesto en el artículo. antecedentes, no satisface los reparos formulados, la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, lo cual se le hará conocer al peticionario.

El rechazo de la solicitud sobre aspectos formales tiene que sujetarse estrictamente a las exigencias detalladas en el artículo 14 sin que pueda la oficina nacional competente declarar abandonada una solicitud por incumplimiento de otros requisitos formales que por cualquier razón haya impuesto la oficina nacional competente. 5. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia en el Proceso Nº 3122.

Por las anteriores consideraciones, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Las formalidades establecidas en los artículos 11 y 12 de la Decisión 85 deben ser cumplidas por el solicitante al momento de presentar la solicitud, a fin de que esta pueda ser tramitada por la oficina nacional competente. 2. La oficina encargada del registro de la Propiedad Industrial, previamente a publicar la solicitud y examinar los requisitos de patentabilidad de la invención, procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos a los que se refiere el artículo 14 de la Decisión 85.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada, remítase igualmente copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. 3.

En caso de que la solicitud no se haya ajustado a las formalidades señaladas anteriormente, la oficina nacional procederá a formular reparos por una sola vez, a fin de que el peticionario presente sus observaciones o complemente los antecedentes. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- 4.

Si el solicitante, a pesar de haber presentado sus observaciones o complementado los Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 26/01/98 9.48 PROCESO 18-IP-96 Solicitud de interpretación prejudicial de los Artículos 81, 82, 96, en concordancia con el Artículo 83 literal a); 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; los dos últimos en concordancia con el Artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de dicho Acuerdo, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Nacional Nº 3384, actor: Sociedad Espumas Plásticas S.A., marca “POLIFOAM”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete. V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodriguez Rodríguez, ha presentado a este Tribunal solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 96 en concordancia con el Artículo 83 literal a); 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en relación con el caso arriba identificado.

Que este Tribunal es competente para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional, conforme lo establecido por los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Que la Sociedad Espumas Plásticas S.A., por intermedio de su apoderado, demanda la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 50565 de diciembre 21 de 1994, por la cual se negó el registro de la marca POLIFOAM para distinguir productos comprendidos en la clase 24 de la clasificación Internacional de Niza, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y del acto administrativo presunto mediante el cual se resolvió de manera negativa el recurso de apelación interpuesto contra la indicada resolución. Que el Consejero Ponente considera relevantes los siguientes hechos: a) “La parte actora solicitó el registro de la marca POLIFOAM para distinguir productos de la clase 24 Internacional, y publicada como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros.” b) La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución cuya nulidad se demanda, por medio de la cual se negó el registro de la marca POLIFOAM ya que se argumenta que encuadra en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que prohibe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a otros ya registrados o solicitados para registro por un tercero para los mismos productos o servicios o para aquellos productos o servicios en que puede inducir al público a error”, estando registrada la marca POLIFOM para distinguir los productos comprendidos en la misma clase 24, a nombre de Textiles Telaraña S.A. según certificado Nº 96914, vigente hasta febrero 28 del año 2002, ya que entre estas dos marcas existe semejanza ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error.

También se consigna en la parte motiva de dicho acto, que “basta para que un signo sea considerado irregistrable, el que sea idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero, por lo que este despacho considera innecesario pronunciarse sobre la identidad o similitud que la mencionada marca pueda tener con otras anteriormente registradas o solicitadas a terceros, o sobre si ésta incursa en cualquier otra causal de irregistrabilidad”. c) La Sociedad actora interpone recurso de apelación, con base en los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL 1. “Una sola letra como parámetro diferenciador no puede ser el fundamento de la negación de un registro, como en el caso de POLIFOAM con POLIFOM.” 2. “POLI es una voz castiza que significa pluralidad o abundancia.” 3. “POLI es un elemento común en una serie de expresiones que son objeto de registro.

No constituyen la esencia de la marca, dado que ésta se configura cuando se le adicionan letras que pueden variar la expresión, como es el caso de FOAM”. 4. En la clase 24 están registradas marcas como Politex, Politron, Policoton las cuales incluyen el genérico POLI. 5. Por estos argumentos es procedente el registro de la marca solicitada para distinguir los productos de la clase 24 Internacional.

Según la actora cuando se efectuó el examen de registrabilidad por la División de Signos Distintivos dictaminándose que la marca POLIFOAM, era confundible con la marca POLIFOM la División de Signos Distintivos no tuvo en cuenta que el signo POLIFOAM, clase 24 constituye una modificación al signo genérico POLI clase 24 y no tuvo en cuenta que en reiteradas ocasiones la Superintendencia de Industria y Comercio ha estimado que todo signo que constituya modificación a un signo génerico o descriptivo es susceptible de registro como marca para distinguir los productos o servicios que se identifican con el respectivo signo génerico o descriptivo. 26/01/98 10.48 Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvo de expedir la resolución de negatoria de la solicitud de registro de marca.

CONSIDERANDO: I NORMAS A INTERPRETARSE Que este Tribunal considera prescindible la interpretación prejudicial del artículo 82 de la Decisión 344, que señala algunas causas de irregistrabilidad, por no ser necesario en el presente caso, procediendo así a la interpretación de las demás normas comunitarias requeridas, cuyo texto se transcribe a continuación: DECISION 344 “Artículo 81.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83: Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Considera la actora que se violaron las Normas Comunitarias por cuanto la División de Signos Distintivos no aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre el Registro de marcas, pues de haberlo hecho en forma correcta habría advertido que en aplicación de las mismas y con anterioridad a la fecha que expidio el acto administrativo de negatorio de registro, concedió a nombre de diferentes titulares el registro de varias marcas que consisten en la modificación del signo POLI. “Artículo 96.

Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. También alega la actora que se violaron las normas comunitarias por cuanto la División de “Artículo 146.

Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de admi- GACETA OFICIAL nistración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino”. “Artículo 147.

Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión”. TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA “Artículo 5. Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera del caso analizar los siguientes puntos: I INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DEL TRATADO QUE CREA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA Como lo viene declarando el Tribunal, en la interpretación de este artículo, los países del Pacto Andino -Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela- tienen una doble obligación: “La primera, de carácter positivo, “de hacer”; y, la segunda, de orden negativo, de “no hacer”.

Por la primera los Países Miembros tienen que adoptar toda clase de medidas, sean legislativas, 26/01/98 11.48 judiciales, ejecutivas, administrativas o de cualquier otro orden, llámense reglas, procedimientos, requisitos, decisiones, resoluciones, acuerdos, dictámenes, sentencias o providencias, que garanticen el cumplimiento de la normativa andina, es decir, de las obligaciones y compromisos adquiridos en virtud de los tratados y de las que les corresponda por mandato de las normas secundarias o derivadas del mismo ordenamiento.

En el caso de que no se tenga claro el alcance y el valor de los principios de aplicación directa y preminencia de la norma comunitaria, la obligación de cada país se extendería, incluso a derogar expresamente las normas de su ordenamiento jurídico interno. Por otra parte, en virtud de la segunda obligación, el País Miembro tiene que abstenerse de toda medida que, con cualquier nombre o forma que se pretenda adoptar, pueda obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino, abstención imperativa inherente al cumplimiento de lo pactado y como soporte básico para el desarrollo del proceso de la integración. Por esta segunda parte del compromiso, los Países Miembros no pueden aprobar leyes o dictar reglamentos o expedir normas administrativas que, aunque no sean abiertamente contrarias al citado ordenamiento, obstaculicen en la práctica, la aplicación del mismo”.

(Proceso 5-IP-89, G.O. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989). La norma que interpretamos constituye, fundamental soporte para la integración andina; del cumplimiento de ella depende la realización de los objetivos del Acuerdo y del fin primordial que persiguen los Países Miembros, cual es, el mejoramiento del “nivel de vida de los habitantes de la Subregión”.

El hecho de que la Oficina Nacional Competente, en el ejercicio de sus facultades administrativas normales, acepte o deniegue el registro de un signo como marca no puede ser considerado un incumplimiento de la norma comunitaria, peor aún una trasgreción de la obligación general que tienen los Países Miembros de conformar su conducta al ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena al tenor del artículo 5 del Tratado de creación del Tribunal.

II CONCEPTO DE MARCA Conforme al inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el GACETA OFICIAL mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores, Ginebra 1983, p. 13). La marca es el signo que el industrial o comerciante utiliza para proteger sus mercancías, por consiguiente el signo que no diferencie ni identifique las mercancías de un producto frente a otro, carece de cuño distintivo y por tanto de capacidad legal para convertirse en marca.

Si entre lo distintivo y distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno con lo otro, el signo pierde esa condición esencial y el objeto de la protección legal para constituirse en marca. (Proceso 27IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997) La marca tiene dos cualidades fundamentales que se deben tomar en cuenta “una, la capacidad que tiene la marca de indicar la procedencia de la mercancía entendiéndose por ésto el origen empresarial de las mismas”, y “otra, su capacidad individualizadora, tanto de los productos elaborados como de los servicios prestados”.

(Marco Matias Alemán, MARCAS. Top Management International, Bogotá Colombia, p. 75). REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE El Art. 81 de la Decisión 344 exige que un signo sea perceptible, que tenga suficiente distintividad, y que sea susceptible de representación gráfica; por lo tanto si un signo no cumple con estos requisitos no puede constituir marca.

Por otro lado, hay signos que reuniendo estos requisitos no pueden ser registrados en razón de tropezar con algunos de los impedimentos que señalan los artículos 82 y 83 de la indicada Decisión, sobre causales de irregistrabilidad de las marcas. 26/01/98 12.48 PERCEPTIBILIDAD DEL SIGNO El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir” y “percibir” lo describe como el hecho de “recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto”: “Percepción”, dice es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos”.

(Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, p. 104). “La perceptibilidad nace de la concepción y del objeto de la marca: diferenciar, distinguir y ser distintivo. La concepción imaginativa del signo necesariamente tiene que ser traducida a algo perceptible ya sea por palabras, gráficos, colores, etc., para que pueda ser apreciable por parte del consumidor.” (Proceso 20-IP96, G.O. Nº 291 de 3 de septiembre de 1997).

Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. LA DISTINTIVIDAD La función esencial que tiene la marca, es la de distinguir unos productos o servicios de otros y a su vez que el público consumidor los distinga; si la marca no cumple este requisito, no tendría la capacidad necesaria para ser distintiva. “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características.

Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno de lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación” (27-IP-95). “El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca.

En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y esta identificación es la que hace posible el proceso de GACETA OFICIAL diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial”.

(Prof. Dr. OTERO, José Manuel, Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344. Seminario Internacional Quito y Trujillo, Julio de 1996). REPRESENTACION GRÁFICA La susceptibilidad de representación gráfica consiste en “una descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(ALEMÁN, Marco Matías. Marcas, Santafé de Bogotá, Top Management International, 1994, p. 77). El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc.

Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. UNIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS MARCARIOS Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, convergen al interés de los Países Miembros de perfeccionar los procedimientos administrativos en orden a consolidar un régimen común administrativo, no sólo para el registro de marcas sino de patentes.

Este propósito final tiene como antecedente garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344. El compromiso que adquieren los Países Miembros a través de la Decisión 344 y concretamente la disposición del artículo 147 se reflejará en una actualización de sus normas internas procedimentales administrativas para que los derechos de los particulares en lo concerniente a la tramitación, concesión de patentes y marcas, a la renovación de éstas, caducidad, y todo lo referente a derechos de propiedad industrial, no se vean conculcados, disminuídos o desprotegidos por la falta de una legislación administrativa suficiente y necesaria para que esos derechos se discutan en base de procedi- 26/01/98 13.48 mientos amplios y abiertos que aseguren la legitimación de los mismos.

De aplicarse la norma en perjuicio del administrado “lejos de salvaguardar los derechos del titular ( ) los estarían menoscabando al restringir el alcance favorable del régimen común”. (Proceso 22-IP95, G.O. Nº 220 de 9 de agosto de 1996). El juez nacional debe juzgar la conducta de la administración al aplicar las normas sustantivas sobre registrabilidad de la marca, cuando por ejemplo “frente al hecho evidente de que el signo que se examina se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, la administración, sinembargo, procediera a su registro, o cuando lo rechazara sin existir tales causales.

En esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en aplicación indebida de la ley, generadora de nulidad en su actuación, lo cual será objeto de decisión por el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente mediante aplicación de la legislación comunitaria que se interpreta en el presente caso ”. (Proceso 7-IP95, G.O. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).

Alegar el incumplimiento de la Oficina Nacional Competente en la aplicación de la norma correspondiente, por el hecho de que marcas similares o que puedan tener el mismo significado han sido anteriormente inscritas, no puede ser o constituir fundamento legal válido para oponerse o contrariar los argumentos de la negativa de la marca por parte de la Oficina Nacional, porque a cada marca rodean circunstancias, especiales y peculiaridades distintas que provocan diferentes resoluciones.

Mientras los Países Miembros no modifiquen sus procedimientos internos, las oficinas nacionales competentes, deberán aplicar en sus resoluciones normas, los reglamentos vigentes, y no aquellos que, con sujeción al artículo 147, deberían estar en proyecto de modificación o cambio, ya que de las normas de los artsículos 146 y 147, en concordancia con los artículos 143 y 144 de la Decisión 344, “se comprueba que la intención del legislador es llegar a la uniformidad del sistema de administración comunitaria, propendiendo a obtener la autonomía y modernización de las llamadas ‘Oficinas Nacionales Competentes’, con miras a homogenizar los sistemas y servicios de información. Todo lo cual establece una colaboración estrecha entre el derecho nacional y el GACETA OFICIAL derecho comunitario, en el cual el primero de los nombrados actúa como derecho complementario del derecho de integración”.

(Proceso 3-IP-94, G.O. Nº 162 de 9 de septiembre de 1994). EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS El examen de registrabilidad de las marcas lo debe realizar la autoridad administrativa de la Oficina Nacional Competente. De las pruebas y del criterio del funcionario dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca. Al examinar dichos signos, se debe utilizar un criterio “discrecional que, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas, lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta” (Proceso 1-IP-87, G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988).

El artículo 96 de la Decisión 344 impone la obligación a la Oficina Nacional Competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, el cual procederá tanto en los casos sobre los cuales se han presentado observaciones como aquellos en que no existan. Expresa la norma que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado observaciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca”; el fin y el objetivo de la norma es el de que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca.

La facultad de la Oficina Nacional Competente para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. Al realizar el examen, el signo debe reunir los requisitos del artículo 81 y verificar si el mismo, no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83. * Análisis en Conjunto de los Elementos de la Marca.

La Oficina Nacional Competente, al realizar el examen de registrabilidad de la marca, debe desplegar “toda su capacidad analítica y reflexiva para determinar el carácter genérico de 26/01/98 14.48 un signo que se pretenda registrar, sin limitarse al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen el signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras -cuando se les considera aisladamente- desaparezca, porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca ” (Proceso 20-IP-96, G.O. Nº 291 de 3 de septiembre de 1997).

La confusión entre signos se dá por los elementos similares de las marcas y no por sus desemejanzas, de ahí que es importante apreciar las marcas en su conjunto. “Es un aspecto secundario el número o clases de desemejanzas que posea una marca respecto de otra, ya que puede darse el caso, que por el parecido de sólo uno o dos elementos que la componen, se produzca confusión.” (CORNEJO, Aldo.

Derecho de Marcas, Lima-Perú, Cultural Cuzco S.A., 1992, p. 119). De lo señalado y aplicando al caso, puede decirse que el argumento utilizado por la demandante de que, “una sola letra como parámetro diferenciador no puede ser el fundamento de la negación de un registro, como en el caso de POLIFOAM con POLIFON”, no es convincente, por cuanto ésta es precisamente la razón por la cual se niega el registro de la marca: mientras menos letras separen a los signos semejantes, más lejana sera la posibilidad de poder darle al segundo signo, la calidad de marca.

El punto no está en discutir, si POLI, que es un elemento común de una serie de expresiones objeto de registro, es el fundamento por el cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio niega el registro de la marca POLIFOAM; sino, el de analizar la marca en su conjunto, ya que de está forma produce una impresión distinta a la que se tendría sí se analiza sus elementos en forma separada.

SIGNOS IDÉNTICOS O SIMILARES A OTROS YA REGISTRADOS O SOLICITADOS Ante el juez nacional se ha planteado el conflicto de la denegación de la inscripción de la marca POLIFOAM frente a la marca ya registrada POLIFOM, bajo la consideración de que entre las dos existe semejanza “ortográfica y GACETA OFICIAL 26/01/98 15.48 fonética que induce al público consumidor a error”, criterio administrativo que se fundamenta en la disposición del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro de marcas de signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”. darse por una similitud ortográfica, fijada, entre otros aspectos, por la ubicación o disposición igual o diferente de las vocales o consonantes, por la coincidencia de letras o sílabas, la extensión de la palabra, el número y longitud de sílabas, factores que limitan, aproximan o distancian la confusión.” (Proceso 27-IP-96, G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997).

Está disposición tiene como fin proteger al consumidor, ante la presencia de dos signos que siendo idénticos o semejantes, amparan los mismos productos o servicios y dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirlo a confusión o error, al creer que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o, que el producto con la marca similar también proviene del mismo origen o fuente empresarial.

El error en el producto mismo y el error en el origen empresarial -no geográfico- del producto, es el que trata de evitar está norma. Sin alejarnos de la regla del examen global de la marca, desde el punto de vista ortográfico, la marca POLIFOM tiene tres sílabas, en tanto el signo POLIFOAM contiene cuatro sílabas, hecho que produce fonéticamente una diferenciación entre las marcas.

Sin embargo en la pronunciación inglesa el sufijo “FOAM” es de una sola sílaba y fonéticamente idéntico al signo “FOM” EL RIESGO DE CONFUSIÓN “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”. (Proceso 2-IP94, G.O. Nº 160 de 21 de julio de 1994). Para determinar una posible confusión entre dos o más signos, el confrontamiento o análisis de éstos debe realizarse en su totalidad o en su composición global, sin desmembraciones, resquebrajamientos o mutilaciones de palabras o sílabas y sin atribuir a cada sílaba o palabra contenidos propios, que no reflejen el sentido o concepto del signo a registrarse, esto es sin una descomposición de su unidad gráfica, fonética o conceptual.

Tal ha sido la doctrina jurisprudencial de este Tribunal respecto del punto. “La confusión gráfica o visual, que no es sino la similitud o identidad de los signos puede Así mismo, existirá esta confusión por la similitud en los trazos de las letras o en los tipos empleados en las denominaciones. Visual, y fonéticamente las raíces comunes POLI, tendrían que compararse con las desinencias FOM y FOAM, a fin de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas, siendo “la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores” (NOVOA, Carlos, Fundamentos de Derechos de Marcas, Edit.

Montecorvo, Madrid, 1984, p. 218). Dentro del Proceso 27-IP-96, refiriéndose a este punto, expresa: “La dimensión más característica de la marca denominativa es el significado que ella pueda tener y si este es más simple y conocido, la fijación de la impresión general de la marca tendrá mayor percepción en la mente del consumidor”. “La confusión gráfica que puede producirse entre los dos signos en estudio, deberá también ser analizada por el juzgador, y será él quien decida si la grafía de las denominaciones tiene mayor influencia distintiva que el contenido conceptual o significado de las dos palabras frente a un consumidor medio de la clase de productos que bajo las dos marcas se comercializan agrupándose el mercado como uno masivo, restrictivo o elitista en la relación producto-clase de consumidor.” GACETA OFICIAL EL CONSUMIDOR Las normas comunitarias al prohibir el registro de signos confundibles o con posibilidad de confusión, aparte de proteger al consumidor, protege al propio productor o titular de la marca, el cual se vería afectado, si en el mercado existieran para sus propios productos otros signos similares que pudieran confundir al público, en la adquisición de esa clase de productos, por lo cual, estos no se distinguirían de los demás, reinando en consecuencia, una confundibilidad marcaria que perjudicaría al productor y a su marca, siendo innecesaria la existencia de ellas en el campo mercantil.

Es entonces el consumidor el que, puede ser víctima de la confusión, a la vez es él quien considera si entre dos signos por el uso de la marca puede producirse dicha confusión para productos de la misma clase. La persona que realiza el examen comparativo de los signos, el cual determina la posibilidad de real confusión de los mismos ha de colocarse en la situación del consumidor normal o medio, es decir el juzgador no debe pensar si en él se enfrenta la duda de la confsión sino si ella nace por parte del consumidor.

Originariamente en el Proceso 01-IP-87 (G.O. N° 28 de 15 de febrero de 1988), y posteriormente en otros fallos, este Tribunal en referencia al tipo de consumidor expresó: ‘ Para una mejor comprensión de lo dicho, el Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.

Por supuesto que, en cuanto este fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto ’.” “Es requisito necesario para la exclusión del registro de una marca que guarda similitud con 26/01/98 16.48 otra ya registrada o solicitada anteriormente, que dicha confusión tenga un efecto en el consumidor, cuál es de producir error, o como anota Manuel Pachón, “lo que es lo mismo que se reconozca la existencia de una probabilidad de confusión. (El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Ediciones Jurídicas, Gustavo Ibañez, Bogotá, p. 232).” REGLAS O CRITERIOS PARA LA COMPARACIÓN DE SIGNOS DENOMINATIVOS El criterio del funcionario o del juzgador es en definitiva el que decide si entre dos signos marcarios existe riesgo de confusión, y para llegar a tal decisión debe seguir ciertas reglas que la doctrina ha elaborado para la apreciación y comparación de signos, las mismas que el Tribunal las ha tomado en cuenta dentro del Proceso 09-IP-94 (G. O. N° 180 de 10 Mayo 1995) y ha ratificado en el Proceso 27-IP-95. “Los criterios generales o reglas, según la doctrina, que pueden ser utilizados por el juzgador para analizar la existencia del riesgo de confusión, se ha precisado en los siguientes términos: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss).” “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

GACETA OFICIAL “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada”. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

(Proceso 9-IP-94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995).” Con los antecedentes expuestos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. La no presentación de observaciones por parte de terceros que tengan interés legítimo no impide que la Oficina Nacional Competente examine la registrabilidad y decida sobre el otorgamiento o denegación del registro de una marca. 2.

La norma comunitaria es clara al disponer la irregistrabilidad como marcas de los signos que, en relación a derechos de terceros, sean idénticos o semejantes para los mismo productos o servicios o para productos o servicios que el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3. Para determinar la identidad o semejanza entre dos signos marcarios, en el examen de registrabilidad, obligatorio para el funcionario, deberá analizarse los signos en su conjunto; y si del análisis realizado en esta forma resultare una semejanza ortográfica o fonética -y mucho más si es al mismo tiempo ortográfica y fonética- que pudiere inducir a error al consumidor, la Oficina Nacional Competente deberá denegar la solicitud de registro. 4.

Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 están orientados a perfeccionar y unificar los procedimientos administrativos de los Países Miembros, para consolidar un Régimen común no solo para el registro de marcas 26/01/98 17.48 sino también de patentes, el cual garantice la mejor aplicación de las dispocisiones sobre la materia contenidas en el Derecho Comunitario. 5.

Una resolución administrativa dictada dentro de la competencia normal y en aplicación de los procedimientos comunitarios, ya sea aprobatorios o denegatorios de una solicitud de registro, no puede constituir una violación de la obligación general que tienen los Países Miembros de conformar su conducta al ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. 6.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el expediente Nº 3384. 7. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada, remítase igualmente copia certificada a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretaio a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede fue aprobada según el artículo 63, modificado, del Estatuto del Tribunal, en sesión del 29 de octubre de 1997.

CERTIFICO. EL SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 26/01/98 18.48 PROCESO 21-IP-96 Solicitud de interpretación prejudicial, presentada por el doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, expediente nacional Nº 3363, parte actora Delictus Ltda., caso marca GOLOSIA.

Interpretación prejudicial de los artículos 58, literal f), 64, 65 y 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concordantes respectivamente, con los artículos 73 y 84, de la Decisión 313 y 83 literal a), 96 y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Los artículos 81, 83, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Quito, 1 de Diciembre 1997 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, solicita a este Tribunal comunitario la interpretación por vía prejudicial de los artículos del Acuerdo de Cartagena citados al inicio de esta sentencia. Que dicha solicitud tiene origen en el proceso interno, instaurado por la sociedad Delictus Ltda., expediente Nº 3363, sobre nulidad de la Resolución 50559 de 21 de diciembre de 1994 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, por la cual se niega el registro del signo GOLOSIA para distinguir todos los productos de la clase 30 del nomenclator.

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para pronunciarse sobre la interpretación solicitada, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su creación. Que así mismo el Consejo de Estado de la República de Colombia está facultado para proponer la mencionada solicitud de interpretación conforme al artículo 29 del citado Tratado.

Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad, enumerados en el artículo 61 de la Decisión 184, contentiva del Estatuto del Tribunal y con el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación, los cuales se transcriben así: “ º: La sociedad PRODUCTOS ROMA LTDA, presentó la solicitud de registro de la marca GOLOSIA, clase 30, tramitada bajo el expediente administrativo núm. 249.554, estando vigente la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “2º: Dicha solicitud fue posteriormente transferida el 21 de junio de 1989 a la Sociedad Delictus Ltda. “3º: Mediante auto núm. 16174 de 22 de diciembre de 1986, expedido por la División de Propiedad Industrial, se formuló advertencia de irregistrabilidad argumentada en la posible semejanza de la marca solicitada (GOLOSIA, clase 30) con la marca GOLOSAS, clase 30, registrada a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. “4º: A la citada advertencia de irregistrabilidad se dio oportuna respuesta mediante escrito radicado el 19 de febrero de 1987. “5º: El 4 de agosto de 1992 a raíz de la entrada en vigencia de la Decisión 313 y con el propósito de adecuar las actuaciones administrativas se expidió la circular núm. 2, de la División de Propiedad Industrial, en la cual se indicaba que si la objeción se había fundamentado en alguna de las causales de irregistrabilidad, se procedería al estudio de los argumentos del solicitante para determinar si procedía negar el registro o su envío a publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, entendiéndose en el último evento que el estudio de fondo ya se había realizado.

GACETA OFICIAL “6º: Dicho extracto fue efectivamente publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 408 de 26 de septiembre de 1994, según lo ordenado en el auto 017341 de 12 de agosto de 1994. Contra esta publicación no se formularon oposiciones ni observaciones por parte de terceros. “7º: La División de Signos Distintivos, expidió la Resolución núm. 50559 de 21 de diciembre de 1.994, en la cual niega el registro argumentando que la marca GOLOSIA, clase 30, era confundible con la marca GOLOSAS, certificado de registro núm. 95556 a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A., para distinguir la misma clase de productos. “8º: Contra la mencionada Resolución fue interpuesto el recurso de apelación el 10 de enero de 1.995, ante la División de Signos Distintivos, sin que a la fecha se haya notificado decisión expresa al efecto. “3.- Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la actora lo siguiente: “1º: Se violó el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 (en concordancia con el artículo 73 de la Decisión 313 y 83 literal a) de la Decisión 344) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por aplicación indebida, dado que cuando se efectuó el segundo examen de registrabilidad (el cual no era procedente realizar) se dictaminó que la marca GOLOSIA era confundible con la marca GOLOSAS, sin tener en cuenta que dicho examen se había llevado a cabo con anterioridad (12 de agosto de 1.994), razón por la cual se ordenó la publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial.

"El signo GOLOSIA, clase 30, constituye una modificación al signo GOLOSAS, clase 30 (no registrable por ser descriptivo) y en reiteradas ocasiones la Superintendencia de Industria y Comercio ha estimado que todo signo que constituya modificación a un signo genérico o descriptivo es susceptible de registro como marca. "2º): El artículo 64 de la Decisión 85 (en concordancia con el artículo 96 de la Decisión 344), de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se violó por aplicación indebida, dado que dicha norma consagraba la figura del rechazo de la 26/01/98 19.48 solicitud, cuando no se desvirtuaba la advertencia de la irregistrabilidad.

Por el contrario, si la advertencia de irregistrabilidad era desvirtuada, entonces se ordenaba la publicación del extracto de la solicitud, como en efecto ocurrió respecto de la marca GOLOSIA, clase 30. "3º): Se violó el artículo 67 de la Decisión 85 (en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 313 y el artículo 96 de la Decisión 344) ibídem, ya que la División de Signos Distintivos no expidió, debiendo hacerlo, el certificado de registro.

En lugar de esto, decidió negarlo argumentando que la marca era confundible con otra ya registrada, aspecto éste que ya había sido desvirtuado y finiquitado, dejando de aplicar, en esta forma, el artículo 67 antes citado, el cual está en armonía con el artículo 65 ibídem. “4º): Se violó el artículo 85 de la Decisión 313 (en concordancia con el artículo 96 de la Decisión 344) ibídem, por aplicación indebida, dado que la División de signos Distintivos efectuó, sin ser procedente, un segundo examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca GOLOSIA, clase 30. “5º): Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 ibídem, toda vez que se ignoró que la marca GOLOSIA es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, así como que es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 30, producidos y comercializados por DELICTUS LTDA, de los productos idénticos o similares producidos y/o comercializados por cualquier otra empresa.

"6º): Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 ibídem, por aplicación indebida, ya que la Superintendencia de lndustria y Comercio no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo, debiendo hacerlo, de expedir la Resolución denegatoria de la solicitud de registro de marca ".

Como lo ha manifestado reiteradamente este Tribunal de acuerdo con el principio de bilateralidad y contradicción del proceso judicial, todas las partes deben gozar de iguales derechos para su intervención en el proceso, en cuanto a impugnaciones, alegatos, conclusiones, etc. De esta manera es necesario que el juez nacional que formule una petición de interpretación GACETA OFICIAL prejudicial incorpore en la síntesis de los hechos a que se refiere el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal, tanto los argumentos de la parte demandante como los de la demandada que ilustran el objeto de la controversia judicial interna.

No habiéndose presentado la síntesis de los argumentos esgrimidos por la demandada en nombre de la República de Colombia y por la coadyuvante, Industrias Alimenticias Noel S.A., este Tribunal, en aras de la economía procesal decide sintetizar a continuación los argumentos de dichas partes. Superintendencia de lndustria y Comercio La Superintendencia en la contestación de la demanda solicita no tener en cuenta las pretensiones esbozadas por la actora, con base en los siguientes argumentos: a) Que la Superintendencia no ha incurrido en violación de normas legales de carácter superior y que la resolución demandada fue expedida especialmente con base en normas de la Decisión 344, con plena competencia para resolver el caso; b) Que la norma aplicable para resolver el caso era la Decisión 344, habiéndose ajustado a ella el trámite administrativo previsto en la Ley marcaria; que según la Decisión 344 artículo 83, literal a) que sirvió de base a la Decisión demandada es causal de irregistrabilidad "el que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para distinguir los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error". c) Que publicado el extracto de la solicitud de la marca GOLOSIA, no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, lo cual no impidió que la Oficina Nacional Competente, de acuerdo con su deber legal de examinar la registrabilidad decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro conforme al artículo 96 de la Decisión 344.

Oposición de la Sociedad Industrias Alimenticias Noel S.A. Por intermedio de apoderado judicial la Sociedad Industrias Alimenticias Noel S.A., se opu- 26/01/98 20.48 so a las pretensiones de la demanda con base en los siguientes argumentos: a) Considera ésta que el artículo 64 de la Decisión 85 no es aplicable a la solicitud de registro de la marca GOLOSIA, pues la ley rige para el futuro y no tiene efectos retroactivos y en razón de que el trámite de la solicitud de registro de la marca GOLOSIA se inició bajo la vigencia de la Decisión 85 y su registrabilidad fue decidida en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; de esta manera la solicitud de registro generó meras expectativas. b) Que aún si hubiera sido aplicable la Decisión 85 los actos acusados tampoco violaron o vulneraron el artículo 64 de la misma, por cuanto la irregistrabilidad de la marca se advirtió por la Superintendencia de Industria y Comercio en razón de estar ya previamente registrada la marca GOLOSAS a favor de Industrias Alimenticias Noel. c) Que el hecho de que la Superintendencia hubiera publicado el extracto de la solicitud correspondiente sin haber decidido sobre su registrabilidad, no genera vicio que ocasione nulidad del acto administrativo. d) Con respecto a la violación a los artículos 65 y 67 de la Decisión 85, la coadyuvante se remite a la posición establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso de la interpretación prejudicial 4-IP90, en el sentido de que la Superintendencia de Industria y Comercio puede determinar que la solicitud no sea concedida porque ya existe una marca similar, previamente solicitada y registrada, cuando así lo haya establecido aun después de publicado su registro, pues su competencia para calificarlo va hasta el momento de la toma de la Resolución respectiva. e) Que en el presente caso no se ha practicado un segundo examen de fondo sobre la solicitud de la marca GOLOSIA sino que, como la Superintendencia no había tomado decisión definitiva con respecto a la advertencia de su registrabilidad formulada el 22 de diciembre de 1986, vino a decidir definitivamente por resolución 50559 de 21 de diciembre de 1994 aplicando el artículo 96, pues de conformidad con el artículo 40 de la GACETA OFICIAL ley 153 del 1987, tratándose de normas procedimentales, éstas tienen efecto general inmediato. f) Que la marca GOLOSAS no es descriptiva ya que la existencia de su registro prueba lo contrario y mientras él esté vigente no puede tacharse su legalidad sino mediante acciones procesales como la cancelación o la nulidad. g) Que no constituye cualidad de los productos contenidos en la clase 30 del nomenclator el ser "GOLOSAS" y por consiguiente no hay impedimento para su registrabilidad en dicha clase.

Con respecto a la tacha de violación del artículo 81 de la Decisión 344 expresa la coadyuvante que carece de fundamento alguno porque el signo GOLOSIA no cumple con el requisito de distintividad a que se refiere este artículo y porque es confundible con una marca ya registrada.

CONSIDERANDO: 1. Normas que se hace necesario interpretar Denota el Tribunal con preocupación lo dilatado del trámite administrativo que se dio a la solicitud de registro de la marca GOLOSIA, el cual va de 4 de octubre de 1985 fecha de presentación de la solicitud de la Sociedad de Productos Roma Ltda., transferida al demandante en Junio 21 de 1986.

A pesar de haberse manifestado la administración por conducto de la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de lndustria y Comercio en fecha de 22 de diciembre de 1986, sobre la advertencia de irregistrabilidad de la marca solicitada en registro, el 4 de agosto de 1992, cuando entró a regir la Decisión 313 aún estaba pendiente de publicación y apenas fue publicado el extracto el 12 de agosto de 1994.

Además, sólo hasta el 21 de diciembre de 1994, por Resolución 50559, en vigencia de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, se vino a definir la solicitud negando el registro. Finalmente, surtida la apelación, no se decidió en tiempo oportuno habiendo operado el silencio administrativo negativo. Dada la complejidad en la aplicación de la ley comunitaria a que da lugar la dilación en la Resolución administrativa de las peticiones de 26/01/98 21.48 registro, este Tribunal estima necesario acceder a lo pedido por el Tribunal consultante en cuanto a las normas objeto de interpretación prejudicial, salvo los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 por las razones que se indican más adelante.

A continuación se transcriben las disposiciones solicitadas en consulta. “ DECISION 85: “Artículo 58: literal f).- Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; “Artículo 64: En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 56, 58 y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud. “Artículo 65: Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro.

"Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca. “Artículo 67: Si no se presentaren oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro. “DECISION 313: “Artículo 73: Literal a): Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; “Artículo 84: Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables GACETA OFICIAL 26/01/98 22.48 para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada. sentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. “Artículo 85: Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar, el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. 2.

Los Artículos 146 y 147 de la Decisión 344 “DECISION 344: “Artículo 81: Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83: literal a): Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; “Artículo 95: Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. “Artículo 96: Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren pre- Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.

Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los países, cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la subregión “con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria".

Este punto no está siendo objeto de discusión en el presente caso, por lo cual el Tribunal se abstiene de proceder a la interpretación de los artículos citados. 3. Aplicación de la Ley en el Tiempo Como es frecuente en materia de interpretación prejudicial referentes a la propiedad industrial se presenta en este caso un asunto típico de aplicación de la ley en el tiempo, puesto que en el curso del dilatado procedimiento administrativo interno se suscitaron actuaciones jurídicas de diversa índole durante la vigencia de distintas normas del ordenamiento jurídico andino; así durante la Decisión 85 se presentó la solicitud de registro y dentro de su vigencia debería haberse realizado el examen de registrabilidad en condiciones normales de eficiencia del servicio público; además durante su imperio se sucedió el fenómeno de la "advertencia de irregistrabilidad".

En vigencia de la Decisión 313 -al parecer, aun cuando no figura constancia en el expediente sometido a este Tribunal- se procedió a efectuar un nuevo estudio sobre la marca. Ya vigente la Decisión 344 se cumplió con la publicación del extracto de la marca en la Gaceta GACETA OFICIAL Oficial de la Propiedad Industrial y al parecer se produjo un segundo examen de registrabilidad.

Y finalmente la negación del registro se efectuó después de entrar a regir la Decisión 344. Las anteriores circunstancias dan lugar a la necesidad de examinar el caso a la luz de la aplicación de la ley en el tiempo. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido en varias ocasiones al tema de la aplicación de la ley en el tiempo con particular referencia a los derechos adquiridos o situaciones jurídicas concretas, a las meras expectativas o situaciones jurídicas abstractas y a la ley en materia procedimental.

En cuanto a las situaciones jurídicas concretas, este Tribunal ha sostenido el respeto a los derechos adquiridos durante la vigencia de una ley, que no pueden ser desconocidos por una normativa posterior. En otras palabras los derechos que se han consolidado en cabeza de un individuo (persona natural o jurídica) ingresando a su haber patrimonial, no pueden ser objeto de modificación o enmienda por la norma sustantiva de derecho.

Con respecto a las situaciones jurídicas abstractas o expectativas de derecho, no consolidadas en cabeza de los individuos, las normas sustantivas pueden modificarlas. Quien haya solicitado un registro en vigencia de la Decisión 85, no podrá alegar en su beneficio la aplicación de las mismas después de entrar a regir una disposición legal que las elimine porque ahí no existe un derecho particularizado y concreto.

La normativa comunitaria no establece plazos fijos para tomar o dictar la resolución administrativa, lo que significa que deberán aplicarse las reglas procesales internas en materia de plazos, las cuales constituyen un complemento de la regla comunitaria, que debe ser cumplida por la administración y por las autoridades competentes. Estima el Tribunal que si en la relación procesal se señalan al administrado plazos improrrogables para cumplir con los requerimientos de la administración en un procedimiento de registro, con la consecuencia de que no cumpliendo con los plazos se pierde la oportunidad procesal, algún remedio ha de tener el administrado cuando por culpa de la adminis- 26/01/98 23.48 tración se le llega a imponer disposiciones posteriores que resulten de alguna manera gravosas para el otorgamiento de los derechos que de otra forma le hubieran correspondido, de haberse practicado las diligencias procesales de manera puntual.

Al administrado deben quedarle a salvo los recursos por dilación de la administración en la resolución oportuna de su caso. 4. Confundibilidad de la marca En el proceso interno, materia de esta interpretación, están involucrados dos aspectos relacionados con las causales de irregistrabilidad de las marcas. De un lado la confundibilidad con otras marcas ya registradas a que se refería el artículo 58 literal f) de la Decisión 85, y por otro la inminencia de que una marca pueda inducir al público a error, como lo señalan los artículo 73 literal a) de la Decisión 313 y 83 literal a) de la Decisión 344.

Ambas figuras de irregistrabilidad están estrechamente interrelacionadas, porque tanto la confusión como el error implícito en ella, son elementos que vician el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican a los productores en la cabal identificación de los mismos. En cuanto a la confundibilidad el Tribunal ha señalado que la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas.

De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la marca debidamente inscrita beneficiaria de la protección legal que le confiere el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen. Así, con el nombre de riesgo de confusión, se entiende el que va implícito en un signo idéntico o similar a una marca registrada que carece de fuerza distintiva, induciendo a la confusión del “consumidor medio" o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un grado de conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (Procesos 1-IP-87, 4-IP-88, 2-IP-94 y 9-IP-94, Gacetas Oficiales Nº 28 de 15 de febrero de 1988, 39 de 24 de enero de 1989, 163 de 12 de septiembre de 1994 y 180 de 10 de mayo de 1995).

GACETA OFICIAL 5. La inducción a error La confundibilidad de la marca a que se refería el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento.

La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro. 6.

Procedimiento de Registro Los artículos 64, 65 y 67 de la Decisión 85; 84 y 85 de la Decisión 313 y 95 de la Decisión 344 establecen el procedimiento para el registro de una marca, en lo que respecta a los puntos de controversia. El artículo 64 de la Decisión 85 establecía que cuando no se cumplieran los requisitos de distintividad de los signos marcarios, cuando se incurriera en motivos de irregistrabilidad de una marca, la oficina nacional competente podía decidir el rechazo de la solicitud.

Este Tribunal en varias oportunidades ha interpretado que la norma en mención es obligatoria y no facultativa puesto que corresponde a la Oficina Nacional Competente velar por la estricta aplicación de la norma comunitaria y por tanto es su obligación definir las solicitudes de registro mediante aprobación o rechazo oportuno cuando se dan las causales para ello.

Examinada la legislación comunitaria, no encuentra este Tribunal la figura de la "advertencia de irregistrabilidad de una marca”. Estima 26/01/98 24.48 esta jurisdicción que tal figura consistió en un procedimiento establecido por la legislación interna. Lo que sí parece advertirse es que cuando por conducto de este instrumento la administración señalaba una causal de irregistrabilidad, era porque ya había procedido a hacer el examen sobre la solicitud de registro y estaba en condiciones de rechazarla, como señala el artículo 64 de la Decisión 85.

Por el contrario al ordenar la publicación de un extracto de la solicitud, si no se presentaban oposiciones, la Oficina Nacional Competente debía expedir el registro porque cuando ordenaba la publicación del extracto ya debía tener una noción exacta del cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo de la petición que no fueron desvirtuados por una oposición o una observación que no se produjo.

Era en ese momento cuando se ha debido expedir el registro según lo expuesto en el artículo 67 de la Decisión 85. Examen de fondo De acuerdo con la Decisión 85 el examen de fondo de una solicitud de registro de marca se realizaba en dos oportunidades únicamente cuando se hubieren presentado oposiciones. Dicho examen ocurría primero, en el momento de analizar el funcionario administrativo de oficio la solicitud, pues admitida formalmente ésta, la oficina nacional competente debía examinar motu proprio si la marca podía registrarse por no hallarse comprendida en las causales que impiden el registro de un signo distintivo como marca (artículo 62).

En esta función la Oficina actuaba en el interés general de cumplimiento de la ley. En segundo lugar, la administración debía hacer un nuevo examen para el caso de que se produjera oposición sobre la petición de registro, por terceros. Pero si la petición no había sido objeto de oposiciones, el examen de fondo no tenía lugar sino una sola vez, pues la oportunidad procesal para formularlas era el único incidente dentro del proceso administrativo que daba lugar a un nuevo examen de registrabilidad.

Según la Decisión 313, artículos 80, 81, 84 y 85, el procedimiento varió con respecto al de la Decisión 85 en el sentido de que aquella dividió el examen de registrabilidad de la marca, en dos etapas: una referente al análisis de los requisitos formales de la petición a que se refiere el artículo 80, que puede dar lugar al rechazo si no se han cumplido los requisitos de GACETA OFICIAL forma, o a ordenar la publicación del extracto si tales requisitos se han cumplido.

Si además se ha surtido la etapa de observaciones a que se refieren los artículos 82 y 83 de dicha Decisión -háyanse o no presentado aquellas- la Oficina Nacional Competente, según la Decisión 313 debe proceder al examen de fondo sobre registrabilidad de la marca, para finalmente otorgar o denegar el registro. Igual procedimiento se estableció en la Decisión 344.

En vigencia de la Decisión 85 la publicación del extracto debía hacerse después del examen de fondo. En cambio en el régimen de las Decisiones 313 y 344 la publicación es previa al examen de fondo. El Tribunal comunitario se ha referido jurisprudencialmente a las reglas para practicar el examen de fondo porque pueden ser orientadoras para las autoridades locales.

En el proceso 9IP-94 (Gaceta Oficial Nº 180 de 10 de mayo de 1994), se han señalado las reglas que deberán tomarse en consideración para confrontar dos signos marcarios a fin de determinar si entre ellos se produce una similitud tal que pueda enfrentar al consumidor con el riesgo de confusión. Ha dicho el Tribunal en aquella oportunidad y lo reitera ahora que: “ Por la importancia que reviste en el Derecho Marcario la comprobación de la existencia o no del riesgo de confusión entre dos marcas, se toma en cuenta las reglas que sobre el tema reconoce la doctrina y la jurisprudencia: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss). “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en con- 26/01/98 25.48 junto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, hasta el punto de "disectarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". “Para analizar la existencia o no del riesgo de confusión se examinará los varios criterios que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para ese fin, sin que sea un úni- GACETA OFICIAL co punto de vista el concluyente que conduzca a establecer la confusión entre dos marcas cuyos signos se asemejan.

No se han establecido ni se han dado reglas absolutas en esta materia, por lo que el criterio de quien califique, aceptando o no la semejanza entre las marcas a compararse, debe fundamentarse en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pueden servirle de base para formular su resolución o decisión. La subjetividad en la apreciación, no puede llevar tampoco al juzgador o funcionario a una liberalidad en su criterio, sino que en todo caso, debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto ”. En cuanto a la determinación de la identidad o similitud fonética entre dos marcas en el mismo proceso ha dicho el Tribunal: ".- Comparación fonética.“Entre los criterios auxiliares o complementarios se menciona el comparar las marcas en el piano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, a la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas estén configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a su estructura gráfica y fonética. “En el plano fonético, se ha establecido una escala descendente de valores para comparar las marcas denominativas. “En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor. 26/01/98 26.48 “Posteriormente y dentro de esa escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca) “Debe analizarse por último -según los tratadistas- la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones.

Es posible en algunos casos que la sílaba tónica no sea la que se ubique en primer lugar de la denominación. Pero si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor " Los signos GOLOSIA y GOLOSAS pueden tener alguna relación conceptual en la medida en que el primero de ellos pudiera considerarse como derivado de la palabra GOLOSÍA que según la acepción del Diccionario de la Real Academia Española, edición 1970, significa "gula, glotonería".

En este sentido corresponde también a la Oficina Nacional Competente, dentro del examen de fondo de la solicitud de registro, comparar los signos en conflicto marcario para establecer su identidad o disimilitud no solamente desde el punto de vista gráfico y fonético, sino también conceptual. 7. Validez del Registro de una Marca.Los actos de concesión y de otorgamiento del registro por la Oficina Nacional Competente, como actuaciones administrativas que son, están revestidas del principio de presunción de legalidad de los actos administrativos, de manera que una vez producidos y en firme tienen pleno efecto jurídico y no pueden ser desconocidas ni suprimidas de la vida jurídica mientras no hayan sido declaradas nulas.

De lo anterior no podría sostenerse que es inválida una decisión de rechazo de registro basada en la identidad de una marca registrada anteriormente, con el argumento -por parte de quien pretende registrar un signo similar- de que la marca registrada de la cual se predica la GACETA OFICIAL semejanza era genérica o descriptiva, pues en virtud del principio anotado, el registro de la marca anterior goza de legalidad y es totalmente válido.

Si la parte que alega su invalidez pretendiera que ella prosperare tendría que acudir a demandar la nulidad ante la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en los artículos 102 de la Decisión 313 y 113 de la Decisión 344, que le otorgan a la parte interesada el derecho de solicitar la nulidad de registro de una marca, entre otras causales, cuando éste se haya concedido en contravención a las disposiciones previstas en el régimen comunitario.

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONCLUYE: 1. Los derechos válidamente adquiridos y las situaciones jurídicas concretas en vigencia de una ley, no pueden ser desconocidos por norma posterior. Las meras expectativas o situaciones jurídicas abstractas no consolidadas en cabeza de los individuos, pueden ser modificadas por ley posterior. 2.

En términos generales, desde el punto de vista procedimental, la nueva ley es de aplicación inmediata a la actuación administrativa correspondiente. En este sentido la norma aplicable al examen de registrabilidad en el presente caso es la Decisión 344 de la Comisión. 3. El riesgo de confusión se produce como consecuencia de la solicitud de registro de una marca idéntica o similar a una ya registrada.

La confusión a que se refería el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, es noción relacionada con el error a que se refiere el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y representa amenaza de desorden en el mercado de productos, induce a equívocos en la selección de productos por los consumidores y perjudica a los productores interesados en que se conozca la calidad y origen de sus productos.

Por consiguiente constituyen causales de irregistrabilidad de una marca. 26/01/98 27.48 4. Según el procedimiento marcario contenido en las Decisiones 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el ejercicio de comparación entre dos marcas deberán tomarse en cuenta criterios que se ciñan al examen del conjunto de las características, a la comparación sucesiva y a la naturaleza de los productos y a sus semejanzas. 5.

La presunción de legalidad de los actos administrativos de concesión de un registro no puede ser desconocida mientras dichos actos no hayan sido anulados. 6. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. 7.

Remítase copia de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 26/01/98 28.48 PROCESO 28-IP-96 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso-Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Expediente Nacional Nº. 1485, Caso: Marca “CIEL” e interpretación de oficio de los artículos 84 y 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95 y 96 de la Decisión 344. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito, a los treinta y un días del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete. VISTOS: El Tribunal Contencioso Administrativo de Quito, por intermedio de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Se solicita la interpretación en razón de que la actora, señora Gloria Gladys Morales Ramírez impugna las Resoluciones Nº DNPI-008330MICIP notificada el 15 de marzo de 1994; Nº 008923-DNPI-MICIP notificada el 16 de mayo de 1994 y Nº 011043, notificada el 19 de agosto de 1994 y pide se declare la ilegalidad del acto administrativo por la cual se niega el registro de la marca “CIEL”.

Como hechos relevantes el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, señala los siguientes: 1. “La actora en el recurso de plena jurisdicción o subjetivo afirma que el 29 de enero de 1993 presentó solicitud de registro e inscripción de la denominación “CIEL” como marca de fábrica en los términos constantes en su demanda y que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante oficio Nº DNPI008330-MICIP le hace conocer que no dará curso a dicha solicitud porque contraviene a lo dispuesto en el artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 2. “Que con posterioridad y con oficio Nº 008923 DNPI-MICIP notificado el 16 de mayo de 1994, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, ratifica el contenido del oficio anterior; 3. “Que mediante oficio Nº 011043 notificado el 19 de agosto de 1994, la misma institución por tercera vez se ratifica en los oficios anotados, con las explicaciones constantes en su recurso. 4. “Con los antecedentes expuestos, impugna las Resoluciones Nº DNPI-0083230-MICIP (sic), notificada el 15 de Marzo de 1994;

Nº 008923-DNPI-MICIP, notificada el 16 de mayo de 1994; y, Nº 011043, notificada el 19 de agosto de 1994 y pide se declare la ilegalidad del acto administrativo. 5. “Al calificar la demanda, el Ministro de Sustanciación solicita que la actora indique el domicilio del mandatario de la empresa PARFUMS ULRIC DE VAREN’S S.A. propietaria del registro de la marca de fábrica “CIEL Y DISEÑO” y “CIEL” a efectos de que pueda ser citada y ejerza los derechos que le concede el art. 25 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”. “Citados los demandados comparece: 1) El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, con escrito de fs. 16 y opone como única excepción: “ilegitimidad de personería pasiva”; 2) El Director Nacional de Propiedad Industrial, se excepciona así: a) Negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda; b) Legalidad y validez de la providencia impugnada Nº 939734 y en la cual se rechaza la solicitud de registro de la marca presentada por el Dr. Ángel Garzón Zapata, en su calidad invocada; c) Se ratifica en el total contenido de las providencias Nos: 0083330 (sic) y 011043; 3) El mandatario de la sociedad francesa PARFUMS ULRIC DE VAREN’S S.A. con escrito de fs. 29 y 30, contesta el traslado que se le ha hecho de la demanda”.

Este Tribunal considera necesario ampliar el contenido de algunas de las piezas procesales que han sido enviadas por el juez consultante, GACETA OFICIAL a fin de clarificar los hechos impugnados internamente. 1. Procedimiento administrativo a) Al rechazar el trámite de registro de la marca CIEL, la Oficina Nacional Competente, fundamenta su resolución emitida en el oficio Nº 8330-MICIP de 15 de marzo de 1994 en que en dicha marca “se trata de una denominación notoriamente conocida, tanto en el País como a nivel internacional”. b) La actora al contestar el oficio indicado en el literal a) anterior, recibe una nueva respuesta del Director de la Propiedad industrial contenida en el oficio 8923-DNPI-MICIP, notificada el 16 de mayo, por el que se ratifica el contenido del oficio 8330, aduciendo que “en el envase que contendrá el perfume de la marca CIEL en su espacio vertical constan las palabras entrelazadas UDU, que corresponden a las iniciales del verdadero propietario de la marca PARFUMS ULRIC DE VAREN’S S.A., de nacionalidad francesa”. c) La actora impugna el contenido del mencionado oficio y solicita la revocatoria de la providencia de 16 de Abril (oficio 8923).

Mediante oficio Nº 11043 de 19 de Agosto de 1994 el Director de la Propiedad Industrial, a la vez que se ratifica en el contenido del oficio de 20 de abril de 1994 ordena “el archivo del expediente, por ser una marca registrada en Francia con los números 1288834 y 1278662 como CIEL y DISEÑO, y CIEL, palabra respectivamente”. 2. Demanda presentada ante el Tribunal Distrital No. 1 La demandante, Señora Gladys Morales Ramírez, por intermedio de su apoderado, luego de realizar un detalle del procedimiento administrativo, advierte que el Ecuador “no tiene ningún convenio o tratado recíproco en materia marcaria con Francia, en consecuencia es ilógico el razonamiento del señor Director de Propiedad Industrial”.

Desconoce la categoría de marca notoria de la marca CIEL, argumentando en su favor la disposición del artículo 84 de la Decisión 344, aspectos que no “son los únicos que determinan si una marca es notoria o conocida ya que la enumeración del artículo es ejemplificativa ” 26/01/98 29.48 3. Contestación de la demanda por parte de la Sociedad PARFUMS ULRIC DE VAREN’S S.A. Expresa que dicha compañía solicitó el registro de la marca CIEL el 16 de Septiembre de 1993, la que se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 344, solicitud que fue objeto de observación por la Señora Gloria Morales Ramírez el 3 de marzo de 1994, “fundamentándose para ello en lo previsto en el artículo 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”.

Agrega que: “En escrito presentado a nombre de PARFUMS ULRIC DE VAREN’S S.A. dirigido al Director Nacional de Propiedad Industrial en septiembre 2 de 1994, quedó aclarado que, aunque ciertamente la Señora Gloria Morales Ramírez había solicitado la denominación CIEL con el Nº 36856 en enero 29 de 1993, ello no le daba derecho sobre una marca de un perfume sumamente conocido a nivel mundial, que inclusive se hallaba en otros países registrado y que en el Ecuador es distribuido y comercializado por Almacenes Juan Eljuri Cia. Ltda. y las Fragancias Cia. Ltda.”. 4.

Contestación por parte de la Oficina Nacional Competente Alega la "validez de la providencia impugnada Nº 93973.4" y en la cual se rechaza la solicitud del registro de la marca CIEL, presentada por el apoderado de la actora. Se ratifica el rechazo de la solicitud de registro a la marca CIEL, (expediente 36856/93) por cuanto contraviene las disposiciones del artículo 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal, en aras de aclarar la continuidad de los hechos, advierte que en el expediente no existe constancia de inscripción o registro de la marca CIEL, ni a nombre de la Sra. Gladys Morales Ramírez ni de PARFUMS ULRIC DE VAREN’S S.A.; concretándose la demanda a la disconformidad del procedimiento adoptado por la Oficina Nacional Competente en la solicitud de registro formulado el 19 de enero de 1993.

CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL I COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento judicial del Acuerdo de Cartagena siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional y tenga que aplicarlas dentro del proceso interno, como lo es en el caso el alto órgano jurisdiccional de lo contencioso administrativo consultante, conforme a lo establecido por los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal dentro de sus facultades para ampliar o restringir las normas que deben ser interpretadas, estima conveniente referirse al trámite de registro de la marca contemplado en los artículos 87 a 96 de la Decisión 344, y al artículo 84 ibídem. II NORMAS A INTERPRETARSE El Juez Nacional solicitó la interpretación de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A continuación se transcribe el texto de las referidas normas: DECISIÓN 344 Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; 26/01/98 30.48 ( ) d) “Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) “Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” Artículo 84. “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: "a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

"b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; "c) La antigüedad de la marca y su uso constante; "d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. Artículo 87. “La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: GACETA OFICIAL “a) La identificación del peticionario; “b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; “c) La indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de la marca; y; “d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida. “La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada, por la oficina nacional competente, como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”.

Artículo 88. "Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos: "a) Los poderes que fueren necesarios; "b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar para objeto de su publicación; "c) Copia de la primera solicitud de marca en el caso que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; "d) La reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y, "e) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros".

Artículo 90. “Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en el presente Capítulo”. Artículo 91. “Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades.

Este plazo será prorrogable por una sola vez, por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad. 26/01/98 31.48 “Si dentro del término señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada”. Artículo 92. “Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación, por una sola vez”.

Artículo 93. "Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. "A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros".

Artículo 95. "Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. "Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada".

Artículo 96. “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. III REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO El artículo 81 de la Decisión 344, establece en su primer acápite los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

GACETA OFICIAL Un signo es perceptible cuando por medio de cualquiera de los sentidos, el consumidor tiene la posibilidad de apreciarlo, captarlo o distinguirlo. Son signos perceptibles las denominaciones o las palabras, los colores, los gráficos, etc. porque a través de estos medios se puede memorizar el signo o captarlo para llegar al proceso diferenciador con otros signos idénticos o similares.

Una marca tiene como finalidad esencial la de distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros. La distintividad es el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca pues solo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario “estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos” (Proceso 27-IP-96, G. O. Nº 279 de 25 de julio de 1997).

En base de la distintividad se protege al empresario o productor, para que sus bienes o servicios sean claramente distinguidos en el mercado, y al consumidor quien al diferenciar una marca de otra evita la confusión, el error o el engaño que puede aparecer cuando entre dos signos no exista una evidente distintividad tanto en los signos en sí mismos, como entre éstos y los productos que la marca protege.

La susceptibilidad de representación gráfica del signo se refleja en una condición formal encaminada a que pueda ser impreso para fines de procedimiento y de archivo. El acápite segundo del artículo 81 citado contiene una definición clara de lo que debe entenderse por marca, haciendo referencia a la función esencial de la misma que es la función distintiva, esto es, que permita que los productos o servicios de una persona puedan ser reconocidos y diferenciados de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

En el Proceso 27-IP-95 al analizar esta definición se dijo que: “La noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma 26/01/98 32.48 marca.

El público tiene el convencimiento que los productos o servicios de una misma clase que llevan la misma marca, se originan o proceden de una misma empresa, sin importar quien es el titular de la marca ni el propietario de la industria, sin suponer que una misma marca para iguales o similares productos pueda ser utilizada por titulares diferentes, causándole error o confusión en la adquisición de bienes o servicios. “El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca.

En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial de la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y esta identificación es la que hace posible al proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial (Profesor José Manuel Otero Lastres Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344, Seminario Internacional Quito y Trujillo, julio de 1996)”.

IV PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE UNA MARCA El procedimiento del registro de un signo como marca no ha tenido esencial variación tanto en las Decisiones 311 como en la 344, la cual abarca este punto en los artículos 87 a 98. Las etapas del procedimiento del registro pueden resumirse en las siguientes: presentación y admisión de la solicitud; examen de forma; publicación de la solicitud; observaciones de terceros contra el registro; examen de registrabilidad y el acto del registro propiamente dicho.

El interesado en registrar una marca debe presentar la solicitud ante la Oficina Nacional Competente, memorial que contendrá los requisitos esenciales que se contemplan en el artículo 87. Corresponde inmediatamente a la Oficina Gubernamental Competente, admitir dicha solicitud bajo el análisis del artículo 87 y de no reunir alguno o algunos de estos requisitos, la solicitud no será admisible y no podrá continuar el trámite.

De la no admisión de la solicitud se desprende que ésta no existe jurídicamente. GACETA OFICIAL Con la admisión de la solicitud se le asigna fecha de presentación y nace o se origina en esta forma la prioridad obtenida con la presentación. 26/01/98 33.48 El solicitante deberá acompañar en su escrito los documentos señalados en el artículo 88.

De no presentarse observaciones, luego de los 30 días de publicada la solicitud, se procederá al examen de registrabilidad, tomando en consideración los requisitos y las causales que se fijan en los artículos 81, 82 y 83, para concluir con el otorgamiento o denegación del registro, mediante una resolución debidamente motiva (artículo 96).

Admitida la solicitud, la Oficina Nacional Competente procede, conforme al artículo 90, en primer lugar y dentro del plazo de 15 días hábiles a la presentación, al análisis de los aspectos formales referidos en el artículo 88 y si de dicho examen tales requisitos no se han cumplido notificará al solicitante para que en un plazo de 30 días hábiles siguientes, subsane las irregularidades, plazo prorrogable por 30 días hábiles adicionales, sin que el solicitante pierda su prioridad.

Si realizada la publicación, se presentaren observaciones, este hecho no exime a la Oficina Nacional Competente al examen de fondo, pues “no puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma” es la Oficina Nacional Competente la que, con el examen de fondo, conceda o deniega la marca” (Proceso 27-IP96, G. O. Nº 279 de 25 de Julio de 1997).

Si cumplido el plazo no se han subsanado las irregularidades formales, la Oficina Nacional Competente rechazará la solicitud (artículo 91). Cuando las observaciones son rechazadas o no son presentadas, en ese momento, se inicia por parte de la Oficina Nacional Competente el examen de registrabilidad para conceder o negar la marca. Aprobado el examen formal, en el próximo paso, se procede a la publicación de la solicitud para que dentro de 30 días “cualquier persona que tenga interés” presente las observaciones al registro (artículos 92 y 93), las que de no contrariar el artículo 94, serán notificados al peticionario a fin de que dentro de los 30 días hábiles “haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente” (artículo 95), sin que el silencio del peticionario produzca efecto alguno dentro del procedimiento del registro, pues la norma no contempla sanción o consecuencia alguna para esos casos.

Contrariar el trámite o procedimiento del registro o alterarlo, rechazando por ejemplo una solicitud por asuntos de fondo sin la previa publicación o proceder al examen de registrabilidad con anterioridad a dicha publicación, llevaría a la nulidad del procedimiento si la marca no ha sido conferida, o a la nulidad del registro en caso afirmativo.

Para el primer supuesto, deberá seguirse con el trámite administrativo o la vía gubernativa interna en aplicación de las normas comunitarias “Del Procedimiento de Registro” a que se contrae la sección II de la Decisión 344. Vencido este plazo la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones, para lo cual procederá al examen de fondo del signo tomando en consideración tanto los puntos planteados en las observaciones como los que crea necesario analizar según su propia iniciativa y autonomía. La aceptación de las observaciones significará, consecuentemente el rechazo del registro.

(artículo 95). En el caso sub examine la solicitud de la marca CIEL por parte de la Sra. Gloria Morales Ramírez ha sido rechazada mediante providencia del 15 de marzo de 1994; en tanto que la marca idéntica para registro fue presentada por PARFUMS ULRIC DE VAREN’S para registro el 16 de septiembre de 1993. De este examen de fondo, se producirá el acto administrativo de concesión o denegación de la marca mediante una resolución debidamente motivada que será notificada al peticionario.

En el primer hecho, se trataba de una mera expectativa que significa la sola presentación de la solicitud, la que sinembargo, confiere al solicitante el derecho a presentar observaciones frente a una solicitud posterior con la que V DERECHO DE PRIORIDAD GACETA OFICIAL se pretenda registrar idéntico o igual signo para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error.

Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio “primero en el tiempo, primero en derecho”. ("Prior tempore, prior iure").

La prioridad marcaria interna o territorial, referida al registro de dos marcas en un mismo país, se encuentra ampliada en el artículo 103 de la Decisión 344 con la prioridad andina e internacional. Según ella el solicitante que primeramente ha presentado una solicitud en un País Miembro o en otro país que concede trato recíproco a las solicitudes de los Países Miembros, conservará dicha prioridad por el término de 6 meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para requerir el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Para que nazca el derecho de prioridad, según el inciso final del artículo 87 de la Decisión 344, es necesario que la Oficina Nacional Competente admita la solicitud, y se le asigne fecha de presentación, circunstancias que no se producirán con aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos del mencionado artículo 87. En tanto, no se pierde tal prioridad cuando la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen formal encuentra incumplimientos y ordena subsanarlos en el plazo de 30 días hábiles (artículo 91); si la solicitud es admitida la prioridad queda determinada desde la fecha de presentación de la solicitud.

Así, quien presente una solicitud posterior de registro de esa marca idéntica o similar para los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor con el uso, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere. 26/01/98 34.48 No hace falta entrar al análisis de los signos confundibles que pueden causar un error en el consumidor, sea porque produzca una confusión inmediata entre los signos con los productos o porque se crea que los mismos productos con marcas similares tienen un mismo origen empresarial ya que, “en tratándose de marcas idénticas -tanto en cuanto a signos como a productos- el riesgo de confusión es inevitable y puede establecerse "prima facie" con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto”.

(Proceso 7-IP-96). VI MARCAS NOTORIAS En el presente caso la Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante oficio Nº DNPI009330-MICIP, comunicó al interesado que no continuara con la solicitud de registro de la marca “CIEL”, clase internacional 3, “por contravenir lo dispuesto en el artículo 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” añadiendo que se trata de una denominación notoriamente conocida tanto en el país como en el extranjero.

Los numerales aducidos para negar el trámite de la solicitud de registro señalan como causales de irregistrabilidad el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada, o reproduzcan en alguna forma un signo notoriamente conocido o sean similares hasta el punto de ocasionar confusión con una marca notoriamente conocida.

Aparece en actas, a fs. 26, que la sociedad PARFUMS ULRIC DE VAREN’S S.A. solicita la marca de fábrica “CIEL y diseño de etiqueta” a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el 16 de septiembre de 1993, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 344 del correspondiente mes, página 74, bajo el Nº 41557. Con anterioridad, el 29 de enero de 1993, la actora señora Gloria Gladys Morales Ramírez había solicitado el registro de la marca “CIEL” y el 3 de mayo de 1994 presentó observaciones al registro solicitado por la empresa PARFUMS ULRIC DE VAREN’S S.A. No obstante, se infiere que para la Oficina Nacional Competente, confrontadas las dos marcas, se encuentra que la primera solicita- GACETA OFICIAL da, es inadmisible porque contraviene lo dispuesto en el artículo 83 numerales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, o sea que incurre en las causales de irregistrabilidad allí señaladas, añadiendo que la marca cuya solicitud de registro presentó la firma francesa es una denominación notoriamente conocida tanto en el país como a nivel internacional.

Concepto de marca notoria “Siguiendo al Profesor Fernández Novoa, cabe definir la marca notoriamente conocida como “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores)” (Citado por el Profesor José Manuel Otero Lastres, Seminario de Quito-Trujillo, pág. 243). El Tribunal ha trazado con precisión la distinción entre la “marca notoria” y la “marca renombrada”.

Así dice en el Proceso Nº 1-IP-87 (G.O. Nº 28 de 14 de febrero de 1988): “las marcas pueden llegar a ser “intensamente usadas” género del cual son especies la marca “notoria” de especial relevancia en el caso que se analiza y la “marca renombrada” que a la notoriedad agrega un elevado prestigio o sea un goodwill muy alto por asignársele una excelente calidad”.

En idéntico sentido se manifiesta el Tribunal en su sentencia en el Proceso Nº 2-IP-94 (G.O. Nº 160 de 21 de julio de 1994) donde dice: “La marca notoria es la que goza de difusión, o sea, la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores.

A diferencia de ella, la marca “renombrada”, que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente”.

El tratadista José Manuel Otero, con ánimo de diferenciar estos dos tipos de marca ha expresado: 26/01/98 35.48 "Al igual que el Profesor Fernández-Novoa, creo que la diferencia esencial entre estos dos tipos de marcas radica en su distinto grado de difusión: la marca notoriamente conocida goza de difusión entre los círculos interesados del correspondiente sector, mientras que la marca renombrada goza de difusión en la generalidad de los sectores.

El prestigio o la reputación es algo que puede añadirse a la marca notoriamente conocida y que posee siempre la marca renombrada. Pero no parece que sea un rasgo conceptual que permita deslindar con precisión estas dos figuras". (Memorias, Seminario Internacional "La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios", Quito-Trujillo 1996, pág. 246).

Prueba de la marca notoria El Tribunal en varios fallos ha insistido que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes (Procesos 5-IP-94 G.O. Nº 177 de 20 de Abril de 1995, 8-IP-95, G.O. Nº 231 de 17 de Octubre de 1996, y 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de Marzo de 1997).

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser el resultado de reconocimiento por resolución en la etapa administrativa o judicial, cuando en el trámite del proceso se aporte las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.

En el caso presente ha sido la Oficina Nacional Competente la que al rechazar la solicitud, por su propia iniciativa afirmó que la marca CIEL de la compañía PARFUMS ULRIC DE VAREN’S S.A. era notoriamente conocida en el País como en el exterior. El conocimiento que el administrador o el juez tenga sobre la notoriedad de la marca, no debe generarse por simple intuición o información o por un conoci- GACETA OFICIAL miento general que haya podido llegar a obtener sobre una determinada marca.

El antecedente para que el juzgador declare la notoriedad de la marca y ese hecho sirva para rechazar una solicitud, ha de ser el producto o la consecuencia de un análisis, procedimiento o investigación que haya tenido lugar previamente y que con las pruebas presentadas por las partes lleven al juez a la convicción de que la marca tiene o reúne las condiciones para poder calificarse de notoria.

En este sentido el Tribunal en el Proceso 5-IP-94 expresó: “En el proceso objeto de esta interpretación, dirigido a establecer la notoriedad de una marca, se está frente a una situación en la que la función intermediadora del juez y su apreciación, cognición o juicio, puede resultar de la contradicción que se da como consecuencia de la acción de una de las partes y de la defensa de la otra.

En este contexto podría corresponder a la autoridad administrativa o judicial competente ordenar las pruebas que juzgue necesarias y proceder a la valoración de aquellas presentadas por las partes, con arreglo a los principios de la sana crítica. “Pero lo anterior no obsta para que cuando se trate de establecer la calidad de notoria de una marca, al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponda apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio -como en el caso de rechazarla, o de declarar la nulidad de aquella- pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca; o porque, frente al aporte de pruebas por las partes, a él compete valorarlas de acuerdo con los principios de la sana crítica.

Esta participación activa del administrador o del juez, según el caso, en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección de ésta, no sólo en beneficio de las partes en conflicto, sino también en interés general del consumidor”. Este criterio ha sido ratificado dentro del Proceso 7-IP-96 cuando la sentencia expedida expresa que “la autoridad cuando actúa de oficio decide de conformidad con los hechos y con las pruebas que obren en el expediente, aplicando además su propio criterio y evaluando las pruebas de acuerdo con las normas de la sana crítica”.

La calificación de una marca como notoria no debe ser el resultado de una libre aprecia- 26/01/98 36.48 ción de los hechos por el administrador, y lo que es más, en la resolución respectiva de rechazo deben motivarse las razones y fundamentos recogidos y experimentados para que él, en forma personal y de oficio, haya llegado a calificar a una marca como notoria.

Dentro del proceso interno, sin que este análisis signifique intromisión en los asuntos del derecho nacional o calificación de los hechos materia del proceso, lo que el artículo 30 del Tratado prohibe al Tribunal, no se ha dado la oportunidad procesal para que las partes presenten sus observaciones y que las mismas sean respondidas por el peticionario, porque, como se expresó anteriormente, el requisito de publicación se omitió. De consiguiente mal podía entonces presentarse observaciones para que la parte interesada pudiera detener el registro y la otra sustentarlo, toda vez que el titular de una marca notoria “goza del derecho de oponerse o, según el caso de formular observaciones a la solicitud de registro en los términos y dentro de los procedimientos establecidos en la ley marcaria vigente en el momento de ejercer dicha acción (Proceso 5-IP94).

La notoriedad de la marca es un hecho que si se alega o se controvierte, debe probarse por “quien corresponda conforme a las reglas de la carga de la prueba, ante la autoridad administrativa o jurisdiccional que esté conociendo de un proceso de nulidad, de oposición o de observaciones al registro, según la ley aplicable en el tiempo” (Proceso 5-IP-94), aspectos de procedimiento que en cuanto a su pertinencia y a su oportunidad corresponde analizar al juez consultante.

Entre los medios probatorios, sin ser los únicos, el artículo 84 de la Decisión 344 señala algunos criterios que pueden ser considerados para la determinación de si una marca es notoria; éstos se refieren a la extensión del conocimiento entre el público, la intensidad y el ámbito de difusión, la publicidad, la antigüedad de la marca, los análisis de producción, ventas o comercialización. Dentro del conflicto marcario entre una marca notoriamente conocida y una marca común, un punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer GACETA OFICIAL 26/01/98 37.48 preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G. O. N° 253 de 7 de Marzo de 1997).

En el caso de “observaciones”, la notoriedad deberá probarse por el que las alegue o controvierta en el momento procesal en que tales observaciones sean presentadas, es decir, el momento en que dicha notoriedad sea contradicha. actual de la marca, en el entendido de que si tal marca carece de dicha condición la protección que le confiere la ley para ejercer el derecho a oponerse no tendría fundamento alguno. Si la acción de nulidad persigue dejar sin efecto un acto que fue declarado válido por la Oficina Nacional Competente, el análisis sobre su legalidad deberá hacerse a la luz de las normas que le dieron vigencia, y si estas prohibían conferir el registro de una marca cuando existiera una notoriamente conocida, es lógico sostener que tal hecho debe haberse cumplido al momento de tramitarse la solicitud de la marca cuyo registro se impugna, ya que en ese instante procesal se calificaron los requisitos de fondo de una marca para aceptarse o negarse su registro, entre otros, la existencia de una marca notoriamente conocida.

Así mismo si se objeta posteriormente el registro de una marca anterior en base de la notoriedad, esta circunstancia debe permanecer como tal, inclusive, como elemento legitimante para accionar dicha nulidad, según lo dispone el artículo 113 de la Decisión 344, ya que quien no es titular de una marca notoria al momento de ejercer su derecho, estaría impedido de solicitar la anulación en base a la causal de notoriedad de su marca.

La utilización de los “vocablos, imitación, traducción o transcripción” denota en cierta forma la idea de “identidad” sea gráfica, conceptual u ortográfica. En lo que respecta a la cancelación, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitar el registro, con lo que el requisito de notoriedad debe cumplir con las exigencias que requería la ley al momento de solicitarse el registro de la marca que se impugna para efectos de la cancelación, con lo cual se requiere en primer término la prueba de esa notoriedad La notoriedad y la irregistrabilidad de los signos La Decisión 344 en los literales d) y e) impiden la registrabilidad de signos que constituyen “la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio Subregional, o internacional sujeto a reciprocidad” en cuanto haga relación al reconocimiento de igual protección específica para los signos notorios.

En cambio el literal e) impide el registro de marcas similares que puedan producir confusión con una marca notoriamente conocida, y la notoriedad puede darse en cualquier País, exista o no la reciprocidad exigida en el anterior literal d). La protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de la “territorialidad” y de “la especialidad”, toda vez que la marca notoria se encuentra protegida no sólo en el territorio en que tiene tal categoría sino que se extiende a ámbitos extraterritoriales.

De tal suerte que cualquiera que fuere el País o la Región en que la marca sea notoriamente conocida y exista como tal, su titular puede hacer valer sus derechos, condicionando su acción a los requisitos establecidos en las normas comunitarias. Así mismo la regla de la “especialidad” se amplía dentro de la concepción y protección de la marca notoriamente conocida, la que protege no sólo a los productos iguales o similares sino a todos los productos independientemente de la clase a la que pertenecen, con lo que en este punto la protección de la marca notoria bajo la Decisión 85 y la actual 344, ha tenido un considerable desarrollo proteccionista.

En el literal d) del artículo 83, cuando la marca a registrarse o registrada es la imitación, traducción o transcripción de la marca GACETA OFICIAL notoriamente conocida, el amparo legal se extiende a los mismos productos o servicios o a aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. A contrario sensu, si la marca a registrarse es similar, esa protección radica en los productos con independencia de la clase, pero exigiéndose entre ellos alguna medida competitiva o de conexión, sin abarcar a los "distintos o disímiles".

Con base en las expuestas consideraciones: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Para que un signo pueda ser registrado se requiere que sea visible, perceptible y susceptible de representación gráfica. 2. El procedimiento para obtener el registro de una marca se encuentra desarrollado en el capítulo II de la Decisión 344, cuyas etapas deben ser cumplidas por las oficinas nacionales competentes so pena de acarrear la nulidad de tal procedimiento si éste se altera o se modifica. 3.

La primera solicitud presentada ante la Oficina Nacional Competente confiere al solicitante el derecho de “prioridad” para oponerse a la solicitud de un registro posterior de un signo idéntico o semejante para los mismos productos o servicios o para aquellos en que la pretendida marca pueda inducir al público a error frente al signo anteriormente solicitado. 4.

Entre las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, figura la similitud del signo solicitado como marca con un signo notoriamente conocido o que pueda producir confusión con una marca notoriamente conocida. 5. La notoriedad del signo debe ser debidamente probada en la etapa administrativa o en la judicial por quien alega o contradice esa notoriedad. 6.

Para que prospere una acción de nulidad amparada en el derecho que otorga la titularidad de una marca notoriamente conocida, tal notoriedad para el momento en que 26/01/98 38.48 se presentó la solicitud de la marca controvertida, debe ser probada por su titular. 7. La Oficina Nacional Competente puede rechazar, aun de oficio, una solicitud que viole las prohibiciones de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de conformidad con los hechos y con las pruebas que obren en el expediente, aplicando además su propio criterio y evaluando las pruebas de acuerdo con las normas de la sana crítica. 8.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito deberá adoptar la presente interpretación al dictar la respectiva sentencia en el caso Nº 1485. 9. Notifíquese al nombrado Tribunal Contencioso Administrativo mediante copia certificada y sellada. 10. Remítase asimismo, copia certificada de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial.

Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede fue aprobada según el artículo 63, modificado, del Estatuto del Tribunal, en sesión del 31 de octubre de 1997.

CERTIFICO. EL SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 26/01/98 39.48 PROCESO 31-IP-96 Interpretación prejudicial de los artículos 83 y 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Expediente Nº 2699.

Sociedad Productos Concentrados Argom - Aliños el Chef, Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). Quito, 3 de Diciembre de 1997 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: Que dentro de la acción de nulidad contra la Resolución Nº 6867 de 30 de junio de 1993, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de lndustria y Comercio, cuyo demandante es la Sociedad de Productos Concentrados Argom, Aliños el Cheff, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 83 y 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al aceptar la solicitud admite la competencia del Consejo de Estado de la República de Colombia para requerir la interpretación conforme al artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, y que éste a su vez tiene competencia para resolver según el artículo 28 del mismo instrumento.

Que la solicitud recibida por el Tribunal comunitario reúne los requisitos contenidos en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184). Que el Consejero solicitante señala como informe sucinto de los hechos los siguientes: “ A título de restablecimiento se solicita se admita la demanda de observaciones (oposiciones) y previa la notificación correspondiente, se conceda plazo a SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. (solicitante del registro de la marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA -etiqueta- para que presente sus alegatos ”. “.

HECHOS DE LA DEMANDA “Se alega en la demanda que la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. presentó solicitud de registro de la marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 artículo 2º del Decreto 755 de 1972, solicitud a la cual le correspondió el expediente administrativo 293.701. “Hechas las publicaciones de rigor, la sociedad PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM-ALlÑOS EL CHEFF LTDA., sigla ALIÑOS EL CHEFF LTDA. presentó demanda de observaciones (oposición) al registro de la marca COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta), no obstante lo cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no notificó a la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., solicitante del registro, para que alegara si lo estimare conveniente y en su lugar, decidió expedir el acto administrativo que se demanda, rechazando la observación presentada y argumentando que los elementos figurativos que integran la marca solicitada nada tienen que ver con los mismos elementos de la marca que sirvió de base para la oposición. “5.

FUNDAMENTOS DE DERECHO “En los fundamentos de derecho manifiesta el actor que se violaron las siguientes normas: “a) El artículo 83 literal c) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto no obstante la observación presentada, la División de Signos Distintivos estimó que la misma se basó en una marca evidentemente distinta.

GACETA OFICIAL “La sociedad actora tiene registradas otras marcas como COCINERITO para distinguir productos de la clase 35 y con base en la cual formuló la oposición; EL COCINERITO (etiqueta) para productos de la clase 39; EL CHEFF (etiqueta) para productos de la clase 41. “La marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDAS (etiqueta), contra la cual se formuló la observación es similar y confundible con las marcas citadas, similitud que se hace más evidente si se aplican los principios establecidos internacionalmente, que permiten apreciar la existencia de la semejanza entre dos marcas.

"La comparación debe apreciarse, dice el actor, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias; la semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto; la imitación debe apreciarse por impresión, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas; la imitación debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio y que presta la atención común y ordinaria, atención que habrá de valorarse teniendo en cuenta el tipo de producto y la calidad del comprador. “b) El artículo 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se violó esta norma por cuanto la División de Signos Distintivos no notificó al solicitante del registro de la marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta) sobre la oposición (observaciones) formulada por la sociedad Productos Concentrados Argom Aliños El Cheff para que en un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables presentara los alegatos que estimare convenientes ”.

Como en las solicitudes recibidas del Consejo de Estado de la República de Colombia, en otras oportunidades, se nota también acá que esa alta jurisdicción no incorpora en la síntesis de los hechos a que se refiere el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, los argumentos de la parte demandada, lo cual debe ser subsanado por este órgano comunitario en aras de la economía procesal en el manejo de las interpretaciones prejudiciales.

No obstante sería a todas luces conveniente que desde su 26/01/98 40.48 origen en las solicitudes viniera la síntesis completa de los hechos para dar cumplimiento así al principio de bilateralidad y contradicción en el proceso judicial, en el que todas las partes gozan de iguales derechos para intervenir en el mismo. Contestación de la Demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, al contestar la demanda solicita no tener en cuenta las pretensiones esbozadas por ella, con base en los siguientes argumentos: Considera la demandada que la actuación en el caso controvertido cumplió con las disposiciones legales vigentes en materia de marcas y con base en lo previsto en el artículo 83 literal c) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Superintendencia no admitió las observaciones presentadas por la parte actora, habida cuenta de que los elementos figurativos que integran la marca solicitada en registro, eran distintos a los de las marcas registradas que legitimaron la oposición. Que la Resolución 6867 demandada fue notificada debidamente a la parte actora, pero como quiera que las observaciones fueron rechazadas de oficio con base en el propio artículo 83, no era necesaria la notificación a la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. de Suiza, pues el citado artículo en su literal c) establece que la Oficina Nacional Competente rechazará de oficio la observación presentada contra la solicitud de registro de la marca en cuestión en el evento de que ésta se base en marca evidentemente distinta o que pertenezca a clases disímiles, lo cual resulta del examen y confrontación de las marcas (etiquetas) atendiendo al contenido específico de ellas o sea en su aspecto puramente gráfico y visual, prescindiendo de las palabras o denominaciones, como lo ha sostenido el Consejo de Estado en fallo de 5 de junio de 1992.

Agrega que dicho examen concluyó con que las etiquetas son distintas entre sí y no existe posibilidad de confusión entre las mismas. Finaliza anotando además que el conjunto de la marca solicitada en registro frente al conjunto de las marcas registradas que dieron lugar a la oposición es novedosa, visible y suficientemente distintiva, y por consiguiente susceptible de registro marcario.

CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL 1. Normas Objeto de lnterpretación Las normas solicitadas en interpretación y su texto, son las siguientes: “DECISION 313 “Artículo 83.- La Oficina Nacional Competente rechazará de oficio aquellas observaciones que, cumpliendo con los requisitos establecidos por la presente Decisión, están comprendidas en algunos de los siguientes casos: a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente; b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa; c) Que la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles, a menos que la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta; o, d) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca.” “Artículo 84.- Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada.” 2.

Procedimiento de observaciones Las observaciones al registro son resultado del derecho de que gozan quienes tengan interés legítimo y los particulares propietarios de una marca para oponerse al registro de otra cuando de ella se predique imitación, semejanza o identidad, que pueda atentar contra el 26/01/98 41.48 juicio del consumidor medio e inducirlo a confundirse o a errar en la selección de los productos.

La facultad de presentar observaciones en el caso del propietario de una marca se deriva del derecho al uso exclusivo de la misma de que goza en ejercicio del ius prohibendi que lo legitima para actuar. Las observaciones al registro marcario constituyen un incidente dentro del proceso administrativo que corresponde decidir a la Oficina Nacional Competente como entidad a quien se ha asignado la función de otorgar o denegar el registro.

Este tipo de oficinas tienen facultad reglada para el trámite de las observaciones, en la medida en que se les faculta para, de acuerdo con la ley, rechazar de oficio aquellas observaciones que se susciten en una supuesta similitud de marcas, cuando de una comparación superficial de la marca en conflicto resulten -según criterio del funcionario administrativo- ser evidentemente distintas; es decir cuando a primera vista no ofrezca lugar a dudas con respecto a la ausencia de confundibilidad.

En tal caso, como lo establece el artículo 83 literal c) de la Decisión 313, la Oficina Nacional Competente puede rechazar las observaciones de plano y de oficio, salvo que la mera solicitud de registro pueda causar al titular de la marca, ya registrada con anterioridad, perjuicio económico o comercial injustificado por razón de una posible dilución de la fuerza distintiva.

La otra posibilidad para la Oficina Nacional Competente sería la de que conforme al artículo 84 de la prenombrada Decisión, admitiera a trámite la observación, caso en el cual deberá notificarla al peticionario del registro para que éste presente sus alegatos. Naturalmente que desde el punto de vista procedimental este requisito tiene por objeto cumplir con el principio fundamental de contradicción y de derecho de defensa.

Sinembargo, si las observaciones son rechazadas conforme al literal c) del artículo 83 mencionado porque a juicio de la Oficina Nacional Competente no se basan en elementos de confundibilidad -puesto que las marcas en supuesto conflicto son evidentemente distintas- entonces por ausencia de materia no habría lugar a la contradicción y sería necio e inocuo pretender que se notificara al solicitante del registro.

Esto ocurre, se repite, sólo en el supuesto de evidente o palmaria diferenciación de las marcas. GACETA OFICIAL 3. La Dilución de la Marca El artículo 83 literal c) de la Decisión 313, establecía una excepción al rechazo de oficio de las observaciones cuando, a pesar de que las marcas en conflicto sean distintas o que pertenezcan a clases disímiles, se produzca dilución en la marca registrada con daño injusto para su propietario.

A diferencia de lo que ocurre en el derecho marcario estadounidense y en el inglés, la legislación comunitaria apenas menciona el fenómeno de la dilución de las marcas en el artículo que se comenta -hoy derogado por la Decisión 344- que trata sobre la dilución en el artículo 104 sobre derecho al ius prohibendi que tiene el titular de una marca frente al uso de un signo idéntico o similar que produzca dilución de la fuerza distintiva de la marca.

El fenómeno de la dilución tiene aplicación frente a la marca notoria y a la renombrada, que en el derecho anglosajón da lugar a acciones concretas; está basado en el debilitamiento de la principal característica de una marca como es su distintividad. Puede generarse la dilución bien por el uso no autorizado de la marca en productos o servicios distintos a los relacionados con la registrada, que pueden ocasionar que la marca cese de cumplir sus funciones de único identificador de los productos de su titular; también puede darse el fenómeno cuando el registro de la marca para otros productos de distinta clase se asocia con la mala calidad de otros bienes o servicios ofrecidos en el mercado.

Desde el punto de vista probatorio los autores coinciden en calificar la dilución como un hecho de difícil comprobación, a no ser que ella se asocie con el fenómeno de la confusión marcaria. Para este Tribunal la figura de la dilución, en el contexto del literal c) que se comenta sólo cabe cuando los productos a que se refiere la marca en observación o sujeta a oposición sean evidentemente distintos o pertenezcan a clases distintas del nomenclator.

Así lo considera la doctrina cuando señala que la dilución es el “cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos.” (Schechter, citado por Jorge Otamendi en "Derecho de Marcas", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 377). 26/01/98 42.48 El profesor Fernández Novoa, “Derechos de Marca”, pág. 127 al tiempo de comentar la legislación española sobre la materia, indica que la ley prohibe registrar como marca “los signos que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados” para prevenir el “riesgo de debilitamiento de la reputación de una marca altamente renombrada. 4.

Las Marcas Figurativas Algunos autores (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, 1984, pág. 227) distinguen las marcas figurativas, de las marcas puramente gráficas en la medida en que la protección de aquellas se extiende tanto a la imagen representada en el signo como a la noción conceptual que dicho signo puede evocar.

En el caso de marcas figurativas, que corresponde al objeto de la controversia interna, el riesgo de confusión puede darse no solamente por la presencia de identidad o semejanza gráfica de las marcas sino por razón de identidad o semejanza de los conceptos que ellas evocan. (Fernández Novoa, obra citada). Estima el Tribunal que no puede ser aplicable el literal c) del artículo 83 de la Decisión 313 -en el sentido de que las marcas sean evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles- porque ambas corresponden a la misma clase del nomenclator y además, si bien entre ellas la parte gráfica presenta diferencias en cuanto a la configuración de la imagen "Un Cocinero con Gorro" frente a "Un gorro de Cocinero”, sí presentan indudablemente semejanzas conceptuales.

Esta apreciación no correspondería al supuesto de "marcas evidentemente distintas" a que se refiere el artículo 83 de la Decisión 313 en su literal c). De contera, no cumpliéndose este supuesto legal mal puede considerarse que dentro del caso en estudio se hubieran podido rechazar de oficio las observaciones formuladas por la sociedad Concentrados Argom Aliños el Cheff, como propietaria de la marca "Gorro Cocinero y Estrellas con Banda" (etiqueta). 5.

Examen de Comparabilidad Corresponde a la Oficina Nacional Competente en el examen de comparabilidad de las GACETA OFICIAL marcas acudir, como queda dicho, no solamente al contenido gráfico de las mismas sino también al contenido conceptual que lleva al consumidor a asociar las marcas con sus productos respectivos por el concepto que se haya formado de las mismas como consecuencia de su representación gráfica (figuras, estampas, dibujos, etc.).

Entre dos marcas gráficas con contenido figurativo el predominio en su examen de comparabilidad deberá darse con respecto a la representación gráfica de las mismas, así una de ellas contenga algún elemento denominativo, como es el caso en estudio, en el que una de las marcas lleva el nombre “El Cocinerito”. Por ser una de las marcas mixta y la otra gráfica, en el examen de registrabilidad deberá tomarse en consideración esta circunstancia para determinar el predominio del elemento gráfico.

En la hipótesis de dar aplicación al artículo 84 de la Decisión 313, es decir cuando no se den los supuestos para el rechazo de las observaciones y éstas deban admitirse a trámite, a la Oficina Nacional Competente corresponderá -dentro de su poder discrecional pero no arbitrario- estudiar tanto la similitud gráfica como la figurativa entre las marcas, basada en la comparabilidad de las semejanzas, su confrontación de conjunto, la similitud conceptual y el efecto de confusión o no, que pueda producirse en el consumidor medio ante la presencia de dos marcas en el mercado con productos pertenecientes a una misma clase del nomenclator.

Este Tribunal, en el caso 4-IP-94 señaló a manera indicativa los criterios generales que deberá tener en cuenta la Oficina Nacional Competente para determinar la similitud entre marcas que son aplicables al caso en estudio y por ello las reitera el Tribunal así: “ Criterios generales de apreciación de la similitud.“La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales para facilitar la comparación y apreciar la similitud: a) Cotejo de conjunto, o visión en conjunto de las marcas comparables. “Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestio- 26/01/98 43.48 nadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras o viceversa.

Riñe esta regla también con un “procedimiento matemático” de contabilizar las sílabas o letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad. El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella. La imagen que retiene el público en último momento es “la primera impresión” que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una "ojeada superficial". “Sobre este punto se remite el Tribunal al fallo pronunciado en el proceso 1-IP-87: “ Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma.

Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ” “b) Cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos. “El consumidor en la gran generalidad observará las marcas en forma separada, y no simultáneamente, lo que permitirá conocer si la impresión o imagen dejada por la una, recuerda la imagen de la otra. “c) Relevancia de las semejanzas más que de las diferencias. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos, que aparezcan en ella, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos" (Breuer, cita de Manuel Pachón, "Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial", Editorial Temis S.A. Bogotá, Página 69).

GACETA OFICIAL “d) La posición del juez.“El juzgador en definitiva está defendiendo al consumidor y también al titular de la marca ante un posible riesgo de confusión. En su análisis debe suponerse si el público podría confundirse con las dos marcas antes que él personalmente”. A lo anterior el Tribunal Andino agrega ahora que en la comparación de las marcas gráficas ha de tomarse en consideración no solo la imagen visual que ellas suscitan, sino el concepto que evocan, por ejemplo, un utensilio, un oficio o una profesión (en el caso de "el Cocinero"), para lo cual es representativa la figura de un gorro de cocina que lleva a una única asociación de ideas: la de la profesión de cocinero.

En opinión de esta jurisdicción comunitaria, el examinador de las marcas ha debido tomar en consideración los anteriores criterios, particularmente el conceptual, antes de concluir en la evidente diferenciación de las marcas y de aplicar el literal c) del Artículo 83 de la Decisión 313. Con tales consideraciones en mente, una vez admitidas las observaciones la Oficina Nacional Competente debe dar aplicación al artículo 84 de la Decisión 313, notificando de ellas al solicitante del registro y otorgando un plazo de 30 días a quien presentó las observaciones para que haga valer los alegatos sustentatorios del incidente, todo ello antes de decidir sobre las observaciones.

En desarrollo del alcance legal contenido en las precedentes apreciaciones de esta sentencia. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. El derecho al uso exclusivo de una marca incorpora el ius prohibendi, y legitima al titular de ella y al interesado legítimo para presentar observaciones al registro marcario ante la Oficina Nacional Competente cuando se pretenda registrar una marca similar o idéntica a la suya, para los mismos productos o servicios.

El interesado legítimo también tiene el derecho de formular observaciones. 26/01/98 44.48 2. No hay lugar a aplicar el artículo 83 de la Decisión 313 cuando además de presentar algún grado de semejanza gráfica o conceptual, las marcas pertenecen a una misma clase de nomenclator. En tal caso el artículo aplicable sería el 84 que establece la admisibilidad de las observaciones y su traslado al peticionario del registro. 3.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 83 de la Decisión 313, la Oficina Nacional Competente está facultada para rechazar de oficio las observaciones al registro de una marca únicamente cuando las marcas en conflicto sean evidentemente distintas, salvo el caso de dilución de la marca notoria. 4. Las marcas figurativas dan lugar a confusión cuando de ellas se predica similitud por identidad o semejanza gráfica o conceptual. 5.

En el examen de comparabilidad entre dos marcas con elementos gráfico predominantes, la Oficina Nacional Competente debe dar preponderancia al aspecto relacionado con la similitud o diferenciación conceptual de las mismas para decidir sobre la aceptación o rechazo de las observaciones al registro marcario. 6. La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas debe ser el resultado de un examen comparativo que tome en consideración los criterios que la doctrina y jurisprudencia han elaborado para el cotejo marcario según lo expresado en la parte considerativa de esta sentencia. 7.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. 8. Remítase también copia de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.

Juan José Calle y Calle PRESIDENTE GACETA OFICIAL 26/01/98 45.48 Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 26/01/98 46.48 GACETA OFICIAL 26/01/98 47.48 GACETA OFICIAL 26/01/98 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú