PROCESO 6-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 82 literal d) y 83 literal a) de la citada Decisión y los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal.- Solicitada por el doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.- Actora VICAR DE COLOMBIA S.A. MARCA STROGEN (NOMINATIVA) Expediente Nacional Nº. 3921.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de mayo de 1998 V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación por vía prejudicial de los artículos 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 82 literal d) y 83 literal a) de la citada Decisión y los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Dicha solicitud se origina en el proceso interno por medio del cual la compañía VICAR DE COLOMBIA S.A., a través de apoderado pretende obtener la nulidad de la Resolución Nº. 21.381 de 27 de noviembre de 1995, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y del acto administrativo presunto que resuelve de manera negativa el recurso de apelación interpuesto contra la citada Resolución, y niega el registro de la marca STROGEN (NOMINATIVA).

La solicitud del Consejo de Estado, reúne los requisitos de fondo y de forma establecidos tanto en el artículo 28 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena como en el 61 del Estatuto. A ello se suman la competencia del primero para interpretar las normas comunitarias contenidas en la Decisión y del segundo para solicitar lo anteriormente especificado.

Los hechos relevantes para la interpretación son los siguientes: El 27 de mayo de 1992 se solicitó el registro de la marca STROGEN (NOMINATIVA) a favor de la sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A., para distinguir productos de la Clase 5a del segundo artículo del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. Cuando se publicó el extracto de esta solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, el 10 de noviembre de 1993, la sociedad QUÍMICA PATRIC LIMITADA, formuló demanda de observación en base a la solicitud prioritaria del registro de la marca STROFEN, para distinguir productos comprendidos en la clase 5a del segundo artículo del Decreto 755 de 1.972 o Clasificación Internacional de Niza.

El 20 de enero de 1994 la actora presentó posteriormente memorial en el que limitó la solicitud de registro a la clase 5a del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972 o Clasificación Internacional de Niza, solamente para “Productos Veterinarios”. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio luego del trámite respectivo expidió la resolución núm. 21.381 de 27 de noviembre de 1995, en la que declara fundada la demanda de observación y niega el registro de la marca solicitada, fundamentándose en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La actora interpuso recurso de apelación contra la resolución 21.381; luego de transcurrido más de dos meses de la interposición del recurso se debe entender que la misma es de carácter negativo. La actora para sustentar los cargos de violación de las normas indicó lo siguiente: Que se ha violado el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal d) del artículo 82 ibídem, por aplicación incorrecta de los mismos, toda vez que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio aduce que: “el signo STROGEN es la traducción literal al castellano de la palabra ESTROGENO, pues dicho signo no constituye la traducción del idioma inglés, del término ESTROGENO, tal término carece de significado.

La verdadera y real traducción al idioma inglés al término ESTROGENO: es ESTRIN, ESTROGENIC O ESTROGEN”. El signo STROGEN al no estar comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal d) antes citado, puede ser registrado como marca de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

La Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que las marcas de los productos farmacéuticos y químicos se encuentran formados por sufijos y prefijos de uso común para esa clase de productos, los cuales a su vez son combinados con otros, dando como resultado otros signos igualmente distintivos, tal y como sucede con las sílabas GEN Y FEN, utilizados como sufijos y prefijos para distinguir esa clase de productos.

Para que pueda registrarse como marca, el signo debe cumplir con los requisitos mínimos exigidos. En el presente caso el signo STROGEN (NOMINATIVA) cumple con los requisitos de especialidad, licitud y novedad exigidos por la normatividad jurídica. El signo STROGEN es fantástico en relación con la clase 5a del art. 2º del Decreto 755 de 1.972, por cuanto no indica en la forma precisa y usual la naturaleza de los productos comprendidos en la mencionada clase; el signo será a lo sumo evocativo de los productos comprendidos en la Clase 5a Internacional, mas nunca descriptivo de esa clase de productos.

Se viola el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) del artículo 83 ibídem, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el registro del signo solicitado, ignoró que sirve para distinguir productos comprendidos en la Clase 5a del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972, y que cumple con los requisitos exigidos en el mismo artículo, siendo novedoso, distintivo y susceptible de representación gráfica.

La Superintendencia de Industria y Comercio anota en la contestación que la actora VICAR DE COLOMBIA S.A. es titular del registro de la marca ESTRONGOL (NOMINATIVA) que distingue productos de la clase 5a internacional, de conformidad con el Certificado de Registro núm. 158.545, vigente hasta el día 12 de abril del año 2004; marca que se encuentra compuesta por prefijos y sufijos de uso común, los cuales considerados independientemente son irregistrables y por lo tanto inapropiables.

Se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344. Tal inobservancia conduce a no salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo 147 de la Decisión 344 y que en el presente caso le asisten a la actora.

C O N S I D E R A N D O: Que el Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación por vía prejudicial, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, procede a su interpretación. I. NORMAS POR INTERPRETARSE: Las normas por interpretarse son las siguientes a juicio del Tribunal: Decisión 344 “Art. 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Art. 82.- No podrán registrarse como marca los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

“Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero, para los mismos productos o servicios, a para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“Art. 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados. “La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados. Con referencia a los artículos 146 y 147 de la misma Decisión, el Tribunal tiene expuesto su criterio en numerosos fallos, en el sentido de que toda vez que dichas normas sólo establecen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311; tales compromisos de carácter internacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.

Dicho punto no está siendo objeto de discusión en el caso que nos ocupa, por lo que el Tribunal se abstiene de proceder a su interpretación, ni a la del art. 5 del Tratado de Creación, cuya concordancia se invoca por la actora en el proceso interno. II. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA REGISTRARSE COMO MARCA El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene los requisitos intrínsecos o de fondo para que un signo pueda registrarse como marcas, son: el poder distintivo o la capacidad distintiva, la perceptibilidad y la capacidad de representación gráfica de un signo. El poder o la capacidad distintiva es considerada en forma general como la característica esencial para que un signo tenga la capacidad de diferenciar un producto o servicio de una empresa o persona de un producto o servicio de otra persona o empresa, con lo cual se evita cualquier posibilidad de error o confusión en el público consumidor cuando tenga que comprar productos o servicios que, al no tener esa capacidad distintiva, harían presumir que tienen el mismo origen empresarial o que se trata de los mismos productos o servicios.

Por lo tanto, el signo distintivo es aquel que permite distinguir e identificar, así como singularizar, los productos o servicios de una empresa frente a los de otra, evitando la confusión tanto entre los signos registrados como entre los productos o servicios que se encuentran amparados por una marca. El signo se considera novedoso si va a identificar la marca haciéndola inconfundible con otras ya registradas para la misma clase de productos, pues es el apropiado para distinguir e individualizar el producto que va a distinguir.

De tal manera que el signo marcario no sólo protege al producto en sí mismo al empresario, sino también a los consumidores que adquieren el producto identificado con esa marca, la cual debe ser identificable y distinguible de otras ya registradas, para evitar confusión. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca.

Por un lado al empresario le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en el mercado de libre competencia; y, por otro lado a los consumidores les permite identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que sean sujetos de la confusión o el engaño. Para que un signo marcario sea identificado por los consumidores es necesario que sea perceptible por medio de los sentidos.

La perceptibilidad del signo y la capacidad de representación gráfica del mismo, que son también características esenciales de todo signo para que pueda ser registrado como marca, hacen referencia a que los signos deben ser perceptibles por los sentidos y especialmente por la vista. La vista constituye el medio más generalizado para distinguir una marca de otra porque todo signo marcario se materializa para su comercialización a través de una representación gráfica, para lo cual utiliza cualquiera de las formas que puede adoptar un signo, como son las palabras, emblemas, etiquetas, etc.

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena se ha pronunciado sobre estos temas en varias de sus sentencias afirmando que: “De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la que los signos que la constituyen deben ser “suficientemente distintivos. Las demás características atribuidas a la marca son derivación de ese carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca”.

“ Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse. Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad - que siempre serán relativas -, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando (artículo 56)” (Jurisprudencia reiterada en los Procesos, 4-IP-88, 3-IP-90, 3-IP-91, 6-IP-93, 1-IP-94 y 2-IP-94, Gacetas Oficiales números 39, 70, 93, 150, 164 y 163 respectivamente.

Consúltese Tomos II y III de la “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”. Últimamente Procesos 5-IP- 94 y 7-IP-94, G.O. Nºs. 177 de 20 de abril de 1995 y 174 de 21 de marzo de 1995). El Tribunal en el proceso 32-IP-96 G.O. Nº. 279 de 25 de julio de 1997 manifiesta: “Como consecuencia de la función distintiva de la marca el signo debe ser distinguible de los que ya están registrados como también debe tener como función esencial que pueda diferenciar unos productos de otros, si éstos no tienen el mismo origen o fuente empresarial.

“La distintividad no infiere únicamente al signo considerado aisladamente frente a los demás registrados, sino que es necesario analizarlo frente a los productos o servicios que el signo protege o va a proteger. “Un signo que no tenga esta aptitud para distinguir o para distinguirse frente a los demás signos registrados o frente a los productos que la marca protege, carecerá de uno de los requisitos esenciales para constituir marca y por lo tanto es irregistrable”.

III. LA CONFUNDIBILIDAD El artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece la prohibición de registrar un signo como marca si es confundible con otra ya registrada o que se haya solicitado con anterioridad. Esta prohibición encuentra su fundamento en la propia función que tiene la marca en el ámbito comercial, que es la de distinguir un producto o servicio de aquellos con los que compite en el mercado.

De tal forma que si existe una marca que tiene una aparente similitud con otra, esta segunda impide individualizar a un determinado producto o servicio de otro producto o servicio semejante, por lo que ese signo se tornaría en irregistrable al existir posibilidad de confusión. La norma antes mencionada ampara a una marca del riesgo de confusión o de la “similitud confusionista” frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase o a los mismos o similares productos aún de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a un error.

De tal manera que es necesario establecer que en términos generales, la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes.

En cuanto a la “semejanza” entre dos signos, es aquella en la que entre los términos comparables existen elementos comunes y factores que pueden causar confusión. Para que se mantenga este impedimento, es necesario que entre los dos signos marcarios en cuestión el grado de confusión impida su diferenciación, lo que provoca el “riesgo de confusión”, evitando que estos signos marcarios sean visiblemente distinguibles.

La existencia de este riesgo, produce la irregistrabilidad de una marca que se confunda con otra ya registrada para productos de la misma clase internacional o de diferente clase, si entre ellos existiera alguna conexión que conduzca al público a error por el uso de la marca. El Tribunal ha tratado el tema del “riesgo de confusión” o “similitud confusionista” en varias sentencias, afirmando que: “La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales para facilitar la comparación y apreciar la similitud: “a) Cotejo de conjunto, o visión en conjunto de las marcas comparables.

Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras o viceversa. Riñe esta regla también con el “procedimiento matemático” de contabilizar las sílabas o letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad.

El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella. La imagen que retiene el público en último momento es “la primera impresión” que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una “ojeada superficial”. Sobre este punto se remite el Tribunal al fallo pronunciado en el proceso 1-IP-87: “ Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética “b) Cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos. “El consumidor en la gran generalidad observará las marcas en forma separada, y no simultáneamente, lo que permitirá conocer si la impresión o imagen dejada por la una, recuerda la imagen de la otra.

“c) Relevancia de las semejanzas más que de las diferencias. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos, que aparezcan en ella, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos (Breuer, cita de Manuel Pachón, “Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial”, Editorial Temis S.A. Bogotá, página 69).

“d) La posición del juez. “El juzgador en definitiva está defendiendo al consumidor y también al titular de la marca ante un posible riesgo de confusión. En su análisis debe suponerse si el público podría confundirse con las dos marcas antes que él personalmente ”. IV. COMPARACIÓN DE MARCAS DENOMINATIVAS Para realizar la comparación de dos marcas denominativas, es decir las compuestas por palabras o letras, el Tribunal ha establecido una importante orientación doctrinaria y jurisprudencial: “ Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

“Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma”. Por lo mismo deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirva de marca”.

(Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena - Proceso 1-IP-87 pág. 117). Respecto a los criterios generales para analizar la similitud de marcas el Tribunal ha establecido reglas que la doctrina y la jurisprudencia exponen en el Proceso 9-IP-94, G.O. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág 351 y ss).

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, hasta el punto de "disecarlas", que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".

“Para analizar la existencia o no del riesgo de confusión se examinará los varios criterios que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para ese fin, sin que sea un único punto de vista el concluyente que conduzca a establecer la confusión entre dos marcas cuyos signos se asemejan. No se han establecido ni se han dado reglas absolutas en esta materia, por lo que el criterio de quien califique, aceptando o no la semejanza entre las marcas a compararse, debe fundamentarse en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pueden servirle de base para formular su resolución o decisión. La subjetividad en la apreciación, no puede llevar tampoco al juzgador o funcionario a una liberalidad en su criterio, sino que en todo caso, debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto”. A más del criterio de la visión en conjunto de la marca, se debe también aplicar el criterio de comparar a la marca en el plano fonético, empleando la identidad de la sílaba tónica en las marca comparadas, la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están constituidas por un conjunto de letras que al pronunciarse emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo.

Se han establecido varias reglas para comparar las marcas en el ámbito fonético, que son: a) Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor. b) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). c) Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante.

Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor. V. MARCAS EN CONFLICTO Para la presente interpretación prejudicial es posible determinar que la marca STROGEN (NOMINATIVA) (Solicitud Nº. 361166) y la marca STROFEN (Solicitud Nº, 321849) contienen vocales idénticas ubicadas en el mismo orden.

Así mismo es posible establecer que la sílaba tónica. “STRO” es idéntica y ocupa la misma posición en las dos denominaciones, es decir es igual y se encuentra ubicada en primer lugar. Los sufijos GEN Y FEN tampoco guardan mayor diferenciación para evitar una posible confundibilidad. Por lo expresado, es posible considerar que las marcas antes mencionadas son semejantes.

Por lo tanto no se descarta la posibilidad de que pueda integrarse un conjunto marcario con varios prefijos o sufijos diferentes o que los mismos sirvan de raíz o de terminación de denominaciones, los que podrían ser registrables si guardan la suficiente distintividad que impida la confundibilidad con otros signos anteriormente registrados o solicitados.

En cuanto a las denominaciones de lenguas extranjeras el Tribunal se ha pronunciado en el proceso 3-IP-95, G.O. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995: “Han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado.

Pero si la marca adquiere originalidad, sugestividad o identidad propia por la composición de las denominaciones utilizadas y por la aplicación a productos ajenos, en su significado a la expresión denominativa de que se trate, podrá ser habilitada para su inscripción en el registro de la propiedad industrial”. Por otro lado, el término “STROGEN”, comparado con su similar en castellano “ESTROGENO” tiene más semejanzas que diferencias permitiendo éstas últimas que entre los signos exista una aparente similitud que en rigor podría determinar que con el uso de los términos el riesgo de confusión se presente.

La simple duda de la mera posibilidad de confusión, debe inclinar al juzgador por decidirse a la aplicación de la norma del artículo 83, literal a de la Decisión 344, en aplicación del principio “IN DUBIO PRO SIGNO PRIORI” VI. EL GRADO DE ATENCIÓN DEL CONSUMIDOR Un factor que debe tomarse en cuenta para determinar la semejanza de los dos signos es la clase de consumidor que adquiere un bien o servicio, pues el consumidor es el protagonista del derecho marcario y como tal su opinión es decisiva para determinar la posibilidad de confusión entre dos marcas.

El consumidor normal y corriente de determinada clase de productos es el llamado “consumidor medio”, a quien debe tomarse en cuenta para determinar la frecuencia del uso de una marca y para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas. El Tribunal se ha pronunciado sobre este punto en varias sentencias de la siguiente forma: “El Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.

Por supuesto que, en cuanto a ese fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, y en lo cual intervienen definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto”.

(Proceso 1- IP-87, G.O. Nº. 28 de 15 de febrero de 1988 y reiterado en sentencias: 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94). VII. PRIORIDAD O PREVALENCIA DE UNA SOLICITUD MARCARIA. En el caso que nos ocupa, ninguna de las partes ha adquirido el derecho marcario. La cuestión por resolverse únicamente se refiere a las meras expectativas que la solicitud de una marca general y a los derechos eventuales que la solicitud confiere, es decir, el derecho a presentar observaciones a una solicitud posterior sobre igual o semejante signo marcario para servicios o productos comprendidos en una misma clase internacional.

La Decisión 344 no contiene una norma expresa que establezca que la solicitud deberá señalar el día y la hora de presentación. Sin la presencia de norma expresa podemos establecer que en un conflicto entre dos marcas, prevale la primeramente presentada, aplicando el principio “primero en el tiempo, primero en derecho”. Por lo tanto, la prevalencia o prioridad no puede ser confundida con lo establecido en el art. 103 de la Decisión 344, por lo que la primera solicitud cobra validez frente a las demás. VIII.

MODIFICACION DE LA SOLICITUD INICIAL El artículo 89 de la Decisión 344 le concede al peticionario de un registro de marca la facultad de modificar su solicitud inicial únicamente con relación a asuntos secundarios. Asimismo podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados, pero la eliminación o restricción de los mismos surtiría efectos si el titular o solicitante prioritario acepta y autoriza el registro del nuevo signo; o si entre ellos se genera un compromiso de no producir los mismos productos o servicios.

En cualquier caso la Oficina Nacional Competente vigilará que esos acuerdos no generen confusión entre signos y productos para el público consumidor. La decisión del solicitante posterior a un signo ya registrado o solicitado, de no producir o limitar su producción o amparar la marca sólo para ciertos productos, no impediría que el primero, que ha registrado su marca para todos los productos de una clase no la use para el comercio de todos ellos, con la consecuente confusión de signos y productos.

En este caso la limitación o restricción sería ineficaz frente al objetivo y propósito de la norma comunitaria: evitar el riesgo de confusión. IX. DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS Y EVOCATIVAS. Resulta necesario que la Oficina Nacional Competente, al ejercitar su facultad de proceder al examen de registrabilidad de una marca, despliegue toda su capacidad analítica y reflexiva sin limitarse al mero análisis gramatical de la denominación, que no es suficiente para determinar si se trata o no de una marca evocativa.

El análisis de una marca o denominación tampoco puede limitarse al aspecto idiomático por ser una cuestión eminentemente práctica, que debe ser estudiada en base a lo que suele entenderse en el mercado según la utilización normal de los vocablos por parte del público consumidor. Las marcas evocativas son aquellas que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino del esfuerzo imaginativo.

De lo cual se desprende que pueden ser registrables, cuando no tengan características de descriptividad. El Tribunal en el Proceso 7-IP-95, G.O. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995 ha manifestado a este respecto que: “De otro lado están las marcas que aplicadas a determinados bienes o servicios pueden llevar al convencimiento, en la mente del comprador, de que los bienes que desea adquirir presentan determinadas características, cuando en realidad no las tengan.

Este riesgo puede correrse precisamente con los signos descriptivos de productos cuyas cualidades no corresponden a las del bien intrínsecamente considerado. A esta categoría pertenecen los adjetivos de comparación en su forma superlativa, tales como divinísimo o infinitísimo. Gramáticos como Don Marco Fidel Suárez tienden a descalificarlos cuando “están muy expuestos a participar de la mentira”.

(“Sueños Gramaticales de Luciano Pulgar”. Extracto de las Partes Gramaticales, por Eduardo Caballero Calderón, Bogotá 1952, Pág. 45). En este sentido corresponderá juzgar a la autoridad nacional competente en cada caso si, en función de los consumidores, el signo que reviste la forma de adjetivo superlativo puede inducir a engaño al comprador respecto de las características del producto.

“Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.

(Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs, 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas. Por otra parte cuando se realiza el cotejo de dos marcas farmacéuticas se podría tomar en cuenta vocablos o términos alusivos a la composición química del producto, que podría convertir a la marca en una evocativa y susceptible de registro.

En tanto que si signo y producto se identifican, se obstaculizaría su inscripción en el registro de la Propiedad Industrial, como también si el signo transmite o describe las características esenciales o primordiales del producto. En razón de las consideraciones expuestas: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.- Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 2.- El signo no deberá hallarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.- Los signos que sean idénticos o se asemejen a una solicitud de marca anteriormente requerida para registro, para productos y servicios iguales o similares que puedan inducir al público a error, no podrán constituirse en marca conforme al art. 83 literal a) de la Decisión 344, para establecer lo cual, el juez consultante deberá determinar si conteniendo, como en efecto contienen las marcas STROGEN Y STROFEN, sufijos idénticos colocados en el mismo orden, y antecedidos por el prefijo STRO, que también ocupa el primer lugar en ambas denominaciones, cómo podría llegarse a la conclusión de que no son confundibles en el análisis comparativo de conjunto que entre las dos marcas debe hacerse. 4.- En presencia de dos solicitudes de registro de marcas idénticas o semejantes, que constituyen meras expectativas, para determinar su registrabilidad debe aplicarse el principio “primero en el tiempo, primero en derecho”, prevaleciendo la primera solicitud frente a las demás. De conformidad con el art. 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del expediente nacional Nº. 3921.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i