GACETA OFICIAL Año XV - Número 363 Lima, 11 de agosto de 1998 del Acuerdo de Cartagena SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 14-IP-96.- Interpretación prejudicial de los arts. 81, 96, 146, 147 de la Decisión 344, y 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad PROMOFERIAS LIMITADA contra el acto denegatorio del registro de la marca de servicios “PROMOFERIAS”, comprendida dentro de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza (proceso interno No. 3383); e interpretación de oficio del artículo 82 letra d), de la Decisión 344 Proceso 6-IP-98.- Interpretación prejudicial de los artículos 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 82 literal d) y 83 literal a) de la citada Decisión y los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal.- Solicitada por el doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.- Actora: VICAR DE COLOMBIA S.A. MARCA STROGEN (NOMINATIVA) Expediente Nacional Nº 3921 Proceso 31-IP-97.- Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 13, 14, 15, 21, 22, 26 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez. Expediente Interno Nº 4152, Actor: TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON. Patente: “Modo Dormido Mejorado en Sistemas de Radio Comunicación” Pág. 1 10 19 PROCESO 14-IP-96 Interpretación prejudicial de los arts. 81, 96, 146, 147 de la Decisión 344, y 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad PROMOFERIAS LIMITADA contra el acto denegatorio del registro de la marca de servicios “PROMOFERIAS”, comprendida dentro de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza (proceso interno No. 3383); e interpretación de oficio del artículo 82 letra d), de la Decisión 344.

Quito, 11 de marzo de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrati- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL vo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los arts. 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344.

Se plantea la interpretación en vista de que la Sociedad Promoferias Ltda., por intermedio de apoderado, demanda ante el Consejo de Estado consultante la declaratoria de nulidad de la resolución N° 51979 de fecha 29 de diciembre de 1994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la que se niega el registro de la marca PROMOFERIAS para distinguir servicios prestados a través de ferias nacionales e internacionales, comprendidos en la clase 42 de la clasificación Internacional de Niza.

A) A los fines indicados, el Consejo de Estado considera relevantes los siguientes hechos, transcritos textual y exclusivamente del escrito contentivo del recurso interpuesto ante la jurisdicción nacional: 1. “Se argumenta en la demanda que la sociedad PROMOFERIAS LIMITADA, es una sociedad comercial domiciliada en Medellín, Antioquía y que en desarrollo de su objeto social ha acreditado un aquilatado “good will”, al punto de que su fama con el distintivo PROMOFERIAS es igual a la de las ferias más conocidas en el país y en el exterior. 2.

“Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, no obstante lo cual la División de Signos Distintivos por medio de la Resolución N° 51979 de diciembre 29 de 1984, decidió negar el registro de la marca. Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación contentivo de los fundamentos jurídicos por los cuales el signo PROMOFERIAS no describe ninguno de los servicios comprendidos en la clase 42 del artículo 2° del Decreto 755, y además, que el signo PROMOFERIAS no consiste exclusivamente en un signo descriptivo. 3.

“Se hizo énfasis, además, en que dicho signo consiste en una especial combinación de palabras cuya pronunciación y presentación denotan el carácter novedoso de la marca. De suerte que el conjunto que se pretende regis- 11/08/98 2.32 trar como marca se extiende, o se limita, a la configuración propia de la citada combinación”. B) En lo principal, los argumentos de Derecho expuestos por el demandante frente a la violación de la norma comunitaria, resumidos por el Tribunal Andino son: 1) Se violó el art. 81 de la Decisión 344, dado que la División de Signos Distintivos: “ignoró que la marca PROMOFERIAS es un signo perceptible y suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica” ( ); e “ignoró que dicho signo es idóneo para distinguir en el mercado los servicios comprendidos en la clase 42, producidos y comercializados por PROMOFERIAS LIMITADA, de los servicios idénticos o similares producidos y/o comercializados por cualquier otra empresa”. 2) Se violó el art. 96 de la Decisión 344, por cuanto la División de Signos Distintivos “erró al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca PROMOFERIAS, clase 42.

En otros términos, la citada marca no incurría en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. 3) Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el art. 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos “no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas” ( ) “ni adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo de expedir la resolución denegatoria de la solicitud de registro de marca”.

C) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera necesario citar en lo pertinente la resolución N° 51979 que cursa en el expediente enviado a este organismo por el consultante, expedida por la División de Signos Distintivos, la cual se fundamenta básicamente en los dos siguientes considerandos: “TERCERO: Que la expresión cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de GACETA OFICIAL Cartagena, que impide el registro de los signos que ‘consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse’; y, 11/08/98 3.32 de la marca, conforme lo dispone el artículo 96 de la Decisión 344;

Finalmente, con vista de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, a los fines de la exclusiva interpretación que de las normas supranacionales le corresponde, C O N S I D E R A N D O: “CUARTO: Que en el presente caso el signo cuyo registro como marca se solicita, consiste en la expresión FERIAS la cual es descriptiva de los servicios que se pretende amparar con el registro solicitado, precedida de la expresión PROMO la cual es descriptiva de una característica de esos mismos servicios.” Y en lo dispositivo

RESUELVE

“PRIMERO: Negar el registro de la marca PROMOFERIAS, para distinguir servicios prestados a través de ferias nacionales e internacionales, servicios comprendidos en la clase 42 del artículo 2° del Decreto 755 de 1972, solicitada por la sociedad PROMOFERIAS LTDA., domiciliada en Medellín, Antioquia, Colombia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución”.

(Lo resaltado corresponde a la presente sentencia). D) Además este Tribunal considera asimismo indispensable resumir la contestación que a la demanda diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, conforme a la cual, además de ratificar y defender los argumentos contenidos en la resolución transcritos supra, reiteró: 1.- Que los actos administrativos acusados de violación de ley se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, que se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa y que estuvieron válidamente fundamentados, sin que se hubieran violado tampoco las normas preeminentes de la Decisión 344; 2.- Que el hecho de que no se hubieren presentado oposiciones por parte de terceros, no impedía que la Oficina Nacional competente examinara la registrabilidad y decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL QUE este Tribunal es competente para interpretar en vía “prejudicial” las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto en cuanto aquellas resulten pertinentes -a juicio del Tribunal Andino- para la resolución del litigio interno; e igualmente si, como en el caso, la solicitud se adapta a las prescripciones de los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y cumple con los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal.

II. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DE INTERPRETACIÓN QUE las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante, y las que el Tribunal considera pertinente proceder a interpretar de oficio, tal como se señala en el encabezamiento de la presente sentencia, son en suma: A. DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: GACETA OFICIAL ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

( )” “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.” “Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión.” B. TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA “Artículo 5.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean 11/08/98 4.32 necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.” QUE, con vista de los artículos transcritos y tomando en consideración la vasta jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Andino, debe éste realizar la interpretación prejudicial que le corresponda, de los puntos pertinentes contenidos en dichas normas, tendiente esta interpretación a examinar la posibilidad para el signo PROMOFERIAS de obtener su registro, conforme a la determinación que al respecto haga el juez nacional, para lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera también conveniente examinar: III.

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO A LOS FINES DE SU REGISTRO 1. LA DISTINTIVIDAD. Esta, como función esencial de la marca, radica en distinguir productos o servicios pertenecientes a una persona o empresa, de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio sin que se confunda con éstos o con las características de los mismos, identificando asimismo el origen empresarial de unos y otros.

Que un signo sea distintivo, tiene que ver con su singularidad y por tanto con su individualidad, diferenciándolo así de cualquier otro, lo cual convierte a ésta en una característica que, además de la novedad y de la especialidad, debe reunir aquel para que se le dé reconocimiento como marca. La distintividad exige, en consecuencia, que el signo que se pretende registrar no se confunda con los ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie.

Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser reconocido por la autoridad competente como marca. Ha sido constantemente reiterada la interpretación del Tribunal Andino a este respecto, a partir de su interpretación prejudicial en el GACETA OFICIAL caso 1-IP-87 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 28 del 15 de febrero de 1988).

En efecto, expresó también posteriormente en el proceso 12-IP-95 (Gaceta Oficial No. 199 del Acuerdo de Cartagena del 26 de enero de 1996), lo siguiente: “El artículo 56 de la Decisión 85, sustituido por el 72 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, contiene los tres elementos esenciales que a criterio de la norma comunitaria deben estar presentes en una marca para que sea posible su registro.

Entre ellos la distintividad o capacidad para distinguir un producto o servicio de otro, es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores, el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño.” Y aún más recientemente, concluyó el Tribunal Andino (Proceso 5-IP-97, Gaceta Oficial No. 279 del 25 de julio de 1997): “La percepción que el consumidor medio tenga sobre el signo y productos, origina el proceso mental hacia la distintividad; y la diferenciación e identificación que establezca entre un signo y otro y los productos o servicios protegidos, generará la posibilidad del registro.” 2.

LA GENERICIDAD. Conforme al Diccionario de la Real Academia, GENÉRICO es “lo común a muchas especies”, y GÉNERO es el “conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes”. También es la “clase o tipo a la que pertenecen personas o cosas” o el “conjunto de especies que tienen cierto número de caracteres comunes”. Por su parte, ESPECIE es “el conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes”.

La “genericidad” de un signo, que impide su utilización como marca, debe apreciarse en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Una denominación no tiene el carácter de genérica -en lo que a marcas se refiere- por el solo hecho de serlo exclusivamente en su acepción gramatical. 11/08/98 5.32 En sentido estricto y conforme a la doctrina: “Por signos genéricos, habituales o usuales se entiende aquellos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretenden diferenciar.” (Alberto Casado Cerviño, “Régimen de las Prohibiciones legales en materia de Marcas”, en “La importancia de la Marca y su protección”, Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid 1992, pág. 76).

Y también conforme a la doctrina, se considera que una expresión es genérica cuando a la pregunta ¿qué es? se responde empleando la denominación genérica. Los principios expuestos forman parte del acervo jurisprudencial del Tribunal Andino. Así, en la sentencia dictada el 7 de Agosto de 1995, proceso 3-IP-95 (G.O. N° 789 de 15 de Septiembre de 1995), sobre la denominación genérica el Tribunal expresó: “vistas las normas comunitarias que se solicita interpretar, corresponde anotar que la noción de denominaciones genéricas debe comprender, para efectos marcarios, tanto las que se refieren a unidades de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en la medida en que etimológicamente tanto el uno como la otra hacen relación al conjunto de elementos que tienen uno o varios caracteres comunes y que por tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar el producto o servicio que se trate de registrar.

Tanto en la noción de género como en la de especie, que trae el Diccionario de la Real Academia, la comunidad de elementos hace evocar la idea de generalidad. La prohibición de registro se dirige pues, en ambos casos (género y especie), a precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser utilizados, vía el registro marcario, para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o servicio.’ (Criterio ratificado dentro del proceso 14-IP-95, G.O. N° 230 del 16 de octubre de 1996, y en proceso 18-IP-95, G.O. N° 231 del 17 de octubre de 1996).” Se ha sostenido contundentemente en la doctrina que: “Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca”. 3.

TÉRMINOS DESCRIPTIVOS. Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” GACETA OFICIAL a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor, u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger, y en este sentido apunta precisamente el fundamento de la resolución interna impugnada (veáse supra, sus considerandos TRES y CUATRO); aunque tampoco sea extraño a él que el rechazo del registro obedezca a su irregistrabilidad en razón de la aparente genericidad del signo PROMOFERIAS.

En suma si, el signo describe las cualidades primarias o esenciales del producto o servicio a que se refiere, se impedirá el registro del mismo, criterio que claramente trasunta de la prohibición contenida en el artículo 82, literal d), de la Decisión 344. Esto implica que el consumidor al asimilar un signo como marca, identifica el producto o servicio que protege; en tal caso, si el bien protegido por la misma se halla por ésta directamente designado, pierde su carácter distintivo y exclusivo para el uso comercial.

Se conceptúa en doctrina a las marcas descriptivas como “aquellas que evocan la idea de un producto al cual se refieren por una alusión a la naturaleza, a las cualidades del producto ” (André FRANCON). 4. GENERICIDAD Y DESCRIPTIVIDAD Conforme a autorizada doctrina: “El artículo 58 c) de la Decisión 85 prohibía el registro como marca de las denominaciones genéricas y descriptivas, mientras que por su parte el artículo 58 d) agregaba entre las prohibiciones, las palabras que en el lenguaje corriente se hubieran convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate y su equivalente en cualquier idioma.

“Teóricamente es posible hacer una diferencia entre signos usuales, necesarios y denominaciones genéricas y descriptivas. Así se ha hecho en la doctrina francesa que nosotros adoptamos en uno de nuestros trabajos. Hoy pensamos, de acuerdo con la opinión de AREAN LALIN y de FERNANDEZ NOVOA, que la distinción es artificial y no sirve para propósito alguno, toda vez que el caso de denominaciones que originalmente constituían una palabra arbitraria y que con el devenir del tiempo se convierten en una 11/08/98 6.32 indicación usual puede comprenderse dentro de las denominaciones genéricas, así la palabra no tenga tal significado en los diccionarios generales y así su significado provenga de una manera particular de hablar, llámese dialecto o calé. “Tanto las denominaciones genéricas como las descriptivas lo son en relación con ciertos y determinados productos o servicios, como siempre lo sostuvimos en contra de la opinión mayoritaria de la doctrina y la jurisprudencia colombianas.

“El TJAC, con razón sostuvo una opinión coincidente con la nuestra cuando expresó: ‘Debe aclarase, sin embargo, conforme a la más generalizada doctrina, que dentro del derecho marcario la GENERICIDAD de una denominación, que impide que pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto.

El criterio simplemente gramatical no es suficiente para configurar la ‘genericidad’ de una denominación desde el punto de vista jurídico. No porque una palabra figure en el diccionario con una o varias acepciones amplias o genéricas, queda por ello descalificada a priori como marca’. “Las palabras genérica y descriptiva no aparecen expresamente mencionadas en el catálogo de prohibiciones que trae la Decisión 344.

“El artículo 82 d) de la Decisión 344 dispone: (No podrán registrarse como marcas los signos que:) ‘Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse’.

“Agrega el literal e) del mismo artículo: (Tampoco podrán registrarse como marca los que:) GACETA OFICIAL ‘Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente, o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual, de los productos o servicios de que se trate’. “Los literales transcritos corresponden a los literales b) y c) del artículo 5 de la Ley Tipo de marcas para los países en vías de desarrollo.

Se ha entendido que las indicaciones que designan o describen la especie y las otras características de los productos o servicios son las denominaciones llamadas descriptivas. Igualmente se consideró que las denominaciones que se han convertido en las designaciones corrientes son los “nombres genéricos” de los productos”. “De los literales transcritos y de las explicaciones dadas en la ley tipo, se puede deducir que una indicación es genérica cuando constituye la designación corriente del producto.

Esta parte de la Decisión 344, puede resultar un poco imprecisa, puesto que se ha debido mencionar expresamente el género, tal como se sugería en el anteproyecto de la ley española preparado por el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela. En el derecho marcario es tan irregistrable la palabra silla para distinguir sillas, como la palabra mueble para distinguir sillas.

“En cuanto a las indicaciones descriptivas se dispone en la Decisión 344 que se han de considerar tales las que sirven para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse. 11/08/98 7.32 “Igualmente, como lo señala FERNÁNDEZ NOVOA, deben equipararse a las denominaciones genéricas stricto sensu, las denominaciones que poseyendo una grafía parcialmente distinta o incorrecta son el equivalente fonético o gráfico de una denominación genérica; así como los signos gráficos que evoquen en el consumidor el mismo concepto de una denominación genérica.

“Por denominación descriptiva debe entenderse aquella que informa a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o del servicio, que se quiere distinguir con la marca. Como lo señala FERNÁNDEZ NOVOA, la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto.

“A las denominaciones stricto sensu descriptivas deben agregarse, aquellas denominaciones y signos gráficos que hemos mencionado en el caso de las indicaciones genéricas. Esto es, las que fonética o ideológicamente evocan una denominación descriptiva. “Como lo ha señalado la jurisprudencia del TJAC y la doctrina, la expresión genérica puede identificarse cuando se pregunta ¿qué es? y en relación con el producto o servicio de que se trate se contesta empleando la denominación genérica.

Así por ejemplo, si respecto de un escritorio se pregunta ¿qué es? y se responde un mueble o un escritorio, las palabras mueble y escritorio son genéricas para dicho producto. “Las definiciones que se dan en la doctrina sobre qué es una denominación genérica y qué debe entenderse por denominación descriptiva van a tener que utilizarse para aclarar los literales que comentamos.

“Una denominación descriptiva puede identificarse cuando se pregunta ¿cómo es? y en relación con el producto o servicio de que se trate se contesta empleando la denominación descriptiva. Así, por ejemplo, si respecto a la leche se pregunta ¿cómo es? y se responde blanca o líquida, las palabras blanca o líquida serán descriptivas para dicho producto.

“Por denominación genérica debe entenderse aquella que, con anterioridad a la fecha de presentación de solicitud de la marca, designa el género o la especie de los productos o servicios que se quieren distinguir con ella. “Por el contrario, la denominación que puede constituir una marca válida responde a la pregunta ¿quién es?. Así por ejemplo, si se le pudiera preguntar a una galleta, ¿quién es? y respondiera SOY LA ROSA O SOY NOEL (marcas muy conocidas de galletas GACETA OFICIAL en Colombia), tales expresiones son signos que pueden constituir marcas por no referirse a qué es el producto ni a cuáles son las características del mismo.

(Manuel PACHON, Zoraida SÁNCHEZ ÁVILA: “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Bogotá, 1995, páginas 207 a 213. (Resaltado, salvo expresiones latinas y paréntesis son de la presente sentencia). Observa este Tribunal: Conforme a los principios sentados por la jurisprudencia comunitaria, para analizar un signo a los fines de su registro no se puede dividir, mutilar o fraccionar el contenido del mismo, sino que hay que proceder a su examen con criterio de globalidad.

Dentro de este criterio, hay que tener presente en el caso de autos, que la composición de la expresión PROMOFERIAS lleva a concluir que se trata de una denominación evocativa, la cual puede llegar a ser débil y por tanto insuficientemente distintiva, incluso porque describe la esencia misma de la actividad que se pretende amparar con el registro.

V. CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS Una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales del artículo 92, dispone la normativa comunitaria que la oficina nacional competente procederá a la publicación de esa solicitud. Los terceros que acrediten un interés legítimo, tienen la posibilidad de oponerse al registro del signo mediante “observaciones”, que pueden ser presentadas dentro de los treinta días hábiles siguientes (artículo 93).

De formularse “observaciones”, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, hagan valer sus alegatos, ”, expresa textualmente la norma (artículo 95). Vencido el plazo, la misma oficina decidirá sobre las observaciones presentadas y acerca de la aceptación o denegación del signo como marca.

En efecto, para el caso de no haber surgido estas últimas, el artículo 96 deja claramente consignado cómo “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presenta- 11/08/98 8.32 do observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.” De lo expuesto puede apreciarse asi mismo, cómo la “facultad” -entendida ésta en el sentido de competencia exclusiva- otorgada a la oficina nacional competente por la ley comunitaria, para proceder al examen de fondo acerca de la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario.

La ausencia de “observaciones” no libera por tanto al funcionario de la obligación de realizar el examen de fondo. La finalidad de la norma es, por el contrario, la de concebir éste como un requerimiento obligatorio del proceso de concesión o denegación de marcas, y así lo ha expresado el Tribunal en reiterada jurisprudencia; doctrina jurisprudencial ampliamente acogida además por la Oficina Nacional Competente colombiana.

Finalmente, resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben ser tomadas en cuenta para realizar el examen de fondo, no pueden ser otras que las taxativamente consagradas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, independientemente de que el interesado haya denunciado o no la supuesta violación de las mismas: el mandato en ellas contenido es de obligatorio acatamiento para el funcionario y para el juez cuando éstos se abocan, respectivamente, al análisis de los requisitos necesarios para obtener el registro de una marca.

Con base en las consideraciones expuestas, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Forma parte de la exclusiva competencia de este Tribunal comunitario la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 2. Como se ha dejado sentado en reiterada jurisprudencia, le corresponde así mismo precisar a este órgano judicial comunitario cuáles son en definitiva las normas cuya interpretación considere pertinentes para la GACETA OFICIAL resolución del caso concreto por el juez consultante. 3.

Una vez más se ratifican los criterios sentados por este Tribunal, de que al funcionario administrativo competente le corresponde el examen de fondo de la registrabilidad del signo, háyanse formulado o no “observaciones” por parte de los interesados; y que dicho examen debe preceder necesariamente al otorgamiento o denegación del registro marcario. 4.

No puede reconocérsele la calidad de marca al signo incapaz de diferenciar de otros, productos o servicios correspondientes a la misma o a otras clases con las cuales pudiere presentarse también confusión, producidos o prestados, respectivamente, esos productos o servicios, por diferentes empresarios. De ahí que la distintividad sea requisito indispensable para la inscripción de dicho signo como marca. 5.

La genericidad de un signo, en tanto rasgo “común a muchas especies”, impide su utilización como marca, y en todo caso debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 6. Pero fundamentalmente, si el signo describe o evoca las cualidades primarias o esenciales del producto o servicio al que se refiere, el registro del mismo no es posible.

El análisis de conjunto de la expresión PROMOFERIAS, denominación cuya exclusividad se pretende, revela que es enteramente asimilable a la actividad de “promover ferias”, servicio al cual está destinada, y por tanto descriptiva de la misma. 11/08/98 9.32 El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, al emitir su respectivo fallo deberá adoptar la interpretación que en la presente sentencia se ha hecho, de las señaladas normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquesele mediante copia certificada y sellada. Remítase asimismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i GACETA OFICIAL 11/08/98 10.32 PROCESO 6-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 82 literal d) y 83 literal a) de la citada Decisión y los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal.- Solicitada por el doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.Actora VICAR DE COLOMBIA S.A. MARCA STROGEN (NOMINATIVA) Expediente Nacional Nº. 3921.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de mayo de 1998 V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación por vía prejudicial de los artículos 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 82 literal d) y 83 literal a) de la citada Decisión y los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Dicha solicitud se origina en el proceso interno por medio del cual la compañía VICAR DE COLOMBIA S.A., a través de apoderado pretende obtener la nulidad de la Resolución Nº. 21.381 de 27 de noviembre de 1995, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y del acto administrativo presunto que resuelve de manera negativa el recurso de apelación interpuesto contra la citada Resolución, y niega el registro de la marca STROGEN (NOMINATIVA).

La solicitud del Consejo de Estado, reúne los requisitos de fondo y de forma establecidos tanto en el artículo 28 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena como en el 61 del Estatuto. A ello se suman la competencia del primero para interpretar las normas comunitarias contenidas en la Decisión y del segundo para solicitar lo anteriormente especificado.

Los hechos relevantes para la interpretación son los siguientes: El 27 de mayo de 1992 se solicitó el registro de la marca STROGEN (NOMINATIVA) a favor de la sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A., para distinguir productos de la Clase 5a del segundo artículo del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. Cuando se publicó el extracto de esta solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, el 10 de noviembre de 1993, la sociedad QUÍMICA PATRIC LIMITADA, formuló demanda de observación en base a la solicitud prioritaria del registro de la marca STROFEN, para distinguir productos comprendidos en la clase 5a del segundo artículo del Decreto 755 de 1.972 o Clasificación Internacional de Niza.

El 20 de enero de 1994 la actora presentó posteriormente memorial en el que limitó la solicitud de registro a la clase 5a del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972 o Clasificación Internacional de Niza, solamente para “Productos Veterinarios”. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio luego del trámite respectivo expidió la resolución núm. 21.381 de 27 de noviembre de 1995, en la que declara fundada la demanda de observación y niega el registro de la marca solicitada, fundamentándose en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La actora interpuso recurso de apelación contra la resolución 21.381; luego de transcurrido más de dos meses de la interposición del recurso se debe entender que la misma es de carácter negativo. GACETA OFICIAL La actora para sustentar los cargos de violación de las normas indicó lo siguiente: Que se ha violado el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal d) del artículo 82 ibídem, por aplicación incorrecta de los mismos, toda vez que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio aduce que: “el signo STROGEN es la traducción literal al castellano de la palabra ESTROGENO, pues dicho signo no constituye la traducción del idioma inglés, del término ESTROGENO, tal término carece de significado.

La verdadera y real traducción al idioma inglés al término ESTROGENO: es ESTRIN, ESTROGENIC O ESTROGEN”. El signo STROGEN al no estar comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal d) antes citado, puede ser registrado como marca de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

La Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que las marcas de los productos farmacéuticos y químicos se encuentran formados por sufijos y prefijos de uso común para esa clase de productos, los cuales a su vez son combinados con otros, dando como resultado otros signos igualmente distintivos, tal y como sucede con las sílabas GEN Y FEN, utilizados como sufijos y prefijos para distinguir esa clase de productos.

Para que pueda registrarse como marca, el signo debe cumplir con los requisitos mínimos exigidos. En el presente caso el signo STROGEN (NOMINATIVA) cumple con los requisitos de especialidad, licitud y novedad exigidos por la normatividad jurídica. El signo STROGEN es fantástico en relación con la clase 5a del art. 2º del Decreto 755 de 1.972, por cuanto no indica en la forma precisa y usual la naturaleza de los productos comprendidos en la mencionada clase; el signo será a lo sumo evocativo de los productos comprendidos en la Clase 5a Internacional, mas nunca descriptivo de esa clase de productos. 11/08/98 11.32 Se viola el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) del artículo 83 ibídem, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el registro del signo solicitado, ignoró que sirve para distinguir productos comprendidos en la Clase 5a del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972, y que cumple con los requisitos exigidos en el mismo artículo, siendo novedoso, distintivo y susceptible de representación gráfica.

La Superintendencia de Industria y Comercio anota en la contestación que la actora VICAR DE COLOMBIA S.A. es titular del registro de la marca ESTRONGOL (NOMINATIVA) que distingue productos de la clase 5a internacional, de conformidad con el Certificado de Registro núm. 158.545, vigente hasta el día 12 de abril del año 2004; marca que se encuentra compuesta por prefijos y sufijos de uso común, los cuales considerados independientemente son irregistrables y por lo tanto inapropiables.

Se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344. Tal inobservancia conduce a no salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo 147 de la Decisión 344 y que en el presente caso le asisten a la actora.

C O N S I D E R A N D O: Que el Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación por vía prejudicial, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, procede a su interpretación. I. NORMAS POR INTERPRETARSE: Las normas por interpretarse son las siguientes a juicio del Tribunal: Decisión 344 “Art. 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

GACETA OFICIAL Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Art. 82.- No podrán registrarse como marca los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

“Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero, para los mismos productos o servicios, a para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“Art. 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados. “La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados. Con referencia a los artículos 146 y 147 de la misma Decisión, el Tribunal tiene expuesto su criterio en numerosos fallos, en el sentido 11/08/98 12.32 de que toda vez que dichas normas sólo establecen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311; tales compromisos de carácter internacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.

Dicho punto no está siendo objeto de discusión en el caso que nos ocupa, por lo que el Tribunal se abstiene de proceder a su interpretación, ni a la del art. 5 del Tratado de Creación, cuya concordancia se invoca por la actora en el proceso interno. II. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA REGISTRARSE COMO MARCA El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene los requisitos intrínsecos o de fondo para que un signo pueda registrarse como marcas, son: el poder distintivo o la capacidad distintiva, la perceptibilidad y la capacidad de representación gráfica de un signo. El poder o la capacidad distintiva es considerada en forma general como la característica esencial para que un signo tenga la capacidad de diferenciar un producto o servicio de una empresa o persona de un producto o servicio de otra persona o empresa, con lo cual se evita cualquier posibilidad de error o confusión en el público consumidor cuando tenga que comprar productos o servicios que, al no tener esa capacidad distintiva, harían presumir que tienen el mismo origen empresarial o que se trata de los mismos productos o servicios.

Por lo tanto, el signo distintivo es aquel que permite distinguir e identificar, así como singularizar, los productos o servicios de una empresa frente a los de otra, evitando la confusión tanto entre los signos registrados como entre los productos o servicios que se encuentran amparados por una marca. El signo se considera novedoso si va a identificar la marca haciéndola inconfundible con otras ya registradas para la misma clase de productos, pues es el apropiado para distinguir e individualizar el producto que va a distinguir.

De tal manera que el signo marcario no sólo protege al producto en sí mismo al empresario, sino también a los consumidores que adquieren el producto identificado con esa marca, la GACETA OFICIAL cual debe ser identificable y distinguible de otras ya registradas, para evitar confusión. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca.

Por un lado al empresario le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en el mercado de libre competencia; y, por otro lado a los consumidores les permite identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que sean sujetos de la confusión o el engaño. Para que un signo marcario sea identificado por los consumidores es necesario que sea perceptible por medio de los sentidos.

La perceptibilidad del signo y la capacidad de representación gráfica del mismo, que son también características esenciales de todo signo para que pueda ser registrado como marca, hacen referencia a que los signos deben ser perceptibles por los sentidos y especialmente por la vista. La vista constituye el medio más generalizado para distinguir una marca de otra porque todo signo marcario se materializa para su comercialización a través de una representación gráfica, para lo cual utiliza cualquiera de las formas que puede adoptar un signo, como son las palabras, emblemas, etiquetas, etc.

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena se ha pronunciado sobre estos temas en varias de sus sentencias afirmando que: “De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la que los signos que la constituyen deben ser “suficientemente distintivos. Las demás características atribuidas a la marca son derivación de ese carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca”.

“ Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse. Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad - que siempre serán relativas -, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando (artículo 56)” (Jurisprudencia reiterada en los Procesos, 4-IP-88, 3-IP-90, 3-IP-91, 6-IP-93, 1-IP-94 y 11/08/98 13.32 2-IP-94, Gacetas Oficiales números 39, 70, 93, 150, 164 y 163 respectivamente.

Consúltese Tomos II y III de la “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”. Últimamente Procesos 5-IP-94 y 7-IP-94, G.O. Nºs. 177 de 20 de abril de 1995 y 174 de 21 de marzo de 1995). El Tribunal en el proceso 32-IP-96 G.O. Nº. 279 de 25 de julio de 1997 manifiesta: “Como consecuencia de la función distintiva de la marca el signo debe ser distinguible de los que ya están registrados como también debe tener como función esencial que pueda diferenciar unos productos de otros, si éstos no tienen el mismo origen o fuente empresarial.

“La distintividad no infiere únicamente al signo considerado aisladamente frente a los demás registrados, sino que es necesario analizarlo frente a los productos o servicios que el signo protege o va a proteger. “Un signo que no tenga esta aptitud para distinguir o para distinguirse frente a los demás signos registrados o frente a los productos que la marca protege, carecerá de uno de los requisitos esenciales para constituir marca y por lo tanto es irregistrable”.

III. LA CONFUNDIBILIDAD El artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece la prohibición de registrar un signo como marca si es confundible con otra ya registrada o que se haya solicitado con anterioridad. Esta prohibición encuentra su fundamento en la propia función que tiene la marca en el ámbito comercial, que es la de distinguir un producto o servicio de aquellos con los que compite en el mercado.

De tal forma que si existe una marca que tiene una aparente similitud con otra, esta segunda impide individualizar a un determinado producto o servicio de otro producto o servicio semejante, por lo que ese signo se tornaría en irregistrable al existir posibilidad de confusión. La norma antes mencionada ampara a una marca del riesgo de confusión o de la “similitud confusionista” frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la GACETA OFICIAL misma clase o a los mismos o similares productos aún de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a un error.

De tal manera que es necesario establecer que en términos generales, la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes.

En cuanto a la “semejanza” entre dos signos, es aquella en la que entre los términos comparables existen elementos comunes y factores que pueden causar confusión. Para que se mantenga este impedimento, es necesario que entre los dos signos marcarios en cuestión el grado de confusión impida su diferenciación, lo que provoca el “riesgo de confusión”, evitando que estos signos marcarios sean visiblemente distinguibles.

La existencia de este riesgo, produce la irregistrabilidad de una marca que se confunda con otra ya registrada para productos de la misma clase internacional o de diferente clase, si entre ellos existiera alguna conexión que conduzca al público a error por el uso de la marca. El Tribunal ha tratado el tema del “riesgo de confusión” o “similitud confusionista” en varias sentencias, afirmando que: “La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales para facilitar la comparación y apreciar la similitud: “a) Cotejo de conjunto, o visión en conjunto de las marcas comparables.

Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras o viceversa. Riñe esta regla también con el “procedimiento matemático” de contabilizar las sílabas o letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad.

El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella. La imagen que retiene 11/08/98 14.32 el público en último momento es “la primera impresión” que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una “ojeada superficial”. Sobre este punto se remite el Tribunal al fallo pronunciado en el proceso 1-IP-87: “ Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética “b) Cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos. “El consumidor en la gran generalidad observará las marcas en forma separada, y no simultáneamente, lo que permitirá conocer si la impresión o imagen dejada por la una, recuerda la imagen de la otra.

“c) Relevancia de las semejanzas más que de las diferencias. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos, que aparezcan en ella, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos (Breuer, cita de Manuel Pachón, “Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial”, Editorial Temis S.A. Bogotá, página 69).

“d) La posición del juez. “El juzgador en definitiva está defendiendo al consumidor y también al titular de la marca ante un posible riesgo de confusión. En su análisis debe suponerse si el público podría confundirse con las dos marcas antes que él personalmente ”. IV. COMPARACIÓN DE MARCAS DENOMINATIVAS Para realizar la comparación de dos marcas denominativas, es decir las compuestas por palabras o letras, el Tribunal ha establecido una importante orientación doctrinaria y jurisprudencial: GACETA OFICIAL “ Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

“Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma”. Por lo mismo deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirva de marca”.

(Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena - Proceso 1-IP-87 pág. 117). Respecto a los criterios generales para analizar la similitud de marcas el Tribunal ha establecido reglas que la doctrina y la jurisprudencia exponen en el Proceso 9-IP-94, G.O. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág 351 y ss).

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio 11/08/98 15.32 tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

“Para analizar la existencia o no del riesgo de confusión se examinará los varios criterios que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para ese fin, sin que sea un único punto de vista el concluyente que conduzca a establecer la confusión entre dos marcas cuyos signos se asemejan. No se han establecido ni se han dado reglas absolutas en esta materia, por lo que el criterio de GACETA OFICIAL quien califique, aceptando o no la semejanza entre las marcas a compararse, debe fundamentarse en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pueden servirle de base para formular su resolución o decisión. La subjetividad en la apreciación, no puede llevar tampoco al juzgador o funcionario a una liberalidad en su criterio, sino que en todo caso, debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto”. A más del criterio de la visión en conjunto de la marca, se debe también aplicar el criterio de comparar a la marca en el plano fonético, empleando la identidad de la sílaba tónica en las marca comparadas, la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están constituidas por un conjunto de letras que al pronunciarse emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo.

Se han establecido varias reglas para comparar las marcas en el ámbito fonético, que son: a) Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor. b) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). c) Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante.

Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor. 11/08/98 16.32 V. MARCAS EN CONFLICTO Para la presente interpretación prejudicial es posible determinar que la marca STROGEN (NOMINATIVA) (Solicitud Nº. 361166) y la marca STROFEN (Solicitud Nº, 321849) contienen vocales idénticas ubicadas en el mismo orden.

Así mismo es posible establecer que la sílaba tónica. “STRO” es idéntica y ocupa la misma posición en las dos denominaciones, es decir es igual y se encuentra ubicada en primer lugar. Los sufijos GEN Y FEN tampoco guardan mayor diferenciación para evitar una posible confundibilidad. Por lo expresado, es posible considerar que las marcas antes mencionadas son semejantes.

Por lo tanto no se descarta la posibilidad de que pueda integrarse un conjunto marcario con varios prefijos o sufijos diferentes o que los mismos sirvan de raíz o de terminación de denominaciones, los que podrían ser registrables si guardan la suficiente distintividad que impida la confundibilidad con otros signos anteriormente registrados o solicitados.

En cuanto a las denominaciones de lenguas extranjeras el Tribunal se ha pronunciado en el proceso 3-IP-95, G.O. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995: “Han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado.

Pero si la marca adquiere originalidad, sugestividad o identidad propia por la composición de las denominaciones utilizadas y por la aplicación a productos ajenos, en su significado a la expresión denominativa de que se trate, podrá ser habilitada para su inscripción en el registro de la propiedad industrial”. Por otro lado, el término “STROGEN”, comparado con su similar en castellano “ESTROGENO” tiene más semejanzas que diferencias permitiendo éstas últimas que entre los signos exista una aparente similitud que en rigor podría determinar que con el uso de los términos el riesgo de confusión se presente.

La simple duda de la mera posibilidad de confusión, debe inclinar al juzgador por decidirse a la aplicación de la norma del artículo 83, literal a de la Decisión 344, en aplicación del principio “IN DUBIO PRO SIGNO PRIORI” GACETA OFICIAL VI. EL GRADO DE ATENCIÓN DEL CONSUMIDOR Un factor que debe tomarse en cuenta para determinar la semejanza de los dos signos es la clase de consumidor que adquiere un bien o servicio, pues el consumidor es el protagonista del derecho marcario y como tal su opinión es decisiva para determinar la posibilidad de confusión entre dos marcas.

El consumidor normal y corriente de determinada clase de productos es el llamado “consumidor medio”, a quien debe tomarse en cuenta para determinar la frecuencia del uso de una marca y para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas. El Tribunal se ha pronunciado sobre este punto en varias sentencias de la siguiente forma: “El Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.

Por supuesto que, en cuanto a ese fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, y en lo cual intervienen definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto”.

(Proceso 1-IP-87, G.O. Nº. 28 de 15 de febrero de 1988 y reiterado en sentencias: 4IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94). VII. PRIORIDAD O PREVALENCIA DE UNA SOLICITUD MARCARIA. En el caso que nos ocupa, ninguna de las partes ha adquirido el derecho marcario. La cuestión por resolverse únicamente se refiere a las meras expectativas que la solicitud de una marca general y a los derechos eventuales que la solicitud confiere, es decir, el derecho a presentar observaciones a una solicitud poste- 11/08/98 17.32 rior sobre igual o semejante signo marcario para servicios o productos comprendidos en una misma clase internacional.

La Decisión 344 no contiene una norma expresa que establezca que la solicitud deberá señalar el día y la hora de presentación. Sin la presencia de norma expresa podemos establecer que en un conflicto entre dos marcas, prevale la primeramente presentada, aplicando el principio “primero en el tiempo, primero en derecho”. Por lo tanto, la prevalencia o prioridad no puede ser confundida con lo establecido en el art. 103 de la Decisión 344, por lo que la primera solicitud cobra validez frente a las demás. VIII.

MODIFICACION DE LA SOLICITUD INICIAL El artículo 89 de la Decisión 344 le concede al peticionario de un registro de marca la facultad de modificar su solicitud inicial únicamente con relación a asuntos secundarios. Asimismo podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados, pero la eliminación o restricción de los mismos surtiría efectos si el titular o solicitante prioritario acepta y autoriza el registro del nuevo signo; o si entre ellos se genera un compromiso de no producir los mismos productos o servicios.

En cualquier caso la Oficina Nacional Competente vigilará que esos acuerdos no generen confusión entre signos y productos para el público consumidor. La decisión del solicitante posterior a un signo ya registrado o solicitado, de no producir o limitar su producción o amparar la marca sólo para ciertos productos, no impediría que el primero, que ha registrado su marca para todos los productos de una clase no la use para el comercio de todos ellos, con la consecuente confusión de signos y productos.

En este caso la limitación o restricción sería ineficaz frente al objetivo y propósito de la norma comunitaria: evitar el riesgo de confusión. IX. DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS Y EVOCATIVAS. Resulta necesario que la Oficina Nacional Competente, al ejercitar su facultad de proceder al examen de registrabilidad de una marca, despliegue toda su capacidad analítica y GACETA OFICIAL reflexiva sin limitarse al mero análisis gramatical de la denominación, que no es suficiente para determinar si se trata o no de una marca evocativa.

El análisis de una marca o denominación tampoco puede limitarse al aspecto idiomático por ser una cuestión eminentemente práctica, que debe ser estudiada en base a lo que suele entenderse en el mercado según la utilización normal de los vocablos por parte del público consumidor. Las marcas evocativas son aquellas que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino del esfuerzo imaginativo.

De lo cual se desprende que pueden ser registrables, cuando no tengan características de descriptividad. El Tribunal en el Proceso 7-IP-95, G.O. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995 ha manifestado a este respecto que: “De otro lado están las marcas que aplicadas a determinados bienes o servicios pueden llevar al convencimiento, en la mente del comprador, de que los bienes que desea adquirir presentan determinadas características, cuando en realidad no las tengan.

Este riesgo puede correrse precisamente con los signos descriptivos de productos cuyas cualidades no corresponden a las del bien intrínsecamente considerado. A esta categoría pertenecen los adjetivos de comparación en su forma superlativa, tales como divinísimo o infinitísimo. Gramáticos como Don Marco Fidel Suárez tienden a descalificarlos cuando “están muy expuestos a participar de la mentira”.

(“Sueños Gramaticales de Luciano Pulgar”. Extracto de las Partes Gramaticales, por Eduardo Caballero Calderón, Bogotá 1952, Pág. 45). En este sentido corresponderá juzgar a la autoridad nacional competente en cada caso si, en función de los consumidores, el signo que reviste la forma de adjetivo superlativo puede inducir a engaño al comprador respecto de las características del producto.

“Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descripti- 11/08/98 18.32 vos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.

(Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs, 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctri-na coincide en la validez para registro de las marcas evocativas. Por otra parte cuando se realiza el cotejo de dos marcas farmacéuticas se podría tomar en cuenta vocablos o términos alusivos a la composición química del producto, que podría convertir a la marca en una evocativa y susceptible de registro.

En tanto que si signo y producto se identifican, se obstaculizaría su inscripción en el registro de la Propiedad Industrial, como también si el signo transmite o describe las características esenciales o primordiales del producto. En razón de las consideraciones expuestas: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.- Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 2.- El signo no deberá hallarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.- Los signos que sean idénticos o se asemejen a una solicitud de marca anteriormente requerida para registro, para pro- GACETA OFICIAL 11/08/98 ductos y servicios iguales o similares que puedan inducir al público a error, no podrán constituirse en marca conforme al art. 83 literal a) de la Decisión 344, para establecer lo cual, el juez consultante deberá determinar si conteniendo, como en efecto contienen las marcas STROGEN Y STROFEN, sufijos idénticos colocados en el mismo orden, y antecedidos por el prefijo STRO, que también ocupa el primer lugar en ambas denominaciones, cómo podría llegarse a la conclusión de que no son confundibles en el análisis comparativo de conjunto que entre las dos marcas debe hacerse. 19.32 Notifíquese al nombrado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO 4.- En presencia de dos solicitudes de registro de marcas idénticas o semejantes, que constituyen meras expectativas, para determinar su registrabilidad debe aplicarse el principio “primero en el tiempo, primero en derecho”, prevaleciendo la primera solicitud frente a las demás. Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO De conformidad con el art. 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del expediente nacional Nº. 3921.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i PROCESO 31-IP-97 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 13,14, 15, 21, 22, 26 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez. Expediente Interno Nº 4152, Actor: TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON. Patente: “Modo Dormido Mejorado en Sistemas de Radio Comunicación”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito a los ocho días del mes de junio de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través de su Conse- jero Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez ha solicitado a este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 13, 14, 15, 21, 22, 26 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se plantea esta solicitud dentro del proceso en el que la Sociedad Telefonaktiebolaget L M Ericsson, por medio de apoderado, demanda la declaratoria de nulidad de la resolución Nº 1948 de 30 de noviembre de 1995 GACETA OFICIAL expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se dispuso archivar la solicitud de privilegio de patente de invención contenida en el expediente administrativo Nº 94-049.647, elevada por dicha Sociedad, y de la resolución Nº 1305 de 2 de julio de 1996, expedida por el mismo funcionario, por la cual se resolvió en forma negativa el recurso de reposición interpuesto contra la citada Resolución Nº 1948.

A título de restablecimiento del derecho, solicita se ordene a la mencionada dependencia del Estado continuar el trámite de la solicitud de privilegio de patente de invención. Que el Consejero solicitante señala en informe sucinto como hechos relevantes para la interpretación solicitada, los siguientes: 1. “El 31 de octubre de 1994, la sociedad actora presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio una solicitud de Patente de Invención, cuyo título es “Modo dormido mejorado en sistemas de radio comunicación”. 2.

“Mediante auto de 22 de noviembre de 1994, se concedió a la actora un término de 30 días hábiles, de acuerdo con el artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para que presentara respuesta a las observaciones o complementara los antecedentes señalados en el examen de forma. En dicha providencia se mencionaban errores respecto de la numeración de las figuras, la calidad de las mismas, e incluso, el hecho de que algunas de ellas llevan letreros en otro idioma, entre otros.

En el concepto, el examinador dice que “ en el pliego reivindicatorio se deben excluir las reivindicaciones relacionadas con las estaciones base y móvil, pues el título y la descripción se refieren a un método para mejorar el funcionamiento en un sistema de radiocomunicación, por lo que consideramos que dichas reivindicaciones no tienen fundamento.

De acuerdo con las prácticas internacionales (Ver Guía de Examinación de Patentes de la OMPI) se acepta una única reivindicación de uso en un sistema (en este caso)”. 3. “Dentro del término legal, el apoderado de la sociedad actora dio respuesta a los requerimientos del examinador técnico, y contestó las observaciones relativas a las reivindica- 11/08/98 20.32 ciones, llamando la atención respecto de que “de acuerdo con el artículo 21 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el primer examen realizado por esa oficina a una solicitud de patente debe ser formal, y el suscrito considera que el concepto técnico Nº 896 al referirse a las reivindicaciones relacionadas con las estaciones base y móvil se encuentra incursionando en asuntos de fondo y de patentabilidad que en ningún caso pueden ser objeto de examen de forma”, y que “en lo que hace a las reivindicaciones de uso de un sistema me atengo a lo expresado en el punto anterior, en el sentido de que tal observación corresponde a un examen de fondo, y por tal motivo no deben considerarse en el examen de forma”. 4.

“Mediante el primero de los actos acusados se dispuso archivar la solicitud formulada, bajo las consideraciones de que “si bien es cierto que el solicitante contestó dentro del término legal, no lo es menos que la solicitud continúa presentando defectos técnicos de forma, los cuales se encuentran consignados en el concepto técnico Nº 476 ”, y que “el artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que si a la expiración del término señalado el solicitante no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”. 5.

“Mediante el segundo de los actos acusados se confirmó el primero de ellos, básicamente con fundamento en las observaciones hechas en el referido concepto técnico Nº 476”.

CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: Que el Tribunal es competente para absolver la interpretación prejudicial, requerida, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de su Creación y a su vez el Consejo de Estado de la República Colombiana está facultado para solicitarla en virtud del mencionado artículo 29 ejusdem. II. NORMAS A INTERPRETARSE: Que las normas del Derecho Comunitario cuya interpretación se solicita son las siguientes: GACETA OFICIAL DECISIÓN 344: “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

“Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: “a) Identificación del solicitante y del inventor; “b) El título o nombre de la invención; “c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

“Para las invenciones que se refieran a materia viva, en las que la descripción no pueda detallarse en sí misma, se deberá incluir el depósito de la misma en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes. El material depositado formará parte integrante de la descripción. Los Países Miembros reglamentarán la instrumentación de los depósitos, incluyendo, entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de 11/08/98 21.32 hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras.

Los Países Miembros podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de ellos; “d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente; “e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y, “f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

“La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”. “Artículo 14.- A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación: “a) Los poderes que fueren necesarios;

“b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; y, “c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros”. “Artículo 15.- La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”.

“Artículo 21.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión”. “Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mis- GACETA OFICIAL mas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

“Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”. “Artículo 26.- Si dentro del plazo previsto en el artículo anterior, se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, término que podrá ser prorrogable por una sola vez y por el mismo lapso, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. A tal efecto, serán aplicables las disposiciones de los artículos 17, 18, 19 o 20, según el caso, de la presente Decisión”.

“Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable. “Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada”. III. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD (Artículo 1) La norma comunitaria contenida en el artículo 1º de la Decisión 344 claramente establece como requisito indispensable para la concesión de patentes de una invención el que ésta sea novedosa, añadiendo la característica de 11/08/98 22.32 tener nivel inventivo y además la de ser susceptible de aplicación industrial, los que constituyen los tres requisitos objetivos de patentabilidad.

El artículo 1 de la Decisión 344 ratifica dentro del régimen común industrial la novedad como requisito para poder otorgar patentes a las invenciones y sobre éste concepto el Tribunal decía lo siguiente: “el artículo 1º de la Decisión 85 establecía que se otorgará patente de invención “a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial, y a las que perfeccionan dichas creaciones”, lógicamente las nuevas creaciones o el perfeccionamiento de las ya existentes, suponen la manifestación inventiva del hombre que crea algo nuevo o perfecciona lo ya existente para beneficio de la humanidad, para lograr igualmente un lucro legítimo con su invento, el que registrado legalmente y otorgada su patente, le da derechos ciertos sobre el mismo.

(Proceso 6-IP-94, G.O. Nº 170 de enero 23 de 1995) Asimismo el Tribunal en su sentencia del 26 de septiembre de 1997 Proceso 15-IP-95, expresa: “El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento.

Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva”.

Al requisito de la novedad se han agregado los otros dos mencionados, es decir nivel inventivo y aplicación industrial, sin los cuales no se puede otorgar la patente. Sobre el requisito que tengan un nivel inventivo, que coincide con el concepto de actividad inventiva, es decir “Cuando para un técnico en la materia, la invención no se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica” (Régimen Andino de Propiedad Industrial, Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, pág. 61, GACETA OFICIAL Ed. Gustavo Ibañez. 1995).

Esto es lo que se conoce como la “no evidencia” o la “no obviedad”. Finalmente sobre el último requisito, la susceptibilidad de aplicación industrial, dice el mismo autor: “La invención para ser patentable debe poderse producir (invenciones de producto) o utilizar (invenciones de procedimiento) en cualquier tipo de industria. La palabra industria, agrega el artículo que comentamos (art. 4 de la Decisión 344), debe entenderse en el sentido más amplio posible comprendiendo cualquier actividad productiva, inclusive los servicios.

“Al decir de GÓMEZ SEGADE el requisito es perfectamente lógico y razonable. La concesión de la patente debe constituir un estímulo para el desarrollo de la industria y de la tecnología. En consecuencia, sólo deben patentarse las invenciones que puedan emplearse en la práctica. “Cuando la norma se refiere a susceptibilidad de aplicación industrial se esta poniendo de relieve que no es preciso que la invención tenga carácter industrial en su conjunto, sólo se requiere que la aplicación tenga carácter industrial, no exigiéndose que lo tenga su objeto o resultado” (Manuel Pachón, Zoraida Sánchez. ob. cit. pág. 63).

IV. LA DETERMINACIÓN DE LA NOVEDAD Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA (Artículo 2) El artículo 2 de la Decisión 344 señala cuando una invención no puede considerarse como nueva. El Tribunal Andino en su jurisprudencia se ha referido a la novedad en el Proceso 6-IP-89 (G.O. Nº 50 de 17 de diciembre de 1989) manifestando que: “El artículo 2 combina los criterios de que lo novedoso, es lo que no esta comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).

La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficien- 11/08/98 23.32 te para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público.

En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”. La misma sentencia añade lo siguiente: “La novedad requerida para una u otra patente de invención, hay que apreciarla de manera diferente. En el caso de patentes de invención, se supone que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no estaba en capacidad de satisfacer.

En el caso de las patentes de perfeccionamiento o mejora, en cambio, la creación científica o técnica no es tan radical, ya que el invento parte de algo conocido para tan sólo mejorarlo”. Finalmente el Tribunal concluyó que: a) El estado de la técnica, a que se refiere el artículo 2º de la Decisión 85, es el conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial.

Para la utilización de ese criterio, los Países Miembros pueden ordenar que “se verifiquen exámenes completos sobre el estado de la técnica que pueden afectar la patentabilidad de las invenciones en determinados sectores de la industria.” b) La novedad debe ser apreciada por la oficina nacional competente en la fecha de presentación de la solicitud de patente.

Hechos anteriores a la fecha que constituyen divulgación del invento, le hacen perder la novedad.” ( ) “Esto supone que el establecimiento de los tres requisitos de los que habla el artículo 1º de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena tiene el carácter de absolutamente necesarios e imprescindibles para el otorgamiento de patentes, las cuales no podrían concederse si faltare cualesquiera de ellos, donde ‘LA NOVEDAD’ tiene el carácter predominante, por qué no decir sine qua non, ya que la novedad, si bien puede ser un concepto GACETA OFICIAL relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, mañana sí), es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se conoce) y el artículo 2 de la misma Decisión deja sin lugar a dudas cuando establece: ‘Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica’”.

En la sentencia del Proceso 15-IP-95, G.O. Nº 308 de 28 de noviembre de 1997, el Tribunal ha sostenido: “El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento.

Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva”.

En la sentencia del Proceso 12-IP-98 de 20 de mayo de 1998, el Tribunal ha dicho: “La novedad es un concepto legal que introduce el legislador comunitario, para efectos de delimitar y precisar el espacio temporal que con relación a un patrón establecido (estado de la técnica) puede conducir a que un examinador técnico determine si una patente es o no nueva.

“Siguiendo la doctrina española, liderada por José A. Gómez Segade y Carlos Fernández Novoa, podemos afirmar que la patente se concederá sólo si la invención contenida en la solicitud corresponde a un aporte técnico que enriquezca objetivamente el acervo tecnológico en beneficio general, es decir si tal invención es nueva y hace aporte positivo a dicho enriquecimiento.

Al tenor del artículo 2º de la Decisión 344, vemos que se ha consagrado una presunción iuris et de iure que no permite prueba en contrario, pues si se determina que una invención está comprendida en el estado de la técnica, no será 11/08/98 24.32 nueva y por ende no podrá ser patentable. (GOMEZ SEGADE, José Antonio y FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos;

La Modernización del Derecho español de Patentes, Ed. Montecorvo, S.A., Madrid-España, 1985, Pág. 69)”. V. LA SOLICITUD DE PATENTE (Artículos 13 y 14) Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen las formalidades que deben reunir las solicitudes de patentes; el primero de ellos enumera los requisitos que deben reunir las solicitudes de patentes, los cuales deben ser considerados y evaluados para su cabal cumplimiento por la Oficina Nacional Competente; el segundo por su parte señala los documentos que se deben acompañar a la solicitud, que de igual forma deben ser apreciados por la Oficina Nacional Competente en cuanto a que se encuentren completos y en debida forma.

“El cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma comunitaria es de estricta observancia para el solicitante, a fin de que la solicitud pueda ser tramitada por la oficina nacional competente. Así, cuando el artículo 11 de la Decisión 85 disponía que “Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la respectiva oficina nacional competente y deberán contener ’, no dejaba -ni deja hoy- al arbitrio del solicitante el cumplimiento de los requisitos detallados, sino que le impone un deber, deber que en caso de no ser acatado puede ocasionar que la solicitud sea considerada como abandonada, una vez cumplido el trámite previsto en el artículo 15 de la Decisión 85.

De igual manera, cuando el artículo 12 de la Decisión 85 expresa que ‘A la solicitud de patente deberá acompañarse ’, tampoco se otorga al solicitante una mera facultad discrecional de presentar los documentos exigidos por la norma. Las formalidades exigidas por los mencionados artículos conllevan una implícita obligación de hacer, obligación que en caso de no ser cumplida produce las consecuencias jurídicas previstas por la propia Decisión”.

(Proceso 34-IP-95, G.O. Nº 318 de enero 26 de 1998). Todo lo dicho en el párrafo transcrito respecto a los artículos 11 y 12 de la Decisión 85 se aplican rigurosamente a los actuales artícu- GACETA OFICIAL los 13 y 14 de la vigente Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Entre los requisitos señalados por el artículo 13 para las solicitudes está el de “una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente”.

Es necesario precisar que las reivindicaciones son totalmente determinantes en este tipo de solicitudes, pues permiten delimitar la invención y así establecer si la misma es o no patentable. Se puede afirmar entonces que su objetivo es fijar el contenido, y es por ello que exige la norma que estas reivindicaciones deben precisar la materia, con lo cual, lo que se busca es que se definan en forma clara, concisa y precisa, y no podría ser de otra manera, teniendo en cuenta que las nuevas creaciones y el perfeccionamiento de las ya existentes, además de generar un beneficio para la humanidad, le reportan al creador un lucro legítimo y otros derechos, de los cuales será beneficiario una vez que se encuentre registrada legalmente y otorgada la patente.

Para lo que es absolutamente necesario que la autoridad competente para llevar a cabo dicho trámite tenga certeza acerca del contenido de la invención, pues sólo así podrá otorgarle la debida protección jurídica. Por ello, las reivindicaciones “por lo general, incluyen las características técnicas necesarias para definir la invención y exponen las particularidades técnicas que desean proteger”.

(Manuel Pachón y Zoraida Sánchez, “Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañes, Santafé de Bogotá, 1955, nota en pag. 94). VI. UNIDAD DE INVENCIÓN El artículo 15 de la Decisión 344 señala que cada solicitud de patente de invención sólo se puede referir a una invención única o a un grupo de invenciones que constituyan un concepto inventivo único.

Esto es lo que se considera como la unidad de invención cuyo fin es facilitar la organización de datos para la búsqueda del estado de la técnica. El concepto inventivo único debe entenderse según el Profesor Manuel Pachón, siguiendo 11/08/98 25.32 las pautas señaladas en el Reglamento de Ejecución del Convenio sobre Patente Europea, adoptadas también por el Reglamento de la Ley Española, que autorizan la inclusión en una sola solicitud de: “la reivindicación independiente de un producto; la reivindicación independiente de un procedimiento especialmente concebido para la fabricación de ese producto y la reivindicación independiente para su utilización”.

“la reivindicación independiente para un procedimiento, la reivindicación independiente para un dispositivo o el medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento, y “la reivindicación independiente de un producto; la reivindicación independiente de un procedimiento especialmente concebido para la fabricación de ese producto y la reivindicación independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de dicho procedimiento”.

Hay que señalar que la patente que no tenga unidad de invención será nula conforme al artículo 52 de la Decisión 344, nulidad que puede referirse a una o mas reivindicaciones. En caso de que no se cumpla con el requisito de unidad, la solicitud debe fraccionarse en dos o más solicitudes, ya sea a petición del interesado, ya sea a pedido de la Oficina Nacional Competente de acuerdo al artículo 20 de la Decisión 344.

VII. EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN SEGÚN LA DECISION 344 (Artículo 21) El artículo 21 de la Decisión 344, similar al artículo 14 de la antigua Decisión 85, señala la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, que consiste en verificar si la solicitud reúne los requisitos exigidos por el artículo 13 y si está acompañada de los documentos a los que se refiere el artículo 14.

En la sentencia dictada en el Proceso 6-IP89, G.O. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989, el Tribunal, refiriéndose a la Decisión 85 entonces en vigencia, se pronunció de la siguiente forma: GACETA OFICIAL “El examen preliminar previsto en el artículo 14 de la Decisión no prejuzga sobre los resultados del examen definitivo de que trata el artículo 19.

El hecho de que la oficina nacional competente no haya formulado reparos a la solicitud de patente o que éstos hayan sido respondidos o aclarados y que se hayan completado los antecedentes no significa que la patente tenga que ser concedida. En este primer examen, la oficina nacional competente no está facultada para emitir juicio de valor sobre los documentos que se han adjuntado a la solicitud.

Su facultad se limita a verificar si los documentos indicados en el artículo 12 fueron presentados junto con la solicitud. El análisis de fondo de estos documentos deberá hacerse con ocasión del examen definitivo, luego de que la solicitud haya sido publicada para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones. Si la invención no precisa con exactitud el objeto inventivo y si el memorial descriptivo tampoco distingue claramente entre lo novedoso y lo conocido, la oficina nacional competente debe solicitar que se precisen las reivindicaciones y se complete la descripción. Cuando en la descripción se haya acumulado un número excesivo de reivindicaciones, lo que puede hacer difícil determinar el verdadero alcance de la patente, se debe pedir al solicitante que determine con precisión el campo exacto de los derechos que se pretenden proteger con la patente.

Con este examen lo que se busca, entre otras finalidades, es evitar que un solicitante obtenga la protección de reivindicaciones injustificadamente extensas que le permitan sacar ventajas a las que no tiene derecho”. Expresa la referida sentencia que: “Cuando la oficina nacional competente procede a efectuar el examen preliminar previsto en el artículo 14 y encuentra que la solicitud no se ajusta a los requerimientos de la Decisión 85 debe formular los reparos del caso “a fin de que el peticionario presente sus observaciones o complemente los antecedentes”, como dispone el artículo 15.

Dos son las facultades atribuidas a la oficina nacional competente cuando formula un reparo: a) puede solicitar aclaraciones o ampliaciones o que se subsanen las omisiones observadas en la solicitud; y b) pedir que se 11/08/98 26.32 envíen los antecedente que se omitieron. La oficina nacional competente no puede hacer juicios de valor sobre la documentación presentada ya que esa valoración debe hacerse después de publicada la solicitud y antes de efectuar el segundo examen”.

A diferencia de este examen formal el segundo tipo de examen a que se refiere el artículo 27 de la Decisión 344, el “examen de fondo” consiste en verificar si la solicitud reúne los requisitos de patentabilidad, es decir, si el invento cumple con las condiciones objetivas de patentabilidad o sea la novedad, el nivel inventivo, y la aplicación industrial, además de la licitud.

Si se pregunta cuáles son los límites que tiene el examinador técnico al estudiar las formalidades de la solicitud, se puede decir que dicho estudio se encuentra limitado por las características de que debe gozar un invento al realizar el examen de fondo, es decir, la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial. Entonces en la medida en que el examinador no entre a estudiar esos requisitos no está excediendo los límites impuestos ni las competencias asignadas.

Por último cabe resaltar que de una solicitud clara y precisa, depende que el análisis que se haga sobre las cuestiones de fondo sea o no correcto. Señala el Tribunal en la sentencia 34-IP-95, G.O. Nº 318 de 26 de enero de 1998 que: “ Frente a las observaciones propuestas por la oficina nacional competente el peticionario puede adoptar dos actitudes: abstenerse de contestarlas o comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes o complementar los antecedentes materia del reparo “El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de declaración. “La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente presentación de observaciones o complementación de antecedentes puede producir dos situaciones jurídicas con diversas consecuencias.

GACETA OFICIAL “La primera situación, de carácter positivo, se efectúa cuando el solicitante satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicados ‘por una vez en un órgano de publicación adecuado’. (artículo 16) (hoy art. 23 de la Decisión 344).

“La segunda situación -negativa- se produce cuando el solicitante, a pesar de haber presentado observaciones o complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados. En este último caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, según el mandato contenido en el inciso 2 del artículo 15 de la Decisión 85 ( artículo 22 de la Decisión 344).

Para estos efectos, la Administración debe hacerle conocer al solicitante que no satisfizo los requerimientos y, por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevos reparos. Tampoco se podrá conceder un nuevo plazo para que subsane las omisiones observadas en la solicitud o para que envíe cualquier antecedente que se hubiere omitido”.

“Si el solicitante completa los reparos formulados por la oficina nacional competente en vista del examen formal, no podría rechazarse la solicitud, si posteriormente la oficina formula nuevos o diferentes reparos de este orden, esto es, que no podría agregarse nuevos reparos que se realice el examen de los requisitos a que se refiere el artículo 14 (similar art. 21 de la Decisión 344), recalcándose que todo aquello relacionado con las reivindicaciones es objeto de análisis con ocasión del examen definitivo, el que procederá luego de efectuada la publicación según lo dispuesto en el artículo”.

En el caso subjudice la parte actora aduce que la sociedad TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON procedió a dar respuesta a los requerimientos del examinador técnico y contestó las observaciones relativas a las reivindicaciones recordando que el artículo 21 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dice que: “ admitida la solicitud, la oficina nacional competente, examinará dentro de los quince días hábiles siguientes a su pre- 11/08/98 27.32 sentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión”.

Alega por otra parte que “los artículos 21 y 22 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el decreto reglamentario 117 de 1994 le otorgan competencia a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio para que el primer examen que se realice de una solicitud de patente de invención sea únicamente sobre los aspectos formales, esto es, que dicha solicitud cumpla todos los requisitos exigidos en los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 3º y 4º del Decreto 117 de 1994.

Por lo tanto, cualquier pronunciamiento que un examinador técnico efectúe en el primer examen sobre el contenido (no sobre la forma) de las reivindicaciones está fuera de sus facultades. Vale decir, en este primer examen puede objetarse, por ejemplo, el modo como una reivindicación se encuentra redactada, o que una reivindicación no puede ser dependiente de otra, pero en ningún caso puede hacerse mención al hecho de que una reivindicación deba retirarse porque el examinador “considere que no tiene fundamento”.

Para la Superintendencia de Industria y Comercio al dictar la resolución 1305 sobre el recurso de reposición consideró que: “si bien es cierto que el solicitante dio respuesta al requerimiento, la solicitud aún presenta defectos técnicos de forma que afectan la validez y alcance de la misma, los cuales se encuentran consignados en el segundo examen de forma, según obra a folios 58 y siguientes de la solicitud, tal como se mencionó en la resolucion cuya validez se cuestiona, y sobre los cuales el impugnante no presentó argumento alguno”.

Precisando los defectos en forma señala que: “De ahí, que lo que se pretendía, al requerir un nuevo pliego que definiera en forma clara, concisa y precisa el alcance de la protección solicitada, era dar cumpliemiento al artículo 13 inciso d) de la Decisión 344, “una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección ”, requisito que de ninguna manera se cumple por las razones antes anotadas.

Por lo demás, de acuerdo con la práctica común de la oficina, y el Manual del Inventor, página 18, hay dos clases de reivindicaciones: de producto y de procedimiento, no GACETA OFICIAL 11/08/98 28.32 siendo aceptadas las que pretenden definir el producto por el procedimiento o viceversa. imposible determinar si la reivindicación es clara, precisa y concreta.

Señala la resolución 1305 “que las anteriores peticiones son de forma y no de fondo, como lo pretende hacer creer el impugnante, como quiera que es la misma legislación andina la que establece que en el examen de fondo se examina si lo definido por el pliego reivindicatorio es novedoso o no, si tiene altura inventiva o no y si tiene aplicación industrial o no; y ninguno de esos tres requisitos fueron estudiados en dicho primer examen de forma.

Se requirió la revisión del pliego porque éste no precisa el alcance de la protección solicitada y por su falta de concordancia con el título y la descripción, se reitera, en atención al artículo 13 de las tantas veces mencionada legislación andina”. Cosa muy diferente, es que en aras de ese análisis entre a estudiar si la solicitud tiene o no fundamento, lo que es una cuestión de fondo, que no le corresponde.

En el análisis de fondo se verifican tres aspectos: a) si el pliego reivindicatorio es o no novedoso; b) si contiene altura inventiva y c) si tiene aplicación industrial. En el caso en cuestión, la accionante fue requerida por la Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que complementara los antecedentes señalados en el examen de forma.

La accionante dió respuesta a los requerimientos del examinador técnico y contestó las observaciones respecto de las reivindicaciones diciendo que “de acuerdo con el artículo 21 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el primer examen realizado por la Oficina a una solicitud de patente debe ser formal, y el suscrito considera que el concepto técnico Nº 896 al referirse a las reivindicaciones relacionadas con las estaciones base y móvil se encuentra incursionando en cuestiones de fondo y de patentabilidad que en ningún caso puede ser objeto de examen de forma”.

En virtud de dicha argumentación, no complementó nada al respecto y en el segundo informe técnico el examinador evidenció la misma falla, razón por la cual la solicitud fue rechazada. Al respecto podemos decir, que si bien es cierto que en el primer examen técnico el examinador debe tener en cuenta sólo los aspectos formales, es la misma Decisión 344, literal d) la que introduce en el requisito formal de que las reivindicaciones sean precisas (precisen la materia).

El examinador para determinar si una solicitud cumple o no con este requerimiento, no puede abstraerse del ámbito sustancial, del fondo del asunto, pues si lo hiciera le sería VIII. OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE PATENTE Señala el artículo 22 que si del examen formal realizado por la Oficina Nacional Competente resultase que la solicitud no cumple con los requisitos debe formular las observaciones correspondientes “a fin de que el peticionario presente respuestas a las mismas o complemente los antecedentes” dentro de un plazo de treinta días.

La no respuesta a las observaciones formuladas o el no completar los antecedentes y requisitos formales, lleva al tenor del artículo a que la solicitud se considere abandonada. IX. EXAMEN DE FONDO El examen de fondo prescrito por el artículo 27 de la Decisión 344, similar al artículo 19 de la antigua Decisión 85, se refiere a que la Oficina Nacional Comperente, vencidos los plazos establecidos en el art. 25 o 26, según fuere el caso, debe proceder a examinar si la solicitud es o no patentable, es decir, si el invento reúne las condiciones necesarias de patentabilidad, si es novedoso, tiene nivel inventivo y aplicación industrial, además de su licitud intrínseca.

A quien corresponde calificar si las respuestas a las observaciones o el complemento son satisfactorias, es a la autoridad nacional competente, y no al solicitante. Es pues el criterio de la administración la que dirige el procedimiento para determinar la continuación del trámite o el abandono de la solicitud, restando al solicitante presentar los recursos propios internos que la norma nacional le proporcione para estos casos.

“, cuando la oficina nacional competente procede a efectuar el examen definitivo pre- GACETA OFICIAL visto en el artículo 19 (hoy artículo 27 de la Decisión 344), realiza un juicio de valor sobre las condiciones de patentabilidad de la invención. Y según este juicio sea favorable o desfavorable concederá o negará la patente. Pero antes de proceder a efectuar este segundo examen, la oficina nacional competente debe examinar la descripción, las reivindicaciones y los planos y dibujos y hacer al peticionario las observaciones que correspondan”.

(Proceso 6-IP-89, G.O. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989). Por los considerandos que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. El artículo 1º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece los requisitos de patentabilidad para las invenciones de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología prescribiendo como condiciones que sean nuevas, tengan nivel inventivo y que sean susceptibles de aplicación industrial.

Estos requisitos son de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente y su contravención acarrearía la nulidad absoluta de la patente según el art. 52 de la mencionada Decisión. 2. La novedad de la invención está referida en el art. 2 de la misma Decisión por el criterio objetivo de que no esté comprendida en el “estado de la técnica” entendiendo por ella el conjunto de conocimientos accesibles al público por la descripción escrita u oral o por cualquier otro medio que divulgue la invención antes de presentarse la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida. 3.

Los requisitos formales que debe contener una solicitud de patente de invención y los documentos con los que deberá ser acompañada están señalados en los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 los cuales son de obligatorio cumplimiento ocasionando que la ausencia de alguno de ellos determine que la solicitud sea considerada como no admitida a trámite por la Oficina Nacional Competente. 11/08/98 29.32 4.

La oportunidad procesal para requerir documentación adicional al solicitante de la patente, distinta de los documentos referidos en los artículos 13 y 14 de la Decisión 344, es la establecida por el art. 27 de la misma Decisión, cuando a juicio de la Oficina Nacional Competente se precisen datos o documentación adicionales o complementarios. 5.

El examen preliminar previsto en el artículo 21 implica un análisis de los aspectos formales y no recae sobre las condiciones de fondo relativas a la novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y licitud, que son objeto del examen definitivo de patentabilidad a que se refiere el artículo 27 de la Decisión. 6. En el trámite de solicitudes de patentes deberá distinguirse entre el examen de los aspectos formales y el examen definitivo, cuando haya lugar a él, al tenor de los artículos 27 y 29 de la Decisión 344.

La Oficina Nacional Competente deberá separar las etapas procesales de uno y otro examen, cuando fuere el caso, de manera que el examen definitivo se produzca una vez que la parte solicitante allegue la documentación que le sea requerida o haga valer sus argumentos, de lo contrario, deberá declararse abandonada la solicitud. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar la respectiva sentencia en el proceso interno. Notifíquese al mencionado Consejo de Estado, mediante el envío de copia sellada y certificada.

Remítase asimismo, copia certificada de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para la correspondiente publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO GACETA OFICIAL 11/08/98 30.32 Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i GACETA OFICIAL 11/08/98 31.32 GACETA OFICIAL 11/08/98 32.32 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú