PROCESO 7 - IP - 2000 Interpretación prejudicial del artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de Oficio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del artículo 81 de la misma Decisión. Proceso Interno Nº 5287.
Actor: LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A. Marca: NUTRASAL Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dieciséis días del mes de febrero del año 2000, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejero de Estado Juan Alberto Polo Figueroa por medio de oficio firmado en Santafé de Bogotá, D.C., el 24 de septiembre de 1999, recibido en este Tribunal el 21 de enero del año 2000.
VISTOS: La solicitud en materia de interpretación prejudicial formulada, la que se ajusta plenamente a lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y, razón por la cual su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1.
ANTECEDENTES 1.1. Las Partes Comparece en calidad de demandante, LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A., por medio de acción contencioso - administrativa dirigida a obtener la nulidad de la Resolución 34173, emitida por la demandada en este proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, por medio de la cual ha sido negado registro para la denominación “NUTRASAL” como marca de fábrica, solicitado por la actora para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2 Actos demandados Dentro del respectivo proceso interno de única instancia Nº 5287, es demandada la nulidad de la Resolución Nº 34173, de 18 de agosto de 1994 ya referida, así como las Resoluciones Nº 11694 de 30 de abril de 1997 por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la anterior y, Nº 2720, de 20 de agosto de 1998, a través de la cual ha sido resuelto negativamente, además, el recurso de apelación propuesto respecto de la primera, confirmándola. 1.3 La demanda Estima la demandante, que la Superintendencia de Industria y Comercio ha realizado una aplicación equivocada de la normativa referente a marcas evocativas o sugestivas, al determinar que la denominación NUTRASAL se encuentra constituida por una expresión no registrable por su carácter de genérica (SAL) y, al mismo tiempo, por el prefijo de la palabra nutriente (NUTRA).
El análisis de esa Dependencia en todas sus instancias, según se manifiesta, ha partido de la base de fraccionar la marca “olvidándose que las expresiones solicitadas deben ser analizadas en conjunto como un todo y no parcialmente”. Expresa, que la marca en referencia efectivamente evoca SAL pero es totalmente nueva en el lenguaje comercial por no haber sido utilizada antes y reunir, en consecuencia, el principal requisito exigible para el registro marcario, cual es el de ser novedoso.
Finalmente, afirma que la expresión NUTRASAL no describe el producto a ser protegido, el destino de éste, ni aún su calidad, valor, lugar de origen, época de producción y demás casos enunciados en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma que consagra una prohibición que debe ser aplicada strictu sensu y, en ningún caso interpretada como contrariamente lo ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio. 1.4 Contestación a la demanda Contesta la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio, con escrito dirigido a defender la legalidad de los actos administrativos impugnados, con los cuales afirma que esa Dependencia no ha incurrido en violación de normas legales nacionales ni comunitarias.
Expresa, en términos generales, que con base en las atribuciones reconocidas por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Autoridad respectiva ha expedido la Resolución Nº 34173, de 18 de agosto de 1994, negando el registro de la marca NUTRASAL, “por estar incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 82, literal d) de esa Decisión”.
Advierte, así mismo, que de la documentación obrante del respectivo expediente, se concluye en forma clara y precisa, que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La Instancia consultante manifiesta que la competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en los territorios de los Países Miembros, se consagra en el artículo 32 del Tratado de su creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de dicha Comunidad.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL En el marco de la intervención que le ha sido solicitada, el Tribunal considera, que además de la norma cuya interpretación ha sido expresamente requerida, esto es, el literal d) del artículo 82, debe previamente interpretar el artículo 81 de la Decisión 344 relativo a la definición de marca.
Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente. Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Artículo 82.
“No podrán registrarse como marcas los signos que: “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” 4.
CONSIDERACIONES 4.1 Requisitos para el registro de marcas El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala a las siguientes como características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Respecto de la distintividad ha dicho el Tribunal en reciente sentencia: “No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra.”[1] El segundo inciso del referido artículo 81 complementa el concepto de marca relievando el aspecto de la distintividad, al señalar que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
La definición mencionada consagra que la marca se caracteriza por constituir un bien inmaterial, destinado a distinguir un producto o un servicio de otros, que se encuentra representada por un signo que por ser intangible requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda aprehenderlo, esto es, apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.
La susceptibilidad de representación gráfica, tiene que ver con la necesidad de que la marca pueda ser dada a conocer desde el momento mismo de introducirse la respectiva solicitud de registro. El autor Marco Matías Alemán, en su obra MARCAS, TOP. Management. Bogotá, pág. 77, ha señalado, por ejemplo, que “ la representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de lo anteriormente señalado ”.
En consecuencia con lo anterior debe necesariamente concluirse, que un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente los tres requisitos del artículo 81 interpretado, y por cierto, siempre que no esté comprendido por alguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 4.2.
Signos genéricos, descriptivos y evocativos El literal d) del artículo 82, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos está involucrando en esa excepción al registro, entre otros, a los distintivos que designen la calidad, la especie, la cantidad o, comprendan características usuales del signo que describen.
El Tribunal a este respecto ha señalado: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.[2] La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o servicios que pretendan proteger o distinguir.
En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible de utilización en diversos productos. Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrables.
No obstante, le corresponde a la autoridad nacional competente, en cada caso, establecer la diferenciación entre uno y otro al realizar el examen previo al registro y, definir si el signo corresponde a una u otra categorías. Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la creación en la mente del producto amparado por el distintivo.
Este Tribunal, en la sentencia antes citada ha dicho respecto de los signos evocativos: “Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.
(Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs. 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”.[3] En aplicación de los conceptos y pronunciamientos señalados, al juez nacional consultante le corresponderá, a fin de resolver la controversia presentada para su resolución, analizar si el signo cuestionado como descriptivo lo es en verdad, caso en el cual podría no ser registrable o si, como contrariamente alega la demandante, se trata de un signo evocativo, circunstancia en el cual procedería el registro.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo es susceptible de ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 aprobada por la entonces Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Esa aptitud se concretará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos, cuando se refieren, precisamente, a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate.
En sentido contrario, podrían ser objeto de registro como marcas, los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar al signo con el producto por aquel amparado o protegido. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, al dictar sentencia dentro del proceso interno de única instancia Nº 5287, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado mediante de Decisión 472 de la Comisión. Notifíquese al mencionado Consejo de Estado, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 7-VIII-95. Proceso Nº 7-IP-95. Caso “COMODISIMOS”. En G.O.A.C. Nº 189 de 15-IX-95. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 7-VIII-95. Proceso Nº 7-IP-95.
Caso “COMODISIMOS”. En G.O.A.C. Nº 189 de 15-IX-95.