PROCESO 85-IP-2000 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno No. 5714. Actor: GLAXO GROUP LIMITED. Marca OXISTAT. Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCÍA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cuatro días del mes de enero del dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Magistrada Olga Inés Navarrete Barrero, en oficio N° 1821 de 13 de septiembre del 2000, recibido en el Tribunal el 5 de octubre del mismo año. V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Es demandante GLAXO GROUP LIMITED frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que es demandada por haber negado el registro como marca al signo OXISTAT, destinado a distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza. Como tercero interesado la sociedad INSTITUTO FARMACOLOGICO COLOMBIANO S.A. ITALMEX (hoy SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A.). 1.2.

Actos demandados en el proceso interno. La actora Impugna las Resolución No. 4372 del 27 de febrero de 1996, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se negó el registro de la marca OXISTAT para identificar “una droga dermatológica formulada”, (clase 5 Internacional).

Posteriormente mediante Resolución No. 20341 del 18 de septiembre de 1996, la misma autoridad resuelve el recurso de reposición confirmando la anterior. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al decidir el recurso de apelación confirma los anteriores actos a través de la Resolución No. 4372 del 27 de febrero de 1996. 1.3.

La demanda. Señala la demandante que la sociedad GLAXO GROUP LIMITED solicitó a la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca OXISTAT, para amparar “preparaciones y sustancias farmacéuticas”, productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dentro del trámite administrativo las sociedades INSTITUTO FARMACOLOGICO COLOMBIANO S.A. ITALMEX (hoy SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A.) y SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, presentaron observaciones a dicho registro, fundadas en las marcas OXITAL, OXY CLEAN, OXY-5, OXY-10, OXY-10 COVER y OXY WASH todas en la clase 5ª. La demandante el 24 de enero de 1995, limitó su solicitud de registro hacia la marca OXISTAT “para amparar única y exclusivamente ‘una droga dermatológica formulada’, producto comprendido en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza”.

Mediante Resolución No. 4372 del 27 de febrero de 1996, la División de Signos Distintivos acepta el desistimiento de la observación presentada por el SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION y declara fundada la observación presentada por INSTITUTO FARMACOLOGICO COLOMBIANO S.A. ITALMEX (hoy SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A.), negando el registro de la marca OXISTAT.

Se presenta el recurso de reposición, que fue resuelto mediante Resolución No. 20341 de septiembre 18 de 1996 expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmando la resolución impugnada. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación también confirma el acto impugnado.

Fundamenta su acción, al considerar que los actos administrativos impugnados violan los artículos 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que no se cumplen los presupuestos determinados en la mencionada norma, y que las semejanzas entre las marcas OXISTAT y OXITAL “no son determinantes para inducir al público consumidor a error o confusión”.

Señala que al efectuar el cotejo entre los signos enfrentados, pese a ser signos denominativos, “No obstante lo anterior, el principio general del cotejo de marcas consistente en que el examen comparativo ha de atender a una visión en conjunto de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales tiene su excepción tratándose de marcas farmacéuticas, en donde se utilizan elementos o palabras de uso común que no deben entrar en la comparación”.

Señala que las marcas enfrentadas usan el prefijo común OXI, que alude a la palabra oxígeno, que es muy usado dentro del sector farmacéutico y que son los otros elementos los que deben entrar al cotejo respectivo. Entre estos elementos no se produce similitud visual, fonética ni ideológica. Considera que el signo es registrable, por ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. 1.4.

Contestación de la demanda. Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante, ya que el acto administrativo no ha incurrido en ninguna violación de las normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Señala que la marca OXISTAT es irregistrable para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que: “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “OXITAL” (registrada a favor del Instituto Farmacológico Colombiano S.A., Italmex, frente a la marca “OXISTAT”, solicitada por la sociedad Glazo (sic) Group Limited, para distinguir productos de la clase 5, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”.

Concluyendo que las Resoluciones impugnadas no son nulas. 1.5. Resoluciones Impugnadas. La Resolución No. 4372 del 27 de febrero de 1996, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos establece “TERCERO.- Que el estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles.

En opinión de este Despacho entre la marca que se pretende registrar y la marca en que se basa la oposición, existen similitudes fonéticas, literales y gráficas suficientes, que inducirían al público a error, razón por la cual estas marcas no pueden coexistir sin inducir al público a error. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

En igual sentido se pronuncia la mencionada Autoridad en la Resolución No. 20341 del 18 de septiembre de 1996. Finalmente la Resolución No. 0299125 de febrero de 1999, señala: “En el caso en estudio tomando la totalidad de los elementos de las marcas en confrontación OXISTAT y OXITAL, examinadas en su conjunto, sucesivamente y teniendo en cuenta más que las diferencias, las semejanzas entre los signos, encontramos que presentan similitudes desde el punto de vista ortográfico y fonético.

En efecto, las marcas confrontadas comparten cinco de las letras que las conforman ubicadas en idéntica posición, siendo la única diferencia entre ellas la letra intermedia S y la letra final T en la marca solicitada y la letra final L de la marca registrada, lo cual no las diferencia entre sí, por el contrario, al ser pronunciadas y transcritas producen una impresión bastante similar.

En cuanto a que la partícula OXI es usualmente utilizada en las marcas que identifican productos de la clase 5ª, puede ser cierto, pero los demás elementos que conforman a las marcas en confrontación no difieren sustancialmente como para evitar el riesgo de confusión entre los signos. De otra parte tratándose de productos de la clase 5ª, donde se encuentran los productos farmacéuticos, el estudio de confundibilidad debe ser aún más riguroso, puesto que si bien algunos productos farmacéuticos únicamente se venden bajo receta médica, hay otros que no… ”.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal procede a interpretar, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, cuyo texto se transcribe a continuación. Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; …” 4.

CONSIDERACIONES. Los aspectos a los cuales se referirá El Tribunal en esta interpretación, dicen relación con la irregistrabilidad de signos idénticos o similares, así como la comparación de marcas farmacéuticas. 4.1. Irregistrabilidad de signos idénticos o similares. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 81, señala los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, los cuales son la perceptibilidad, la susceptibilidad de representación gráfica y la distintividad, siendo este último requisito el de mayor importancia. Se dice que un signo es distintivo cuando puede identificar al producto o servicio sin que exista riesgo de confusión con productos o servicios similares o idénticos protegidos por otros signos de diferentes titulares que se encuentren ya registrados o solicitados con anterioridad.

No tendría sentido el proteger un signo que no sea distintivo y que sea confundible. Además, el signo solicitado no debe incurrir en alguna de las prohibiciones constantes en los diferentes literales de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión. El literal a) del artículo 83 señala: que no podrán ser registrados como marca los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Se han establecido varias reglas, con el fin de efectuar el cotejo marcario entre marcas denominativas, las cuales volvemos a citar a continuación: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. (Pedro C. Breuer Moreno, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág.: 351 y ss). "La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el Comercio. En la comparación marcaria y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que: ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’”[1]. 4.2. Comparación de marcas farmacéuticas. Previo a efectuar el examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas, el juzgador debe tomar en cuenta los siguientes criterios, para determinar si existe el riesgo de confusión y de ser así negar el registro.

Estos criterios hacen referencia a la presencia de términos de práctica usual y situación especial con respecto a productos farmacéuticos. 4.2.1. Elementos de uso común. En las marcas farmacéuticas generalmente, se presentan elementos de uso común o genéricos que no deben entrar en la comparación de los signos enfrentados, constituyéndose en una excepción a la regla de cotejo en conjunto de la marca, ya que el examen comparativo debe efectuarse atendiendo “a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales”[2].

Esto significa que el elemento genérico no debe ser tomado en cuenta al momento de efectuar el examen de comparación entre los signos enfrentados, lo cual nos lleva a afirmar que se debe tener especial cuidado ya que en el estudio comparativo de marcas de productos farmacéuticos, y tal como se ha pronunciado este Tribunal, existe la imposibilidad de apropiación particular de ciertos sufijos o prefijos de uso común en medicina y farmacia, eventualmente aplicables al caso controvertido.

Al respecto se manifestó en la sentencia del Proceso 30-IP-2.000: “En sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Tercera, de 1993 el Tribunal Supremo español expresó: “Si bien ambas marcas, así la “Mecloderm” (de cuyo registro se trata), como la “Decoderm” (oponente) tienen en común el sufijo “Derm”, este vocablo es de naturaleza genérica y, por ello, no apropiable como marca, en cuanto procede de la palabra griega “epidermis” (piel) y con esta significación se vulgarizó en el idioma castellano al objeto de designar tanto enfermedades de la piel como productos para su tratamiento; sentado lo precedente, la comparación entre marcas enfrentadas se ha de efectuar, pues, en función de sus respectivos prefijos “Meclo” y “Deco”, cuyas diferencias así fonéticas como gráficas excluyen una razonable posibilidad de error o confusión en el mercado, máxime cuando en el aspecto evocativo, mientras “Deco” se relaciona con adorno, “Meclo” carece de referencia que, al menos en el idioma castellano, recuerde otra significación, mereciendo, por ello, el calificativo de fantasía ” (Revista de Derecho General”, pág. 3945). 4.2.2.

Situación especial con respecto a productos farmacéuticos. El cotejo marcario de productos farmacéuticos debe ser más prolijo que el de las marcas ordinarias, considerando las peligrosas consecuencias para la salud que puede ocasionar una eventual confusión al adquirir por error un determinado producto farmacéutico. El error al consumir una determinada medicina en lugar de la adecuada puede ocasionar efectos nocivos y hasta fatales a la salud del consumidor.

Por ello se concluyó que el examen debe ser más riguroso. En sentencia reciente el Tribunal ha expresado: “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

“Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso. “Y, efectivamente, en el presente caso uno de los puntos controvertidos tiene que ver con las consecuencias que para la salud puede acarrear la confusión generada respecto a los productos farmacéuticos, consecuencias que el juez consultante deberá medir a los fines de realizar un análisis, de ser el caso, más severo en relación con la naturaleza de los productos que las marcas pretenden distinguir cuando se formula una solicitud de registro como la de autos.

“El criterio últimamente señalado se encuentra reflejado en reciente sentencia de este Tribunal, producida con motivo del caso 30-IP-2000 del 02 de junio del corriente, relativa a la marca “AMOXIFARMA”, fallo que a su vez recoge los criterios expuestos en la ya identificada sentencia 13-IP-97, marca “DERMALEX”. “Finalmente, en el de autos el consultante deberá tomar en cuenta que al tratarse de productos médicos existen otras consideraciones diferentes en cuanto al registro de una marca, puesto que el adoptar un prefijo o sufijo proveniente del químico básico para su elaboración, no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiación de un término necesario dentro del conjunto de una marca farmacéutica, el cual, a más de abonar a su distintividad, permite identificar el origen del producto que se pretende registrar; es decir, que al pronunciarse sobre registro de marcas de productos farmacéuticos deben ser tomadas en cuenta todas estas características específicas del tema “Lo anterior también fue recogido en la sentencia de interpretación prejudicial 48-IP-2000, del pasado 28 de julio, producida con motivo del caso “BRONTUSSIN”.[3] Al aplicar un criterio riguroso se trata de evitar el riesgo de equivocación al utilizar un medicamento, lo cual tiene potenciales consecuencias dañosas para la salud.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo es distintivo cuando puede identificar al producto o servicio sin que exista riesgo de confusión con otros signos que amparen productos o servicios similares o idénticos de diferentes titulares que se encuentren registrados o solicitados con anterioridad.

Segundo: En las marcas farmacéuticas los elementos de uso común o genéricos no deben entrar en la comparación de los signos enfrentados, ya que al presentarse prefijos y sufijos genéricos al momento de analizar tales marcas, éstos deberán dejarse de lado correspondiendo por tanto determinar si la distintividad del signo que se pretende registrar surge del resto de los elementos específicos que configuran el conjunto marcario.

Tercero: Al tratarse de productos farmacéuticos el cuidado del juzgador debe ser más riguroso que el que se exige para marcas de productos ordinarios, dado el eventual peligro para la salud que puede existir al producirse esta confusión. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5714, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VI, Proceso 27-IP-96, Pág.: 338. [2] Proceso 30-IP-2.000, sentencia del 2 de junio del 2.000, Marca: AMOXIFARMA. [3] Proceso 56-IP-2000.

Sentencia de 6-IX-2000. Marca “EFFER”. Criterio ratificado en la sentencia del 4 de octubre del 2.000, Proceso 68-IP- 2.000, Marca: “AMOZUL”.