Año XVII - Número 644 Lima, 20 de febrero del 2001 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 27-AI-2000.- Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador, por no eliminar un arancel variable y otro específico a las importaciones de derivados de combustibles provenientes de los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, adoptados mediante el Decreto Ejecutivo 3303 del 30 de noviembre de 1995 Proceso 85-IP-2000.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 5714. Actor: GLAXO GROUP LIMITED. Marca OXISTAT Proceso 96-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actora: NOVARTIS AG.

Marca: “CLOROTIR”. Proceso interno N° 5711 PROCESO 27-AI-2000 Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador, por no eliminar un arancel variable y otro específico a las importaciones de derivados de combustibles provenientes de los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, adoptados mediante el Decreto Ejecutivo 3303 del 30 de noviembre de 1995.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General contra la República del Ecuador, en Quito, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil. incumplimiento contra la República del Ecuador. V I S T O S: La contestación de la demanda realizada por el Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, actuando por elegación del señor Procurador General de Estado.

El escrito SG/2.3/397-2000 del 21 de marzo del 2000, mediante el cual la Secretaría General de la Comunidad Andina interpone acción de Las pruebas aportadas por las partes; el acta de audiencia pública celebrada el 3 de agosto del 2000; los escritos de conclusiones y de- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL más documentos que cursan en el expediente.

Teniendo en cuenta: 1. Antecedentes. 1.1. La demanda. Presenta la demanda la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador por supuestos incumplimientos de este País Miembro “al no eliminar un arancel variable y otro específico a las importaciones de derivados de combustibles provenientes de Países Miembros de la Comunidad Andina, adoptados mediante el Decreto Ejecutivo 3303 del 30 de noviembre de 1995, medida que fue calificada como gravamen por la Secretaría General”.

Se aduce que el incumplimiento vulnera el artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal, el capítulo 5º del Acuerdo de Cartagena y las Resoluciones 134 y 186 de la Secretaría General, esta última contentiva del Dictamen 01-99 de incumplimiento. Igualmente el Dictamen 00996 publicado en la Gaceta Oficial 207 del Acuerdo de Cartagena y la Resolución 097 de la Secretaría General, relacionada con el Dictamen 017-98.

La demanda se encamina a obtener el pronunciamiento del Tribunal acerca del incumplimiento por parte de la República del Ecuador de obligaciones emanadas del ordenamiento jurídico comunitario, al haber adoptado medidas calificadas como gravamen por la Secretaría General, relacionadas con las importaciones de derivados de combustibles. 1.2.

Contestación de la Demanda. La República del Ecuador, por intermedio del Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Turismo, obrando en dicho acto como delegado especial del Procurador General del Estado del Ecuador, contestó la demanda en los siguientes términos: “A tal infundada demanda opongo como única excepción: “NEGATIVA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.- Niego pura, simple, llana y 20/02/2001 2.20 absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta; pues, el Decreto Ejecutivo 3303 (R.O. 833 de 199511-30) únicamente reforma a los Decretos Ejecutivos Nº 1433 y 1434, publicados en el Registro Oficial Nº 369 de 1994-01-28, que contienen el Reglamento de Regulación de Precios de los Derivados de Petróleo para Consumo Interno (Excluidos el gas para uso doméstico, lubricantes y derivados especializados).

Y, la valuación, estimación del valor o precio de una cosa se denomina tasa, al tenor de la definición que se da de la misma en el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas (Tomo IV, Buenos Aires, 1962). Por consiguiente, la República del Ecuador no ha violado ninguna norma del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, menos aún las citadas en la demanda.

“Subsidiariamente, esto es en el evento de que no se acepte la excepción principal propuesta, opongo las siguientes: “FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.- La abultada deuda externa y (sic) interna que tiene el Ecuador, el salvataje bancario, la disminución de la reserva monetaria internacional, el fenómeno de El Niño, han forzado al Estado para que tome medidas encaminadas a obtener mayores recursos, fijando los precios de los combustibles, para de alguna manera solventar los múltiples problemas de carácter económico y social que le agobian y que le eximen de responsabilidad de cualquier eventual incumplimiento.

“REFORMA AL DECRETO EJECUTIVO Nº 3303.- En todo caso, con el propósito de eliminar un eventual incumplimiento, se ha solicitado a los Ministros de Energía y Minas y de Finanzas y Crédito Público que procedan a reformar el Decreto Ejecutivo Nº 3303, a fin de que se excluya de la aplicación de un arancel variable y otro específico a las importaciones de derivados del petróleo originarias de los demás Países Miembros de la Comunidad Andina.” Advierte El Tribunal que también presentó un memorial de contestación de demanda el Director de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado, el cual fue desestimado mediante auto del 12 de mayo del año 2000 GACETA OFICIAL que le atribuyó la calidad de contestación de demanda al relacionado en los párrafos precedentes, toda vez que no es admisible que una misma parte actúe representada por dos representantes que no actúan conjuntamente. 20/02/2001 3.20 tratamiento similar a todas las importaciones de combustibles provenientes de cualquier país, restableciendo de esta forma, la equidad en la comercialización interna de los referidos productos, tanto los de producción nacional como los de producción externa. 1.3.

La Audiencia Pública. Se celebró audiencia pública el 3 de agosto del 2000 con la concurrencia de representantes de la demandada y de la demandante. A continuación se reseña brevemente el contenido de las conclusiones escritas aportadas por el País Miembro demandando, anotándose que la demandante no aportó dentro del término legal, escrito de conclusiones. 1.3.1.

Conclusiones de la Demandada. El Director de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado, con fundamento en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, formula en el escrito de conclusiones la consideración general de que: “Si bien la República del Ecuador fundamentada en el ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena aplicó una cláusula de Salvaguardia, al no ser ésta discriminatoria, no puede tener la calificación jurídica de gravamen a la luz del Programa de Liberación como lo ha realizado la Secretaría General fundándose exclusivamente en la simple verificación de supuestos derechos arancelarios u otros recargos de efectos equivalentes, la calificación jurídica de un gravamen debe analizar un aspecto de fondo cual es la existencia o no de un efecto discriminatorio entre nacionales y extranjeros.” Tal conclusión general es fundamentada en consideraciones como las de que el Gobierno justificó la medida adoptada (expedición del Decreto Ejecutivo Nº 3303 de 1995), en la finalidad de corregir las distorsiones producidas por las importaciones indiscriminadas de combustibles, las que estarían causando desequilibrios a la producción y comercialización nacional de esos productos con grave afectación de los ingresos que debe percibir el Estado ecuatoriano. También se respalda la decisión de expedir el citado Decreto en el objetivo de establecer un Se aduce que las modalidades de arancel variable que se aplican a todas las importaciones “son también aplicados al precio de venta, en forma equivalente, a los combustibles de producción nacional, motivo por el cual el Gobierno del Ecuador, es respetuoso del criterio de Trato Nacional comprendido en el capítulo V, artículo 74, del Acuerdo de Cartagena.

Enfatiza en que el análisis del concepto de discriminación resulta imprescindible para calificar a un gravamen como tal. Señala a este respecto que la disposición contenida en el artículo 74 obliga necesariamente a analizar el concepto de discriminación pues no hacerlo llevaría a ocasionar graves perjuicios económicos al Ecuador agravando su situación actual. 1.3.2.

Consideraciones de la Secretaría General. La Secretaría General expone básicamente que el Gobierno del Ecuador a lo largo del proceso ha pretendido amparar el gravamen bajo diversos argumentos partiendo de la simple ocurrencia a una medida de hecho sin pretender justificación legal alguna en el ordenamiento jurídico andino y luego tratando de ampararla en la cláusula de salvaguardia del artículo 79 (hoy 109) del Acuerdo de Cartagena, para finalizar justificándola en el supuesto carácter no discriminatorio del gravamen y relacionándola con las disposiciones del artículo 74 sobre trato nacional.

Analiza una a una las posiciones asumidas por el Gobierno ecuatoriano planteando consideraciones en contrario para desvirtuar que la medida contenida en el Decreto 3303 pudiera considerarse como una salvaguardia, o como una tasa, o como una aplicación del concepto de Trato Nacional. Además explícitamente formula la contradicción en que a su juicio, incurre el Gobierno del Ecuador al exponer en los distintos momentos de la actuación judicial sus argumentos de defensa y por cuanto según afirma, de admitirse el argumento de la tasa que fuera presentado en el primer escrito de la GACETA OFICIAL Procuraduría y luego en la audiencia oral, tendrían que negarse los argumentos de la salvaguardia y del artículo 74. 20/02/2001 4.20 Consecuentemente con lo anterior el Tribunal no halla objetable la representación de la Republica del Ecuador en la referida audiencia pública. 2.

CONSIDERANDO. 2.1. Competencia. Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para conocer de la presente controversia en virtud de las previsiones de los artículos 23 y 24 de su Tratado de Creación, en concordancia con las normas del Capítulo I, Título 2º, de su Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) y del Título II de su Reglamento Interno, en las que se regula lo pertinente a la Acción de Incumplimiento.

Que se han observado las formalidades inherentes a la misma, sin que exista irregularidad procesal alguna que invalide lo actuado. 2.2. Cuestión previa. Representación de la República del Ecuador En la audiencia pública la Secretaría General solicita del Tribunal que aborde como una cuestión previa la situación planteada con la representación judicial de la República del Ecuador la cual considera defectuosa por insuficiencia de las acreditaciones.

A este respecto observa el Tribunal que la objeción planteada carece de fundamento fáctico y jurídico que la hagan merecedora de prosperidad, toda vez que, si bien, la contestación de la demanda fue realizada por el Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, actuando por delegación del señor Procurador General de Estado y no, como generalmente ocurre en el caso de este País Miembro, por el Director General de Patrocinio Delegado del Procurador, al reasumir la representación el Procurador General de Estado, quedaba ésta, de conformidad con la ley interna (artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado) y con la delegación que existe en el reglamento Orgánico Funcional, en cabeza del Director General de Patrocinio, funcionario que acreditó a la doctora Antonieta Ponce para que interviniera en la Audiencia, según escrito recibido por el Tribunal momentos antes de iniciarse tal diligencia y que obra a folio 120 del expediente. 2.3.

Obligaciones de los Países Miembros fijadas por el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal en concordancia con el Capítulo V del Acuerdo de Cartagena. El artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal impone a los Países Miembros de la Comunidad la obligación de asumir las conductas de acción o de abstención que garanticen la eficacia en la aplicación de su ordenamiento jurídico.

Tal ordenamiento se caracteriza por los principios de primacía, aplicación inmediata y efecto directo. En virtud de ellos, toda norma interna (Ley, Reglamento, Decreto, Ordenanza, Acuerdo, etc.), que contravenga una norma comunitaria no podrá ser aplicada y debe ser considerada por los ciudadanos y por las autoridades como inexistente, sin perjuicio de que el País Miembro que la haya expedido tenga la obligación de eliminarla de su ordenamiento interno. Con el Programa de Liberación, establecido en el Capítulo V del Acuerdo de Cartagena, se persigue de manera fundamental, eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro (Artículo 71).

Su ejecución comporta dos clases de obligaciones para los Países de la Comunidad: de una parte, dejar de aplicar y derogar todas las normas que establezcan gravámenes o restricciones de todo orden a las importaciones provenientes de la Subregión y, de otra, abstenerse de imponerles nuevos gravámenes o restricciones, salvo las disposiciones de excepción previstas en el propio Acuerdo.

La demanda que ahora sentencia El Tribunal plantea el incumplimiento del artículo 4 de su Tratado de Creación, en concordancia con el Capítulo V del Acuerdo de Cartagena, al haber expedido el Gobierno del Ecuador una medida calificada previamente como gravamen a las importaciones de derivados de combustibles provenientes de países de la subregión. A renglón seguido El Tribunal analizará dicha medida a efectos de verificar su conformidad o GACETA OFICIAL 20/02/2001 inconformidad con el ordenamiento jurídico comunitario y, especialmente, el cumplimiento o no de las obligaciones impuestas por el Artículo 4 del Tratado del Tribunal y el Capítulo V del Acuerdo de Cartagena. medidas que apunten hacia la liberalización del intercambio comercial.

Solamente de esta forma podrá pensarse en lograr que mediante la cooperación internacional alrededor de la liberación del comercio se propenda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los países miembros. Podría decirse que en este sentido el Tratado de Integración Subregional Andino propugna por la solidaridad económica como fuente de las obligaciones internacionales de los países que se asocian. 2.4.

La medida ecuatoriana denunciada como contraventora del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina. Por medio del Decreto Ejecutivo 3303 del 30 de noviembre de 1995 el Gobierno ecuatoriano dispuso imponer a todas las importaciones de derivados de combustibles (incluidas las provenientes de los demás Países Miembros de la Comunidad Andina) un arancel variable y otro específico.

“Es esencial para la buena marcha de la cooperación subregional que los países se comprometan a mantener reglas de juego compatibles con la operación de intercambio comercial dentro de esquemas de libre competencia e igualdad en las relaciones entre ellos, de modo que se cumpla el propósito de la integración económica, cual es el de aglutinar los diversos mercados de los países integrantes reduciendo o eliminando los obstáculos al intercambio comercial recíproco, a fin de que el mercado ampliado cumpla las funciones de expansión comercial y mejore las condiciones de competitividad en la región”. 1 La Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante la Resolución Nº 134, calificó la imposición de los referidos aranceles como un “gravamen” al comercio subregional contrario al Programa de Liberación. El establecimiento del gravamen a las importaciones de derivados de combustibles, provenientes de la Subregión, vulnera, también a juicio del Tribunal, de una manera objetiva, las disposiciones del Acuerdo de Cartagena que consagran el Programa de Liberación, que como se dijo antes, impone a los Países Miembros la obligación de eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro.

Esta obligación también comporta el compromiso de abstenerse de imponer a los referidos productos nuevos gravámenes o restricciones de todo orden. La importancia del Programa de Liberación como mecanismo primordial para lograr los objetivos que persigue un mercado común ha sido destacada por la jurisprudencia de este Tribunal, el cual se ha referido en varias ocasiones al tema diciendo: “El programa de liberación es considerado como uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo.

En efecto, el objetivo final del proceso de integración subregional, orientado a la formación de un mercado común latinoamericano, a que se refiere el artículo 1º del Acuerdo de Cartagena, presupone la adopción de 5.20 La Comunidad Andina pretende consolidarse, desde sus inicios, como un mercado común, caracterizado por la existencia de libre circulación de mercancías, libre circulación de servicios, libre circulación de personas y libre circulación de capitales, y con la misma tarifa aduanera para las importaciones provenientes de terceros países, todo ello enmarcado dentro de un conjunto de reglas comunes aplicables a todos los ciudadanos de la Subregión. 2.5.

Incumplimiento por la República del Ecuador de la Resolución 134 de la Secretaría General. Según el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, la Secretaría General tiene la atribución de determinar, de oficio o a petición de parte, si una medida adoptada unilateralmente por un País Miembro constituye “gravamen” o “restricción”. 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 3-AI-96; publicado en la Gaceta Oficial 261 del 29 de abril de 1997. GACETA OFICIAL La Resolución 134 fue expedida como consecuencia del procedimiento de investigación iniciado por la Secretaría General a los efectos de determinar la existencia de un gravamen a las importaciones de derivados de combustibles procedentes de los demás Países Miembros consistente en un arancel variable y otro específico, adoptados mediante el Decreto Ejecutivo 3303 del 30 de noviembre de 1995.

Esta Resolución calificó los referidos aranceles como un gravamen a las importaciones, en los términos del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena. La Resolución 134 emitida por la Secretaría General, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, según lo establece el artículo 1º, literal d), del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y consecuentemente la República del Ecuador se encuentra obligada a acatarla desde la fecha en que fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo.

Al no hacerlo ha incurrido en el incumplimiento de que se le acusa, el cual será declarado en la presente sentencia. 20/02/2001 6.20 internos más altos o distintos que los que se aplican a los productos nacionales. En este caso se habla de aranceles a las importaciones lo que equivale a decir que se está haciendo referencia a impuestos externos o que gravan el sector externo de la economía relacionado con las importaciones.

Por último, tampoco es admisible el argumento del caso fortuito y la fuerza mayor como justificativos del incumplimiento, toda vez que, ni se encuentran probados, ni se establecen las relaciones de causalidad necesarias entre la medida y las supuestas circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que la hubieran determinado. Lo anterior lleva al Tribunal a la conclusión ya anunciada que determinará que el País Miembro demandado, la República del Ecuador, deba eliminar de su ordenamiento jurídico interno la medida cuestionada en lo que respecta a las importaciones provenientes y originarias de los demás Países Miembros de la Comunidad Andina.

Por lo expuesto: Al considerar los argumentos que en defensa de la legalidad de las medidas adoptadas en las que hace descansar el incumplimiento, ha esgrimido la representación ecuatoriana, El Tribunal no los encuentra valederos para exonerar a dicho País Miembro de la acusación de incumplimiento formulada. En efecto, es claro que la medida adoptada por el Decreto 3303 mencionado no se ampara bajo las regulaciones contenidas en el artículo 109 del Acuerdo de Cartagena relativo a la aplicación de cláusulas de salvaguardia, por cuanto ni en la forma, ni en el procedimiento, ni en su contenido y finalidades se puede enmarcar dentro del citado instituto de excepción. Tampoco puede ampararse, por razones similares a las anteriormente expresadas, en lo previsto en el artículo 72 sobre aplicación permitida de una tasa equivalente al monto del valor de los servicios prestados a los importadores por razón del hecho de la importación (de suyo la medida ecuatoriana se denomina originariamente “arancel” lo que por principio contradice el concepto de tasa permitida).

Mucho menos puede hallar amparo o justificación jurídica la cuestionada medida en el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena el cual regula una situación totalmente diferente cual es la de los impuestos internos para disponer que los productos de importación no pueden discriminarse aplicándoles impuestos EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, administrando justicia en nombre y por autoridad de la Comunidad Andina de Naciones y en ejercicio de la competencia que le asigna la Sección Segunda, del Capítulo III, de su Tratado de Creación. D E C I D E:

PRIMERO: Declarar improcedente la objeción de representación defectuosa del demandado en la Audiencia del 3 de agosto de 2000, planteada por la Secretaría General.

SEGUNDO: Declarar que la República del Ecuador ha incurrido en incumplimiento del artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; del Capítulo V del Acuerdo de Cartagena; y, de la Resolución 134 de la Secretaría General.

TERCERO: Que, en consecuencia, el Gobierno de la República del Ecuador debe adoptar las medidas nece- GACETA OFICIAL 20/02/2001 sarias para cesar de inmediato en la conducta contraventora de las normas comunitarias mencionadas en el numeral anterior, absteniéndose de aplicar y derogando la norma que exige el cobro de un arancel variable y otro específico a las importaciones de derivados de combustibles provenientes de los Países Miembros de la Comunidad Andina, adoptados mediante el Decreto Ejecutivo 3303 del 30 de noviembre de 1995.

CUARTO: ción a lo previsto en el artículo 34 del Tratado del Tribunal. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Condenar a la República del Ecuador al pago de las costas causadas con ocasión de la presente acción de incumplimiento.

Léase la presente sentencia en audiencia pública, previa convocatoria de las partes, según lo dispuesto por el artículo 57 del Estatuto del Tribunal y remítase posteriormente a la Secretaría General de la Comunidad Andina copia certificada para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, en aten- 7.20 Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 85-IP-2000 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 5714. Actor: GLAXO GROUP LIMITED. Marca OXISTAT. Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCÍA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cuatro días del mes de enero del dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Magistrada Olga Inés Navarrete Barrero, en oficio N° 1821 de 13 de septiembre del 2000, recibido en el Tribunal el 5 de octubre del mismo año. V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Es demandante GLAXO GROUP LIMITED frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que es demandada por haber negado el registro como marca al signo OXISTAT, destinado a distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la clasificación internacional GACETA OFICIAL de Niza. Como tercero interesado la sociedad INSTITUTO FARMACOLOGICO COLOMBIANO S.A. ITALMEX (hoy SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A.). 1.2.

Actos demandados en el proceso interno. La actora Impugna las Resolución No. 4372 del 27 de febrero de 1996, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se negó el registro de la marca OXISTAT para identificar “una droga dermatológica formulada”, (clase 5 Internacional).

Posteriormente mediante Resolución No. 20341 del 18 de septiembre de 1996, la misma autoridad resuelve el recurso de reposición confirmando la anterior. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al decidir el recurso de apelación confirma los anteriores actos a través de la Resolución No. 4372 del 27 de febrero de 1996. 1.3.

La demanda. Señala la demandante que la sociedad GLAXO GROUP LIMITED solicitó a la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca OXISTAT, para amparar “preparaciones y sustancias farmacéuticas”, productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dentro del trámite administrativo las sociedades INSTITUTO FARMACOLOGICO COLOMBIANO S.A. ITALMEX (hoy SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A.) y SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, presentaron observaciones a dicho registro, fundadas en las marcas OXITAL, OXY CLEAN, OXY-5, OXY10, OXY-10 COVER y OXY WASH todas en la clase 5ª. La demandante el 24 de enero de 1995, limitó su solicitud de registro hacia la marca OXISTAT “para amparar única y exclusivamente ‘una droga dermatológica formulada’, producto comprendido en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza”.

Mediante Resolución No. 4372 del 27 de febrero de 1996, la División de Signos Distintivos acepta el desistimiento de la observación presentada por el SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION y declara fundada la observación presentada por INSTITUTO 20/02/2001 8.20 FARMACOLOGICO COLOMBIANO S.A. ITALMEX (hoy SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A.), negando el registro de la marca OXISTAT.

Se presenta el recurso de reposición, que fue resuelto mediante Resolución No. 20341 de septiembre 18 de 1996 expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmando la resolución impugnada. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación también confirma el acto impugnado.

Fundamenta su acción, al considerar que los actos administrativos impugnados violan los artículos 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que no se cumplen los presupuestos determinados en la mencionada norma, y que las semejanzas entre las marcas OXISTAT y OXITAL “no son determinantes para inducir al público consumidor a error o confusión”.

Señala que al efectuar el cotejo entre los signos enfrentados, pese a ser signos denominativos, “No obstante lo anterior, el principio general del cotejo de marcas consistente en que el examen comparativo ha de atender a una visión en conjunto de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales tiene su excepción tratándose de marcas farmacéuticas, en donde se utilizan elementos o palabras de uso común que no deben entrar en la comparación”.

Señala que las marcas enfrentadas usan el prefijo común OXI, que alude a la palabra oxígeno, que es muy usado dentro del sector farmacéutico y que son los otros elementos los que deben entrar al cotejo respectivo. Entre estos elementos no se produce similitud visual, fonética ni ideológica. Considera que el signo es registrable, por ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. 1.4.

Contestación de la demanda. Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante, ya que el acto administrativo no ha incurrido en ninguna violación de las normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL Señala que la marca OXISTAT es irregistrable para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que: “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “OXITAL” (registrada a favor del Instituto Farmacológico Colombiano S.A., Italmex, frente a la marca “OXISTAT”, solicitada por la sociedad Glazo (sic) Group Limited, para distinguir productos de la clase 5, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”.

Concluyendo que las Resoluciones impugnadas no son nulas. 20/02/2001 9.20 la letra intermedia S y la letra final T en la marca solicitada y la letra final L de la marca registrada, lo cual no las diferencia entre sí, por el contrario, al ser pronunciadas y transcritas producen una impresión bastante similar. En cuanto a que la partícula OXI es usualmente utilizada en las marcas que identifican productos de la clase 5ª, puede ser cierto, pero los demás elementos que conforman a las marcas en confrontación no difieren sustancialmente como para evitar el riesgo de confusión entre los signos. De otra parte tratándose de productos de la clase 5ª, donde se encuentran los productos farmacéuticos, el estudio de confundibilidad debe ser aún más riguroso, puesto que si bien algunos productos farmacéuticos únicamente se venden bajo receta médica, hay otros que no… ”.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 1.5. Resoluciones Impugnadas. La Resolución No. 4372 del 27 de febrero de 1996, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos establece “TERCERO.- Que el estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles.

En opinión de este Despacho entre la marca que se pretende registrar y la marca en que se basa la oposición, existen similitudes fonéticas, literales y gráficas suficientes, que inducirían al público a error, razón por la cual estas marcas no pueden coexistir sin inducir al público a error. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

En igual sentido se pronuncia la mencionada Autoridad en la Resolución No. 20341 del 18 de septiembre de 1996. Finalmente la Resolución No. 0299125 de febrero de 1999, señala: “En el caso en estudio tomando la totalidad de los elementos de las marcas en confrontación OXISTAT y OXITAL, examinadas en su conjunto, sucesivamente y teniendo en cuenta más que las diferencias, las semejanzas entre los signos, encontramos que presentan similitudes desde el punto de vista ortográfico y fonético.

En efecto, las marcas confrontadas comparten cinco de las letras que las conforman ubicadas en idéntica posición, siendo la única diferencia entre ellas La competencia del Tribunal para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal procede a interpretar, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, cuyo texto se transcribe a continuación. Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; …” 4.

CONSIDERACIONES. Los aspectos a los cuales se referirá El Tribunal en esta interpretación, dicen relación con la irregistrabilidad de signos idénticos o similares, así como la comparación de marcas farmacéuticas. GACETA OFICIAL 4.1. Irregistrabilidad de signos idénticos o similares. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 81, señala los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, los cuales son la perceptibilidad, la susceptibilidad de representación gráfica y la distintividad, siendo este último requisito el de mayor importancia. Se dice que un signo es distintivo cuando puede identificar al producto o servicio sin que exista riesgo de confusión con productos o servicios similares o idénticos protegidos por otros signos de diferentes titulares que se encuentren ya registrados o solicitados con anterioridad.

No tendría sentido el proteger un signo que no sea distintivo y que sea confundible. Además, el signo solicitado no debe incurrir en alguna de las prohibiciones constantes en los diferentes literales de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión. El literal a) del artículo 83 señala: que no podrán ser registrados como marca los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. 20/02/2001 10.20 “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el Comercio. En la comparación marcaria y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que: ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’” 1. 4.2. Comparación de marcas farmacéuticas. Previo a efectuar el examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas, el juzgador debe tomar en cuenta los siguientes criterios, para determinar si existe el riesgo de confusión y de ser así negar el registro.

Estos criterios hacen referencia a la presencia de términos de práctica usual y situación especial con respecto a productos farmacéuticos. 4.2.1. Elementos de uso común. Se han establecido varias reglas, con el fin de efectuar el cotejo marcario entre marcas denominativas, las cuales volvemos a citar a continuación: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág.: 351 y ss).

En las marcas farmacéuticas generalmente, se presentan elementos de uso común o genéricos que no deben entrar en la comparación de los signos enfrentados, constituyéndose en una excepción a la regla de cotejo en conjunto de la marca, ya que el examen comparativo debe efectuarse atendiendo “a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales” 2.

Esto significa que el elemento genérico no debe ser tomado en cuenta al momento de efectuar el examen de comparación entre los signos enfrentados, lo cual nos lleva a afirmar que se 1 2 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VI, Proceso 27-IP-96, Pág.: 338. Proceso 30-IP-2.000, sentencia del 2 de junio del 2.000, Marca: AMOXIFARMA.

GACETA OFICIAL debe tener especial cuidado ya que en el estudio comparativo de marcas de productos farmacéuticos, y tal como se ha pronunciado este Tribunal, existe la imposibilidad de apropiación particular de ciertos sufijos o prefijos de uso común en medicina y farmacia, eventualmente aplicables al caso controvertido. Al respecto se manifestó en la sentencia del Proceso 30-IP-2.000: “En sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Tercera, de 1993 el Tribunal Supremo español expresó: “Si bien ambas marcas, así la “Mecloderm” (de cuyo registro se trata), como la “Decoderm” (oponente) tienen en común el sufijo “Derm”, este vocablo es de naturaleza genérica y, por ello, no apropiable como marca, en cuanto procede de la palabra griega “epidermis” (piel) y con esta significación se vulgarizó en el idioma castellano al objeto de designar tanto enfermedades de la piel como productos para su tratamiento; sentado lo precedente, la comparación entre marcas enfrentadas se ha de efectuar, pues, en función de sus respectivos prefijos “Meclo” y “Deco”, cuyas diferencias así fonéticas como gráficas excluyen una razonable posibilidad de error o confusión en el mercado, máxime cuando en el aspecto evocativo, mientras “Deco” se relaciona con adorno, “Meclo” carece de referencia que, al menos en el idioma castellano, recuerde otra significación, mereciendo, por ello, el calificativo de fantasía ” (Revista de Derecho General”, pág. 3945). 4.2.2.

Situación especial con respecto a productos farmacéuticos. El cotejo marcario de productos farmacéuticos debe ser más prolijo que el de las marcas ordinarias, considerando las peligrosas consecuencias para la salud que puede ocasionar una eventual confusión al adquirir por error un determinado producto farmacéutico. El error al consumir una determinada medicina en lugar de la adecuada puede ocasionar efectos nocivos y hasta fatales a la salud del consumidor.

Por ello se concluyó que el examen debe ser más riguroso. En sentencia reciente el Tribunal ha expresado: 20/02/2001 11.20 “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

“Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso. “Y, efectivamente, en el presente caso uno de los puntos controvertidos tiene que ver con las consecuencias que para la salud puede acarrear la confusión generada respecto a los productos farmacéuticos, consecuencias que el juez consultante deberá medir a los fines de realizar un análisis, de ser el caso, más severo en relación con la naturaleza de los productos que las marcas pretenden distinguir cuando se formula una solicitud de registro como la de autos.

“El criterio últimamente señalado se encuentra reflejado en reciente sentencia de este Tribunal, producida con motivo del caso 30IP-2000 del 02 de junio del corriente, relativa a la marca “AMOXIFARMA”, fallo que a su vez recoge los criterios expuestos en la ya identificada sentencia 13-IP-97, marca “DERMALEX”. “Finalmente, en el de autos el consultante deberá tomar en cuenta que al tratarse de productos médicos existen otras consideraciones diferentes en cuanto al registro de una marca, puesto que el adoptar un prefijo o sufijo proveniente del químico básico para su elaboración, no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiación de un término necesario dentro del conjunto de GACETA OFICIAL una marca farmacéutica, el cual, a más de abonar a su distintividad, permite identificar el origen del producto que se pretende registrar; es decir, que al pronunciarse sobre registro de marcas de productos farmacéuticos deben ser tomadas en cuenta todas estas características específicas del tema “Lo anterior también fue recogido en la sentencia de interpretación prejudicial 48-IP-2000, del pasado 28 de julio, producida con motivo del caso “BRONTUSSIN”.3 Al aplicar un criterio riguroso se trata de evitar el riesgo de equivocación al utilizar un medicamento, lo cual tiene potenciales consecuencias dañosas para la salud.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 20/02/2001 12.20 la distintividad del signo que se pretende registrar surge del resto de los elementos específicos que configuran el conjunto marcario. Tercero: Al tratarse de productos farmacéuticos el cuidado del juzgador debe ser más riguroso que el que se exige para marcas de productos ordinarios, dado el eventual peligro para la salud que puede existir al producirse esta confusión. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5714, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. C O N C L U Y E: Primero: Segundo: 3 Un signo es distintivo cuando puede identificar al producto o servicio sin que exista riesgo de confusión con otros signos que amparen productos o servicios similares o idénticos de diferentes titulares que se encuentren registrados o solicitados con anterioridad.

En las marcas farmacéuticas los elementos de uso común o genéricos no deben entrar en la comparación de los signos enfrentados, ya que al presentarse prefijos y sufijos genéricos al momento de analizar tales marcas, éstos deberán dejarse de lado correspondiendo por tanto determinar si Proceso 56-IP-2000. Sentencia de 6-IX-2000. Marca “EFFER”.

Criterio ratificado en la sentencia del 4 de octubre del 2.000, Proceso 68-IP-2.000, Marca: “AMOZUL”. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 20/02/2001 13.20 PROCESO 96-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a), y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actora: NOVARTIS AG. Marca: “CLOROTIR”. Proceso interno N° 5711. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil uno en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó en todas sus partes la resolución impugnada.

VISTOS a) Los hechos Que la solicitud recibida por este Tribunal, el 1º de noviembre del año 2000, se encuentra ajustada a las prescripciones del artículo 61 de su Estatuto, y que en consecuencia ha sido admitida a trámite. 1. El 8 de julio de 1998, la sociedad NOVARTIS AG., presentó la solicitud Nº 38708/98, en la cual pidió ante la División de Signos Distintivos, el registro de la expresión CLOROTIR (nominativa) destinada a distinguir únicamente “preparaciones farmacéuticas”, productos comprendidos en la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.

ANTECEDENTES: 1.3 Hechos relevantes. En el escrito presentado por el Juez Consultante, esa instancia relieva los siguientes aspectos: 1.1 Partes. La parte demandante es la sociedad NOVARTIS AG. y, la demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. Acto administrativo demandado. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad NOVARTIS AG. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 1044, de 29 de enero de 1999, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual negó el registro de la marca CLOROTIR (nominativa), por considerar entre otros varios fundamentos, que los productos que se pretendía amparar con la misma y los que distingue la marca previamente registrada CLOROPTIC (nominativa) son iguales.

Así mismo se pretende la nulidad de la Resolución Nº 04538 de 19 de marzo de 1999, en 2. La solicitud Nº 38708/98 fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 466 de 2 de octubre de 1998. No se presentaron observaciones por parte de terceros respecto de aquella. 3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 01044 de 29 de enero de 1999, “negó el registro de la marca CLOROTIR, por considerar que los productos que se pretendían amparar con la misma y los que distingue la marca previamente registrada vigente CLOROPTIC (nominativa) son iguales, por cuanto están destinados al mismo consumidor y además presentan los mismos canales de comercialización ” 4.

La empresa ALLERGAN INC. es titular de la marca CLOROPTIC (nominativa), solicitada para proteger productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; em- GACETA OFICIAL plastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Productos comprendidos en la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada bajo el certificado Nº 71989, vigente hasta el 18 de septiembre del 2000. 5. El 19 de marzo de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 04538, resolvió dentro del trámite dado al recurso de apelación presentado, confirmar en todas sus partes la Resolución Nº 01044 de 29 de enero de 1999. 20/02/2001 14.20 1.

Legalidad de los actos administrativos acusados. 2. Negativa simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demandada. 3. Pide se solicite al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuya violación se acusa, la que se solicita sea tenida como prueba de su parte.

Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO: b) Escrito de demanda La sociedad NOVARTIS AG. por intermedio de su apoderado denuncia la violación por parte de la Administración demandada, de los artículos 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Fundamenta la demanda realizando un análisis relativo a las denominaciones CLOROTIR y CLOROPTIC; demuestra también que existen registradas a nombre de diferentes propietarios, una infinidad de marcas que llevan el prefijo CLOR.

Aclara además, mediante documentación, que “la sociedad ALLERGAN INC., propietaria de la marca CLOROPTIC, marca esta última base de la negación de oficio de la Superintendencia, ha manifestado que no tiene objeción para que mi mandante, la sociedad NOVARTIS AG., use y registre en Colombia la marca CLOROTIR para distinguir preparaciones antibióticas orales”.

El apoderado de NOVARTIS AG. argumenta además su demanda, refiriendo algunos artículos y jurisprudencia de la Constitución Política, del Código Contencioso Administrativo de Colombia y, de este Tribunal, que abordan temas de carácter marcario aplicables al caso. c) Contestación de la demanda Es presentada por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia quien argumenta:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comu- GACETA OFICIAL nicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.

Por cuanto la controversia suscitada tiene relación con las prohibiciones al registro marcario, de manera especial con las previstas para signos idénticos o semejantes y, además, tiene que ver con el sector farmacéutico, este Tribunal ha considerado conveniente referir de manera complementaria en el ámbito objeto de la interpretación prejudicial requerida, las previsiones doctrinarias y jurisprudenciales aplicables al contexto en referencia. 3.

DEFINICION Y ELEMENTOS DE LA MARCA Es considerado como marca, todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 enumera los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función pri- 20/02/2001 15.20 migenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos. c) Susceptibilidad de representación gráfica Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO a) Irregistrabilidad de signos como marca El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado como marca. El literal a) determina que no podrán registrarse como tales los signos que conforme al artículo 81 no puedan constituir marca. b) El riesgo de confusión El que la autoridad competente llegue a precisar entre dos marcas con similitud fonética, ortográfica, semántica, conceptual o gráfica, la existencia o no del “riesgo de confusión” o la “similitud confusionista”, es para la doctrina y jurisprudencia de este Organismo uno de los aspectos más complejos en el procedimiento de inscripción de marcas.

GACETA OFICIAL Es verdad que se han establecido criterios o parámetros que guían al juzgador hacia su determinación. No obstante, una justa apreciación depende del criterio de quien debe tomar la decisión, la que en ningún momento, desde luego, dependerá de su solo arbitrio, sino ha de seguir una vía de análisis, tecnicismo y comparación que le permita pronunciarse fundamentalmente acerca de la existencia o no del riesgo de confusión. Los criterios generales o reglas que según la doctrina pueden ser utilizados por el juzgador para analizar la existencia del riesgo de confusión, se han concretado en los siguientes términos: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y ss).

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada”. 20/02/2001 16.20 “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de estos elementos”. 1 Otra de las causales de irregistrabilidad de un signo se encuentra determinada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, la cual señala como tal, al hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca registrada o a una anteriormente solicitada. c) La similitud o semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a) de la Decisión 344). Este Tribunal ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.2 Cuando dos o más personas, en un mismo mercado, pretenden utilizar marcas similares o idénticas a otras ya solicitadas para su registro o ya registradas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera confusión, por ello, este Tribunal ha insistido en sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al practicarse el análisis entre dos signos con el fin de 1 2 Proceso 9-IP-94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL dilucidar si entre ellos se presenta esta situación. La labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y, según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita pues el juez sólo deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, a pesar de esto, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad.

En los demás casos de comparación (semejanza o similitud), en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo del juez que lo lleva a realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posibles.

5. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO a) Examen de la solicitud de Registro La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81 ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Además, este Tribunal ha señalado que: 20/02/2001 17.20 “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. (Proceso 22-IP-96, G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997) b) Trámite de las observaciones Una vez admitida a trámite la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que tengan interés legítimo en los resultados de esa solicitud, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido ese plazo, la misma oficina competente deberá decidir sobre esas observaciones y acerca de la concesión o denegación del registro solicitado.

6. LAS MARCAS FARMACEUTICAS “El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido, entre otros, en el Proceso 13-IP-97 (G.O. Nº 329 del 9 de marzo de 1998 ), en los siguientes términos: ´En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

GACETA OFICIAL ´Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia - España, Octubre - Noviembre 1993, Pág. 10389).” 3 Ha dicho así mismo este Tribunal con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000: 20/02/2001 18.20 de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.” 5 Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

“Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.” 4 Este Tribunal ha considerado finalmente en este campo que: “En cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos 3 4 Proceso 30-IP-2000, sentencia de 2 de junio del 2000, G.O. Nº 578 de 27 de junio del 2000, marca: “AMOXIFARMA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2000, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, su solicitud de registro no debe encontrarse afectada por alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

La Oficina Nacional Competente deberá analizar el grado de confusión que produzca una marca, considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 3. La Oficina Nacional Competente, además, debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344.

Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro. 4. El examinador debe también tener en cuenta que en las marcas farmacéuticas se presentan semejanzas atinentes fundamentalmente a prefijos y sufijos que, más que provocar eventuales confusiones, ayudan por el contrario a identificar la naturaleza de los productos comercializados con las mismas.

En consecuencia, al momento de analizar tales marcas, deberá dejar de lado esos elementos genéricos, correspondiéndole por tanto determinar si la distintividad del signo que se pretende registrar surge del resto de los 5 Proceso 30-IP-2000, sentencia de 2 de junio del 2000, G.O. Nº 578 de 27 de junio del 2000, marca: “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL elementos específicos que configuran el conjunto marcario. 5. Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor. Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza de los productos por ellas identificados.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 5711, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado.

Notifíquese al mencionado Consejo mediante copia certificada, en cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional. 20/02/2001 19.20 Remítase, así mismo, copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 20/02/2001 20.20 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú