PROCESO 102-IP-2000 Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 96 ibidem. Expediente Interno 5989. Actora: Compañía Anónima LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE.
Marca: OMNILIFE. Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil uno. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por la Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, Consejera de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente interno Nº 5989, contra autoridades nacionales.
En el proceso interno instaurado por la actora, compañía Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE, domiciliada en Quito- Ecuador, a través de apoderado pretende obtener la nulidad de la Resolución Nº 14060 de 30 de marzo de 1.994, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la cual se concedió el registro de la marca OMNILIFE para distinguir productos de la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, a la Sociedad Omnitrition International, Inc., con domicilio en Carrolton, Texas, Estados Unidos de América.
Que la solicitud se encuentra acorde con los requerimientos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante, los siguientes: “Con fecha 30 de julio de 1993, la Sociedad Omnitrition International Inc. por medio de apoderado solicitó el registro de la marca OMNILIFE, para distinguir “suplementos nutricionales y aditivos alimenticios, mezclas para bebidas nutricionales y suplementos vitamínicos”, de la clase 05 del nomenclator.
“La Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE, es titular en Colombia desde hace más de cuarenta años de la marca LIFE; “para distinguir sustancias y productos usados en medicina, farmacia, veterinaria, higiene, perfumería y tocador; drogas naturales o preparadas, aguas minerales, vino y tónicos medicinales” productos actualmente comprendidos en la clase 05 internacional.
“La marca se encuentra amparada con el Certificado de Registro Nº 53.099, vigente hasta el 21 de enero del año 2003 “Tiene registradas y vigentes las siguientes marcas: “LIFE: clase 05. Certificado de Registro Nº 57807, vigente hasta el 25 de noviembre de 1999, y cuya renovación se encuentra en trámite. “LIFE: clase 03. Certificado de Registro Nº 57.807, vigente hasta el 25 de noviembre de 1999, y cuya renovación se encuentra en trámite.
“LIFE: clase 01. Certificado de Registro Nº 89462, vigente hasta el 6 de junio del año 2002. “LIFE: clase 01. Certificado de Registro Nº 66401, vigente hasta el 23 de enero del 2003. “LIFE: clase 31. Certificado de Registro Nº 66.402, vigente hasta el 23 de enero del año 2003. “LIFE: clase 31. Certificado de Registro Nº 66.403, vigente hasta el 23 de enero del año 2003.” “La marca Omnilife tiene elementos comunes gráficos, visuales, fonéticos e ideológicos muy similares a la marca LIFE, que hace que los signos sean confundibles para el público consumidor”.
Hecho que de acuerdo con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, impide el registro de dicho signo. El Tribunal, por su parte, amplía el informe sucinto proporcionado por el Juez consultante, remitiéndose a las documentación allegada al proceso. HEHOS DE LA DEMANDA La actora por medio de apoderado, fundamenta su acción en la similitud entre la marca solicitada y la registrada por ella, es decir, entre las marcas LIFE y OMNILIFE, por cuanto tienen elementos comunes que “hace que los signos sean perfectamente confundibles para el público consumidor.
La expresión OMNI significa un grado de superioridad, total y absoluto que comprende un todo; hay algunos prefijos descriptivos de naturaleza o cualidades del producto; nótese que en este evento se está creando un signo que hace referencia a la marca LIFE, pero en un grado absoluto, o sea que el prefijo OMNI que antecede a LIFE le está dando una característica o sentido de superioridad; que está perfectamente vinculado con el signo LIFE; presentando entre los dos un alto grado de confusión en cuanto al producto y a su procedencia”, pues ambos distinguen productos vitamínicos y farmacéuticos comprendidos en la misma clase 05 Internacional, confusión que no permite el registro según el artículo 83, literal a) de la Decisión 344.
Acusa también de violación del artículo 96 de esa misma Decisión por no haber realizado la Oficina Nacional competente el examen de registrabilidad, ya que en “el evento que lo hubiera realizado, sin duda alguna el resultado hubiese sido la denegación del registro”. Alegando por último falsa motivación del acto administrativo, al haber expresado en la resolución que la solicitud “cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes” CONTESTACION DE LA DEMANDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
La autoridad demandada defiende la legalidad de la resolución No. 14060 del 30 de marzo de 1994, pues a su criterio no ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ajustándose dicha resolución plenamente a derecho. Refiriéndose a la Jurisprudencia de este Tribunal sobre los requisitos que debe reunir una marca y a las reglas de comparación de signos, concluye que “efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas “LIFE” clase 5 y “OMNILIFE” clase 5,” se concluye que no existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas, cumpliendo dicho signo con los requisitos y presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
El Tribunal observa que la marca OMNILIFE, fue cedida por el titular inicial, esto es la compañía OMNITRITION INTERNATIONAL INC, a favor del grupo OMNILIFE S.A. de C.V. mediante resolución Nº 6391 de 14 de abril de 1999. En vista de lo anteriormente expuesto el Tribunal, pasa a considerar: I. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACION. El texto de la norma solicitada para interpretación por el Juez consultante y la que el Tribunal cree además necesaria interpretar de oficio, es: DECISION 344 Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…) Interpretación de Oficio: Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.
De las normas antes referidas, se concretan los puntos a tratarse en esta sentencia: a) Motivación de los actos administrativos b) La confundibilidad marcaria c) Marcas denominativas (compuestas o complejas) d) Examen de registrabilidad e) Marcas farmacéuticas II. MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Requisito para la validez de un acto administrativo constituye la motivación del mismo, de tal modo que la ausencia, o la falsa o indebida o una motivación parcial, puede llevar a la anulación del acto.
El sujeto activo de la impugnación del acto –el administrado- debe conocer con exactitud cuáles son las razones, motivos y fundamentos por los cuales la Administración ha negado su petición o la ha rechazado. Ese desconocimiento de la motivación, le coloca al administrado en una situación de indefesión que atenta aun contra las normas del debido proceso.
La motivación, en algunas circunstancias deberá ser más extensa que en otras, sobre todo cuando se niega un derecho. Tampoco puede sostenerse que por conceder o negar una petición, el perjudicado crea o estime que no existe la suficiente motivación. El Tribunal, en varias sentencias se ha referido a la motivación como requisito en la fundamentación de un acto administrativo.
Ha dicho en el Proceso 04-AN-97 (G.O. Nº 373 de 21 de septiembre de 1998): “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyendo su causa y su razón de ser.
La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.
La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en el Proceso 5-AN-97, del 8 de junio de 1998 (G.O. Nº 361 del 7 de agosto de 1998).
“La motivación tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo. “La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o de su materia y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de ‘manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto’ (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/ Comisión, as 1/69.
Rec. 277). (Criterio ratificado, entre otros, en el proceso No. 59-IP-2000, G.O. Nº 602 de 21 de septiembre del 2.000, marca MAX MARA). Analizado el procedimiento registral El Tribunal, en otro fallo, señaló: “Finalmente, la administración deberá comunicar su decisión al interesado “mediante resolución debidamente motivada”, es decir explicando las razones, las circunstancias y motivos que llevaron a la administración a tomar la resolución en un determinado sentido.
Esta motivación debe ser veraz y satisfactoria, es decir que la misma no debe limitarse a dar una apariencia de mera formalidad, sino que con ella se logre preservar el principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, respetando de una forma adecuada los derechos de los particulares, al permitir que éste pueda conocer las razones que originaron la decisión y pueda en un momento dado y de creerlo conveniente, oponerse a la misma, con fundamento en el derecho de defensa”.
(Proceso 48-IP-99, G.O. Nº 528 de 26 de enero del 2000, marca PIEDEMONTE) El Juez Consultante antes de proceder a la resolución sobre el fondo del asunto materia del juicio interno, debe analizar si en el caso examinado, la resolución impugnada, esto es, la Nº 14060 de 30 de marzo de 1994, la administración se ha pronunciado fundamentándose o sustentándose en motivación suficiente, veraz, satisfactoria y necesaria, aunque no extensa, de las razones, causas y motivos que le llevaron a tomar esa decisión. III.
LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA. Dentro del campo marcario el “riesgo de confusión” es el que generalmente se presenta, y a esa razón se debe la continua y la reiterada jurisprudencia de este Tribunal sobre la materia. La presentación de una solicitud para registro de un signo similar a otro anterior, podría tener varias vertientes, entre otras, la poca origininalidad en el escogimiento del signo o la intención de aprovecharse de las ventajas comerciales del signo que ya se encuentra en el mercado lo que conllevaría un acto de competencia desleal.
Cualquiera que fuere la razón de quien introduce una solicitud de registro para un signo idéntico o semejante a otro ya registrado o solicitado previamente para los mismos productos y servicios, se encontraría impedido de la aceptación de registro porque la ley ampara al titular de un registro y a los consumidores de la confundibilidad que se produzca o pueda producirse con el uso de signos idénticos o semejantes dentro de un mismo mercado cuando dichos signos cubran iguales productos.
El empresario o fabricante para la comercialización de sus productos requiere identificarlos con un signo que difiera de otro anterior y que no reproduzca las características, el género o las cualidades del producto, es decir, quiere tener un distintivo privativo y exclusivo como signo y resultaría desvanecido o infructuoso ese propósito si en el mercado se encontraran varios signos iguales o parecidos para los mismos productos o servicios.
Esta suposición imposibilitaría al público consumidor el identificar un producto o servicio de diferentes empresarios o conocer cual es la fuente de origen del producto. A fin de impedir un comercio caótico de bienes y servicios y precautelar los intereses del consumidor, concepto central del derecho marcario, el artículo 83, en su literal a) ha proscrito el registro de signos idénticos o semejantes para los mismos productos o servicios correspondientes a una solicitud de registro ya introducida o a una marca ya concedida.
La distintividad radica en distinguir productos o servicios de empresarios distintos, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales”. (Proceso 10-IP-96, G.O. Nº 349 de 19 de junio de 1998, marca PREDILECTA) “El signo distinto es aquel que permite en forma inconfundible distinguir, identificar, singularizar y separar a los productos o servicios en el mercado frente a otros, evitando la posibilidad de confusión entre los signos registrados como marcas”.
(Sentencia del Tribunal Andino, Proceso 38-IP-99, de 26 de Enero del 2.000 marca “LEO”) La prohibición referida no se extiende a los signos confrontados en forma individual sino que es necesario contraponer el elemento dual de todo signo, como son los bienes y productos. Ante signos idénticos o semejantes y productos diferentes o disímiles, excepto el caso de la marca notoria, el segundo signo solicitado podría ser registrado, en razón de que la “confundibilidad” en las dos dimensiones –signos-productos- no se presenta.
La confundibilidad entendida de este modo, debe llevar a un hecho presumible o cierto de que entre los dos signos se cause o se pueda causar un error al consumidor, error que es el elemento determinante para la negativa del registro posterior. Esta norma prohibitiva se entiende dentro del concepto de la “especialidad marcaria”, porque un signo no cubre todos los productos o servicios del universo, sino aquellos para los que se ha solicitado, con lo que el amparo legal se extiende a éstos, sin encasillarlos exclusivamente dentro de una clase internacional del nomenclator, sino considerando la competitividad, conexión o vinculación que pudiera darse en el comercio aunque los productos y los servicios pueden constar en otra clase del dicho nomenclator, documento que en ningún caso determina la confundibilidad entre dos o más signos. Entre los criterios para establecer la similitud o la conexión competitiva entre bienes y productos, puede señalarse la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator, los mismos canales de comercialización, los medios de publicidad donde se anuncian los productos, el mismo género de productos (medicinas, fármácos, vitaminas), la relación entre los productos pues si se venden en un mismo sitio y tienen alguna relación entre sí puede haber lugar a la confusión, salvo que los productos tengan la misma finalidad o subsista la posibilidad de intercambialidad, que no se produce por ejemplo, cuando se vende vidrios y computadoras, pues lo uno no suple a lo otro (ver Proceso 8-IP-95, G.O. Nº 231 de 17 de Octubre de 1996, marca LISTER) “La aplicación de las causales de irregistrabilidad de orden comunitario no podrá realizarse contemplando individualmente la identidad o similitud entre signos sino comparándolos con la distinta naturaleza y función de los productos o servicios respecto de los cuales se pretenden usar dichos signos. La esencia misma de la distintividad radica en la comparación entre signos y productos o servicios…(Proceso 43-IP-98, G. O. Nº 490 de 4 de octubre de 1999, marca “FAIRBANKS”) Con respecto a la función del nomenclator, el Tribunal se pronunció dentro del Proceso 04-IP-98, G.O. Nº 375 de 7 de octubre de 1998, marca “OPTIPAN”, en los siguientes términos: “Es que si bien la clase de la Clasificación Internacional de Niza puede servir como un indicio para afirmar que los diferentes bienes agrupados en una determinada clase presentan entre ellos características comunes de tal naturaleza que al ser identificados con marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diferentes, puede generarse confusión, ese sólo hecho no resulta suficiente, pues en verdad al repasar cada una de las clases allí dispuestas, se observa que en una misma se reseñan productos de tan variada índole que ni por asomo podría generarse confusión al ser identificados con marcas idénticas o similares, obviamente, haciendo salvedad de las marcas notorias”.
En la práctica el determinar la confundibilidad entre dos signos es competencia privativa de la administración, acción que siendo subjetiva no puede ser arbitraria ni absoluta. Para determinar el grado de confundibilidad, la que puede llegar a la identidad o a la semejanza, se ha desarrollado bajo la jurisprudencia y la doctrina reglas que deben ser reconocidas y aplicadas por el juzgador.
Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit. Robis, Buenos Aíres, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
En relación con dichos criterios, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, ésto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos: 01-IP-87, G.O. Nº 28, del 15 de febrero de 1987. marca “VOLVO”; y, 40-IP-99, marca “LAUREL”, G.O. Nº 428 de 26 de enero del 2.000).
Un signo es percibido por la vista, el oído y descifrado o analizado mentalmente en su contenido, y los campos dentro de los cuales puede producirse la confusión en el consumidor al que se le atribuye un razonamiento medio, son el visual, el auditivo y el ideológico. De estos análisis pueden presentarse entre los signos en comparación similitudes gráficas u ortográficas, fonéticas o conceptuales, y baste que entre los dos se diera una posible, aunque no real, confundibilidad en uno de estos aspectos para que el signo posteriormente solicitado quede marginado del registro, en aplicación del principio “primero en el tiempo, primero en derecho”, esto es, quien primero solicita tiene la primacía en el registro, siempre que el signo reúna los requisitos de registrabilidad y no se involucre en las prohibiciones legales.
IV. MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS O COMPLEJAS La visión en conjunto del signo, regla de “oro” para el cotejo marcario, se ha de referir al examen integral tanto de la audición, de la lectura y grafía, de la pronunciación, y del concepto que cada, signo evoca, y no surgiendo duda de una confusión en uno de estos campos, el signo puede ser registrable, aclarando que la similitud de productos agudiza el grado de confusión. Una marca denominativa puede estar integrada por una sola expresión o palabra o varias palabras o una palabra compuesta.
Y para estos casos el analisis de los signos confrontados requiere de otros puntos de vista que sin apartarse de la regla de la visión en conjunta o de la no desintegración de los signos por sílabas o letras, es necesario tomarlos en consideración a fin de llegar a establecer la semejanza entre los signos y la consecuente confundibilidad.
Los signos en cuestión, por un lado consisten en el prioritario LIFE y el solicitado OMNILIFE. Al signo inicialmente registrado LIFE, es evidente que se ha añadido como prefijo la palabra “OMNI”, el que proviene del latin “omnis”, que significa “todo”. Un término añadido a otro signo registrado previamente, para que logre su propia identificación e individualización, debe estar provisto de la suficiente carga semántica y eficacia particularizadora para producir una adecuada identificación de dicha marca, suficiente y apta para evitar inducir a error a los consumidores respecto a los signos y productos.
Determinar cuál de las dos palabras empleadas en el signo solicitado constituye el factor preponderante o el núcleo esencial, para su utilización o identificación, es un elemento más en el que debe reflexionar el juzgador para tomar su decisión. OMNI, es un prefijo usual que no puede ser apropiado por persona alguna con el carácter de exclusivo, en tanto que el término LIFE, que en el caso concreto representa la abreviatura de la razón social LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS, aunque también provenga del ingles y puede constituir un término de fantasía, pese a que es conocido ya en el comercio como sinónimo de vida, aparentemente tiene un mayor índice de penetración como para convertirse en el eje determinante entre los dos signos. De la respuesta al análisis de cuál de las expresiones en el signo OMNILIFE es la que cuenta con mayor fuerza expresiva dependerá el grado de confusión que llegue a establecer el Tribunal Consultante.
Respecto a las marcas denominativas compuestas, en el proceso 21-IP-98 (G.O. Nº 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS”), el Tribunal Andino se manifestó en los siguientes términos: “Una denominación marcaria puede estar integrada por uno o varios vocablos, siendo más eficiente el signo desde el punto de vista de la percepción, cuando tenga una estructura simple.
“Si el signo se encuentra compuesto únicamente por denominaciones que, en relación con los productos o servicios de que se trate, resultan genéricas, descriptivas o usuales no podrá acceder al registro como marca, pues en tal caso falta la nota de distintividad ya analizada. “En este campo corresponde anotar que en la comparación de denominaciones compuestas el análisis debe descartar las palabras genéricas que por su naturaleza no agregan nada a la distinción marcaria.
“La apropiación como signos de uso exclusivo de vocablos genéricos o descriptivos, o que contengan prefijos o sufijos que se han convertido en usuales o comunes, no está permitida; en primer lugar porque esos vocablos no cumplen con las condiciones de distintividad de la marca, y en segundo término, porque impediría que otros empresarios puedan utilizarlos, eliminando del uso comercial palabras que pertenecen al uso generalizado de los productos.
Por ese motivo las marcas que contienen esa categoría de expresiones, son marcas débiles, que enfrentarán más tarde la contingencia de que se inscriban otros signos que contengan esas mismas palabras, sin que puedan formularse observaciones al nuevo registro, con opción de éxito. “En la comparación del signo a registrarse cuando es compuesto, también es necesario determinar cuál es la palabra que puede darle más caracterización o fuerza distintiva o es la precisa para que haga posible su identificación y diferenciación con otros, que lleven uno o varios de los vocablos ya registrados.
De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado. “La presencia de una palabra con contenido distintivo, aunque las otras sean iguales o parecidas a un signo con anterior registro, no impediría el acceso marcario del segundo, más aún si el primero contiene en su composición palabras de uso común y usual, las que no son apropiables como de uso exclusivo.
Sobre el punto esta sentencia se remite a lo expresado dentro del proceso 25-IP-97, G.O. Nº 329 de 9 de marzo de 1998: “’La exclusión de los componentes genéricos dentro de la comparación de marcas denominativas tiene su razón de ser: tales componentes no son apropiables en exclusiva y nadie puede pretender desplazar con el registro de esos nombres a otros comerciantes interesados en el uso de ese vocablo.
Además, si el consumidor va a asociar el término genérico con el producto en sí mismo y no con el origen empresarial, ese término no cumple ninguna función marcaria. En estos casos el examen del signo marcario ha de realizarse prescindiendo de esos términos y analizando en su globalidad el resto del signo, que deberá en todo caso, en su conjunto, mantener la fuerza distintiva que requiere un signo para el registro.
De esta forma se cumpliría a cabalidad el objetivo que se persigue al examinar una marca, cual es, determinar la impresión general que el signo produce en la mente del consumidor”’. En cuanto al uso de prefijos, el Tribunal en el Proceso 25-IP-98, (G.O. Nº 428, de 16 de abril de 1999), marca PINTUBLER, manifestó: “Existen determinados prefijos que han pasado al uso común para identificar determinados bienes, por lo que carecen de toda distintividad.
Y, consecuentemente ninguna persona puede apropiarse de ellos, pues sería concederle un privilegio inusitado que ni la misma ley les reconoce. Por ello resultaría absurdo que una persona propietaria de una marca que contuviera un prefijo de uso común fundamente en ese solo hecho la posibilidad de que prospere una oposición al registro por vía de observaciones formuladas al mismo.
“La distintividad en este tipo de marcas que contienen prefijos de uso común se fundamenta en los sufijos que los acompañan, ya que deben ser sufijos de fantasía, ellos mismos impregnados de una distintividad que les permita diferenciar una marca de otra, y, por lo tanto que, entre los sufijos de fantasía que acompañen a estos prefijos de uso común no exista una real confundibilidad que lleve a negar la marca posteriormente solicitada.
“En consecuencia, en el presente caso el Juez nacional consultante deberá, en relación con lo expuesto, analizar la composición de la marca PINTUBLER, para determinar, tomando en cuenta la naturaleza del prefijo PINTU, si la segunda parte de la marca analizada le da, en su conjunto, la suficiente distintividad para permitirle permanecer coexistiendo en el mercado.” Dentro de la jurisprudencia española cabe citarse el pronunciamiento del Tribunal Supremo, Sala 3a, Sección 3ª, RAJ 1819/1993, dentro de la cual para confirmar el riesgo de confusión entre las marcas KRAZY NAIL y la prioritaria CRAYCY, se dijo: ”En la fonética castellana, los términos “Krasy” y “Crazy” se pronuncian de manera idéntica y la adición del vocablo “Nail” no disipa el riesgo de confusión y al contrario lo aumenta con uno de asociación de procedencia. El significado en inglés de la palabra “crazy” o incluso la distinta pronunciación en esa lengua en los términos enfrentados no puede transcender al consumidor medio que desconoce ese idioma (“Revista General de Derecho”), dirigida por José Massaguer Fuentes, Valencia, España, 1994, página 3902 La misma obra hace referencia a otro fallo de esa Sala del Tribunal Supremo de Justicia, con respecto a las marcas RM.
FECORD MASTER / MASTER, habiendo negado la inscripción de la primera frente a la anteriormente registrada. En este fallo expresó: “Las denominaciones enfrentadas tienen en común las palabras inglesas “master”, que no obstante su origen extranjero va siendo usual en España como una titulación especializada y “record” también usual en el lenguaje deportivo como la mejor actuación de los competidores.
La inclusión en la denominación solicitada del distintivo de la prioritaria con esos aditamentos de nivel superior para amparar los mismos productos hace necesaria una estricta valoración de los elementos fonéticos y de escritura comunes con el fin de evitar el error o confusión que entre productos similares pueda producirse en el consumidor medio llevándole a adquirir el producto no deseado… Las diferencias existentes entre las marcas enfrentadas no bastan para eludir el riesgo de confusión que se produce por la asociación mental que se crea entre la nueva y la registrada que hace aparecer la solicitada como un producto de mejor calidad que el prioritario (obra citada, página 3904) El tratadista Fernandez Novoa, cita la sentencia del Tribunal Supremo Español, Sala Cuarta, del 19 de febrero de 1973, en aras de explicar el examen de marcas compuestas donde aparecen raíces o prefijos comunes: “el principio comparativo debe partir de la totalidad de las sílabas y letras que constituyen la integridad de las palabras esta regla general interpretativa tiene excepciones de las que se infiere que cuando la terminación de una palabra sea de uso común o genérico universalizado de muchos distintivos no son susceptibles las mismas de apropiación exclusiva ni pueden servir para discriminar entre las distintas denominaciones las marcas con principio o raíz o terminación genérica o común hay que prescindir de esas partículas y atender a las posteriores o anteriores que han de matizar el distingo no es viable que entre en la comparación de las marcas lo que sea común o genérico en ellas y sí sólo el resto de lo que componen los vocablos”.
(Fundamentos de Derecho de Marcas, Fernández Novoa, pág.: 201)” El mismo autor ha añadido: “( ) Está plenamente justificada, a mi modo de ver, la regla de que al comparar las marcas denominativas hay que prescindir del elemento genérico de las mismas; es más: la omisión debe extenderse así mismo a los componentes simplemente descriptivos de las denominaciones confrontadas….(obra citada página 217) De lo hasta aquí dicho, se puede concretar que si en el residuo fonético de los dos signos, es la palabra LIFE la predominante como expresión distintiva, los dos signos serían idénticos y bien se prestarían a confusión considerando, por otro lado, que los bienes o productos que las dos marcas cubren o amparan son semejantes, examen que reviste más rigurosidad como se remarcará posteriormente, al tratarse de marcas farmacéuticas.
Conceptualmente entre los signos, puede existir la posibilidad de que se considere que la marca OMNILIFE tiene un mismo origen empresarial o es parte de lo que en doctrina se conoce como “familia marcaria”. V. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE UNA MARCA La regla contenida en la disposición del articulo 96 de la Decisión 344, manifiesta una expresa y terminante obligación para la Oficina Nacional Competente, radicada en realizar, dentro del procedimiento de registro de un signo, el examen de fondo para determinar la registrabilidad de un signo, obligación que se extiende a los supuestos de la presencia o no de observaciones.
El Tribunal en varios fallos ha sentado ya un precedente jurisprudencial sólido sobre el alcance y contenido de la norma del artículo 96. En el proceso 48-IP-99, G.O. Nº 528, del 26 de enero del 2000 (marca “PIEDEMONTE”) El Tribunal reiteró su anterior jurisprudencia y expresó: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.
La inexistencia de observaciones, por tanto no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y, con este fundamento, a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. (Proceso 22-IP-96, G.O. Nº 265, del 16 de mayo de 199, marca: “EXPOMUJER”) De igual manera, en otra sentencia, ha expresado: “La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.
“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan ‘observaciones’, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca”. (Proceso 27-IP-95, G.O. Nº 257, de 14 de abril de 1997, marca “EXCLUSIVA”) “Esta obligación de la autoridad nacional competente es insoslayable y no puede estar sujeta a su libre criterio o arbitrio, pues los artículos 72 y 73 [Decisión 313] son claros y terminantes y no dejan lugar a interpretaciones caprichosas.
Se establecen, para que no puedan registrarse como marcas las que incurran en las diferentes causales, dejando claro que este examen responsable y serio, es el que determina la decisión de otorgar o de negar el registro. La decisión en consecuencia debe ser motivada, pues es el único medio de que revista el carácter de decisión administrativa legal y no decisión arbitraria.
Corresponde entonces que la autoridad administrativa, a tiempo de decidir el rechazo o la aceptación, deje constancia de haber cumplido con la obligación de examinar la registrabilidad, como corresponde de acuerdo al artículo 85 de la citada Decisión.” (Sentencia del 04-XI-96 que puso fin a la interpretación prejudicial 21-IP-95, caso “AFLOX”, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1994-1995, tomo IV, pág. 353).
Criterio ratificado dentro del Proceso 55-IP-99, G.O. No. 539 de 28 de febrero del 2.000, marca “FARLIN”. VI. MARCAS FARMACEUTICAS Se ratifica una vez más el criterio de este Tribunal sostenido en los Procesos 13-IP-97, marca “DERMALEX; 30-IP-2000, marca “AMOXIFARMA” (G.O. Nº 578, de 27 de junio del 2000) y 48-IP-2000, marca “BROMTUSSIN” (G. O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000), y por la más reciente sentencia en el Proceso 70-IP-2000, marca PLATINOL de 24 de enero del 2001, (G.O. Nº 642 de 15 de febrero 2001).
Si bien en este caso no se trata de medicamentos, sino de productos vitamínicos, se relaciona en todo caso con productos concernientes a la salud humana, más aun cuando indebidamente suministrados pueden causar trastornos en el organismo humano. Por esa razón lo dicho para los productos farmacéuticos puede ampliarse a los casos de productos contemplados en la misma clase 5, sobre vitaminas, suplementos nutricionales aditivos alimenticios y otros, y además guardan conexión en algunos de los aspectos señalados anteriormente sobre la confundibilidad de productos y servicios en el campo de la competitividad.
En el Proceso 30-IP-2000, (G.O. Nº 578, de 27 de junio del 2000) el Tribunal expresa: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
Advertencia que restringe la confundibilidad más aún tratándose, en este caso, de un producto de uso delicado. Dentro del proceso 48-IP-2000 (G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000), siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera el Tribunal expresó: “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. Se ratifica una vez más este criterio.” De todo lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONCLUYE: 1.
La resolución que apruebe y más aún la que niegue un registro marcario deberá contener la suficiente, veraz y real motivación, a fin de que el administrado pueda cerciorarse a cabalidad de las razones por las que se emitió el acto administrativo. El juez nacional antes de decidir el fondo del asunto, analizará si la resolución cumple con este requisito esencial para la validez de los actos administrativos. 2.
La confundiblidad producida por la identidad o semejanza entre los signos debe ser también analizada frente a los productos o servicios que la marca va a cubrir o proteger. Signos similares para iguales productos o servicios acentúa la confundibilidad. 3. Las marcas denominativas pueden estar compuestas de una o varias expresiones o de una palabra compuesta o compleja.
En este caso procede examinar cuál de los términos repercute con mayor fuerza o impresión en el signo para que constituya el elemento diferenciador esencial y de comparación con otro signo disputado. 4. Los añadidos que se agreguen a signos ya registrados, deberán contener la suficiente fuerza o carácter distintivo para evitar que se produzca la confusión con el signo anterior.
Si el añadido carece de esa capacidad diferenciadora, la confusión resalta como impedimento registral. 5. La utilización de prefijos o de sufijos o de términos usuales o comunes o genéricos en las marcas denominativas, no servirá como elementos de contraste con otro signo solicitado o registrado para determinar la confundibilidad. Esas palabras no deben ser consideradas para el cotejo marcario. 6.
La Oficina Nacional competente está en la obligación de proceder al examen de registrabilidad de una marca, se presenten o no observaciones, examen que alcanza el carácter de riguroso al tratarse de marcas farmacéuticas o de productos que se relacionan o vinculan con la salud humana. 7. La autoridad examinadora de la confundibilidad, si bien procede con un carácter subjetivo, éste no debe ser arbitrario ni absoluto, sino debe regirse por criterios técnicos y especializados, como los mencionados en esta sentencia. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que dicte en el Proceso Interno Nº 5989, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente interpretación al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera mediante copia certificada y sellada. Remítase igualmente, copia de esta providencia a la Secretaria General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial.
Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO