Año XVII - Número 676 Lima, 6 de junio del 2001 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 98-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio del artículo 96 ibídem.

Expediente Interno 5766. Actora: Sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. Marca: BIMBO (etiqueta) Proceso 102-IP-2000.- Interpretación Prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 96 ibídem.

Expediente Interno 5989. Actora: Compañía Anónima LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE. Marca: OMNILIFE Proceso 3-IP-2001.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, y párrafos a) de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: BUMBLE BEE SEAFOODS INC. Caso: denominación “DIPLOMATICO” (proceso interno correspondiente al expediente No. 5645) Proceso 33-IP-2001.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A. Marca: “BUNKER”. Proceso interno Nº 5956 PROCESO 98-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio del artículo 96 ibidem.

Expediente Interno 5766. Actora: Sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. Marca: BIMBO (etiqueta). Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil uno. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por la Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, Consejera de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente interno Nº 5766.

En el proceso interno instaurado por la actora, la compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V., domiciliada en Méjico, a través de apoderado pretende obtener en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la anulación de la resolución Nº 5489 21 de marzo de 1995, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la cual se concedió el registro del signo BIMBO, de la compañía Bimbo Ltda. para distinguir productos de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que la solicitud se encuentra acorde con los requerimientos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante, los siguientes: “A El señor Luis Antonio Alfonso, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el día 19 de septiembre de 1962 el registro, como marca, de la expresión BIMBO (etiqueta).

Dicha solicitud de registro de marca fue tramitada bajo el expediente administrativo Nº 78.795. “B. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la División de Propiedad Industrial, hoy Signos Distintivos, mediante resolución Nº 223 del 26 de junio de 1962 concedió el registro como marca de la expresión BIMBO (etiqueta), a favor del señor Luis Antonio Alfonso con domicilio en Bogotá D.C., Colombia, para distinguir los siguientes productos: “panadería, pastelería y confitería”, productos comprendidos en la clase 22 del Decreto 1707 de 1931, por el término de diez años a partir del 30 de julio de 1963. 06/06/2001 2.40 “C. De otra parte, la marca BIMBO (mixta) se ha venido renovando en el tiempo sin perder su continuidad para distinguir los mismos productos (hoy de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza) y, en la actualidad se encuentra vigente hasta el 30 de julio del 2003.

“D. El señor Luis Antonio Alfonso cedió a la Sociedad Central Impulsora S.A. de C.V., a título de venta y sin limitación alguna, todos los derechos que tenía sobre la marca BIMBO (etiqueta), certificado de registro Nº 54334, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional, así: “Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, y hielo” “E. Como consecuencia de la cesión, la Sociedad Central Impulsora S.A. de C.V. le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la anotación del traspaso a su favor de la marca registrada BIMBO (etiqueta).

A través de la División de Signos Distintivos se ordenó, mediante Resolución Nº 0961 del 30 de enero de 1996, la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial del traspaso de la marca BIMBO (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, certificado de registro Nº 54.334 realizado por Luis Antonio Alfonso a favor de Central Impulsadora S. A. de C.V. “F. El 17 de noviembre de 1993 la Sociedad Bimbo Ltda. con domicilio en Cartagena, Bolívar, presentó solicitud de registro de la marca BIMBO (Etiqueta) para distinguir: “Los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida por hoteles, pensiones, campamentos turísticos, hogares turísticos.

Los servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente, de procurar alimentos o bebidas preparadas para el GACETA OFICIAL consumo, tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, cantinas, etc. Los servicios prestados por cafeterías, heladerías, panaderías y pizzerías.” Servicios comprendidos en la clase 42 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.

“G. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la División de Signos Distintivos, mediante resolución Nº 5489 del 21 de marzo de 1995, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizó el examen de fondo y concedió el registro como marca de la expresión BIMBO (etiqueta), a favor de la Sociedad Bimbo Ltda., con domicilio en Cartagena, Bolívar, por considerar que la solicitud de registro de marca cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

“H. No consta dentro de los antecedentes de la resolución Nº 5489 del 21 de marzo de 1995 que concedió el registro BIMBO (mixta) solicitada por la Sociedad Bimbo Ltda., el estudio de registrabilidad de la marca solicitada frente a la marca idéntica BIMBO (mixta) de la Sociedad Central Impulsora S.A. de C.V., domiciliada en México D.F., México.

“I. La utilización de la marca registrada BIMBO por parte de la Sociedad Bimbo Ltda., está generando confusión en el consumidor sobre los servicios que ofrece (siendo un producto), así como sobre el orígen empresarial del mismo. “J. La Sociedad Bimbo Ltda., con domicilio en Cartagena, Bolívar, solicitó el registro como marca de la expresión BIMBO (mixta) para distinguir productos de la clase 30 del Decreto 755 de 1972 (hoy Clasificación Internacional de Niza), que engloba los productos antes señalados, habiendo sido negada mediante resolución Nº 8253 del 31 de marzo de 1997 de la Superintendencia de Industria y Comercio por considerar que: “entre la marca que se pretende registrar BIMBO (etiqueta) y la marca registrada de propiedad de la Sociedad Central Impulsora S.A. de C.V. BIMBO, existen similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales que 06/06/2001 3.40 inducirían en error al público.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” “Finalmente, hace énfasis, que entre la Sociedad Bimbo Ltda. y la Sociedad Central Impulsora S.A. de C.V., no existe contrato de licencia de uso o autorización alguna de uso de la marca BIMBO, según certificación expedida para el efecto por la Superintendencia de Industria y Comercio” Este Tribunal, por otra parte, amplía la información proporcionada por el Juez Consultante, extrayendo los puntos esenciales, de los siguientes documentos allegados al proceso: DEMANDA.

La actora señala que el requisito esencial de la distintividad tiene que darse tanto en el aspecto intrínseco del signo “es decir de su aptitud para poderse registrar al no violar las disposiciones contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344, o las llamadas causales de irregistrabilidad absoluta, sino que también debe darse en el plano extrínseco, es decir, la aptitud que debe tener el signo para constituirse como marca sin que vulnere algún derecho de un tercero o en otras palabras, sin que viole alguna de las disposiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344, o las llamadas causales de irregistrabilidad relativas” La Superintendencia, anota, no sólo violó el artículo 81 “sino que los servicios que pretendía amparar el signo solicitado estaban y están íntimamente relacionados con los productos que ampara la marca de mí representada” Advierte que una marca puede ser registrada a nombre de dos o más personas diferentes “siempre que se registre para productos o servicios distintos y que el uso de la marca para los respectivos productos o servicios no cause un riesgo de confusión o asociación, o un riesgo de dilución de la fuerza distintiva o publicitaria de la marca más antigua”, por esa razón se negó un registro anterior de la marca BIMBO para la clase 30 solicitada por Bimbo Ltda. Afirma que existe violación del articulo 83, literal a) de la Decisión 344, pues entre los dos GACETA OFICIAL signos en disputa existe “identidad por los aspectos fonéticos, gráfico, visual e ideológico suficiente para anular el registro solicitado BIMBO…”.

La marca solicitada para los servicios de la clase 42 tiene una “indudable relación con los productos de servicios, es decir, con los ‘productos de panaderí’ de la clase 30 que ampara marca de mí representada”. En cuanto al examen de registrabilidad señala que “la Superintendencia de Industria y Comercio tenía la obligación legal de realizar un examen no sólo de oficio, sino en forma exhaustiva de todos los signos que fueran iguales o similares al solicitado y no únicamente para la clase 42, como efectivamente lo hizo.

Su estudio debió cubrir las demás clases y establecer la existencia o no del riesgo de confusión de la similitud por los signos y la relación de los productos y servicios” para lo cual cuenta con elementos técnicos y la información necesaria. El examen debe realizarse, afirma, no sólo para una sola clase sino en todas las clases para establecer el riesgo de confusión, apoyando esta tesis en la sentencia emitida por el Tribunal dentro del Proceso Nº 20-IP-98.

En cuanto a la confundibilidad de los signos, tanto directa como indirecta, se remite a la jurisprudencia del Tribunal y a la doctrina. Agregando que “No podemos olvidar que cuanta mayor semejanza exista entre los signos, mayor rigurosidad debe aplicarse al comparar los productos o servicios”. Procederá la denegación de la solicitud de registro de un signo idéntico cuando se aprecie cualquier relación entre los productos o servicios que pretende distinguir que sea perceptible de causar confusión en el público”.

En lo tocante a los productos aclara que existe relación entre los de la clase 30 y los servicios de la clase 42 de la marca BIMBO de la compañía Bimbo. Agrega que “Si analizamos la relación existente entre los productos hechos con harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería frente a los servicios prestados por cafetería, heladerías, panaderías y pizzerías, concluimos que existe sin duda alguna una estrecha relación entre los mismos.

No podemos desconocer que el resultado final de prestar un servicio de cafetería, panadería y/o pizzería, es la venta del producto mismo. En otras palabras, cuando uno tiene 06/06/2001 4.40 una panadería que se denomina Bimbo Ltda. y vende pan o productos de panadería, indicando adicionalmente en la bolsa del producto que se trata de la marca BIMBO, fuera de la usurpación de la marca de producto BIMBO de mí representada, está confundiendo al consumidor ya que éste va a pensar que el pan que compra en bolsas marcadas “BIMBO” o un “servicio BIMBO” en la panadería Bimbo Ltda., tiene una estrecha relación con el pan BIMBO de mi representada y por consiguiente se va a inducir a engaño NO SOLO SOBRE LA EXIGENCIA, CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL PRODUCTO, SINO SOBRE SU ORIGEN O PROCEDENCIA EMPRESARIAL”.

(mayúsculas del texto original) Acusa a la Superintendencia de Industria y Comercio de violación del artículo 102 de la Decisión 344, al otorgar el registro de la marca BIMBO, sino que “la misma Sociedad Bimbo Ltda. está haciendo un uso indebido de la marca otorgada demostrándose con esto la mala fe no sólo en la presentación para registro de dicha marca, sino en la utilización de la misma al fijar la marca sobre el envoltorio o presentación del producto de panadería (clase 30) cuando lo que se le otorgó fue un registro sobre el servicio de la clase 42 internacional…” Por último anota que se tomaron en consideración para el análisis de la confundibilidad sólo los antecedentes sobre la clase 42 y “no aparecen dentro del expediente antecedentes fonéticos para otras clases, en especial para la clase 30 Internacional, pues de haber existido se hubiera percatado el examinador de la existencia de la marca BIMBO para distinguir productos de la clase 30 y hubiera realizado el análisis de confundibilidad que manda la norma” CONTESTACION DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO En cuanto a los hechos de la demanda, da por cierto la concesión de la marca BIMBO (etiqueta) a favor del señor Luis Antonio Alfonso, mediante resolución Nº 223 de 26 de junio de 1962, según modelo, constante en el expediente 78.795 para distinguir los productos comprendidos en la clase 22 de la nomenclatura vigente de conformidad con el Decreto 1707 de 1931, marca que se encuentra vigente hasta el año 2003 en virtud de la renovación concedida GACETA OFICIAL mediante resolución 12791 del 6 de agosto de 1993.

Da por cierto además, que el Jefe de la División de Signos Distintivos, a través de la resolución Nº 8253 del 31 de marzo de 1997 negó la solicitud del registro de la marca “BIMBO” (mixta) solicitada por la sociedad Bimbo Ltda. Respondiendo al número cuatro de la demanda, esto es, sobre la cesión de la marca BIMBO por parte del señor Luis Antonio Alfonso a favor de la compañía CENTRAL IMPULSADORA S.A. DE C.V., para la clase 30 internacional, añade que “debe precisarse que la marca BIMBO (mixta) que trae la parte demandante a folios 191 y 193 del escrito contentivo de la demanda no se encuentra registrada ante la oficina nacional competente y cedida por Luis Antonio Alfonso a favor de la sociedad demandante, pues difiere sustancialmente de la marca concedida mediante certificado 54334 y obrante dentro de los expedientes 78795 y 92 285306”, y con esta aclaración admite la cesión de la marca de la marca BIMBO a favor de la accionante la que se concretó mediante resolución Nº 961 del 30 de enero de 1996, que ordenó la inscripción en el registro de la Propiedad Industrial dicho traspaso.

Como fundamentos en derecho sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio no violó norma alguna interna ni la Decisión 344, aplicable al caso concreto, ya que el signo reúne los requisitos que se contemplan en el articulo 81 de esa norma comunitaria. Refuta la argumentación de que los signos en comparación sean iguales pues no existe semejanzas ni de orden gráfico, fonético u ortográfico, por lo que su “coexistencia en el mercado no llevan a error al público consumidor”, más aún si la una marca ampara los productos de la clase 30 y la registrada en segundo lugar, de la compañía Bimbo Ltda., ampara los servicios de la clase

42. ESCRITO PRESENTADO POR LA COADYUVANTE LA SOCIEDAD BIMBO LTDA. Uno de los temas centrales sostenidos en el escrito se concreta a mantener que la marca BIMBO otorgada a favor del señor Luis Antonio Alfonso, fue conferida para la clase 22 del Decreto 1707 de 1931, hoy clase 30 del Decreto 06/06/2001 5.40 755 de 1972, y consiste en la etiqueta “donde aparece la palabra BIMBO, escrita en tipo de letra especial y en forma característica; a continuación y en la parte superior se encuentra la denominación: PANIFICADORA y debajo y paralela la palabra PASTELERIA; marca que se emplea conforme con el modelo presentado para distinguir productos de panadería, pastelería y confitería…” con lo cual se limita el derecho al uso exclusivo a esos productos, como se anotó en el numeral segundo de la resolución de concesión de la marca, y no a todos los de la clase 30, hecho que se produce también en la primera renovación cuando en el auto de fecha 15 de noviembre de 1973, expediente Nº 140.126, se lee “Hágase saber al interesado que debe limitarse a distinguir: Productos de Panadería, pastelería y confitería”, y que únicamente bajo esta limitación pudo cederse la marca a la sociedad Central Impulsadora S.A. de C.V. Alega que las renovaciones de la marca BIMBO (etiqueta) son actos que están viciados de nulidad debido a la transgresión de las normas en la materia, en especial la contenida en el expediente 175.246, que dio origen a la resolución Nº 2388 de 31 de julio de 1980, lo cual, manifiesta, se pondrá en conocimiento del Consejo de Estado mediante la acción de nulidad.

Se refiere a un contrato de licencia para el uso de la marca BIMBO (etiqueta) con la sociedad Bimbo de Colombia S.A., inscrito por resolución de 17 de julio de 1997, expediente 285.306, en el que según la cláusula tercera el uso de la marca concedida en “licencia debe hacerse tal y como fue registrada en relación con los productos protegidos por la misma, por tanto, el uso desplegado en forma distinta no se encuentra cobijado por la licencia y constituye una violación a la misma” Defiende la actuación de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad, ya que ni la sociedad Central Impulsora S.A. de C.V. ni el señor Luis Antonio Alonso presentaron observación alguna, y el examen producido se refirió a los servicios idénticos y similares registrados bajo la clase 42.

Al referirse al artículo 96 de la Decisión 344 y a la jurisprudencia del Tribunal Andino, respecto a que la autoridad competente al analizar los signos debe utilizar un criterio “discrecional”, GACETA OFICIAL se remonta para tal efecto a la doctrina del derecho administrativo respecto a las funciones regladas y discrecionales de la administración. Para añadir “Y por su parte digamos que corresponde al juez en la vía contencioso administrativa, revisar si la actuación del funcionario examinador se mantuvo apegada a los límites fijados por la norma, sin que pueda entrar a pronunciarse sobre la oportunidad o conveniencia de la actuación, pudiendo sí detectar cuándo esa oportunidad o conveniencia descansan sobre supuestos de hecho falsos, es decir, gozando de la posibilidad de anular la decisión administrativa adoptada, cuando ésta derivare de hechos erróneos, falsos, o simplemente incongruentes en la propia lógica de los mismos”.

Afirma que la oficina nacional competente realizó el examen de registrabilidad sobre la base de datos que reposan en dicha oficina y tomando en cuenta los servicios de la clase 42, y no existiendo marca idéntica o similar registrada o solicitada con anterioridad a la solicitud de registro de la marca BIMBO (etiqueta) que pudiera impedir el registro, aceptó dicha registrabilidad.

Anota que la clase 42, aprobada por el Convenio de Niza de 15 de junio de 1957, es una clase que ampara una diversidad comercial, que no se encuentra en ninguna otra clase de dicho nomenclator, pues si se refiere a VARIOS, involucra un mundo comercial que por defecto “no se incluye en las otras clases de servicios que aparecen a partir del número 35 y hasta el 41 y por ello es sobre las marcas solicitadas o registradas bajo esta clase que debe adelantarse el examen de registrabilidad que ordena el articulo 96 de la Decisión 344”, sin que el funcionario por lo tanto deba recurrir a las otras clases del nomenclator a efecto “de buscar una relación que conduzca a error al público consumidor y por tanto haga irregistrable la marca respectiva” Analizando el alcance del literal a) del articulo 83 de la Decisión 344, expresa: “… el texto del artículo mencionado vincula la conjunción disyuntiva “o” entre las palabras “productos” y “servicios”, lo que en definitiva goza de toda lógica jurídica, en la medida en que el error en el consumidor medio no se puede verificar porque éste confunda un producto determinado con un servicio debido a que sus naturalezas 06/06/2001 6.40 son distintas per se, lo que en consecuencia ha dado ocasión para que en la doctrina se distinga entre marcas de fábrica y marcas de servicio” para adelantar que “la similitud se presenta efectivamente entre productos y servicios o entre servicios, y que no puede darse, a efecto de encontrar un riesgo de confusión, entre productos y servicios, ya que el consumidor medio tiene determinadas estas categorías en su intelecto en forma clara, lo que no puede llevarlo a un error, bien directo o indirecto, cuando enfrenta dos marcas similares, una para distinguir un producto y otra para distinguir un servicio”, confusión que debe analizarse tomando en cuenta al consumidor medio.

Para el caso de autos “se debe afirmar que quien compra un pan marcado con el signo BIMBO no se confunde ni es inducido a error por acudir a un restaurante o un hotel de la cadena que utilice la marca BIMBO ya que el servicio (de alojamiento, o de procuración de alimentos de diversa especie) que recibe no afecta su noción sobre el producto (pan) que adquiere; son extremos distintos que no llevan a confusión…”.

Contradice a la actora en cuanto ha presentado como marcas de comparación las que no corresponden a la realidad de evidenciar una “confusión inexistente”, pues dicha comparación debe hacerse entre los signos realmente registrados y no otros. Aclara que las marcas en conflicto son mixtas y en la registrada por la sociedad Bimbo Ltda., el elemento predominante es el “figurativo conformado por la “cabeza de un oso con gorro cocinero”.. en la medida que ocupa la porción más importante en la marca y se ubica en el centro de la misma dentro de un círculo, debajo la palabra BIMBO y encima de la palabra DELICIAS…” y la primera impresión que deja es la figura del oso con gorro de cocinero.

Señala que su marca se compone de las palabras BIMBO y DELICIAS en tanto que la marca registrada por la demandante se compone de las palabras BIMBO, PANIFICADORA Y PASTELERIA. Respecto a los empaques que utiliza Bimbo Ltda., en sus productos, sostiene que en nada inciden para determinar el objeto de la acción de nulidad, pues el caso que “abordamos invo- GACETA OFICIAL lucra un típico ilícito de naturaleza normativa que debe encontrar su resolución en el mismo ámbito de las normas comunitarias que regulan el registro de marcas, sin considerar los supuestos fácticos que puedan rodear el caso, ya que en este evento el ilícito cambia su naturaleza lo que hace que tanto la acción, como la jurisdicción y el procedimiento sean otros” Por su lado, el Tribunal, ante una aparente contradicción entre ciertos hechos anotados por la actora, la Superintendencia de Industria y Comercio y la coadyuvante, se remite al expediente, y con el objetivo señalado en la norma del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal.

Habiendo constatado que: a) El registro inicial de la marca BIMBO solicitada por el señor Luis Antonio Alonso, (30 de julio de 1963) se lo confiere para “productos de panadería, pastelería y confitería”, de la clase 22, del Decreto Nº 1707 de 1931, escrita en tipo de letra especial y en forma característica; en la parte superior existe la denominación explicativa “PANIFICADORA”, y debajo paralela la palabra PASTELERIA.

(según el certificado Nº 54334), sin que conste en el expediente ningún gráfico o diseño que acompañe a la marca. b) El 10 de julio de 1973, se solicita la renovación de la marca para los productos reclasificados según el Decreto 755 de 1972 para distinguir los productos de la clase 30 actual. 06/06/2001 7.40 tampoco se pronuncia por no ser asunto controvertido y según dice la propia coadyuvante, es materia de otro juicio. f ) La cesión de dicha marca a favor de CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. se realiza para “distinguir productos comprendidos en la clase 30” del decreto mencionado en el literal anterior, mediante resolución Nº 961 del 30 de enero de 1996, sin que interese para el caso conocer los pormenores de dicha cesión, pues no es objeto de impugnación. g) En la certificación expedida por la Secretaría Ad-Hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio, consta que la marca BIMBO, está vigente del 30 de julio de 1993 al 30 de julio del 2003, para distinguir los productos de la clase 30, en la que constan los productos “pan, pastelería y confitería”. h) Que a folios 69 del expediente del Tribunal, existe una fotocopia de la propaganda de “BIMBO delicias”, en la que se lee “Un servicio Bimbo Ltda.” “Calidad con sabor”, “Bajo en colesterol” i) Existe copia de la resolución Nº 8253, de 31 de marzo de 1997, por la que se niega el registro de la marca BIMBO (etiqueta), solicitada por la sociedad Bimbo Ltda. para distinguir productos de la clase 30, con fundamento en el literal a) del artículo 83 de la Decisión. 344.

CONSIDERANDO: c) Con fecha 15 de noviembre de 1973 se hace conocer por parte del Jefe de Marcas, al apoderado del titular de la marca BIMBO que debe limitarse a distinguir “Productos de panadería, pastelería y confitería”, limitación que es aceptada por dicho apoderado, con fecha 17 de diciembre de ese mismo año. d) Mediante resolución Nº 83883 de 21 de julio de 1980, se renueva la marca por 5 años, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del Decreto 755/72 a favor del señor Luis Antonio Alonso. e) Del título de renovación, mediante la resolución 12791 de agosto de 1993, se la confiere para “Distinguir los productos comprendidos en la clase 30 del articulo 2 del Decreto 755, de 1972”.

Sobre las renovaciones el Tribunal Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por cuanto ante ese alto organismo jurisdiccional se ventila un proceso en el que deben ser aplicadas tales normas comunitarias.

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman ese Ordenamiento Jurídico siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional actuando en función de Juez comunitario como lo es en este caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto en cuanto aquellas resulten pertinentes, a juicio del Tribunal Andino para la resolución del litigio interno. GACETA OFICIAL I. NORMAS A SER INTERPRETADAS Las normas que el Tribunal va interpretar son las siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguiente impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) Interpretación de Oficio: “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

“Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. II. PUNTOS A TRATARSE EN ESTA INTERPRETACIÓN a) Marcas de productos y marcas de servicios b) Requisitos para el registro de un signo como marca 06/06/2001 8.40 c) La confundibilidad d) Marcas mixtas e) Derecho al uso exclusivo de la marca f ) Examen de registrabilidad III.

MARCAS DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS. El artículo 83 literal a) de la Decisión 344, no hace distinción expresa respecto a la confusión entre marcas de productos o entre marcas de servicios. La norma se refiere “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Es decir la confusión puede producirse, en determinados casos entre productos y productos, o entre productos y servicios o entre servicios. El público consumidor, difícilmente determinará al escuchar la marca XX y la marca XX que la una es para un producto y la otra para un servicio, y más bien vendrá a su imaginación que las dos son del mismo titular o que tienen el mismo origen empresarial si, más aún, las dos están siendo utilizadas para la misma actividad empresarial.

La Decisión 344, faculta al titular de una marca anterior a oponerse al uso o registro de un nombre comercial posterior o el titular anterior del nombre comercial a una marca posterior. Aplicando este criterio, no puede admitirse una autonomía e independencia entre productos y servicios para que entre dos marcas que cubren la una productos y la otra servicios, no puedan generar un riesgo de confusión. IV.

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA De la definición de marca contenida en la norma del articulo 81 de la Decisión 344, se extraen los requisitos que debe reunir un signo para que pueda tener acceso al registro marcario. El mundo comercial exige a los empresarios, que el intercambio de bienes y servicios, lo realicen a través de un signo marcario a fin de diferenciar y distinguir entre dichos bienes y servicios y la fuente empresarial.

Si lo que se pretende es que el consumidor –sujeto beneficiario de la marca- pueda adquirir un bien o un servicio sin caer en el error en cuanto al origen GACETA OFICIAL empresarial o sin pretender confundirse con otros signos o sin afectar derechos de terceros, el signo que se intente registrar debe reunir como requisito esencial una distintividad propia ya sea en su condición intrínseca frente a lo que va a proteger o cubrir, o extrínseca frente a otros signos ya registrados o previamente solicitados.

La distintividad, es decir esa particularidad de distinguir y diferenciar, ante otros signos y frente a los productos y servicios de dos o más empresarios, constituye la esencial característica y condición que el artículo 81 contempla como requisito de registrabilidad marcario. El signo que se confunda dentro del mercado de bienes y servicios ya sea con otro signo o con el producto o servicio de diferentes titulares, está relegado a la protección legal comunitaria.

Un signo desnaturalizado de distintividad no permitía al consumidor protegerse del riesgo de confusión y si la norma comunitaria pretende defender al consumidor frente al error, aquel signo no jugaría el papel que una marca persigue. El adquirente de bienes o servicios, es decir, el consumidor, para que pueda apreciar el signo y diferenciarlo, debe aprehenderlo mentalmente o captarlo a través de uno de los sentidos, siendo el más común el de la vista.

El signo que permanece en la imaginación del empresario y no puede ser perceptible por el consumidor, no podría ser elemento diferenciador y en consecuencia seria inaccesible para el registro. La publicidad del signo por parte de la oficina nacional competente para dar a conocer públicamente el signo dentro del procedimiento registral, no sería posible si el signo no accede a la susceptibilidad de la representación gráfica, o sea, a la posibilidad de ser expresado en palabras, colores, formas, combinación de palabras o sonidos.

La representación gráfica posibilita que terceros puedan conocer y examinar el signo que se pretende registrar con el suyo ya registrado o solicitado anteriormente, para presentar en su momento oportuno las observaciones de que se crea asistido. En síntesis, todo signo que reúna las condiciones de distintividad, perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica, está en posibilidad de ser registrable por parte de la 06/06/2001 9.40 oficina nacional competente.

Pero a más de estas condiciones el signo no debe estar incurso en una de las causales de irregistrabilidad o de impedimento a las que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Signo que cumpliendo los tres requisitos esenciales tropieza con cualquiera de los impedimentos o prohibiciones, descarta la posibilidad de constituirse en marca.

“Cuando el legislador dispone la distintividad como condición necesaria para el registro, pretende asegurar ab initio el cumplimiento de la función principal de la marca, consistente en facilitar al público la elección de los bienes que desea, sin que en el proceso de adquisición su voluntad se encuentre viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios.

Garantizando tal función, salvaguarda al mismo tiempo el interés de quienes son titulares de registros o de solicitudes anteriores, pues así impide que la distintividad de las marcas ya existentes sea afectada por actos imputables a terceros, con lo que de inicio dispone de una herramienta contra la competencia desleal, en especial contra el aprovechamiento de la reputación que, real o potencialmente, se alberga en la marca”.

(Proceso 4-IP-98, G.O. Nº 375 de 7 de octubre de 1998, marca OPTIPAN) V. LA CONFUNDIBILIDAD Si la marca tiene, según lo expresado, como función principal la de convertirse en elemento diferenciador entre signos y bienes y productos de una persona frente a los de otra, se contrapone a esa característica todo aquello que pueda confundir y llevar a error al público consumidor.

Lo confundible resta distintitividad y por ende el signo se convierte en irregistrable. La confusión y la distintividad son vocablos que, al menos, en materia marcaria son opuestos. “El signo que se confunda con otro u otros, no puede tener acceso al registro, se insiste, tanto porque carece de fuerza distintiva requerida (condición sine qua non para ser considerado como marca), como porque, de permitirse el registro, se violentaría el interés del titular de un signo solicitado o registrado y así mismo el de los consumidores” (Proceso 04-IP-98) GACETA OFICIAL Signos idénticos o similares per se no son irregistrables sino en tanto en cuanto cubran o protejan los mismos o iguales productos o servicios.

El signo marcario no pretende amparar o cubrir todo el universo de bienes o servicios sino unos determinados y específicos, y dentro de esa especialidad debe medirse la confundibilidad, excepto el caso de marcas notorias o renombradas. La especialidad significa que quien registra una marca puede utilizarla solamente para esos productos, pero la confusión no necesariamente puede darse entre los productos de la clase registrada sino por otros de clases diferentes con los que haya alguna relación o vinculación de competitividad.

Si no existe vinculación entre bienes y servicios frente a signos idénticos o similares, entonces la coexistencia marcaria no produce ese error que es lo que la norma del artículo 83 literal a) trata de evitar, con miras a la protección del consumidor, para evitar que su consentimiento en la adquisición sea viciado. Para llegar a afirmar o determinar le existencia o no de la confundibilidad, no cabe, entonces, examinar los signos aisladamente o individualmente, sino es preciso examinar a qué productos cubre los signos enfrentados.

Si los productos o servicios, aún no perteneciendo a la misma clase del Nomenclator Internacional de Niza, da lugar a una posible confundibilidad, el signo posteriormente solicitado se encuentra impedido de ser registrado como marca, en base del principio “primero en el tiempo, primero en derecho” (p rior tempore, potior iure”). Así mismo si el solicitante delimita o restringe dentro de una misma clase del nomenclator los bienes o servicios que su marca va a cubrir, deja abierto el campo para que un mismo signo pueda registrarse para los demás bienes o servicios de esa clase, entendiéndose también que deberá analizarse si tal confundibilidad no se produce con bienes y servicios de otra clase.

Tal delimitación no debe presumirse sino debe constar expresamente en la propia solicitud o durante el trámite administrativo o al momento de renovar la marca. Los productos así delimitados han de confrontarse con los bienes o servicios que ampara o cubre la marca posteriormente solicitada, para establecer o deducir la confundibilidad o no entre signos y productos. 06/06/2001 10.40 En el proceso 13-IP-98 (G.O. Nº 338, de 11 de mayo de 1998 marca “El Rosal”), el Tribunal dijo: “Para llegar a determinar la confundibilidad entre dos signos, es necesario concentrar el análisis también entre los productos o servicios que la marca ampara, porque, a excepción de la notoria, protege solamente a los productos dentro de la regla de la “especialidad”, esto es, para los productos que han sido solicitados.

Si entre éstos y los anteriormente solicitados o registrados existe una similitud o identidad, no podría registrarse como marca el nuevo signo en razón de la confundibilidad que puede darse o presentarse. Si los productos son disímiles o diferentes, la protección marcaria no se extiende hacia ese limite, por lo que el signo podría ser registrado, aunque los signos sean idénticos o similares.

“Los términos “mismos productos o servicios” utilizados en la disposición del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, no se refieren a los de la misma clase, sino a los relacionados con el grupo de productos o servicios con alguna conexión competitiva y que puedan estar señalados o compilados en otra clase del nomenclator. “Desde este punto de vista el concepto de clase a que hacía referencia la Decisión 85, se ha ampliado para la protección de una marca común u ordinaria, a concepto de producto, por lo que al examinar los que serán protegidos no se ha de fijar exclusivamente en la clase, sino en la similitud entre los mismos partiendo de varios conceptos o puntos de comparación que el Tribunal los especificó: inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator, canales de comercialización, mismos medios de publicidad, relación o vinculación entre los productos, partes y accesorios, mismo género de los productos, misma finalidad e intercambiabilidad de los productos.

Proceso 8IP-95 (G.O. N° 231 de 17 de Octubre de 1996, Marca LISTER).” La confundibilidad en esencia no nace en el momento mismo del registro, sino en el uso que los signos presenten dentro de la comercialización de esos bienes y servicios, pues del uso depende el conocimiento del público GACETA OFICIAL sobre la existencia de los bienes y servicios y desde ese momento puede el consumidor comparar, cotejar y diferenciar los signos marcarios.

Por ese motivo la parte final del literal a) del articulo 83 se refiere a la confundibilidad para productos o servicios respecto “de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. La confundibilidad será analizada tanto si al momento del registro se genera la confusión o si puede generarse en el futuro con el uso concomitante de los dos signos para los mismos productos o para un producto o servicio, entre los cuales pueda dar origen a una confusión. La confundibilidad nace, en consecuencia no solo de la normativa vigente, sino de la realidad fáctica.

Por ello quien alegue tal confundibilidad tiene que probar, mediante el alcance procedimental interno, cómo los signos han causado ya en el mercado una efectiva confundibilidad. El error que produzca la comercialización de bienes y servicios con signos idénticos o que se asemejen, constituye el impedimento para el registro del segundo signo solicitado.

La simple duda o la probabilidad de una confusión de que el segundo signo pueda causar ese fenómeno marcario, presta mérito suficiente para descartar el registro del signo posteriormente solicitado, en aplicación de los principios “in dubio pro signo pioriri”. La confundibilidad entre signos tiene diversos matices, que se origina tanto en la simple similitud o semejanza hasta la identidad de los signos. La identidad de signos despliega el análisis de la confundibilidad visual, ortográfica o conceptual de los mismos, toda vez que lo idéntico deja de ser semejante y no admite reglas de comparación, pudiéndose establecer “dicha identidad ‘prima facie’ con certeza mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto”.

(Proceso 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997 y Proceso 13-IP-98) VI. MARCAS MIXTAS A las marcas denominativas simples o compuestas de dos o más palabras, se pueden añadir términos genéricos o comunes o usuales que no entran a formar parte integrante de la marca como elementos de comparación, pues dichos términos corresponden al uso común de todos los empresarios y no cabe, en consecuencia la apropiación particular de uno de ellos. 06/06/2001 11.40 Dichos términos no abonan para delimitar tal confundibilidad y para su determinación no serán tomados en consideración. En las marcas en conflicto aparte de las expresiones distintivas como es la palabra BIMBO, signo de fantasía, se han agregado términos como Delicias en el un caso, o “Pastelería o Confitería”, en la marca de la accionante, que no son sino explicativas del producto o le aportan una de sus características, no constituyendo el elemento visualizado de su distintividad; por lo tanto cualquier comparación entre las dos marcas puede hacerse sin consideración a dichas expresiones.

A más de las marcas denominativas la doctrina distingue las marcas mixtas, es decir aquellas que se encuentran conformadas o estructuradas con una o más expresiones o denominaciones y uno o más elementos gráficos, así mismo, simple o compuesto, que puede o no reflejar algún concepto o idea. Para el caso sub lite, y según la copia de los títulos de registro, la marca BIMBO de propiedad de la sociedad Central Impulsora S.A. de C.V., está representada por esa palabra, en un tipo de letra especial, que no deja de convertirla en marca mixta.

La otra denominación BIMBO, cuya titularidad reposa en la sociedad Bimbo Ltda., contiene a más de esa expresión, como se ha manifestado anteriormente, la cara de un oso con gorro de cocinero. Respecto a las marcas mixtas El Tribunal ha manifestado que es necesario precisar cuál es el elemento predominante dentro del contorno denominativo y gráfico, no precisamente por el tamaño del símbolo o figura o gráfico, sino por la percepción que pueda tener el consumidor medio respecto a esa marca en la primera visión y en la memorización de la misma o la impresión que tenga del signo. Sobre el tema esta sentencia se remonta a lo expresado dentro del mencionado Proceso 13IP-98: “En las marcas mixtas, esto es las compuestas por una denominación y un gráfico, según la doctrina, también es necesario examinar cuál es el elemento predominante o GACETA OFICIAL que sobresale, admitiendo la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, que el término denominativo es el que generalmente tiene mayor relevancia o importancia dentro de una marca mixta, porque es a través de la palabra el medio más eficaz que el usuario o consumidor pida o solicita la marca.

“En esta clase o tipo de marcas “hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores” (Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, pág. 240).

“No habría confundibilidad entre una marca denominativa o mixta, cuando para solicitar ésta no se utilizare el término denominativo, sino más bien la expresión o el concepto que el gráfico denota, como por ejemplo si dos marcas que tendrían la denominación “EL ÁRBOL”, la mixta contendría una figura de un canguro y ésta fuera la expresión característica de la marca y el gráfico se constituya en el signo notablemente predominante sobre la denominación. “Un signo gráfico tampoco será distintivo si él significa la representación o descripción del producto que la marca va a amparar, pues el público solicitaría el bien o servicio con la traducción del gráfico en palabras que serían descriptivas del mismo producto protegido (Proceso 32-IP-96).

“Si en el proceso comparativo de marcas denominativa y mixta, la resultante es que predomina o sobresale en la mixta la denominación, procede entonces, la comparación entre esa marca y la denominativa, tomando como base dichos elementos configurativos y aplicando las reglas generales atrás expuestas. “El gráfico que no constituya elemento esencial, dominante y preferencial de la marca para diferenciarla de otra, tampoco podría ser analizado como elemento diferenciador con otra marca denominativa”.

(Ver Proceso 55-IP-99, G.O. Nº 539 de 28 de febrero 2.000, marca FARLIN y Proceso 10-IP-98 G.O. Nº 394 de 15 de diciembre de 1998, marca GO- 06/06/2001 12.40 RRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta)). Dentro del Proceso 4-IP-88 (G.O. Nº 30 de 24 de enero de 1989), el Tribunal dijo: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de concepto que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” El Juez consultante decidirá, con lo dicho, si en la marca mixta BIMBO predomina la palabra BIMBO, en cuyo caso la confundibilidad con la primeramente registrada es evidente y no caben reglas de comparación aplicables; o si el elemento de la figura o gráfico que acompaña a dicha expresión es el predominante, y que por medio de su expresión o lectura el público solicitará el producto o servicio a adquirirse.

En este supuesto no cabe confundibilidad entre las dos marcas por tratarse de elementos distintos. Será necesario también considerar el hecho de que si bien entre las dos denominaciones BIMBO existe identidad absoluta, el gráfico que complementa a una de ellas, pudiera reunir, a juicio del Juez consultante, condiciones de distintividad suficientes para constituirse en un elemento determinante a los fines de diluir tal identidad.

VII. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. El esfuerzo del titular de una marca para imaginar y proponer el signo, registrarlo y usarlo en sus productos, y proteger el signo, no tendría aplicación práctica de ninguna especie si la ley no le amparara en el derecho al uso exclusivo, es decir, si no tuviera defensa alguna contra quienes utilizaran en el mercado iguales o idénticos signos para los mismos servicios o productos.

GACETA OFICIAL En el régimen de la Decisión 344, el registro del signo marcario es la única vía para que pueda adquirirse el derecho al uso exclusivo de la marca, según lo dispone el artículo 102 de ese cuerpo comunitario. Estamos frente al sistema constitutivo o atributivo que difiere del declarativo que consagra al uso como factor de protección. El uso del signo marcario le permite al titular, en una fase positiva, aplicar la marca en sus productos o publicitarlos o comercializar libremente los productos o servicios marcados con el signo o ceder, conceder o licenciar la marca.

Al contar con sólo éstas y otras facultades, su derecho al uso exclusivo no tendría los efectos necesarios para la protección total. De esa necesidad desemboca el ius prohibendi, que le faculta al titular para prohibir que terceros utilicen la marca, y consecuentemente, oponerse al uso y registro de signos para impedir que terceros y sin su autorización utilicen signos iguales o semejantes para los mismos productos.

(Proceso 32-IP-96, G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997, marca DC’OS). Este derecho se encuentra plasmado en el artículo 104 de la Decisión 344, facultándole al titular a actuar “contra cualquier tercero, que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: “a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que pueda ocasionar un perjuicio al titular de la marca;

“b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma (…) “e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo” Garantizado el titular de una marca con estas facultades provenientes del ius prohibendi, bien puede iniciar las acciones de protección y amparo previstas en la legislación interna, pues sobre éstas guarda silencio la Decisión 344, y 06/06/2001 13.40 por lo tanto, bajo el principio del complemento indispensable del derecho interno con el derecho comunitario, es necesario remitirse a las normas nacionales.

El titular marcario, en consecuencia, goza de normas de protección para el ejercicio pleno del uso exclusivo de su marca, evitando así un daño o perjuicio a su derecho y contrarrestando el uso ilegal y arbitrario de su marca por terceros no autorizados. VIII. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Dentro del procedimiento de registro de una marca, corresponde a la Oficina Nacional Competente realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, examen que, como ha expresado este Tribunal en varios de sus fallos, procede y es obligatorio en tanto existan observaciones o el trámite no cuente con ellas.

Esta competencia administrativa, tiene por objeto “determinar si el signo reúne las condiciones necesarias para ser registrado como marca o si incurre en alguna de las prohibiciones determinadas en la norma comunitaria en los artículos 82 y 83. Examen que es una obligación de la Administración el realizarlo, sin que sea necesario que existan observaciones” (Proceso Nº 49-IP-2000, G.O. Nº 602 de 21 de septiembre del 2000, marca ICE BREWING,) La actora fundamenta su acción en que la Oficina Nacional competente para el registro de la marca BIMBO de Bimbo Ltda., solamente tomó en consideración a la clase 42 y no a las demás clases; en tanto la coadyuvante adopta una postura diferente: una marca de productos no puede confundirse con una marca de servicios.

Así planteada la discusión, para la primera tesis, existe la confundibilidad porque existe su marca anterior con la misma denominación que cubre también productos de panadería y pastelería e inclusive utiliza la denominación impresa en las envolturas de expendió de pan. La contraparte, no admite tal razonamiento pues aduce que entre servicios y productos no existe confusión y que la utilización de la marca en los envases no tiene relevancia para una acción de nulidad, pues nadie puede suponer que su marca que se utiliza en servicios de hotelería, hospedaje, panadería, etc., pueda ser la misma de la actora.

Conforme se ha manifestado en renglones anteriores, la marca de servicios está destinada a lo que su propia expresión se refiere, es decir, GACETA OFICIAL a proporcionar al público un servicio o actividad señaladas en el nomenclator, sin que el titular pueda expender con esa marca productos que dieren lugar a confusión con otras marcas ya registradas o anteriormente solicitada.

Con el carácter de referencial se anota la resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en Materia de Marcas Comunitarias, la que al realizar el examen de confundibilidad de los signos BEUTY FREE SHOP (solicitada) y BEUTY FREE (registrada) y los productos expresó: “A este respecto, los servicios prestados por ‘los salones de belleza y solariums’” incluyen con frecuencia la venta de productos de belleza, perfumería, cosméticos, sustancias dietéticas y otros productos enumerados en el registro anterior.

Por tanto, los productos y servicios de las marcas en conflicto podían ofrecerse conjuntamente y van dirigidos al mismo público” y por la similitud entre signos y productos y servicios negó el registro de la marca solicitada. (“Actas de Derecho Industrial” Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago, España, Tomo XIX, Editorial Marcial Pons, 1998, pág. 998) El Tribunal supremo Español, tercera Sala, Sección 3ª, al examinar el registro de la marca “Comercial Gallega” por oposición de la prioritaria “La Gallega”, realizó la comparación entre los dos signos, habiendo expresado que “La marca prioritaria obstaculizadora de la solicitada sirve para distinguir un producto concreto -patatas fritas- mientras que ésta última distingue “servicios” En consecuencia el análisis de la Oficina Nacional Competente, si bien no debe extenderse a todas las clases del nomenclator, debe ser cauteloso en las que puedan dar origen a la confusión entre los consumidores por la vinculación o conexión sea de productos entre sí, o entre productos y servicios o entre servicios, análisis que en otras ocasiones no será necesario por la disparidad de los productos y de los servicios.

De aceptarse la tesis de que no cabe la confusión entre marcas de productos y marcas de servicio, puede llegarse a situaciones de engaño al público, inscribiendo una marca de servicios para expender productos o a la inversa, inscribir una marca de productos para utilizar como servicio, o utilizar la marca de servicio 06/06/2001 14.40 como medio de comercializar un producto, situación que entraría dentro de las prohibiciones contempladas en el artículo 104 de la Decisión 344.

En cuanto al examen de registrabilidad, dentro del Proceso 55-IP-99 (G.O. Nº 539 de 28 de febrero del 2000, marca FARLIN) el Tribunal se refirió una vez más a la obligación de la Oficina Nacional Competente sobre el mismo, y dio el alcance necesario de lo que debe entenderse por la discrecionalidad en cuanto a la apreciación del riesgo de confusión entre signos. El Tribunal dijo: “LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS LIMITES “En efecto, la jurisprudencia del Tribunal, constante y reiterada en el sentido de diferenciar entre la “discrecionalidad” administrativa -concepto que surge de la propia normativa comunitaria, tal como se desprende de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344- y la “arbitrariedad”, se ha pronunciado especialmente sobre el tema cuando le ha tocado referirse al insoslayable deber de revisión, que le viene impuesto al funcionario por la normativa comunitaria, de proceder al examen de registrabilidad antes de otorgar o denegar la solicitud: “Al disponer que se proceda al examen de registrabilidad de la marca solicitada, explícitamente la norma comunitaria está consignando una obligación para la autoridad nacional competente en el sentido de proceder al análisis y examen a los fines de establecer si hay o no causas o causales de irregistrabilidad que imposibiliten o hagan inviable la solicitud.

“Esta obligación de la autoridad nacional competente es insoslayable y no puede estar sujeta a su libre criterio o arbitrio, pues los artículos 72 y 73 [Decisión 313] son claros y terminantes y no dejan lugar a interpretaciones caprichosas. Se establecen, para que no puedan registrarse como marcas las que incurran en las diferentes causales, dejando claro que este examen responsable y serio, es el que determina la decisión de otorgar o de negar el registro.

La decisión en consecuencia debe ser motivada, pues es el único medio de que revista el carácter de deci- GACETA OFICIAL 06/06/2001 sión administrativa legal y no decisión arbitraria. Corresponde entonces que la autoridad administrativa, a tiempo de decidir el rechazo o la aceptación, deje constancia de haber cumplido con la obligación de examinar la registrabilidad, como corresponde de acuerdo al artículo 85 de la citada Decisión.” (Sentencia del 04-XI-96 que puso fin a la interpretación prejudicial 21-IP-95, caso “AFLOX”, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1994-1995, tomo IV, pág. 353.

Resaltados de la presente sentencia). Y posteriormente el Tribunal ha concluido en los siguientes términos: “La responsabilidad del estudio del signo para ser registrado recae en la autoridad administrativa de la oficina nacional competente, y del criterio del funcionario dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca. El Tribunal ha insistido en que el funcionario al examinar los signos, si bien utiliza un criterio ‘discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta.’ (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tomo I, pág. 116, interpretación prejudicial (01-IP-87)”.

Véase también fallo del 03-IX-97, recaído en el procedimiento 20-IP-96, caso “EXPOVIVIENDA”, publicado en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1997, Tomo VI, pág. 285. (Resaltados de la presente sentencia). “Pero corresponde a su vez al juez, ya en la vía contencioso-administrativa, revisar si la actuación del funcionario se mantuvo apegada a los límites fijados por la norma; y, aunque le está vedado pronunciarse sobre la oportunidad o conveniencia de la actuación, puede sí detectar cuándo esa oportunidad o conveniencia descansan sobre supuestos de hecho falsos, pues siempre le está permitida al órgano judicial la posibilidad de decidir acerca de la exactitud o inexactitud de éstos, manteniendo su competencia para anular —incluso con efectos retroactivos- la decisión administrativa adoptada, cuando ésta derivare de hechos erróneos, falsos, o simplemente incongruentes en la propia lógica de los mismos.

(Ver las sentencias pronun- 15.40 ciadas en interpretaciones prejudiciales: 10IP-97, de fecha 24 de septiembre de 1997, marca “COLSUBSIDIO”, G.O. Nº 308 del 28 de noviembre de 1997; 28-IP-95 de fecha 13 de febrero de 1998, marca “CANALI”, en G.O. Nº 332 del 30 de marzo de 1998; y, Proceso 04-AN-97, de fecha 17 de agosto de 1998, caso “CONTRACHAPADOS ECUADOR”, publicado G.O. Nº 373 del 21 de septiembre de 1998).

Todo lo anterior, se encuentra desarrollado con base en la reciente sentencia producida en el caso 40-IP-99, marca “LAUREL”, de fecha 29 de noviembre de 1999.” Con las consideraciones antes indicadas. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Todo signo que reúna las condiciones de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, está en posibilidades de ser registrable como marca por parte de la Oficina Nacional Competente.

Pero a más de estas condiciones el signo no debe estar incurso en una de las causales de irregistrabilidad o de impedimento a las que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Signo que cumpliendo los tres requisitos esenciales tropieza con cualquiera de los impedimentos o prohibiciones, descarta la posibilidad de constituirse en marca. 2.

Si los signos son idénticos y los productos similares o conexos, la confusión es apreciable a primera vista, sin necesidad de recurrir a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, han establecido para determinar la confusión. 3. En las marcas mixtas es necesario precisar cuál es el elemento predominante que conforma el signo: o el contorno denominativo o el gráfico, considerando la primera percepción global que el consumidor tenga en sus aspectos gráfico, fonético o conceptual considerando que la denominación es el modo más frecuente y por el cual el consumidor distingue y solicita el producto. 4.

De conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 la confusión puede GACETA OFICIAL producirse, en determinados casos entre productos, o entre productos y servicios o entre servicios por lo que el examen analítico de los signos se realizará bien se trate de signos para cubrir productos o servicios. 5. 6. 7. 8. 9. La simple duda o la probabilidad de una confusión de que el segundo signo pueda causar ese fenómeno marcario, presta mérito suficiente para descartar el registro del signo posteriormente solicitado, en aplicación del principio “in dubio pro signo pioriri”.

La marca registrada para productos o servicios de una clase determinada, no puede utilizarse para comercializar productos o servicios de otra clase diferente. El titular marcario goza de normas de protección para el ejercicio pleno del derecho al uso exclusivo de su marca, evitando así un daño o perjuicio a su derecho y contrarrestando el uso ilegal y arbitrario de su marca por terceros no autorizados.

La Oficina Nacional Competente al examinar los signos, recurre a un criterio ‘discrecional’, que en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta. El análisis de la oficina nacional competente, si bien no debe extenderse a todas las clases del nomenclator, debe ser cauteloso en las que pueda dar origen a la confusión entre los consumidores por la vinculación o conexión sea de productos entre sí, o entre productos y servicios o entre servicios, análisis que en otras ocasiones no será necesa- 06/06/2001 16.40 rio por la disparidad de los productos y de los servicios.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso Nº 5766, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Notifíquese la presente sentencia, al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia sellada y certificada.

Remítase igualmente, copia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 06/06/2001 17.40 PROCESO 102-IP-2000 Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 96 ibidem.

Expediente Interno 5989. Actora: Compañía Anónima LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE. Marca: OMNILIFE. Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil uno. OMNILIFE, para distinguir “suplementos nutricionales y aditivos alimenticios, mezclas para bebidas nutricionales y suplementos vitamínicos”, de la clase 05 del nomenclator.

VISTOS: “La Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE, es titular en Colombia desde hace más de cuarenta años de la marca LIFE; “para distinguir sustancias y productos usados en medicina, farmacia, veterinaria, higiene, perfumería y tocador; drogas naturales o preparadas, aguas minerales, vino y tónicos medicinales” productos actualmente comprendidos en la clase 05 internacional.

La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por la Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, Consejera de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente interno Nº 5989, contra autoridades nacionales.

En el proceso interno instaurado por la actora, compañía Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE, domiciliada en QuitoEcuador, a través de apoderado pretende obtener la nulidad de la Resolución Nº 14060 de 30 de marzo de 1.994, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la cual se concedió el registro de la marca OMNILIFE para distinguir productos de la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, a la Sociedad Omnitrition International, Inc., con domicilio en Carrolton, Texas, Estados Unidos de América.

Que la solicitud se encuentra acorde con los requerimientos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “La marca se encuentra amparada con el Certificado de Registro Nº 53.099, vigente hasta el 21 de enero del año 2003 “Tiene registradas y vigentes las siguientes marcas: “LIFE: clase 05.

Certificado de Registro Nº 57807, vigente hasta el 25 de noviembre de 1999, y cuya renovación se encuentra en trámite. “LIFE: clase 03. Certificado de Registro Nº 57.807, vigente hasta el 25 de noviembre de 1999, y cuya renovación se encuentra en trámite. “LIFE: clase 01. Certificado de Registro Nº 89462, vigente hasta el 6 de junio del año 2002.

Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante, los siguientes: “LIFE: clase 01. Certificado de Registro Nº 66401, vigente hasta el 23 de enero del 2003. “Con fecha 30 de julio de 1993, la Sociedad Omnitrition International Inc. por medio de apoderado solicitó el registro de la marca “LIFE: clase 31.

Certificado de Registro Nº 66.402, vigente hasta el 23 de enero del año 2003. GACETA OFICIAL “LIFE: clase 31. Certificado de Registro Nº 66.403, vigente hasta el 23 de enero del año 2003.” “La marca Omnilife tiene elementos comunes gráficos, visuales, fonéticos e ideológicos muy similares a la marca LIFE, que hace que los signos sean confundibles para el público consumidor”.

Hecho que de acuerdo con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, impide el registro de dicho signo. El Tribunal, por su parte, amplía el informe sucinto proporcionado por el Juez consultante, remitiéndose a las documentación allegada al proceso. HEHOS DE LA DEMANDA La actora por medio de apoderado, fundamenta su acción en la similitud entre la marca solicitada y la registrada por ella, es decir, entre las marcas LIFE y OMNILIFE, por cuanto tienen elementos comunes que “hace que los signos sean perfectamente confundibles para el público consumidor.

La expresión OMNI significa un grado de superioridad, total y absoluto que comprende un todo; hay algunos prefijos descriptivos de naturaleza o cualidades del producto; nótese que en este evento se está creando un signo que hace referencia a la marca LIFE, pero en un grado absoluto, o sea que el prefijo OMNI que antecede a LIFE le está dando una característica o sentido de superioridad; que está perfectamente vinculado con el signo LIFE; presentando entre los dos un alto grado de confusión en cuanto al producto y a su procedencia”, pues ambos distinguen productos vitamínicos y farmacéuticos comprendidos en la misma clase 05 Internacional, confusión que no permite el registro según el artículo 83, literal a) de la Decisión 344. 06/06/2001 18.40 previstos en las disposiciones legales vigentes” CONTESTACION DE LA DEMANDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

La autoridad demandada defiende la legalidad de la resolución No. 14060 del 30 de marzo de 1994, pues a su criterio no ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ajustándose dicha resolución plenamente a derecho. Refiriéndose a la Jurisprudencia de este Tribunal sobre los requisitos que debe reunir una marca y a las reglas de comparación de signos, concluye que “efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas “LIFE” clase 5 y “OMNILIFE” clase 5,” se concluye que no existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas, cumpliendo dicho signo con los requisitos y presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal observa que la marca OMNILIFE, fue cedida por el titular inicial, esto es la compañía OMNITRITION INTERNATIONAL INC, a favor del grupo OMNILIFE S.A. de C.V. mediante resolución Nº 6391 de 14 de abril de 1999. En vista de lo anteriormente expuesto el Tribunal, pasa a considerar: I. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACION. El texto de la norma solicitada para interpretación por el Juez consultante y la que el Tribunal cree además necesaria interpretar de oficio, es: Acusa también de violación del artículo 96 de esa misma Decisión por no haber realizado la Oficina Nacional competente el examen de registrabilidad, ya que en “el evento que lo hubiera realizado, sin duda alguna el resultado hubiese sido la denegación del registro”.

DECISION 344 Alegando por último falsa motivación del acto administrativo, al haber expresado en la resolución que la solicitud “cumple los requisitos a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: GACETA OFICIAL registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) Interpretación de Oficio: Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

De las normas antes referidas, se concretan los puntos a tratarse en esta sentencia: a) Motivación de los actos administrativos b) La confundibilidad marcaria c) Marcas denominativas (compuestas o complejas) d) Examen de registrabilidad e) Marcas farmacéuticas II. MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Requisito para la validez de un acto administrativo constituye la motivación del mismo, de tal modo que la ausencia, o la falsa o indebida o una motivación parcial, puede llevar a la anulación del acto.

El sujeto activo de la impugnación del acto –el administrado- debe conocer con exactitud cuáles son las razones, motivos y fundamentos por los cuales la Administración ha negado su petición o la ha rechazado. Ese desconocimiento de la motivación, le coloca al administrado en una situación de indefesión que atenta aun contra las normas del debido proceso.

La motivación, en algunas circunstancias deberá ser más extensa que en otras, sobre todo cuando se niega un derecho. Tampoco puede sostenerse que por conceder o negar una petición, el perjudicado crea o estime que no existe la suficiente motivación. 06/06/2001 19.40 El Tribunal, en varias sentencias se ha referido a la motivación como requisito en la fundamentación de un acto administrativo.

Ha dicho en el Proceso 04-AN-97 (G.O. Nº 373 de 21 de septiembre de 1998): “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyendo su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en el Proceso 5AN-97, del 8 de junio de 1998 (G.O. Nº 361 del 7 de agosto de 1998).

“La motivación tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo. “La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o de su materia y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de ‘manera clara y no equí- GACETA OFICIAL voca las razones sobre las cuales se basa el acto’ (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/ Comisión, as 1/69.

Rec. 277). (Criterio ratificado, entre otros, en el proceso No. 59-IP-2000, G.O. Nº 602 de 21 de septiembre del 2.000, marca MAX MARA). Analizado el procedimiento registral El Tribunal, en otro fallo, señaló: “Finalmente, la administración deberá comunicar su decisión al interesado “mediante resolución debidamente motivada”, es decir explicando las razones, las circunstancias y motivos que llevaron a la administración a tomar la resolución en un determinado sentido.

Esta motivación debe ser veraz y satisfactoria, es decir que la misma no debe limitarse a dar una apariencia de mera formalidad, sino que con ella se logre preservar el principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, respetando de una forma adecuada los derechos de los particulares, al permitir que éste pueda conocer las razones que originaron la decisión y pueda en un momento dado y de creerlo conveniente, oponerse a la misma, con fundamento en el derecho de defensa”.

(Proceso 48-IP-99, G.O. Nº 528 de 26 de enero del 2000, marca PIEDEMONTE) El Juez Consultante antes de proceder a la resolución sobre el fondo del asunto materia del juicio interno, debe analizar si en el caso examinado, la resolución impugnada, esto es, la Nº 14060 de 30 de marzo de 1994, la administración se ha pronunciado fundamentándose o sustentándose en motivación suficiente, veraz, satisfactoria y necesaria, aunque no extensa, de las razones, causas y motivos que le llevaron a tomar esa decisión. III.

LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA. Dentro del campo marcario el “riesgo de confusión” es el que generalmente se presenta, y a esa razón se debe la continua y la reiterada jurisprudencia de este Tribunal sobre la materia. La presentación de una solicitud para registro de un signo similar a otro anterior, podría tener varias vertientes, entre otras, la poca origininalidad en el escogimiento del signo o la inten- 06/06/2001 20.40 ción de aprovecharse de las ventajas comerciales del signo que ya se encuentra en el mercado lo que conllevaría un acto de competencia desleal.

Cualquiera que fuere la razón de quien introduce una solicitud de registro para un signo idéntico o semejante a otro ya registrado o solicitado previamente para los mismos productos y servicios, se encontraría impedido de la aceptación de registro porque la ley ampara al titular de un registro y a los consumidores de la confundibilidad que se produzca o pueda producirse con el uso de signos idénticos o semejantes dentro de un mismo mercado cuando dichos signos cubran iguales productos.

El empresario o fabricante para la comercialización de sus productos requiere identificarlos con un signo que difiera de otro anterior y que no reproduzca las características, el género o las cualidades del producto, es decir, quiere tener un distintivo privativo y exclusivo como signo y resultaría desvanecido o infructuoso ese propósito si en el mercado se encontraran varios signos iguales o parecidos para los mismos productos o servicios.

Esta suposición imposibilitaría al público consumidor el identificar un producto o servicio de diferentes empresarios o conocer cual es la fuente de origen del producto. A fin de impedir un comercio caótico de bienes y servicios y precautelar los intereses del consumidor, concepto central del derecho marcario, el artículo 83, en su literal a) ha proscrito el registro de signos idénticos o semejantes para los mismos productos o servicios correspondientes a una solicitud de registro ya introducida o a una marca ya concedida.

La distintividad radica en distinguir productos o servicios de empresarios distintos, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales”. (Proceso 10-IP-96, G.O. Nº 349 de 19 de junio de 1998, marca PREDILECTA) “El signo distinto es aquel que permite en forma inconfundible distinguir, identificar, singularizar y separar a los productos o servicios en el mercado frente a otros, evitando la posibilidad de confusión entre los signos registrados como marcas”.

(Sentencia del Tri- GACETA OFICIAL bunal Andino, Proceso 38-IP-99, de 26 de Enero del 2.000 marca “LEO”) La prohibición referida no se extiende a los signos confrontados en forma individual sino que es necesario contraponer el elemento dual de todo signo, como son los bienes y productos. Ante signos idénticos o semejantes y productos diferentes o disímiles, excepto el caso de la marca notoria, el segundo signo solicitado podría ser registrado, en razón de que la “confundibilidad” en las dos dimensiones –signos-productos- no se presenta.

La confundibilidad entendida de este modo, debe llevar a un hecho presumible o cierto de que entre los dos signos se cause o se pueda causar un error al consumidor, error que es el elemento determinante para la negativa del registro posterior. Esta norma prohibitiva se entiende dentro del concepto de la “especialidad marcaria”, porque un signo no cubre todos los productos o servicios del universo, sino aquellos para los que se ha solicitado, con lo que el amparo legal se extiende a éstos, sin encasillarlos exclusivamente dentro de una clase internacional del nomenclator, sino considerando la competitividad, conexión o vinculación que pudiera darse en el comercio aunque los productos y los servicios pueden constar en otra clase del dicho nomenclator, documento que en ningún caso determina la confundibilidad entre dos o más signos. Entre los criterios para establecer la similitud o la conexión competitiva entre bienes y productos, puede señalarse la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator, los mismos canales de comercialización, los medios de publicidad donde se anuncian los productos, el mismo género de productos (medicinas, fármácos, vitaminas), la relación entre los productos pues si se venden en un mismo sitio y tienen alguna relación entre sí puede haber lugar a la confusión, salvo que los productos tengan la misma finalidad o subsista la posibilidad de intercambialidad, que no se produce por ejemplo, cuando se vende vidrios y computadoras, pues lo uno no suple a lo otro (ver Proceso 8-IP-95, G.O. Nº 231 de 17 de Octubre de 1996, marca LISTER) “La aplicación de las causales de irregistrabilidad de orden comunitario no podrá realizarse contemplando individualmente la iden- 06/06/2001 21.40 tidad o similitud entre signos sino comparándolos con la distinta naturaleza y función de los productos o servicios respecto de los cuales se pretenden usar dichos signos. La esencia misma de la distintividad radica en la comparación entre signos y productos o servicios…(Proceso 43-IP-98, G. O. Nº 490 de 4 de octubre de 1999, marca “FAIRBANKS” ) Con respecto a la función del nomenclator, el Tribunal se pronunció dentro del Proceso 04IP-98, G.O. Nº 375 de 7 de octubre de 1998, marca “OPTIPAN”, en los siguientes términos: “Es que si bien la clase de la Clasificación Internacional de Niza puede servir como un indicio para afirmar que los diferentes bienes agrupados en una determinada clase presentan entre ellos características comunes de tal naturaleza que al ser identificados con marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diferentes, puede generarse confusión, ese sólo hecho no resulta suficiente, pues en verdad al repasar cada una de las clases allí dispuestas, se observa que en una misma se reseñan productos de tan variada índole que ni por asomo podría generarse confusión al ser identificados con marcas idénticas o similares, obviamente, haciendo salvedad de las marcas notorias”.

En la práctica el determinar la confundibilidad entre dos signos es competencia privativa de la administración, acción que siendo subjetiva no puede ser arbitraria ni absoluta. Para determinar el grado de confundibilidad, la que puede llegar a la identidad o a la semejanza, se ha desarrollado bajo la jurisprudencia y la doctrina reglas que deben ser reconocidas y aplicadas por el juzgador.

Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit. Robis, Buenos Aíres, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;

GACETA OFICIAL - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. En relación con dichos criterios, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, ésto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos: 01-IP-87, G.O. Nº 28, del 15 de febrero de 1987. marca “VOLVO”; y, 40IP-99, marca “LAUREL”, G.O. Nº 428 de 26 de enero del 2.000).

Un signo es percibido por la vista, el oído y descifrado o analizado mentalmente en su contenido, y los campos dentro de los cuales puede producirse la confusión en el consumidor al que se le atribuye un razonamiento medio, son el visual, el auditivo y el ideológico. De estos análisis pueden presentarse entre los signos en comparación similitudes gráficas u ortográficas, fonéticas o conceptuales, y baste que entre los dos se diera una posible, aunque no real, confundibilidad en uno de estos aspectos 06/06/2001 22.40 para que el signo posteriormente solicitado quede marginado del registro, en aplicación del principio “primero en el tiempo, primero en derecho”, esto es, quien primero solicita tiene la primacía en el registro, siempre que el signo reúna los requisitos de registrabilidad y no se involucre en las prohibiciones legales.

IV. MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS O COMPLEJAS La visión en conjunto del signo, regla de “oro” para el cotejo marcario, se ha de referir al examen integral tanto de la audición, de la lectura y grafía, de la pronunciación, y del concepto que cada, signo evoca, y no surgiendo duda de una confusión en uno de estos campos, el signo puede ser registrable, aclarando que la similitud de productos agudiza el grado de confusión. Una marca denominativa puede estar integrada por una sola expresión o palabra o varias palabras o una palabra compuesta.

Y para estos casos el analisis de los signos confrontados requiere de otros puntos de vista que sin apartarse de la regla de la visión en conjunta o de la no desintegración de los signos por sílabas o letras, es necesario tomarlos en consideración a fin de llegar a establecer la semejanza entre los signos y la consecuente confundibilidad.

Los signos en cuestión, por un lado consisten en el prioritario LIFE y el solicitado OMNILIFE. Al signo inicialmente registrado LIFE, es evidente que se ha añadido como prefijo la palabra “OMNI”, el que proviene del latin “omnis”, que significa “todo”. Un término añadido a otro signo registrado previamente, para que logre su propia identificación e individualización, debe estar provisto de la suficiente carga semántica y eficacia particularizadora para producir una adecuada identificación de dicha marca, suficiente y apta para evitar inducir a error a los consumidores respecto a los signos y productos.

Determinar cuál de las dos palabras empleadas en el signo solicitado constituye el factor preponderante o el núcleo esencial, para su utilización o identificación, es un elemento más en el que debe reflexionar el juzgador para GACETA OFICIAL tomar su decisión. OMNI, es un prefijo usual que no puede ser apropiado por persona alguna con el carácter de exclusivo, en tanto que el término LIFE, que en el caso concreto representa la abreviatura de la razón social LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS, aunque también provenga del ingles y puede constituir un término de fantasía, pese a que es conocido ya en el comercio como sinónimo de vida, aparentemente tiene un mayor índice de penetración como para convertirse en el eje determinante entre los dos signos. De la respuesta al análisis de cuál de las expresiones en el signo OMNILIFE es la que cuenta con mayor fuerza expresiva dependerá el grado de confusión que llegue a establecer el Tribunal Consultante.

Respecto a las marcas denominativas compuestas, en el proceso 21-IP-98 (G.O. Nº 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS”), el Tribunal Andino se manifestó en los siguientes términos: “Una denominación marcaria puede estar integrada por uno o varios vocablos, siendo más eficiente el signo desde el punto de vista de la percepción, cuando tenga una estructura simple.

“Si el signo se encuentra compuesto únicamente por denominaciones que, en relación con los productos o servicios de que se trate, resultan genéricas, descriptivas o usuales no podrá acceder al registro como marca, pues en tal caso falta la nota de distintividad ya analizada. “En este campo corresponde anotar que en la comparación de denominaciones compuestas el análisis debe descartar las palabras genéricas que por su naturaleza no agregan nada a la distinción marcaria.

“La apropiación como signos de uso exclusivo de vocablos genéricos o descriptivos, o que contengan prefijos o sufijos que se han convertido en usuales o comunes, no está permitida; en primer lugar porque esos vocablos no cumplen con las condiciones de distintividad de la marca, y en segundo término, porque impediría que otros empresarios puedan utilizarlos, eliminando del uso comercial palabras que pertenecen al uso 06/06/2001 23.40 generalizado de los productos.

Por ese motivo las marcas que contienen esa categoría de expresiones, son marcas débiles, que enfrentarán más tarde la contingencia de que se inscriban otros signos que contengan esas mismas palabras, sin que puedan formularse observaciones al nuevo registro, con opción de éxito. “En la comparación del signo a registrarse cuando es compuesto, también es necesario determinar cuál es la palabra que puede darle más caracterización o fuerza distintiva o es la precisa para que haga posible su identificación y diferenciación con otros, que lleven uno o varios de los vocablos ya registrados.

De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado. “La presencia de una palabra con contenido distintivo, aunque las otras sean iguales o parecidas a un signo con anterior registro, no impediría el acceso marcario del segundo, más aún si el primero contiene en su composición palabras de uso común y usual, las que no son apropiables como de uso exclusivo.

Sobre el punto esta sentencia se remite a lo expresado dentro del proceso 25IP-97, G.O. Nº 329 de 9 de marzo de 1998: “’La exclusión de los componentes genéricos dentro de la comparación de marcas denominativas tiene su razón de ser: tales componentes no son apropiables en exclusiva y nadie puede pretender desplazar con el registro de esos nombres a otros comerciantes interesados en el uso de ese vocablo.

Además, si el consumidor va a asociar el término genérico con el producto en sí mismo y no con el origen empresarial, ese término no cumple ninguna función marcaria. En estos casos el examen del signo marcario ha de realizarse prescindiendo de esos términos y analizando en su globalidad el resto del signo, que deberá en todo caso, en su conjunto, mantener la fuerza distintiva que requiere un signo para el registro.

De esta forma se cumpliría a cabalidad el objetivo que se persigue al examinar una marca, cual es, determinar la impresión general que el signo produce en la mente del consumidor”’. GACETA OFICIAL En cuanto al uso de prefijos, el Tribunal en el Proceso 25-IP-98, (G.O. Nº 428, de 16 de abril de 1999), marca PINTUBLER, manifestó: “Existen determinados prefijos que han pasado al uso común para identificar determinados bienes, por lo que carecen de toda distintividad.

Y, consecuentemente ninguna persona puede apropiarse de ellos, pues sería concederle un privilegio inusitado que ni la misma ley les reconoce. Por ello resultaría absurdo que una persona propietaria de una marca que contuviera un prefijo de uso común fundamente en ese solo hecho la posibilidad de que prospere una oposición al registro por vía de observaciones formuladas al mismo.

“La distintividad en este tipo de marcas que contienen prefijos de uso común se fundamenta en los sufijos que los acompañan, ya que deben ser sufijos de fantasía, ellos mismos impregnados de una distintividad que les permita diferenciar una marca de otra, y, por lo tanto que, entre los sufijos de fantasía que acompañen a estos prefijos de uso común no exista una real confundibilidad que lleve a negar la marca posteriormente solicitada.

“En consecuencia, en el presente caso el Juez nacional consultante deberá, en relación con lo expuesto, analizar la composición de la marca PINTUBLER, para determinar, tomando en cuenta la naturaleza del prefijo PINTU, si la segunda parte de la marca analizada le da, en su conjunto, la suficiente distintividad para permitirle permanecer coexistiendo en el mercado.” Dentro de la jurisprudencia española cabe citarse el pronunciamiento del Tribunal Supremo, Sala 3a, Sección 3ª, RAJ 1819/1993, dentro de la cual para confirmar el riesgo de confusión entre las marcas KRAZY NAIL y la prioritaria CRAYCY, se dijo: ”En la fonética castellana, los términos “Krasy” y “Crazy” se pronuncian de manera idéntica y la adición del vocablo “Nail” no disipa el riesgo de confusión y al contrario lo aumenta con uno de asociación de procedencia. El significado en inglés de la palabra “crazy” o incluso la distinta pronunciación en esa lengua en los términos enfrentados no puede 06/06/2001 24.40 transcender al consumidor medio que desconoce ese idioma (“Revista General de Derecho”), dirigida por José Massaguer Fuentes, Valencia, España, 1994, página 3902 La misma obra hace referencia a otro fallo de esa Sala del Tribunal Supremo de Justicia, con respecto a las marcas RM.

FECORD MASTER / MASTER, habiendo negado la inscripción de la primera frente a la anteriormente registrada. En este fallo expresó: “Las denominaciones enfrentadas tienen en común las palabras inglesas “master”, que no obstante su origen extranjero va siendo usual en España como una titulación especializada y “record” también usual en el lenguaje deportivo como la mejor actuación de los competidores.

La inclusión en la denominación solicitada del distintivo de la prioritaria con esos aditamentos de nivel superior para amparar los mismos productos hace necesaria una estricta valoración de los elementos fonéticos y de escritura comunes con el fin de evitar el error o confusión que entre productos similares pueda producirse en el consumidor medio llevándole a adquirir el producto no deseado… Las diferencias existentes entre las marcas enfrentadas no bastan para eludir el riesgo de confusión que se produce por la asociación mental que se crea entre la nueva y la registrada que hace aparecer la solicitada como un producto de mejor calidad que el prioritario (obra citada, página 3904) El tratadista Fernandez Novoa, cita la sentencia del Tribunal Supremo Español, Sala Cuarta, del 19 de febrero de 1973, en aras de explicar el examen de marcas compuestas donde aparecen raíces o prefijos comunes: “el principio comparativo debe partir de la totalidad de las sílabas y letras que constituyen la integridad de las palabras esta regla general interpretativa tiene excepciones de las que se infiere que cuando la terminación de una palabra sea de uso común o genérico universalizado de muchos distintivos no son susceptibles las mismas de apropiación exclusiva ni pueden servir para discriminar entre las distintas denominaciones las marcas con principio o raíz o terminación genérica o común hay que prescindir de esas partículas y atender a las posteriores o anteriores GACETA OFICIAL que han de matizar el distingo no es viable que entre en la comparación de las marcas lo que sea común o genérico en ellas y sí sólo el resto de lo que componen los vocablos”.

(Fundamentos de Derecho de Marcas, Fernández Novoa, pág.: 201)” El mismo autor ha añadido: “( ) Está plenamente justificada, a mi modo de ver, la regla de que al comparar las marcas denominativas hay que prescindir del elemento genérico de las mismas; es más: la omisión debe extenderse así mismo a los componentes simplemente descriptivos de las denominaciones confrontadas….

(obra citada página 217) De lo hasta aquí dicho, se puede concretar que si en el residuo fonético de los dos signos, es la palabra LIFE la predominante como expresión distintiva, los dos signos serían idénticos y bien se prestarían a confusión considerando, por otro lado, que los bienes o productos que las dos marcas cubren o amparan son semejantes, examen que reviste más rigurosidad como se remarcará posteriormente, al tratarse de marcas farmacéuticas.

Conceptualmente entre los signos, puede existir la posibilidad de que se considere que la marca OMNILIFE tiene un mismo origen empresarial o es parte de lo que en doctrina se conoce como “familia marcaria”. V. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE UNA MARCA La regla contenida en la disposición del articulo 96 de la Decisión 344, manifiesta una expresa y terminante obligación para la Oficina Nacional Competente, radicada en realizar, dentro del procedimiento de registro de un signo, el examen de fondo para determinar la registrabilidad de un signo, obligación que se extiende a los supuestos de la presencia o no de observaciones.

El Tribunal en varios fallos ha sentado ya un precedente jurisprudencial sólido sobre el alcance y contenido de la norma del artículo 96. En el proceso 48-IP-99, G.O. Nº 528, del 26 de enero del 2000 (marca “PIEDEMONTE”) El Tribunal reiteró su anterior jurisprudencia y expresó: 06/06/2001 25.40 “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por tanto no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y, con este fundamento, a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. (Proceso 22-IP-96, G.O. Nº 265, del 16 de mayo de 199, marca: “EXPOMUJER”) De igual manera, en otra sentencia, ha expresado: “La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan ‘observaciones’, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca”. (Proceso 27-IP-95, G.O. Nº 257, de 14 de abril de 1997, marca “EXCLUSIVA”) “Esta obligación de la autoridad nacional competente es insoslayable y no puede estar sujeta a su libre criterio o arbitrio, pues los artículos 72 y 73 [Decisión 313] son claros y terminantes y no dejan lugar a interpretaciones caprichosas.

Se establecen, para que no puedan registrarse como marcas las que incurran en las diferentes causales, dejando claro que este examen responsable y serio, es el que determina la decisión de otorgar o de negar el registro. La decisión en consecuencia debe ser motivada, pues es el único medio de que revista el carácter de decisión administrativa legal y no decisión arbitraria.

Corresponde entonces que la autoridad administrativa, a tiempo de decidir el rechazo o la aceptación, deje constancia de haber cumplido con la obligación de examinar la registrabilidad, como corresponde de GACETA OFICIAL acuerdo al artículo 85 de la citada Decisión.” (Sentencia del 04-XI-96 que puso fin a la interpretación prejudicial 21-IP-95, caso “AFLOX”, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1994-1995, tomo IV, pág. 353).

Criterio ratificado dentro del Proceso 55-IP-99, G.O. No. 539 de 28 de febrero del 2.000, marca “FARLIN”. VI. MARCAS FARMACEUTICAS Se ratifica una vez más el criterio de este Tribunal sostenido en los Procesos 13-IP-97, marca “DERMALEX; 30-IP-2000, marca “AMOXIFARMA” (G.O. Nº 578, de 27 de junio del 2000) y 48-IP-2000, marca “BROMTUSSIN” (G. O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000), y por la más reciente sentencia en el Proceso 70-IP-2000, marca PLATINOL de 24 de enero del 2001, (G.O. Nº 642 de 15 de febrero 2001).

Si bien en este caso no se trata de medicamentos, sino de productos vitamínicos, se relaciona en todo caso con productos concernientes a la salud humana, más aun cuando indebidamente suministrados pueden causar trastornos en el organismo humano. Por esa razón lo dicho para los productos farmacéuticos puede ampliarse a los casos de productos contemplados en la misma clase 5, sobre vitaminas, suplementos nutricionales aditivos alimenticios y otros, y además guardan conexión en algunos de los aspectos señalados anteriormente sobre la confundibilidad de productos y servicios en el campo de la competitividad.

En el Proceso 30-IP-2000, (G.O. Nº 578, de 27 de junio del 2000) el Tribunal expresa: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. 06/06/2001 26.40 Advertencia que restringe la confundibilidad más aún tratándose, en este caso, de un producto de uso delicado.

Dentro del proceso 48-IP-2000 (G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000), siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera el Tribunal expresó: “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. Se ratifica una vez más este criterio.” De todo lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONCLUYE: 1.

La resolución que apruebe y más aún la que niegue un registro marcario deberá contener la suficiente, veraz y real motivación, a fin de que el administrado pueda cerciorarse a cabalidad de las razones por las que se emitió el acto administrativo. El juez nacional antes de decidir el fondo del asunto, analizará si la resolución cumple con este requisito esencial para la validez de los actos administrativos. 2.

La confundiblidad producida por la identidad o semejanza entre los signos debe ser también analizada frente a los productos o servicios que la marca va a cubrir o proteger. Signos similares para iguales productos o servicios acentúa la confundibilidad. 3. Las marcas denominativas pueden estar compuestas de una o varias expresiones o de una palabra compuesta o compleja.

En este caso procede examinar cuál de los términos repercute con mayor fuerza o impresión en el signo para que constituya el elemento diferenciador esencial y de comparación con otro signo disputado. GACETA OFICIAL 4. Los añadidos que se agreguen a signos ya registrados, deberán contener la suficiente fuerza o carácter distintivo para evitar que se produzca la confusión con el signo anterior.

Si el añadido carece de esa capacidad diferenciadora, la confusión resalta como impedimento registral. 5. La utilización de prefijos o de sufijos o de términos usuales o comunes o genéricos en las marcas denominativas, no servirá como elementos de contraste con otro signo solicitado o registrado para determinar la confundibilidad. Esas palabras no deben ser consideradas para el cotejo marcario. 6.

La Oficina Nacional competente está en la obligación de proceder al examen de registrabilidad de una marca, se presenten o no observaciones, examen que alcanza el carácter de riguroso al tratarse de marcas farmacéuticas o de productos que se relacionan o vinculan con la salud humana. 7. La autoridad examinadora de la confundibilidad, si bien procede con un carácter subjetivo, éste no debe ser arbitrario ni absoluto, sino debe regirse por criterios técnicos y especializados, como los mencionados en esta sentencia. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que dicte en el Proceso Interno Nº 5989, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Tratado de 06/06/2001 27.40 Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente interpretación al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera mediante copia certificada y sellada. Remítase igualmente, copia de esta providencia a la Secretaria General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 06/06/2001 28.40 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 03-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, y párrafos a) de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: BUMBLE BEE SEAFOODS INC. Caso: denominación “DIPLOMATICO” (proceso interno correspondiente al expediente No. 5645). Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 09 de mayo de 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El artículo 32 de su Tratado de Creación, en virtud del cual le corresponde interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino;

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos arriba identificados, formulada por intermedio del Consejero Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; El auto del siete de febrero del año en curso, mediante el cual se admitió a trámite la referida solicitud; y, Las piezas procesales contenidas en el expediente remitido por el juez consultante, en particular: la demanda propuesta por el apoderado especial de la sociedad BUMBLE BEE SEAFOODS INC.; las resoluciones impugnadas, Nos. 006334, 30539 y 012665; y, la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Con vista de lo anterior, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previa referencia tanto a los hechos como a los argumentos y pretensiones de las partes sometidos a la consideración del juez nacional consultante: A) Hechos La sociedad BUMBLE BEE SEAFOODS INC., ahora actora, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el registro de la denominación “DIPLOMATICO”, para identificar exclusivamente “atún enlatado”, producto comprendido en la Clase Internacional No. 29 (a saber: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles).

Publicado el extracto de la solicitud en la correspondiente Gaceta de Propiedad Industrial, la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A. presentó observaciones, con base en su marca “DIPLOMATA”, destinada a proteger productos de la Clase 30 (a saber: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagres, salsas (condimentos); especias, hielo”).

Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos emitió la resolución No. 006334 del 28 de febrero de 1997, por la cual declaró fundada la observación presentada y negó, por tanto, el registro de la denominación “DIPLOMATICO”. Contra dicha resolución el solicitante del registro interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, los que, a su vez, fueron resueltos por las resoluciones Nos. 30539 del 28 de noviembre de 1997, ésta expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 01665 del 09 de febrero de 1999, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, confirmatoria en todas sus partes de la resolución impugnada.

GACETA OFICIAL B) La demanda Según el resumen contenido en la consulta formulada, se desprende de la demanda lo siguiente: 06/06/2001 29.40 dente que el consumidor medio no confundiría “DIPLOMATA” que identifica “confites”, con “DIPLOMATICO” solicitada para proteger exclusivamente “atún enlatado”. C) Contestación de la demanda La Administración demandada, al expedir las resoluciones ahora impugnadas, violó el artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto no tomó en cuenta que la denominación solicitada en registro, “DIPLOMATICO”, es un signo perceptible, susceptible de representación gráfica y con fuerza distintiva suficiente.

Asimismo violó lo previsto en los párrafos a) de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, ya que no tuvo en cuenta que las marcas en conflicto pueden coexistir pacíficamente en el mercado, dado que las alegadas similitudes no llegan a ser lo suficientemente contundentes como para inducir al público consumidor a error. Por otro lado, considera que, al ser las marcas en comento denominativas, están compuestas exclusivamente por palabras, y, en ellas, no se presentan ni la misma secuencia de vocales, ni el mismo número de sílabas y, por otra parte, la coincidencia de las letras iniciales se ve atenuada sustancialmente por la longitud de los signos y por la terminación de la denominación solicitada en registro con las sílabas “TICO”, lo cual le da aún mayor distintividad a la marca solicitada en registro.

El signo “DIPLOMATICO” tiene un significado en nuestro idioma, “perteneciente a la diplomacia”, por lo que el consumidor no tiene que hacer mayor esfuerzo en recordarlo; en tanto que la marca “DIPLOMATA”, por ser un término de fantasía y no tener en consecuencia significado en nuestro idioma, requiere de mayor esfuerzo para retenerlo por parte del consumidor.

Así, existe una evidente y manifiesta diferencia conceptual entre las denominaciones confrontadas. Adicionalmente considera que entre los productos identificados con la marca fundamento de la negativa de registro y el que se pretende amparar con la solicitada, no existe conexión competitiva, ya que son de distinta naturaleza y finalidad, y se encuentran además en una diferente clase del nomenclátor.

Al respecto observa que dichos productos son comercializados en góndolas diferentes, por lo que resulta evi- La Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad del acto administrativo impugnado, argumentando que de los documentos obrantes en el expediente N° 93-380325 relativo a la denegatoria del registro de la marca “DIPLOMATICO”, se desprende lo siguiente: La Oficina Nacional Competente en ejercicio de sus atribuciones legales, concedidas tanto por el Derecho Comunitario como por el interno, expidió legal y válidamente las resoluciones impugnadas.

Argumenta la demandada Superintendencia de Industria y Comercio que, “efectuado el examen sucesivo y comparativo de la denominación solicitada en registro, se concluye en forma evidente que existen semejanzas capaces de inducir al público consumidor a la confundibilidad respecto de la marca previamente registrada. En consecuencia, la marca ´DIPLOMATICO´ solicitada para la clase internacional No. 29 (SIC) es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria”.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A: Que la consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 61 del respectivo Estatuto; y, Que el texto de las normas que se pasa a interpretar, es el siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

GACETA OFICIAL “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marca los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

“( ) “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mimos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“( )”. Con vista de los puntos en definitiva controvertidos en el proceso interno, considera este Tribunal que los temas cuya interpretación al respecto plantea la norma a interpretar, son consecuentemente los siguientes: I. La marca y sus características Reiterada jurisprudencia del Tribunal, apoyada en calificada doctrina, define marca como un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representada por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

(Ver, entre otras, la sentencia de interpretación prejudicial del 16 de junio del año 2000, correspondiente al caso 36-IP-2000, marca “AMERICAN STAR QUALITY”. Publicada en G.O.A.C. No. 583 del 17 de julio del 2000). Del anterior concepto, que recoge los requisitos básicos exigidos por el propio artículo 81 de la Decisión 344 —norma aplicable al presente caso— se desprenden las siguientes características de la marca: 06/06/2001 30.40 a) La perceptibilidad, entendida como la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, quien de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad al signo. Adicionalmente se observa, que para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma generalizada el sentido de la vista, por lo que se han venido considerando preferentemente como perceptibles, aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo o a un conjunto de dibujos. b) La distintividad, función esencial de la marca, que radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.

Al respecto, ha expresado en reiteradas ocasiones este Tribunal, que un signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Además, un signo distintivo es individual y singular, debiendo diferenciarse de cualquier otro, carácter que a la marca se le reconoce, a más de la novedad y la especialidad.

Por tanto, se exige que el que se pretenda registrar no se confunda con los ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de los semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no tiene virtualidad de marca y por tanto no puede ser registrada como tal.

(Criterios recogidos en sentencia de interpretación prejudicial Nos. 12-IP-96, publicada en G.O.A.C No. 265 del 16-V-97, caso “MARGARINA EXCLUSIVA” y 32-IP-96, publicada en G.O.A.C No. 279 del 25-VII-97, caso “DC’OS”). c) Finalmente, como último elemento característico de la marca está el de la susceptibilidad de representación gráfica, que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial; esa descripción, ademas, sirve al examinador para formarse “ una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente seña- GACETA OFICIAL lados”.

(Marco Matías ALEMAN, “Marcas”. Top Management, Bogotá, pág. 77). De todo lo anterior se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos del artículo 81 interpretado, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Situación que en el presente caso deberá necesariamente analizar la alta jurisdicción consultante respecto de la denominación “DIPLOMATICO”, solicitada para identificar “atún enlatado”. II. Marcas denominativas y reglas para efectuar el correspondiente cotejo marcario Por lo señalado respecto a la marca y a sus características, este Tribunal, en lo referente al caso concreto, considera que resulta también necesario para el juez consultante examinar lo referente a las marcas denominativas, dado que precisamente a este tipo corresponden las ahora confrontadas “DIPOLOMATICO” y “DIPLOMATA”.

Llamadas también nominales o verbales, las marcas denominativas utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas denominativas se subdividen en: por un lado, marcas sugestivas —que tienen una connotación conceptual referente a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y, por el otro, las arbitrarias, que son las que no manifiestan conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que van a identificar.

Por lo que, remitiéndonos al caso objeto de la presente providencia, parecería que DIPLOMATICO, marca cuyo registro se busca, es de naturaleza arbitraria. (Véase sentencia producida con motivo del caso 09-IP-94, de fecha 24 de marzo de 1995, marca “DIDA”. Publicada en la G.O.A.C. Nº 180 del 10 de mayo de 1995, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, p. 90).

Finalmente, y en cuanto a la comparación de las marcas denominativas y a los fines de de- 06/06/2001 31.40 terminar el riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los siguientes criterios en la comparación marcaria: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, regla que se ha considerado de máxima importancia, por lo que obliga a que ese cotejo deba ser realizado en conjunto, sea cual fuere el tipo de marcas; 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo la necesidad de un análisis simultáneo, ya que el consumidor identifica las marcas individualizadamente y no simultáneamente. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Al decir del profesor BREUER MORENO la similitud general entre dos marcas depende más bien de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de aquellos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos identificados junto con las marcas confrontadas. 5.

La comparación de las marcas en el plano fonético, en donde el criterio generalmente aceptado por la doctrina y jurisprudencia, es que en la comparación el examinador debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas”. Siendo en este análisis los criterios que deben ser utilizados, los siguientes: * El relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas; y, dentro de este primer punto: el examinador deberá apreciar la posición de la sílaba tónica así como la posible confundibilidad que se desprenda entre ellas; y, asimismo, apreciar la igualdad del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca. * Habrá de considerarse la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, dado que “la sucesión de las vocales en el mismo orden GACETA OFICIAL habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas” dado que esa “sucesión asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

(FERNÁNDEZ-NOVOA, ob. Cit., p. 206). * Al comparar las marcas, ha de tomarse en cuenta además la disparidad o la coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones confrontadas, no siendo en algunos casos bastante para determinar la confusión la coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas idénticas o similares si los demás componentes de cada una de las marcas confrontadas otorga al resto del elemento denominativo de la marca la suficiente carga diferencial que le proporcione la distintividad suficiente para ser registrada.

Todo lo cual, ha sido anteriormente expuesto por este Órgano Comunitario en la sentencia de interpretación prejudicial 09-IP-94 del 24 de marzo de 1995, correspondiente al caso “DIDA”, publicada en la G.O.A.C. No. 180 del 10 de mayo de 1995 y en la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, 1994-95, p. 94 a 95.

Y, recientemente en la sentencia 56IP-2000 del 06 de septiembre del año 2000, correspondiente a la marca “EFFER”. III. La clase para la cual están destinadas las marcas El derecho al registro de la marca, se extiende a la clase o categoría oficial de los productos clasificados en un determinado grupo del nomenclátor. Por lo que se asume que la mencionada extensión del derecho a la marca, tiene su límite en la clase a la cual está destinada a identificar el producto o servicio de que se trate, y no cubrirá otros productos de clasificación distinta, cualquiera que sea su semejanza o parecido con el producto registrado.

De igual modo, la pertenencia a una misma clase —verdad formal— no sirve para demostrar la similitud —verdad real— entre dos o más productos o servicios. El consumidor, se ha dicho, no distingue entre clases sino entre productos. Conviene advertir que, si los productos de por sí se distinguen claramente unos de otros, fuera de toda duda razonable de parte del consumidor, no se requeriría, por supuesto, que los distinguiera una marca.

De no ser así, el derecho sobre la marca resultaría prácticamente ilimitado. 06/06/2001 32.40 La doctrina ha planteado algunos criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge OTAMENDI, Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS), los que a su vez han sido recogidos por la jurisprudencia de este Órgano Judicial.

En efecto, en la sentencia que puso fin al caso 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996, correspondiente a la marca “LISTER” (publicado en G.O.A.C. No. 231 del 17 de octubre de 1996 y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, p. 324 y s.s.), se expresaron los siguientes criterios, útiles también para el presente caso: 1.

Inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor Esta regla es aplicable al limitarse el registro a uno o varios de los productos de una misma clase; lo que en el presente caso no se aplicaría, en razón de que las identificadas con las marcas confrontadas corresponden a diferentes usos. 2. Canales de comercialización Para el expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales en donde se comercializan, influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertida para el consumidor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. 3. Idénticos o similares medios de publicidad También tienen relación con los medios de comercialización o distribución de productos, los medios de difusión. Si los productos en conflicto se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.

Por el contario, si la difusión es restringida por me- GACETA OFICIAL dio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. 4. Relación o vinculación entre productos Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. No sería lo mismo vender en un lugar cocinas y refrigeradoras, que vender en otro, helados y muebles.

En consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio interesado en adquirirlos, asuma que provienen de un mismo productor. 5.

Mismo género de los productos Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen características similares, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).

Al apreciar la posible similitud real entre los signos en conflicto, deberá tenerse en cuenta, el punto de vista del consumidor. Por lo que, el principal criterio para detectarla será el de la finalidad o uso del producto o servicio, el de su aplicación normal y su utilización práctica, ya que de estos aspectos suele depender el posible riesgo de confusión. Si los productos o servicios se destinan a finalidades iguales, idénticas o afines, y además circulan en un mismo mercado, es evidente la presencia de una similitud real para el consumidor, quien podrá confundirse, que es lo que justamente se pretende evitar.

De tal manera que, para efectos de establecer similitudes o parecidos entre dos marcas, deberá determinarse la diversidad real o heterogeneidad entre aquellos productos representados, que de por sí, permita una suficiente diferenciación, sin necesidad de acudir a las marcas. En aplicación de todo lo anteriormente expresado, le corresponde al juez consultante precisar si entre las marcas confrontadas, “DIPLOMATICO” y “DIPLOMATA”, tomando muy en cuenta los productos para los cuales están 06/06/2001 33.40 destinadas, existen los suficientes elementos para determinar el riesgo de confusión. De todo lo expuesto EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1º La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes o comercializados por una persona, de los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula necesariamente la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica del signo que con ella se ampara. 2° Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados.

La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente deben tenerse en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia. 3º Corresponde confrontar la marca analizada con las que sirven de fundamento para la negativa de registro, debiendo concluir en la existencia o no del denominado riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, ello partiendo de un análisis en conjunto de las marcas, sin mutilación o alteración alguna de ellas. 4° Para llegar a determinar la similitud entre dos signos marcarios, se ha de tomar en cuenta la ubicación de los productos que ellos protegen en el nomenclátor, y de igual manera, los criterios para establecer la conexión competitiva entre éstos, ya que en principio, al no existir conexión alguna entre los productos, la similitud de los signos no impedirá el registro de la denominación solicitada. 5º No obstante cumplir la solicitud de registro de marca con los requisitos legales y regla- GACETA OFICIAL 06/06/2001 mentarios, se deberá rechazar aquella que pretenda amparar signos confundibles con otros ya registrados o solicitados con anterioridad por un tercero, pero sobre todo si tales marcas corresponden a productos o servicios comprendidos en una misma clase del nomenclátor.

El juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en esta sentencia con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada del mismo, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 34.40 Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE PROCESO 33-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A. Marca: “BUNKER”. Proceso interno Nº 5956. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los nueve días del mes de mayo del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera de Estado, doctora Olga Inés Navarrete Barrero. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Es demandante en esta acción la sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A.INDUCALSA, siendo demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y, considerado como tercero interesado en el proceso, el señor GERMÁN LAISECA HERNÁNDEZ. VISTOS 1.2. Actos administrativos demandados. Que la solicitud recibida por este Tribunal el 10 de abril del año 2001, se encuentra ajustada a las disposiciones del artículo 61 de su Estatuto, y que en consecuencia ha sido admitida a trámite.

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A.-INDUCALSA demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nuli- GACETA OFICIAL 06/06/2001 35.40 dad de la Resolución Nº 14051, de 22 de julio de 1999, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, por medio de la cual se revoca la Resolución Nº 23069, de 29 de agosto de 1997, por la que la División de Signos Distintivos, resolviendo el recurso de apelación, declara fundada la observación presentada por INDUCALSA y se niega el registro como marca de fábrica para la denominación “BUNKER”, solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 25 de la Clasificación Internacional de Niza., por considerar que la denominación enunciativa BUNKER y la marca BUNKY son confundibles. 5.

El señor GERMÁN LAISECA HERNÁNDEZ, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la Resolución Nº 23069 de 29 de agosto de 1997. 1.3. Hechos relevantes. 7. El 22 de julio de 1999, mediante Resolución Nº 14051, el Superintendente de Industria y Comercio decide revocar la resolución Nº 23069 de 29 de agosto de 1997, emanada de la División de Signos Distintivos, concediendo, contrariamente, el registro de la marca nominativa BUNKER para distinguir productos de la clase internacional 25, por el término de diez (10) años, en favor del señor GERMÁN LAISECA HERNÁNDEZ.

Se declara en esta Resolución, además, que se agota con ella la vía gubernativa. La Instancia Consultante, destaca los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. El señor GERMÁN LAISECA HERNÁNDEZ, domiciliado en Ibagué, Tolima, Colombia, a través de apoderado presentó el 30 de diciembre de 1994 una solicitud en la cual pidió ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro de la marca “BUNKER” destinada a distinguir productos comprendidos en la clase internacional Nº 25. 2.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 412, de 30 de enero de 1995, pág. 234. 6. El 10 de mayo de 1999, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolviendo el recurso de reposición, expide la Resolución Nº 08559, en la que confirma la Resolución Nº 23069 de 29 de agosto de 1997 y niega así mismo el registro de la marca BUNKER, por considerar que esa denominación es confundible con la marca registrada BUNKY. 8.

El 4 de agosto de 1999 fue notificada la resolución Nº 14051 de 22 de julio de 1999 a la sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A. INDUCALSA, la misma que decide iniciar la acción de nulidad y restablecimiento del Derecho, objeto de la controversia en que se origina el pedido de interpretación prejudicial. b) Escrito de demanda 3. La sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A.-INDUCALSA, con domicilio en Quito, Ecuador, por intermedio de apoderado, formuló oposición al registro de la marca BUNKER, aduciendo ser propietaria de la marca mixta BUNKY, registrada en Colombia desde el 31 de octubre de 1994 mediante Resolución Nº 44306 y, que distingue productos también de la clase 25. 4.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución Nº 23069, de 29 de agosto de 1997, por medio de la cual declara fundada la observación presentada por INDUCALSA, y niega el registro para la marca “BUNKER”. La sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A. INDUCALSA, fundamenta su demanda argumentando que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81, 83 literal a), 102, 146 y 147 de la Decisión 344, entre otras disposiciones internas colombianas, en torno a lo cual manifiesta: “Lo anterior, debido a que al otorgar la marca BUNKER Clase 25 al señor GERMAN LAISECA HERNANDEZ, por resolución No. 14051 del 22 de julio de 1999, que revocó la resolución No. 23069 del 29 de agosto de 1997, permitió la coexistencia de dos signos confundibles como sucede con las marcas BUNKY Y BUNKER marcas que se encuen- GACETA OFICIAL tran registradas para distinguir los mismos productos de la clase 25 internacional”.

En la demanda se destaca alguna jurisprudencia originada en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como la sentada en los Procesos 1-IP-87, 2-IP-95, 27-IP-95 y 4-IP-94. c) Contestación de la demanda 1. La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda niega haber incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Argumenta que el fundamento de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajustó plenamente a derecho y a lo establecido en las normas vigentes en materia marcaria, manifestando, en lo fundamental, que: “Efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas “BUNKY” y “BUNKER” clase 25, se concluye que no existen semejanzas gráficas, ortográficas y conceptuales y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conllevan a error al público consumidor.

“En consecuencia, la marca “BUNKER” solicitada por Germán Laiseca Hernández, para distinguir productos de la clase 25 es registrable y cumple todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se dan todos los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad.

“La resolución nº 14964 del 30 de julio de 1998 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio no es nula, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.” En su contestación a la demanda refiere jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como la sentada en los Procesos 14-IP-98, 22-IP-96, 1-IP-87. 06/06/2001 36.40 2.

El señor GERMÁN LAISECA HERNÁNDEZ, por su parte, argumenta no haberse violado ninguna de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Expresa: “De lo expuesto se concluye que si bien entre la expresión BUNKER y la expresión BUNKY, existen semejanzas de índole gramatical, esto no constituye suficiente elemento para determinar que entre los anteriores signos se presenta error o confusión en el público.

La expresión BUNKER, posee una identidad propia frente a BUNKY, por consiguiente el consumidor no entrará en incertidumbre, frente al producto que desea adquirir, por cuanto el contenido conceptual de las dos expresiones, producen efectos totalmente diversos, lo que le permitirá diferenciarlos.” Con base en lo anteriormente expuesto, este Tribunal, 2.

CONSIDERA: 2.1. Competencia del Tribunal Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2.

Normas a ser interpretadas Corresponden a la siguiente disposición de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

GACETA OFICIAL “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“Artículo 102.“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Interpretación de los artículos 146 Y 147 de la Decisión 344 El Tribunal ha expresado que los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 hacen referencia a compromisos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, adquiridos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.

Estos compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participen con intereses individuales. Los compromisos sobre los que versan dichos artículos, constituyen obligaciones asumidas por los Países Miembros, cuyo cumplimiento deberá concretarse en el fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la subregión “con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria”. 06/06/2001 37.40 distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad.

Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos. 2.3. Definición de marca y sus elementos constitutivos Susceptibilidad de representación gráfica La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de GACETA OFICIAL su creador hacia la realidad comercial, puede entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes indicados. 2.4. Prohibiciones para el registro marcario Entre los impedimentos para el registro de un signo se encuentra, precisamente, el determinado por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, el cual señala como tal, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada. 06/06/2001 38.40 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: La similitud o semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares, conforme lo establece el literal objeto de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 1 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. 1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152).

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo anterior, no obstante, se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

GACETA OFICIAL 06/06/2001 “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. ma recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 2. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 3 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mencionado tratadista ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. 2.5.

Derechos que confiere el registro En la doctrina y en diversas legislaciones encontramos dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso y, el sistema atributivo que sólo confiere derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. La norma comunitaria que consagra el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, corresponde al sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo;

“es decir en las normas del ordenamiento jurídico andino el registro es título constitutivo del derecho de marcas.” 4 La doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro y, por el cual el titular puede hacer valer su derecho de propietario: “La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este siste- “Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca.

En la faceta 3 4 2 Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. 39.40 Ibídem Proceso 20-IP-98, de 7 de agosto de 1998, G.O. No. 393, de 14 de diciembre de 1998, marca: “RÍO CLARO” (nominativa), TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar;

“La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.” 5 El valor constitutivo del registro de marca se da desde el momento mismo de su concesión por parte de la Oficina Nacional Competente, adquiriendo su titular el derecho exclusivo sobre una marca para usarla en la identificación de sus productos y servicios.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. 2. 5 Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, su solicitud de registro no debe encontrarse afectada por alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La Oficina Nacional Competente deberá analizar el grado de confusión que produzca una marca, considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Para el efecto de la comparación, al -examinador le corresponde aplicar las reglas reconocidas por la doctrina, así como por la jurisprudencia de este Organismo.

Proceso 4-IP-94, de 7 de agosto de 1995, G.O. No. 189, de 15 de septiembre de 1995, marca: “EDEN FOR MAN – Etiqueta”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 06/06/2001 3. 40.40 El sistema andino marcario determina que la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de una marca y de ejercer las acciones provenientes del ius prohibendi, es con el registro del signo en la respectiva Oficina Nacional Competente.

El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 5956, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 472 de la Comisión. Notifíquese al mencionado Consejo por medio de copia certificada, en cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional.

Remítase copia, así mismo, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú