PROCESO 21- IP- 2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Expediente interno No 6279. Actor: Laboratorios Franco Colombiano Lafrancol S.A. Marca: HIDERAX S Magistrado Ponente: Gualberto Dávalos García. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dieciséis días del mes de mayo del dos mil uno, en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, organismo que por intermedio de la Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, Consejera de Estado, la formula en oficio No 0021, recibido en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 14 de Febrero del 2001, dentro del expediente interno No 6279.

VISTOS: Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 7 de Marzo del 2001. 1.- ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado los siguientes: 1.1. Las Partes.

Es demandante la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. representada por su apoderado Tito Noe Parra Murillo, y la demanda se dirige contra la Nación representada por la Superintendencia de Industria y Comercio y su representante legal el Dr. Emilio José Archila, a fin de que, se declare la nulidad de la Resolución No 00149 del 24 de Enero del 2000, por la cual se revocó la decisión contenida en la resolución No 18048 de Agosto 31 de 1999. 1.2 ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO Se pretende con la acción intentada, se declare la nulidad de la Resolución 00149 del 24 de Enero del 2000, mediante la cual se revocó la decisión contenida en la resolución No 18048 de agosto 31 de 1999, y contrario a lo dispuesto por ésta, declaró fundada la observación presentada por la Sociedad Roussel –Uclaf, y negó el registro de la marca HIDERAX S a Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.. 1.3 HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

HECHOS: La sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. solicitó el registro de la marca HIDERAX S ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 15 de Diciembre de 1997, solicitud radicada bajo el expediente administrativo No 97.072.914. Publicado el extracto, la sociedad Roussel-Uclaf, con domicilio en Paris, a través de su apoderado presentó observación, basándose en que es titular de la marca IDARAC, que es similarmente confundible con la marca HIDERAX S. La sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. respondió las observaciones, basándose en que las marcas son muy diferentes entre sí, y que a pesar que existan letras similares entre las dos, en su conjunto son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin inducir a error a los consumidores.

La Superintendencia de Industria y Comercio, profirió la Resolución 18048 de 31 de Agosto de 1999, por la cual declaró infundada la observación y concedió el registro de la marca HIDERAX S a la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. Contra la resolución anteriormente mencionada la sociedad observante interpuso Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución No 00149 de Enero 24 del 2000, por medio de la cual revoca la decisión contenida en la Resolución No 18048 de Agosto 31 de 1999, y a cambio declara fundada la observación formulada por la sociedad Roussel- Uclaf y niega el registro de la marca HIDERAX S a Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: Fundamenta el demandante su acción en que los actos administrativos demandados, violaron las siguientes normas legales y comunitarias: El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la marca HIDERAX S, solicitada por su representada es una invención fantástica de características especiales dentro de las cuales se encuentra la de distintividad frente a las demás marcas registradas para este tipo de productos, que cumple con todos los requisitos del artículo 81, pues la expresión HIDERAX S es perceptible, es distintiva y susceptible de representación gráfica.

Un signo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 y además no está incurso en las causales de irregistrabilidad de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Se ha violado el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó indebidamente este artículo, ya que determinó equivocadamente que la marca HIDERAX S estaba comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, lo cual no es cierto, ya que las marcas HIDERAX e Iderac han coexistido en el mercado por mucho tiempo, recordando que su representada es titular del registro de la marca HIDERAX, la cual se encuentra vigente hasta el 29 de Marzo del 2004.

Que no hay razón para aplicar este artículo ya que las marcas son diferentes entre sí, y por lo tanto a pesar de distinguir la misma clase de productos, las mismas son tan diferentes entre sí, que pueden coexistir en el mercado sin inducir a error a los consumidores. Se ha violado la norma contenida en el artículo 3, inciso 6 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto su representada ya tenía registrada la marca HIDERAX clase 5ª, marca esta que ha coexistido en el mercado con la marca IDARAC clase 5ª desde 1992 fecha en que se solicitó y se empezó a usar, y ahora decidió la Administración actuar imparcialmente y negar el registro de la marca HIDERAX S, por ser según la Superintendencia de Industria y Comercio similar y confundible con la marca IDARAC clase 5ª, lo cual no es cierto ya que hasta el momento no se ha presentado ni una sola queja de confusión entre las marcas, lo que lleva a concluir que las marcas pueden coexistir en el mercado. 2.

Contestación a la demanda: La demandada contesta oponiendo la siguiente excepción: Legalidad del acto administrativo acusado, por cuanto con la expedición de la resolución 00149 de 24 de Enero del 2000 no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Que dicha resolución se expidió legal y válidamente declarando fundada la observación presentada por parte de Roussel –Uclaf y negando el registro de la marca HIDERAX S. De los documentos obrantes en el expediente No 97-072.914 y contentivo de la actuación administrativa, se concluye que la Superintendencia se ajustó al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional que deba aplicar normas del ordenamiento jurídico andino, como es, en este caso la situación de la Jurisdicción Colombiana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo, modificado por el Protocolo de Cochabamba y codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.1 NORMAS A SER INTERPRETADAS.

El Tribunal interpretará de las normas que se mencionan por la Juez consultante, los artículos 81 y 83 literal a); no lo hará con respecto a la 146 y 147 por considerarlos no pertinentes, de acuerdo al criterio jurisprudencial y así: “Este Tribunal, tal como lo ha expresado en su reiterada jurisprudencia, tiene plena competencia para decidir sobre las normas comunitarias que serán objeto de interpretación, tomando en consideración los hechos materia del proceso que se adelanta ante los Jueces Nacionales, sin que esa consideración constituya una calificación de aquellos.

Considera este Tribunal que la interpretación de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, ajenas a la aplicación al caso concreto, resulta impertinente y pueden desviar la finalidad que persiguen los Jueces Nacionales al solicitar la interpretación, cual es la de aplicar correcta y uniformemente las normas comunitarias en los procesos que lleguen a su conocimiento.

Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311. Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. Los compromisos sobre los que versan los ya mencionados artículos 146 y 147 son obligaciones adquiridas por los Países cuyo cumplimiento estima este Tribunal que deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la subregión “con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria”.[1] A continuación el texto de las mencionadas normas andinas: DECISIÓN 344.

Artículo 81.-“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83 literal a) “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” CONSIDERACIONES.

Para establecer el sentido y alcance de los artículos 81y 83 literal a), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal pasa a ratificar en la presente sentencia la Jurisprudencia sentada en varios procesos relacionados con los mismos artículos a que se refiere la presente consulta de interpretación prejudicial, por ser exactamente pertinente.

Artículo 81. Al referirse a este artículo, el Tribunal, en el Proceso 27-IP-95 expresó: “Requisitos que debe reunir un signo para considerarse como marca. Para que un signo pueda ser registrado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (artículo 81, inciso primero de la Decisión 344), Sin embargo, pese a que un signo reúna estos requisitos, no se asegura el registro de la marca, pues pueden ser no registrables si se encuentran comprendidos en las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria señala en los artículos 82 y 83”[2] Respecto a la marca y su función distintiva ha expresado en el Proceso 26- IP-96 lo siguiente: (LA MARCA Y SU FUNCION DISTINTIVA.

El artículo 81 de la Decisión 344 dice que: “se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Esta definición legal de la marca destaca como característica y como función primigenia la distintividad.

La marca tiene como función primordial la de identificar productos o servicios. En este sentido, la marca no está destinada exclusivamente a diferenciar los productos o servicios de una empresa con los de otra (indicación de la procedencia empresarial). La función distintiva de la marca va más allá de eso. En efecto, tal como comenta Baylos Corroza “No es suficiente a este respecto decir que la marca es un signo destinado a identificar productos o servicios de una empresa, para diferenciarlos de los de otras Como primera precisión hay que añadir que la marca realiza, no una identificación individual del producto o del servicio; sino una identificación que podría calificarse de <numeral>.

La marca señala al producto no como ese individuo concreto y determinado que es, sino como un ejemplar más, de la clase de productos que forman parte de todos los que vienen designados con la misma marca. La percepción de la marca se constituye de este modo en un dato que, por sí solo, afirma del objeto designado su pertenencia a una clase: la clase de objetos que llevan esa marca.

Es uno más entre ellos”. Sin embargo, la función indicadora de la procedencia empresarial tiene especial relevancia frente a los consumidores. La marca permitirá a los consumidores identificar que el producto o el servicio proviene de una misma empresa. Hemos de entender que el origen empresarial no es lo mismo que la identidad del productor.

Al consumidor, generalmente, no le interesa saber quién es el fabricante y cuál es su identidad, sino, más bien, que los productos o servicios adquiridos proceden de una misma fuente. La marca facilita al consumidor identificar la procedencia del producto o del servicio, identificación que le permitirá formularse una idea acerca de la calidad del objeto que adquiere.

En este sentido, por lo regular, la calidad de un producto o servicio será similar cuando éstos se encuentren marcados por un mismo signo distintivo. Cuando se den tales presupuestos podrá afirmarse que la marca cumple con una función indicadora de la calidad del producto o servicio frente a los bienes o servicios de otra marca.”[3] Artículo 83 litera a).

Sobre este artículo el Tribunal ha expresado en el Proceso 26- IP-96, lo siguiente: “Según el literal a) del articulo 83 de la Decisión 344 no pueden registrarse como marcas aquellos signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para los productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Sobre la confundibilidad de la marca, este Tribunal ha expresado: “El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios.

Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83 literal a). “Esta norma, a más de prohibir el registro de marcas idénticas o similares, ratifica el concepto de la “especialidad de la marca”, esto es, que la protección no se ha de referir a todos los productos y servicios sino con el grupo de productos o servicios que puedan tener alguna conexión competitiva, aunque éstos se encuentren identificados en otra clase del nomenclator.

Con lo que para determinar la confusión no se ha de limitar al examen de los idénticos sino también con relación a los bienes similares con los cuales el uso de la marca puede llevar a la confusión, “uso de la marca” que también ha de extenderse a los signos registrados o aquellos que se utilizan en el mercado extramarcariamente ” Para determinar si existe o no confundibilidad, entre el signo por registrar y el registrado o anteriormente solicitado, el examinador debe apreciar los signos en una visión de conjunto, sin realizar una descomposición de su unidad fonética y gráfica.”.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Primero: Un signo que no reúna las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad, susceptibilidad y de representación gráfica, no puede considerarse como apto para el registro como marca. Segundo: Si el signo se acoge a los requisitos anteriores no deberá, para poder tener acceso al registro, estar incurso en ninguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Tercero: El examen de registrabilidad debe ser practicado por la Oficina Nacional Competente de oficio o como resultado de observaciones formuladas por parte legítimamente interesada, para determinar si el signo que se solicita registrar es idéntico o semejante a otros ya registrados o solicitados anteriormente y puede o no generar confusión susceptible de inducir al público a error, según lo establecido por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada y remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 26-IP-96, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VI, págs, 307-308. [2] Proceso No 27-IP-95, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo 5, 1996, pág, 87 [3] Proceso 26-IP-96, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo Vl, 1997, pág, 309.