Proceso Nº 43-IP-2002 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Segunda Sala, Distrito de Quito. Parte actora: sociedad NOVARTIS AG.
Patente: “Formulaciones de Peptidos Hidrosolubles de Liberación Retardada”. Expediente Interno N° 6112-99-MP. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil dos. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Segunda Sala, Distrito de Quito, por órgano de su Presidente, Doctor Patricio Secaira Durango, y recibida por este Tribunal el 3 de mayo de 2002; y, El informe sucinto de los hechos que el solicitante considera relevantes, así como los que cabe derivar del contenido de la demanda, y que son del tenor siguiente: 1.
Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según la actora, “1.1. El 29 de diciembre de 1994 SANDOZ AG presentó la solicitud de concesión de Patente exclusiva denominada ‘FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA’, conforme a la primera disposición transitoria del Decreto Ejecutivo 1344-A..2. SANDOZ A.G. cambió su nombre a NOVARTIS AG., según consta dela (sic) solicitud de cambio de nombre presentada el 15 de septiembre de 1997. 1.3.
En la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 360 de enero de 1995 aparece publicada la solicitud de patente de invención ‘FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA’, presentada por mi representada. 1.4. El 9 de enero de 1996, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR, presentó observaciones en contra de la solicitud de patente..5.
Mediante Oficio N° 147 DPI. DP la Dirección Nacional de Propiedad Industrial corrió traslado a mi representada con la observación presentada por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR. 1.6. Mediante Oficio No. 0955932 de 14 de junio de 1996, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, corre traslado a ALAFAR con la contestación presentada por mi representada y envía la memoria descriptiva y reivindicaciones a la Universidad San Francisco de Quito, concediéndose para el efecto el plazo de treinta días para que se presente un informe sobre novedad, aplicación industrial y nivel inventivo de esta patente.
La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, no puso en conocimiento de las partes el antes citado Informe Pericial. 1.7. Finalmente mediante Oficio Ministerial N° 971022 de 16 de julio de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resuelve ‘Denegar el registro de la solicitud de patente N° SP-94-1319, denominada ‘FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA’, presentada por Sandoz Ag., en 29 de diciembre de 1994 y ordenar su archivo con el expediente conformado’ ”. 1.2.
Cuestión de derecho Según el solicitante, la parte actora sostiene principalmente que: “El Director Nacional Industrial (sic) no tiene la facultad para determinar si es aplicable (sic) o no las dos disposiciones del Decreto Ejecutivo No.1344-A, en consecuencia debió aceptar su vigencia y conceder la patente. Las dos disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo Nro. 1344-A contentivo del Reglamento a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicado en el suplemento al R.O. 341 de 21 de diciembre de 1993, fortalecen los derechos de Propiedad Industrial, otorgado a una patente extranjera a la cual no le estaba permitida su patentabilidad con las anteriores decisiones el mismo tiempo que falta para que la patente expire en el exterior.
Dando de esta manera seguridad en nuestra legislación a toda inversión extranjera y fomentando las investigaciones científicas. Las únicas autoridades competentes para analizar las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo No. 1344-A, son el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y la Excma. Corte Suprema de Justicia. ‘El Tribunal Andino de Justicia, resulta incompetente para interpretar una norma nacional ’ ”. 2.
Contestación a la demanda El consultante informa que los demandados dieron contestación a la demanda en los términos siguientes: El Procurador General del Estado “plantea que corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”. El Director Nacional de Propiedad Industrial manifiesta su “Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
Las dos disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo Nro. 1344-A contentivo del Reglamento de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, violan entre otras normas los Art. 1 y 2 de la mencionada Decisión, al no observarse el requisito indispensable, para la concesión de patentes en la Subregión, esto es la NOVEDAD. En el proceso 1-AI-96, se declara el incumplimiento por parte de la República del Ecuador del Art. 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y de los Art. 1, 2 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
El incumplimiento se produjo como consecuencia directa e inmediata de la aceptación de solicitudes de patentes dentro de los regímenes señalados por las (sic) Decretos 1344-A”. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual “Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y se ratifica (sic) en el contenido de la resolución Nro. 971022, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”. 3.
Intervención del tercero interesado Finalmente, el consultante señala que la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFAR), “contestó en los siguientes términos: Para fomentar la salud popular los países miembros de la Comunidad Andina juzgaron apropiado impedir el patentamiento de productos farmacéuticos que respondan a fórmulas y principios activos en el estado de la técnica.
Las disposiciones transitorias 1 y 2 del Decreto Ejecutivo Nro. 1344-A de 21 de diciembre de 1993, pretendían reglamentar la definición del concepto de novedad aplicable al territorio del Ecuador, distinta a los artículos de la Decisión comunitaria 344 que incorpora con carácter fundamental, el requisito de la novedad en su sentido absoluto y universal.
El concepto de patente retroactiva que se pretendió establecer con las disposiciones Transitorias del Reglamento contenido en el Decreto 1344-A, rompe con el principio de novedad al reconocer una protección a productos que ya se encuentran en el estado de la técnica. Este reglamento fue derogado, como resultado de la sentencia en el proceso 1-AI-96, el 8 de noviembre de 1996, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 297 (R.O. Nro. 70 de 18 de noviembre de 1996).
El tercer considerando de dicho decreto manifiesta: ‘ Que el gobierno Nacional se encuentra plenamente consciente del compromiso del Estado Ecuatoriano de respetar las normas que se dictaren dentro del Régimen Común.’ Con esto el Ecuador ha reconocido que fue un error promulgar el Decreto Nro. 1344-A y Nro. 1738, contrarios a la Decisión 344.
El 28 de julio de 1999, dentro del proceso Nro. 1-AI-96, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que: ‘ la República del Ecuador por medio del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual -IEPI, ha informado que en cumplimiento de la sentencia dictada el 30 de octubre de 1996, ha procedido a expedir 125 Resoluciones que niegan igual número de solicitudes para el registro de patentes farmacéuticas amparadas bajo la figura conocida como PIPELINE.
Dentro del proceso 3381, el 4 de enero de 2000, la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nro. 1 de lo Contencioso Administrativo, se señala que el Gobierno ecuatoriano debió anular todos los actos administrativos que incumplían el ordenamiento jurídico comunitario. La Resolución dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, contenida en el oficio Nro. 971022, de 16 de julio de 1999, materia del presente proceso, responde al acatamiento por parte de la República del Ecuador de las normas comunitarias, por esta razón se alega la legitimidad y legalidad del acto impugnado”.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones previstas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 32 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son los siguientes: “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.
“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.
“Artículo 3.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) El inventor o su causahabiente; b) Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; c) Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente; d) Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o, e) Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo.
En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado”. “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.
“Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”. “Artículo 6.- No se considerarán invenciones: a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas; c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas; d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico- comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico; e) Las formas de presentar información; y, f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico”.
“Artículo 7.- No serán patentables: a) Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres; b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a la preservación del medio ambiente; c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención; d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y, e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud”.
“Artículo 25.- Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención, de conformidad con el procedimiento que al efecto disponga la legislación nacional del País Miembro.
Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las legislaciones nacionales”. “Artículo 143.- Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas”.
I. De la invención En el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695). También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”.
Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer.
En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado” (OTERO LASTRES, José Manuel: op. cit.). Por su parte, el Tribunal ha dicho que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” (Sentencia dictada en el Proceso N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).
II. De los requisitos de patentabilidad A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar los requisitos de patentabilidad en los artículos 1 a 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y por delimitar, en los artículos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente por vía negativa. En efecto, en lo que concierne a las invenciones, de producto o de procedimiento, el artículo 1 de la citada Decisión de la Comisión ha establecido que su patentabilidad se halla sometida a los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial, cuyo examen se hará a continuación. II.I. De la novedad de la invención El requisito de novedad, previsto en el artículo 2 de la Decisión 344, exige que el objeto de la invención no esté comprendido en el estado de la técnica.
Y el estado de la técnica incluye el conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. En este contexto, el Tribunal ha considerado que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan podido obtener, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia. En términos del Tribunal: “Lo novedoso, es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).
La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público.
En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad” (Sentencia dictada en el Proceso 6-IP-89, publicada en la G.O.A.C. N° 50, del 17 de noviembre de 1989). De otro lado, cabe precisar que, cuando la invención se halla integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exige la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.
En resumen, para verificar el requisito de novedad en la invención, el Tribunal señaló, en la sentencia citada, que debe observarse el siguiente conjunto de reglas: concretar la regla técnica aplicable a la solicitud de patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones; precisar la fecha, de la solicitud o de la prioridad reconocida, con base en la cual deberá efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica; determinar el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad; y hacer la comparación entre la regla técnica cuyo patentamiento ha sido solicitado y el estado de la técnica.
Ahora bien, el artículo 3 de la Decisión 344 contiene una excepción a la regla prevista en el artículo 2 eiusdem, cual es que la divulgación del contenido de la solicitud de patente no afectará la novedad de la invención si aquélla se produce del modo previsto en la norma de excepción, es decir, que haya ocurrido dentro del año precedente a la fecha de presentación de la solicitud en el país o a la fecha de prioridad si ésta ha sido revindicada, y siempre que el origen de la divulgación haya sido el de cualquiera de los supuestos excepcionales contemplados en el referido artículo 3.
II.II. Del nivel inventivo De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 344, una invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, y si no ha derivado de manera evidente del estado de la técnica. Por tanto, se tendrá por cumplido el requisito cuando la invención no derive de manera evidente del estado de la técnica para un experto medio en la materia.
El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A objeto de verificar el cumplimiento del citado requisito será necesario analizar si, a juicio del experto, los conocimientos integrantes del estado de la técnica, anteriores a la fecha de la solicitud de patente, pueden conducir a la invención. Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de las solicitudes de patentes anteriores no publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen.
Por ello, se ha indicado en la doctrina que, si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar la actividad inventiva (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos; GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho Español de patentes, editorial Montecorvo S.A.”, Madrid, p. 87).
El Tribunal se ha pronunciado sobre estos particulares en los términos siguientes: “Tal y como lo establece Gómez Segade (obra citada) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.
Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo, si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Sentencia dictada en el Proceso 12-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 428, del 16 de abril de 1999).
II.III. De la susceptibilidad de aplicación industrial El tercer requisito exigido por la norma comunitaria para que un invento pueda ser protegido a través de una patente consiste en que el mismo sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto, a tenor de lo previsto en el artículo 5 de la Decisión 344, pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios.
“Al decir de GÓMEZ SEGADE el requisito es perfectamente lógico y razonable. La concesión de la patente debe constituir un estímulo para el desarrollo de la industria y de la tecnología. En consecuencia, sólo deben patentarse las invenciones que puedan emplearse en la práctica”. (PACHÓN, Manuel: “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”.
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá, Colombia, pág. 63). Así, a través de este requisito se persigue que la invención constituya, además de un avance técnico, un aporte significativo en el desarrollo de la industria y de la actividad productiva en general, procurando de este modo beneficios económicos a quienes la exploten. III. De lo que no se considera invención y de las invenciones no patentables Los artículos 6 y 7 de la Decisión 344 establecen los productos o procedimientos que no pueden ser objeto de patente, bien porque no son considerados invenciones (artículo 6), bien porque, a pesar de reunir los requisitos para ser tales, su patentamiento se encuentra expresamente prohibido (artículo 7).
No son considerados invenciones los productos o procedimientos que no cumplen con uno o varios de los requisitos objetivos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial), bien porque atentan contra la exigencia de novedad, o porque no son el resultado de la actividad creadora del hombre, o porque no son susceptibles de aplicación en la industria.
En relación con estas exclusiones, el Tribunal ha manifestado que “ la interpretación sistemática, funcional y teleológica del artículo 6 nos lleva a la clara conclusión, de que el listado en él establecido es lo que no se considera como ‘invenciones’, o sea es una norma de calificación, por la que se establece las excepciones a la calidad de inventos.
Por lo tanto, sí se considerarán invenciones, por lógica consecuencia, todo lo demás que no esté taxativamente dentro de las prohibiciones establecidas en él, cuando la creación observa los tres requisitos ya mencionados anteriormente. El invento, no sólo se limitará a la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial, sino sobre todo al beneficio colectivo y al bien común, que es el espíritu y la filosofía de la propiedad industrial y del Acuerdo Subregional” (Sentencia dictada en el Proceso 6-IP-94, publicada en la G.O.A.C. N° 170, del 23 de enero de 1995).
En consecuencia, se puede establecer que el artículo 6 de la Decisión 344 también colabora en la definición de invención por la vía negativa, impidiendo que sean considerados como tal los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las materias existentes en la naturaleza, las creaciones estéticas y los demás objetos taxativamente señalados en la norma indicada.
En cuanto a las prohibiciones de patentabilidad establecidas en el artículo 7 de la Decisión 344, si bien se refieren a productos o procedimientos que, en principio, pudieran ser considerados invenciones, razones morales y de orden público impiden que los mismos puedan ser objeto de apropiación exclusiva con fines lucrativos e industriales.
IV. De la presentación de observaciones a la solicitud de patente de invención El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular y del poder de impedir que los terceros exploten arbitrariamente el invento que ha sido objeto de protección, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente.
A este propósito, el Capítulo I, Secciones III y IV, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; y, en caso afirmativo, haya o no contradictorio, procederá al examen de fondo, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 1 de la Decisión, y si se encuentra incursa o no en las prohibiciones indicadas en los artículos 6 y 7 eiusdem.
En efecto, finalizado el examen de forma, y dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina competente deberá publicar un aviso —en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro— dirigido a hacer del conocimiento colectivo el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad.
Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del aviso, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, observaciones dirigidas a desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite, a tenor del procedimiento establecido en la legislación nacional del respectivo País Miembro. La ley comunitaria exige que las observaciones se presenten debidamente fundamentadas y faculta a la respectiva legislación nacional para establecer sanciones contra quienes presenten observaciones temerarias (artículos 23 y 25).
Caso de haberse presentado observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que éste, si lo estima conveniente, formule alegatos, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación, término que podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo lapso (artículo 26).
Vencido cualquiera de los plazos citados, según el caso, la oficina nacional competente podrá proveerse de elementos técnicos para juzgar sobre la patentabilidad de la solicitud, a cuyo efecto podrá requerir informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, y también de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.
Por otra parte, si en el curso del examen de fondo la oficina competente estima que el otorgamiento de la patente pudiera vulnerar derechos de terceros, o encuentra necesario el aporte de datos o documentos adicionales o complementarios, pedirá al solicitante que, dentro del plazo máximo de tres meses desde su notificación, haga valer los alegatos que considere pertinentes o presente la información solicitada (artículo 27).
Agotado el procedimiento que antecede, la oficina examinará en definitiva el fondo de la solicitud y otorgará o no el título de la patente. Se trata de un examen de carácter obligatorio en el cual habrá de verificar si la invención satisface o no los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 1 y desarrollados en los artículos 2 a 5 de la Decisión 344, y si no se encuentra incursa en las prohibiciones contempladas en los artículos 6 y 7 eiusdem (artículo 29).
V. De la figura del pipeline en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina De los elementos que obran en autos se desprende que, en el curso del proceso interno N° 6112-99-MP, se ha controvertido sobre el alcance de los Decretos Ejecutivos N° 1344-A de 1993 y 1738 de 1994 en relación con las disposiciones contempladas en la Decisión 344 de la Comisión. En torno al primero de los citados Decretos, el Tribunal, en la sentencia correspondiente al Proceso 1-AI-96, declaró que: “a) La norma abre la posibilidad de conceder patentes para inventos que hubieren obtenido patente en cualquier país extranjero, señalando su plazo de concesión en un término igual al lapso que faltare para completar el término de vigencia de la invención ya patentada en el exterior, hasta con un límite de 20 años. b) Al permitirse en el Decreto citado el patentamiento en el Ecuador, de inventos ya patentados a nivel mundial, que por tal motivo han perdido su carácter innovativo, se está resquebrajando el principio universal y absoluto de la novedad y se está acogiendo un nuevo concepto de novedad referido únicamente al territorio del país que la concede.
Para efectos de la argumentación de esta sentencia digamos que el Decreto 1344-A adopta el concepto de novedad territorial o relativa, diferente al de la novedad absoluta o universal, en su contenido y en sus efectos”. Y en torno al Decreto 1738, modificatorio del Decreto 1344-A, el Tribunal precisó que “ agrega a las disposiciones transitorias, la condición de la novedad para otorgar patentes invención (sic), especificando que dichas invenciones ‘no estén comprendidas en el estado de la técnica en el Ecuador’.
Tal calificación de la novedad implica adoptar una posición divergente en cuanto a la novedad, vinculada al estado de la técnica que fue establecida por los artículos 1° y 2° de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, para adoptar una definición especial aplicable en el ámbito territorial del Ecuador”. Por las razones que anteceden, el Tribunal desestimó el alegato según el cual las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A ‘constituyen el cumplimiento del compromiso internacional válidamente adquirido por el Ecuador’, y declaró que “un compromiso internacional no puede ser invocado como razón para convalidar el no cumplimiento de una obligación internacional anterior de carácter comunitario”.
A propósito de la figura del pipeline, el Tribunal reitera los criterios ya emitidos en las sentencias correspondientes a los Procesos 6-IP-94 (del 9 de diciembre de 1994, publicada en la G.O.A.C. Nº 170, del 23 de enero de 1995), 1-AI-96 (del 30 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 234, del 21 de abril de 1997), acogidos recientemente en las sentencias dictadas en los Procesos 26-IP-2002 (del 2 de mayo de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 798, del 28 de mayo de 2002) y 25-IP-2002 (del 8 de mayo de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 796, del 24 de mayo de 2002).
Cabe referir que, en la primera de las sentencias citadas, el Tribunal declaró que “ la novedad, el nivel ó altura inventiva y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observación para el otorgamiento de patentes de invención ‘sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología’.
En cuanto a la mención del principio del ‘pipeline’, éste que pudiera haber modificado el concepto de novedad de acuerdo al criterio de los demandantes, no está reconocido expresamente en la legislación andina vigente, por lo que no es aplicable”. Además, en la segunda de tales sentencias, declarativa del incumplimiento, por parte de la República del Ecuador, del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 1, 2 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión, el Tribunal tomó en cuenta la oposición sostenida por la mayoría de los Países Miembros en torno a la introducción de la figura del pipeline en el Régimen Común de Propiedad Industrial, a causa de la vulneración del requisito de novedad, e instó al mencionado País Miembro a que adoptase las medidas necesarias para adecuar al ordenamiento comunitario la situación legal y administrativa derivada de la expedición de los Decretos 1344-A de 1993 y 1738 de 1994.
En dicha sentencia, el Tribunal aludió a los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 en los términos siguientes: “ … En opinión de este Tribunal el Decreto 1344-A no se fundamenta en el artículo 143 de la Decisión 344. Además en el expediente no existe constancia de que el gobierno del Ecuador haya procedido a informar a la Comisión como se prevé en el mismo artículo … el análisis de la normativa nacional sobre patentamiento de farmacéuticos contenida en el Decreto 1344-A no parecería tener sustento jurídico en el artículo 144 de la Decisión 344 … pues ésta faculta a los Países para complementar el derecho comunitario en aspectos no comprendidos por él, y si se considera que la Decisión 344 recoge integralmente el concepto de novedad y el de estado de la técnica en sus artículos 1º y 2º, no había vacío comunitario de donde legislar nacionalmente con base en el artículo 144 …”.
En definitiva, el Tribunal reitera que la figura del pipeline es inadmisible en el ámbito del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina por dejar sin aplicación el requisito de novedad consagrado en él. VI. De la fuerza obligatoria de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina El Tribunal encuentra pertinente reiterar que, de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 41 de su Tratado de Creación y 91 de su Estatuto, sus sentencias tienen fuerza obligatoria y carácter de cosa juzgada a partir del día siguiente a su notificación, y que son aplicables en el territorio de los Países Miembros sin necesidad de homologación o exequátur.
En efecto, el legislador comunitario, con el objeto de poner fin a las controversias y otorgar certeza a los derechos, ha fijado un momento en que queda prohibido todo nuevo pronunciamiento frente a las mismas partes sobre el objeto ya juzgado por este Tribunal. Entonces, el acto imperativo en que consiste la sentencia se hace inimpugnable por vía ordinaria y vinculante para todos los Países Miembros.
Al pasar así en autoridad de cosa juzgada, la sentencia, ya eficaz por sí misma, se hace inmutable y adquiere una fuerza obligatoria que asegura la permanencia de su contenido y hace indiscutibles sus efectos. Además, de las normas citadas se desprende que la validez de las sentencias de este Tribunal no se encuentra sometida a su reconocimiento a través del exequátur, ni la eficacia de dichas providencias se halla condicionada a su homologación, por lo que su aplicabilidad es directa e inmediata en el territorio de los Países Miembros.
Por tanto, una vez firme la sentencia comunitaria, lo que procede es su cumplimiento incondicional, por parte de sus destinatarios, a partir del día siguiente a su notificación. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º La invención, sea de una entidad física o de una actividad, constituye una obra creadora que provee solución a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ámbito de la industria, procura la obtención de un cierto resultado útil.
La invención de producto se materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfacción a una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invención de procedimiento se constituye por operaciones que inciden sobre una materia que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado. En todo caso, deberá constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la industria. 2º La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.
Cuando la invención se halle integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla. 3º La invención cumplirá el requisito del nivel inventivo cuando no resulte evidente del estado de la técnica para un experto medio en la materia de que se trate, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. Y será susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios. 4º No serán objeto de patentamiento los productos o procedimientos que, enunciados en el artículo 6 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no se consideran invenciones por no cumplir con uno o varios de los requisitos de patentabilidad, ni las invenciones de producto o de procedimiento que, señaladas en el artículo 7 eiusdem, contraríen intereses fundamentales, como los relativos al orden público, a la moral, a las buenas costumbres, a la vida, a la salud y a la identidad genética del cuerpo humano, entre otros. 5º La oficina nacional competente, en el marco del procedimiento establecido en el Capítulo I, Secciones III y IV, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la citada Decisión; en caso afirmativo, haya habido o no contradictorio, procederá al examen de fondo de la solicitud, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 1 de la Decisión, y si se encuentra incursa o no en las prohibiciones indicadas en los artículos 6 y 7 eiusdem.
Una vez concluido el examen de forma de la solicitud, y luego de publicado el aviso que informe sobre la presentación de ésta, cualquier interesado legítimo podrá presentar por una vez, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del aviso, observaciones que, provistas de fundamento, tengan por objeto desvirtuar la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud presentada.
En este caso, se notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. La oficina nacional competente podrá proveerse de elementos técnicos para juzgar sobre la patentabilidad del invento, a cuyo efecto podrá requerir informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, y también de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.
Caso de estimar que el otorgamiento de la patente pudiera vulnerar derechos de terceros, pedirá al solicitante que haga valer, dentro del lapso previsto, los alegatos que considere pertinentes. 6º La figura del pipeline contraviene uno de los requisitos indispensables en el ordenamiento comunitario para la patentabilidad de las invenciones, de producto o de procedimiento, cual es su novedad, por lo que la solicitud de patentamiento apoyada en aquella figura deberá ser denegada y, de haber sido concedida la patente, ésta deberá ser anulada. 7º Si bien los Países Miembros tienen atribuida la potestad de fortalecer, a través de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como el deber de informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten, ello no los autoriza para establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la citada Decisión. De conformidad con la disposición señalada en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, último aparte, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO