Año XIX - Número 870 Lima, 9 de diciembre de 2002 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 43-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Segunda Sala, Distrito de Quito.

Parte actora: sociedad NOVARTIS AG. Patente: “Formulaciones de Peptidos Hidrosolubles de Liberación Retardada”. Expediente Interno N° 6112-99-MP.. Proceso 83-IP-2002.- Solicitud de Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia e interpretación de oficio del artículo 81 ibidem.

Expediente Interno 6092. Actor: Ricardo Antonio Rodríguez. Marca: DOSTCHE ZEREBRIN. Proceso Nº 43-IP-2002 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Segunda Sala, Distrito de Quito.

Parte actora: sociedad NOVARTIS AG. Patente: “Formulaciones de Peptidos Hidrosolubles de Liberación Retardada”. Expediente Interno N° 6112-99-MP. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil dos. El informe sucinto de los hechos que el solicitante considera relevantes, así como los que cabe derivar del contenido de la demanda, y que son del tenor siguiente: VISTOS 1.

Demanda La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Segunda Sala, Distrito de Quito, por órgano de su Presidente, Doctor Patricio Secaira Durango, y recibida por este Tribunal el 3 de mayo de 2002; y, 1.1.

Cuestión de hecho Según la actora, “1.1. El 29 de diciembre de 1994 SANDOZ AG presentó la solicitud de concesión de Patente exclusiva denominada ‘FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA’, conforme a la primera disposición transitoria del Decreto Ejecutivo 1344-A..2. SANDOZ A.G. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL cambió su nombre a NOVARTIS AG., según consta dela (sic) solicitud de cambio de nombre presentada el 15 de septiembre de 1997. 1.3.

En la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 360 de enero de 1995 aparece publicada la solicitud de patente de invención ‘FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA’, presentada por mi representada. 1.4. El 9 de enero de 1996, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR, presentó observaciones en contra de la solicitud de patente..5.

Mediante Oficio N° 147 DPI. DP la Dirección Nacional de Propiedad Industrial corrió traslado a mi representada con la observación presentada por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR. 1.6. Mediante Oficio No. 0955932 de 14 de junio de 1996, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, corre traslado a ALAFAR con la contestación presentada por mi representada y envía la memoria descriptiva y reivindicaciones a la Universidad San Francisco de Quito, concediéndose para el efecto el plazo de treinta días para que se presente un informe sobre novedad, aplicación industrial y nivel inventivo de esta patente.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, no puso en conocimiento de las partes el antes citado Informe Pericial. 1.7. Finalmente mediante Oficio Ministerial N° 971022 de 16 de julio de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resuelve ‘Denegar el registro de la solicitud de patente N° SP-94-1319, denominada ‘FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA’, presentada por Sandoz Ag., en 29 de diciembre de 1994 y ordenar su archivo con el expediente conformado’ ”. 1.2.

Cuestión de derecho Según el solicitante, la parte actora sostiene principalmente que: “El Director Nacional Industrial (sic) no tiene la facultad para determinar si es aplicable (sic) o no las dos disposiciones del Decreto Ejecutivo No.1344-A, en consecuencia debió aceptar su vigencia y conceder la patente. Las dos disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo Nro. 1344-A contentivo del Reglamento a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicado en el suplemento al R.O. 341 de 21 de diciembre de 1993, fortalecen los derechos de Propiedad Industrial, otorgado a una patente extranjera a la cual no le estaba permitida su patentabilidad con las anteriores decisiones el mismo tiempo que falta para que 09/12/2002 2.20 la patente expire en el exterior.

Dando de esta manera seguridad en nuestra legislación a toda inversión extranjera y fomentando las investigaciones científicas. Las únicas autoridades competentes para analizar las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo No. 1344-A, son el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y la Excma. Corte Suprema de Justicia. ‘El Tribunal Andino de Justicia, resulta incompetente para interpretar una norma nacional ’ ”. 2.

Contestación a la demanda El consultante informa que los demandados dieron contestación a la demanda en los términos siguientes: El Procurador General del Estado “plantea que corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”. El Director Nacional de Propiedad Industrial manifiesta su “Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

Las dos disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo Nro. 1344-A contentivo del Reglamento de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, violan entre otras normas los Art. 1 y 2 de la mencionada Decisión, al no observarse el requisito indispensable, para la concesión de patentes en la Subregión, esto es la NOVEDAD. En el proceso 1-AI-96, se declara el incumplimiento por parte de la República del Ecuador del Art. 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y de los Art. 1, 2 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El incumplimiento se produjo como consecuencia directa e inmediata de la aceptación de solicitudes de patentes dentro de los regímenes señalados por las (sic) Decretos 1344-A”. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual “Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y se ratifica (sic) en el contenido de la resolución Nro. 971022, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”. 3.

Intervención del tercero interesado Finalmente, el consultante señala que la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFAR), “contestó en los siguientes términos: Para fo- GACETA OFICIAL mentar la salud popular los países miembros de la Comunidad Andina juzgaron apropiado impedir el patentamiento de productos farmacéuticos que respondan a fórmulas y principios activos en el estado de la técnica.

Las disposiciones transitorias 1 y 2 del Decreto Ejecutivo Nro. 1344-A de 21 de diciembre de 1993, pretendían reglamentar la definición del concepto de novedad aplicable al territorio del Ecuador, distinta a los artículos de la Decisión comunitaria 344 que incorpora con carácter fundamental, el requisito de la novedad en su sentido absoluto y universal.

El concepto de patente retroactiva que se pretendió establecer con las disposiciones Transitorias del Reglamento contenido en el Decreto 1344-A, rompe con el principio de novedad al reconocer una protección a productos que ya se encuentran en el estado de la técnica. Este reglamento fue derogado, como resultado de la sentencia en el proceso 1-AI-96, el 8 de noviembre de 1996, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 297 (R.O. Nro. 70 de 18 de noviembre de 1996).

El tercer considerando de dicho decreto manifiesta: ‘ Que el gobierno Nacional se encuentra plenamente consciente del compromiso del Estado Ecuatoriano de respetar las normas que se dictaren dentro del Régimen Común.’ Con esto el Ecuador ha reconocido que fue un error promulgar el Decreto Nro. 1344-A y Nro. 1738, contrarios a la Decisión 344.

El 28 de julio de 1999, dentro del proceso Nro. 1-AI-96, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que: ‘ la República del Ecuador por medio del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual -IEPI, ha informado que en cumplimiento de la sentencia dictada el 30 de octubre de 1996, ha procedido a expedir 125 Resoluciones que niegan igual número de solicitudes para el registro de patentes farmacéuticas amparadas bajo la figura conocida como PIPELINE.

Dentro del proceso 3381, el 4 de enero de 2000, la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nro. 1 de lo Contencioso Administrativo, se señala que el Gobierno ecuatoriano debió anular todos los actos administrativos que incumplían el ordenamiento jurídico comunitario. La Resolución dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, contenida en el oficio Nro. 971022, de 16 de julio de 1999, materia del presente proceso, responde al acatamiento por parte de la República del Ecuador de las normas comunitarias, por esta razón se alega la legitimidad y legalidad del acto impugnado”.

CONSIDERANDO

09/12/2002 3.20 Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones previstas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 32 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son los siguientes: “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presen- GACETA OFICIAL tación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

“Artículo 3.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) El inventor o su causahabiente; b) Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; c) Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente; d) Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o, e) Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo.

En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado”. “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

“Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”. “Artículo 6.-No se considerarán invenciones: a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; 09/12/2002 4.20 b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas; c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas; d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico; e) Las formas de presentar información; y, f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico”.

“Artículo 7.- No serán patentables: a) Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres; b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a la preservación del medio ambiente; c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención; d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y, e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud”.

“Artículo 25.- Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención, de conformidad con el procedimiento que al efecto disponga la legislación nacional del País Miembro.

Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las legislaciones nacionales”. “Artículo 143.- Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas”.

GACETA OFICIAL I. De la invención En el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695).

También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”.

Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer.

En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado” (OTERO LASTRES, José Manuel: op. cit.). Por su parte, el Tribunal ha dicho que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” (Sentencia dictada en el Proceso N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”). 09/12/2002 5.20 tos de patentabilidad en los artículos 1 a 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y por delimitar, en los artículos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente por vía negativa.

En efecto, en lo que concierne a las invenciones, de producto o de procedimiento, el artículo 1 de la citada Decisión de la Comisión ha establecido que su patentabilidad se halla sometida a los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial, cuyo examen se hará a continuación. II.I. De la novedad de la invención El requisito de novedad, previsto en el artículo 2 de la Decisión 344, exige que el objeto de la invención no esté comprendido en el estado de la técnica.

Y el estado de la técnica incluye el conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. En este contexto, el Tribunal ha considerado que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan podido obtener, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia. En términos del Tribunal: “Lo novedoso, es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).

La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público.

En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad” (Sentencia dictada en el Proceso 6-IP-89, publicada en la G.O.A.C. N° 50, del 17 de noviembre de 1989). II. De los requisitos de patentabilidad A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar los requisi- De otro lado, cabe precisar que, cuando la invención se halla integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser GACETA OFICIAL conocido en el estado de la técnica, no se exige la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

En resumen, para verificar el requisito de novedad en la invención, el Tribunal señaló, en la sentencia citada, que debe observarse el siguiente conjunto de reglas: concretar la regla técnica aplicable a la solicitud de patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones; precisar la fecha, de la solicitud o de la prioridad reconocida, con base en la cual deberá efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica; determinar el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad; y hacer la comparación entre la regla técnica cuyo patentamiento ha sido solicitado y el estado de la técnica.

Ahora bien, el artículo 3 de la Decisión 344 contiene una excepción a la regla prevista en el artículo 2 eiusdem, cual es que la divulgación del contenido de la solicitud de patente no afectará la novedad de la invención si aquélla se produce del modo previsto en la norma de excepción, es decir, que haya ocurrido dentro del año precedente a la fecha de presentación de la solicitud en el país o a la fecha de prioridad si ésta ha sido revindicada, y siempre que el origen de la divulgación haya sido el de cualquiera de los supuestos excepcionales contemplados en el referido artículo 3.

II.II. Del nivel inventivo De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 344, una invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, y si no ha derivado de manera evidente del estado de la técnica. Por tanto, se tendrá por cumplido el requisito cuando la invención no derive de manera evidente del estado de la técnica para un experto medio en la materia.

El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A objeto de verificar el cumplimiento del citado requisito será necesario analizar si, a juicio del experto, los conocimientos integrantes del es- 09/12/2002 6.20 tado de la técnica, anteriores a la fecha de la solicitud de patente, pueden conducir a la invención. Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de las solicitudes de patentes anteriores no publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen.

Por ello, se ha indicado en la doctrina que, si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar la actividad inventiva (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos; GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho Español de patentes, editorial Montecorvo S.A.”, Madrid, p. 87).

El Tribunal se ha pronunciado sobre estos particulares en los términos siguientes: “Tal y como lo establece Gómez Segade (obra citada) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo, si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Sentencia dictada en el Proceso 12-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 428, del 16 de abril de 1999).

II.III. De la susceptibilidad de aplicación industrial El tercer requisito exigido por la norma comunitaria para que un invento pueda ser protegido a GACETA OFICIAL través de una patente consiste en que el mismo sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto, a tenor de lo previsto en el artículo 5 de la Decisión 344, pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios.

“Al decir de GÓMEZ SEGADE el requisito es perfectamente lógico y razonable. La concesión de la patente debe constituir un estímulo para el desarrollo de la industria y de la tecnología. En consecuencia, sólo deben patentarse las invenciones que puedan emplearse en la práctica”. (PACHÓN, Manuel: “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”.

Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá, Colombia, pág. 63). Así, a través de este requisito se persigue que la invención constituya, además de un avance técnico, un aporte significativo en el desarrollo de la industria y de la actividad productiva en general, procurando de este modo beneficios económicos a quienes la exploten. III. De lo que no se considera invención y de las invenciones no patentables Los artículos 6 y 7 de la Decisión 344 establecen los productos o procedimientos que no pueden ser objeto de patente, bien porque no son considerados invenciones (artículo 6), bien porque, a pesar de reunir los requisitos para ser tales, su patentamiento se encuentra expresamente prohibido (artículo 7).

No son considerados invenciones los productos o procedimientos que no cumplen con uno o varios de los requisitos objetivos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial), bien porque atentan contra la exigencia de novedad, o porque no son el resultado de la actividad creadora del hombre, o porque no son susceptibles de aplicación en la industria.

En relación con estas exclusiones, el Tribunal ha manifestado que “ la interpretación sistemática, funcional y teleológica del artículo 6 nos lleva a la clara conclusión, de que el listado en él establecido es lo que no se considera como ‘invenciones’, o sea es una norma de calificación, por la que se establece las excepciones a la calidad de inventos.

Por lo tanto, sí se considerarán invenciones, por lógica consecuencia, todo lo demás que no esté taxativamente dentro de las prohibiciones establecidas en él, cuando la creación observa los tres requisitos ya 09/12/2002 7.20 mencionados anteriormente. El invento, no sólo se limitará a la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial, sino sobre todo al beneficio colectivo y al bien común, que es el espíritu y la filosofía de la propiedad industrial y del Acuerdo Subregional” (Sentencia dictada en el Proceso 6-IP-94, publicada en la G.O.A.C. N° 170, del 23 de enero de 1995).

En consecuencia, se puede establecer que el artículo 6 de la Decisión 344 también colabora en la definición de invención por la vía negativa, impidiendo que sean considerados como tal los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las materias existentes en la naturaleza, las creaciones estéticas y los demás objetos taxativamente señalados en la norma indicada.

En cuanto a las prohibiciones de patentabilidad establecidas en el artículo 7 de la Decisión 344, si bien se refieren a productos o procedimientos que, en principio, pudieran ser considerados invenciones, razones morales y de orden público impiden que los mismos puedan ser objeto de apropiación exclusiva con fines lucrativos e industriales.

IV. De la presentación de observaciones a la solicitud de patente de invención El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular y del poder de impedir que los terceros exploten arbitrariamente el invento que ha sido objeto de protección, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente.

A este propósito, el Capítulo I, Secciones III y IV, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; y, en caso afirmativo, haya o no contradictorio, procederá al examen de fondo, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 1 de la Decisión, y si se encuentra incursa o no en las prohibiciones indicadas en los artículos 6 y 7 eiusdem.

En efecto, finalizado el examen de forma, y dentro de los dieciocho meses siguientes a la GACETA OFICIAL presentación de la solicitud o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina competente deberá publicar un aviso —en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro— dirigido a hacer del conocimiento colectivo el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del aviso, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, observaciones dirigidas a desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite, a tenor del procedimiento establecido en la legislación nacional del respectivo País Miembro. La ley comunitaria exige que las observaciones se presenten debidamente fundamentadas y faculta a la respectiva legislación nacional para establecer sanciones contra quienes presenten observaciones temerarias (artículos 23 y 25).

Caso de haberse presentado observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que éste, si lo estima conveniente, formule alegatos, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación, término que podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo lapso (artículo 26).

Vencido cualquiera de los plazos citados, según el caso, la oficina nacional competente podrá proveerse de elementos técnicos para juzgar sobre la patentabilidad de la solicitud, a cuyo efecto podrá requerir informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, y también de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.

Por otra parte, si en el curso del examen de fondo la oficina competente estima que el otorgamiento de la patente pudiera vulnerar derechos de terceros, o encuentra necesario el aporte de datos o documentos adicionales o complementarios, pedirá al solicitante que, dentro del plazo máximo de tres meses desde su notificación, haga valer los alegatos que considere pertinentes o presente la información solicitada (artículo 27).

Agotado el procedimiento que antecede, la oficina examinará en definitiva el fondo de la solicitud y otorgará o no el título de la patente. Se 09/12/2002 8.20 trata de un examen de carácter obligatorio en el cual habrá de verificar si la invención satisface o no los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 1 y desarrollados en los artículos 2 a 5 de la Decisión 344, y si no se encuentra incursa en las prohibiciones contempladas en los artículos 6 y 7 eiusdem (artículo 29).

V. De la figura del pipeline en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina De los elementos que obran en autos se desprende que, en el curso del proceso interno N° 6112-99-MP, se ha controvertido sobre el alcance de los Decretos Ejecutivos N° 1344-A de 1993 y 1738 de 1994 en relación con las disposiciones contempladas en la Decisión 344 de la Comisión. En torno al primero de los citados Decretos, el Tribunal, en la sentencia correspondiente al Proceso 1-AI-96, declaró que: “a) La norma abre la posibilidad de conceder patentes para inventos que hubieren obtenido patente en cualquier país extranjero, señalando su plazo de concesión en un término igual al lapso que faltare para completar el término de vigencia de la invención ya patentada en el exterior, hasta con un límite de 20 años. b) Al permitirse en el Decreto citado el patentamiento en el Ecuador, de inventos ya patentados a nivel mundial, que por tal motivo han perdido su carácter innovativo, se está resquebrajando el principio universal y absoluto de la novedad y se está acogiendo un nuevo concepto de novedad referido únicamente al territorio del país que la concede.

Para efectos de la argumentación de esta sentencia digamos que el Decreto 1344-A adopta el concepto de novedad territorial o relativa, diferente al de la novedad absoluta o universal, en su contenido y en sus efectos”. Y en torno al Decreto 1738, modificatorio del Decreto 1344-A, el Tribunal precisó que “ agrega a las disposiciones transitorias, la condición de la novedad para otorgar patentes invención (sic), especificando que dichas invenciones ‘no estén comprendidas en el estado de la técnica en el Ecuador’.

Tal calificación de la novedad implica adoptar una posición divergente en cuanto a la novedad, vinculada al estado de la técnica que fue establecida por los artículos 1° y 2° de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, para adoptar una definición especial aplicable en el ámbito territorial del Ecuador”. Por las razones que anteceden, el Tribunal desestimó el alegato según el cual las disposicio- GACETA OFICIAL nes transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A ‘constituyen el cumplimiento del compromiso internacional válidamente adquirido por el Ecuador’, y declaró que “un compromiso internacional no puede ser invocado como razón para convalidar el no cumplimiento de una obligación internacional anterior de carácter comunitario”.

A propósito de la figura del pipeline, el Tribunal reitera los criterios ya emitidos en las sentencias correspondientes a los Procesos 6-IP-94 (del 9 de diciembre de 1994, publicada en la G.O.A.C. Nº 170, del 23 de enero de 1995), 1AI-96 (del 30 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 234, del 21 de abril de 1997), acogidos recientemente en las sentencias dictadas en los Procesos 26-IP-2002 (del 2 de mayo de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 798, del 28 de mayo de 2002) y 25-IP-2002 (del 8 de mayo de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 796, del 24 de mayo de 2002).

Cabe referir que, en la primera de las sentencias citadas, el Tribunal declaró que “ la novedad, el nivel ó altura inventiva y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observación para el otorgamiento de patentes de invención ‘sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología’.

En cuanto a la mención del principio del ‘pipeline’, éste que pudiera haber modificado el concepto de novedad de acuerdo al criterio de los demandantes, no está reconocido expresamente en la legislación andina vigente, por lo que no es aplicable”. Además, en la segunda de tales sentencias, declarativa del incumplimiento, por parte de la República del Ecuador, del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 1, 2 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión, el Tribunal tomó en cuenta la oposición sostenida por la mayoría de los Países Miembros en torno a la introducción de la figura del pipeline en el Régimen Común de Propiedad Industrial, a causa de la vulneración del requisito de novedad, e instó al mencionado País Miembro a que adoptase las medidas necesarias para adecuar al ordenamiento comunitario la situación legal y administrativa derivada de la expedición de los Decretos 1344-A de 1993 y 1738 de 1994.

En dicha sentencia, el Tribunal aludió a los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 en los términos siguientes: “ … En opinión de este Tribunal el 09/12/2002 9.20 Decreto 1344-A no se fundamenta en el artículo 143 de la Decisión 344. Además en el expediente no existe constancia de que el gobierno del Ecuador haya procedido a informar a la Comisión como se prevé en el mismo artículo … el análisis de la normativa nacional sobre patentamiento de farmacéuticos contenida en el Decreto 1344-A no parecería tener sustento jurídico en el artículo 144 de la Decisión 344 … pues ésta faculta a los Países para complementar el derecho comunitario en aspectos no comprendidos por él, y si se considera que la Decisión 344 recoge integralmente el concepto de novedad y el de estado de la técnica en sus artículos 1º y 2º, no había vacío comunitario de donde legislar nacionalmente con base en el artículo 144 …”.

En definitiva, el Tribunal reitera que la figura del pipeline es inadmisible en el ámbito del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina por dejar sin aplicación el requisito de novedad consagrado en él. VI. De la fuerza obligatoria de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina El Tribunal encuentra pertinente reiterar que, de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 41 de su Tratado de Creación y 91 de su Estatuto, sus sentencias tienen fuerza obligatoria y carácter de cosa juzgada a partir del día siguiente a su notificación, y que son aplicables en el territorio de los Países Miembros sin necesidad de homologación o exequátur.

En efecto, el legislador comunitario, con el objeto de poner fin a las controversias y otorgar certeza a los derechos, ha fijado un momento en que queda prohibido todo nuevo pronunciamiento frente a las mismas partes sobre el objeto ya juzgado por este Tribunal. Entonces, el acto imperativo en que consiste la sentencia se hace inimpugnable por vía ordinaria y vinculante para todos los Países Miembros.

Al pasar así en autoridad de cosa juzgada, la sentencia, ya eficaz por sí misma, se hace inmutable y adquiere una fuerza obligatoria que asegura la permanencia de su contenido y hace indiscutibles sus efectos. Además, de las normas citadas se desprende que la validez de las sentencias de este Tribunal no se encuentra sometida a su reconocimiento GACETA OFICIAL a través del exequátur, ni la eficacia de dichas providencias se halla condicionada a su homologación, por lo que su aplicabilidad es directa e inmediata en el territorio de los Países Miembros.

Por tanto, una vez firme la sentencia comunitaria, lo que procede es su cumplimiento incondicional, por parte de sus destinatarios, a partir del día siguiente a su notificación. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º La invención, sea de una entidad física o de una actividad, constituye una obra creadora que provee solución a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ámbito de la industria, procura la obtención de un cierto resultado útil.

La invención de producto se materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfacción a una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invención de procedimiento se constituye por operaciones que inciden sobre una materia que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado. En todo caso, deberá constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la industria. 2º La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Cuando la invención se halle integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla. 3º La invención cumplirá el requisito del nivel inventivo cuando no resulte evidente del estado de la técnica para un experto medio en la materia de que se trate, el cual deberá hallarse 09/12/2002 10.20 provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. Y será susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios. 4º No serán objeto de patentamiento los productos o procedimientos que, enunciados en el artículo 6 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no se consideran invenciones por no cumplir con uno o varios de los requisitos de patentabilidad, ni las invenciones de producto o de procedimiento que, señaladas en el artículo 7 eiusdem, contraríen intereses fundamentales, como los relativos al orden público, a la moral, a las buenas costumbres, a la vida, a la salud y a la identidad genética del cuerpo humano, entre otros. 5º La oficina nacional competente, en el marco del procedimiento establecido en el Capítulo I, Secciones III y IV, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la citada Decisión; en caso afirmativo, haya habido o no contradictorio, procederá al examen de fondo de la solicitud, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 1 de la Decisión, y si se encuentra incursa o no en las prohibiciones indicadas en los artículos 6 y 7 eiusdem.

Una vez concluido el examen de forma de la solicitud, y luego de publicado el aviso que informe sobre la presentación de ésta, cualquier interesado legítimo podrá presentar por una vez, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del aviso, observaciones que, provistas de fundamento, tengan por objeto desvirtuar la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud presentada.

En este caso, se notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. La oficina nacional competente podrá proveerse de elementos técnicos para juzgar sobre la patentabilidad del invento, a cuyo efecto podrá requerir informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, y tam- GACETA OFICIAL 09/12/2002 11.20 bién de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.

Caso de estimar que el otorgamiento de la patente pudiera vulnerar derechos de terceros, pedirá al solicitante que haga valer, dentro del lapso previsto, los alegatos que considere pertinentes. 6º La figura del pipeline contraviene uno de los requisitos indispensables en el ordenamiento comunitario para la patentabilidad de las invenciones, de producto o de procedimiento, cual es su novedad, por lo que la solicitud de patentamiento apoyada en aquella figura deberá ser denegada y, de haber sido concedida la patente, ésta deberá ser anulada. 7º Si bien los Países Miembros tienen atribuida la potestad de fortalecer, a través de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como el deber de informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten, ello no los autoriza para establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la citada Decisión. De conformidad con la disposición señalada en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, último aparte, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 83-IP-2002 Solicitud de Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia e interpretación de oficio del artículo 81 ibidem.

Expediente Interno 6092. Actor: Ricardo Antonio Rodríguez. Marca: DOSTCHE ZEREBRIN. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil dos, en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero de Estado Dr. Manuel S. Urueta Ayola, elevada ante este Tribunal con el petitorio correspondiente, recibido el 9 de septiembre del 2002.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, antes referida, se ajusta a los requisitos exigi- GACETA OFICIAL 09/12/2002 12.20 dos por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por Auto de 25 de septiembre del año que transcurre. declarada infundada y se concedió el registro solicitado.

Este acto administrativo fue impugnado por la observante con los resultados que se señalaron anteriormente. Tomando en consideración: Considera el demandante que la Superintendencia aplicó e interpretó en forma indebida el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena pues no tuvo en cuenta que las marcas en disputa son ambas de carácter mixto o figurativo y que las diferencias entre ellas saltan a la vista tanto por el diseño, por los colores así como también, por las expresiones denominativas que son diferentes gráfica y fonéticamente, circunstancias por las cuales, indica, no existe entre tales signos, similitud que induzca a error. 1.

ANTECEDENTES. Se han tomado en cuenta los siguientes acontecimientos destacables del proceso interno: 1.1 Las Partes: Como demandante interviene el señor Ricardo Antonio Rodríguez quien incoa la acción en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio. Actúa como tercero interesado Laboratorios Finlay de Colombia Ltda. 1.2 Objeto de la demanda: La parte actora pretende obtener la nulidad de la Resolución número 20835 de 30 de septiembre de 1999, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto por Laboratorios Finlay de Colombia Ltda., contra la Resolución No. 6282 del 12 de abril de 1992, la revocó y en su lugar, negó el registro de la marca DOSTCHE ZEREBRIN que había sido concedida al accionante Ricardo Antonio Rodríguez.

Como restablecimiento del derecho solicita el actor que se ordene a la Superintendencia expedir el título de registro de la mencionada marca a favor suyo, publicando en la Gaceta de Propiedad Industrial la sentencia que ponga fin a este proceso. 1.3 Hechos y fundamento de la demanda: La sociedad Laboratorios Finlay de Colombia Ltda., formuló observación en contra de la solicitud de registro de la marca DOSTCHE ZEREBRIN, argumentando la titularidad de la marca VITACEBRINA, destinada a amparar productos de la clase 5 internacional1.

La observación fue 1 Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas. 1.4 Contestación de la demanda y actuación del Tercero Interesado: La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda defendiendo la legalidad del acto acusado y al efecto sostiene que con su expedición no se violó la norma invocada como infringida por el demandante, ya que se profirió de conformidad con las atribuciones legales y plenamente ajustado al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

El Tercero Interesado por su parte contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la demandante, rechazando los cargos formulados contra el acto acusado y solicitando que éste se mantenga por haber sido expedido conforme a la Ley.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo que consagra el artículo 32 del Tratado de su Creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal interpretará la disposición que se menciona por el Juez consultante, esto es, el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, destacando la necesidad de interpretar, de oficio, el artículo 81 ibidem. GACETA OFICIAL A continuación se inserta el texto de las normas a interpretarse: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” 4.

CONSIDERACIONES. El Tribunal procede a interpretar la norma solicitada, para lo cual analizará lo relacionado con la confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro de marcas; la comparación entre marcas mixtas y el cuidado especial que debe tenerse en el registro de marcas de productos farmacéuticos. 09/12/2002 13.20 El requisito de la suficiente distintividad para las marcas, es fundamental, puesto que constituye un elemento indispensable que permitirá al público distinguir un producto o servicio de otros que se encuentren en el mercado.

La perceptibilidad es la capacidad de que un signo pueda ser captado por los sentidos; de esta manera el consumidor podrá apreciar el producto o servicio, bien sea por imágenes, impresiones, palabras, gráficos, colores, etc. Finalmente la exigencia de la susceptibilidad de representación gráfica, permitirá al usuario formarse una concepción material de la marca, esto es por medio de palabras, figuras o signos. Por otro lado, la citada norma estatuye en su segundo inciso, que la marca tiene como función principal, servir como signo distintivo de otros productos en el mercado.

La marca según nuestra ley comunitaria, sirve para distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los de otra que sean idénticos o similares. Entendiéndose con ello que la función principal de la marca es la distinción. Con razón se dice que “la marca es un derecho que se ubica dentro de los llamados signos distintivos”.3 El tratadista Baylos Corroza, señala sobre la función distintiva de la marca: “La marca ha de realizar su función distintiva, en esa función la marca desarrolla su cometido.

Son los consumidores los que deciden el resultado a que conduce esa diferenciación, optando por adquirir unos productos, en lugar de otros, atraídos por alguna de las marcas que se contraponen; que es lo mismo que elegir alguna de las empresas que se enfrentan. 4.1. Requisitos para el registro de marcas. La confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro: Las normas del derecho comunitario andino relativas a la Propiedad Industrial, establecen los requisitos que la marca debe reunir para proceder a su registro, estos son la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica.

“La percepción por parte de los consumidores de la señal adoptada por esa empresa da Sobre estos requisitos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina2, se ha pronunciado ampliamente en varios fallos, señalando que: 3 Puede consultarse la amplia jurisprudencia del Tribunal sobre este tópico, en los siguientes casos: Proceso 38-IP-00, sentencia de 7 de junio del 2000, Marca 3 FRITTY.

En G.O.A.C. No. 578 del 27 de junio del 2000./ / Proceso 24-IP-97, sentencia de 17-II-98. Marca: WORLD CUP FRANCE 98. En G.O.A.C. Nº 343 de 26-V-98.// Proceso 20-IP-96, sentencia de 25-VII-97. Marca: EXPOVIVIENDA. En G.O.A.C. No. 291 de 31-IX-97. // Proceso 2-IP-95, sentencia de 19-IX-95. Marcas: LAURA vs. LAURA ASHLEY. En G.O.A.C. No. 199 de 26-I-96.

PACHON MUÑOZ, Manuel: Manual de Propiedad Industrial, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 1984, p.93. GACETA OFICIAL 09/12/2002 14.20 fonética e ideológica. No se descarta asimismo con respecto a los dibujos o leyendas semejantes. La apreciación de tales cuestiones debe realizarse desde un doble aspecto: objetivo, en la comparación y análisis de las semejanzas; y subjetivo, desde el punto de vista del público consumidor.

La confusión provoca la denegatoria de la inscripción, aunque no exista oposición, si estima la autoridad pertinente que la misma es evidente, y aunque exista la posibilidad de producirse, porque en este caso está velando por la honestidad de las relaciones comerciales.” 6 lugar a un juicio sobre las cualidades y notas de los productos o servicios adquiridos, que la función identificadora de la señal –es decir de la marca- permite comparar con las de otros competidores, y facilita formar ese juicio de valor que recae sobre su actuación.”. 4 Un producto debe poseer la virtud de estar libre de riesgos de confusión, ya que la semejanza o similitud de signos puede llevar al consumidor a tomar un producto con el convencimiento de que posee ciertas cualidades y que proviene de un determinado productor, afectando de esta manera su libertad de elección. Al existir error en la adquisición del bien, se causa disturbios en el mercado, y el consumidor puede ser el principal afectado, sobre todo si se tiene en cuenta que por ese error, puede llegar a consumir productos que no cubran sus necesidades por no tener las características de lo que buscaba.

A este respecto el Tribunal ha dicho que: “La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria.

Por ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro ”. 5 La doctrina señala que una marca no cumple con su función distintiva cuando se trata de un signo demasiado simple, por ejemplo una raya, o de un signo demasiado complejo por ejemplo las instrucciones para el empleo de un producto, que el público no llega a identificar 7.

La falta de distinción, ha sido dividida en directa e indirecta 8: La primera tiene diversas graduaciones: desde la identidad absoluta hasta la provocada por la disposición de los elementos de la marca que, considerados individualmente, pueden ser distintos. Se produce entre otras causas por: 1) Semejanza ortográfica, fonética, visual; o similitud de la idea que evocan, ya sea por semejanza, como barco y buque, por contraste, como bondad y maldad; o por analogía, como balanza y justicia, función y oficio, emperador e imperio. 2) Confusión entre denominaciones y emblemas, o viceversa, como sucede entre la figura de un perro y la palabra perro, o al contrario. 3) Confusión entre dibujos apreciados en su conjunto, aunque tengan elementos diferentes.

Sobre la apreciación de los signos, la Enciclopedia Jurídica Omeba, señala: “ los casos más frecuentes sobre confusión son los de similitud gráfica, ortográfica, La confusión suele ser indirecta cuando se presenta por la forma como las marcas se aplican 6 4 5 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas, S.A. Segunda Edición, Madrid, 1993. pp. 817, 809.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 21-IP-96, sentencia de 1-XII-97. Marca: GOLOSIA G.O.A.C. Nº 318 de 26-I-98. 7 8 OSORIO, Manuel, et.al. Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XIX, Editorial Driskill S.A. Buenos Aires-Argentina, 1984, p.101. PACHON MUÑOZ, Manuel: Manual de Propiedad Industrial, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 1984, pp 99 y 100.

Ibidem. p.106 GACETA OFICIAL 09/12/2002 15.20 una grafía peculiar (marcas mixtas propiamente dichas) y el de las marcas que incluyen elementos fonéticos y gráficos formando un conjunto (marcas complejas), pudiendo llegar a comprender el total de la presentación exterior de un producto (conjunto de etiquetas de un licor embotellado, de un queso, etc.)”.10 a los productos, así no se confundan sobre el papel, como puede ocurrir entre un engranaje, usado como marca para identificar alpargatas y la figura de un octágono, pues cuando se imprimen sobre la suela es muy difícil distinguirlos.

Al operar la marca en la mente del consumidor como una verdadera señal, corresponde al funcionario realizar la importante tarea del cotejo marcario o examen de registrabilidad, tal como lo indica la doctrina y jurisprudencia, siguiendo las reglas elaboradas para la orientación debida. Las Reglas que deberá seguir el funcionario consultante para el cotejo de marcas y determinar la posibilidad de confusión, así como la conducencia o no del Registro, son las siguientes:9 1) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, teniendo en cuenta todos los elementos que las constituyen. 2) Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto, un comprador normal no especialmente perspicaz ni torpe en extremo y tener en cuenta la naturaleza del producto.

A la marca mixta se le atribuye un mayor poder publicitario, debido a la facilidad de retención, ya sea mental, auditiva o figurativa. La combinación resulta, por ejemplo, de una figura y de una palabra, la cual puede tener gran poder evocativo; por eso se les llama a veces marcas ideativas.11 Una marca mixta puede ser mucho más sugestiva para la mente del consumidor que otro tipo de marca.

La retención de aquellas resulta más comprensible por sus cualidades de mayor impresión y retención, por lo que para su análisis comparativo, deberá tomarse en consideración que ésta puede ser más rápidamente conocida entre los consumidores, y que a la competencia le podría convenir aprovecharse de esta situación, cada vez que la similitud sea mayor a las diferencias.

Al respecto del estudio comparativo de las marcas mixtas, la Enciclopedia Omeba, dice lo siguiente: “Las marcas mixtas, no pueden establecer el valor de cada tipo de elemento de una marca general, sino frente a cada caso concreto, es decir de acuerdo a la importancia que tenga dentro del conjunto y en relación con la de su oponente”.12 4) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.2 Comparación entre marcas mixtas: El estudio comparativo de marcas, implica un esfuerzo por parte de la autoridad para identificar si es posible su registro, aún más si se trata de marcas mixtas, en donde se requiere analizar tanto los elementos gráficos como los denominativos.

Al respecto, la Nueva Enciclopedia Jurídica enseña el siguiente concepto: “Las marcas mixtas o complejas son las que reúnen elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos, cual es el caso de las denominaciones escritas según En la jurisprudencia del Tribunal, se encuentra el siguiente criterio que servirá al estudio que el funcionario debe hacer respecto del examen comparativo de las marcas mixtas: “Para comparar marcas mixtas, primero se debe determinar, cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- de cada marca, 10 11 9 OTAMENDI, Jorge: Derecho de Marcas, Editorial AbeledoPerrot, Buenos Aires, Tercera Edición, 1999, p.193. 12 AGUILAR, Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981, p.887.

CARRILLO BALLESTEROS, Jesús y MORALES CASAS, Francisco: La Propiedad Industrial, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 1973. p 218. Enciclopedia Jurídica Omeba. Ibídem. p.401. GACETA OFICIAL resulta predominante, que es lo que le permite a la marca llegar al público consumidor. La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, ya que por lo general suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. 09/12/2002 16.20 de utilidad para que el funcionario examinador pueda concluir si es o no conveniente dar paso al registro de un signo determinado: “La circunstancia de poseer las marcas algún elemento común: raíz o terminación, no impide su coexistencia cuando los conjuntos son claramente diferenciales; así tratándose de vocablos que tienen una parte idéntica interesa determinar si el elemento disímil tiene suficiente fuerza distintiva como para anular la semejanza proveniente de la parte común” 14.

“Es sabido que los laboratorios que producen especialidades medicinales las designan por lo común mediante vocablos constituidos por radicales o terminaciones (o ambas cosas) que sean evocativas de la naturaleza del producto. Es menester que las partes no comunes sean fuertemente distintivas como para dar al conjunto la suficiente caracterización. Aquí juega la apreciación personal”.15 “Si una vez realizada la comparación de las marcas y el resultado es que en una predomina el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”. 13 4.3.

Registro de Marcas para Productos Farmacéuticos: Cuando se va a registrar una marca, se deben cumplir los requisitos que exige la ley, la autoridad debe comprobar si el peticionario ha satisfecho las exigencias para el registro y, haya o no observaciones a la solicitud, deberá seguir las reglas para el cotejo de los signos. Deberá, además, considerar la jurisprudencia y la doctrina existente respecto de la forma para realizar el examen comparativo de las marcas y de esta manera llegar a una decisión libre de elementos arbitrarios.

Tales criterios constituyen la regla general, puesto que, cuando se trata de productos pertenecientes al sector farmacéutico, este Tribunal ha establecido pautas especiales para el cotejo de las marcas, considerando que por su propia naturaleza, se debe tener especial cuidado para el registro solicitado, ya que al ser productos de uso medicinal, y muchos de ellos de uso delicado, cualquier confusión determinada por la semejanza de las marcas, podría provocar serios problemas a la salud del consumidor.

El hecho de que una marca posea un elemento común no es suficiente para determinar la irregistrabilidad, pero si se trata de productos de naturaleza farmacéutica, en su examen debe considerarse que, sus partes no comunes, deben ser fuertemente distintivas. El análisis de marcas farmacéuticas, tiene que realizarse de acuerdo a las siguientes consideraciones16: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. 14 15 En el mismo sentido se encuentran importantes exposiciones doctrinarias tales como las que a continuación se insertan y que resultan 13 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 05-IP-02, sentencia del 20 de febrero del 2002. Marca: “BAZZER”. En G.O.A.C. No.773 del 18 de marzo del 2002. 16 Enciclopedia Jurídica Omeba, Apéndice Tomo I, Ibídem. p. 400. Enciclopedia Jurídica Omeba, Apéndice Tomo I, Ibídem. p. 402. Ver en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 06-IP-01, sentencia del 26 de marzo del 2001.

Marca: “AZETAVIR”. En G.O.A.C No. 663 del 30 de abril del 2001. // Proceso 48-IP-00, sentencia del 28 de julio del 2000. Marca: “BROMTUSSIN”. En G.O.A.C. No. 594 de 21 de agosto del 2000.// Proceso 30-IP2000, sentencia de 2 de junio del 2000. Marca: “AMOXIFARMA”. En G.O.A.C. No. 578 de 27 de junio del 2000. GACETA OFICIAL “Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas, este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” 17.

El Tribunal 18 en varias sentencias y siguiendo un criterio general, ha determinado que el examen de comparación de marcas farmacéuticas, debe fundarse en un riguroso estudio de las marcas en disputa, aún más si se considera que en muchas farmacias, se venden medicamentos de uso delicado sin receta médica. La eventualidad de tomar un medicamento por otro, puede comprometer seriamente la salud, por lo que es importante el cuidado que debe tener la autoridad competente, en aras de descartar cualquier riesgo de confusión. Por estas razones y como a más de la protección jurídica que la ley otorga al dueño de una marca para evitar las distorsiones en el mercado, proteger la libre competencia, y los derechos de los consumidores, está en juego la salud y vida de las personas, al tratarse de productos farmacéuticos, este Tribunal mantiene el criterio de la gran responsabilidad que tiene el juzgador de evitar y prevenir confusiones con esta clase de productos, debiendo ser sumamente minucioso en su análisis y resolver con criterio riguroso la conveniencia del registro solicitado. 09/12/2002 17.20 los requisitos contemplados en el artículo 81 de la Decisión 344.

SEGUNDO: La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los de otra que sean idénticos o similares, por lo que un producto o servicio, debe estar libre de riesgos de confusión.

TERCERO: Al operar la marca en la mente del consumidor como una verdadera señal, corresponde al funcionario realizar la importante tarea del cotejo marcario o examen de registrabilidad, tal como lo indican la doctrina y jurisprudencia, siguiendo las reglas elaboradas para la orientación debida.

CUARTO: Para comparar marcas mixtas, primero se debe determinar, cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- de cada marca, resulta predominante. La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo, que suele ser el más característico o determinante, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, los que en un momento dado pueden ser concluyentes.

QUINTO: Cuando se trata del registro de productos farmacéuticos, el Tribunal mantiene el criterio de que, en el examen comparativo, se deberá tener el máximo cuidado ante la eventualidad de tomar un medicamento por otro lo que puede comprometer la salud y la vida de las personas. Deberá descartarse cualquier riesgo de confusión y ser sumamente minucioso en el análisis, y con criterio riguroso, medir las consecuencias de su registro.

De todo lo expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: 17 18 Un signo para que pueda ser registrado como marca, deberá reunir Gómez Montero, Jesús: “Revista General de Derecho”, Valencia-España, Octubre-Noviembre 1993, p. 10389 en Proceso 06-IP-01. Ibídem. Se puede consultar sobre el tema en los siguientes casos: Proceso 40-IP-01, sentencia del 18 de julio del 2001. Marca: “ACEPTIBAC”.

En G.O.A.C. No. 710 del 11 de septiembre del 2001. // Proceso 4-IP-01, sentencia del 2 de mayo del 2001. Marca: “NEORAL”. En G.O.A.C. No. 686 del 10 de julio del 2001. // Proceso 13-IP-97, sentencia del 6 de febrero de 1998. Marca: “DERMALEX”. En G.O.A.C. No.329 del 9 de marzo de 1998. // Proceso 70-IP-2000, sentencia del 24 de enero del 2001.

Marca: “PLATINOL”. En G.O.A.C. No. 642 del 15 de febrero del 2001. El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en GACETA OFICIAL el proceso interno N° 6092, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Además deberá dar cumplimiento a lo establecido por el inciso final del artículo 128 del Estatuto. Notifíquese al mencionado Consejo de Estado por medio de copia certificada y, remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO 09/12/2002 18.20 Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 09/12/2002 19.20 GACETA OFICIAL 09/12/2002 20.20 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú