PROCESO 95-IP-2002 Solicitud de Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los literales d) y e) del artículo 83 y del artículo 84 de la misma Decisión. Expediente Interno No. 359/96-LM.
Actor: MARIN & ASOCIADOS C. A. MYACA. Marca: ALPIN. _______________________________________________________________ EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil dos, en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Presidente del Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, Abogado Miguel S. Antepara Figueroa, dentro del proceso interno 359/96/LM, elevada ante este Tribunal con el petitorio correspondiente, recibido el 26 de septiembre del 2002.
VISTOS: Que aunque la solicitud de interpretación prejudicial antes referida no se ajusta en rigor a los requisitos formales exigidos por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, los elementos para que el Tribunal se pronuncie pueden extraerse de la documentación adjunta, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.
Tomando en consideración: 1.
ANTECEDENTES Se han tomado en cuenta los siguientes hechos destacables: 1.1. Las Partes Actúa como parte demandante “MARIN & ASOCIADOS C. A. MYACA” Se señala como demandado el Director Nacional de Propiedad Industrial y actúa como tercero interesado, “ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.” 1.2 Objeto y fundamentos de la demanda La parte demandante pretende la nulidad de la Resolución No. 0955998 de 24 de junio de 1996, proferida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual se rechaza la observación propuesta al registro de la marca ALPIN solicitado por “ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.” Fundamenta su demanda, señalando que es titular de la marca denominada ALPINA, “que siendo notoriamente conocida en nuestro país, protege aquellos productos referidos en la clase internacional No. 32 de la nomenclatura NIZA”, y a renglón seguido transcribe íntegramente el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señalando que se han violado las disposiciones de dicho artículo y concluye su demanda pidiendo el resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados por “ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.”. 1.3.
Contestación de la demanda: No consta en la documentación enviada, la contestación a la demanda realizada por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca del Ecuador. Sin embargo, si figura un memorial del tercero interesado en el que niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, citando los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Indica que es propietaria de la marca ALPINA registrada en el Ecuador desde 1972, para distinguir los productos de la clase internacional No. 29 y también de la marca ALPINA desde 1995 para distinguir los productos de la clase internacional No. 32; que en Colombia igualmente es propietaria de esta denominación para las clases 29 y 32 desde 1973 y 1976 respectivamente.
Por ello, alega que tiene un derecho para registrar marcas que la doctrina reconoce como defensivas; que en su caso, ALPIN es una derivación de la marca principal ALPINA. En consecuencia, dice que la observación es infundada porque resulta inadmisible que un tercero pretenda observar la solicitud de registro de una marca que tiene íntima relación con la marca fundamental de su propiedad inscrita desde hace 23 años en el Ecuador, y por otro lado, la marca ALPINA de MYACA protege productos de la clase internacional No. 32[1] mientras que la marca ALPIN de su propiedad protege productos de la clase internacional No. 29[2], en este caso, manifiesta que la marca de su oponente no tiene la categoría de notoriamente conocida, único caso en que se admite posibilidad de oposición a productos de diferente clase, y que tampoco se probó esa categoría en el trámite administrativo.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Tratado de su Creación.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La interpretación prejudicial que realizará el Tribunal, estará referida a los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a) de la Decisión 344, mencionados por el Juez Consultante; y además interpretará de oficio, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 34 del Tratado, los literales d) y e) del artículo 83, y el artículo 84, de la misma Decisión. Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente.
Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 82.
“No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marcas conforme al artículo anterior.” Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca. c) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” 4.
CONSIDERACIONES El Tribunal procede a interpretar las normas enunciadas, para lo cual tratará los siguientes temas relacionados con el caso bajo examen: los requisitos legales para el registro de marcas; la confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro de marcas; de la marca notoria y su prueba; el principio de especialidad, y las marcas derivadas o defensivas. 4.1 Los requisitos legales para el registro de marcas.
Nuestra ley comunitaria establece ciertos requisitos que deben cumplir las marcas para obtener su respectivo registro, cuando dispone en el artículo 81 de la Decisión 344 que los signos para registrarse como marcas, deben ser perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. La jurisprudencia de este Tribunal ha establecido criterios muy claros al respecto:[3] La perceptibilidad.
Implica la capacidad de un signo para ser captado por los sentidos, con el objeto de que el consumidor lo identifique como marca, para lo cual es indispensable su materialización o exteriorización. “Para la recepción sensible o externa de los signos –ha dicho el Tribunal- se utiliza en forma más general el sentido de la vista y aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos, de manera tal que este requisito supone el paso del mundo de lo intangible a lo tangible y es la característica primordial que permite a la marca ser aprehendida por los consumidores, para que estos puedan retenerla en su memoria, apreciarla y distinguirla de otras.” [4] La Distintividad.
Constituye la función principal que cumple la marca, puesto que un signo que sea suficientemente distintivo, servirá en su propósito principal, esto es que el público pueda distinguir un producto o servicio de otros que se encuentren en el mercado. La Susceptibilidad de representación gráfica. Se refiere a la necesidad de representación material del signo, bien sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier otro mecanismo que lo exprese, para que el usuario, pueda conocer el producto o servicio y en general apreciar sus componentes en el mercado de productos.
Este elemento dice también relación con la posibilidad de que el signo a ser registrado pueda ser objeto de una descripción para los efectos de su publicación. Estos son los tres elementos que constituyen los requisitos exigidos por la ley comunitaria para ejercer el derecho de explotar una marca, una vez registrada. La razón de esta protección es de carácter dual puesto que, de un lado, reside en el resguardo de los derechos de los consumidores, en forma tal que, para evitarles confusiones al momento de la adquisición del bien o servicio, la marca debe poseer todos los elementos que se determinan en la ley; y de otro, actúa como un preventivo de las competencias desleales en el mercado.
Sin la presencia concurrente de estos requisitos, una marca no podrá registrarse, ni entrar a competir en el mercado de que se trate, tal como lo establece con toda claridad el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344. 4.2. La confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro de marcas La función principal de la marca es la de indicar la procedencia y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los de otra que sean idénticos o similares.
El tratadista Baylos Corroza, señala que la marca ha de realizar su función distintiva, cuando los consumidores deciden el resultado a que conduce esa diferenciación.[5] Si una marca no cumple con su cometido, causa disturbios en el mercado dejando consiguientemente como principal afectado al consumidor, a más de otras implicaciones que trae consigo el registro de un signo propenso a generar confusiones.
El Tribunal ha dicho a este respecto que: “La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria.
Por ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro ". [6] El Tribunal ha sido muy claro cuando señala que no hay lugar al registro de una marca, cuando su similitud con otro signo registrado, representa un riesgo de confusión para el público consumidor y para el sector competitivo del mercado; sin embargo, la autoridad nacional competente, deberá tener en cuenta una serie de criterios que la jurisprudencia del Tribunal y la doctrina han establecido para realizar el cotejo de las marcas y determinar si el registro de otra similar o idéntica pueda ocasionar perjuicios a terceros.
En doctrina se menciona que la confusión puede ser directa o indirecta: [7] La primera tiene diversas graduaciones: desde la identidad absoluta hasta la provocada por la disposición de los elementos de la marca que, considerados individualmente, pueden ser distintos. Se produce entre otras causas por: 1) Semejanza ortográfica, fonética, visual; o similitud de la idea que evocan, ya sea por semejanza, como barco y buque, o por analogía, como balanza y justicia. 2) Confusión entre denominaciones y emblemas, o viceversa, como sucede entre la figura de un perro y la palabra perro, o al contrario. 3) Confusión entre dibujos apreciados en su conjunto, aunque tengan elementos diferentes.
La confusión indirecta se presenta por la forma como las marcas se aplican a los productos, así no se confundan sobre el papel, como puede ocurrir entre un engranaje, usado como marca para identificar alpargatas y la figura de un octágono, pues cuando se imprimen sobre la suela es muy difícil distinguirlos. En definitiva, el criterio del juzgador, deberá estar libre de arbitrariedades y sostener su análisis en un profundo conocimiento sobre el cotejo marcario. 4.2.1.
El Principio de la Especialidad y la conexión competitiva de los productos El derecho comunitario de marcas, contiene una serie de principios a partir de los cuales se derivan las principales reglas de aplicación práctica para el reconocimiento de los mismos. Entre ellos podemos destacar el principio de la especialidad, según el cual el derecho otorgado a una marca registrada, recae solamente sobre los productos o servicios vinculados a la clase a la que pertenecen.
No obstante lo anterior el principio o regla de la especialidad no puede considerarse como de carácter absoluto puesto que, tanto la legislación relativa a la propiedad intelectual como la doctrina y la jurisprudencia, han establecido excepciones en el sentido de determinar que en ciertas circunstancias, la irregistrabilidad de un signo puede darse aún cuando pretenda distinguir productos o servicios incluidos en una clase internacional diferente a aquella dentro de la cual se encuentran clasificados los productos o servicios de la marca registrada o solicitada previamente para registro.
Alberto Casado, al respecto del Principio de Especialidad, menciona que: “ el contenido del derecho sobre la marca viene perfilado, en gran medida, por la denominada regla de la especialidad. En efecto, aunque el derecho otorgado por la marca es exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relación con productos o servicios determinados.
En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser inscritos en el registro, cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados.” [8] Por su parte, Carlos Cornejo[9], indica que el fundamento de este principio radica en que la función de la marca es identificar un producto en concreto, y no a toda la gama de productos existentes, consecuencia de ello es que existan marcas idénticas a favor de distintos titulares, registradas en diferentes clases.
Por lo tanto el titular de una marca registrada sólo puede impedir el registro de una marca confundible con la suya, si ella pertenece a la misma clase de la nomenclatura oficial, que la ya registrada. De la misma manera, otro autor, señala que una marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada, de aquí surge la regla general, según la cual el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada; ello quiere decir, en principio, que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase.[10] En otro sentido, Jorge Otamendi al hablar de la confusión indirecta, esto es, la que se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común por proceder de un mismo fabricante, dice que puede darse también entre marcas que no cubren los mismos productos y que ello puede suceder entre marcas de clases distintas o entre marcas de una misma clase.
“La confusión – dice – no se limita entonces a los productos cubiertos por la marca o, dicho en otras palabras, el derecho de ‘excluir’ a otros en el uso de una marca no se termina con los productos o servicios para los cuales se concedió la marca. Cuando hay confusión, ( ) se ha reconocido una extensión del derecho para evitarlo ”. Agregando que “la procedencia de estas oposiciones es desde luego de carácter excepcional, ya que el registro en una clase no es equivalente al registro en otras o en todas las clases.
Ello aunque ese carácter excepcional sea aplicado en forma generalizada por la repetición de idénticas situaciones. Porque ‘sobre este principio de especialidad prevalece el propósito general y esencial de la ley de proteger a los adquirientes evitándoles confusiones’.” [11] El Tribunal por su parte, aceptaba que la regla de la especialidad tenía como única excepción, determinada por la Ley Comunitaria, la que derivaba de la notoriedad de la marca registrada, empero a raíz de los cambios efectuados en esta materia a la Decisión 85 de la Comisión tanto por las Decisiones 311 y 313, como por la Decisión 344, aplicable al caso, ha reconocido que el principio de especialidad no es aplicable en términos absolutos cuando la identidad o similitud de las marcas está en relación con productos o servicios que por su semejanza puedan generar grave confusión en el público consumidor.
Ello, en razón de que las normas que se han ocupado últimamente del tema, han abandonado la referencia expresa que traía el literal a) del artículo 58 de la Decisión 85 que aludía a que la protección, en caso de marcas comunes se extendía tan solo “para productos o servicios comprendidos en una misma clase” reemplazándola por la más general y comprensiva que se refiere a “ los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
La anterior variación legislativa ha llevado al Tribunal a sostener la posición de que con una marca registrada para identificar determinados productos o servicios pertenecientes a una clase internacional, aún no siendo el caso de marca notoria, se pueda impedir el registro de un signo idéntico o semejante que se pretenda utilizar para distinguir productos o servicios que, aunque clasificados en otra, por la similitud o semejanza de éstos se pueda generar error o confusión en los consumidores.
Esta posición jurisprudencial que ahora se ratifica, aparece contenida, entre otras en las providencias que a continuación se transcriben en lo pertinente: En la interpretación prejudicial realizada dentro del Proceso No. 60ip2000 (caso Maxvall), dijo: “Al respecto, se hace necesario señalar que la prohibición se refiere a productos o servicios en los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, lo que implica que no es necesario que se hallen dentro de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, sino que entre los productos puedan existir similitud o conexión competitiva ” [12] Al resolver otra solicitud de interpretación, la No. 09ip98, expresó en la parte considerativa de la providencia que: “El examen comparativo no se ha de realizar únicamente entre los signos sino entre éstos y los productos o servicios a protegerse, toda vez que una marca ampara o protege no al universo de productos sino a aquellos a los cuales se ha concretado la solicitud respectiva.
Según el artículo 83 literal a) el titular de una marca podrá hacer valer sus derechos cuando un tercero pretenda registrar otro signo similar o semejante para los mismos productos de una misma clase o para “productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, caso en el cual la protección se concede independientemente de la clase de que se trate, pero siempre que guarden similitud por su finalidad, carácter substituible, etc.” “En el caso subjudice entre las dos solicitudes, los productos que cada una aspira a proteger se encuentran clasificadas en las clases tercera y quinta, debiendo el juzgador determinar si entre dichos signos no existe alguna similitud o conexión competitiva que pueda dar origen a la confusión y en consecuencia a su irregistrabilidad.” Destacando en la parte de las conclusiones de la referida sentencia (numeral 6), lo siguiente: “Para declarar la irregistrabilidad de un signo solicitado como marca, se analizará la confundibilidad en el campo visual, auditivo e ideológico, comparando siempre el signo con los productos o servicios que las dos marcas van a proteger, siendo irregistrable aquel si los productos son iguales o semejantes o tienen entre sí alguna conexión competitiva que pueda conducir al público a error, sin consideración a la clase del nomenclator a que pertenezcan.
El análisis comparativo será mas exigente cuando la naturaleza de los productos frente al público al que que van destinados puedan ocasionar daños a la salud humana por efectos de la confusión.” [13] En la misma forma categórica que lo hizo en las providencias anteriormente citadas, el Tribunal afirmó en el Proceso No. 31ip98 que: “El principio de especialidad consagrado en el derecho marcario guarda estrecha vinculación con lo antes expuesto.
Si bien es cierto, que conforme a este principio el derecho de exclusiva del titular de una marca se concede sobre determinados bienes específicamente señalados en la solicitud de registro, no es menos cierto que al momento de determinar la confundibilidad de un signo ya registrado o solicitado para su registro con otro que pretenda serlo, el examinador no deberá restringir la posibilidad de confusión o error únicamente para el supuesto de identidad de productos, sino que deben apreciarse también aquellos bienes respecto de los cuales se pueda originar confusión aun cuando pertenezcan a clases diferentes.” [14] Ahora bien, debe sin embargo el Tribunal enfatizar en que por tratarse de una excepción, las razones en que se funda su aplicación, esto es, la confusión en el consumidor determinada por el hecho de la semejanza de los productos o servicios distinguidos por marcas idénticas o semejantes, debe generar un verdadero riesgo de confusión, producto de lo que la doctrina ha denominado “conexión competitiva” y ser objeto de apreciación rigurosa por el examinador.
A este efecto el Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator “Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien la alega. “b) Canales de comercialización. “Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. “c) Mismos medios de publicidad. “Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor.
“d) Relación o vinculación entre los productos. “Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. “e) Uso conjunto o complementario de productos. “Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. “f) Partes y accesorios. “La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.
(motores y válvulas, pero no en el caso de tornillos y carburadores). “g) Mismo género de los productos. “Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). “h) Misma finalidad.
“Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. “i) Intercambiabilidad de los productos. “Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.”[15] 4.3.
De la marca notoria y de su prueba. Las marcas notorias son: “aquellas que por su difusión y publicidad local o internacional, han logrado un reconocimiento en el público, sea o no consumidor, que obliga a una protección legal fuera de lo común”[16]. Esta protección que la ley otorga a la marca notoria, resulta de la facilidad para engañar al consumidor, quien conoce una marca, sus productos, su calidad y procedencia, y por lo tanto una confusión entre marcas, le beneficiaría en gran medida al reciente dueño de la marca, quien podrá obtener fácilmente réditos económicos conseguidos por el uso de una marca conocida entre el público consumidor.
Jorge Kors, indica que: “Las marcas notorias constituyen la excepción al principio de especialidad cuando su difusión ha alcanzado a los consumidores en general y no sólo a aquellos referidos a una especial rama de la producción. En este caso para establecer la confundibilidad de los signos marcarios no rige la categorización de las distintas clases de registro.
“Entre la marca notoria y los productos que protege, debe haber una identidad de tal naturaleza que con la sola mención de la marca, el consumidor identifique directa e inmediatamente al producto. La identidad de productos a los que se refiere la marca notoria deja en la mente del consumidor una impresión de tal naturaleza, que identificada o pronunciada, la relación entre ésta y el producto es instantánea e inmediata.
“Para la comparación de esta clase de signos, el criterio que se aplica es muy riguroso y estricto, con el propósito de que, aún por una similitud o semejanza superficial o imperceptible, quiera un tercero aprovecharse del prestigio de la marca notoria, al tratar de inscribir una nueva que puede perjudicar en definitiva al consumidor.” [17] Por su parte, Rangel Medina, señala que el principio de la especialidad no es absoluto, las marcas notorias gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de tal manera que aun tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías que formalmente correspondan a otros grupos de la clasificación oficial.[18] La marca notoria, tiene especial protección de la ley, ya que por su conocimiento entre el público consumidor, el tercero buscará beneficiarse de la notoriedad y obtener réditos económicos, el problema radica en que esta confusión provocada en el usuario, puede ser muy peligrosa, si el nuevo producto, no reúne las características de calidad del distinguido por la marca notoria, o tiene una aplicación diferente; finalmente se busca proteger al dueño de la marca notoria que tiene todo el derecho de impedir que un tercero se aproveche de su prestigio y obtenga grandes ganancias a costa de la explotación de la marca notoria.
Respecto de la prueba de la marca notoria, el Tribunal se ha pronunciado de la siguiente manera: “Es importante al momento de evaluar su notoriedad, considerar si la marca común para elevarse al estado de marca notoria, cuenta con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.[19] La notoriedad es una situación que debe ser probada por quien la alega, en tal sentido este Tribunal estableció que corresponde al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso: “ apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio –como en el caso de rechazarla o de declarar la nulidad de aquella- pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca; o porque, frente al aporte de pruebas por las partes, a él compete valorarlas de acuerdo con los principios de la sana crítica. [20] Queda claro que a quien alega la notoriedad de una marca, le corresponde probar dicha calidad, mientras que el examinador deberá ceñirse a lo que dispone, de manera ejemplificativa el artículo 84 de la Decisión 344 para determinar la notoriedad, esto es, basarse en criterios como la extensión de su conocimiento en el público consumidor; en su difusión; en la antigüedad de la marca y en un análisis de producción y mercadeo de dichos productos.
Es preciso entonces, que quien alega la notoriedad, aporte la prueba de la misma, porque como se dijo anteriormente, la marca puede ser desconocida para el juzgador y por ello el interesado debe comprobar que la marca es realmente notoria entre los consumidores. 4.4. Marcas derivadas o defensivas. Se aboca por el Tribunal el tema de las marcas derivadas o defensivas toda vez que en este proceso se menciona por una de las partes que la marca ALPIN, es una derivación de la marca principal ALPINA, y por otro lado, que tiene la connotación de ser lo que la doctrina califica como marca defensiva en la medida en que con su registro se quiere evitar o impedir el registro por terceros, de signos que imiten o se asemejen a la marca principal.
Aclarando estos conceptos, se ha dicho que marcas defensivas son: “Aquellas que se registran con el objeto de impedir que se imiten las marcas que son de cierta importancia para sus titulares. Por ejemplo la marca principal es CRUSH y la marca de defensa es BRUNCH GRESH. De este modo, hay muchas menos posibilidades que una marca parecida a la marca principal, pueda ser amparada con el registro, pues también tendrá que ser sustancialmente distinta a las dos marcas de defensa.”[21] En el mismo sentido, se dice que las marcas defensivas también cumplen otros propósitos como los que se menciona a continuación: “La presencia de marcas no destinadas a un uso efectivo responde también y en gran medida al propósito de ampliar en lo posible la defensa de las marcas propias realmente usadas.
Para ello, se extiende la protección de estas marcas registrándolas también para productos distintos de los efectivamente explotados, a efectos de evitar que la misma marca u otra muy similar sea adoptada por empresa extraña, aun cuando sea para productos o servicios distintos de los que se explotan. Igualmente para evitar la posible adopción por terceros de signos semejantes a los constitutivos de marcas valiosas, las empresas que las explotan registran variantes o derivaciones de las mismas, a fin de asegurar una fácil eliminación de dichas eventuales marcas ajenas, próximas por similitud gráfica o fonética.”[22] Por marcas derivadas se entiende: “A la marca inicialmente adoptada pueden establecerse nuevas versiones en las que manteniéndose un mismo elemento distintivo principal se alteren los demás elementos complementarios.
En este caso, de una marca principal se originarán otras marcas derivadas.”[23] “Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.”[24] De lo citado anteriormente, se puede colegir que estos dos conceptos, están íntimamente relacionados, de tal manera que si se registra una marca derivada, ésta puede tener como objetivo, ser una marca defensiva, de la misma manera, cuando una marca es defensiva, ésta se deriva de una marca principal, esto es que tendrá la característica de ser derivada para cumplir con su objetivo.
La marca ALPIN, se afirma, es una marca derivada de ALPINA, y a su vez, también según lo dicho por su titular, es una marca que busca impedir el registro de marcas similares para alejar la competencia o crear una gama de marcas similares que se identifiquen con la principal; de esta manera, el público consumidor las identificará fácilmente como marcas provenientes de un mismo productor.
Siguiendo estas consideraciones, las marcas defensivas o derivadas, deberán en cualquier caso tener un uso práctico, puesto que si la marca registrada no es explotada por su titular, podrá tener lugar a la cancelación del registro de la marca, conforme el artículo 108 de la Decisión 344. De todo lo expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: Los componentes que debe tener un signo para proceder a su registro, que constan en el artículo 81 de la Decisión 344, son requisitos indispensables, sin los cuales la marca no podrá registrarse; ello en resguardo de los derechos de consumidores y productores.
SEGUNDO: La función principal de la marca es la de indicar la procedencia y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los de otra que sean idénticos o similares. Por ello no hay lugar al registro de una marca, cuando su similitud con otro signo registrado anteriormente, representa un verdadero riesgo de confusión para el público consumidor y para el sector competitivo del mercado.
TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, descartar una decisión arbitraria y evitar cualquier riesgo de confusión.
CUARTO: El principio de especialidad, es una regla general que permite el derecho exclusivo de explotación sobre un signo puesto en relación con productos o servicios de una misma clase. En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser inscritos en el registro, cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados.
Excepción a este principio, lo constituyen las circunstancias de notoriedad de la marca y la conexión competitiva en el mercado que sea de tal naturaleza capaz de generar confusión en el público consumidor.
QUINTO: Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, su protección se extiende a mercancías que correspondan a otros grupos de la clasificación oficial. Quien alegue la notoriedad de una marca, deberá aportarle la prueba de la misma a la autoridad competente, la cual determinará si la marca reúne los requisitos y condiciones de difusión que le otorguen dicho carácter.
SEXTO: Las marcas derivadas y las marcas defensivas, son conceptos que se relacionan en forma recíproca, tanto por la forma como surgen, como por el objetivo de su registro. En cualquier caso, estas marcas, deberán ser usadas por su titular, caso contrario, podrá tener lugar la cancelación del registro de la marca, conforme el artículo 108 de la Decisión 344.
El Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno No. 359-96-LM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y además con lo dispuesto por el inciso final del artículo 128 del Estatuto.
Notifíquese al mencionado Tribunal mediante copia certificada. Remítase, así mismo, copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 32.
Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. [2] Clase 29. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. [3] Ver sobre el tema en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 60-IP-02. Sentencia del 14 de agosto del 2002. Marca DILTANMEPHA. En G.O.A.C. No. 830 del 6 de septiembre del 2002. // Proceso 53-IP-01. Sentencia del 5 de septiembre del 2002. Marca: DISEÑO DE ETIQUETA. En G.O.A.C. No. 718 del 27 de septiembre del 2002. [4] Ver Proceso 20-IP-98. Sentencia del 7 de agosto de 1998. Marca: RIO CLARO.
En G.O.A.C. No. 393 de 14 de diciembre de 1998. [5] BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas, S.A. Segunda Edición, Madrid, 1993. pp. 817, 809. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 21-IP-96, sentencia de 1 de diciembre de 1997. Marca: GOLOSIA G.O.A.C. Nº 318 de 26 de enero de 1998. [7] PACHON MUÑOZ Manual de Propiedad Industrial.
Edit. Temis. Bogotá. 1984. p. 106 [8] CASADO CERVIÑO, Alberto: La Marca Comunitaria. Editorial Lex Nova. España, 2000, p. 231, 232 [9] CORNEJO GUERRERO, Carlos: Derecho de marcas. Editorial Cuzco S.A., Lima-Perú, 1992, p. 101. [10] RANGEL MEDINA, David: Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Editorial Universidad Autónoma Nacional de México, México, 1992, pp. 55-57. [11] OTAMENDI, Jorge.
Derecho de Marcas. Cuarta Edición actualizada y ampliada. Abeledo Perrot. 2002. Página 163. [12] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de enero del 2001. Proceso No. 60ip2000. Marca Maxvall. En G.O.A.C. No. 642 de 25 de febrero del 2001 [13] Ibidem. Sentencia de 15 de mayo de 1998. Proceso No. 09ip98. Marca Dermalex.
En G.O.A.C. No. 481 de 13 de setiembre de 1999. [14] Ibidem. Sentencia de 5 de marzo de 1999. Proceso No. 31ip98. Marca Los Alpes. En G.O.A.C. No. 450 de 21 de junio de 1999. [15] Ibidem. Sentencia de 24 de enero de 2001. Proceso No. 60ip2000. Marca Maxvall. En G.O.A.C. No. 642 de 25 de febrero del 2001. [16] KORS, Jorge Alberto: La marca: una herramienta del derecho de la competencia, en Derecho de Marcas, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, pp. 167, 168. [17] KORS, Jorge Alberto: Ibidem. p. 504. [18] RANGEL MEDINA, David: Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Editorial Universidad Autónoma de México, México, 1992, p. 57. [19] Ver Proceso 100-IP-00, sentencia del 2 de marzo.
Marca: VAPOMENTOL En G.O.A.C. No. 631 del 20 de marzo del 2001. [20] Proceso 5-IP-94. Sentencia del 23 de febrero de 1995, Marca: BENETTON. En G.O.A.C. No. 177 del 20 de abril de 1994. [21] CORNEJO, Aldo: Derecho de Marcas. Editorial Cuzco S.A., Lima- Perú, 1992, p. 71 y 72. [22] Respecto a las marcas defensivas, se refiere PELLA, para definirlas como las que consisten en “nombres o dibujos que formen variantes de la marca principal, para impedir toda discusión con marcas de mala fe intencionalmente colocadas en el límite dudoso de la semejanza o la diversidad.
Cfr. Pella, R., Casos prácticos en propiedad industrial, Barcelona, p.101. citando en MASCAREÑAS, Carlos et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 888. [23] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 888. [24] MASCAREÑAS, Carlos et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica.
Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908.