Año XIX - Número 872 Lima, 12 de diciembre de 2002 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 74-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a), 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: DENTCO, INC. Marca: “SENSOGARD”. Expediente interno: N° 6149.. Proceso 95-IP-2002.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los literales d) y e) del artículo 83 y del artículo 84 de la misma Decisión. Expediente Interno No. 359/96-LM.

Actor: MARIN & ASOCIADOS C. A. MYACA. Marca: ALPIN. Proceso 99-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: RECKITT BENCKISER INC. Marca: “LYSOL”.

Expediente interno N° 6366. PROCESO N° 74-IP-2002 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: DENTCO, INC. Marca: “SENSOGARD”.

Expediente interno: N° 6149. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinte de noviembre de dos mil dos. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 26 de agosto de 2002; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente: Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “El 13 de agosto de 1986 se le concedió el registro núm. 114.895 para la marca SENSODYNE, con el cual se amparan productos comprendidos en la clase 21, dentro de los cuales se encuentran incluidos los cepillos para limpieza de los dientes” (Clase 21.- ‘Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidos en otras clases’); que “El 13 de junio de 1990, la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY solicitó el registro de la marca SENSOGARD para distinguir productos comprendidos en la clase 21 del artículo 2° del Decreto 755 de 1972, dentro de los cuales se encuentran incluidos los cepillos para la limpieza de dientes”; que, publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial, “la sociedad DENTCO, INC. formuló observación en su contra, alegando la existencia del registro núm. 114.895 para la marca SENSODYNE y argumentando riesgo de confusión entre la marca cuyo registro se solicita SENSOGARD y la marca previamente registrada SENSODYNE.” Agrega el consultante que, según el dicho de la actora, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución N° 18628, “declaró infundada la observación promovida por DENTCO, INC. y concedió el registro de la marca SENSOGARD a favor de COLGATE PALMOLIVE COMPANY al considerar erróneamente que no existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, desconociendo, no sólo su evidente similitud en grado de causar confusión, sino el reconocimiento que COLGATE ha hecho de existir confusión entre SENSODYNE y SENSOGARD, al desistir en Argentina de su pretensión sobre la última al presentarse obstáculo con base en la primera”; y que, si bien DENTCO, INC. ejerció recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución citada, “ insistiendo en el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto y presentando documentación y pruebas que demuestran no 12/12/2002 2.28 sólo la importancia de la marca SENSODYNE y la asociación que existe en la mente del consumidor entre esa marca y los productos comercializados por DENTCO, INC. con ella, sino el hecho de que COLGATE pretende apropiarse de la marca SENSOGARD, de propiedad de la actora en otros países, así como sacar indebido provecho del reconocimiento que el consumidor tiene de la marca SENSODYNE y la asociación que se presenta entre ‘SENSO’ y los productos de la actora”, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dictó finalmente la Resolución N° 20995, confirmatoria de la anterior. 1.2.

Cuestión de derecho La actora afirma que las Resoluciones cuya nulidad demanda incurrieron en la violación de los “Artículos 83, 102 y 113 y demás normas concordantes con la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. A su juicio, “el signo SENSOGARD no presenta la suficiente diferencia frente al signo previamente protegido SENSODYNE que le permita al signo SENSOGARD la capacidad distintiva que le exige el Artículo 81 de la mencionada Decisión 344”; que “En el caso de la marca SENSOGARD frente a la marca SENSODYNE se configura la prohibición contenida en la norma prevista en el Artículo 83 (a) de la Decisión 344 atrás identificada pues: Las marcas SENSOGARD y SENSODYNE son similarmente confundibles en grado de causar confusión; y los productos que se amparan con una y otra marca son los mismos, esto es, productos de la clase 21 (clase que ampara, entre otros productos para la limpieza de dientes)”; y que “Esta plenamente demostrado que mi representa (sic) posee mejores derechos sobre la marca SENSODYNE que aquellos que la sociedad Colgate pueda pretender sobre la marca SENSOGARD.

Este mejor derecho surge del hecho de ser anterior el privilegio concedido a mi representada sobre SENSODYNE en Colombia. Además, se demostró que SENSOGARD es propiedad de Dentco, Inc. en Estados Unidos de América Dicho hecho, ser SENSOGARD una marca de Dentco en el exterior, hace ver la mala fe que mueve a Colgate pues no puede existir duda que, Colgate, conoce lo que hace uno de sus competidores y resulta, por lo menos curioso, que Colgate pretenda una marca idéntica a la de su competidor en el exterior marca que resulta tan cercana, en grado de causar confusión, con SENSODYNE registrada en Colombia.

Especial mención me- GACETA OFICIAL rece el hecho que Colgate desistió en Argentina de su pretensión sobre SENSOGARD cuando tuvo en frente la observación de SENSODYNE ”. 2. Contestaciones a la demanda 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de apoderado, sostiene que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate ‘SENSODYNE’ y ‘SENSOGARD’ colocada entre signos de interjección, se concluye en forma evidente que no presentan semejanzas suficientes de conllevar a engaño a los consumidores quienes podrán diferenciarlos de otros productos, pues no existe confundibilidad entre las mismas”.

En consecuencia, señala, “ la marca ‘SENSOGARD’ para la clase 21 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria. Estudiada en sus detalles la marca antes descrita y solicitada para registro por la Sociedad Dentco, Inc, se hace relevante el hecho de que está provista de los suficientes elementos que le dan fuerza distintiva y cumple en consecuencia con los requisitos exigidos; además es evidente que en el presente caso no se configuran las causales de irregistrabilidad contenidas en la norma comunitaria”; y que “Las resoluciones acusadas no son nulas, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. 2.2.

El tercero interesado, la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, por medio de apoderado, argumenta que “En el presente caso es evidente que al observar los signos en conflicto vemos que los mismos comparten una raíz genérica o al menos descriptiva, por cuanto el término SENSO, como bien lo advierte la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados hace referencia directa a sensibilidad o algo sensible, que tratándose de los productos de la clase 21 es claramente descriptivo, especialmente para cepillos de dientes, comprendidos en esta clase (como lo advierte la parte demandante).

En efecto, como es por todos sabido, los fabricantes de cepillos de dientes como los son mi poderdante y la parte demandante, comercializan una gran variedad de ellos para todo tipo de encías, entre ellas, 12/12/2002 3.28 las encías sensibles y de allí la referencia que se hace al término SENSO en las marcas en conflicto. Por estas razones el darle exclusividad a la parte demandante sobre el término SENSO, le otorgaría un privilegio inusitado sobre sus competidores, concretamente sobre la sociedad COLGATE, ya que ésta se vería en la imposibilidad de utilizar un término de uso común para describir las características de sus productos”.

Por ello, considera que “ al realizar el cotejo de las marcas en conflicto no se debe tener en cuenta como arriba se advirtió la raíz común a las mismas, consistente en el término SENSO y por consiguiente, se puede afirmar sin temor a equivocarse que entre los términos GARD y DYNE no existen semejanzas visuales, ortográficas, fonéticas o conceptuales que puedan generar confusión entre el público consumidor”; que “ la sociedad demandante no tiene su marca solicitada o registrada con anterioridad en Colombia, y por consiguiente carece de derecho alguno en nuestro país. El hecho de que aparentemente cuente con su registro en los Estados Unidos de América, no le otorga derecho en nuestro país”; y que “… en el eventual caso que se acredite que mi demandante (sic) desistió de la solicitud de registro en Argentina sobre la marca SENSOGARD, tampoco demuestra cosa alguna, ya que es evidente que las actuaciones surtidas por mi poderdante en dicho país, ni favorecen ni perjudican en el trámite en nuestro país ya que no existe disposición legal alguna o tratado internacional legal vigente que así lo establezca”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto (codifica- GACETA OFICIAL do mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a los folios 583 y 584 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: 12/12/2002 4.28 a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2.- Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”.

I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio de que se trate.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, pues les garantiza la certeza de origen del producto o GACETA OFICIAL servicio que el signo distingue, permitiéndoles valorar, diferenciar, identificar y seleccionar tal producto o servicio, sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El registro del signo se halla supeditado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, a saber: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal entidad que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado. Según el Tribunal, cuando un signo —protegido por el derecho marcario— es capaz por sí mismo de distinguir los bienes que representa, se está frente a la distintividad intrínseca, y cuando también distingue dichos bienes de los demás en el mercado, se está ante la distintividad extrínseca.

De reunir la marca tales condiciones, podrá participar en una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad. (Criterios recogidos en las sentencias de interpretación prejudicial N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265 del 16.V.97, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”; N° 32-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 279 del 25.VII.97, caso “DC’OS”; y N° 31-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 450 del 21.VI.99, caso “LOS ALPES”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que 12/12/2002 5.28 confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De las reglas de comparación Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno GACETA OFICIAL 12/12/2002 6.28 de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. En el caso de autos, la comparación entre las marcas habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual.

Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, la impresión general de que la denominación causa impacto en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. III. De los prefijos de uso común En el caso de los signos denominativos cuya composición incluya prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, el Tribunal tiene establecido que estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables.

Por ello, si un signo incluye una raíz genérica, su aptitud distintiva dependerá de las desinencias o de los otros componentes del conjunto marcario. Por esta misma razón, la persona que sea titular de una marca contentiva de un prefijo de uso común no podrá fundamentar, en esta única circunstancia, sus observaciones al registro de otro signo como marca.

Sobre este particular, la doctrina (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, 2002, página 190 y ss.) ha señalado lo siguiente: “Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y GACETA OFICIAL 12/12/2002 7.28 hasta dibujos, que de alguna manera evoquen características del producto que van a distinguir.

También es común que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca. Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común. lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente. “No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una determinada partícula para que ésta sea considerada de uso común … si esas marcas pertenecen a uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado ”.

En supuestos de esta índole, el Tribunal ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”. (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1º de octubre del mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC”).

En el caso de autos, el Juez consultante deberá analizar la composición del signo “SENSOGARD” para establecer, tomando en cuenta la naturaleza del elemento SENSO, si la terminación GARD atribuye al conjunto distintividad suficiente. IV. Del derecho al uso exclusivo de la marca El Tribunal reitera que el registro del signo ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

Sobre esta posibilidad de obrar, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

V. De la nulidad del registro de un signo como marca El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan En el caso de autos, se observa que el registro de la marca “SENSOGARD”, solicitado el 13 de junio del año 1990, fue otorgado el 29 de septiembre de 1995, fecha en que se encontraba en vigencia la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En lo que concierne a la legitimación para instar la nulidad del registro de un signo como marca, este Órgano jurisdiccional comunitario ha manifestado que: “En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario ‘DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA’. “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. “La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO … El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le GACETA OFICIAL produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor.

Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial, pues el ejercicio de la acción contencioso-administrativa fue consagrado para restaurar los agravios ya producidos en perjuicio de los administrados. “Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca ‘a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea’.

(‘Derecho de Marcas’, tomo II, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 220). “En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de ‘parte interesada’ lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial” (Sentencia dictada en el Proceso N° 10IP-97, del 24 de septiembre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 308, del 28 de noviembre del mismo año, caso “COLSUBSIDIO”).

En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad del registro en cuestión, el Tribunal ha establecido que “ ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión; mientras que, de conformidad con la Disposición Final Única de la Decisión 344, por ‘oficina nacional competente’ procede entender la entidad administrativa a que ha de acudirse para solicitar la atribución de un derecho de Propiedad Industrial” (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, ya citada).

En lo relativo al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa del artículo 144 de la Decisión 344, será la legislación nacional de cada País Miembro que lo establez- 12/12/2002 8.28 ca, toda vez que el artículo 113 no lo regula expresamente. El procedimiento citado deberá incluir, en todo caso, la audiencia previa a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, además de observar la disciplina ya contemplada en la legislación comunitaria en materias tales como la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. Finalmente, el citado artículo 113 prevé las causales que, consagradas en forma taxativa, sirven de fundamento a la nulidad del registro de un signo como marca.

Tales son que el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones previstas en la Decisión 344; que se haya otorgado sobre la base de datos o documentos esenciales, citados en la solicitud, que previamente hubiesen sido declarados falsos o inexactos por la autoridad nacional competente; y que el registro se haya obtenido de mala fe, supuesto que se configurará cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, o cuando la solicitud hubiese sido presentada o el registro obtenido por quien desarrolle como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º Para establecer si existe riesgo de confusión entre la marca impugnada respecto de la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

Para esa determinación no bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en disputa, toda vez que se hace legalmente necesario que GACETA OFICIAL la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. 3° En el caso de autos, la comparación entre las marcas habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a quien están destinados los productos.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 4° En los signos denominativos cuya composición contenga prefijos de uso común, los cuales son inapropiables, la aptitud suficientemente distintiva del signo dependerá de sus desinencias o sufijos. 5° Se reitera que el registro de la marca ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la misma, así como del derecho de obrar contra el tercero que, sin consentimiento del titular, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344. 6º El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente.

Si, concedido el registro de una marca se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión. A los efectos de la declaratoria de nulidad del registro de un signo como marca, el ordenamiento comunitario, en tutela del interés público, faculta a la autoridad nacional competente para promoverla de oficio, así como a quien acredite ser titular de un interés jurídicamente protegido, es decir, de un derecho subjetivo o de un interés legítimo.

El órgano competente para declarar la nulidad del registro marcario será la 12/12/2002 9.28 autoridad administrativa o judicial establecida al efecto por la legislación interna de cada País Miembro. En lo relativo al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa del artículo 144 de la Decisión 344, será la legislación nacional de cada País Miembro que lo establezca.

El procedimiento citado deberá incluir, en todo caso, la audiencia previa a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, además de observar la disciplina ya contemplada en la legislación comunitaria en materias tales como la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 12/12/2002 10.28 PROCESO 95-IP-2002 Solicitud de Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los literales d) y e) del artículo 83 y del artículo 84 de la misma Decisión. Expediente Interno No. 359/96-LM.

Actor: MARIN & ASOCIADOS C. A. MYACA. Marca: ALPIN. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil dos, en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Presidente del Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, Abogado Miguel S. Antepara Figueroa, dentro del proceso interno 359/96/LM, elevada ante este Tribunal con el petitorio correspondiente, recibido el 26 de septiembre del 2002.

VISTOS: Que aunque la solicitud de interpretación prejudicial antes referida no se ajusta en rigor a los requisitos formales exigidos por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, los elementos para que el Tribunal se pronuncie pueden extraerse de la documentación adjunta, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Tomando en consideración: 1.

ANTECEDENTES Se han tomado en cuenta los siguientes hechos destacables: 1.1. Las Partes Actúa como parte demandante “MARIN & ASOCIADOS C. A. MYACA” Se señala como demandado el Director Nacional de Propiedad Industrial y actúa como tercero interesado, “ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.” 1.2 Objeto y fundamentos de la demanda La parte demandante pretende la nulidad de la Resolución No. 0955998 de 24 de junio de 1996, proferida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual se rechaza la obser- vación propuesta al registro de la marca ALPIN solicitado por “ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.” Fundamenta su demanda, señalando que es titular de la marca denominada ALPINA, “que siendo notoriamente conocida en nuestro país, protege aquellos productos referidos en la clase internacional No. 32 de la nomenclatura NIZA”, y a renglón seguido transcribe íntegramente el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señalando que se han violado las disposiciones de dicho artículo y concluye su demanda pidiendo el resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados por “ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.”. 1.3.

Contestación de la demanda: No consta en la documentación enviada, la contestación a la demanda realizada por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca del Ecuador. Sin embargo, si figura un memorial del tercero interesado en el que niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, citando los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Indica que es propietaria de la marca ALPINA registrada en el Ecuador desde 1972, para distinguir los productos de la clase internacional No. 29 y también de la marca ALPINA desde 1995 para distinguir los productos de la clase internacional No. 32; que en Colombia igualmente es propietaria de esta denominación para las clases 29 y 32 desde 1973 y 1976 respectivamente.

Por ello, alega que tiene un derecho para registrar marcas que la doctrina reconoce como defensivas; que en su caso, ALPIN es una derivación de la marca principal ALPINA. En consecuencia, dice que la observación es infundada porque resulta inadmisible que un tercero pretenda observar la solicitud de registro de una marca que tiene íntima GACETA OFICIAL 12/12/2002 11.28 relación con la marca fundamental de su propiedad inscrita desde hace 23 años en el Ecuador, y por otro lado, la marca ALPINA de MYACA protege productos de la clase internacional No. 32 1 mientras que la marca ALPIN de su propiedad protege productos de la clase internacional No. 29 2, en este caso, manifiesta que la marca de su oponente no tiene la categoría de notoriamente conocida, único caso en que se admite posibilidad de oposición a productos de diferente clase, y que tampoco se probó esa categoría en el trámite administrativo. lizados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Tratado de su Creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL La interpretación prejudicial que realizará el Tribunal, estará referida a los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a) de la Decisión 344, mencionados por el Juez Consultante; y además interpretará de oficio, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 34 del Tratado, los literales d) y e) del artículo 83, y el artículo 84, de la misma Decisión. Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente.

Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercia1 2 Clase 32. Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Clase 29. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Artículo 82. “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marcas conforme al artículo anterior.” Artículo 83.

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” GACETA OFICIAL Artículo 84 12/12/2002 12.28 cual es indispensable su materialización o exteriorización. “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “Para la recepción sensible o externa de los signos –ha dicho el Tribunal- se utiliza en forma más general el sentido de la vista y aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos, de manera tal que este requisito supone el paso del mundo de lo intangible a lo tangible y es la característica primordial que permite a la marca ser aprehendida por los consumidores, para que estos puedan retenerla en su memoria, apreciarla y distinguirla de otras.” 4 a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca. c) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” 4.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a interpretar las normas enunciadas, para lo cual tratará los siguientes temas relacionados con el caso bajo examen: los requisitos legales para el registro de marcas; la confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro de marcas; de la marca notoria y su prueba; el principio de especialidad, y las marcas derivadas o defensivas. 4.1 Los requisitos legales para el registro de marcas.

Nuestra ley comunitaria establece ciertos requisitos que deben cumplir las marcas para obtener su respectivo registro, cuando dispone en el artículo 81 de la Decisión 344 que los signos para registrarse como marcas, deben ser perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. La jurisprudencia de este Tribunal ha establecido criterios muy claros al respecto: 3 La perceptibilidad.

Implica la capacidad de un signo para ser captado por los sentidos, con el objeto de que el consumidor lo identifique como marca, para lo 3 Ver sobre el tema en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 60-IP-02. Sentencia del 14 de agosto del 2002. Marca DILTANMEPHA. En G.O.A.C. No. 830 del 6 de septiembre del 2002. // Proceso 53-IP-01.

Sentencia del 5 de septiembre del 2002. Marca: DISEÑO DE ETIQUETA. En G.O.A.C. No. 718 del 27 de septiembre del 2002. La Distintividad. Constituye la función principal que cumple la marca, puesto que un signo que sea suficientemente distintivo, servirá en su propósito principal, esto es que el público pueda distinguir un producto o servicio de otros que se encuentren en el mercado.

La Susceptibilidad de representación gráfica. Se refiere a la necesidad de representación material del signo, bien sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier otro mecanismo que lo exprese, para que el usuario, pueda conocer el producto o servicio y en general apreciar sus componentes en el mercado de productos. Este elemento dice también relación con la posibilidad de que el signo a ser registrado pueda ser objeto de una descripción para los efectos de su publicación. Estos son los tres elementos que constituyen los requisitos exigidos por la ley comunitaria para ejercer el derecho de explotar una marca, una vez registrada.

La razón de esta protección es de carácter dual puesto que, de un lado, reside en el resguardo de los derechos de los consumidores, en forma tal que, para evitarles confusiones al momento de la adquisición del bien o servicio, la marca debe poseer todos los elementos que se determinan en la ley; y de 4 Ver Proceso 20-IP-98. Sentencia del 7 de agosto de 1998.

Marca: RIO CLARO. En G.O.A.C. No. 393 de 14 de diciembre de 1998. GACETA OFICIAL otro, actúa como un preventivo de las competencias desleales en el mercado. Sin la presencia concurrente de estos requisitos, una marca no podrá registrarse, ni entrar a competir en el mercado de que se trate, tal como lo establece con toda claridad el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344. 4.2.

La confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro de marcas La función principal de la marca es la de indicar la procedencia y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los de otra que sean idénticos o similares. El tratadista Baylos Corroza, señala que la marca ha de realizar su función distintiva, cuando los consumidores deciden el resultado a que conduce esa diferenciación.5 12/12/2002 13.28 El Tribunal ha sido muy claro cuando señala que no hay lugar al registro de una marca, cuando su similitud con otro signo registrado, representa un riesgo de confusión para el público consumidor y para el sector competitivo del mercado; sin embargo, la autoridad nacional competente, deberá tener en cuenta una serie de criterios que la jurisprudencia del Tribunal y la doctrina han establecido para realizar el cotejo de las marcas y determinar si el registro de otra similar o idéntica pueda ocasionar perjuicios a terceros.

En doctrina se menciona que la confusión puede ser directa o indirecta: 7 La primera tiene diversas graduaciones: desde la identidad absoluta hasta la provocada por la disposición de los elementos de la marca que, considerados individualmente, pueden ser distintos. Se produce entre otras causas por: 1) Semejanza ortográfica, fonética, visual; o similitud de la idea que evocan, ya sea por semejanza, como barco y buque, o por analogía, como balanza y justicia. 2) Confusión entre denominaciones y emblemas, o viceversa, como sucede entre la figura de un perro y la palabra perro, o al contrario. 3) Confusión entre dibujos apreciados en su conjunto, aunque tengan elementos diferentes.

Si una marca no cumple con su cometido, causa disturbios en el mercado dejando consiguientemente como principal afectado al consumidor, a más de otras implicaciones que trae consigo el registro de un signo propenso a generar confusiones. El Tribunal ha dicho a este respecto que: “La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede.

El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria. Por ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro ”. 6 5 6 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas, S.A. Segunda Edición, Madrid, 1993. pp. 817, 809.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 21-IP-96, sentencia de 1 de diciembre de 1997. Marca: GOLOSIA G.O.A.C. Nº 318 de 26 de enero de 1998. La confusión indirecta se presenta por la forma como las marcas se aplican a los productos, así no se confundan sobre el papel, como puede ocurrir entre un engranaje, usado como marca para identificar alpargatas y la figura de un octágono, pues cuando se imprimen sobre la suela es muy difícil distinguirlos.

En definitiva, el criterio del juzgador, deberá estar libre de arbitrariedades y sostener su análisis en un profundo conocimiento sobre el cotejo marcario. 4.2.1. El Principio de la Especialidad y la conexión competitiva de los productos El derecho comunitario de marcas, contiene una serie de principios a partir de los cuales se 7 PACHON MUÑOZ Manual de Propiedad Industrial.

Edit. Temis. Bogotá. 1984. p. 106 GACETA OFICIAL derivan las principales reglas de aplicación práctica para el reconocimiento de los mismos. Entre ellos podemos destacar el principio de la especialidad, según el cual el derecho otorgado a una marca registrada, recae solamente sobre los productos o servicios vinculados a la clase a la que pertenecen.

No obstante lo anterior el principio o regla de la especialidad no puede considerarse como de carácter absoluto puesto que, tanto la legislación relativa a la propiedad intelectual como la doctrina y la jurisprudencia, han establecido excepciones en el sentido de determinar que en ciertas circunstancias, la irregistrabilidad de un signo puede darse aún cuando pretenda distinguir productos o servicios incluidos en una clase internacional diferente a aquella dentro de la cual se encuentran clasificados los productos o servicios de la marca registrada o solicitada previamente para registro.

Alberto Casado, al respecto del Principio de Especialidad, menciona que: “ el contenido del derecho sobre la marca viene perfilado, en gran medida, por la denominada regla de la especialidad. En efecto, aunque el derecho otorgado por la marca es exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relación con productos o servicios determinados.

En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser inscritos en el registro, cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados.” 8 Por su parte, Carlos Cornejo 9, indica que el fundamento de este principio radica en que la función de la marca es identificar un producto en concreto, y no a toda la gama de productos existentes, consecuencia de ello es que existan marcas idénticas a favor de distintos titulares, registradas en diferentes clases.

Por lo tanto el titular de una marca registrada sólo puede impedir el registro de una marca confundible con la suya, si ella pertenece a la misma clase de la nomenclatura oficial, que la ya registrada. 12/12/2002 14.28 De la misma manera, otro autor, señala que una marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada, de aquí surge la regla general, según la cual el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada; ello quiere decir, en principio, que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase.10 En otro sentido, Jorge Otamendi al hablar de la confusión indirecta, esto es, la que se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común por proceder de un mismo fabricante, dice que puede darse también entre marcas que no cubren los mismos productos y que ello puede suceder entre marcas de clases distintas o entre marcas de una misma clase.

“La confusión – dice – no se limita entonces a los productos cubiertos por la marca o, dicho en otras palabras, el derecho de ‘excluir’ a otros en el uso de una marca no se termina con los productos o servicios para los cuales se concedió la marca. Cuando hay confusión, ( ) se ha reconocido una extensión del derecho para evitarlo ”. Agregando que “la procedencia de estas oposiciones es desde luego de carácter excepcional, ya que el registro en una clase no es equivalente al registro en otras o en todas las clases.

Ello aunque ese carácter excepcional sea aplicado en forma generalizada por la repetición de idénticas situaciones. Porque ‘sobre este principio de especialidad prevalece el propósito general y esencial de la ley de proteger a los adquirientes evitándoles confusiones’.” 11 El Tribunal por su parte, aceptaba que la regla de la especialidad tenía como única excepción, determinada por la Ley Comunitaria, la que derivaba de la notoriedad de la marca registrada, empero a raíz de los cambios efectuados en esta materia a la Decisión 85 de la Comisión tanto por las Decisiones 311 y 313, como por la Decisión 344, aplicable al caso, ha reconocido que el principio de especialidad no es aplicable en términos absolutos cuando la identidad o 10 8 9 CASADO CERVIÑO, Alberto: La Marca Comunitaria.

Editorial Lex Nova. España, 2000, p. 231, 232 CORNEJO GUERRERO, Carlos: Derecho de marcas. Editorial Cuzco S.A., Lima-Perú, 1992, p. 101. 11 RANGEL MEDINA, David: Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Editorial Universidad Autónoma Nacional de México, México, 1992, pp. 55-57. OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edición actualizada y ampliada.

Abeledo Perrot. 2002. Página 163. GACETA OFICIAL similitud de las marcas está en relación con productos o servicios que por su semejanza puedan generar grave confusión en el público consumidor. Ello, en razón de que las normas que se han ocupado últimamente del tema, han abandonado la referencia expresa que traía el literal a) del artículo 58 de la Decisión 85 que aludía a que la protección, en caso de marcas comunes se extendía tan solo “para productos o servicios comprendidos en una misma clase” reemplazándola por la más general y comprensiva que se refiere a “ los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

La anterior variación legislativa ha llevado al Tribunal a sostener la posición de que con una marca registrada para identificar determinados productos o servicios pertenecientes a una clase internacional, aún no siendo el caso de marca notoria, se pueda impedir el registro de un signo idéntico o semejante que se pretenda utilizar para distinguir productos o servicios que, aunque clasificados en otra, por la similitud o semejanza de éstos se pueda generar error o confusión en los consumidores.

Esta posición jurisprudencial que ahora se ratifica, aparece contenida, entre otras en las providencias que a continuación se transcriben en lo pertinente: 12/12/2002 15.28 vez que una marca ampara o protege no al universo de productos sino a aquellos a los cuales se ha concretado la solicitud respectiva. Según el artículo 83 literal a) el titular de una marca podrá hacer valer sus derechos cuando un tercero pretenda registrar otro signo similar o semejante para los mismos productos de una misma clase o para “productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, caso en el cual la protección se concede independientemente de la clase de que se trate, pero siempre que guarden similitud por su finalidad, carácter substituible, etc.” “En el caso subjudice entre las dos solicitudes, los productos que cada una aspira a proteger se encuentran clasificadas en las clases tercera y quinta, debiendo el juzgador determinar si entre dichos signos no existe alguna similitud o conexión competitiva que pueda dar origen a la confusión y en consecuencia a su irregistrabilidad.” Destacando en la parte de las conclusiones de la referida sentencia (numeral 6), lo siguiente: “Al respecto, se hace necesario señalar que la prohibición se refiere a productos o servicios en los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, lo que implica que no es necesario que se hallen dentro de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, sino que entre los productos puedan existir similitud o conexión competitiva ” 12 “Para declarar la irregistrabilidad de un signo solicitado como marca, se analizará la confundibilidad en el campo visual, auditivo e ideológico, comparando siempre el signo con los productos o servicios que las dos marcas van a proteger, siendo irregistrable aquel si los productos son iguales o semejantes o tienen entre sí alguna conexión competitiva que pueda conducir al público a error, sin consideración a la clase del nomenclator a que pertenezcan.

El análisis comparativo será mas exigente cuando la naturaleza de los productos frente al público al que que van destinados puedan ocasionar daños a la salud humana por efectos de la confusión.” 13 Al resolver otra solicitud de interpretación, la No. 09ip98, expresó en la parte considerativa de la providencia que: En la misma forma categórica que lo hizo en las providencias anteriormente citadas, el Tribunal afirmó en el Proceso No. 31ip98 que: “El examen comparativo no se ha de realizar únicamente entre los signos sino entre éstos y los productos o servicios a protegerse, toda “El principio de especialidad consagrado en el derecho marcario guarda estrecha vinculación con lo antes expuesto.

Si bien es cierto, que conforme a este principio el derecho de En la interpretación prejudicial realizada dentro del Proceso No. 60ip2000 (caso Maxvall), dijo: 12 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de enero del 2001. Proceso No. 60ip2000. Marca Maxvall. En G.O.A.C. No. 642 de 25 de febrero del 2001 13 Ibidem.

Sentencia de 15 de mayo de 1998. Proceso No. 09ip98. Marca Dermalex. En G.O.A.C. No. 481 de 13 de setiembre de 1999. GACETA OFICIAL exclusiva del titular de una marca se concede sobre determinados bienes específicamente señalados en la solicitud de registro, no es menos cierto que al momento de determinar la confundibilidad de un signo ya registrado o solicitado para su registro con otro que pretenda serlo, el examinador no deberá restringir la posibilidad de confusión o error únicamente para el supuesto de identidad de productos, sino que deben apreciarse también aquellos bienes respecto de los cuales se pueda originar confusión aun cuando pertenezcan a clases diferentes.” 14 Ahora bien, debe sin embargo el Tribunal enfatizar en que por tratarse de una excepción, las razones en que se funda su aplicación, esto es, la confusión en el consumidor determinada por el hecho de la semejanza de los productos o servicios distinguidos por marcas idénticas o semejantes, debe generar un verdadero riesgo de confusión, producto de lo que la doctrina ha denominado “conexión competitiva” y ser objeto de apreciación rigurosa por el examinador.

A este efecto el Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator “Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien la alega. “b) Canales de comercialización. “Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría 14 Ibidem. Sentencia de 5 de marzo de 1999. Proceso No. 31ip98. Marca Los Alpes. En G.O.A.C. No. 450 de 21 de junio de 1999. 12/12/2002 16.28 tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

“c) Mismos medios de publicidad. “Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor.

“d) Relación o vinculación entre los productos. “Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. “e) Uso conjunto o complementario de productos. “Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. “f) Partes y accesorios. “La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.

(motores y válvulas, pero no en el caso de tornillos y carburadores). GACETA OFICIAL 12/12/2002 17.28 nos marcarios no rige la categorización de las distintas clases de registro. “g) Mismo género de los productos. “Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir).

“Entre la marca notoria y los productos que protege, debe haber una identidad de tal naturaleza que con la sola mención de la marca, el consumidor identifique directa e inmediatamente al producto. La identidad de productos a los que se refiere la marca notoria deja en la mente del consumidor una impresión de tal naturaleza, que identificada o pronunciada, la relación entre ésta y el producto es instantánea e inmediata.

“h) Misma finalidad. “Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. “Para la comparación de esta clase de signos, el criterio que se aplica es muy riguroso y estricto, con el propósito de que, aún por una similitud o semejanza superficial o imperceptible, quiera un tercero aprovecharse del prestigio de la marca notoria, al tratar de inscribir una nueva que puede perjudicar en definitiva al consumidor.” 17 “i) Intercambiabilidad de los productos.

“Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” 15 4.3. De la marca notoria y de su prueba. Las marcas notorias son: “aquellas que por su difusión y publicidad local o internacional, han logrado un reconocimiento en el público, sea o no consumidor, que obliga a una protección legal fuera de lo común” 16.

Esta protección que la ley otorga a la marca notoria, resulta de la facilidad para engañar al consumidor, quien conoce una marca, sus productos, su calidad y procedencia, y por lo tanto una confusión entre marcas, le beneficiaría en gran medida al reciente dueño de la marca, quien podrá obtener fácilmente réditos económicos conseguidos por el uso de una marca conocida entre el público consumidor.

Jorge Kors, indica que: “Las marcas notorias constituyen la excepción al principio de especialidad cuando su difusión ha alcanzado a los consumidores en general y no sólo a aquellos referidos a una especial rama de la producción. En este caso para establecer la confundibilidad de los sig15 16 Ibidem. Sentencia de 24 de enero de 2001. Proceso No. 60ip2000.

Marca Maxvall. En G.O.A.C. No. 642 de 25 de febrero del 2001. KORS, Jorge Alberto: La marca: una herramienta del derecho de la competencia, en Derecho de Marcas, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, pp. 167, 168. Por su parte, Rangel Medina, señala que el principio de la especialidad no es absoluto, las marcas notorias gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de tal manera que aun tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías que formalmente correspondan a otros grupos de la clasificación oficial.18 La marca notoria, tiene especial protección de la ley, ya que por su conocimiento entre el público consumidor, el tercero buscará beneficiarse de la notoriedad y obtener réditos económicos, el problema radica en que esta confusión provocada en el usuario, puede ser muy peligrosa, si el nuevo producto, no reúne las características de calidad del distinguido por la marca notoria, o tiene una aplicación diferente; finalmente se busca proteger al dueño de la marca notoria que tiene todo el derecho de impedir que un tercero se aproveche de su prestigio y obtenga grandes ganancias a costa de la explotación de la marca notoria. 17 18 KORS, Jorge Alberto: Ibidem. p. 504.

RANGEL MEDINA, David: Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Editorial Universidad Autónoma de México, México, 1992, p.

57. GACETA OFICIAL Respecto de la prueba de la marca notoria, el Tribunal se ha pronunciado de la siguiente manera: 12/12/2002 18.28 do debe comprobar que la marca es realmente notoria entre los consumidores. 4.4. Marcas derivadas o defensivas. “Es importante al momento de evaluar su notoriedad, considerar si la marca común para elevarse al estado de marca notoria, cuenta con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.19 Se aboca por el Tribunal el tema de las marcas derivadas o defensivas toda vez que en este proceso se menciona por una de las partes que la marca ALPIN, es una derivación de la marca principal ALPINA, y por otro lado, que tiene la connotación de ser lo que la doctrina califica como marca defensiva en la medida en que con su registro se quiere evitar o impedir el registro por terceros, de signos que imiten o se asemejen a la marca principal.

Aclarando estos conceptos, se ha dicho que marcas defensivas son: “Aquellas que se registran con el objeto de impedir que se imiten las marcas que son de cierta importancia para sus titulares. Por ejemplo la marca principal es CRUSH y la marca de defensa es BRUNCH GRESH. De este modo, hay muchas menos posibilidades que una marca parecida a la marca principal, pueda ser amparada con el registro, pues también tendrá que ser sustancialmente distinta a las dos marcas de defensa.” 21 La notoriedad es una situación que debe ser probada por quien la alega, en tal sentido este Tribunal estableció que corresponde al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso: “ apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio –como en el caso de rechazarla o de declarar la nulidad de aquella- pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca; o porque, frente al aporte de pruebas por las partes, a él compete valorarlas de acuerdo con los principios de la sana crítica. 20 En el mismo sentido, se dice que las marcas defensivas también cumplen otros propósitos como los que se menciona a continuación: Queda claro que a quien alega la notoriedad de una marca, le corresponde probar dicha calidad, mientras que el examinador deberá ceñirse a lo que dispone, de manera ejemplificativa el artículo 84 de la Decisión 344 para determinar la notoriedad, esto es, basarse en criterios como la extensión de su conocimiento en el público consumidor; en su difusión; en la antigüedad de la marca y en un análisis de producción y mercadeo de dichos productos.

“La presencia de marcas no destinadas a un uso efectivo responde también y en gran medida al propósito de ampliar en lo posible la defensa de las marcas propias realmente usadas. Para ello, se extiende la protección de estas marcas registrándolas también para productos distintos de los efectivamente explotados, a efectos de evitar que la misma marca u otra muy similar sea adoptada por empresa extraña, aun cuando sea para productos o servicios distintos de los que se explotan.

Igualmente para evitar la posible adopción por terceros de signos semejantes a los constitutivos de marcas valiosas, las empresas que las explotan registran variantes o derivaciones de las mismas, a fin de asegurar una fácil eliminación de dichas even- Es preciso entonces, que quien alega la notoriedad, aporte la prueba de la misma, porque como se dijo anteriormente, la marca puede ser desconocida para el juzgador y por ello el interesa19 20 Ver Proceso 100-IP-00, sentencia del 2 de marzo.

Marca: VAPOMENTOL En G.O.A.C. No. 631 del 20 de marzo del 2001. Proceso 5-IP-94. Sentencia del 23 de febrero de 1995, Marca: BENETTON. En G.O.A.C. No. 177 del 20 de abril de 1994. 21 CORNEJO, Aldo: Derecho de Marcas. Editorial Cuzco S.A., Lima- Perú, 1992, p. 71 y

72. GACETA OFICIAL tuales marcas ajenas, próximas por similitud gráfica o fonética.” 22 Por marcas derivadas se entiende: “A la marca inicialmente adoptada pueden establecerse nuevas versiones en las que manteniéndose un mismo elemento distintivo principal se alteren los demás elementos complementarios. En este caso, de una marca principal se originarán otras marcas derivadas.” 23 “Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.” 24 De lo citado anteriormente, se puede colegir que estos dos conceptos, están íntimamente relacionados, de tal manera que si se registra una marca derivada, ésta puede tener como objetivo, ser una marca defensiva, de la misma manera, cuando una marca es defensiva, ésta se deriva de una marca principal, esto es que tendrá la característica de ser derivada para cumplir con su objetivo.

La marca ALPIN, se afirma, es una marca derivada de ALPINA, y a su vez, también según lo dicho por su titular, es una marca que busca impedir el registro de marcas similares para alejar la competencia o crear una gama de marcas similares que se identifiquen con la principal; de esta manera, el público consumidor las 22 23 24 Respecto a las marcas defensivas, se refiere PELLA, para definirlas como las que consisten en “nombres o dibujos que formen variantes de la marca principal, para impedir toda discusión con marcas de mala fe intencionalmente colocadas en el límite dudoso de la semejanza o la diversidad.

Cfr. Pella, R., Casos prácticos en propiedad industrial, Barcelona, p.101. citando en MASCAREÑAS, Carlos et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 888. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 888. MASCAREÑAS, Carlos et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica.

Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908. 12/12/2002 19.28 identificará fácilmente como marcas provenientes de un mismo productor. Siguiendo estas consideraciones, las marcas defensivas o derivadas, deberán en cualquier caso tener un uso práctico, puesto que si la marca registrada no es explotada por su titular, podrá tener lugar a la cancelación del registro de la marca, conforme el artículo 108 de la Decisión 344.

De todo lo expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Los componentes que debe tener un signo para proceder a su registro, que constan en el artículo 81 de la Decisión 344, son requisitos indispensables, sin los cuales la marca no podrá registrarse; ello en resguardo de los derechos de consumidores y productores.

SEGUNDO: La función principal de la marca es la de indicar la procedencia y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los de otra que sean idénticos o similares. Por ello no hay lugar al registro de una marca, cuando su similitud con otro signo registrado anteriormente, representa un verdadero riesgo de confusión para el público consumidor y para el sector competitivo del mercado.

TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, descartar una decisión arbitraria y evitar cualquier riesgo de confusión.

CUARTO: El principio de especialidad, es una regla general que permite el derecho exclusivo de explotación sobre un signo puesto en relación GACETA OFICIAL con productos o servicios de una misma clase. En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser inscritos en el registro, cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados.

Excepción a este principio, lo constituyen las circunstancias de notoriedad de la marca y la conexión competitiva en el mercado que sea de tal naturaleza capaz de generar confusión en el público consumidor.

QUINTO: Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, su protección se extiende a mercancías que correspondan a otros grupos de la clasificación oficial. Quien alegue la notoriedad de una marca, deberá aportarle la prueba de la misma a la autoridad competente, la cual determinará si la marca reúne los requisitos y condiciones de difusión que le otorguen dicho carácter.

SEXTO: Las marcas derivadas y las marcas defensivas, son conceptos que se relacionan en forma recíproca, tanto por la forma como surgen, como por el objetivo de su registro. En cualquier caso, estas marcas, deberán ser usadas por su titular, caso contrario, podrá tener lugar la cancelación del registro de la marca, conforme el artículo 108 de la Decisión 344. 12/12/2002 20.28 El Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno No. 359-96-LM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y además con lo dispuesto por el inciso final del artículo 128 del Estatuto.

Notifíquese al mencionado Tribunal mediante copia certificada. Remítase, así mismo, copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 12/12/2002 21.28 PROCESO 99-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: RECKITT BENCKISER INC. Marca: “LYSOL”. Expediente interno N° 6366. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil dos. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 27 de septiembre del año 2002 atendió las exigencias establecidas por el artículo 125 de su actual Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 6 de noviembre del 2002. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la sociedad RECKITT BENCKISER INC. cesionaria de los derechos de propiedad industrial que la firma VALMONT INC. tuvo respecto de la marca LYSOL y, como demandado, el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia. Son notificados con el carácter de terceros interesados, la sociedad UNILEVER ANDINA (Colombia) S.A., propietaria de la marca LUZOL, el señor Gilberto Castrillón, quien actuó como “observador” en el trámite administrativo correspondiente y, la señora Alicia Soler cuya observación fue declarada infundada, al igual que lo ocurrido en los otros dos casos. 1.2 Actos demandados.

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad RECKITT BENCKISER INC. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones: - Nº 14.293, de 8 de agosto de 1995, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, decidió declarar infundadas las “oposiciones” presentadas al registro de la denominación LYSOL como marca de fábrica, solicitado por VALMONT INC. para distinguir productos de la clase 3 internacional y, negar no obstante, dicho registro; - Nº 22.003, de 7 de octubre de 1996, por la cual, al resolver el recurso de reposición interpuesto por uno de los observantes, el señor Gilberto Castrillón, la mencionada Dependencia decidió revocar parcialmente la Resolución 14.293 (art. 1º) y declarar fundada su observación, confirmando sin embargo su determinación de negar el registro de la marca LYSOL; y, - Nº 17.143, de 27 de agosto de 1999, a través de la cual, al resolverse el recurso de apelación, fue confirmada la Resolución 14.293 en el sentido de negar el registro solicitado.

La actora demanda adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene el registro de la marca LYSOL en su favor. 1.3 Hechos relevantes. La Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. El 4 de junio de 1986, la sociedad VALMONT INC. presentó solicitud para obtener el registro de la marca denominada “LYSOL”, para GACETA OFICIAL distinguir productos comprendidos en la clase Nº 3 de la Clasificación Internacional de Niza 1. 12/12/2002 22.28 2.

La solicitud designada como expediente Nº 92.256.912, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 354 de 31 de julio de 1990. Sostiene RECKITT BENCKISER INC., que al ser negado el registro para la marca LYSOL, se violaron disposiciones de la Decisión 344 como los artículos 81 y 82 literal a), toda vez que ésta es perceptible, suficientemente distintiva y susceptible de ser representada gráficamente; condiciones de registrabilidad exigidas por la referida Decisión. 3.

Fueron posteriormente presentadas observaciones por parte de terceros interesados: GILBERTO CASTRILLON HERNANDEZ con base en su marca PISOL (clase 3); ALICIA SOLER DE GARZON con apoyo en la marca LUISOL de su propiedad (clases 3 y 5); y, BASF QUIMICA COLOMBIANA con fundamento en su marca LUZOL (clase 3). Afirma que ha sido igualmente violado el literal a) del artículo 83 de la misma, por “ aplicación indebida, dado que LYSOL no es confundible con LUZOL, porque un signo igual o idéntico no está prohibido por si mismo como irregistrable sino cuando pueda inducir al consumidor a error o engaño sobre la marca o sobre la procedencia de los productos o servicios ”. 4.

El 8 de agosto de 1995, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 14.293, declaró infundadas las oposiciones presentadas y negó sin embargo, de oficio, el registro de la marca solicitada. Asevera que no existe identidad entre esas denominaciones, las cuales han coexistido en el mercado por casi cuarenta años sin generar confundibilidad; que ese riesgo se elimina en gran medida dado el grado de especialidad de los productos que ellas identifican, los que son de consumo selectivo y no masivo; sostiene su ninguna similitud fonética y ortográfica, aspecto éste que debe a su juicio ser analizado de manera conjunta y no aislada.

5. GILBERTO CASTRILLON HERNANDEZ interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución emitida. 6. El 7 de octubre de 1996, el mismo Organismo resolvió el recurso de reposición propuesto, por medio de Resolución Nº 22.003, aceptando la oposición presentada por GILBERTO CASTRILLON HERNANDEZ, sin embargo de confirmar la resolución Nº 14.293 en lo relacionado con la negativa del registro solicitado. 7.

El 27 de agosto de 1999, la misma Superintendencia expidió la Resolución Nº 17.143 por la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó también la resolución impugnada en las condiciones precisadas. b) Escrito de demanda La sociedad RECKITT BENCKISER INC, con domicilio en Valley Road, Wayne, New Jersey, Estados Unidos de América, por medio de apoderada presentó demanda de nulidad contra la Resolución Nº 14.293, de 8 de agosto de 1995. 1 Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Manifiesta en apoyo de esto último, “ que la sílaba tónica de LUZOL es la desinencia ZOL, mientras que en LYSOL es la raíz LY ” y que el origen de la segunda es anglosajón, por lo que su pronunciación es LAISOL, siendo así que las respectivas sílabas tónicas les imprimen a cada una, un alto grado de distintividad que vuelve imposible confundir los fonemas que de ellas resultan. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, según así se sostiene en el informe sucinto presentado a este Tribunal, se ha opuesto, por medio de apoderado, a las pretensiones de la demandante, al sostener que “ de acuerdo con los documentos obrantes en el expediente y contentivos de la actuación administrativa, se concluye en forma clara y precisa, que la Superintendencia se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

Se manifiesta que adicionalmente ha señalado esa Dependencia, “ que la marca LYSOL es GACETA OFICIAL irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 porque ésta no es suficientemente distintiva y además, se asemeja a la marca registrada PISOL en el aspecto conceptual, existiendo confundibilidad entre las mismas y de coexistir en el mercado llevarían al público a error, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta habida cuenta que creerían que los productos tienen un mismo origen.” No obra del expediente recibido por este órgano jurisdiccional, constancia alguna relativa a contestaciones a la demanda que puedan haber sido dadas por los terceros interesados notificados con la misma.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS Este Organismo procede a atender el requerimiento formulado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de oficio Nº 1993, de 23 de agosto del 2002, referente a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; sin embargo, aclara que al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, en lo relativo al artículo 83 antes referido, la interpretación se limitará a su literal a), por ser la única norma aplicable al caso controvertido en el fuero nacional y, por haber sido considerada entre los fundamentos de la demanda. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo anteriormente expuesto, los textos de las normas de la Decisión 344 a ser interpretadas son los siguientes: 12/12/2002 23.28 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares originados en otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

GACETA OFICIAL La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. 12/12/2002 24.28 El literal a) del artículo 82 establece que no podrán registrarse como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si en este caso específico no incurre en las excepciones a la registrabilidad, contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344.

6. EXCEPCIONES AL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.2

5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas. 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: 12/12/2002 25.28 inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras.

Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo expuesto se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 3. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (“Derecho de Marcas”, Editorial Abeledo Perrot S.A., Buenos Aires, Argentina, pág. 153).

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para com3 Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL parar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 4 Este Tribunal ha recalcado en reiteradas ocasiones, respecto del examen de registrabilidad, que el mismo debe ser practicado por la Oficina Nacional correspondiente, el cual deberá comprender el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81 ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. La facultad conferida a la Oficina competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario.

La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12/12/2002 26.28 de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo es susceptible de ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 3.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 4. El momento procesal, dentro del trámite administrativo, para que el titular de una marca demuestre su inconformidad acerca de un signo solicitado para registro, es el de las observaciones.

La Oficina Nacional Competente o el Juez, en su caso, deben realizar el examen de registrabilidad, el que incluirá, necesariamente, el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente GACETA OFICIAL interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 6366, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del aludido Instrumento. Notifíquese al mencionado Consejo de Estado mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE 12/12/2002 27.28 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 12/12/2002 28.28 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú