PROCESO 81-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 83 literal a), d) y e), y 84 de la mencionada Decisión. Actor: DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. (DIDETEXCO).

Marca: WEEKEND (etiqueta). Proceso Interno Nº 3105-697-96. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil dos. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador a través de su Presidente doctor Víctor Terán Martínez, dentro del expediente interno Nº 3105-697-96, adjunta al Oficio Nº 539-TDCA-DQ-1S-AI de 26 de julio de 2002, que fue recibido en este Tribunal el 5 de septiembre de 2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 16 de octubre de 2002. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La parte actora es la empresa DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. (DIDETEXCO), que actúa mediante apoderado. Los demandados son el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y el Procurador General del Estado. Como tercero beneficiario del acto impugnado la compañía MAX MARA FASHION GROUP S.r.L. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1.

Hechos La empresa DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. (DIDETEXCO), a través de apoderado, presentó el 26 de octubre de 1994 ante la Dirección de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, la solicitud de registro de la marca WEEKEND (etiqueta), para distinguir productos de la Clase 25 (Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería).

Contra la mencionada solicitud, la compañía MAX MARA FASHION GROUP S.r.L., mediante apoderado, presentó observaciones, basándose en su titularidad sobre la marca WEEKEND BY MAX MARA. El Director Nacional de Propiedad Industrial, expidió la Resolución N° 0955746 con fecha de notificación 12 de junio de 1996, mediante la cual denegó el registro de la marca WEEKEND (etiqueta). 2.2.

La demanda La empresa DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. (DIDETEXCO) -parte demandante en el presente caso- pretende que se declare la nulidad de la citada Resolución N° 0955746, mediante la cual se denegó el registro de la marca WEEKEND (etiqueta). También solicita que: “De conformidad con el art. 20 de la Constitución Política del estado (sic), reclamo que se establezca la INDEMNIZACIÓN que debe pagar el Estado por los perjuicios irrogados como consecuencia del acto que constituye exceso de autoridad y equivocación perpetrado por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial en el ejercicio de su cargo y se determine la responsabilidad que le corresponde”.

Sostiene la demandante que la marca que pretende registrar, WEEKEND (etiqueta), es totalmente diferente a la marca WEEKEND BY MAX MARA de MAX MARA FASHION GROUP S.r.L. Aduce que: “La parte observante es decir MAX MARA FASHION, no ha probado en lo absoluto el uso de la marca que dice ser propietario (sic), así como tampoco ha demostrado que esta marca sea conocida en el país que se encuentra inscrita ni en la subregión peor aún en el Ecuador ”.

Fundamenta su demanda en los artículos 81 y siguientes de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en leyes domésticas de la República del Ecuador. 2.3. Contestación a la demanda 2.3.1. Por el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca El Ingeniero Benigno K. Sotomayor Jaime, en su condición de Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, contesta la demanda en los términos siguientes: Sostiene que la empresa actora impugna erradamente la Resolución N° 0955746, mediante la cual se rechaza la solicitud de registro de la marca WEEKEND.

Opone las siguientes excepciones: - La de interpretación prejudicial previa de los artículos 81 y 95 de la Decisión 344, de acuerdo con el artículo 29 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. - Niega los fundamentos de la demanda. - Aduce la legalidad y validez de la resolución impugnada. Solicita que se acepten sus excepciones y se rechace la demanda. 2.3.2.

Por el Procurador General del Estado El doctor Carlos Pérez Patiño, Director Nacional de Patrocinio del Estado y delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda basándose en lo siguiente: - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. - Legitimidad del acto administrativo ya que “ por provenir de autoridad competente y estar ajustado a derecho, pues la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, oficina nacional competente, según la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, ha negado el registro como marca de la denominación solicitada ” - La falta de derecho del actor para proponer la demanda. - Caducidad del derecho de la parte actora y la prescripción de la acción, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la República del Ecuador. 2.3.3.

Por la empresa MAX MARA FASHION GROUP S.r.L. MAX MARA FASHION GROUP S.r.L., por medio de mandatario, sociedad que interviene en calidad de tercero interesado, contesta la demanda del modo siguiente: Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Sostiene que: “La afirmación realizada por el demandante en el sentido de que la denominación ‘WEEKEND’ es diferente a la marca de mi representada es totalmente forzada por cuanto la palabra ‘WEEKEND’ es parte principal y distintiva de la denominación de propiedad de MAX MARA FASHION GROUP S.r.L., cuya marca tiene connotación de ser famosa y notoria”.

Aduce que: “En el presente caso, la marca de propiedad de Max Mara Fashion Group Srl consiste en la denominación ‘WEEKEND BY MAX MARA’, esto es, si hemos de atender al correcto significado conceptual de la denominación antedicha, que la marca ‘WEEKEND es de propiedad de MAX MARA’ (la frase inglesa ‘by Max Mara’ significa precisamente eso, ‘propiedad de’) y ‘Max Mara’ no es otra cosa que la razón social de la compañía propietaria de la marca.

Resulta entonces que la fuerza distintiva de la denominación registrada recae precisamente en la palabra ‘WEEKEND’ que resulta ser una denominación igual y confundible con la marca solicitada por DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. DIDETEXCO”. Pretende que se rechace la demanda, que se confirme la citada Resolución N° 0955746 y que se condene en costas al demandante.

Fundamenta su contestación a la demanda en los artículos 81, 82 literales a) y h), y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y en el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de la República del Ecuador.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 125 del Estatuto;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Presidente de la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, República del Ecuador se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo se interpretará de oficio el artículo 83 literales a), d) y e), y el artículo 84 de la misma Decisión por guardar relación directa con el presente caso, de acuerdo con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 126 del Estatuto.

Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro ( )” Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA En la definición de marca contenida en el artículo 81 de la Decisión 344, están mencionados los requisitos básicos que debe reunir un signo para que pueda registrarse como marca, y estos son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Este Órgano Jurisdiccional Comunitario, al interpretar el citado artículo 81, se ha reiterado la trascendencia en el cumplimiento de los tres requisitos antes mencionados, como paso previo al registro de una marca, es decir, que necesariamente un signo para ser registrado como marca debe cumplir a cabalidad con tales requisitos, y no estar afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Con relación a los requisitos antes mencionados, este Tribunal reiteradamente ha manifestado que: “La distintividad es considerada por la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal como requisito y característica esencial para determinar la registrabilidad de un signo, la distintividad es la razón de ser de la marca, puesto que la marca debe ser ideada y exteriorizada de tal modo que ofrezca individualización y singularización, que permitan diferenciarla de otras.

La distintividad es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares fabricados, suministrados o comercializados por otra. La perceptibilidad es considerada como la aptitud del signo a registrarse para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., que es lo que permite formarse una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de registrarse y publicarse” (Ver entre otros: Proceso 47-IP-2002, en la G.O.A.C. N° 837 de 20 de septiembre de 2002, marca: AGUASANA+gráfica).

El artículo 82 literal a) establece reiteradamente que no se podrán registrar como marcas los signos que no reúnan los requisitos anteriormente señalados. II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES Como lo ha sostenido repetidamente este Tribunal, la principal función de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.

Es por ello que si dos o más personas pretenden usar dos marcas similares o idénticas para distinguir productos o servicios iguales o de similar naturaleza, se genera el riesgo de confusión, lo que provoca que los consumidores o usuarios pierdan la capacidad para distinguir el origen de dichos bienes o servicios. Es por ello que el sistema marcario andino, concretamente el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, proscribe la posibilidad de registrar signos idénticos o semejantes que induzcan a error a los consumidores o usuarios, ya que la confusión por parte de éstos vulnera su libre voluntad de elección y distorsiona el mercado.

Con relación al análisis que se debe practicar con el fin de determinar si entre dos signos se presenta el riesgo de confusión, este Tribunal ha dicho que: “ deberá tomarse en consideración por el examinador el tipo o clase de marcas a cotejar (denominativas, gráficas, mixtas, etc.); el grado de similitud que exista entre ellas (identidad o simple semejanza); la clase de productos que se distinguen o se pretende distinguir; el carácter de marca notoria o de marca común; el público destinatario de los bienes o servicios; y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible.

Por lo general, cuando la comparación se surte entre marcas idénticas, el análisis se facilita hasta el punto de que sólo se deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, a pesar de esto, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad.

Para los casos de comparación de marcas semejantes, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo del examinador tendiente a determinar, en definitiva, si el parecido o las semejanzas aducidas entre los signos confrontados pueden o no generar error entre el público consumidor” (Ver: Proceso 4-IP-98, en la G.O.A.C. N° 375 de 7 de octubre de 1998, marca OPTIPAN; y Proceso 15-IP-2001, en la G.O.A.C. N° 668 de 9 de mayo de 2001, marca: KRIKIS).

Este Organismo Jurisdiccional, en varias sentencias ha recogido las siguientes reglas para el cotejo marcario aportadas por la doctrina: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Breuer Moreno Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, BB. AA., p. 351 y ss.) En el Proceso 33-IP-2001 sobre el caso de la marca BUNKER, (sentencia publicada en el Tomo VII, pág. 157 de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), se acogen las mencionadas reglas, citando para el caso a Pedro Breuer Moreno (ob. cit., p. 352 y ss.): “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine (sic) así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque este no es el camino de la comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de la otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

III. MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y PRUEBA DE LA NOTORIEDAD La marca notoria, es la que ha alcanzado un alto grado de difusión y reconocimiento entre los consumidores o usuarios de los productos o servicios que distingue. Según el profesor Jorge Otamendi: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas El lograr ese status implica un grado de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen La marca notoria es, por lo general, asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados indica al público consumidor una fuente de constante y uniforme satisfacción”.

(Jorge Otamendi, Derecho de Marcas. Abeledo–Perrot. p. 327). Una marca notoriamente conocida implica prestigio y aceptación en el mercado. Como señala Alois Troller: “La marca notoria es, por lo general, asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados. Hay quienes hablan de productos de calidad excepcional” (Troller Alois, citado por Jorge Otamendi, ob. cit., p. 327).

La normativa comunitaria ha otorgado un status más elevado a la marca notoria, con relación a las marcas regulares, brindándole un sistema de mayor protección. El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan las condiciones para ser considerados como marcas notorias, y lleva la prohibición de registrar marcas que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero”.

Es claro que esta prohibición va dirigida a evitar el aprovechamiento de un signo notoriamente conocido por un tercero, al reproducir, traducir, imitar o transcribir dicho signo; y así inducir al público a error. El literal e) del artículo 83, extiende a las marcas notoriamente conocidas, un régimen de protección especial, cuyos alcances son evitar que los consumidores se confundan al momento de elegir los productos que están en el comercio; en tal sentido los signos que sean similares a una marca notoriamente conocida, son irregistrables; salvo -como lo establece el inciso segundo del mencionado literal e) del artículo 83- que el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

Los literales d) y e) del artículo 83 son complementarios. En este sentido la Decisión 344 no sólo protege de los actos de imitación, sino de cualquier otro que produzca confusión entre los consumidores. Este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha sentenciado: “De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de “especialidad y de “territorialidad” generalmente aplicables con relación a las marcas comunes”.

(Proceso 78–IP–2000, G.O.A.C. Nº 633, de 17 de enero de 2001, marca: NEWGIBB). Las marcas notorias son aquellas que han trascendido un ámbito territorial, y se les ha otorgado un régimen especial de protección, que se evidencia en los artículos anteriormente mencionados. En el artículo 84 de la Decisión 344, se señalan los requisitos que debe reunir una marca para ser elevada a dicho status: “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

Es importante señalar, que la notoriedad es un hecho, y en consecuencia debe ser probado por quien la alega. El artículo 84 de la Decisión 344, establece la manera de determinar si una marca es notoriamente conocida. Sobre el particular este Tribunal ha pronunciado que la notoriedad de la marca debe ser probada. Este Órgano Jurisdiccional ha sentenciado: “ que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otros; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.” (Ver entre otros: Proceso 28-IP-96, marca: CIEL.

Publicado en G.O.A.C. Nº 318 de 26 de enero de 1998 y Proceso 60-IP-2001, marca: FINES, G.O.A.C. N° 750 de 15 de enero de 2002). IV. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO Con relación a las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, es posible presumir que el significado de éstas no sea de dominio público, por lo que cabría considerarlas como marcas de fantasía. Cabe señalar que el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, no prohíbe el registro de marcas en idioma extranjero, mientras éstas cumplan con los requisitos exigidos.

Sin embargo hay palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado y ello ha originado que su significado conceptual se haya hecho conocido por gran cantidad de consumidores. El Tribunal ha expresado al respecto: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común. Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros Por último existen nombres que teniendo origen en un idioma extranjero, han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Sentencia dictada en el proceso N° 69-IP- 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”. Criterio reiterado en los procesos Nos. 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002, 15-IP-2002 y 57-IP-2002). V. PRONUNCIAMIENTO DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE SOBRE LAS OBSERVACIONES Y LA CONCESION O DENEGACION DEL REGISTRO DE MARCA El artículo 95 de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, contiene lo concerniente al trámite que se debe seguir luego de presentada la observación a la solicitud del registro de marca.

La oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos. Vencido el plazo, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

La finalidad del artículo 95 de la Decisión 344, es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas. El Tribunal ha sentenciado: “ que la facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación legal de proceder al respecto, conforme a la normativa comunitaria. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta para el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y que como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario, y el juez en su caso, están obligados a examinarlas necesaria y sucesivamente” (Proceso 77-IP-2000, en la G.O.A.C. N° 690 de 23 de julio de 2001, marca: PURO VARELA).

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además de cumplir con estos requisitos, es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Segundo: No son registrables como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Tercero: Son irregistrables los signos que constituyan claramente la reproducción total o parcial de una marca notoriamente conocida. Si fuera procedente el alegato de notoriedad de una marca, ésta prevalece con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos cuya registrabilidad se examina. Cuarto La Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca, correspondiéndole la carga de la misma a quien la alega.

La prueba deberá ser evaluada por el examinador, considerando para el efecto, además de los principios y normas aplicables en materia de procedencia de la notoriedad, las excepciones al registro determinadas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344. Quinto: Una palabra en idioma extranjero es registrable, si cumple los requisitos exigidos en la Decisión 344.

Si su significado es conocido por la mayoría de consumidores o usuarios, destinatarios de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, deberá considerarse de fantasía. Sexto: Presentada la observación, la oficina nacional competente notificará al peticionario, para que dentro de los treinta días hábiles contados desde la notificación, si lo estima conveniente, haga valer sus alegatos.

Séptimo: El acto administrativo que otorgue o deniegue el registro de una marca, debe ser debidamente motivado y notificado al interesado. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá asimismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO