Año XIX - Número 890 Lima, 23 de enero de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 81-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 83 literales a), d) y e), y 84 de la mencionada Decisión. Actor: DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. (DIDETEXCO).

Marca: WEEKEND (etiqueta). Proceso Interno Nº 3105-697-96 Proceso 85-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y e), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 5 del Tratado de Creación del Tribunal, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: BANCO TEQUENDAMA S.A. Marca: CRÉDITO MULTIDIVISAS. Proceso Interno Nº 6681 Proceso 89-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82 literal j); 89; y, 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: CONRADO VELEZ Marca: BORGHINI ITALY. Proceso Interno Nº 6904 Proceso 92-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 2, de Guayaquil, República del Ecuador.

Interpretación de oficio de los artículos 83 literales d) y e), 84 y 95 de la misma Decisión. Actor: MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA. Marca: ALPÍN. Proceso Interno Nº 363-96-AB Proceso 94-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de oficio del primer inciso del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil.

Actor: MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA. Marca: ALPINA. Proceso Interno Nº 364-96-MC Proceso 96-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, propuesta por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil - Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 108, 113 y de la Disposición Final Unica, de la misma Decisión. Expediente Interno No. 187-97-AB.

Actor: MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA. Marca: “ALPINA” Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 23/01/2003 2.48 PROCESO 81-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 83 literal a), d) y e), y 84 de la mencionada Decisión. Actor: DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. (DIDETEXCO).

Marca: WEEKEND (etiqueta). Proceso Interno Nº 3105-697-96. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil dos. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador a través de su Presidente doctor Víctor Terán Martínez, dentro del expediente interno Nº 3105-697-96, adjunta al Oficio Nº 539-TDCA-DQ-1S-AI de 26 de julio de 2002, que fue recibido en este Tribunal el 5 de septiembre de 2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 16 de octubre de 2002. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La parte actora es la empresa DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. (DIDETEXCO), que actúa mediante apoderado. Los demandados son el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y el Procurador General del Estado. Como tercero beneficiario del acto impugnado la compañía MAX MARA FASHION GROUP S.r.L. de apoderado, presentó el 26 de octubre de 1994 ante la Dirección de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, la solicitud de registro de la marca WEEKEND (etiqueta), para distinguir productos de la Clase 25 (Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería).

Contra la mencionada solicitud, la compañía MAX MARA FASHION GROUP S.r.L., mediante apoderado, presentó observaciones, basándose en su titularidad sobre la marca WEEKEND BY MAX MARA. El Director Nacional de Propiedad Industrial, expidió la Resolución N° 0955746 con fecha de notificación 12 de junio de 1996, mediante la cual denegó el registro de la marca WEEKEND (etiqueta). 2.2.

La demanda La empresa DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. (DIDETEXCO) -parte demandante en el presente caso- pretende que se declare la nulidad de la citada Resolución N° 0955746, mediante la cual se denegó el registro de la marca WEEKEND (etiqueta). También solicita que: “De conformidad con el art. 20 de la Constitución Política del estado (sic), reclamo que se establezca la INDEMNIZACIÓN que debe pagar el Estado por los perjuicios irrogados como consecuencia del acto que constituye exceso de autoridad y equivocación perpetrado por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial en el ejercicio de su cargo y se determine la responsabilidad que le corresponde”. 2.1.

Hechos Sostiene la demandante que la marca que pretende registrar, WEEKEND (etiqueta), es totalmente diferente a la marca WEEKEND BY MAX MARA de MAX MARA FASHION GROUP S.r.L. La empresa DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. (DIDETEXCO), a través Aduce que: “La parte observante es decir MAX MARA FASHION, no ha probado en lo absoluto 2.

Determinación de los hechos relevantes GACETA OFICIAL el uso de la marca que dice ser propietario (sic), así como tampoco ha demostrado que esta marca sea conocida en el país que se encuentra inscrita ni en la subregión peor aún en el Ecuador ”. Fundamenta su demanda en los artículos 81 y siguientes de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en leyes domésticas de la República del Ecuador. 2.3.

Contestación a la demanda 2.3.1. Por el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca El Ingeniero Benigno K. Sotomayor Jaime, en su condición de Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, contesta la demanda en los términos siguientes: Sostiene que la empresa actora impugna erradamente la Resolución N° 0955746, mediante la cual se rechaza la solicitud de registro de la marca WEEKEND.

Opone las siguientes excepciones: - La de interpretación prejudicial previa de los artículos 81 y 95 de la Decisión 344, de acuerdo con el artículo 29 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. - Niega los fundamentos de la demanda. - Aduce la legalidad y validez de la resolución impugnada. Solicita que se acepten sus excepciones y se rechace la demanda. 2.3.2.

Por el Procurador General del Estado El doctor Carlos Pérez Patiño, Director Nacional de Patrocinio del Estado y delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda basándose en lo siguiente: - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. - Legitimidad del acto administrativo ya que “ por provenir de autoridad competente y estar ajustado a derecho, pues la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, oficina nacional competente, según la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, ha negado el registro como marca de la denominación solicitada ” 23/01/2003 3.48 - La falta de derecho del actor para proponer la demanda. - Caducidad del derecho de la parte actora y la prescripción de la acción, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la República del Ecuador. 2.3.3.

Por la empresa MAX MARA FASHION GROUP S.r.L. MAX MARA FASHION GROUP S.r.L., por medio de mandatario, sociedad que interviene en calidad de tercero interesado, contesta la demanda del modo siguiente: Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Sostiene que: “La afirmación realizada por el demandante en el sentido de que la denominación ‘WEEKEND’ es diferente a la marca de mi representada es totalmente forzada por cuanto la palabra ‘WEEKEND’ es parte principal y distintiva de la denominación de propiedad de MAX MARA FASHION GROUP S.r.L., cuya marca tiene connotación de ser famosa y notoria”.

Aduce que: “En el presente caso, la marca de propiedad de Max Mara Fashion Group Srl consiste en la denominación ‘WEEKEND BY MAX MARA’, esto es, si hemos de atender al correcto significado conceptual de la denominación antedicha, que la marca ‘WEEKEND es de propiedad de MAX MARA’ (la frase inglesa ‘by Max Mara’ significa precisamente eso, ‘propiedad de’) y ‘Max Mara’ no es otra cosa que la razón social de la compañía propietaria de la marca.

Resulta entonces que la fuerza distintiva de la denominación registrada recae precisamente en la palabra ‘WEEKEND’ que resulta ser una denominación igual y confundible con la marca solicitada por DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. DIDETEXCO”. Pretende que se rechace la demanda, que se confirme la citada Resolución N° 0955746 y que se condene en costas al demandante.

Fundamenta su contestación a la demanda en los artículos 81, 82 literales a) y h), y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y en el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de la República del Ecuador. GACETA OFICIAL

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 125 del Estatuto;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Presidente de la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, República del Ecuador se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo se interpretará de oficio el artículo 83 literales a), d) y e), y el artículo 84 de la misma Decisión por guardar relación directa con el presente caso, de acuerdo con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 126 del Estatuto.

Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con 23/01/2003 4.48 derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro ( )” Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

GACETA OFICIAL d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA En la definición de marca contenida en el artículo 81 de la Decisión 344, están mencionados los requisitos básicos que debe reunir un signo para que pueda registrarse como marca, y estos son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Este Órgano Jurisdiccional Comunitario, al interpretar el citado artículo 81, se ha reiterado la trascendencia en el cumplimiento de los tres requisitos antes mencionados, como paso previo al registro de una marca, es decir, que necesariamente un signo para ser registrado como marca debe cumplir a cabalidad con tales requisitos, y no estar afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Con relación a los requisitos antes mencionados, este Tribunal reiteradamente ha manifestado que: “La distintividad es considerada por la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal como requisito y característica esencial para determinar la registrabilidad de un signo, la distintividad es la razón de ser de la marca, puesto que la marca 23/01/2003 5.48 debe ser ideada y exteriorizada de tal modo que ofrezca individualización y singularización, que permitan diferenciarla de otras.

La distintividad es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares fabricados, suministrados o comercializados por otra. La perceptibilidad es considerada como la aptitud del signo a registrarse para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., que es lo que permite formarse una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de registrarse y publicarse” (Ver entre otros: Proceso 47-IP-2002, en la G.O.A.C. N° 837 de 20 de septiembre de 2002, marca: AGUASANA+gráfica).

El artículo 82 literal a) establece reiteradamente que no se podrán registrar como marcas los signos que no reúnan los requisitos anteriormente señalados. II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES Como lo ha sostenido repetidamente este Tribunal, la principal función de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.

Es por ello que si dos o más personas pretenden usar dos marcas similares o idénticas para distinguir productos o servicios iguales o de similar naturaleza, se genera el riesgo de confusión, lo que provoca que los consumidores o usuarios pierdan la capacidad para distinguir el origen de dichos bienes o servicios. Es por ello que el sistema marcario andino, concretamente el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, proscribe la posibilidad de registrar signos idénticos o semejantes que induzcan a error a los consumidores o usuarios, ya que la confusión por parte de éstos vulnera su libre voluntad de elección y distorsiona el mercado.

GACETA OFICIAL Con relación al análisis que se debe practicar con el fin de determinar si entre dos signos se presenta el riesgo de confusión, este Tribunal ha dicho que: “ deberá tomarse en consideración por el examinador el tipo o clase de marcas a cotejar (denominativas, gráficas, mixtas, etc.); el grado de similitud que exista entre ellas (identidad o simple semejanza); la clase de productos que se distinguen o se pretende distinguir; el carácter de marca notoria o de marca común; el público destinatario de los bienes o servicios; y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible.

Por lo general, cuando la comparación se surte entre marcas idénticas, el análisis se facilita hasta el punto de que sólo se deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, a pesar de esto, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad.

Para los casos de comparación de marcas semejantes, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo del examinador tendiente a determinar, en definitiva, si el parecido o las semejanzas aducidas entre los signos confrontados pueden o no generar error entre el público consumidor” (Ver: Proceso 4-IP-98, en la G.O.A.C. N° 375 de 7 de octubre de 1998, marca OPTIPAN; y Proceso 15-IP-2001, en la G.O.A.C. N° 668 de 9 de mayo de 2001, marca: KRIKIS).

Este Organismo Jurisdiccional, en varias sentencias ha recogido las siguientes reglas para el cotejo marcario aportadas por la doctrina: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Breuer Moreno Pedro, Tratado 23/01/2003 6.48 de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, BB. AA., p. 351 y ss.) En el Proceso 33-IP-2001 sobre el caso de la marca BUNKER, (sentencia publicada en el Tomo VII, pág. 157 de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), se acogen las mencionadas reglas, citando para el caso a Pedro Breuer Moreno (ob. cit., p. 352 y ss.): “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine (sic) así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque este no es el camino de la comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de la otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. GACETA OFICIAL La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

III. MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y PRUEBA DE LA NOTORIEDAD La marca notoria, es la que ha alcanzado un alto grado de difusión y reconocimiento entre los consumidores o usuarios de los productos o servicios que distingue. Según el profesor Jorge Otamendi: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas El lograr ese status implica un grado de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen La marca notoria es, por lo general, asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados indica al público consumidor una fuente de constante y uniforme satisfacción”.

(Jorge Otamendi, Derecho de Marcas. Abeledo–Perrot. p. 327). Una marca notoriamente conocida implica prestigio y aceptación en el mercado. Como señala Alois Troller: “La marca notoria es, por lo general, asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados. Hay quienes hablan de productos de calidad excepcional” (Troller Alois, citado por Jorge Otamendi, ob. cit., p. 327).

La normativa comunitaria ha otorgado un status más elevado a la marca notoria, con relación a las marcas regulares, brindándole un sistema de mayor protección. El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan las condiciones para ser considerados como marcas notorias, y lleva la prohibición de registrar marcas que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero”.

Es claro que esta prohibición va dirigida a evitar el aprovechamiento de un signo notoriamente conocido por un tercero, al reproducir, traducir, imitar o transcribir dicho signo; y así inducir al público a error. 23/01/2003 7.48 El literal e) del artículo 83, extiende a las marcas notoriamente conocidas, un régimen de protección especial, cuyos alcances son evitar que los consumidores se confundan al momento de elegir los productos que están en el comercio; en tal sentido los signos que sean similares a una marca notoriamente conocida, son irregistrables; salvo -como lo establece el inciso segundo del mencionado literal e) del artículo 83que el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

Los literales d) y e) del artículo 83 son complementarios. En este sentido la Decisión 344 no sólo protege de los actos de imitación, sino de cualquier otro que produzca confusión entre los consumidores. Este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha sentenciado: “De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de “especialidad y de “territorialidad” generalmente aplicables con relación a las marcas comunes”.

(Proceso 78–IP–2000, G.O.A.C. Nº 633, de 17 de enero de 2001, marca: NEWGIBB). Las marcas notorias son aquellas que han trascendido un ámbito territorial, y se les ha otorgado un régimen especial de protección, que se evidencia en los artículos anteriormente mencionados. En el artículo 84 de la Decisión 344, se señalan los requisitos que debe reunir una marca para ser elevada a dicho status: “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

Es importante señalar, que la notoriedad es un hecho, y en consecuencia debe ser probado por quien la alega. GACETA OFICIAL El artículo 84 de la Decisión 344, establece la manera de determinar si una marca es notoriamente conocida. Sobre el particular este Tribunal ha pronunciado que la notoriedad de la marca debe ser probada. Este Órgano Jurisdiccional ha sentenciado: “ que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otros; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.” (Ver entre otros: Proceso 28-IP-96, marca: CIEL.

Publicado en G.O.A.C. Nº 318 de 26 de enero de 1998 y Proceso 60-IP-2001, marca: FINES, G.O.A.C. N° 750 de 15 de enero de 2002). IV. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO Con relación a las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, es posible presumir que el significado de éstas no sea de dominio público, por lo que cabría considerarlas como marcas de fantasía. Cabe señalar que el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, no prohíbe el registro de marcas en idioma extranjero, mientras éstas cumplan con los requisitos exigidos.

Sin embargo hay palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado y ello ha originado que su significado conceptual se haya hecho conocido por gran cantidad de consumidores. El Tribunal ha expresado al respecto: 23/01/2003 8.48 “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común. Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros Por último existen nombres que teniendo origen en un idioma extranjero, han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Sentencia dictada en el proceso N° 69-IP2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”. Criterio reiterado en los procesos Nos. 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002, 15-IP-2002 y 57-IP-2002). V. PRONUNCIAMIENTO DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE SOBRE LAS OBSERVACIONES Y LA CONCESION O DENEGACION DEL REGISTRO DE MARCA El artículo 95 de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, contiene lo concerniente al trámite que se debe seguir luego de presentada la observación a la solicitud del registro de marca.

La oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles GACETA OFICIAL contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos. Vencido el plazo, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

La finalidad del artículo 95 de la Decisión 344, es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas. El Tribunal ha sentenciado: “ que la facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación legal de proceder al respecto, conforme a la normativa comunitaria. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta para el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y que como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario, y el juez en su caso, están obligados a examinarlas necesaria y sucesivamente” (Proceso 77-IP2000, en la G.O.A.C. N° 690 de 23 de julio de 2001, marca: PURO VARELA). 23/01/2003 9.48 prendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Segundo: No son registrables como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Tercero: Son irregistrables los signos que constituyan claramente la reproducción total o parcial de una marca notoriamente conocida. Si fuera procedente el alegato de notoriedad de una marca, ésta prevalece con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos cuya registrabilidad se examina. Cuarto La Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca, correspondiéndole la carga de la misma a quien la alega.

La prueba deberá ser evaluada por el examinador, considerando para el efecto, además de los principios y normas aplicables en materia de procedencia de la notoriedad, las excepciones al registro determinadas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344. Quinto: Una palabra en idioma extranjero es registrable, si cumple los requisitos exigidos en la Decisión 344.

Si su significado es conocido por la mayoría de consumidores o usuarios, destinatarios de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, deberá considerarse de fantasía. Sexto: Presentada la observación, la oficina nacional competente notificará al peticionario, para que dentro de los treinta días hábiles contados desde Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además de cumplir con estos requisitos, es necesario que la marca no esté com- GACETA OFICIAL 23/01/2003 10.48 la notificación, si lo estima conveniente, haga valer sus alegatos. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Séptimo: El acto administrativo que otorgue o deniegue el registro de una marca, debe ser debidamente motivado y notificado al interesado.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá asimismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 85-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y e), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 5 del Tratado de Creación del Tribunal, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: BANCO TEQUENDAMA S.A. Marca: CRÉDITO MULTIDIVISAS. Proceso Interno Nº 6681. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dos. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través de su Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero, dentro del expediente interno Nº 6681 adjunta al Oficio Nº 1932 de 28 de agosto de 2002, que fue recibido en este Tribunal el 9 de septiembre de 2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 23 de octubre de 2002. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La parte actora es la sociedad BANCO TEQUENDAMA S.A., que actúa mediante apoderado. GACETA OFICIAL La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 23/01/2003 11.48 la marca de servicios CRÉDITO MULTIDIVISAS. Asimismo pretende que se declare la nulidad de las referidas Resoluciones N°s 012202 y 11630. 2.

Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El BANCO TEQUENDAMA S.A., por medio de apoderado, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, el registro de la marca CRÉDITO MULTIDIVISAS, para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. (Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina).

La solicitud de registro de la marca de servicios CRÉDITO MULTIDIVISAS clase 35, fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 385 de 17 de septiembre de 1993, sin que se presentaran observaciones. Sin embargo mediante Resolución N° 2414 de 28 de enero de 1994, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el registro de la citada marca, aduciendo que la misma encuadraba en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Pretende también que como consecuencia de lo anterior, se ordene a título de restablecimiento de su derecho, que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio le otorgue el registro de la marca de servicios CRÉDITO MULTIDIVISAS, y que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que expida copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

El actor fundamenta su pretensión en la violación del artículo 13 incisos 1° y 2° de la Constitución Política de la República de Colombia, y del artículo 3 inciso 6 del Código Contencioso Administrativo de ese País; y en la violación de los artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El demandante sostiene en síntesis, que la marca de servicios CRÉDITO MULTIDIVISAS, no constituye un signo genérico como erróneamente lo ha calificado la oficina nacional competente de la República de Colombia. 2.3.

Contestación a la demanda Contra la mencionada Resolución N° 2414, el BANCO TEQUENDAMA S.A., dentro del término de ley, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Mediante Resolución N° 012202 de 30 de abril de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, absolvió el recurso de reposición, confirmando en todos sus extremos la Resolución N° 2414.

El recurso de apelación fue absuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el que mediante Resolución N° 11630 de 31 de mayo de 2000, confirmó en todas sus partes la referida Resolución N° 2414. 2.2. La demanda El BANCO TEQUENDAMA S.A., pretende que se declare la nulidad de la citada Resolución 2414, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su Oficina Jurídica, solicita a los Honorables Magistrados “ no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.

Sostiene la demandada que “Con la expedición de las resoluciones N° 2414 del 28 de enero de 1994, 12202 del 30 de abril de 1997, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos, y la resolución N° 11630 del 31 de mayo de 2000, proferida por el Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias”.

La Superintendencia de Industria y Comercio, tras analizar jurisprudencia de este Tribunal Co- GACETA OFICIAL munitario, manifiesta también que el signo CRÉDITO MULTIDIVISAS, es irregistrable, pues contraviene lo establecido en los artículos 81 y 82 literal d) de la mencionada Decisión 344. 23/01/2003 12.48 El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 CONSIDERANDO Artículo 81 Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 126 del Estatuto no se interpretará el artículo 83 de la misma Decisión por no tener relación directa con el caso concreto. Que los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 concordantes con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, no se interpretarán ya que como se ha señalado en reiterada y abundante jurisprudencia de este órgano comunitario, estas normas hacen referencia a compromisos contraídos por los Países Miembros de la Comunidad Andina, asumidos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311, responsabilidades de carácter nacional que no pueden ser invocadas ni aplicadas a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.

Los compromisos plasmados en esos artículos constituyen obligaciones que deberán concretarse en el fortalecimiento institucional de los órganos nacionales de la propiedad industrial en la subregión “con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria”. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

( )” Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA De acuerdo al artículo 81 de la Decisión 344 se entiende como marca: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una GACETA OFICIAL persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.

El mismo artículo señala los requisitos que debe cumplir un signo para ser considerado como marca, es así que establece: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

El Tribunal ha sostenido: “El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos … es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial” (Ver: proceso 3-IP-97, G.O.A.C. Nº 279 de 23 de julio de 1997.

Marca: PANPAN PAN PAN). 23/01/2003 13.48 identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 27).

La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de productos y servicios, Top Management.

Bogotá. p. 77) II. SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS Y EVOCATIVOS La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Respecto a los signos genérico y descriptivos el Tribunal ha sostenido: “Si bien la Decisión 344 en los párrafos d) y e) de su artículo 82 no menciona la palabra ‘genérica’ ni tampoco ‘descriptiva’, se evidencia que constituyen, las primeras, la designación corriente del producto que amparan, y en cambio las segundas se refieren a las denominaciones que describen o designan la especie o muchas otras cualidades de los servicios que protegen, en las que además, al decir de FERNANDEZ NOVOA, ‘la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características a una persona que no conoce el producto’ (FERNÁNDEZ NOVOA, Derecho de Marcas, p. 313)”.

(Ver entre otros: Proceso 19-IP-2001, G.O.A.C. Nº 696 de 9 de agosto de 2001, marca: DISEÑO SANDUCHE; Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 de 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA). Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos está involucrando en esa GACETA OFICIAL excepción al registro, entre otros, a los distintivos que designen la calidad, la especie, la cantidad, el valor, el lugar de origen, la época de producción, o comprendan características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.

Signos genéricos El signo genérico es aquel que se utiliza para designar en forma usual y común un artículo determinado. Al igual que la doctrina, la legislación y la jurisprudencia andina ha rechazado el registro de signos genéricos. Al respecto el Tribunal, ha expresado que: “El signo genérico es aquel que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión).

Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca.

Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca.” (Proceso 07-IP-2001, G.O.A.C. Nº 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). No se podrán registrar los signos genéricos que se refieran directamente al producto, ya que al coincidir la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no puede cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria.

“La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor -sujeto final de la protección del registro marcario- es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad.

Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos (Proceso: 07-IP-2001 ya citado que remite a 23/01/2003 14.48 los Procesos 2-IP-89 y 12-IP-95 G.O.A.C. N° 199 de 26 de enero de 1996). Signos descriptivos Respecto a la denominación descriptiva, Otero Lastres, la entiende como: “ aquella que informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor y otras propiedades del producto o servicio” (Memorias del Seminario Internacional: ob. cit. p. 237).

El Tribunal a este respecto ha señalado: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.

(Proceso 07IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “COMODISIMOS). Tampoco podrán registrarse los signos que se refieran a una o varias características y propiedades comunes ya que existiría conexión directa con los productos o servicios que buscan amparar. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).

La causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos o servicios que el signo va a cubrir. Si de ese análisis se desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, o que es el término usual y común utilizado para señalar o mencionar a los productos y servicios el signo será irregistrable.

Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado. Por ese motivo, hay signos genéricos, descriptivos o de uso común, GACETA OFICIAL que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios a ser cubiertos, por lo que el impedimento para el registro no prospera. 23/01/2003 15.48 Primero: Signos evocativos Los signos evocativos son aquellos que “poseen la habilidad de transmitir una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginario.

Ejemplo de ellos son los que se refieren a productos utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo NESCAFE para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate… (Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs. 273 y 356 y Jorge Otamendi, “Derechos de Marcas”)” (Ver entre otros: Proceso 19IP-2001, G.O.A.C. Nº 696 del 9 de agosto de 2001, marca: DISEÑO SANDUCHE; proceso 27-IP-2001 ya citado).

En este tipo de marcas, el signo no introduce directamente el concepto del producto que cubre o designa y es el consumidor el que puede llegar a comprender a qué productos se refieren con base en un proceso deductivo, muchas veces complicado y difícil. Al respecto Jorge Otamendi sostiene que: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo (sic) de la actividad que desarrolla su titular.

Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca” (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, ob. cit. p. 29). Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen con la función distintiva de la marca y son registrables. En consecuencia, le corresponde a la autoridad nacional competente, en cada caso, establecer la diferenciación entre uno y otro tipo de signo al realizar el examen previo al registro y, definir a que categoría corresponde la denominación “CRÉDITO MULTIDIVISAS”.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Segundo: No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de productos o servicios, cuando se refieran directamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del bien o del servicio que se pretende distinguir.

Tercero: Podrán ser objeto de registro los signos que aunque sean genéricos o descriptivos para cierto tipo de bienes, estén destinados a amparar otros respecto de los cuales no lo sean. Cuarto: Los signos evocativos pueden ser objeto de registro siempre que incorporen un elemento de fantasía que transmita indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar el signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquel.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá asimismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 23/01/2003 16.48 Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO Nº 89-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82 literal j); 89; y, 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: CONRADO VELEZ Marca: BORGHINI ITALY. Proceso Interno Nº 6904. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dos. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada, mediante Oficio N° 2150 de 13 de septiembre de 2002, por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del Proceso Interno N° 6904, Oficio Nº 2150 que fue recibido en este Tribunal el 25 de septiembre de 2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el quince de noviembre de 2002. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El 18 de abril de 1996, el ciudadano Conrado Velez, presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de registro de la marca BORGHINI ITALY (mixta) para distinguir productos de la Clase 25 (Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería).

El extracto de la solicitud de registro de marca fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin que se presentaran observaciones a la misma. La parte actora es el señor Conrado Velez. Mediante Resolución N° 25516 de 27 de noviembre de 1996, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia negó el registro de la marca BORGHINI ITALY (mixta), argumentando que estaba incursa en la causal de Irregistrabilidad contemplada en el literal j) del artículo 82 del a Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al estimar que “la expresión ‘BORGHINI Italy’; reproduce el nombre Italy denominación con la que se hace referencia a ITALIA, por lo que encuadra en la causal de Irregistrabilidad anotada” (sic).

La parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. El ciudadano Conrado Velez, mediante apoderado, presentó los recursos de reposición y subsidiario de apelación contra la Resolución N° Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1. Las partes GACETA OFICIAL 25516, donde se argumentó que por el tamaño y la distribución, la parte esencial del signo es ‘BORGHINI’, y con base al artículo 89 de la Decisión 344, eliminó las partes indicativas y secundarias del signo, quedando la marca limitada a ‘BORGHINI’, procediendo posteriormente a la presentación del escrito para la supresión de aspectos secundarios del signo. Mediante Resolución N° 18753 de 14 de julio de 1997 el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la citada Resolución N° 25516.

Mediante Resolución N° 21871 de 31 de agosto de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución N° 18753. 23/01/2003 17.48 las partes indicativas y secundarias. Asimismo, sostiene que las Resoluciones 18753 y 21871, no hacen mención a la modificación y supresión propuesta. 2.3 Contestación a la demanda 2.3.1 Por la Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su Oficina Jurídica, solicita a los Honorables Magistrados “ no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”. 2.2 Fundamentos de la demanda El ciudadano Conrado Velez mediante apoderado, pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 25516, 18753 y 21871, y que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca ‘BORGHINI’ (en tipo especial de letra) para distinguir: vestidos, calzados, sombrerería, y todos los productos comprendidos en la clase 25.

El actor fundamenta su pretensión en “los artículos 81, literal j)(sic), 89 y 96 y demás normas concordantes de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Los artículos 85, 128, 137 y demás concordantes del Código Contencioso Administrativo de Colombia; en el artículo 596 y demás concordantes del Código de Comercio Colombiano”.

El demandante sostiene en síntesis que, al negar el registro de la marca ‘BORGHINI’+Diseño, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia “violó el literal j) del Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” (sic); y al limitar el registro a la parte secundaria del signo ‘italy’ sin proceder al examen de irregistrabilidad respectivo, violó los artículos 89 y 96 de la normativa antes mencionada.

Por tal motivo, el demandante presentó recurso de reposición subsidiario de apelación en el que argumenta que la parte esencial del signo es ‘BORGHINI’, y además para facilitar la decisión y con base al artículo 89 de la Decisión elimina Sostiene la demandada que “con la expedición de las resoluciones n° 25516 del 27 de noviembre de 1996, 18753 del 14 de julio de 1997 y 21871 del 31 de agosto de 2000 expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas contenidas en al Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

La Superintendencia de Industria y Comercio, tras analizar jurisprudencia de este Tribunal Comunitario, manifiesta también que el signo ‘BORGHINI Italy’, es irregistrable, “y evidentemente no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la mencionada Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena pues no es suficientemente distintiva”.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

GACETA OFICIAL Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, literal j), 89, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se aclara que la solicitud contiene un error por omisión al no señalar el artículo al que corresponde el literal j).

En ese sentido, este Tribunal entiende que la solicitud hace referencia al literal j) del artículo 82 de la mencionada Decisión, por lo que corresponde su interpretación. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 literal j) “No podrán registrarse como marcas los signos que: j) reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; las banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal; 23/01/2003 18.48 con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.” Artículo 96 “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA El artículo 81 de la Decisión 344 determina las características generales que debe reunir un signo para que pueda ser considerado como marca: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”; asimismo, el signo debe ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Artículo 89 En ese sentido, el Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. “El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: ( )” GACETA OFICIAL La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. El Tribunal ha sostenido: “El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos … es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial” (Ver: proceso 3-IP-97, G.O.A.C. Nº 279 de 23 de julio de 1997.

Marca: PANPAN PAN PAN). La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.

Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descrip- 23/01/2003 19.48 ción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco.

Normatividad subregional sobre Marcas de productos y servicios, Top Management. Bogotá. p. 77) II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE REPRODUZCAN EL NOMBRE DE CUALQUIER ESTADO En el litera j) del artículo 82 de la Decisión 344 encontramos dos supuestos de prohibición: “el primero es la prohibición absoluta de aquellos símbolos (denominativos o figurativos) del estado; y el segundo, los símbolos (denominativos o figurativos) de las organizaciones internacionales reconocidas oficialmente” (Thaimy Marquez, Consultora de la OMPI.

Manual para el examen de marcas en las oficinas de propiedad industrial de los países andinos. Caracas. p. 37). En el mencionado literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 se establece la prohibición del registro de signos que reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional, reconocidos oficialmente cuando no se cuente con el permiso expreso de la autoridad competente del estado o de la organización internacional de que se trate, y siempre que constituya el elemento principal dentro del conjunto marcario.

En ese sentido, la prohibición establecida por el literal j) del artículo 82 debe entenderse en el caso de que quien solicite el registro sea un tercero y no el mismo estado u organización internacional, en su caso. De lo contrario, la misma carecería de sentido. (Jorge Otamendi, Derecho de Marca.Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002. p.93;

Marco Matías Aleman, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Managment. Bogotá. p. 87) Este Tribunal ha señalado en pronunciamiento anterior que “es evidente que la norma tiene el propósito de evitar el uso abusivo de tales signos oficiales con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado u Organización aludida o pretender un supuesto origen del pro- GACETA OFICIAL ducto.” (Proceso 14-IP-99, G.O. 463 del 26 de julio de 1999.

MARCA: “DISEÑO DE ETIQUETA”.) Cabe señalar que dentro del término símbolos de Estado se incluyen el nombre, los escudos de armas, banderas, siglas, o denominaciones o abreviaciones de denominaciones de la nación propiamente dicha, las que caso no podrán ser objeto de registro salvo autorización. Dicho permiso deberá provenir de la autoridad competente que para tal fin haya designado el Estado.

La prohibición del literal j) del artículo 82 no es absoluta, pues permite que tales signos puedan registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, siempre que se haya recabado autorización para ello. Sobre el particular ha dicho el Tribunal en su sentencia del Proceso 14-IP-99 “ del contexto de la norma se desprende claramente la prohibición absoluta para registrar como marca una denominación oficial que haga las veces de elemento principal, quedando abierta la posibilidad solamente para denominaciones de carácter accesorio pero previa autorización del Estado u Organismo respectivo”.

(G.O. 463 de 26 de julio de 1999, MARCA: “DISEÑO DE ETIQUETA”) III. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD DEL REGISTRO DE MARCA Con relación al momento procesal hasta el cual puede solicitarse a la administración la modificación a la solicitud inicial y a pesar que el artículo 89 no lo señala expresamente, este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia que: “conforme a la norma del artículo 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios.

Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación o en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc) Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc) o todos aquellos cambios 23/01/2003 20.48 que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ” (ver entre otros: Proceso 15-IP-97, G.O. 314 del 18 de diciembre de 1997, MARCA: “CODE BLEU (etiqueta)”.) IV.

EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, OTORGAMIENTO O DENEGACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA El artículo 95 de la Decisión 344 señala que pasados los 30 días hábiles que el peticionario tiene a partir de la notificación para hacer valer sus alegatos, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y procederá a realizar el respectivo examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, lo cual se comunicará al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.

Según lo dispone el artículo 96 de la misma Decisión, en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo 95, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, que exprese los fundamentos que la sustentan.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente, las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta al realizar el examen de fondo, son las señaladas taxativamente en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además GACETA OFICIAL es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: Sólo pueden registrarse como marca aquellos signos o denominaciones de estado y organizaciones internacionales, que cuenten con autorización por parte de éstos y que además y necesariamente jueguen un rol de elemento accesorio dentro del conjunto marcario, como lo establece el artículo 82 literal j) de la Decisión 344.

Tercero: Cuarto: Quinto: En caso de que la denominación oficial o estatal sea de carácter secundario dentro del contexto del signo marcario, pero sin embargo no haya obtenido el permiso respectivo del estado u organización de que se trate, esta parte secundaria no podría ser registrada; sin perjuicio de que el restante conjunto marcario, es decir, la parte principal y demás componentes marcarios sí lo sean, siempre y cuando se haya solicitado el cambio por parte interesada y se cumpla con los requisitos legales de los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344.

La modificación a la solicitud inicial de la marca, podrá pedirse únicamente sobre aspectos secundarios o no esenciales. La Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad de una marca, se hayan o no formulado observaciones a 23/01/2003 21.48 la respectiva solicitud de registro. El que no existan observaciones no exime al funcionario administrativo de la obligación de examinar de oficio la concurrencia de las causales de irregistrabilidad.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 23/01/2003 22.48 PROCESO 92-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 2, de Guayaquil, República del Ecuador.

Interpretación de oficio de los artículos 83 literales d) y e), 84 y 95 de la misma Decisión. Actor: MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA. Marca: ALPÍN. Proceso Interno Nº 363-96-AB. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dos. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 2, de Guayaquil, República del Ecuador, a través de su Secretaria Relatora Abogada Miriam Flores Apolinario, dentro del proceso interno Nº 363-96-AB que corre adjunta al oficio Nº 366-TDCAG-02-363-96-AB de 9 de septiembre de 2002, recibido en este Tribunal el 26 de septiembre de 2002.

Que si bien la mencionada solicitud no cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 125 del Estatuto; los elementos para que el Tribunal se pronuncie, pueden extraerse de la documentación anexada, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 20 de noviembre de 2002. Como hechos relevantes para la interpretación del expediente remitido, se deducen: 1.

Las partes La parte actora es la sociedad MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA. La parte demanda es el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República de Ecuador y el Procurador General del Estado. Contesta la demanda como tercero interesado la sociedad ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 2.

Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El 26 de diciembre de 1972, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 859 por medio de la cual se concede el registro de la marca de fábrica “ALPINA” a favor de LACOL LÁCTEOS COLOMBIANOS – hoy ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., para la Clase 29 de la Clasificación de Niza (Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extracto de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles).

Dicha persona jurídica también es propietaria de la marca “ALPINA” inscrita con el Nº 3756/95 de 30 de noviembre de 1995 para distinguir los productos de la Clase

32. ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., también es propietaria de la marca “ALPINA” inscrita en Colombia bajo el Título 86746 desde el 30 de enero de 1976, para proteger productos de la Clase 32 y el registro Nº 80858 de 29 de agosto de 1973 para proteger productos de la Clase 29. El 14 de noviembre de 1994 se otorgó el título de la marca ALPINA para la Clase 32 a favor del Sr. Luis Flores Arroba, quien posteriormente la transfirió a favor de la Compañía MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA.

El 2 de marzo de 1996, la Compañía MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA presenta observación del registro de marca “ALPIN”, solicitada por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial para proteger productos de la Clase 30. El 24 de junio de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechaza la observación interpuesta por la Compañía MARIN Y ASOCIADOS C.A. MYACA contra la marca “ALPIN”, y la otorga en beneficio de ALPINA PRODUCTOS GACETA OFICIAL ALIMENTICIOS S.A., por considerar que la denominación solicitada y la marca observante protegen productos de diferente clase internacional. 2.2 La demanda La Compañía MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA, demandante en el presente proceso, señala que es propietaria de la marca ALPINA notoriamente conocida en el Ecuador y que protege productos de la Clase 32 de la Clasificación de Niza (Clase 32: Cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas).

La demandante pretende que se ordene al Director Nacional de Propiedad Industrial, declarar la nulidad y por ende se deje sin efecto la Resolución Nº 55362/95 que otorga el registro de marca “ALPIN”, para la Clase 30 (Clase 30: Café, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo) a favor de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. por contravenir el artículo 83 de la Decisión 344.

Además, solicita el resarcimiento correspondiente por daños y perjuicios. 23/01/2003 23.48 que el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Guayaquil, no es competente para conocer el proceso en razón del territorio, fundamenta su afirmación en el Registro Oficial No. 203 de 3 junio de 1993. ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demandante.

Aduce que es propietaria de la marca “ALPINA” desde 1972 para distinguir productos comprendidos en la Clase 29; y para proteger productos de la Clase 32 inscrita con el Registro Nº 3756/95 de 30 de noviembre de 1995. ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., también es propietaria de la marca “ALPINA” inscrita en Colombia bajo el Título 86746 desde el 30 de enero de 1976, para proteger productos de la Clase 32 y el registro Nº 80858 de 29 de agosto de 1973 para proteger productos de la Clase 29. 2.3 Contestación a la demanda En ese sentido, señala que “ le asiste un indiscutible derecho para registrar marcas que la doctrina reconoce como “defensivas”, esto es “registros adicionales de los componentes principales del signo [originalmente inscrito] en forma independiente, como son las marcas ALPINITO, ALPINETE o LOS ALPES, registradas a norma de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. en el Ecuador y otros países de la Región Andina”.

En el caso que nos ocupa, la denominación “ALPIN” (marca “defensiva”) es una derivación de la marca principal “ALPINA”. En consecuencia es inadmisible que un tercero pretenda observar legítimamente la solicitud de registro de una marca que tiene íntima relación con la marca fundamental de su propiedad, inscrita desde hace veinte cuatro años en el Ecuador y desde hace más de dos décadas en Colombia”.

A la presente solicitud de interpretación prejudicial no se alcanza la contestación de la demanda por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador. Añade que la marca “ALPINA” es notoriamente conocida en varios países del Pacto Andino, lo que ha sido reconocido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 2.3.1 Contestación a la demanda por parte de la sociedad ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. En ese sentido, ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. solicita que el Tribunal Contencioso - Administrativo No. 2 acepte la incompetencia y confirme la Resolución Nº 0955996.

Fundamenta su solicitud en el artículo 81 de la Decisión 344 y 25 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso – Administrativo de la República del Ecuador. La demandante ampara su solicitud en el artículo 83 de la Decisión 344, los artículos 3 y 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, y el artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestaciones de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada.

La compañía ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., mediante apoderado, acogiéndose a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa señala GACETA OFICIAL 23/01/2003 24.48 CONSIDERANDO Artículo 83 Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

“Asimismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Que de acuerdo con la consulta remitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 2, de Guayaquil, República del Ecuador, se solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 letra a), 83 letra a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 126 del Estatuto se interpretarán de oficio los artículos 83 literal d) y e), 84 y 95 de la misma Decisión por tener relación directa con el caso concreto. Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

( )” a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error; ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

( ) Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: GACETA OFICIAL a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficinal nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: 1. Requisitos para el registro de una marca De acuerdo al artículo 81 de la Decisión 344 se entiende como marca: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.

El mismo artículo señala los requisitos que debe cumplir un signo para ser considerado como marca, es así que establece: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabi- 23/01/2003 25.48 lidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

El Tribunal ha sostenido: “El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos … es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial” (Ver: proceso 3-IP-97, G.O.A.C. Nº 279 de 23 de julio de 1997.

Marca: PANPAN PAN PAN). La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.

Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, GACETA OFICIAL signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco.

Normatividad Subregional sobre Marcas de productos y servicios, Top Management. Bogotá. p. 77) 2. Irregistrabilidad de signos idénticos o similares y conexión competitiva Las causales de irregistrabilidad marcaria se encuentran taxativamente descritas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; el titular del registro debe gozar de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y debe tener el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

Se determina en la norma del artículo 83 literal a) que no pueden ser objeto de registro, los signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, es decir, el citado artículo señala como causal de irregistrabilidad, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada o solicitada, de tal forma que la identidad o la semejanza genere error o confusión entre los consumidores o usuarios.

El mismo literal hace referencia a la prohibición de registrabilidad por riesgo de confusión, Carlos Fernández Novoa sostiene al respecto “ una de las prohibiciones básicas que pueden bloquear el acceso de una marca al Registro, consiste en la existencia de riesgo de confusión de 23/01/2003 26.48 la marca solicitada con una marca anteriormente registrada” (Carlos Fernández Novoa.

Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1994. p. 197). Es así, que un signo que se confunda con otros no puede ser registrado como marca, ya que si existe confusión, es decir, si los signos no distinguen, la marca no cumpliría su función principalmente distintiva. Así también lo manifiesta Marco Matías Alemán, quien sostiene que “La mencionada causal, es el refuerzo de otras ya comentadas, en atención a que si es confundible no cumple con el requisito legal de distintividad” (Marco Matías Alemán. ob. cit. p. 89.) El tratadista Jorge Otamendi señala que existen dos niveles de confusión, la indirecta y la directa, y sostiene: “La confusión directa.

La que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión. La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante distinto de quien realmente los fabricó”.

(Jorge Otamendi. ob. cit. p. 144) Las autoridades nacionales competentes para conceder o denegar el registro de signos marcarios, realizarán un juicio técnico acerca de las diferencias y semejanzas que puedan establecerse entre los signos solicitados para registro y los que ya se encuentran amparados por él o gozan de algún derecho de prioridad por haberse solicitado previamente.

Este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina ha sentenciado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar: La similitud ideológica, que puede producirse entre signos que evocan las mismas o similares ideas. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más evidente.

La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. GACETA OFICIAL La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Igualmente es necesario realizar el correspondiente examen de registrabilidad para evitar la confusión, y es así que este Tribunal en varias sentencias y basándose en la jurisprudencia ha dado las pautas para realizar el cotejo marcario cuando sea necesario. Estos criterios pueden concretarse en los siguientes: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio A decir de Fernández Novoa: “se debe evitar por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes”.

(Carlos Fernández-Novoa. ob. cit. p. 215); b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, esto significa que, en la comparación marcaria no cabe el análisis simultáneo de la marca, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada; c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto tomando en cuenta la naturaleza del producto, quien puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o la oficina nacional competente, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con la mayor objetividad si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia; y, d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan, la 23/01/2003 27.48 similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

Conexión competitiva El principio de especialidad, dentro del derecho comunitario sobre propiedad industrial, sostiene que el derecho otorgado a una marca registrada recae solamente sobre los productos o servicios vinculados a la clase a la que pertenece. No obstante, la doctrina, la jurisprudencia y la legislación relativa a la propiedad industrial han establecido excepciones a este principio.

Carlos Cornejo Guerrero señala que: “De acuerdo al principio de especialidad, las marcas protegen aquellos productos comprendidos en la clase en que fueron registradas. El fundamento de este principio, se encuentra en que la función de la marca es identificar un producto en concreto, y no a toda la gama de productos existentes. Consecuencia de este principio, es que existan marcas idénticas a favor de distintos titulares, registradas en diferentes clases.

Este concepto ha sido señalado por Cavelier, Germán quien señala que ‘la especialidad consiste en que la marca ampare determinado producto, puesto que, como se ha dicho, la marca se identifica en cierto modo con el mismo producto ’ Las marcas protegen a aquellos productos comprendidos en la clase en que fueron concedidos, y por lo tanto el titular de una marca registrada sólo puede impedir el registro de una marca confundible con la suya, si ella pertenece a la misma clase de la nomenclatura oficial, que la ya registrada.

Sin embargo es posible impedir el registro de una marca, a pesar de que proteja productos de una clase distinta de la ya registrada, en el caso de que dadas las circunstancias, pueda producirse una confusión acerca del origen de los productos, u originarse en la mente de un consumidor una asociación de ideas susceptibles de traducirse en daño comercial para el titular de la marca.

El problema estriba en determinar cuando hay la posibilidad de confusión sobre el origen de los productos, y cuando puede origi- GACETA OFICIAL narse en el consumidor ideas susceptibles de generar daño comercial (Cornejo Guerrero, Carlos. Derecho de Marcas, Editorial Cultural Cuzco S.A., Lima-Perú, 1992, pp. 99-102). Cuando el legislador reemplazó la Decisión 85, mediante la Decisión 311 –redacción mantenida en la Decisión 344-, suprimiese la referencia “para productos o servicios comprendidos en una misma clase”, que se mencionaba en el artículo 58 literal f) de la citada Decisión 85.

Así el Principio de la especialidad, recogido en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, se refiere a que no podrán registrarse como marcas: “los signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Por su parte Jorge Otamendi sostiene que: “La confusión indirecta, es decir la que se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común, un mismo fabricante, puede darse también entre marcas que no cubren los mismos productos. Es decir, entre marcas que no distinguen los mismos productos. Esto puede suceder entre marcas de clases distintas o entre maracas de una misma clase.

La confusión no se limita entonces a los productos cubiertos por la marca o, dicho en otras palabras, el derecho de “excluir” a otros en el uso de una marca no se termina con los productos o servicios para los cuales se concedió la marca. Cuando hay confusión se ha reconocido una extensión del Derecho para evitarla”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, op. cit. pp. 163, 164)”.

Este Tribunal con relación al tema de la conexión competitiva ha señalado: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos FernándezNovoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas).

Ellos se sintetizan: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos 23/01/2003 28.48 de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre los productos.

Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. e) Uso conjunto o complementario de productos. Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor su- GACETA OFICIAL pondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Partes y accesorios. La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). g) Mismo género de los productos.

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). h) Misma finalidad. Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. i) Intercambiabilidad de los productos.

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” (Ver: Proceso 08-IP-1995, en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). Los criterios mencionados, deberán aplicarse simultáneamente y no en forma aislada, por la oficina nacional competente o por el juez, según se trate. 3.

La notoriedad de la marca Según el profesor Jorge Otamendi: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas El lograr ese status implica un grado de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen La marca notoria es, por lo general, asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados indica al público consumidor 23/01/2003 29.48 una fuente de constante y uniforme satisfacción”.

(Jorge Otamendi, Derecho de Marcas. Abeledo–Perrot. p. 327). La notoriedad está dada por su difusión y su reconocimiento dentro del círculo de los consumidores. Es por estas consideraciones, que también la normativa comunitaria ha otorgado un status más elevado a la marca notoria, con relación a las marcas regulares, brindándole un sistema de mayor protección. El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan las condiciones para ser considerados como marcas notorias, y lleva la prohibición de registrar marcas que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero”.

Es claro que esta prohibición va dirigida a evitar el aprovechamiento de un signo notoriamente conocido por un tercero, al reproducir, traducir, imitar o transcribir dicho signo; y así inducir al público a error. Es importante dilucidar que esta prohibición está encaminada a proteger, mediante un régimen especial, a las marcas notorias, que son aquellas que han superado el grado usual de conocimiento de las marcas comunes, y mediante su prestigio, han trascendido fronteras, constituyendo una excepción al principio de territorialidad.

El literal e) del artículo 83, extiende a las marcas notoriamente conocidas, un régimen de protección especial, cuyos alcances son evitar que los consumidores se confundan al momento de elegir los productos que están en el comercio; en tal sentido los signos que sean similares a una marca notoriamente conocida, son irregistrables; salvo -como lo establece el inciso segundo del mencionado literal e) del artículo 83que el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

Los literales d) y e) del artículo 83 son complementarios. En este sentido la Decisión 344 no sólo protege de los actos de imitación, sino de cualquier otro que produzca confusión entre los consumidores. Este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha sentenciado: “De la lectura que hace el Tribunal de GACETA OFICIAL los dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de “especialidad y de “territorialidad” generalmente aplicables con relación a las marcas comunes”.

(Proceso 78–IP–2000, G.O.A.C. Nº 633, de 17 de enero de 2001, marca: NEWGIBB). Como hemos visto anteriormente, las marcas notorias son aquellas que han trascendido un ámbito territorial, y se les ha otorgado un régimen especial de protección, que se evidencia en los artículos anteriormente mencionados. En el artículo 84 de la Decisión 344, se señalan los requisitos que debe reunir una marca para ser elevada a dicho status: “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria. 4.

Observación a la solicitud para el registro de marca El artículo 95 de la Decisión 344 señala que pasados los 30 días hábiles que el peticionario tiene a partir de la notificación para hacer valer sus alegatos, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y procederá a realizar el respectivo examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, lo cual se comunicará al peticionario por medio de resolución debidamente motivada. 23/01/2003 30.48 Al respecto considera el Tribunal que “ la facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación legal de proceder al respecto, conforme a la normativa comunitaria. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y así lo expresó la administración recurrida en el caso que ahora se debate ante la jurisdicción nacional.

Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta para el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario, y el juez en su caso, están obligados a examinarlas necesaria y sucesivamente.” (Proceso 77-IP-2000, G.O.A.C. Nº 690, de 23 de julio del 2001, marca: PPURO VARELA) Según dispone el artículo 96 de la misma Decisión, en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente, las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta al realizar el examen de fondo, son las señaladas taxativamente en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 5. Las marcas defensivas y derivadas En la presente interpretación se hace referencia a este tipo de marcas ya que en el proceso interno se menciona que la marca ALPIN es una derivación de la marca principal ALPINA.

GACETA OFICIAL Se entiende por marcas derivadas: “A la marca inicialmente adoptada pueden establecerse nuevas versiones en las que manteniéndose un mismo elemento distintivo principal se alteren los demás elementos complementarios. En este caso, de una marca principal se originarán otras marcas derivadas”. (FernándezNovoa, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001. p. 888).

Las marcas defensivas son: “Aquellas que se registran con el objeto de impedir que se imiten las marcas que son de cierta importancia para sus titulares. Por ejemplo la marca principal es CRUSH y la marca de defensa es BRUNCH GRESH. De este modo, hay muchas menos posibilidades que una marca parecida a la marca principal, pueda ser amparada con el registro, pues también tendrá que ser sustancialmente distinta de las dos marcas de defensa”.

(Cornejo, Aldo. op. cit. pp. 71 y 72) 23/01/2003 31.48 Tercero: No son registrables como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada o solicitada para los mismos o similares servicios o productos de tal manera que puedan inducir al público a error. Cuarto: El principio de la especialidad permite que el derecho otorgado a una marca registrada recaiga solamente sobre los productos o servicios vinculados a la clase a la que pertenecen, por lo que pueden existir signos idénticos o semejantes que distingan productos o servicios diferenciados.

Excepción a este principio lo constituyen la conexión competitiva que pueda generar confusión en el público consumidor y la notoriedad de la marca. Quinto: La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. No será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoria, siendo indiferente para el efecto, la clase de los productos o de los servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro.

Sexto: La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega. Los conceptos de marcas defensivas y derivadas están íntimamente relacionados, por lo que al registrar una marca derivada esta puede tener como objetivo ser una marca defensiva y viceversa. Las marcas defensivas o derivadas deben ser usadas por sus titulares, ya que si la marca registrada no es explotada por su titular, se puede realizar la cancelación del registro de marca conforme lo dispone el artículo 108 de la Decisión 344.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Segundo: Es necesario además, que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Séptimo: La determinación del riesgo de confusión es un aspecto que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. Octavo: Vencido el plazo de los 30 días que tienen el peticionario para presentar alegatos, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o no del registro.

GACETA OFICIAL Noveno: Décimo: 23/01/2003 32.48 El examen de registrabilidad al que debe someterse un signo para ser registrado como marca por parte de la Oficina Nacional Competente, procede tanto en los casos en que se presenten observaciones como en los que no se presenten tales observaciones. das en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente decisión, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Las marcas defensivas y marcas derivadas constituyen conceptos relacionados entre sí, tanto por a forma como surgen, como por el objetivo de su registro.

Es necesario que estas marcas sean usadas por su titular, ya que si no lo hacen podrán ser objeto de la cancelación del registro de la marca, conforme lo dispone el artículo 108 de la Decisión 344. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones conteni- Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 94-IP-2002 Interpretación prejudicial de oficio del primer inciso del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil.

Actor: MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA. Marca: ALPINA. Proceso Interno Nº 364-96-MC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dos. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República de Ecuador, a través de la Secretaria Relatora, abogada Miriam Flores Apolinario, dentro del proceso interno Nº 364-96-MC; adjuntado al Oficio Nº 368-TDCAG-02-364-96-MC de 9 de septiembre de 2002, que fue recibido en este Tribunal el 26 de septiembre del presente año. Que si bien la mencionada solicitud no cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto; los elementos para que el Tribunal se pronuncie, pueden extraerse de la documentación anexada, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 20 de noviembre de 2002.

Como hechos relevantes para la interpretación del expediente remitido, se deducen: GACETA OFICIAL 1. Las partes La parte actora es la sociedad MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA, la misma que interviene a través de apoderado. Los demandados son el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca; el Procurador General del Estado –a quien no se menciona expresamente como demandado en el escrito de demanda-; y la compañía ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. -sociedad constituida bajo las leyes de la República de Colombia-, a la que se demanda por daños y perjuicios e interviene en el proceso como tercero interesado. 2.

Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos El 30 de octubre de 1972, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial otorgó mediante título Nº 1377 la marca de fábrica “ALPINA” a favor de LACOL LÁCTEOS COLOMBIANOS S.A. – hoy ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., por lo que se le confirió un nuevo título con Registro Nº 859 de 26 de diciembre de 1972, para la Clase 29 de la Clasificación de Niza (Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extracto de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles), la misma que fuera renovada el 7 de octubre de 1991 con el número 1540.

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., también es propietaria de la marca “ALPINA” inscrita en Colombia bajo el Título 86746 desde el 30 de enero de 1976, para proteger productos de la Clase 32. El 14 de noviembre de 1994 se otorgó el título de la marca ALPINA para la Clase 32 a favor del Sr. Luis Flores Arroba, quien posteriormente la transfirió a favor de la Compañía MARIN Y ASOCIADOS C.A. MYACA.

El 8 de marzo de 1996, la Compañía MARIN Y ASOCIADOS C.A. MYACA interpone acción de cancelación del registro de marca “ALPINA”, solicitada por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial para proteger productos de la Clase 32. 23/01/2003 33.48 El 1 de agosto de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechaza la acción de cancelación interpuesta por la Compañía MARIN Y ASOCIADOS C.A. MYACA contra la marca “ALPINA” otorgada en beneficio de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., por considerar que la accionante se equivoca al fundamentar la acción en el artículo 108 de la Decisión 344. 2.2.

La demanda La Compañía MARIN Y ASOCIADOS C.A. MYACA, demandante en el presente proceso, señala que es propietaria de la marca ALPINA notoriamente conocida en el Ecuador y que protege productos de la Clase 32 de la Clasificación de Niza (Clase 32: Cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas).

La demandante pretende que se cancele el registro de marca “ALPINA”, renovada según título 1540/91 a favor de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., puesto que ésta no ha utilizado la marca para la comercialización de productos en el Ecuador por más de tres años anteriores a la interposición de la acción, y que ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. reconoce haber iniciado dicho uso en el país únicamente a partir de enero de 1996.

Por tal motivo, demanda se declare la nulidad y por ende que se deje sin efecto la Resolución 0956493, además, que se ordene al Director Nacional de Propiedad Industrial que cancele el registro de la marca “ALPINA”, renovado según título 1540/91, y el resarcimiento correspondiente por daños y perjuicios. La demandante ampara su solicitud en el artículo 108 de la Decisión 344, los artículos 3 y 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, y el artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestaciones de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada. 2.3.

Contestación a la demanda Solo constan en el expediente, las contestaciones a la demanda de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y del Procurador General del Estado. GACETA OFICIAL 2.3.1. De ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. La compañía ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., mediante apoderado, acogiéndose a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa señala que el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Guayaquil, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. aduce que es propietaria de la marca “ALPINA” bajo Registro Nº 859/72, y que su marca ha sido usada en Colombia desde 1975 y en el Ecuador desde 1996, hasta la presente fecha. Añade que la notoriedad y uso de la marca “ALPINA” ha sido probada en varios expedientes administrativos, y contencioso-administrativos.

Asimismo, al referirse al artículo 108 de la Decisión 344 señala que una marca será cancelada cuando “..no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario durante los tres años precedentes a la fecha en que se inicie la cancelación, por lo que las pruebas de uso en la República de Colombia que fueron presentadas dentro del trámite administrativo habrían bastado para rechazar la absurda acción de cancelación presentada por MARÍN & ASOCIADOS C.A. MYACA ” Finalmente, señala que la marca en cuestión “fue renovada cumpliendo con todas las formalidades de Ley, incluyendo la exigencia prevista en el año 1991 en la Decisión 85 del acuerdo de Cartagena”.

En consecuencia, ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. solicita al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 2 que confirme la Resolución No. 0956493 del señor Director Nacional de Propiedad Industrial. 23/01/2003 34.48 Tras citar el artículo 108 de la Decisión 344, señala que: “Dicho esto y amparado en los Acuerdos INTERNACIONALES. el (sic) actor no se fundamenta en forma clara, puesto que las pruebas aportadas por la Denunciada (COADYUVANTE), son más que suficientes, como es el uso de dicha MARCA EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA país miembro de este Acuerdo, todo esto hace prever, que la demanda propuesta por MARIN Y ASOCIADOS C.A., es malintencionada, maliciosa y temerosa”.

El Procurador General también arguye la prescripción del recurso subjetivo o de plena jurisdicción.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que de acuerdo con la consulta remitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, se solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; sin embargo este Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 126 del Estatuto, considera que sólo cabe interpretar de oficio el primer inciso del artículo 108 de la referida Decisión por tener relación directa con el caso concreto.

La norma objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 2.3.2. Del Procurador General del Estado Artículo 108.- El Procurador General del Estado sostiene la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho propuestos en la demanda por no tener asidero legal. Y que no es procedente el pedido del actor, en el sentido que se declare la nulidad de la Resolución N° 0956493.

“La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la GACETA OFICIAL fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

( )” Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno Así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. CANCELACION DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE USO La cancelación de la marca por falta de uso, prevista en el primer inciso del artículo 108 de la Decisión 344 del a Comisión del Acuerdo de Cartagena, es una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.

El artículo 108 del a Decisión 344, establece que “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros ”. Para efectos del presente caso importa determinar qué se entiende por “motivo justificado”, ello equivale a una situación de hecho por la cual el titular de una marca ha tenido razones suficientes para no utilizarla.

El Juez consultante deberá apreciar las pruebas actuadas durante el proceso y calificar si dicha situación se presentó o no en el presente caso. Con relación al uso de una marca en una zona geográfica determinada, es válido señalar lo sentenciado por este Tribunal: “ en el régimen comunitario andino el aspecto geográfico de la marca cobra importancia relevante, puesto que, para efectos del uso marcario, se está considerando a la Subregión como una unidad geográfica determinada, en la que las manifestaciones que comportan el uso de la marca en al menos uno de los Países Miembros surte efectos en toda aquella.

A este respecto la evolución legislativa supranacional no muestra cambios sustanciales ya que mientras el artículo 99 de la Decisión 311 se refería a la marca no utilizada en alguno de los Países Miembros, con efectos 23/01/2003 35.48 sobre los demás, el artículo 108 de la Decisión 344 se refiere al no uso en la Subregión que, a juicio de este Tribunal debe entenderse como una unidad geográfica obviamente compatible con la finalidad de un Derecho marcario común. De esta manera es como debe interpretarse que el uso de la marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena surte efectos en toda la Subregión” (Proceso 15-IP-99, marca BELMONT, G.O.A.C. N° 528 de 26 de enero de 2000).

De conformidad con el mencionado artículo 108, es la oficina nacional competente de cada País Miembro, como entidad facultada para administrar el registro de la propiedad industrial, la encargada de resolver las peticiones de cancelación que ante ella se soliciten. El Tribunal ha pronunciado: “ se trata de una facultad exclusivamente administrativa y así lo confirma el ulterior desarrollo que de aquella hace el referido artículo 108 cuando establece los motivos -de interpretación siempre restrictiva, por constituir numerus clausus- con arreglo a los cuales procede la cancelación del registro marcario, dos en definitiva, a saber, la ausencia de uso de la marca, o la concesión que se hubiere hecho de la misma sin haber tenido en cuenta su identidad o similitud con otra ya concedida y que hubiere alcanzado la categoría de notoriamente conocida, motivos no de ilegalidad sino de “oportunidad o de conveniencia” (no uso, en el caso concreto), éstos sólo concebibles dentro de la competencia de la Administración y en ningún caso atinentes al juez” (Ver: Proceso 15IP-99, antes mencionado).

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. GACETA OFICIAL 23/01/2003 36.48 Segundo: El Juez consultante apreciará las pruebas actuadas durante el proceso y determinará si el titular de la marca ha tenido o no motivos justificados para no usar la marca en al menos uno de los Países Miembros, teniendo en consideración la segunda parte del artículo 108 de la Decisión 344. ral de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente decisión, la que también deberá remitirse a la Secretaría Gene- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 96-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, propuesta por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 108, 113 y de la Disposición Final Unica, de la misma Decisión. Expediente Interno No. 187-97-AB.

Actor: MARIN & ASOCIADOS C. A. MYACA. Marca: “ALPINA”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y siete días del mes de noviembre del año dos mil dos, en la solicitud de Interpretación Prejudicial procedente del Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, cursada por intermedio del Presidente del Tribunal, Abogado Miguel S. Antepara Figueroa, recibida el 26 de septiembre del 2002. tación enviada, puede desprenderse la información necesaria para proceder a realizarla.

VISTOS: Actúa como parte demandante “MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA”, la cual concurre por medio de su representante legal. Que, aunque la solicitud de interpretación prejudicial requerida, no cumple en rigor con la totalidad de los requisitos formales exigidos por el Tratado y el Estatuto de este Tribunal, su admisión a trámite ha sido considerada procedente tomando en consideración que de la documen- Teniendo en cuenta: 1.- ANTECEDENTES 1.1.- Las Partes Es demandado el DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y comparece como tercero interesado, “ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A..” GACETA OFICIAL 1.2.- Objeto y fundamentos de la demanda Mediante recurso de Plena Jurisdicción, la actora pretende obtener la nulidad de la Resolución de 27 de diciembre de 1996, proferida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual se inhibió de conocer la acción de nulidad, sobre el registro de la marca ALPINA a favor de ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., aduciendo carecer de competencia para tramitar este tipo de acciones.

Explica en su demanda, que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, otorgó el título de registro de la marca ALPINA en el año de 1995 a MARIN Y ASOCIADOS C.A. MYACA, para proteger productos de la clase internacional No. 32, y que posteriormente confirió ilegalmente a favor de ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.., el registro de la marca ALPINA para proteger productos de la misma clase 32.

En los antecedentes de derecho de la demanda, argumenta que para solicitar la nulidad del acto administrativo se fundamenta en los siguientes artículos 83 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el artículo 1 y 37 del Reglamento para la Aplicación de la Decisión citada; artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestaciones de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada; y el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa los cuales transcribe textualmente.

Concluye su demanda pidiendo que se deje sin efecto la resolución inhibitoria de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y se ordene dejar sin efecto el registro e inscripción de la marca de fábrica ALPINA conferida a favor de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y finalmente el resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados. 1.3.

Contestación de la demanda: No consta en la documentación enviada, la contestación a la demanda efectuada por el Director Nacional de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca del Ecuador. Sin embargo, si figura un memorial de la Compañía ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., en el que niega los fundamentos de hecho y de derecho de la de- 23/01/2003 37.48 manda.

Previamente indica que el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Guayaquil, no es competente para resolver el caso en razón del territorio, porque al ser una resolución de carácter nacional, compete al Tribunal Distrital del lugar donde se originó el acto administrativo que lo fue la ciudad de Quito.

Respecto a la cuestión de fondo, aduce que la argumentación del actor carece de toda lógica jurídica, en razón de que el artículo 22 de la Ley de Marcas de Fábrica que se encuentra vigente, establece que la acción de nulidad se ventilará en juicio ordinario, “y en consecuencia no era necesario que exista Reglamento a la Decisión 344 para que los jueces ordinarios tengan competencia para conocer las acciones de nulidad y no la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.” Finalmente expresa que la pretensión del demandante carece totalmente de fundamento legal ya que el registro que impugna fue concedido el 30 de noviembre de 1995 por lo que el término para invalidar la Resolución que lo concedió caducó luego de 90 días a la fecha de la notificación.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo que consagra el artículo 32 del Tratado de su Creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal interpretará las disposiciones que se mencionan por el Juez consultante, esto es, los artículos 81, 82 literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio se interpretarán los artículos 108, 113 y la Disposición Final Unica, Ibidem, cuya aplicación se estima pertinente para la resolución del caso.

A continuación se inserta el texto de las normas a interpretarse: Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distin- GACETA OFICIAL tivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ” Articulo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; ” Artículo 108.

“La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderá como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercializa- 23/01/2003 38.48 ción al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.

Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones y otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.” Artículo 113. “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros los siguientes: GACETA OFICIAL 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” DISPOSICIÓN FINAL UNICA.“Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.” 4. CONSIDERACIONES 4.1. Requisitos legales para el registro de marcas: Distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Los Requisitos legales para el registro de marcas, se encuentran establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ley comunitaria que regula estos temas de propiedad industrial.

Las exigencias pretendidas en la ley, responden a una necesidad colectiva de registrar únicamente marcas que sean aptas para entrar a competir en el mercado, y por tanto, deben cumplir con los requisitos pertinentes, que hacen que la marca pueda ser un signo identificador de los productos o servicios así como de su origen empresarial. Es, por lo demás, amplia y profusa la jurisprudencia que se ha establecido por el Tribunal de 23/01/2003 39.48 Justicia de la Comunidad Andina1, sobre los requisitos para el registro de marcas, es decir, la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica: La distintividad.

La doble función que cumple la marca es importante. Ella sirve tanto para identificar el producto o servicio de otros de la misma clase o similares, como para identificar su origen; ahí radica su característica de distintividad, que es a su vez la principal función de la marca. La distintividad implica que el signo debe ser individual y singular frente a los demás y que no sea confundible con otros de la misma especie, de forma que pueda hacer viable la diferenciación que se hace por parte del consumidor, sin que se confunda con las características esenciales o primordiales de otros signos. Al decir de CORNEJO, “Lo que le da el carácter de tal a la marca, es precisamente su función. Hay muchos signos dentro del acervo cultural que no tienen relación alguna con el denominado sistema de propiedad industrial.

Hay otros signos que también son distintivos, pero que no son marcas, ya que distinguen un objeto diverso al de ella. Las marcas se caracterizan por su aptitud para identificar fácilmente un producto. Ellas tienen una función diferenciadora, cuyo objeto es distinguir un producto o servicio, para que no sea confundido con otro del mismo ramo.

Las marcas se caracterizan por su función diferenciadora, que puede darse principalmente en dos órdenes. Primero, tienen la aptitud para identificar fácilmente un producto o servicio. Conforme el segundo, la marca está destinada a indicar la procedencia u origen, es decir a señalar la empresa que elabora el producto o presta el servicio.” 2 1 2 Ver sobre el tema: Sentencia del 7 de agosto de 1998.

Proceso 20-IP-98. Marca: “RIO CLARO”. En G.O.A.C. No. 393 de 14 de diciembre de 1998. // Sentencia del 12 de diciembre del 2001. Proceso 67-IP-2001. Marca: “ECOGEL” En G.O.A.C. No. 750 de 15 de enero de 2002.// Sentencia del 14 de agosto del 2002. Proceso 60-IP-02. Marca “DILTANMEPHA”. En G.O.A.C. No. 830 del 6 de septiembre del 2002. // Sentencia del 5 de septiembre del 2002.

Proceso 53-IP-01. Marca “DISEÑO DE ETIQUETA”. En G.O.A.C. No. 718 del 27 de septiembre del 2002. CORNEJO, Aldo. Derecho de Marcas, Editorial Cultural Cuzco S.A. Lima Perú, 1992, p.

55. GACETA OFICIAL 23/01/2003 40.48 La perceptibilidad. minar si el signo es o no confundible para los consumidores. Deberá, por ejemplo, analizar el alcance de la confusión, y si la asociación de dos marcas implica necesariamente confundibilidad entre ellas. Deberá alejarse de criterios parciales y seguir principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, para precisar el grado de confundibilidad.

A tal efecto, entre otros, se tienen los siguientes criterios para determinar la confundibilidad: Es cualidad que sirve para que las personas puedan captar la marca a través de los sentidos, por lo tanto el signo debe materializarse o exteriorizarse, se utiliza generalmente el sentido de la vista para su perceptibilidad. Esta recepción sensible o externa de los signos suele hacerse además con elementos que hagan referencia a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, etc.

La perceptibilidad supone el paso del mundo de lo intangible a lo tangible. Este requisito constituye la única manera para que el sujeto identifique la marca, pueda retenerla en su memoria, apreciarla y diferenciarla de otras. La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito, está en relación con el anterior, en la medida en que ambos hacen referencia a los medios sensibles con los que se capta un signo en su forma material por medio de una combinación de palabras, figuras, dibujos o una combinación de colores, que lo hacen único y original, diferente de los demás. En forma general, la susceptibilidad de representación gráfica implica que el signo pueda ser objeto de una descripción que permite formarse una idea de la marca. 4.2 La confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro de marcas.

Como se ha dicho anteriormente, la función esencial de la marca es la distintividad por lo que ella debe estar libre de elementos que induzcan al público a confusión; de ahí que la causal de irregistrabilidad de signos que sean confundibles con otros, permite que se proteja a los consumidores de adquirir bienes o servicios que no deseaban obtener, y también permite proteger al dueño de una marca registrada en su derecho exclusivo de explotación de ésta.

El Tribunal ha señalado pautas para que el juzgador analice la procedencia de un signo para su registro; de tal manera que tenga en cuenta no sólo la similitud o identidad de los signos, o la clase de productos que pretenden distinguir, sino una serie de criterios que lo lleven a deter- • Estimar el tipo de consumidor a quien va dirigido el producto identificado con el signo distintivo y valorar el tipo de producto a quien se dirige; • Analizar el renombre y la notoriedad de cada una de las marcas.

En efecto, la marca más famosa y más conocida por los consumidores se percibe de forma inmediata; • Analizar el aspecto fonético, gráfico y conceptual de las mismas, tomando en consideración todos los elementos de la marca; • Analizar la similitud de los productos o servicios identificados con la marca; • Determinar el poder de recuerdo o de evocación que tiene una marca Todos estos factores deben valorarse de forma conjunta.3 Otro autor 4 expone que para tener una aproximación correcta en la apreciación de la confundibilidad entre las marcas, es indispensable situarse en las mismas circunstancias en que está el público consumidor al momento en que adquiere un producto o solicita un servicio.

Hacer un examen comparativo de las marcas, de forma tal que se asemeje lo más posible a la situación en que se ve incurso el consumidor. Para ello debe tenerse en cuenta lo siguiente: En su conjunto: teniendo en consideración, que el consumidor, es llevado a confusión por los elementos similares de las marcas y no por sus desemejanzas, es que es indispensable apreciar a las marcas en su conjunto.

Las marcas 3 4 Ver en detalle el tema, en O’CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier. Propiedad Industrial Teoría y Práctica: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. Quito-Ecuador, 2001, p. 136-138. Ver sobre el tópico en CORNEJO, Aldo. Derecho de Marcas, Editorial Cultural Cuzco S.A. Lima Perú, 1992, pp.119-121. GACETA OFICIAL apreciadas en su conjunto, producen una impresión distinta de sus elementos en forma separada.

En forma sucesiva: Debe considerarse a la marca ya registrada. El consumidor conserva el recuerdo de la marca registrada que distingue el producto que desea adquirir. Este recuerdo no es necesariamente nítido, claro. La confusión se produce cuando la marca más reciente es parecida en tal forma a la ya usada o registrada que produce error en el consumidor.

Así se produce un aprovechamiento ilícito del prestigio y calidad de los productos del competidor. Observación fugaz: Por regla general los consumidores seleccionan un producto de una manera rápida, con una visión casi instantánea de la mercadería en venta, aunque este criterio puede variar, dependiendo del tipo de producto de que se trate y del nivel de cultura del consumidor.

Los criterios doctrinales traídos a consideración, son algunos de los que la autoridad competente deberá tomar en cuenta. Es importante que el signo marcario no lleve a confusión en el público, porque caso contrario no podrá ser susceptible de entrar a formar parte de las marcas registradas que pueden ser explotadas libremente por su titular, ya que solamente con el registro de la marca se obtiene el derecho al uso exclusivo. 4.3 Nulidad y Cancelación de las marcas: El artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con la disposición Final Unica del mismo ordenamiento, se refiere a la nulidad judicial de los registros marcarios obtenidos con violación de la ley.

La acción que con tales normas se regula difiere de las actuaciones de carácter administrativo contempladas en el artículo 108 y siguientes de la misma Decisión. Estas últimas materializan un trámite de cancelación del registro que se decreta exclusivamente por una autoridad administrativa, la “Oficina Nacional Competente” y tiene establecidas dos causales: la falta de uso y la similitud o identidad con una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de la que es objeto de cancelación. La anulación de un registro es, en cambio, un trámite netamente jurisdiccional, aunque su de- 23/01/2003 41.48 sarrollo y ejecución puede ser atribuido, según se disponga en cada uno de los ordenamientos internos, bien al aparato judicial o bien a funcionarios de la administración. Cuando esto último sucede, se dice que la administración actúa en función jurisdiccional.

La acción de nulidad, o recurso de anulación, como también suele llamarse, se encuentra consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con las siguientes características: • Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible. • Puede ser decretada de oficio o a petición de parte, evento éste en el que el solicitante debe acreditar interés. • El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna pero en todo caso, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas. • La competencia para el conocimiento de estas acciones se defiere a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo establecido en la disposición Final Unica, puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa cuando defina el significado de “Autoridad Nacional Competente”; debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional. • El artículo 113 comentado, por último, consagra tres causales taxativas y de estricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo en ellas, se adelante la acción de nulidad de un registro marcario.

Los anteriores comentarios y apreciaciones tienen respaldo, primero, en la legislación objeto de la interpretación que se realiza y, luego, en la copiosa jurisprudencia del Tribunal, a la cual se hace referencia puntualizadamente en los siguientes acápites: 4.3.1 Sobre la legitimación activa. En relación con quiénes pueden ser titulares de la acción de nulidad de un registro marcario GACETA OFICIAL 23/01/2003 42.48 miento establecido en la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en estos casos permite la protección del interés público. En el caso de nulidad a petición de parte, es necesario que quien lo solicite tenga y demuestre la calidad de “parte interesada”, es decir, debe existir un interés jurídicamente protegido. Por lo tanto, la legitimación se da por interés, que será amparado por la autoridad respectiva en función del interés colectivo, preeminente.

Es así como el particular que pretenda accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, supuestamente inválido, previamente deberá acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio a su favor. establecida en el artículo 113 de la Decisión 344, El Tribunal ha manifestado, teniendo en cuenta que la ley dispone que la acción se adelanta “de oficio o a petición de parte interesada”, lo siguiente: “Según el tratadista Breuer Moreno las siguientes son las personas que pueden interponer una acción de nulidad de registro marcario: “a) El titular de una marca, en el supuesto de que se hubiere concedido indebidamente, por ser confundible con otra que gozaba de prioridad.

“b) El interesado directo en el caso de que se hubiere ‘sustraído al dominio público un signo que podía ser empleado por cualquiera’, y en tal caso ‘el comerciante que pudo emplear la denominación genérica, y ya no podría hacerlo por la apropiación ilícita, resultando perjudicado’. “En definitiva, para poder obtener la nulidad de un acto administrativo concesorio del registro, cuando es solicitada por un particular, éste debe demostrar previamente su interés legitimador, fundamento de la acción intentada; sin que pueda, por tanto, interpretarse la norma contenida en el artículo 113 de la Decisión 344 en el sentido de que los particulares tengan la posibilidad de intentar la acción de nulidad en defensa de un exclusivo interés general o público o de resguardar la pura legalidad de la norma jurídica.

“c) Titulares de nombres comerciales o civiles. “Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca ‘a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea’”.5 “De lo mencionado hasta aquí se concluye que, antes de decidir sobre lo principal, la autoridad nacional competente debe calificar la calidad de “parte interesada” cuando la petición de nulidad provenga de un particular.

Este, en todo caso, no podrá aducir la existencia de un simple interés en defensa de la legalidad del acto administrativo de concesión del registro. Así se pone de relieve en distintas sentencias de interpretación prejudicial como las ya citadas, producidas en los procedimientos de interpretación correspondientes a los casos 28-IP-95 y 10-IP-97, de fechas 24 de septiembre de 1997 y 13 de febrero de 1998, respectivamente ”.6 Y en otro fallo de reciente data, el Tribunal ratificó y complementó lo anterior diciendo: “Por otro lado, en el señalado artículo 113 de la decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario “DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA”.

En el caso de anulación de oficio, la anulación puede ser decretada por la propia autoridad competente, administrativa o judicial, siempre que le corresponda el ejercicio de funciones jurisdiccionales sobre la materia- observando el procedi5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 24-IX-97. Proceso 10-IP-97. Marca COLSUBSIDIO.

En G. O. A. C. Nº 308 de 28-XI-97. 4.3.2. Sobre las causales para intentar la acción de nulidad. En cuanto a este tema, el artículo 113 dice que procede decretar la nulidad del registro en virtud 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-III-99. Proceso 25-IP-98. Marca PINTUBLER. En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99. GACETA OFICIAL 23/01/2003 43.48 de la acción de nulidad, cuando quiera que se presente una o algunas, de las siguientes causales: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

“b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; “c) El registro se haya obtenido de mala fe. “Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: “1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

“2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización”. Y, sobre el alcance y contenido de las antecitadas causales, pero sobre todo, de su taxatividad, El Tribunal tiene señalado: “Resta advertir que el artículo 113 consagra causales taxativas y de estricta ilegalidad para que pueda ser interpuesto este recurso ” 7 Agregando en otro aparte de la misma sentencia que: “Como ha quedado expresado, las causales de nulidad del registro de una marca se encuentran inspiradas en razones de exclusiva ilegalidad, por lo que el juzgamiento de los vicios que pudieren afectar al acto impugnado se encuentra encomendado a la autoridad 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 3-III-99. Proceso 25-IP-98. Marca PINTUBLER. En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99. nacional administrativa o judicial investida de función jurisdiccional en la materia, que sólo podrá ejercerla previa audiencia de los afectados”.8 4.3.3. Sobre el principio de la buena fe en el registro de las marcas. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también, cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro.

El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella. Así, el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 erige en causal de nulidad el hecho de haber obtenido un registro marcario infringiendo el principio de la buena fe, conducta infractora que para el caso se tipifica en la realización de una cualquiera de las acciones previstas en la norma comentada o de cualesquiera otras que pudieran significar que la obtención del registro tuvo como finalidad la de conseguir un fin injusto o ilegal, aunque aparentemente revestido de un ropaje legal.

Por lo anterior, el juez al analizar el caso concreto deberá estudiar si en el contenido ejemplificativo del literal c) del artículo 113, relativo a la consecución del registro mediante una ac8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-III-99. Proceso 25-IP-98. Marca PINTUBLER. En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99. GACETA OFICIAL tuación de mala fe, cabe la conducta realizada por el agente o si ésta es susceptible de incluirse en otras situaciones que, en todo caso, constituyan el ejercicio de una conducta realizada de mala fe. 4.3.4.

Sobre la competencia y el procedimiento. Intimamente relacionados entre sí se encuentran los temas referentes a la competencia para el trámite de las acciones de nulidad y el procedimiento que debe seguirse por la autoridad nacional correspondiente. En cuanto a lo primero, el artículo 113 define, en concordancia con la Disposición Final Unica, que la competencia debe radicarse en la autoridad nacional que sea designada por la legislación interna, pudiéndose establecer que ella quede en cabeza de una autoridad administrativa o de una judicial pero, en cualquier caso, sin perder de vista que se trata de una actuación jurisdiccional.

En cuanto a lo segundo, del artículo 144 se desprende que el procedimiento a seguir será el que se disponga internamente, sin afectar claro está, la aplicación prioritaria que deben tener los elementos fundamentales de esta acción, señalados básicamente en el artículo 113 y a los cuales se hizo referencia en esta sentencia. Así sentó jurisprudencia sobre el particular el Tribunal Comunitario: “También, y por otra parte, se desprende de la norma que no es de la exclusiva atribución de la “oficina nacional competente” el conocimiento de este recurso, porque al referirse a la “autoridad nacional competente” está disponiendo implícitamente que puede ser interpuesto ante el órgano administrativo o judicial al que se encuentren asignadas, conforme al Derecho interno de los Países Miembros (Disposición Final Única), las funciones jurisdiccionales sobre esa materia, reguladas por dicha norma”.9 23/01/2003 44.48 asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos o no regulados en ella, se cumplirán con arreglo a lo que determine la respectiva legislación nacional, que son tales procedimientos los que deberán aplicarse.

Ello en consideración a que, salvo los precisos temas sobre causales de nulidad, imprescriptibilidad de la acción, legitimación activa y audiencia de las partes, que se regulan en el artículo 113 de la norma comunitaria (la que, por supuesto, se aplica de preferencia), los demás deberán ser regulados y aplicados con arreglo a la ley nacional.

Ha dicho el Alto Juez Comunitario: “La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecida en la Decisión 344 no puede ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario.” 10 Los anteriores conceptos son desarrollos de lo que se ha venido diciendo por parte del Tribunal en cuanto se refiere a la competencia y el procedimiento para la acción de nulidad, y especialmente para diferenciarla del procedimiento de “cancelación”.

Sobre el particular es pertinente reproducir seguidamente lo que se dijo en una de las primeras sentencias en que el tema fue tratado: “Como puede apreciarse de su simple lectura, esta norma consagra las causales de “nulidad” del registro de marca en forma diferente a la del último párrafo del artículo 108. En efecto, si bien son establecidas así mismo en forma taxativa, tal como las dos contenidas en el artículo 108, aquellas en cambio se encuentran inspiradas, como ya se ha expresado y ahora se insiste, en razones de exclusiva ilegalidad, quedando el juzgamiento de los vicios derivados de ésta, encomendado -previa audiencia de las partes- a la autoridad nacional administrativa o judicial investida de función jurisdiccional en la materia, es decir, la competente conforme al Derecho interno de los Países Miembros (párrafo se- En referencia al procedimiento que debe ser aplicado por las autoridades nacionales para el trámite de las acciones de nulidad relativas a asuntos marcarios, El Tribunal ha expresado, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 144 de la Decisión 344, en el sentido de que los 9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 3-III-99. Proceso 25-IP-98. Marca PINTUBLER. En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99. 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 24-IX-97. Proceso 10-IP-97. Marca COLSUBSIDIO. En G. O. A. C. Nº 308 de 28-XI-97. GACETA OFICIAL 23/01/2003 45.48 gundo de la Disposición Final Única de la Decisión 344); en este caso para solicitar de la autoridad nacional competente la nulidad de una marca con base en las pertinentes pero taxativas causales previstas por este artículo, todas de exclusiva ilegalidad, entre las cuales -por vía de remisión, del literal a) del artículo 113 al párrafo d) del artículo 83 de la misma Decisión 344 o de sus equivalentes en las Decisiones 85, 311 y 313- el haber sido otorgado el registro desconociendo que existía una marca notoria ya concedida en las condiciones reconocidas por la ley comunitaria.

“De lo expuesto se infiere que quien se sienta lesionado por la concesión del registro de un signo en contra de sus intereses: “A) En el caso de ser titular de una marca notoria para el momento en que fuere solicitado por otro el registro de la misma, podrá alegar -si ésta hubiere sido concedida y registrada mediante actuación administrativa ya firme- la notoriedad previa de la suya, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo final del artículo 108 de la Decisión 344.

“Este recurso administrativo deberá intentarlo solamente ante la Oficina Nacional Competente -es decir la concedente del registro inicial- en solicitud de cancelación, vale decir, de revocatoria por la propia administración, del acto de concesión de la marca correspondiente al signo igual, o que se preste a confusión con aquel del cual él es titular; para lo cual le bastará demostrar en reivindicación de su derecho, cómo el signo que considera es el que debe prevalecer, era notoriamente conocido de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro cuya cancelación solicita.

Y siempre en el bien entendido de que el pronunciamiento de la “Oficina Nacional Competente” al respecto, quedará también sometido a los otros recursos de revisión que pudieren haberse legalmente previsto para su tramitación no sólo ante la propia administración concedente, sino también ante la jurisdicción judicial, en vía contencioso-administrativa; y también cuenta habida de que -además del recurso comunitario descrito-, todos y cada uno de esos recursos administrativos y judiciales establecidos por el Derecho interno resulten procedentes dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales, y compatibles asimismo con las normas comunitarias en análisis (artículos 108 y 113).

“B) Podrá asimismo él “interesado legítimo”, en su caso y conforme a las también preeminentes normas comunitarias, acogerse a las prescripciones del artículo 113 de la Decisión 344, demostrando ante la autoridad nacional -administrativa o judicial- competente conforme al Derecho interno, su cualidad de “parte interesada”. Se encuentra facultado “Finalmente, observa el Tribunal Andino que con las respectivas expresiones “cancelación” y “nulidad” consagradas en los textos transcritos, está acogiendo el legislador comunitario una respetable distinción doctrinaria, a menudo jurisprudencial y en ocasiones de Derecho positivo interno, que reposa sobre los conceptos de que la “cancelación”, “revocación” o “retiro” de ciertas actuaciones administrativas (artículo 108) puede responder a motivos de oportunidad o de conveniencia, sólo concebibles por cierto en manos de una autoridad administrativa (en el caso, la Oficina Nacional Competente).

En tanto que la nulidad, en sus dos especies (absoluta y relativa), responde a exclusivos motivos de ilegalidad, pudiendo ser declarada, en general, tanto por autoridad administrativa como judicial -conforme a las prescripciones del derecho interno-, pero obviamente siempre en ejercicio de función jurisdiccional” 11. Lo anterior, de otra parte, condiciona el procedimiento a seguir en la medida en que otros aspectos del mismo, tales como presupuestos procesales, contenido y formato específicos de la demanda, trámites, etc., deben ser desarrollados con arreglo a la legislación interna. 4.3.5.

Sobre la caducidad de la acción de nulidad. Acerca de que se trata de una acción que no tiene establecido un término de caducidad, o lo que es igual, que es imprescriptible, el Juez de la Comunidad también ha formulado su interpretación en variadas providencias, diciendo: 11 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13-II-98.

Proceso 28-IP-95. Marca “CANALI”. En G. O. A. C. Nº 332 de 30-III-98. GACETA OFICIAL “En la Decisión 85 no se establecía expresamente que la acción de nulidad tuviera un plazo de prescripción, por lo que en aplicación del artículo 84 de la misma, este asunto pudo remitirse a la legislación nacional o “al derecho interno ante el silencio, en este punto, del derecho comunitario” (ver Procesos 3IP-88 G. O. Nº 35 de 28 de Octubre de 1988 y Proceso 4-IP-88 G. O. Nº 39 de 24 de enero de 1989).

“Por su parte, la Decisión 344, en el inciso segundo del artículo 113 consagra la “imprescriptibilidad” de la acción de nulidad que se derive de la mencionada norma, sin hacer relación a causales relativas o absolutas o a hechos que pueden ser en la teoría jurídica anulables o subsanables, corriendo el titular marcario el riesgo de la inseguridad jurídica sobre su marca.

La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecida en la Decisión 344 no puede ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario.

Sigue de esta situación, que bien se intente la acción judicial civil o la contencioso administrativa, no podrá pretenderse en ningún caso que las acciones contempladas en las legislaciones nacionales dejan al accionante sin esta posibilidad por el transcurso del tiempo o la falta de oportunidad en su presentación. En el aspecto marcario, el incumplimiento de cualquier disposición de la Decisión 344 abre la posibilidad a la acción imprescriptible de nulidad de la concesión de la marca.

Esta norma rige prioritariamente sobre los ordenamientos nacionales de cada uno de los Países Miembros.” 12 De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 12 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 24-IX-97. Proceso 10-IP-97. Marca COLSUBSIDIO. En G. O. A. C. Nº 308 de 28-XI-97. 23/01/2003 46.48 PRIMERO: Para que un signo pueda registrarse como marca, deberá reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica que determina el artículo 81 de la Decisión 344, y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad de los artículos 82 y 83 ibidem.

SEGUNDO: La Autoridad Nacional que juzga el caso, deberá analizarlo en forma cuidadosa, teniendo en cuenta las reglas para el cotejo de marcas establecidas por la Doctrina y acogidas por la Jurisprudencia, para evitar decisiones ligeras o arbitrarias que puedan perjudicar al público consumidor o a los comerciantes que buscan competir en el mercado con productos o servicios amparados por los signos en disputa.

TERCERO: El artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con la disposición Final Unica del mismo ordenamiento, se refiere a la nulidad judicial de los registros marcarios obtenidos con violación de la ley. Esta acción difiere de las actuaciones de carácter administrativo contempladas en el artículo 108 y siguientes de la misma Decisión en las que se materializa un trámite de cancelación del registro que se decreta exclusivamente por una autoridad administrativa, la “Oficina Nacional Competente” y tiene establecidas dos causales: la falta de uso y la similitud o identidad con una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de la que es objeto de cancelación.

CUARTO: La acción de nulidad intentada debe cumplir las condiciones de legitimación activa previstas en el ordenamiento jurídico comunitario, así como las demás contempladas en el procedimiento interno para la impugnación por ilegalidad de actos administrativos, debiéndose te- GACETA OFICIAL ner en cuenta la preeminencia de aquéllas sobre éstas y el carácter eminentemente supletorio de los procedimientos del derecho interno. Esta acción no está, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 citado, sujeta a caducidad alguna por lo que puede ser interpuesta en cualquier tiempo.

QUINTO: Conforme al Derecho Comunitario Andino el registro de una marca será anulado de oficio o a petición de parte, por la Autoridad Nacional Competente, según la atribución de competencia realizada por la ley nacional. En todo caso si la atribución se efectúa a favor de una dependencia administrativa, el ejercicio de tales funciones comportará el desarrollo de funciones jurisdiccionales por parte de ésta, todo ello en cumplimiento de lo que establece la Disposición Final Unica de la Decisión 344.

La cancelación de un registro, en cambio, es un trámite de tipo administrativo que se cumple por la dependencia ejecutiva que haya sido designada como la Oficina Nacional Competente, que es también, el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. 23/01/2003 47.48 El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito No. 2, de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno No. 18797-AB, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Además deberá dar cumplimiento a lo establecido por el inciso final del artículo 128 del Estatuto. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 23/01/2003 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú